TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SALA DE DECISIÓN CIVIL Bogotá D.C., once (11) de abril de dos mil veinticinco (2025) Asunto: Medidas cautelares de Dévora Amparo Gómez Velásquez y otros contra Promotora Colombia S.A.S. y otro. Radicado: 06 2024 00483 01. Se resuelve el recurso de apelación que interpuso la parte solicitante contra el auto de 21 de noviembre de 2024, proferido por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá. I.
ANTECEDENTES 1. Mediante la providencia apelada el citado juzgado negó por improcedente las medidas cautelares innominadas reclamadas por los peticionarios, referidas a la suspensión temporal de los conciertos organizados por la Promotora Colombia S.A.S. y Salomón Villada Hoyos en las ciudades de Bogotá y Medellín; la suspensión temporal de la venta y promoción de boletería para los conciertos del 1 y 8 de diciembre de 2024 en las mencionadas ciudades; y el embargo y retención del 50% de los dineros generados por venta de la boletería y cualquier otra medida cautelar adecuada para proteger los derechos de los demandantes cotitulares de la marca “FEID”. 2.
Para así proceder recordó lo que previene el literal C del artículo 590 del Código General del Proceso, respecto de las medidas cautelares consideradas como innominadas; resaltó que para su decreto el juez debe apreciar, entre otros, la legitimación o interés para actuar de las partes y la existencia de la amenaza 1 o la vulneración del derecho, así como la apariencia del buen derecho.
En la tarea de establecer el cumplimiento de dichos requisitos, adujo que los demandantes sostuvieron ser cotitulares de la marca “FEID” y no han autorizado su utilización para los conciertos organizados por Promotora Colombia S.A.S. y Salomón Villada Hoyos, en las ciudades de Medellín y Bogotá; empero, advirtió que ellos no estaban legitimados para solicitar las cautelas, por cuanto no allegaron prueba que los acredite ser los titulares de la marca FEID, en razón a que del documento adosado se observaba que la Superintendencia de Industria y Comercio certificó que, en su Registro Público de Propiedad Industrial, figuraban como titulares de la marca FEID ASI COMO SUENA, incluido un logo con esas palabras.
Agregó, que en la demanda se sostuvo que “En fecha 21 de mayo de 2016, mediante la suscripción de una Adenda, los DEMANDANTES acordaron cesar su participación como inversionistas del proyecto artístico “FEID”, permitiendo con ello que SALOMÓN VILLADA HOYOS pudiera firmar un Contrato de Exclusividad con el grupo empresarial UNIVERSAL MUSIC pero se mantuvo la cotitularidad sobre LA MARCA, manteniendo los DEMANDANTES sus derechos sobre el registro en los porcentajes previamente acordados”; luego resultaba confuso que se pretendiera, mediante la medidas cautelares, la protección de la marca FEID, cuando desde el 2016 había cesado su participación como inversionistas.
También consideró que en las imágenes promocionales de los conciertos, se observaba que se publicitaba “FERXXOCALIPSIS” y “FEID” en conciertos para llevarse a cabo en Bogotá y Medellín en los coliseos Medplus y Atanasio Girardot, no así de la marca FEID ASI COMO SUENA (Mixta), cuya 2 titularidad ostentan los convocantes, razón por la que no se podía inferir la comercialización de esta última marca.
De esta manera concluyó la falta de legitimación exigida para invocar las medidas cautelares innominadas, por cuanto no se podía alegar una amenaza o vulneración del derecho, así como, la apariencia del buen derecho sobre una marca respecto de la cual los demandantes no acreditaron titularidad. 3. Inconforme, el apoderado de los solicitantes interpuso recurso de reposición y subsidiario de apelación, para ello sostuvo, en síntesis, que los demandantes son cotitulares de la marca registrada “FEID ASÍ COMO SUENA (MIXTA)”, como lo certificó el registro que emitió por la Superintendencia de Industria y Comercio; que tal documento, no desvirtúa la legitimación sino que la confirma, en razón a que el registro de una marca confiere derechos exclusivos a sus titulares, como lo es el de impedir el uso no autorizado de un signo idéntico o similarmente confundible, como lo previene la Decisión 486 de la Comunidad Andina (art. 238).
Agregó, que el núcleo distintivo de la marca registrada es el término “FEID”; que el sufijo “ASÍ COMO SUENA” no desvincula la marca registrada de su componente principal; que la marca registrada protege la totalidad del signo, incluyendo su núcleo distintivo que es el término “FEID”, el que utiliza el demandado Salomón Villada Hoyos, con la participación activa de la Sociedad Promotora Colombia S.A.S., sin contar con la autorización de todos los cotitulares, beneficiándose de manera directa de la explotación no autorizada de la marca; que el artículo 155 de la Decisión 486 establece que los titulares de una marca tienen derecho a impedir que un tercero utilice un signo que cause confusión respecto al signo registrado, sin importar si este uso involucra la totalidad o una parte de la marca. 3 Adicionó, que si bien el contrato inicial estableció una asociación entre los demandantes y Salomón Villada Hoyos para desarrollar un proyecto artístico denominado “FEID”, cuya proyección comercial y jurídica quedó formalizada con el registro de la marca “FEID ASÍ COMO SUENA (MIXTA)”, la Adenda suscrita en 2016 representa un acto posterior que modifica parcialmente el alcance de la relación entre las partes, pero no extingue ni afecta los derechos adquiridos por mis representados como cotitulares de la marca; que en el citado documento no se estableció que los demandantes renunciaran a la cotitularidad de la marca ni cedieran sus derechos sobre ella; y que por tanto, la suscripción de la Adenda no afecta la legitimación de mis representados para proteger sus derechos sobre la marca “FEID ASÍ COMO SUENA (MIXTA)”.
Expuso, que la comparación entre los signos—“FEID” y “FEID ASÍ COMO SUENA (MIXTA)”—, no es un análisis que deba resolverse en esta etapa procesal, al requerir de un debate probatorio que se dará en el curso del proceso por infracción de derechos de propiedad industrial; y que los presupuestos para el decreto de las medidas cautelares innominadas se satisfacen a cabalidad, razón por la que ofreció prestar caución con esos fines.
Negada la reposición corresponde al Despacho pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria. II. CONSIDERACIONES. 1. En este asunto, la solicitud de medidas cautelares se fundamentó, en síntesis, en que la sociedad PROMOTORA COLOMBIA S.A.S., a través de la red social Twitter y otros medios de divulgación, cuyo nombre de usuario reproduce la marca “PÁRAMO PRESENTA” de la que es titular, anunció la gira de 4 conciertos en Colombia de Salomón Villada Hoyos, con presentaciones programadas en las ciudades de Bogotá y Medellín para los meses de noviembre y diciembre de 2024; utilizando la MARCA, sin la autorización previa y expresa de todos los titulares; conducta que constituye un acto preparatorio de la infracción, la que se consumará con el uso indebido en el comercio cuando los conciertos se realicen, lo que se pretende impedir con la práctica de las medidas cautelares.
Para resolver tal controversia, es necesario aclarar de manera antelada que lo que acá se decida no implica prejuzgamiento para el caso de una eventual demanda, en razón a que el artículo 590 del Código General del Proceso, como la normatividad andina, impone que se aprecie “la apariencia del buen derecho”, así como “la necesidad, proporcionalidad de la medida”, lo que efectividad conlleva a y que necesariamente deba hacerse un juicio de probabilidad más no de certeza. 2.
Aclarado lo anterior, y a efectos de establecer sobre el acierto o no de la decisión apelada, se debe considerar que la Decisión 486 de 2000, norma comunitaria que regula el régimen sobre propiedad industrial, entre ella la marcaria, destinó el Título VI, a partir del artículo 134, para su regulación, así como el Título XV, desde el artículo 238, para su protección. Dentro de esa normatividad se previno en el artículo 245 ibidem que las medidas cautelares son viables para “impedir la comisión de la infracción, evitar consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios”; asimismo, en el artículo 247 se instituyeron los requisitos para su decreto, así: “Artículo 247.- Una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan 5 presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. La autoridad nacional competente podrá requerir que quien pida la medida otorgue caución o garantía suficientes antes de ordenarla.
Quien pida una medida cautelar respecto de productos determinados deberá suministrar las informaciones necesarias y una descripción suficientemente detallada y precisa para que los productos presuntamente infractores puedan ser identificados”. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina1 se ha pronunciado sobre dichos presupuestos, de la siguiente manera: "Objeto. las medidas cautelares recaerán sobre los productos que resulten de la infracción, así como de los materiales o medios que sirvieron para cometerla.
“Sujetos activos. La norma dice que se podrá solicitar medidas cautelares por quien acredite legitimación para actuar, pero no dice quién tiene legitimación activa. Por coherencia y lógica, los legitimados para solicitarla son los mismos legitimados para iniciar el proceso de infracción de derechos de propiedad industrial: el titular del derecho protegido.
“La existencia del derecho infringido. Si no hay derecho infringido no habría nada que salvaguardar. “Presentación de pruebas que hagan presumir razonablemente la infracción o su inminencia. Todos los medios probatorios admitidos en la normativa interna se pueden usar para probar la infracción o la inminencia de infracción. Es muy importante tener en cuenta que para decretar la medida cautelar no se debe probar la infracción, ya que esto es algo que se prueba en el proceso de infracción. La autoridad competente para decretar las medidas cautelares debe determinar, de conformidad con las pruebas presentadas, si hay indicios que hagan pensar que sí puede haberse cometido la infracción. Las medidas cautelares, como efecto, no se decretan por haberlas solicitado el interesado, sino porque de los documentos y demás pruebas presentadas claramente se puede presumir o suponer que sí se cometió la infracción. “Garantía o caución. La autoridad nacional competente puede requerir una garantía antes de ordenar las mencionadas medidas.
La garantía o caución debe ser suficiente para resarcir los perjuicios que pueden ocasionarse con la ejecución de las medidas. “Información de los productos sobre los que recaerá la medida cautelar. El solicitante deberá determinar con toda exactitud los productos sobre los que recaerá la medida cautelar. Si la medida cautelar tiene que ver con productos específicos, el solicitante deberá determinarlos claramente para que puedan ser identificados.” 1 TJCA 198 IP 2020 6 De la normatividad y jurisprudencia en cita se tiene que los los presupuestos que se deben satisfacer para acceder a la solicitud de medidas cautelares son: i) legitimación por activa; ii) la existencia del derecho infringido; iii) prueba sumaria de la infracción; iv) estar presente la apariencia del buen derecho; v) indicar la manera como se pretende evitar la perturbación de sus derechos y, vi) prestar la caución que garantice la indemnización de los perjuicios que se puedan causar.
En consonancia con lo expuesto, el Despacho verificará si, en este caso, son procedentes las medidas cautelares exigidas por los solicitantes, es decir, comprobará si en el expediente está acreditada la concurrencia plena de los requisitos que la norma comunitaria contiene, así: 2.1. Legitimación: Este requisito, en términos sencillos, atañe a la facultad que tiene una persona para reclamar de otra un derecho controvertido, y de esta última de responder de manera correlativa a esa aspiración. Si se parte de lo que sostiene el Tribunal de la Comunidad Andina, dicha legitimación la ostentan los titulares de los derechos protegidos, razón por la cual se puede sostener que como los demandantes son cotitulares de la marca cuya protección pretenden, no habría obstáculo para la promoción de las medidas cautelares reclamadas.
En efecto, junto con la solicitud de medidas se allegó la Resolución 100632 del 23 de diciembre de 2015, de la Superintendencia de Industria y Comercio, en la que esa entidad le otorgó el registro de la marca mixta “FEID ASI COMO SUENA” según el siguiente modelo: 7 Dicha marca se autorizó para distinguir productos de la clasificación 25 (Gorras, chaquetas, camisetas, pantalones, blusas, vestidos) y 41( Composición, producción, interpretación, grabación, difusión, conciertos, servicios de entretenimiento en la naturaleza de presentaciones en vivo) conforme a la clasificación de Niza, 10ª edición. Se certifica allí mismo que sus titulares son Juan Pablo Piedrahita Araque, Salomón Villada Hoyos, Carlos Augusto Ramírez Ortiz, Emel Darío Villa García, Alejandro Ramírez Suárez, Carlos Alejandro Patiño Gómez y Dévora Amparo Gómez Velásquez; y al tenor del documento que los interesados allegaron para el registro de esa marca, en su orden, el porcentaje de participación en sus derechos son: 18%, 38%, para los dos primeros y el 6% para cada uno de los restantes.
Al verificar la legitimación, precisamente se avista que los solicitantes se encuentran enlistados dentro de la relación que se hizo de los titulares de la marca, de modo que, contrario a lo que se sostuvo por la funcionaria de primera instancia, la satisfacción de dicho presupuesto no tendría ningún obstáculo, en razón a que la verificación de la existencia del buen derecho no corresponde al requisito analizado. 2.2.
Pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia: en relación con este 8 requisito, el Tribunal de Justicia Andina ha considerado, en la providencia ya citada, que: “Todos los medios probatorios admitidos en la normativa interna se pueden usar para probar la infracción o la inminencia de infracción. Es muy importante tener en cuenta que para decretar la medida cautelar no se debe probar la infracción, ya que esto es algo que se prueba en el proceso de infracción. La autoridad competente para decretar las medidas cautelares debe determinar, de conformidad con las pruebas presentadas, si hay indicios que hagan pensar que sí puede haberse cometido la infracción. Las medidas cautelares, como efecto, no se decretan por haberlas solicitado el interesado, sino porque de los documentos y demás pruebas presentadas claramente se puede presumir o suponer que sí se cometió la infracción”.
(Se subraya). Al respecto, la parte actora adosó con la petición copia de los afiches promocionales de “PÁRAMO” para los conciertos denominados “TOUR 2024 FERXXOCALIPSIS”, en donde se refieren en letra pequeña al artista como “FEID”, y que si bien pudiese ese sólo término constituir el indicio necesario para estos menesteres, lo cierto es que los subsiguientes presupuestos no aparecen demostrados. 2.3.
Existencia del derecho infringido y la apariencia del buen derecho. Ha sostenido el Tribunal de la Comunidad Andina2 “que la obtención de la tutela cautelar exige a quien la solicite la carga de presentar una situación que, a la luz de los elementos de prueba disponibles prima facie, permita al juez considerar como verosímil y probable la existencia del derecho que se invoca (fumus boni iuris), y reconocer la presencia del riesgo a que podría quedar expuesta la efectividad de la sentencia de mérito, a causa del retardo en su pronunciamiento (periculum in mora)”.
El Despacho, de la valoración de la prueba documental que se adosó y de su confrontación con los hechos en que se sustentó la solicitud de medidas cautelares, no logra presumir o suponer 2 Interpretación 96-IP-2004 9 “claramente”, tal y como lo exige la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Andina, que los demandados cometieron la infracción de la marca que se les endilga.
En efecto, una de las razones que se expuso como respaldo a la solicitud de medidas cautelares, consistió en que los solicitantes son cotitulares de la marca cuya protección pretenden, pero omitieron informar que Salomón Villada Hoyos, contra quien se dirige la medida, también es cotitular en una proporción del 38%, lo que cambia sustancialmente la situación, porque de accederse a las cautelas, se podría de forma eventual afectar derechos de propiedad industrial del citado, cuyo ejercicio también se encuentra protegido por la normatividad.
Lo anterior porque si bien el artículo 238 de la Decisión 486 de 2000 otorga al titular de un derecho protegido promover acción contra “cualquier persona” que infrinja su derecho, lo cierto es que de una interpretación sistemática del catálogo de protección que trae dicha normatividad, esa “cualquier persona” debe ser un tercero ajeno a los derechos de la marca; de ahí que el artículo 155 ibidem, prevenga que el registro de la marca confiere a su titular “el derecho de impedir a cualquier tercero” realizar, sin su consentimiento, los actos que allí enlistan.
Y ello debe ser así porque los conflictos por el uso entre cotitulares de la marca no es un tema de la que, en principio, se ocupe la legislación especial Andina, a menos que en el acto de constitución de la marca los interesados hubiesen dispuesto la forma de su utilización y las restricciones al respecto, materia de la que no se aportó información. Asimismo, no se puede desconocer que entre Salomón Villada y los convocantes se celebró un contrato para el desarrollo de un proyecto denominado “FEID”, nombre que ya traía el 10 artista, como se sugiere de las consideraciones de la mencionada convención; de donde se deduce que a la petición de medidas cautelares le antecede un contrato cuyos efectos y consecuencias de su clausulado no se podría solucionar con la acción de infracción marcaria, que sería la que procede si se accediese a ellas.
De igual forma, con la mencionada acción tampoco se podría dirimir los alcances de la adenda que los inversionistas firmantes le efectuaron al citado contrato, donde “expresaron su voluntad de NO continuar siendo parte del proyecto artístico FEID como inversionistas o socios.”, del que pendió el registro de la marca. Por último, tampoco pasa por desapercibido el Despacho que la marca registrada fue el logo que arriba se estampó, de cuyo diseño gráfico puede leer “Feid así como suena”; que lo que aparece en las propagandas del concierto es “FEID” para referirse a un artista; y que el Tribunal de la Comunidad Andina3 al analizar las conductas que lesionan el registro marcario, descritas en el artículo 155 de la Decisión 486, ha sostenido que: “el signo utilizado debe ser exactamente igual a la marca registrada; es decir, que contenga todos los elementos y exactamente su misma disposición.”, aspecto que acá fácilmente se puede colegir no ocurrió, de ahí que no se hubiese equivocado la jueza al sostener tal criterio. 3.
Lo hasta aquí considerado también se debe aplicar a la sociedad promotora del concierto, en vista de que no hay prueba siquiera sumaria que permita colegir que si usó el término “FEID” lo fue sin autorización del artista, también cotitular de la marca. 3 Ver Interpretación Prejudicial No. 539-IP-2016 de 11 de mayo de 2017 11 4. Con sustento en las anteriores razones, se concluye que las medidas cautelares solicitadas no eran procedentes, motivo por el que la jueza de primera instancia acertó al denegar su decreto.
Entonces, con base en lo expuesto, se ratificará la decisión impugnada. Como no hubo contención, no se impondrá condena en costas. Coherente con lo expuesto, se III.
RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR el auto de 21 de noviembre de 2024, proferido por el Juzgado sexto Civil del Circuito de Bogotá, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. NO CONDENAR en costas.
TERCERO. DEVOLVER las diligencias al Juzgado de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, MARÍA PATRICIA CRUZ MIRANDA Magistrada Radicado: 06 2024 00483 01 Firmado Por: Maria Patricia Cruz Miranda Magistrado Tribunal O Consejo Seccional Dirección Ejecutiva De Administración Judicial Funcionario Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 12 Código de verificación: 030fe7324a39d14fbbdb40a928d08c29ddb94be6166868bfa76e2fbf32d8088a Documento generado en 11/04/2025 10:15:38 AM Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica 13