TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL SALA CIVIL Bogotá D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026). Ref: VERBAL de NUTRABIOTICS S.A.S. contra IBON NATURAL FITNESS S.A.S. y OTRA. Exp. 001-2022-41236-01. MAGISTRADO PONENTE: JORGE EDUARDO FERREIRA VARGAS. Discutido y aprobado en Sala de Decisión de 4 de marzo de 2026. Decide el Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia anticipada dictada el día 5 de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), en la Superintendencia de Industria y Comercio Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales-.
I.
ANTECEDENTES 1.- La persona jurídica Nutrabiotics S.A.S., actuando por conducto de apoderada judicial, instauró demanda verbal de protección a los derechos de propiedad industrial contra la persona jurídica Ibon Natural Fitness S.A.S. BIC y la persona natural Ibon Yulima Palacio Osorio, pretendiendo que se declare: i). Agotado el requisito de procedibilidad de la audiencia de conciliación contenido en la Ley 640 de 2001; ii).
Que la demandante está legitimada para actuar como sujeto activo, titular de los Registros de Marca relacionados en los hechos de la demanda; iii). Las convocadas “incurre(n) actualmente e incurrió (sic) en la infracción marcaria y en consecuencia en la violación de los derechos de titularidad marca (sic) de Nutrabiotics SAS al utilizar un signo distintivo idéntico o semejante para identificar productos para los cuales NUTRABIOTICS SAS ha registrado sus marcas”; y, iv).
“(…) que IBON NATURAL FITNESS SAS e IBON YULIMA PALACIO OSORIO a través de la comercialización de sus productos identificados con la marca NUTRABIO o similares está generando un daño injusto a NUTRABIOTICS SAS en razón a una dilución de la fuerza distintiva de su marca NUTRABIOTICS”. En consecuencia, las accionadas deben: i). Cesar inmediatamente el uso de la marca NUTRABIO o NUTRABIO COLOMBIA en todos sus productos, “entre otras acciones: la importación, comercialización y distribución de productos identificados con la marca NUTRABIO o NUTRABIO COLOMBIA o cualquier otra que sea idéntica o similar a NUTRABIOTICS o que contenga dentro de la descripción del producto o el nombre del producto la marca NUTRABIO”; ii).
Suspender la importación de productos identificados con la marca NUTRABIO en Colombia para identificar productos idénticos o similares a los comercializados por NUTRABIOTICS S.A.S. que se describen en la parte motiva de esta demanda”; iii). Retirar de todos los Exp. 001-2022-41236-01. Verbal de Nutrabiotics S.A.S. contra Ibon Natural Fitness S.A.S. y Otra. 2 circuitos comerciales los productos que “se identifican en la parte motiva de esta demanda y que se anuncian a continuación: Inmune, CoQ10, KSM-66m, ALA Alpha Lipoic Acid, y en general todos los productos que contengan en su etiqueta la marca NUTRABIO o NUTRABIO COLOMBIA”; iv).
Retirar los “avisos, anuncios, envases, embalajes, etiquetas, material impreso o demás enseñas publicitarias físicas y virtuales, el cierre de las cuentas de redes sociales, así como todos los productos comercializados en las que sin autorización IBON NATURAL FITNESS SAS e IBON YULIMA PALACIO OSORIO hacen uso de la Marca NUTRABIO con marcas idénticas o similares que puedan inducir un riesgo de confusión”; y, v).
Adoptar “las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios publicitarios o el cierre temporal o definitivo de los establecimientos de IBON NATURAL FITNESS SAS”. Finalmente, se ordene el pago de las costas y demás gastos procesales que se generen, amén de publicar “a expensas propias (…) la sentencia condenatoria en todas sus redes sociales, canales de comunicación y medios posibles para que las personas interesadas puedan conocer esta decisión” (001-PRESENTACION DEMANDA Y CAUTELAR). 2.- Las pretensiones se apoyan, en resumen, en los hechos que seguidamente se citan (ib.): 2.1.- Nutrabiotics S.A.S. fue constituida mediante documento privado el 16 de marzo de 2011, registrado el 23 de marzo siguiente con el número 01462893 del Libro XI ante la Cámara de Comercio de Bogotá. Su objeto social se contrae a: “Comercialización de productos alimenticios, suplementos dietarios, sustancias químicas medicinales, productos botánicos y fitoterapéuticos, productos homeopáticos, productos cosméticos y productos de información al público tal como libros, revistas y otras publicaciones; importación de material vegetal de propagación; comercio al por menor de las categorías antes mencionadas; importación y comercialización de productos derivados de la pesca y acuicultura, actividades de spa y tienda naturista, venta de productos de spa y tienda naturistas, venta de servicios de spa, educación no formal relacionada al bienestar humano”. 2.2.- “Nutrabiotics S.A.S. cuenta con una trayectoria y experiencia en el mercado de los suplementos y medicamentos para el consumo humano de más de 10 años y en este tiempo ha logrado de ser el titular de 57 Registros de marcas y lemas comerciales.
Esto lo ha llevado a posicionar en el mercado su origen empresarial, su nombre y su grupo se signos distintivos para identificar diferentes productos, marcas y lemas comerciales. El posicionamiento ha sido notorio por sus canales de comercialización y la facturación en ventas de sus productos”. 2.3.- Actualmente la marca NUTRABIOTICS y su familia de marcas no solo se encuentra en el territorio colombiano, también ha traspasado fronteras y se ha registrado en México, Ecuador, Perú y otros países de Latinoamérica. 2.4.- Mediante Resolución No. 2825 de 28 de enero de 2011 y con certificado No. 415737 de la Superintendencia de Industria y Comercio División de Signos Distintivos- se concedió el registro de la marca: 2.5.-En virtud de la Resolución No. 80103 del 14 de diciembre de 2020, la citada entidad concedió el registro de la siguiente marca: Exp. 001-2022-41236-01.
Verbal de Nutrabiotics S.A.S. contra Ibon Natural Fitness S.A.S. y Otra. 3 2.6.- “De la misma manera la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió otras marcas que contienen la denominación NUTRABIOTICS, con el fin de reforzar el origen empresarial de los productos:”. 2.7.- “La sociedad NUTRABIOTICS SAS diseñó toda una estrategia marcaria desde sus inicios para posicionar en el mercado el signo NUTRABIOTICS invirtiendo más de COP $2.000.000.000 de pesos colombianos en toda esta estrategia entre tasas oficiales de registro pagadas, honorarios profesionales y diseño de marca y todo tipo de campañas de publicidad por diferentes medios y canales de difusión para diferenciar e identificar a NUTRABIOTICS SAS en el mercado y sobre todo para distinguirlo frente a sus posibl es competidores”. 2.8.- La sociedad demandada IBON NATURAL FITNESS S.A.S. al igual que NUTRABIOTICS S.A.S. tiene como actividad económica y objeto social: i).
Producción, importación y comercialización al mayor y al detal de todo tipo de productos comestibles saludables; y, ii). Producción, importación y comercialización al por mayor y al detal de todo tipo de productos y suplementos vitamínicos. 2.9.- Las demandadas promocionan, ofrecen y comercializan sus productos a nivel nacional usando como signo distintivo la marca NUTRABIO, así: Exp. 001-2022-41236-01.
Verbal de Nutrabiotics S.A.S. contra Ibon Natural Fitness S.A.S. y Otra. 2.10.- Las demandadas no cuentan con un trámite de registro o solicitud de registro de esa marca o de similar. 4 2.11.- Existen similitudes fonéticas y visuales entre NUTRABIO y NUTRABIOTICS. 2.12.- “Por lo anterior, es evidente que los productos que se describen más adelante y que están siendo importados y comercializados por IBON NATURAL FITNESS SAS y/o IBON YULIMA PALACIO OSORIO, están ocasionando una trasgresión a los derechos marcarios que actualmente tiene NUTRABIOTICS SAS sobre la familia de signos distintivos NUTRABIOTICS, entre otros porque se trata de un signo similar, que identifica productos idénticos o similares a los comercializados por NUTRABIOTICS SAS, que utiliza canales de comercialización similares y medios de comunicación idénticos, tal y como se evidencia a lo largo de esta demanda.
En este sentido estamos frente a la existencia de un alto riesgo de asociación por parte del consumidor o el usuario respecto de la procedencia de lo s productos y el origen empresarial”. 2.13.- Las demandadas no son asociadas de Nutrabiotics S.A.S. ni cuentan con licencia o autorización para utilizar la marca NUTRABIOTICS. 2.14.- El 2 de diciembre de 2021 se remitió memorial persuasivo a los correos electrónicos de la sociedad convocada servicioalcliente@nutrabiocolombia.com y ventas@nutrabiocolombia.com, “en donde se solicitó (…) que suspendiera el uso de la marca NUTRABIO, por alto riesgo de confusión y perturbación al uso de la marca mixta registrada NUTRABIOTICS”. 2.15.- Esa petición fue respondida por los apoderados de Ibon Palacios en los siguientes términos: “En primer lugar manifestamos que nuestra cliente es siempre respetuosa de la ley actúa bajo los preceptos de buena fe en todas sus relaciones comerciales y empresariales.” Así mismo y con el objetivo de explorar alternativas que permitan llegar a una amigable resolución de la controversia plasmada en su comunicación, amablemente le solicitamos sostener una reunión virtual vía la aplicación Teams durante la primera segunda semana del mes de enero del año 2022”.
Exp. 001-2022-41236-01. Verbal de Nutrabiotics S.A.S. contra Ibon Natural Fitness S.A.S. y Otra. 5 2.16.- En esa reunión los apoderados de Ibon Natural Fitness S.A.S. propusieron como alternativa para dirimir la contingencia la coexistencia de las marcas, “a lo que NUTRABIOTICS S.A.S. se negó de manera contundente al considerar que existe:” i).
Total similitud con la marca NUTRABIOTICS; ii). Conexidad competitiva con los productos; iii). El mismo mercado objetivo; iv). Coincidencia en los canales de distribución; v). Similares medios de publicidad; y vi). Relación o vinculación entre productos; ítems que conllevan al inminente riesgo de confusión de origen empresarial y el consecuente detrimento directo de los intereses comerciales y empresariales de NUTRABIOTICS S.A.S. 2.17.- Con posterioridad se les solicitó: “De manera formal y como última instancia de arreglo directo solicitamos se abstengan de comercializar los productos con la marca NUTRABIO con el fin de proteger al titular de la marca NUTRABIOTICS y su familia de marcas, signo que lleva un trabajo de posicionamiento de más de 10 años en el mercado colombiano. Una coexistencia perjudica el mercado del titular, a los clientes y se otorgaría un beneficio a un tercero de un trabajo que se ha construido por tantos años.
Como lo hablamos en nuestra reunión en Colombia no es viable esta coexistencia. En este sentido solicitamos cesar todo el uso de la marca ‘Nutrabio’ en territorio colombiano antes del 15 de febrero de 2022 y enviar por este medio las pruebas de dicha acción so pena de iniciar el respectivo proceso de infracción marcaria ante las autoridades competentes con todas sus implicaciones y solicitud de indemnizaciones ’ (…)”. 2.18.- “En razón a que la solicitud de mi representada no fue atendida;
NUTRABIOTICS SAS el 30 de marzo de 2022 acudió al centro de conciliación de la Cámara de Comercio de Medellín, con el fin de iniciar un mecanismo alternativo de resolución de conflictos, para así dirimir la controversia (…)”, realizada la respectiva audiencia “no hubo acuerdo (…)”. 3.- Las personas demandadas -natural y jurídica-, mediante apoderada judicial- contestaron la demanda, se opusieron al petitum, se pronunciaron frente a las medidas cautelares solicitadas por la parte actora y postularon las excepciones tituladas: i).
“La evidente inexistencia de una infracción marcaria”; ii). “Indemnización de perjuicios”; iii). “Prescripción de la acción de infracción marcaria”; y, iv). “Falta de legitimación por pasiva” (017CONTESTACION DEMANDA). 4.- Surtido el trámite de rigor, se dictó la sentencia anticipada que finiquitó la instancia, en virtud de la cual, salió avante la excepción nominada: “La evidente inexistencia de una infracción marcaria”, por tanto, se negaron las pretensiones invocadas (041-SENTENCIA 10293 DE 2024).
II. EL FALLO DEL A-QUO 5.- De forma liminar, el juez de primer grado puntualizó: “(…) el vocablo «NUTRABIOTICS» así como sus componentes «NUTRA» y «BIOTICS» son inapropiables al ser de uso común por lo que la demandante debe permitir la coexistencia de otros signos en el mercado que incorporen tales expresiones”, por tanto, consideró negar “las pretensiones de la demanda en tanto que la parte nominativa de los signos en controversia carecen de distintividad al ser completamente evocativos de los productos o servicios sobre los cuales prosperó su registro”.
Exp. 001-2022-41236-01. Verbal de Nutrabiotics S.A.S. contra Ibon Natural Fitness S.A.S. y Otra. 6 En punto a la ausencia de prescripción de la acción de infracción adujo que no se configuró porque: i). Aunque las demandadas confesaron que hicieron publicaciones en Facebook, no se acreditó que para el 20 de marzo de 2020 la parte demandante conociera de las mismas; ii).
La actora en ningún momento indicó que sabía de la infracción desde el año 2020; y iii). La única prueba de la época en la que tuvo conocimiento de la infracción tiene que ver con el requerimiento remitido el 30 de noviembre de 2021 a “«IBON PALACIO» «NATURAL FITNESS» y «NUTRABIO COLOMBIA» y los posteriores intercambios a efectos de llegar a un acuerdo”.
En ese orden, no se demostró que la sociedad accionante se hubiera enterado de la infracción el 20 de marzo de 2020. Sobre el análisis de esa infracción en los términos del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, esto, con ocasión de riesgo “de confusión, así como de asociación en el consumidor y usuarios en general al tratarse de signos ortográfica y fonéticamente similares a los registrados por la demandante (…)”, sostuvo que era necesario determinar: i).
“si -la pasiva- realiza un uso en el mercado del signo señalado como infractor”; y, ii). “si este uso puede causar confusión o riesgo de asociación con el signo o signos registrados”. En ese orden, de cara al uso de los signos infractores en el mercado por las convocadas, refirió que además de la confesión realizada por el apoderado de la pasiva al contestar la demanda, amén de las capturas de pantalla en redes sociales y pese al fundamento de la defensa, “(e)l despacho señala que, de conformidad con el material probatorio recabado y obrante en el expediente no puede acreditar de manera diáfana que varios de los productos identificados con los signos NUTRABIO sean comercializados por las accionadas.
En particular se quiere destacar que en plenario existen ciertas imágenes de las cuales no es posible vincularlas -ni aún con la ausencia de desconocimiento de estos documentos-. Entre estas imágenes están unos frascos y tarros denominados; entre otros como «NUTRABIO 5-HTP», «ALPHA EAA», «BCAA 5000», «BETA ALANINE», «NUTRABIO L-TYROSINE», «NUTRABIO ASHWAGANDHA KSM-66», «NUTRABIO IMMUNE»48, de los cuales, no se sabe de cuál página web se obtuvo esta información y ni mucho menos si el sitio del cual se extrajo corresponde a alguno que es administrado o utilizado por las demandadas”; no obstante, “a criterio de este despacho si hay una promoción encaminada o dirigida a la potencial promoción de productos para deportistas a efectos de que éstos sean adquiridos para su consumo (…) que muestran ese uso calificado que exige el literal d) del artículo de la norma comunitaria”, luego se acreditó “el uso en el comercio de los signos infractores por parte de las demandadas (…)”.
Sin embargo, arribó a la conclusión de que no existía infracción, por lo que, procedió a la verificación de un signo infringido de carácter débil; y, de otro, a la “diferenciación de los signos en colisión”. Frente al primero, precisó: “(…) luego de analizar los signos en su conjunto de manera sucesiva y no simultánea, al considerar sus semejanzas y no sus diferencias, el despacho considera que, si bien en principio se pudiere considerar que los signos enfrentados presentan similitudes, en este punto, resulta imperativo establecer el grado de evocación de la locución NUTRABIOTICS para la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para luego determinar la debilidad atribuible al signo”, así “(p)ara el despacho NUTRABIOTICS es un signo evocativo que por su naturaleza es débil, particularmente porque contiene radicales de uno común para la clase en la que se encuentran registrados los signos del demandante”, es ese orden, esa marca dispone de un bajo carácter distintivo y debe soportar la coexistencia de otras que eventualmente evoquen el mismo concepto.
Exp. 001-2022-41236-01. Verbal de Nutrabiotics S.A.S. contra Ibon Natural Fitness S.A.S. y Otra. 7 Además, que ‘en la clase 05ª Internacional, actualmente existen marcas registradas que reproducen los sufijos ‘NUTRA’ y ‘BIOTIC(S)/BIOTICO’ bajo el entendido y por obvias razones, dado su evidente contenido in-apropiable (sic) y de uso común1”.
Agregó, “(p)ara el despacho, «NUTRA» es un radical de uso común para la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, pues de ello dan cuenta las impresiones de las búsquedas marcarias realizadas bajo dicha expresión el día 13 de septiembre de 2022 para los productos y servicios de las clases 5, 29 y 30 que fueron aportados en el expediente en las que se observan múltiples resultados de marcas como «nutramunity», «nutraderm», «nutralactics», (…).
A su turno, “la expresión ‘bioti’, asociada a biótico o biótica, que según la RAE hace referencia a ‘característico de los seres vivos o que se refiere a ellos’ o ‘perteneciente o relativo a la biota’ 2 y para los productos comprendidos en la clase internacional, se observa que también en las búsquedas ante la Superintendencia de Industria y Comercio es ampliamente utilizada en diferentes signos registrados (…)”.
En ese orden, “(i)mplica tal de que existan otros signos en el mercado que incorporen las expresiones ‘nutra’, ‘biotics’ u otras similares, la demandante deberá soportar lícitamente esta situación, si estos otros signos cuenten con otros elementos que permitan diferenciarlo s en el mercado”. Respecto a la diferencia de los signos en colisión Ausencia de confusión y asociación-, al cariz de las pautas establecidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina resaltó que bajo una visión ortográfica, “(c)onceptualmente también son similares por la presencia de la palabra ‘nutra’ que tiene directa relación con la palabra ‘nutri’ y ‘bio’ o ‘biótico’ que tiene relación con ‘vida’ u ‘organismo vivo’ (…), debe recordarse que como se indicó previamente (…) ambas expresiones que conforman la parte nominativa del signo de la demandante son de uso común para la clase en la que se registró”.
Por ende, “para el despacho, aunque en ambos signos el elemento preponderante es el denominativo, y hay similitudes entre éstos, es claro que, por la presencia de alocuciones débiles en el signo de la demandante, ella debe soportar que existan expresiones similares en el mercado para signos relacionados con los mismos productos y servicios”, es que, “aún si se siguieran las reglas y subreglas para el cotejo de los signos en colisión, no se configura la infracción marcaria alegada, pues pese al registro de la marca «NUTRABIOTICS», la debilidad de esta expresión por relacionarse con los productos que comercializa, no impide que otros actores del comercio usen signos con algunas similitudes”, agregó, “(o)bsérvese que la forma en la que se usa el signo ─o al menos sobre la cual se basa la accionante para fundar sus pretensiones ─ cuenta con la presencia de una parte gráfica que a la vista construyen los grafemas «N» y «B» en tonalidades negra y verde.
Es decir, de la impresión en conjunto de ambos signos, no evidencia el despacho que exista un riesgo de confusión o asociación en el mercado”. Concluyó, “es claro que respecto de los demás signos sobre los cuales es titular la accionante tampoco existe infracción, no solo por la presencia en todos ellos de la palabra «NUTRABIOTICS» que para el criterio del despacho es evocativa y débil para la clase 5 internacional, sino que en los otros signos existen elementos adicionales como por ejemplo «CURSETIN», «OMEGA ESSENS», «A-LIPOR», «ENTEROPLEX», «COMPON-X», «NEURESSENS», «ADAPTESSENS», «MY OESSENS», las cuales varían su longitud dado que son marcas que en su parte denominativa son compuestas con otros términos o vocablos que claramente difieren del signo usado por las accionadas y resta su similitud”.
En lo que toca con “«NUTRACLEAR» ─marca registrada para la clase 5 internacional -es claro que con la incorporación del prefijo «NUTRA» en el signo el cual, como ya se dijo es de uso común, su análisis de confundibilidad recaería en la palabra 1 Consecutivo 23, p. 3 fl. 34. 2 Real Academia Española. (s.f.). «biótico». En: Diccionario de la lengua española.
Consultado en: ttps://dle.rae.es/bi%C3%B3tico Exp. 001-2022-41236-01. Verbal de Nutrabiotics S.A.S. contra Ibon Natural Fitness S.A.S. y Otra. 8 «CLEAR» en contraposición de «BIO», por lo que tampoco existe infracción de este signo”. Y, finalmente, concibió que no “se encuentra infracción del signo «NUTRALABS» ─registrado para la clase 42 internacional─ pues más allá de la presencia de «NUTRA» y la clara distinción entre las expresiones «LABS» y «BIO», el despacho no encuentra que los suplementos y proteínas alimenticias sean productos que tengan algún tipo de conexidad con «servicios de laboratorios de análisis» ”.
III.
FUNDAMENTOS DEL RECURSO 6.- La censura de la parte actora se contrae a solicitar la revocatoria de la sentencia de primer grado, al compás de los siguientes argumentos: -La decisión de primer grado soslaya el contenido del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, además, la distintividad no se menoscaba por el carácter evocativo de un signo, la jurisprudencia ha reiterado que las marcas evocativas gozan de protección legal, “siempre que mantengan un grado de distintividad suficiente para cumplir su función diferenciadora en el mercado”. -La marca registrada Nutrabiotics posee un nivel de distintividad que no puede ser reducido a una mera evocación de sus productos o servicios, no solo debe analizarse la capacidad descriptiva de una marca, también “debe considerarse su capacidad para identificar y diferenciar los productos o servicios en el mercado”. -No se consideró el contexto comercial y de mercado en el que las marcas del accionante operan, en definitiva, la evaluación de la distintividad no puede realizarse en abstracto, “sino que debe tomar en cuenta la percepción del consumidor medio en el mercado relevante, tal como lo ha establecido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación judicial prejudicial 242-IP-2015”, amén del literal a). del artículo 135 de la mencionada decisión. Es decir, un signo no puede registrarse si carece de los requisitos de distintividad, susceptibilidad de representación gráfica o perceptibilidad.
La falta de distintividad está consagrada de manera independiente como casual de nulidad absoluta -135 literal b. ib.-. -40 registros activos dan cuenta del estudio de la marca Nutrabiotics por la Superintendencia de Industria y Comercio, incluso, se negaron otras “marcas por considerarse similares”. El uso de las demandadas en contextos análogos genera una probabilidad significativa de confusión en el consumidor, hecho corroborado por las actividades de aquéllas en redes sociales y la similitud con la marca en sus operaciones comerciales. - Nutrabio no tiene registro en el país, esa marca sirve para explotar el posicionamiento marcario no solo de Nutrabiotics sino de otras marcas registradas. -La confusión que se genera prueba que la marca Nutrabiotics “trasciende de lo evocativo y ostenta una distintividad sustancial, capaz de identificar eficazmente el origen empresarial de los productos y servicios que ampara”, así, trajo apartes de la jurisprudencia europea, que, a su juicio, refuerzan los principios del derecho marcario andino y dan sostén a la tesis de que la marca NUTRABIOTIS aun cuando pueda tener elementos evocativos, cumple su función distintiva.
Exp. 001-2022-41236-01. Verbal de Nutrabiotics S.A.S. contra Ibon Natural Fitness S.A.S. y Otra. -Se acreditó el uso extensivo y reconocido de la marca Nutrabiotics durante más de 10 años. 9 -Si bien la marca de la demandante “puede contener radicales de uso común, la yuxtaposición de estos elementos crea un conjunto novedoso y distintivo”.
Erró la primera instancia al considerar que la presencia de uso común en la marca de la demandante lo convierte automáticamente en un signo débil, el análisis debe hacerse en conjunto, no descomponiendo sus elementos Interpretación prejudicial 327-IP-2019-. - La similitud en los lexemas debió ser tenida en cuenta, esto, para evaluar el riesgo inminente de confusión entre las marcas, comoquiera que: i).
Operan en el mismo sector de productos o servicios; ii). La semejanza en el lexema “NUTRA” y el uso de sufijos “BIOTICS” y “BIO”; iii). La falta de registro de la marca NUTRABIO en el mercado; y, iv). “Esto podría llevar a una evaluación más detallada de si los consumidores podrían confundir una marca con la otra”. -Se trajo a colación de forma sesgada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; sin embargo, esa colegiatura ha establecido que la evocación no implica automáticamente debilidad, sino que debe evaluarse el asunto “considerado el grado de imaginación requerido por el consumidor para asociar el signo con el producto o servicio”. - “El despacho ha omitido considerar la fuerza distintiva que la marca “NUTRABIOTICS” ha adquirido en el mercado a través de su uso y reconocimiento por parte de los consumidores durante más de 10 años y el portafolio de marcas debidamente registrado sobre el que ha pagado millones en tasas oficiales y renovaciones y que al parecer en esta sentencia ha sido totalmente deslegitimado”. -“El análisis del despacho desconoce el carácter unitario y original de NUTRABIOTICS como un conjunto marcario.
La combinación específica de elementos en NUTRABIOTICS” crea un signo distintivo y único que trasciende la mera suma de sus componentes. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, enfatiza la importancia de evaluar el signo en su totalidad y no solo sus componentes individuales”. -“‘NUTRABIOTICS’ no describe de manera directa las características de los productos, sino que sugiere o evoca ciertas cualidades de manera indirecta complementando su marca sombrilla”. - La pasiva ha incurrido en un uso no autorizado de signos distintivos, conducta que se avizora a través de múltiples publicaciones en su cuenta de Instagram (@ibon.naturalfitness), donde se identifica con las marcas “IBON NATURAL FITNESS SAS” y “NUTRABIO COLOMBIA”, las que trascienden de la mera difusión informativa o promocional, “constituyendo en un uso de la expresión NUTRABIO a título de marca sin el registro en Colombia”. - La similitud en las actividades comerciales conlleva al inminente riesgo de confusión de origen empresarial, en detrimento de Nutrabiotics S.A.S. Se debe analizar, “en relación con los productos, la conexidad competitiva interna existente entre éstos y los riesgos de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, pueda desprenderse.
A tal efecto, el Tribunal ha recogido los siguientes criterios para definir el tema para la conexión competitiva y que en este caso puntual se encuentran todos y que el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial (…) está desconociendo:” i). Canales Exp. 001-2022-41236-01. Verbal de Nutrabiotics S.A.S. contra Ibon Natural Fitness S.A.S. y Otra. 10 de comercialización; ii).
Similares medios de publicidad; iii). Relación o vinculación entre productos; y, iv). Uso conjunto o complementario de productos. -No todos los productos de Nutrabio son proteínas alimenticias, de tal manera, que el estudio debe ser diligente y exhaustivo relativo a la composición de los productos comercializados por Ibon Natural Fitness S.A.S. e Ibon Yulima Palacio Osorio.
Esa revisión es necesaria para determinar con precisión las similitudes y diferencias entre ellos “y evaluar adecuadamente el riesgo de confusión y la infracción marcaria (…)”. - Se ha constatado la infracción marcaria a través del uso público de la marca “Nutrabio” por la pasiva en su página web https://nutrabiocolombia.com/ y en sus redes sociales de Instagram y Facebook.
“En múltiples publicaciones se destaca que Ibon Palacio Natural Fitness es distribuidor autorizado de Nutrabio”. - Quedó demostrado que el producto “100% whey protein isolate” comercializado bajo la marca “Nutrabio” cuenta con registro sanitario, así, consultada la base de datos del Invima se confirma que el importador y titular de dicho registro es Ibon Natural Fitness S.A.S., demostrándose la comercialización no autorizada del producto bajo la marca “Nutrabio”. - En consonancia con los principios de equidad y justicia estima procedente estudiar la proporcionalidad de las costas en relación con la naturaleza, cuantía y complejidad del litigio. 7.- Así mismo, por auto adiado 4 de abril de la pasada anualidad se ordenó correr el traslado previsto en la Ley 2213 de 2022.
Adicionalmente, se dispuso a remitir comunicación al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a efectos de establecer si existían actos aclarados en punto de los artículos 134, 154, 155, 157 y 238 de la Decisión 486 de 2000. 7.1.- A través de escrito enviado por correo electrónico a la Secretaría de este Tribunal la apelante -convocante- sustentó en debida forma sus reparos. 7.2.- Por auto de 16 de mayo del 2025, se puso en conocimiento de las partes la respuesta emitida por el citado tribunal andino. IV.
CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 1.- De vieja data la jurisprudencia ha venido sosteniendo que el fallador está facultado para emitir decisión de fondo, sólo cuando concurran en la litis los presupuestos procesales, requisitos indispensables para la regular formación y desarrollo de la relación jurídico procesal, tales como: demanda en forma, capacidad para ser parte, capacidad procesal y competencia; en el sub-lite no hay duda que esos supuestos confluyen y como no se observa causal que invalide lo actuado, se impone una sentencia de mérito. 2.- El artículo 333 de la Carta Política preceptúa que “[l]a actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos sin autorización de la ley.
La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función Exp. 001-2022-41236-01. Verbal de Nutrabiotics S.A.S. contra Ibon Natural Fitness S.A.S. y Otra. social que implica obligaciones…”. 11 Esta disposición garantiza el libre ejercicio de la actividad económica y de la iniciativa privada, junto con la facultad de los asociados de desarrollarse económicamente a través de la empresa, propenden al progreso individual y social, pero dentro de los límites que señalen las normas que para el caso expida el legislador; fue por ello que el constituyente señaló que: “La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades”, y esas responsabilidades se refieren al cumplimiento de determinadas reglas que sobre el ejercicio de la actividad económica ha expedido el legislador, es por ello, que el particular al ejercer el comercio tiene que adecuar su conducta al marco normativo que lo orienta, lo controla y lo verifica, con el fin de que no cause daño a los demás particulares, deterioro al medio ambiente, o lo reduzca a las más mínimas consecuencias y dentro de los niveles permitidos; así que la libertad económica y empresarial no es absoluta sino restringida en cierto grado, porque quien la ejerza debe someterse a determinados límites, debe desarrollarse dentro de ciertos parámetros o talanqueras que el legislador ha impuesto, facultado por la misma Constitución Política, al indicar en ese postulado “que supone responsabilidades”; la misma Carta previó que en esta actividad aunque exista plena libertad, debía regular determinadas conductas o comportamientos no acordes con el progreso particular y social.
MARCO TEÓRICO DE LA PROTECCIÓN AL DISEÑO INDUSTRIAL 3.- En relación con la propiedad industrial–modalidad del derecho de dominio-, cumple señalar que ésta ha sido concebida como el conjunto de derechos, limitados en el tiempo y en su contenido, que de manera general, se otorgan o reconocen a una persona natural o jurídica, sobre invenciones, diseños industriales, signos distintivos, que habilitan a su titular, debidamente registrado, a su directa o indirecta, pero exclusiva explotación y, además, a impedir o prohibir que un tercero las use sin su autorización -ius prohibendi-, cometido que contribuye a la transparencia del mercado.
Así lo puntualizó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, al señalar que la esencia del derecho sobre diseños industriales consiste “(…) en la potestad que le otorga el registro a su titular, para usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de esa figura de la Propiedad Industrial.
En consecuencia, toda persona, física o jurídica, para poseer el derecho de exclusividad sobre su diseño industrial y poder tener la facultad de explotarlo debe necesariamente registrarlo. Una vez reconocido por la Ley, el Titular podrá hacer uso de los derechos que ese registro le otorga como lo expresa la normativa andina” 3. 4.- Dentro de los mecanismos de protección que se regulan en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, está la acción por infracción de derechos, que exige para su procedencia una legitimación por activa, que descansa en el titular del derecho protegido o en sus causahabientes y aún el mismo Estado situación ésta que se actualiza cuando la legislación interna expresamente lo autoriza-, que se dirija –preventivamente- contra cualquier sujeto de derecho que potencialmente pueda desconocer las prerrogativas que le concede ésta especial regulación, teniendo, entonces, como objeto primordial resguardar los derechos derivados de la propiedad industrial, bien sea para prevenir, evitar o hacer cesar trasgresiones y para obtener la indemnización de perjuicios.
Por último, es importante precisar que con fundamento en los mismos supuestos fácticos se pueden ejercer tanto la acción de infracción de 3 Proceso No. 12-IP-2007. Exp. 001-2022-41236-01. Verbal de Nutrabiotics S.A.S. contra Ibon Natural Fitness S.A.S. y Otra. 12 derechos como la de competencia desleal, a pesar de que ellas son distintas, por su teleología como por sus objetivos, pues la función tuitiva de la primera pretende amparar los derechos propios del registro de una marca, mientras que la segunda apremia la represión de los actos deshonestos concurrenciales realizados por un competidor. 5.- Definición de marca.
La marca es “un signo o combinación de signos que utiliza el empresario para identificar en el mercado los productos que fabrica o comercializa o los servicios que presta, con el propósito de distinguirlos de otras alternativas que se ofrezcan en el mercado”4 y atribuirle determinado origen empresarial, esto, para que el consumidor lo reconozca, de manera que es una de sus características más importantes, su capacidad distintiva.
En ese sentido, la Decisión 486 en su artículo 134, para establecer el ámbito de protección, define la marca como cualquier signo con aptitud para distinguir un producto o servicio que se halla en el mercado. Luego el artículo 154 ibídem, dispone que “[e]l derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.
(Resaltado fuera del texto) y, a renglón seguido el artículo 155, prevé que éste confiere a su titular “el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio”.
A su turno, el artículo 238 de la misma normatividad, establece que: “[e]l titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción”. 6.- Efectuadas las anteriores precisiones, conviene memorar que en el presente asunto pretende la sociedad actora, por la vía de la protección del derecho de propiedad intelectual, específicamente, en el ramo de la propiedad industrial por infracción marcaria, que se declare que la s demandadas han incurrido en los actos relacionados en el escrito introductorio que tienen que ver con la confusión y el riesgo de asociación. 6.1.
Ahora, ninguna discrepancia existe en torno a los siguientes supuestos: i) Que la demandante es titular de varias marcas mixtas para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y que éstas hacen uso de la expresión: “NUTRABIOTICS”; ii) Que la demandada utiliza el signo NUTRABIO para promocionar ciertos productos, en otras palabras, quedó acreditado 4 METKE MÉNDEZ, Ricardo.
Lecciones de Propiedad Industrial. Primera Edición, Baker & McKencie., 2001. Página 53. Exp. 001-2022-41236-01. Verbal de Nutrabiotics S.A.S. contra Ibon Natural Fitness S.A.S. y Otra. 13 el uso en el comercio de los signos infractores por la pasiva; iii). Que las pretensiones únicamente se encaminan a la declaración de la infracción contenida en el literal d) del artículo 155 de la norma andina, sin que proceda el estudio en lo referente a los literales a). c). y e) del mismo canon; iv).
Que no se suplicó condena en perjuicios; y, v). Que Nutrabiotics es un signo evocativo que contiene “radicales de uso común para la clase en la que se encuentran registrados los signos (…)”. 6.2.- Por tanto, lo que es materia de debate radica en determinar si existe riesgo de confusión o riesgo de asociación entre el signo NUTRABIOTICS utilizado por la demandante, con el signo utilizado por la demandada NUTRABIO -ambos signos mixtos-. 6.3.- En ese sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que “[l]a comparación entre [marcas] debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual o ideológica (…)”5.
Ahora bien, “(e)l titular de una marca débil, al contener ésta una palabra de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo.
Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”6. Al cariz de ese argumento, contrario a lo que considera la parte recurrente, la marca mixta “Nutrabiotics” -Registro 416737-, es débil, pues como lo anotara el juez de primera instancia contiene radicales de uso común que evocan o sugieren indirectamente una relación con los productos que se ofertan sin describirlos directamente.
Igualmente ha dicho ese tribunal que al “conformar una marca, su creador puede valerse de toda clase de elementos como: partículas, palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.
Es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión” 7 (Énfasis de la Sala). 5 Proceso 318-IP-2019. 6 Proceso 30-IP-2013. 7 Proceso 26-IP-2012.
Sociedad C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS. (Marca: “GREEN MINT SENSATIONS” - denominativa). Expediente Interno N° 2010-00191. Exp. 001-2022-41236-01. Verbal de Nutrabiotics S.A.S. contra Ibon Natural Fitness S.A.S. y Otra. 14 6.4.- Bajo los anteriores fundamentos de orden legal y jurisprudencial, advierte la Sala que la marca registrada NUTRABIOTICS –mixtapara identificar productos comprendidos dentro de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza de la parte demandante contiene expresiones de uso común, como quiera que “nutra” hace alusión a nutrición, nutrir y/o alimentar, mientras bio, acorde con lo expuesto por la Real Academia de la Lengua Española –RAE- significa vida, organismo vivo, biológico, “que implica respeto al medio ambiente”, y “biótico”, de acuerdo a la misma fuente, “característico de los seres vivos o que se refiere a ellos”, es más “perteneciente o relativo a la biota” 8.
Elementos éstos que, si se miran individualmente no serían susceptibles de apropiación o dominio por ser expresiones de uso común tal y como lo sugirió el juez a quo, por el contrario, “Nutrabiotics”, no tiene esa connotación, no es de dominio público, no carece de fuerza expresiva que le prive de su función identificadora de los productos ofrecidos por la empresa demandante dentro de su actividad mercantil, pues en el informativo no obra prueba alguna que la misma sea utilizada por comerciantes del ramo; no obstante, sí es débil, por cuanto contiene expresiones inapropiables, según se acaba de advertir: “nutra” y “biotico”.
Sobre este aspecto la Sección Primera del Consejo de Estado en sentencia del 23 de mayo de 2013, citando la interpretación prejudicial del Tribunal Andino para ese proceso, transcribe: “(…) ‘El signo compuesto, formado por uno o más vocablos descriptivos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que formen un conjunto marcario suficientemente descriptivo…’.
(…) Las denominaciones de fantasía implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por tanto, las marcas distintivas o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta” 9. 6.5.- Precisado lo anterior, procede la Sala a realizar el cotejo de los signos en contienda NUTRABIOTICS debidamente registrada frente a NUTRABIO señalado de infractor, advirtiendo que el riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor al adquirir un producto piense que está comprando otro -confusión directa-, o piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee confusión indirecta-.
Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos, de acuerdo con lo expresado en la referida interpretación prejudicial, ésta puede ser: i) Fonética: que refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto y pude darse en la estructura silábica, vocal, consonante o 8 https://dle.rae.es/bi%C3%B3tico. 9 Exp. No. 11001-03-04-000-2007-00015-00.
C. P. Marco Antonio Velilla Moreno. Exp. 001-2022-41236-01. Verbal de Nutrabiotics S.A.S. contra Ibon Natural Fitness S.A.S. y Otra. 15 tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto, ii) Ortográfica: refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto, iii) Figurativa: hace alusión a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o del concepto que evocan e, iv) Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.
En el presente caso se ventila una infracción de derechos de marcas en donde el signo registrado es NUTRABIOTICS frente al señalado de infractor NUTRABIO, ambos mixtos, debido a lo cual se analizará el tema relacionado con la comparación entre signos de esta naturaleza. Sobre esta clase de signos, el Tribunal Comunitario ha indicado que: “Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).
La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”10."11.
Esa Colegiatura ha puntualizado: “Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.
Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: "No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )"12.
Sobre el tema la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente: "La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado". (Proceso 56-IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 221 de 22 de julio de 2013, citando al Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: "BURBUJA VIDEOS 2000", publicado en la Gaceta Oficial 821 de 01 de agosto de 2002).
De igual manera ha reiterado que: ‘La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca 10 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEO 2000”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 11 Proceso 88-IP-2013 12 Proceso 269-IP-2014. Exp. 001-2022-41236-01. Verbal de Nutrabiotics S.A.S. contra Ibon Natural Fitness S.A.S. y Otra. 16 prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto".
(Proceso 56-IP-2013, ya citado, citando al Proceso 26-IP 98, marca: (mixta) "C.A.S.A", publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999). La Corte consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos.
Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión. 18. En este orden de ideas, la Sala Consultante aplicando el criterio citado debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado a registro SPLENDA (mixto) y las marcas registradas SALADITAS SPLENDID (denominativa) y SPLENDID (mixta).
REGLAS PARA COMPARAR SIGNOS COMPUESTOS 20. Dentro del Proceso 250-IP-2015 se han establecido los siguientes criterios: “_ Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por regla general, genera más poder de recordación en el público consumidor. - Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra.
Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. - Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. - Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los signos que ampara el signo. Como se advertirá más adelante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. - Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados.
Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia"13. En tanto, las reglas para el cotejo de signos tienen que ver con: “Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 13 Proceso 84-IP-2015.
Exp. 001-2022-41236-01. Verbal de Nutrabiotics S.A.S. contra Ibon Natural Fitness S.A.S. y Otra. simultáneamente. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no 17 Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 14 (…)” 15.
En este orden, se tiene que la estructura de cada uno de los signos en disputa es la siguiente: Como puede apreciarse la impresión de conjunto de los signos enfrentados, esto es, como una unidad marcaria, permite a la Sala concluir que el elemento predominante es el gráfico, lo que supone, que, en principio, no existe riesgo de confusión 16.
Adicionalmente, téngase en cuenta que: “El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular de marcas, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando 17.
Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras genéricas o de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes 18.
Y en torno a los signos evocativos, tenemos: “Dentro del Proceso 38-IP-2008 de 10 de abril de 2008, el Tribunal ha señalado lo siguiente sobre las marcas evocativas: ‘Los signos evocativos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. 14 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss. 15 Proceso 258-IP-2015. 16 Proceso 84-IP-2015. 17 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: ‘El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.
Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio de marcas. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles’.
OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 191. 18 Proceso 56-IP-2013. Exp. 001-2022-41236-01. Verbal de Nutrabiotics S.A.S. contra Ibon Natural Fitness S.A.S. y Otra. 18 Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas.
El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”.19. “Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.
Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.20 “Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor del producto amparado por el signo. El signo evocativo a diferencia del descriptivo cumple la función distintiva de la marca y es, por lo tanto, registrable.
No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer si ella se refiere a uno o a otro tipo. En este mismo sentido, este Tribunal ha expresado que: “las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca.
Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado servicio”21 22. El Tribunal señala respecto de los signos evocativos: “Ejemplo de ellos son los que se refieren al producto utilizando una expresión de fantasía, de manera que despierten remota o indirectamente la idea del mismo, como por ejemplo Nescafé para café, Choco Milk para una bebida con sabor a chocolate, Veloz para bicicletas, Luxtral para distinguir un líquido brillador de superficies de madera, Nosalt para productos alimenticios, etc.
En este sentido la doctrina coincide en la validez para registro de las marcas evocativas”23.”24. Bajo el anterior marco, considera la Sala que aun cuando los signos distintivos de las partes compartan radicales de uso común, la forma en que se presentan al público, no permite evidenciar riesgo de confusión o asociación, habida cuenta que los colores, la fuente utilizada, el tamaño y estilo son disimiles en cada uno, en otras palabras, de sus elementos en conjunto no se advierten semejanzas, además, en el caso de “Nutrabio” se vislumbra la utilización de las consonantes N y S con una fuente superior, es más, puestas al margen de la composición de esa palabra, adicionalmente, el signo alude al país “Colombia”.
Ya en lo que toca a Nutrabiotics, específicamente, termina en “tics” y en su gráfico vincula la vocal “a” con un leve barrido con la consonante “b”. 19 Proceso 7-IP-2001 de 26 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. 661 de 11 de abril de 2001. Proceso 219-IP-2014. 20 Ver Interpretación Prejudicial N° 630-IP-2015 de fecha 25 de julio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2805 del 13 de septiembre de 2016.
Proceso 61-IP-2020. 21 Proceso 50-IP-2003, sentencia de 4 de junio del 2003, Marca: C - BOND. 22 Proceso 219-IP-2014. 23 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Sentencia de 7-VIII-95. Proceso 7-IP-95. Caso: “COMODISIMOS”, G.O.A.C. 189 de 15-IX-95. 24 Proceso 219-IP-2014. Exp. 001-2022-41236-01. Verbal de Nutrabiotics S.A.S. contra Ibon Natural Fitness S.A.S. y Otra. 19 Entonces, el impacto visual en conjunto, la disposición de sus elementos cromáticos, el uso y combinación de colores como la tipografía imprimen los rasgos distintivos de cada signo. Así, sostener que una marca evocativa tiene un mayor grado de debilidad no supone desconocer el alcance del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, comoquiera que, finalmente, por su eficacia particularizadora fue objeto de registro, cuestión distinta es su fuerza distintiva al contener radicales -de uso común- de los cuales no es posible apropiarse, de modo que, no hay discusión en que algún nivel de distintividad tiene, mas su composición denominativa si es evocativa.
Adicionalmente, en el sub examine no puede atenderse a la percepción de un consumidor medio25, sino al de consumidor selectivo, esto es, un sujeto “más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir.
Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.”26, de suerte que, su elección se funda en parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus, por lo que su percepción resulta más calificada que la de uno medio, lo que considera la sala, permite que se disminuya el posible riesgo de confusión o asociación, esto, aun encontrándose los signos en un mismo nicho de mercado, en el que la demandante, aduce, lleva más de 10 años.
Incluso, debe anotarse que “la inclusión de productos o servicios en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no es determinante para establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486 27”28 Así las cosas, las conclusiones no mutan porque la pasiva promocione o comercialice productos diferentes a proteínas alimenticias por similares canales y publicidad, porque en todo caso, lo que aquí importa para confirmar la providencia de primer grado, es la debilidad de la marca y el uso de radicales de uso común, en últimas, la composición de los signos distintivos en confrontación. 25 “Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de at ención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas”.
Proceso 211 -IP-2020. 26 Proceso 211-IP-2022. 27 “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente” (Subrayado agregado). 28 Proceso 211-IP-2020. Exp. 001-2022-41236-01. Verbal de Nutrabiotics S.A.S. contra Ibon Natural Fitness S.A.S. y Otra. En últimas, “(l)os signos conformados exclusivamente por 20 denominaciones genéricas y comunes o usuales al estar combinadas con otras, puedan generar signos completamente distintivos.
El titular de una marca no puede impedir que las expresiones genéricas y comunes o usuales puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca 29 ” (Se enfatiza) 4.7. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (genéricas o de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto 30”.
(…) 4.10. En tal sentido, se debe determinar si los signos presentan elementos genéricos o de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente”31.
Adicionalmente, sobre la censura relativa a que la evocación no implica automáticamente debilidad, sino que debe evaluarse el asunto “considerado el grado de imaginación requerido por el consumidor para asociar el signo con el producto o servicio”, es importante traer a colación algunos párrafos expuestos por el citado Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: “Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo 32 3.3.- Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables.
No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, un titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.33 3.4.
Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. 3.5.- En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de las denominaciones que conforman los signos en conflicto y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad”34.
Y en efecto, como lo advierte la recurrente, las marcas evocativas automáticamente no pueden catalogarse de débiles, se tratará entonces de 29 Ver Interpretación Prejudicial N° 536-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2760 del 12 de julio de 2016 30 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N° 327-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2752 del 11 de julio de 2016. 31 Proceso 358-IP-2021. 32 ”Ver Interpretación Prejudicial N° 630-IP-2015 de fecha 25 de julio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2805 del 13 de septiembre de 2016”. 33 Ibidem. 34 Proceso 61-IP-2020.
Exp. 001-2022-41236-01. Verbal de Nutrabiotics S.A.S. contra Ibon Natural Fitness S.A.S. y Otra. 21 un estudio particular; sin embargo, ese órgano de decisión sí tiene una línea marcada, esto es, que entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, el signo se considerará marcariamente débil, mas cuando no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir, la capacidad distintiva de la marca será mayor.
Aplicados esos derroteros, se advierte que en el sub examine la marca mixta “Nutrabiotics” de la demandante es débil, pues de forma indirecta y ostensible se relaciona con los productos que distingue en el mercado relacionados con el objeto social de esa compañía. De otro lado, no se vislumbra prueba de que la Superintendencia de Industria y Comercio negara el registro de “otras” marcas por considerarse similares a la de la parte actora, por el contrario, el fallo impugnado permite entrever que existen varias marcas que contienen las expresiones “nutra” y “bioti” registradas en debida forma, de suerte que, contrario a lo referido por la parte actora, la marca no resulta tan novedosa y distintiva como se cree, aun cuando por ellas -marcas mixtas- se haya pagado “millones de tasas oficiales y renovaciones (…)”.
Además, debe decirse que no se acreditó que las demandadas exploten el posicionamiento marcario de la demandante o de otros signos distintivos, los elementos de convicción obrantes en el plenario no permiten tener por probada tal afirmación, en tanto, no se observa el uso de una publicidad comparativa, el aprovechamiento de las fallas de la competencia, el posicionamiento por referencia, la existencia de alianzas o temática similar. 6.6.- Y como lo considerara el juez de primer grado, de cara al cotejo del signo utilizado por la pasiva respecto de las demás marcas mixtas registradas por la parte actora no se evidencia transgresión, habida cuenta que contienen elementos adicionales a la denominación “Nutrabiotics” aumentando su grado de distintividad, concretamente, advierten otras denominaciones y gráficos.
Verbi gratia: Ç Y es que frente a una familia de marcas 35, no se olvide: “(…) El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de 35 “Una familia de marcas es un conjunto de signos distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial”. 358-IP-2021.
Exp. 001-2022-41236-01. Verbal de Nutrabiotics S.A.S. contra Ibon Natural Fitness S.A.S. y Otra. 22 marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común.36 ”37. 6.7.- Finalmente, el hecho de que el signo distintivo que utiliza la pasiva no tenga registro, no quiere decir que no lo pueda utilizar, más bien, supone que quien así procede no tiene un título de propiedad, lo que supone, el riesgo de que terceros dispongan de aquél, amén de su dificultad a la hora de transferirlo. 7.- Finalmente, en punto a la indebida liquidación de las agencias en derecho, deberá recordar el apelante que cualquier discusión frente al monto que fijó la juez a quo deberá darse en los términos del canon 366 del Código General del Proceso, no siendo este el estadio para dilucidar su desconcierto. 8.- Conforme con lo expuesto, se confirmará la decisión de primer grado.
Consecuentemente, se condenará en costas a la parte recurrente ante lo frustráneo del recurso de alzada. V. DECISIÓN Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D. C., Sala Civil de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
1.- CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia anticipada objeto de censura de fecha el día 5 de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), en la Superintendencia de Industria y Comercio -Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales-. 2.- CONDENAR en costas a la parte actora. De conformidad con lo previsto en el numeral 3º del artículo 366 del Código General del Proceso, en concordancia con el artículo 5º del AcuerdoPSAA16-10554 de 2016, en la liquidación de costas causadas en esta instancia, inclúyase como Agencias en Derecho el monto correspondiente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Para la elaboración de esta síganse las reglas previstas en dicha norma. CÓPIESE Y
NOTIFÍQUESE JORGE EDUARDO FERREIRA VARGAS MAGISTRADO RUTH ELENA GALVIS VERGARA MAGISTRADA MARIA PATRICIA CRUZ MIRANDA MAGISTRADA 36 Ver Interpretación Prejudicial N° 433-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2702 del 23 de marzo de 2016. 37 Proceso IP-358-2021. Firmado Por: Jorge Eduardo Ferreira Vargas Magistrado Tribunal O Consejo Seccional Dirección Ejecutiva De Administración Judicial Funcionario Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Ruth Elena Galvis Vergara Magistrada Sala Civil Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Maria Patricia Cruz Miranda Magistrado Tribunal O Consejo Seccional Dirección Ejecutiva De Administración Judicial Funcionario Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 Código de verificación: 013bd7a94f69f0900b50121852e8eb386642c801b050c55ef078d3ae172e2efb Documento generado en 12/03/2026 10:20:32 AM Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://firmaelectronica.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica