Código Único de Radicación: 110013199001202318825 01 y 110013199001202318825 02 Radicación Interna 6404 y 6405 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SALA CIVIL Bogotá, D. C., nueve (9) de julio del dos mil veinticuatro (2024) MAGISTRADO SUSTANCIADOR: RICARDO ACOSTA BUITRAGO Proceso: Infracción a Derechos de Propiedad Industrial Demandante: TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) Demandada: MOTOROLA MOBILITY COLOMBIA S.A.S. ASUNTO Se resuelven los recursos de apelación subsidiariamente interpuestos por el demandado contra los autos proferidos el 30 de noviembre y 12 de diciembre del 2023 por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
Mediante la Demanda Ericsson busca que se declare una infracción de la patente colombiana No. 38001 titulada "habilitación de numerologías múltiples en una red” invención que, según el líbelo, es esencial para un estándar de telecomunicaciones (SEP). Adujo que ni la accionada ni sus compañías matrices cuentan con una licencia de la demandante sobre esa tecnología por lo cual “cualquier dispositivo móvil Motorola compatible con 5G que se importe, se ofrezca en venta o se venda actualmente en Colombia” infringe el derecho de propiedad industrial de la accionante.
En el primero de los autos, luego de estudiar de fondo la solicitud preliminar, el togado encontró viable el decreto de las medidas cautelares regladas en el artículo 245 de la Decisión Andina 486 oficiando al peticionario para aportar la caución correspondiente. En el segundo, ante la presentación de la garantía por la demandante ordenó a Motorola (i) que se abstenga de de importar, ofrecer en venta, vender o publicitar en la Colombia 10 referencias de teléfonos celulares de su línea de productos1;
(ii) informe a “supermercados, minoristas, propietarios de plataformas de redes sociales, medios de comunicación masiva y plataformas de comercio electrónico dentro del territorio nacional sobre la existencia del actual procedimiento de medida cautelar 1 “Motorola ThinkPhone (Modelo XT2309-2), Motorola Razr 40 Ultra (Modelo XT2321-1), Motorola Razr 40 (Modelo XT2323-1), Motorola Edge 40 (Modelo XT2303-2), Motorola Edge 30 Ultra (Modelo XT2241-2), Motorola Edge 30 Fusion (Modelo XT2243-1), Motorola Edge 30 Neo (Modelo XT2245-1), Motorola Edge 30 Pro (Modelo XT22101-1) y Moto G200 (Modelo XT2175-1)”.
Código Único de Radicación: 110013199001202318825 01 y 110013199001202318825 02 Radicación Interna 6404 y 6405 preliminar, para que puedan tomar las medidas necesarias para cumplir con las órdenes emitidas por este Despacho; (iii) instruyó a la DIAN para prohibir la entrada al territorio nacional de los productos listados. EL RECURSO La censora fundamentó su apelación en los siguientes argumentos: (i) “infringir patentes asociadas a la tecnología 5G es imposible ya que la operación de dicha tecnología no ocurre en Colombia”, por lo que la medida cautelar resulta innecesaria y desproporcionada;
(ii) la Superintendencia no es la encargada de tramitar el reclamo pues “se trata de un asunto contractual relacionado con un litigio de regalías bajo términos FRAND y no frente a una típica infracción de patente”; (iii) no es posible resolver la controversia en el marco de una medida cautelar (iv) la caución fijada por el a quo es desproporcionada;
(v) la solicitud cautelar no cumple con los requisitos legales para su decreto; (vi) existen pleitos pendientes entre las mismas partes en otras jurisdicciones. CONSIDERACIONES a) El primer reparo no será de recibo. La operatividad o no de la red 5G en Colombia no es una circunstancia que derrumbe el valor probatorio de los medios aportados por Ericsson sobre una posible infracción. Es claro que el ius prohibendi abarca, entre otras acciones, impedir a terceros “a) emplear el procedimiento; o b) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento” (artículo 52, Decisión 486), independientemente de que en un contexto determinado existan o no complementos de la invención. En el presente caso los peritajes enseñan, sumariamente como lo requiere la norma, que la patente registrada en Colombia hace parte de un estándar para el uso de redes 5G, tecnología implementada en los 10 modelos de celulares comercializados y publicitados en la página www.motorola.com.co 2 según los registros aportados.
La prueba sobre la presencia de elementos de la invención registrada en los productos afectados hace que exista mérito para decretar la medida cautelar. 2 Archivo 01 Demanda, Consecutivo 040. 2 Código Único de Radicación: 110013199001202318825 01 y 110013199001202318825 02 Radicación Interna 6404 y 6405 Lo anterior no impide que la demandada, en el trámite de fondo, pueda demostrar mediante pruebas la teoría propuesta en su recurso, sin embargo, ese debate es propio de la decisión final de la controversia por lo que, en esta instancia, no tiene mérito para reversar lo ordenado por el juez de primer grado. b) Sobre el segundo argumento, la Sala concuerda con lo indicado por el juez de la Superintendencia al decidir la reposición. El caso no se encuadra en una disputa contractual pues las pretensiones emanan de un derecho de Propiedad Industrial registrado ante la oficina de patentes colombiana, de titularidad del peticionario.
A partir de las mismas, el propietario del derecho alega la carencia de autorización de la contraparte para hacer uso de la tecnología reivindicada, debate que se encuadra en la competencia otorgada por el literal “a”, numeral 3 del artículo 24 procesal. Si existe alguna circunstancia derivada de un arreglo contractual que permita usar la invención o modificar la consideración sobre el reclamo, la demandada podrá acreditarlo en el proceso, invocándolo como excepción de mérito y usando los medios de prueba fijados en la ley.
Aunque el memorialista fundamentó su postura en pronunciamientos de diferentes estrados en casos impulsados por la aquí accionante, no es posible verificar que las circunstancias de esos procesos correspondan exactamente al debate presentado en esta oportunidad. Lo anterior notando la diferencia entre las partes pasivas y que en aquellos casos se reclaman registros de patente distintos.
Los escritos y documentos presentados al Tribunal en el trámite de la apelación de autos no son pertinentes porque en segunda instancia se resuelve “de plano y por escrito” (inc. 2, art. 326 CGP). En esta medida, no prospera el motivo de censura. c) A continuación se estudiarán los cargos tercero y quinto, pues se centran en los medios de convicción. En uno el recurrente expuso que, debido a “la complejidad técnica del asunto”, es imposible “que una supuesta infracción sea lo suficientemente discutida y juzgada en una etapa de medidas cautelares” siendo adecuado revocar las providencias.
En el otro argumento denunció la ausencia de los elementos determinados en el artículo 247 de la Decisión Andina 486 para el decreto de la cautela. Debe recordarse que, según el Tribunal de la Comunidad Andina “las 3 Código Único de Radicación: 110013199001202318825 01 y 110013199001202318825 02 Radicación Interna 6404 y 6405 medidas cautelares no resuelven el tema de fondo, el cual es si se cometió o no la infracción”.
La naturaleza de la orden “es preventiva y transitoria, es decir, se mantiene mientras se soluciona el fondo del asunto”3. En la misma línea nuestra corporación ha indicado: “(v)ana podría resultar la protección si se impusiera un riguroso umbral probatorio; por el contrario, dada la naturaleza y alcance de los derechos que surgen para su titular –en el caso de las patentes de invención, los previstos en el artículo 52 de la Decisión 486 de 2000-, es suficiente adjuntar medios de prueba que directa o indirectamente autoricen afirmar que el demandado pudo haber cometido la infracción o amenaza con hacerlo”4.
En este cuadro de hechos los argumentos de la demandada no resultan efectivos. Ericsson aportó dos peritajes para demostrar sumariamente que (i) el procedimiento registrado en la jurisdicción colombiana está comprendido dentro de un estándar en el contexto de los dispositivos 5G y (ii) se aplica en 10 referencias de productos comercializados por Motorola en el mercado nacional.
En el primero de ellos, el perito Daniel Jaramillo Ramírez describió la invención así: “El objeto de esta invención es habilitar el uso de múltiples numerologías en la tecnología 5G NR. Para tal fin, se utiliza un método ejecutado en un dispositivo inalámbrico, en el cual: (i) el dispositivo inalámbrico recibe información del sistema sobre un canal de difusión que indica una numerología y un primer espacio de búsqueda;
(ii) el dispositivo inalámbrico determina un primer espacio de búsqueda a partir de la información del sistema recibida; y (iii) el dispositivo inalámbrico recibe información adicional en el primer espacio de búsqueda, que indica que en la misma portadora hay una segunda numerología que puede ser diferente de la primera.”5 Posteriormente, la tabla registrada por el experto muestra que la reivindicación No. 1 de la patente está cubierta en 4 especificaciones técnicas del Proyecto de Asociación de 3ª Generación (3GPP): las 38.3211, 38.213, 38.300, y la 38.3316, las cuales están descritas en los anexos 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4 del informe pericial7.
Mientras tanto, en el segundo reporte el experto Juan Manuel Wilches 3 Tribunal Andino de Justicia. Interpretación Prejudicial NO. 27-IP-2017 4 Tribunal Superior de Bogotá. Sala Civil. Auto del 25 de noviembre de 2022. Proceso verbal de Telefonaktiebolaget LM Ericsson contra Apple Colombia S.A.S. Exp.: 005202200024 01. M.P Dr. Marco Antonio Álvarez. 5 Archivo 01.
Consecutivo 0045. Página 133. 6 Ibídem. Páginas 134 a 144. 7 Ídem. Páginas 64 a 123. 4 Código Único de Radicación: 110013199001202318825 01 y 110013199001202318825 02 Radicación Interna 6404 y 6405 expuso que Global Certification Forum (GCF) es una de las dos organizaciones acreditadoras en el sector móvil sobre “el cumplimiento voluntario de los estándares de industria con el fin de garantizar la interoperabilidad”8 de los equipos móviles.
Explicó que las calificaciones emitidas por GCF “constituyen una fuente de referencia para verificar el cumplimiento de los estándares, especificaciones técnicas desarrolladas de manera conjunta en organismos como el 3GPP”. Bajo esta premisa concluyó que las diez referencias de productos Motorola tienen el aval “GCF y con certificado de homologación por parte de la CRC para Colombia” siendo viable afirmar que las credenciales “de GCF son un indicativo de que los terminales (…) cumplen con las especificaciones técnicas asociadas a las tecnologías que soportan y que han sido definidas por el 3GPP”.
En esta medida no es cierto, como lo dice la accionada, que “Ericsson no ha probado la supuesta infracción” en la forma requerida para decretar la cautela. Al juez de la Superintendencia le suministraron evidencias que cumplían con el estándar legal para dar paso a la orden transitoria con miras a prevenir un ataque al derecho exclusivo del titular de la patente mientras se estudia el asunto de fondo.
Finalmente, el extremo requerido alegó que existe un deber de Motorola para licenciar la Patente y que dicha empresa incurre en prácticas restrictivas de la competencia por ostentar una “posición dominante en el mercado” al ser titular de la patente SEP. Mediante estos argumentos apunta a debilitar la apariencia de buen derecho de la accionante.
El efecto que dichas circunstancias pudieran tener sobre la existencia o no de una infracción a los derechos de patente de Ericsson es un asunto propio de la valoración de mérito que no desvirtúa la prueba sumaria aportada. Por lo anterior deben descartarse los motivos de censura 3 y 5. d) En el cuarto reparo se reclamó una desproporción en la caución fijada por valor de $900 000 000 pues “en ninguna circunstancia sería suficiente para garantizar una debida indemnización del daño irreparable que sería causado a Motorola y a terceros por el decreto erróneo de la medida cautelar.
Adujo que “(e)ntre el 2021 y 2022, Motorola vendió COP $24 705 960 miles de millones de pesos (sic) por concepto de dispositivos [*]celulares en 8 Archivo 01. Consecutivo 0043. Páginas 33 a 42. 5 Código Único de Radicación: 110013199001202318825 01 y 110013199001202318825 02 Radicación Interna 6404 y 6405 Colombia (…) (l)a caución corresponde a 3.6% de las ventas de Motorola en Colombia del 2021 al 2022”, sin embargo, no aportó algún medio de convicción que soportara esa aseveración, lo que impide a esta Sala modificar el monto de la garantía ordenada.
Junto al sustento de apelación se aportó una contragarantía para modificar el efecto en que se concedió el recurso contra los autos aquí examinados, en virtud del artículo 569 del Código de Comercio, según el cual “la apelación de la providencia que decretó las medidas cautelares podrá concederse en el efecto suspensivo, si el presunto infractor otorga una caución cuya naturaleza y monto serán iguales a la prestada por el actor”.
La moción no tiene objeto en este estado de la diligencia, considerando que la presente decisión trata sobre el recurso cuyo efecto se buscó modificar. A quien corresponde calificar la caución es el juez de primera instancia quien determina el efecto en que se concedió el recurso. Es inoportuno cuando se está revolviendo. Otra cosa, la parte cuenta con la opción de confiere el artículo 590 inc. 4 literal c). 5.
Finalmente, la solicitud de prejudicialidad deberá descartarse pues los pleitos que, según el recurrente, adelantan las casas matrices de las litigantes en otras jurisdicciones no fueron individualizados en detalle y tampoco se observa que pudieran afectar el trámite en curso. Por una parte, no es posible aplicar el artículo 161 del Estatuto Procesal, suspendiendo el proceso por pleitos pendientes, frente a decisiones que no tienen efecto en la jurisdicción colombiana.
Desde otra perspectiva, para que una sentencia proferida en el extranjero tenga efectos en el territorio nacional, debe cumplir con los requisitos de la estipulación 606 ejusdem entre ellos “que se encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del país de origen”, “que el asunto sobre el cual recae, no sea de competencia exclusiva de los jueces colombianos” y “que se cumpla el requisito del exequátur”.
La alegación del memorialista sobre la existencia de pleitos pendientes no da cuenta de la ocurrencia de estos requisitos. Los derechos de propiedad industrial son guiados por el principio de territorialidad, originado en el artículo 4bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial 9 según el cual “(l)as patentes solicitadas en los diferentes países de la Unión (…) serán independientes de las patentes, 9 Del cual Colombia es miembro en virtud de la ley 178 de 1994. 6 Código Único de Radicación: 110013199001202318825 01 y 110013199001202318825 02 Radicación Interna 6404 y 6405 obtenidas para la misma invención en los otros países”.
En esta medida, los derechos exclusivos sobre la patente registrada ante la Superintendencia de Industria y Comercio tienen efecto en la jurisdicción colombiana y no se ven afectados por los trámites de otras jurisdicciones, debiendo descartarse el reparo. 6. Al perecer todas las censuras deberá mantenerse el sentido de los autos enervados.
DECISIÓN: En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá-Sala Civil,
RESUELVE
Confirmar los autos del 30 de noviembre y 12 de diciembre del 2023 proferidos por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). En aplicación del artículo 365 del CGP se condena en costas por lo actuado a Motorola. Se fijan las costas en 1SMLMV y agencias en derecho en 2 SMLMV. Devuélvanse las diligencias al juzgado de origen. NOTÍFIQUESE, 7