R.I. 16183 REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ - SALA CIVIL Bogotá D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) Magistrada Ponente: Stella María Ayazo Perneth Proceso Radicado Demandante Demandada Instancia Asunto Acción de Infracción Marcaria 11001319900120198188102 Bridgewood Capital INC Akmios S.A.S. (antes “Inversiones Plas S.A. o EPK Kids Smart S.A.S.”) Segunda Sentencia Discutido y aprobado en Sala de 28 de agosto de 2024, acta n° 34.
ASUNTO Se procede a resolver el recurso de apelación 1 interpuesto por la parte accionante contra la sentencia anticipada proferida el 19 de mayo de 20222 por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el asunto de la referencia. I.
ANTECEDENTES 1) Petitum de la demanda3 1.1. Se declare que la empresa Akmios S.A.S. (antes “Inversiones Plas S.A. o EPK Kids Smart S.A.S.”) infringió los derechos de propiedad industrial que recaen sobre los signos distintivos de la marca EPK, registrados en la Clasificación Internacional de Niza4 en las clases 18 “cuero e imitaciones de cuero” y 25 “vestidos botas y zapatos”, cuya titularidad ostenta la sociedad Bridgewood Capital INC. 1.2.
Consecuentemente, se ordene a la sociedad demandada i) cesar los actos que constituyen infracción; ii) informar al público consumidor que la marca EPK pertenece a Bridgewood Capital INC; iii) dejar de utilizar el dominio www.epk.com, así como las redes sociales que se identifican de aquella forma; 1 Recibido por reparto el 19 de julio de 2022, archivo: “03ActaReparto”, carpeta “02CuadernoTribunal”. 2 Archivo “073-SENTENCIA ANTICIPADA No. 5388”, carpeta “CuadernoSIC”. 3 Archivo “036-REFORMA DE LA DEMANDA”, carpeta “CuadernoSIC”. 4 https://serviciospub.sic.gov.co/Sic/PropiedadIndustrial/SignosDistintivos/Reportes/ConsultaClases.php.
Rad. 110013199001201981881 02 iv) no importar productos de vestir con la marca registrada; y, en general, v) prohibirle utilizar los signos distintivos que resulten similares tales como la siguiente denominación “EPEKA”. 2) Elementos fácticos contenidos en el líbelo de reforma: Los fundamentos de hecho que soportan las pretensiones admiten el siguiente compendio: 2.1.
Brigewood Capital INC relató que ha sido titular de registros marcarios que identifican prendas de vestir para niños “entre 0 meses y 12 años”, con el signo distintivo EPK, en las categorías 3, 18, 24, 25 26, 35 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.2. Indicó que con ocasión a varias solicitudes de cancelación erigidas entre los meses de noviembre de 2016 y julio de 2017 por Samuel David Tcherassi Solano, en su condición de representante legal de la demandada, y por el tercero Francisco Hurtado Langer, fueron levantados por motivo de “no uso” los depósitos existentes sobre las clases 18, 24 y 35.
Y, en lo que concierne a la clase 25, se restringió su empleo a la categoría “prendas de vestir”. 2.3. Conforme a ello, puso de presente que, en efecto, la empresa no hace uso directo de las marcas, sino que emite licencias o franquicias para su explotación en favor de terceros. Forma como incursionó en el mercado colombiano, concediéndole verbalmente a la demandada Akmios S.A.S. (antes “Inversiones Plas S.A. o EPK Kids Smart S.A.S.”) en el 2006 un licenciamiento para el aprovechamiento legal de la marca prenotada. 2.4.
Durante el desarrollo del contrato la accionante evidenció actos que transgreden sus derechos de propiedad industrial. Por ello, decidió unilateralmente terminar el aludido convenio a través de documento dirigido a la convocada el 4 de septiembre de 2019, en el que dio a conocer su decisión de revocar expresamente cualquier autorización de uso a su cargo sobre los siguientes signos distintivos: Rad. 110013199001201981881 02 2.5.
A pesar de lo anterior y de mediar determinación encaminada a finiquitar el referido vínculo, la accionada respondió formalmente dicho documento el 17 de septiembre de 2019 e informó acerca de su intención de seguir con el uso de los signos EPK en el mercado colombiano, por ser ineficaz aquella revocatoria. 2.6. En todo caso, la sociedad llamada a juicio continuó con la infracción de los derechos de propiedad industrial de los que es titular al emplear la marca en comento, así como los signos distintivos antes relacionados en los productos y servicios que oferta a nivel nacional; además de evidenciar un actuar de mala fe al intentar apropiarse fraudulentamente de esos elementos. 2.7.
De manera concreta adujo que la sociedad Akmios S.A.S. ha ejecutado, entre otros, los siguientes actos irregulares: i) el cambio de nombre inicial de Inversiones Plas S.A. a EPK Kids Smart S.A.S. sin autorización de la demandante; ii) la comercialización y distribución en Colombia de productos prácticamente idénticos a aquellos que integran los signos de los que es propietaria la convocante; iii) el uso vía web del domino www.epk.com; iv) utilización de proveedores diferentes a los designados por esa sociedad para la fabricación de “prendas de vestir”; y v) la formulación, en lo corrido del año 2017, de solicitudes de depósito de nombres y enseñas comerciales con la referencia EPK a nombre de la demandada, a pesar de la titularidad que asiste en cabeza de Bridgewood Capital INC. 2.8.
Si bien las peticiones ulteriormente mencionadas fueron aprobadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, adujo que el 5 de septiembre de 2017 promovió sin éxito ante esa entidad la revocatoria de los actos administrativos por los que se emitieron en favor de la accionada las certificaciones de depósito marcario n° 568587, 567467, 567488 y 567489.
Y, posteriormente, esto es, el 12 de octubre de 2017 se elevó medio de control judicial de nulidad para iguales fines, cuyo trámite aún se encuentra en curso. Rad. 110013199001201981881 02 2.9. Esa actividad fue reiterativa en la demandada, puesto que los días 8 de noviembre de 2018 y 27 de julio de 2020 erigió nuevamente solicitudes de registro de nuevos signos distintivos con la misma enseña EPK, sin precaver que su titularidad aún persiste en cabeza de Bridgewood Capital INC. 2.10.
A la par, para desconocer los derechos de Bridgewood Capital INC, el 27 de julio de 2020 la accionada y el señor Francisco Hurtado Langer erigieron actuación administrativa de cancelación por notoriedad de la marca EPK frente al registro existente en la clase 25, sobre la que se determinó reconocer el derecho de titularidad que ostenta la actora sobre esta última, y reiterar que su categorización solo debe identificarse en el ramo “prendas de vestir y sombrerería”. 3) Actuación procesal: 3.1.
Mediante auto de 17 de enero de 2020 5 se admitió la demanda, y se ordenó notificar al extremo pasivo. Líbelo que posteriormente fue objeto de reforma6 para determinar con claridad el nombre actual de la convocada, y que se avaló en providencia de 3 de marzo de 2021.7 3.2. Una vez fue integrado el contradictorio, la accionada Akmios S.A.S. contestó oportunamente la demanda y planteó como excepciones de mérito las que denominó: i) “prescripción de la acción”, ii) “el contrato de licencia permanece vigente y produce la integridad de sus efectos”, iii) “las infracciones que aduce Bridegewood no son tal, y además no están probadas en el proceso”, iv) “las prendas infractoras no están vinculadas a EPK Kids Smart S.A.S.”, v) “EPK Kids no es un licenciatario más como pretende hacerlo ver Bridgewood”, vi) “EPK Kids Smart deriva su derecho de utilizar la marca EPK de distintas fuentes jurídicas y no solo del contrato de licencia de uso de marca”, vii) “los controlantes de Bridgewood Capital conocían de la utilización de proveedores diferentes a los designados por esa sociedad para la fabricación de ropa”, viii) “la supuesta terminación de la licencia no puede producir efectos porque contraviene la doctrina de los actos propios”, y ix) “la prosperidad de la demandada implica un perjuicio contingente de altísima sensibilidad para terceros de buena fe”. 3.3.
Cumplidas las etapas de contradicción correspondientes, la autoridad de primera instancia determinó resolver de fondo y de forma anticipada el caso en aplicabilidad del precepto 278-3 del Código General del Proceso que establece: “en cualquier estado del proceso, el juez deberá dictar sentencia anticipada, total o parcial, en los siguientes eventos: (…) 3.
Cuando se encuentra probada la (…) prescripción 5 Archivo “006-AUTO No. 2663”, carpeta “CuadernoSIC”. 6 Archivo “036-REFORMA DE LA DEMANDA”, carpeta “CuadernoSIC”. 7 Archivo “039-AUTO No. 27327”, carpeta “CuadernoSIC”. Rad. 110013199001201981881 02 extintiva.” Motivo por el que el 19 de mayo de 2022 se profirió decisión en ese sentido.
II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA En su providencia, la a quo declaró probada la excepción de “prescripción de la acción marcaria” tras estimar que, según las actuaciones administrativas que se adelantaron entre las partes ante esa Superintendencia, el contrato de licenciamiento que celebraron sobre la marca EPK finalizó en mayo de 2017 (sin especificar día); época en la que el titular del derecho realizó allí manifestaciones específicas en el sentido de “revocar unilateralmente ese acuerdo de voluntades.” Conforme a ello, consideró que es aplicable el plazo bienal que contempla el artículo 244 de la Decisión Andina 486 de 2000 por el conocimiento que asiste en Bridgewood Capital INC sobre los hechos reprochados; y que desde ese entonces tenía lugar a contabilizarse dicho término. Así las cosas, expuso que el interregno transcurrió entre mayo de 2017 y mayo de 2019, y venció antes de que fuera presentada la demanda (4 de diciembre de 2019).
Además, que la revocatoria que comunicó la accionante a la pasiva de calenda 4 de septiembre de 2019 no podía ser tenida en cuenta, puesto que ya se había finiquitado el licenciamiento previamente. Por ende, terminó el proceso y condenó en costas a la parte activa. III. LA APELACIÓN Inconforme con la decisión, la accionante formuló recurso de alzada fundado en los siguientes reparos: i) Indicó que la autoridad de primer grado analizó indebidamente los hechos acaecidos en el año 2017, toda vez que estos demuestran solo la "mala fe” con la que actúa la demandada, y no determinan el momento exacto en el que se culminó el licenciamiento marcario; el cual, tuvo lugar solo hasta el 4 de septiembre de 2019 con la revocatoria unilateral comunicada por Bridgewood Capital INC a la demandada.
Lo anterior, aunado a que el despacho tomó en cuenta aspectos ajenos a este debate, y que no obran como prueba trasladada en el plenario. ii) Expuso que el a quo inadvirtió que el accionado confesó en la demanda que hasta el 3 de septiembre de 2019 hizo uso de la marca, y que “la licencia Rad. 110013199001201981881 02 seguía vigente” para ese entonces; lo que permite evidenciar que el acto que terminó el acuerdo entre las partes fue la comunicación expresa prenotada y que desde allí debe contabilizarse el término prescriptivo. iii) Además, el apelante señaló que se desconocieron los temas reclamados en el líbelo de la referencia, relativos al abuso de las facultades que inicialmente se concedieron a la demandada para explotar la marca, y a que la parte pasiva habría aceptado que Bridgewood Capital INC es la real titular de los signos distintivos.
IV. CONSIDERACIONES 1) Presupuestos procesales De manera preliminar, se advierte que concurren los elementos formales necesarios para resolver de fondo el caso, puesto que en el primer grado se trabó de manera valida la relación jurídico procesal; la Superintendencia de Industria y Comercio contó con atribuciones para conocer del proceso y el Tribunal ostenta atribuciones para dirimir la presente alzada.
Asimismo, las personas enfrentadas ostentan capacidad para ser parte; y no se vislumbra vicio de nulidad que afecte la tramitación. 2) Cuestión preliminar (interpretación prejudicial) Antes de adentrarse en el fondo del asunto, hay que considerar que si bien el artículo 29 del Acuerdo de Cartagena impone a los países miembros la obligación de someter a interpretación prejudicial las normas de dicho ordenamiento jurídico comunitario que serán objeto de aplicación en el proceso, lo cierto es aquella postura fue morigerada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en sentencias 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP2022 y 391-IP-2022, en las que decidió valerse de la doctrina interpretativa del acto aclarado.
En ese contexto, dicha Corporación consideró que “en aquellos casos en los que el juez nacional de única o última instancia tiene que resolver una controversia en la que deba aplicar o se discuta una o más normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, no está obligado a solicitar interpretación prejudicial al TJCA si es que esta corte internacional ya ha interpretado tal o tales normas con anterioridad, en una o más interpretaciones prejudiciales publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.”8 8 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 145-IP-2022, numeral 31, pág. 30 Rad. 110013199001201981881 02 En ese orden, al ser revisada la situación fáctica expuesta en la demanda, se advierte que están en discusión o deben emplearse las siguientes normas de la Decisión Andina 486 de 2000: i) el artículo 134 que fue objeto pronunciamiento en las interpretaciones prejudiciales 344-IP-2022, 450-IP2022 y 70-IP-2019; ii) los cánones 154 y 155 que se examinaron en las decisiones 296-IP-2019 y 75-IP-2023; iii) el 238 evaluado en el proceso 96-IP2004; iv) el precepto 241 interpretado en la determinación 517-IP-2019; v) los artículos 161 y 162 que revisten la connotación de acto aclarado por los alcances de las radicaciones 71-IP-2009, 177-IP-2020 y 248-IP-2022; vi) los cánones 244 y 245 integrados en las decisiones 115-IP-2019, 490-IP-2019 y 243-IP-2022; y vii) el 251 que se estudió en la 243-IP-2022.
Igualmente, el 128 de la Decisión 500 de 2001 que se evaluó por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con el radicado 01-AI-2015. Por consiguiente, se advierte que los preceptos comunitarios que serán objeto de mención en la presente sentencia o lo fueron en la de primera instancia, ya constituyen acto aclarado, y, en consecuencia, no resulta necesario requerir de estos una nueva interpretación prejudicial. 3) Prescripción de la acción de infracción marcaria 3.1.
Es necesario recordar que, de acuerdo con la normatividad nacional, dicha figura se encuentra instituida como un modo de extinción de las “acciones o derechos ajenos”, como lo contempla el artículo 2512 del Código Civil, al señalar lo siguiente: “La prescripción es un modo de (…) extinguir las acciones o derechos ajenos, por (…) no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo (…).” Se prescribe una acción o derecho cuando se extingue por la prescripción.” En todo caso, para su prosperidad es necesario que la parte afectada no ejerza el derecho de acción durante un tiempo específico y que su contendor la alegue dentro de la oportunidad prevista para tal efecto. 3.2.
Seguidamente, para el caso de las acciones derivadas de infracción marcaria, el artículo 244 de la Decisión Andina 486 de 2000 establece dos (2) términos prescriptivos, uno de dos (2) años que comienza a correr una vez el titular del derecho tiene conocimiento del acto constitutivo de la infracción, y, en ausencia de ese enteramiento, otro de cinco (5) años que se contabiliza “desde que se cometió la infracción por última ocasión”.
Rad. 110013199001201981881 02 Lo anterior lo explica el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en decisión 524-IP-2018 de 18 de junio de 20209, en los siguientes términos: “Respecto del plazo de dos años, este se computará necesariamente desde la fecha en la que el titular del derecho de propiedad industrial tomó conocimiento del acto infractor, independientemente de si se trata de una infracción instantánea, continuada, permanente o compleja.
En consecuencia, y a modo de ejemplo, si el titular de un derecho de propiedad intelectual tomó conocimiento de una infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja) al referido derecho el 10 de enero de 2016, habrá prescrito la acción para denunciar o demandar la infracción de ese derecho el 11 de enero de 2018. ( ) Si se le vence este plazo, no puede acudir al otro plazo (de cinco años), cuya lógica es distinta.
En efecto, el plazo de prescripción (extintiva) de cinco años no toma en consideración el conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho, sino la fecha de ocurrencia o cese de la infracción en la que nos encontremos: - Infracción instantánea: el plazo se computa desde el mismo momento en que se consumó el acto infractor (el acto único). - Infracción continuada: el plazo se computa desde la fecha de realización del último acto (idéntico), que es ejecución del mismo plan, que se consuma la infracción. - Infracción permanente: el plazo se computa desde el momento que cesa la conducta que califica como acto permanente en el tiempo. - Infracción compleja: el plazo se computa desde la fecha de realización del último acto que consuma la infracción.” De esa manera, para efectos de contabilizar el punto de partida del plazo bienal, debe determinarse si sobre los actos demandados se está o no ante un evento que permita evidenciar un conocimiento previo del demandante sobre su consecución, con independencia del tipo de agravios que se reclaman.
Contrario sensu, se acudirá al plazo quinquenal en los escenarios en los que no se pruebe ese entendimiento; para lo cual deberá distinguirse la naturaleza del acto reprochado, a fin de determinar el límite inicial del cómputo correspondiente. 4) Sobre el contrato de licencia de uso de marcas Ahora bien, resulta dable traer a colación que en este tipo de convenios el titular cede el derecho de uso a otra persona denominada licenciatario, a cambio del “pago de una remuneración” o “regalía”; caso en el que “el licenciante conserva la titularidad”10 respectiva. 9 Consultante: Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia.
Expediente interno del consultante: 110013199001201711259 01. 10 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación prejudicial 100-IP-2013 de 25 de junio de 2013. Rad. 110013199001201981881 02 El mentado acuerdo lo prevé el artículo 162 de la Decisión 486 de 2000, de la siguiente forma: “El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca.
La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia.” De lo anterior se puede colegir que, en principio, al concederse ese uso marcario, mientras se encuentre vigente lo pactado, la persona a quien se le otorgó dicha facultad no incurrirá en infracción marcaria.
No obstante, esto no implica que exista una aceptación absoluta de su utilización, pues en caso de considerarse que una u otra actividad irrumpen lo convenido, el licenciante estará facultado para iniciar la acción correspondiente. Más aún en los casos en los que el referido contrato se configura de manera verbal, puesto que, al no cumplirse el requisito de registro que trae la norma comunitaria, sus efectos serán interpartes y, ante la carencia de claridad acerca de sus estipulaciones, el titular podrá demandar los agravios que considere irregulares. 5) Caso concreto 5.1.
Revisado el sub judice, advierte la Sala la necesidad de confirmar de manera plena la providencia anticipada de primer grado, por cuanto ninguno de los reparos que fueron formulados tiene vocación de prosperidad. Lo anterior, toda vez que, como se expondrá más adelante, el plazo bienal de prescripción que establece el artículo 244 de la Decisión 486 de 2000 se encuentra configurado, inclusive, al tomar como punto de partida una oportunidad distinta a la que se señaló en la determinación impugnada.
En ese orden, se procederán a resolver de manera conjunta los motivos de reproche antes memorados, en tanto se sirven de similares supuestos facticos y jurídicos; sin perjuicio, claro está, de los pronunciamientos específicos que se expondrán sobre algunas aseveraciones puntuales erigidas por la recurrente. Rad. 110013199001201981881 02 5.2.
En efecto, debe recordarse que a partir de la emisión de la Ley 178 de 1994, aprobatoria en el territorio colombiano del “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, se establece un marco de acciones dispuestas por el legislador para la protección de los derechos de ese ramo, y se abre paso a regular los aspectos atinentes a las marcas, signos, y sus distintos usos y prácticas, entre otras, en la Ley 1437 de 2011, el Decreto 19 de 2012, la Ley 1676 de 2013 y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio (modificada por las Resoluciones n° 21447, 42847 y 50720 de 2012, y 48348 de 2014).11 Normatividad que se integra con aquellos lineamientos transnacionales sobre la materia, delimitados por la Decisión 486 de 2000 aprobada por la Comisión de la Comunidad Andina - CAN, y que se complementa por tratados internacionales tales como la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial (Convenio de Washington, 1929), el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (Protocolo de Madrid, 1989), el Tratado del Derecho de Marcas (1994), así como por el Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (1994), entre otros no menos importantes. 5.3.
Específicamente, en lo que a registro de una “marca” se refiere12, el artículo 154 de la Decisión 486 de 2000 le otorga a su propietario no solo el “uso exclusivo”, sino una amplia gama de mecanismos civiles, cautelares, fronterizos y penales13 para perseguir a terceros que causen o ejecuten infracciones que muestren la inminencia14 de causar perjuicios, por el eventual “uso en el comercio [de] un signo idéntico o similar respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro (…).”15 Advirtiéndose que para su resarcimiento, el artículo 241 de la mencionada norma comunitaria contempla una serie de sanciones tales como i) la orden de cesar los actos que constituyen el desconocimiento marcario; ii) la indemnización de perjuicios a cargo del demandado; iii) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, o su destrucción; iv) el cierre temporal o definitivo de los establecimientos comerciales de la demandada; y v) la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del denunciado.16 11 Publicada en el diario oficial 44511 del 06 de agosto de 2001. https://www.sic.gov.co/circular-unica. 12 Actualmente la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC. 13 Artículos 245, 250 y 257 de la Decisión 486 de 2000 -respectivamente-. 14 Artículo 238 Decisión 486 de 2000. 15 Artículo 155 Decisión 486 de 2000. 16 Tribunal Superior de Bogotá. Sala Civil.
Sentencia de 15 de noviembre de 2023. MP. Adriana Ayala Pulgarín. Rad. 110013199001201981881 02 5.3.1. Precisamente sobre este aspecto, el Tribunal de Justicia para la Comunidad Andina – TJCA, entre otras, en la decisión 100-IP-2021 sostuvo que: “[d]el Literal d) del Artículo 155 se infiere que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor con el titular de registro.”17 Precepto que resulta aplicable, inclusive, en aquellos escenarios en los que el propietario ha conferido licencia para su uso a un tercero, pues salvo pacto expreso en contrario, la asunción de esa figura no faculta al licenciatario para actuar de manera tal que infrinja o irrumpa los alcances de sus facultades; que, en principio, solo están determinadas por el empleo y la explotación como lo prevén los artículos 161 y 162 de la Decisión 486 de 2000.
Más aún si ese pacto no figura por escrito, y, por lo mismo, no se encuentra registrado como ocurre en el presente caso; evento en el que la norma comunitaria ulteriormente mencionada le da un alcance limitado a su contenido, al indicar que “la falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros.” (Negrilla fuera del texto original) De todos modos, es claro que quien aduce encontrarse afectado por actos de infracción cuenta con herramientas de defensa suficientes tales como la que consagra el artículo 238 ibidem que señala: “[e]l titular de un derecho protegido en virtud de esta [d]ecisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho”; que, desde luego, se dirige contra “cualquiera que infrinja o pueda de manera inminente infringir los derechos de propiedad industrial.” 18 (Negrilla de la Sala) 5.3.2.
Conforme a ello, delimitados los derroteros propios de la acción utilizada y del licenciamiento, en lo que tiene que ver con el término de prescripción que establece la regulación comunitaria para ejercer el mecanismo judicial de protección marcaria, el artículo 244 ejusdem señala que el titular o demandante cuenta con “dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso (…) cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez” para interponerla, so pena de tenerse por extinto el derecho a reclamar por esa vía.19 17 Cfr. Entre muchas otras, las Interpretaciones Judiciales 100-IP-2021. 18 Ibidem. 19 Al respecto, se sugiere revisar: Víctor Sebastián Baca Oneto, La prescripción de las Infracción y su Clasificación en la Ley del Procedimiento Administrativo General.
En: Revista «Derecho & Sociedad», editada por la Asociación Civil Derecho & Sociedad conformada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontifica Universidad Católica de Perú, Lima, 2011, N° 37, pp. 268 y 269. Rad. 110013199001201981881 02 Aspecto particular sobre el que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial n° 205-IP-2018 de fecha 7 de septiembre de ese año, al hablar de su contabilización indicó lo siguiente: “2.30.
Para verificar el plazo de prescripción (extintiva), es relevante diferenciar los distintos tipos de infracción administrativa, tal como lo explica la doctrina jurídica, a saber:20 (…) 2.32. Respecto del plazo de dos años, este se computará necesariamente desde la fecha que el titular del derecho de propiedad industrial tomó conocimiento del acto infractor, independientemente de si se trata de una infracción instantánea, continuada, permanente o compleja.
En consecuencia, y a modo de ejemplo, si el titular de un derecho de propiedad industrial tomó conocimiento de una infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja) al referido derecho el 10 de enero de 2016, habrá prescrito la acción para denunciar o demandar la infracción a ese derecho el 11 de enero de 2018. (…) 2.35. (…) Si se le vence este plazo, no puede acudir al otro plazo (de cinco años), cuya lógica es distinta.
En efecto, el plazo de prescripción (extintiva) de cinco años no toma en consideración el conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho, sino la fecha de ocurrencia o cese de la infracción. (Negrilla de la Sala) 2.36. Así las cosas, si el denunciado o demandado por una presunta conducta constitutiva de infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja) de un derecho de propiedad industrial acredita que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por más de dos años de la referida conducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción (extintiva) de la acción, lo que genera la improcedencia de la denuncia o demanda, así como la imposibilidad del titular del derecho de acudir al plazo de prescripción de cinco años.” Decisión comunitaria en la que se agregó: "2.37.
En cambio, si el denunciado o demandado por una presunta conducta constitutiva de infracción de un derecho de propiedad industrial no puede acreditar que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por más de dos años de dicha conducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de cinco años si es que la infracción ocurrió, cesó o se consumó hace más de cinco años de presentada la denuncia o demanda correspondiente, según la naturaleza de cada infracción.” En todo caso, la estipulación de esos términos tiene como fin “generar certeza o seguridad jurídica en el mercado”, más allá de los intereses particulares de cada una de las partes.
Y, de contera, en virtud de ese postulado, es que el extremo pasivo “puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de la acción del titular del derecho de propiedad industrial.”21 5.4. De conformidad con lo anterior, frente a los distintos reparos planteados por el recurrente, cumple señalar que al ser revisada la situación 20 Ver interpretación prejudicial n° 205-IP-2018 de fecha 7 de septiembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena n° 3391 del 3 de octubre de 2018. 21 Cfr. Interpretación Prejudicial N° 101-IP-2021.
Rad. 110013199001201981881 02 fáctica que se describe desde la demanda, se advierte que en los supuestos que la componen la parte actora hizo referencia a varios actos que considera constitutivos de infracción, y que, grosso modo, se identifican así: i) El cambio de nombre inicial de Inversiones Plas S.A. a EPK Kids Smart S.A.S. sin autorización de la demandante; ii) La comercialización y distribución en Colombia de productos similares a aquellos que se identifican con los signos marcarios de los que es titular la convocante; iii) El uso vía web del domino www.epk.com; y, iv) La utilización de proveedores diferentes a los designados por esa sociedad para la fabricación de “prendas de vestir”. v) La formulación a su favor, en lo corrido del año 2017, de solicitudes de registro de nombres y enseñas comerciales con la referencia EPK, a pesar de la titularidad que ostenta la sociedad Bridgewood Capital INC. Sobre ellos, al ser valorados los medios suasorios que reposan en el expediente, especialmente las “solicitudes de registro de nombres y enseñas” promovidas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por Inversiones Plas S.A. (hoy Akmios S.A.S.), las “certificaciones de depósito de signos distintivos n° 567467, 567488, 568587 y 567489”, las comunicaciones dirigidas por Bridgewood Capital INC a la demandada, los documentos contentivos de “oposición a los nuevos actos de registro” y los múltiples actos administrativos que obran en el plenario expedidos por la citada entidad, se evidencia que existe plena certeza acerca del momento exacto en el que la accionante inició a conocer de las infracciones denunciadas. 5.4.1.
En concreto, según se extrae de los hechos n° 1.25 al 1.27 del escrito introductorio inicial, así como de los supuestos 2.25 al 2.27 del líbelo de reforma, Bridgewood Capital INC sabía ya de la configuración de posibles eventos irregulares, que se concretizaron, entre otros, con las peticiones de registro que hizo la demandada para obtener a su favor nuevos nombres y signos distintivos “casi idénticos” a aquellos sobre los que es titular la accionante.
Pedimentos sobre los que esa autoridad administrativa emitió certificación en favor de la pasiva, e identificó como titular marcaria a Inversiones Plas S.A., hoy Akmios S.A.S., así: Rad. 110013199001201981881 02 Cuestión que para el extremo activo comporta, incluso, un posible plagio de los elementos propios del régimen de propiedad industrial sobre los que aún es titular, pues tales eventos se habrían configurado fuera del marco de la licencia otorgada; la cual, como ya se dijo, está limitada al uso y explotación, y no integra, salvo pacto en contrario, la facultad de que se emplee la marca de manera desmedida, al orden de vedar al licenciante la titularidad de los derechos que ostenta. 5.4.2.
De contera, según consta allí, probatoriamente se establece que la parte activa tuvo conocimiento de ese evento desde el 5 de septiembre de 2017. Data en la que dicho extremo radicó ante la Superintendencia de Industria y Comercio cuatro (4) solicitudes de revocatoria sobre los actos de depósito y registro antes aludidos, en los que censuró expresamente las infracciones relatadas como se registra en los anexos de los escritos de contestación obrantes en el paginario.
Pedimentos que, a la postre, fueron negados a través de las Resoluciones n° 66493, 66354, 66356 y 66357; dándose vigor a las certificaciones de depósito de signos distintivos n° 567467, 567488, 568587 y 567489 en favor de la pasiva, como se acredita en el expediente. Motivo por el que la demandante alude que el 12 de octubre de 2017 erigió demanda administrativa, con miras a que, a través del medio de control de nulidad, se invaliden los actos administrativos prenotados, sin contar aún con decisión sobre el particular. 5.4.3.
De ese modo, con independencia de la verosimilitud o no de las infracciones que se relatan, está probado que desde el 5 de septiembre de Rad. 110013199001201981881 02 2017 tuvo lugar el enteramiento que exige el artículo 244 de la Decisión 486 de 2000, para efectos de contabilizar el plazo bienal allí reglado. Así las cosas, al realizar el cómputo respectivo desde el día siguiente (6 de septiembre de 2017), se tiene entonces que el multicitado interregno tuvo como límite final el 6 de septiembre de 2019, y venció el 7 de este último mes y año, al no mediar suspensión o interrupción alguna en su desarrollo.
Aspecto en el que resulta evidente que la presentación de la demanda fue posterior a su culminación, en tanto esta se radicó ante la autoridad de primera instancia solo hasta el 4 de diciembre de 2019 como consta en el archivo n° 001 del paginario; cumpliéndose así la consecuencia sustancial relativa a la extinción del derecho de accionar o reclamar los actos demandados.
Máxime que para la conformación de esa figura no tiene incidencia si a la postre los agravios reprochados pudiesen salir o no avante, pues como lo expresó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la decisión 100-IP2021, para los fines de conteo “no es necesario que la infracción se verifique, sino que basta que exista la posibilidad de que se configure una infracción a los referidos derechos.” 5.4.4.
Bajo tales aspectos, no son de recibo los argumentos que la recurrente planteó en sus reparos, por cuanto en estos se desconoce plenamente que desde el contenido de la demanda misma se tuvo como posible acto de agravio “la formulación de solicitudes de depósito de nombres y enseñas comerciales con la referencia EPK en favor de la demandada.” El cual, se reitera, fue conocido por la actora desde el 5 de septiembre de 2017 como quedó acreditado en el proceso.
De manera que, el hecho de que en el recurso ahora solo se le otorgue a ese agravio la categoría de “mala fe” como se describió en el primer reparo, no exime al demandante de los efectos que resultan luego de contabilizar el plazo prescriptivo que fue aplicado desde la primera instancia. 5.4.5. En todo caso, aunque la providencia del a quo erigió su argumentación desde la óptica de que el conocimiento de las infracciones habría ocurrido antes, esto es, en el mes de mayo de 2017, con sustento en que en esa oportunidad finalizó el licenciamiento, y no el 4 de septiembre de 2019 como lo señaló el demandante, tal circunstancia, más allá de que no se comparte, no debía ser un tema para resolver en esa etapa del litigio.
Toda vez que lo que nos atañe es definir si está configurada o no la prescripción, y no determinar cuál habría sido el momento en el que cesó el vínculo entre las partes. Rad. 110013199001201981881 02 Postura que, se insiste, no es apoyada por este Tribunal, debido a que lo correcto, como se expuso líneas atrás, es tomar como punto inicial del interregno el instante exacto en el que existió conocimiento expreso del demandante respecto de los actos censurados; sin adentrarse en el conflicto que se suscitó acerca del instante en el que culminó o no el acuerdo de voluntades.
En ese entendido se avizora que, aunque en la sentencia se acertó al señalar como prescrita la acción utilizada, aquella decisión se sirvió de un supuesto que no está debidamente probado en el proceso. Máxime que como lo indicó el recurrente, los documentos en los que se apoyó el juez para hablar del mes de mayo de 2017, corresponden a actuaciones administrativas que no reposan como prueba trasladada en el plenario.
Circunstancia que en todo caso no conduce a revocar la determinación impugnada, puesto que, como ya se explicó, el conteo del plazo antes memorado, realizado desde el 6 de septiembre de 2017 (día siguiente a la fecha en la que la demandante tuvo conocimiento de los actos de infracción), permite concluir que ciertamente es aplicable la figura de la prescripción. 5.4.6.
En ese orden, nada influye la comunicación de revocatoria de licencia de uso de marca que aludió la parte actora en sus reparos de calenda 4 de septiembre de 2019, o que la sociedad convocada “aún emplee las enseñas y signos distintivos en el comercio”, ya que dichas eventualidades no desvirtúan de manera alguna el cumplimiento de los elementos que debían evaluarse en este caso, consistentes en que i) la parte afectada haya señalado en su demanda posibles actos de infracción marcaria; ii) se determine la oportunidad precisa en la probatoriamente estaba enterada de su configuración, y iii) el plazo bienal haya transcurrido sin interrupción alguna. 5.4.7.
Con todo, frente a este último aspecto, debe recordarse que, de conformidad con la decisión 243-IP-2022 de 17 de mayo de 2023 proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y bajo la interpretación del canon 245 de la Decisión 486 de 2000, el interregno extintivo solo tiene lugar a interrumpirse con “la formulación de la demanda o de medidas cautelares en sede judicial.” Lo anterior, toda vez que el aspecto natural que enmarca el conteo del plazo bienal no es otro que el elemento subjetivo consistente en el conocimiento del afectado acerca de la infracción; que, desde luego, no es posible derruirse bajo ningún supuesto distinto a la “interrupción civil”.
Rad. 110013199001201981881 02 Precisamente sobre este tema, la mencionada Corporación señaló en la aludida providencia lo siguiente: “3.2. Del texto citado se desprende que, en el marco de una acción por infracción de derechos de propiedad industrial, la normativa comunitaria andina admite la solicitud de una medida cautelar conducente a impedir la comisión de una infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas o asegurar la efectividad de la acción por infracción, e impedir la consolidación de la prescripción. La solicitud y trámite de la medida cautelar deviene en accesoria a lo principal, que es la acción por infracción. 3.3.
Según se desprende del segundo párrafo del artículo 245, y en armonía con las reglas establecidas en la teoría general del proceso, la solicitud de medida cautelar (lo accesorio) puede presentarse antes, al mismo tiempo y con posterioridad a la interposición de la acción por infracción (lo principal). 3.4. Si la medida cautelar es solicitada junto con la acción por infracción (vía demanda o denuncia) o con posterioridad a la presentación de esta, seguirá la suerte de lo principal: la acción por infracción. En consecuencia, si la acción principal es presentada dentro de término, necesariamente lo estará también la solicitud de medida cautelar; y si la acción principal se interpone ya vencido el plazo de prescripción, también será extemporánea e ineficaz la solicitud de medida cautelar. a) Si en el momento de presentación de la solicitud cautelar, el plazo de prescripción de la acción por infracción ya ha vencido, pues dicha solicitud deviene en ineficaz, lo mismo que la acción por infracción que se presente luego sí es que se presenta. b) Si en el momento de presentación de la solicitud cautelar, el plazo de prescripción de la acción por infracción aún no ha vencido, la presentación de la solicitud de medida cautelar interrumpe dicho plazo, lo que repercute positivamente en la acción por infracción que se articule después, pues la interrupción del plazo de prescripción habilita la eficacia de la acción por infracción.”22 (Negrilla fuera del texto original) Conforme a ello, al analizar las actuaciones adelantadas en el caso que ocupa nuestra atención, se evidencia que, en efecto, el extremo demandante invocó medidas cautelares en el trámite de instancia. No obstante, estas fueron promovidas de manera simultánea con la radicación de la demanda como se observa en el archivo n° 001 del plenario.
Punto por el que, en armonía con la interpretación de la comunidad andina que acaba de citarse, aquel acto no tuvo la virtualidad de interrumpir el plazo prescriptivo, debido a que su formulación se emprendió incluso cuando este ya había vencido. A la par, ningún efecto jurídico tiene a su vez sobre la prescripción el debate atinente al momento en el que se habría comunicado la revocatoria 22 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 243-IP-2022, de 17 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Sandra Catalina Charris Rebellón. Rad. 110013199001201981881 02 unilateral (sea en mayo de 2017 como lo indicó el a quo, o el 4 de septiembre de 2019 como lo refirió el recurrente), puesto que para el análisis de esa figura nada importa la oportunidad en el que haya finalizado el vínculo entre las partes.
Máxime que, se insiste, ese aspecto no debía ser tema de discusión frente a la excepción en examen, y no tiene alcance para censurar el conocimiento que asistía en la parte activa desde el 5 de septiembre de 2017 sobre las posibles infracciones marcarias erigidas en su contra. Tanto así, que ese tipo de disputa no tiene la virtualidad de alterar el plazo, pues más allá de comportar un acto de comunicación, no surge como un hecho “incompatible con la estructuración de aquel fenómeno” como lo describe la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de 21 de agosto de 2008:23 “( ) la interrupción de la prescripción extintiva (artículo 2539 del Código Civil) solo acaece a propósito del advenimiento de un hecho incompatible con los presupuestos axiológicos del fenómeno prescriptivo, al punto de que el tiempo transcurrido hasta su presencia desaparece y entonces el cómputo que se había adelantado habrá de principiar nuevamente ( )” 5.5.
De esa manera, emerge evidente que el fenómeno prescriptivo contemplado en el canon 244 de la Decisión 486 de 2000 verdaderamente acaeció, toda vez que, mientras el demandante tuvo conocimiento de la conducta que contravino sus derechos de propiedad industrial desde el 5 de septiembre de 2017, solo decidió demandar, entre otras, por esa infracción, hasta el 4 de diciembre de 2019; es decir, luego de superar los dos (2) años previamente relacionados.
Ergo, la apelación no tiene prosperidad al no resultar avante ninguno de los reparos. 6. Conclusión En virtud de lo anterior, i) se confirmará la providencia apelada exclusivamente por las razones anteriormente señaladas; ii) se condenará en costas al apelante; y, iii) se ordenará remitir una copia de esta decisión al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina TJCAN en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso final del artículo 128 de la Decisión 500 de 2001.
V. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Constitución y la Ley, 23 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 243-IP-2022, de 17 de mayo de 2023, Magistrada Ponente Sandra Catalina Charris Rebellón. Rad. 110013199001201981881 02
RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia anticipada que profirió la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de fecha 19 de mayo de 2022, por los motivos antes expuestos.
SEGUNDO. Condenar en costas en ambas instancias a la demandante Bridgewood Capital INC en favor de la demandada Akmios S.A.S. de conformidad con lo reglado en el numeral 1° del artículo 365 del Código General del Proceso. Como agencias en derecho se establece la suma de dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
TERCERO. Remítase el paginario al a quo para lo de su competencia.
CUARTO: Asimismo, envíese copia de la presente decisión al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para los fines de que trata el inciso final del artículo 128 de la Decisión 500 de 2001. Notifíquese y cúmplase, Los Magistrados, (firma electrónica) STELLA MARÍA AYAZO PERNETH (firma electrónica) JAIME CHAVARRO MAHECHA (firma electrónica) MARÍA PATRICIA CRUZ MIRANDA Firmado Por: Stella Maria Ayazo Perneth Magistrada Sala 04 Civil Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Maria Patricia Cruz Miranda Magistrado Tribunal O Consejo Seccional Dirección Ejecutiva De Administración Judicial Funcionario Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Jaime Chavarro Mahecha Magistrado Sala 007 Civil Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 Código de verificación: 1b8345d8c274be11dcb286ae10adf3b693359428077c2ccc8089d714c636a120 Documento generado en 19/09/2024 12:09:38 PM Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica