TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL SALA CIVIL Bogotá D.C., diez (10) de febrero de dos mil veinticinco (2025). REF: VERBAL INFRACCIÓN DE PATENTE de TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) contra COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. y/o ALKOSTO S.A. - Exp. 004-2023-00508-02. Procede el Magistrado Sustanciador a resolver recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto del 7 de marzo de 2024, proferido en el Juzgado 4o Civil del Circuito de Bogotá, mediante el cual negó solicitud de medidas cautelares.
I.- ANTECEDENTES 1.- La parte convocante incoó demanda declarativa contra Colombiana de Comercio S.A. y/o Alkosto S.A. con el objetivo que se declare que la demandada “…infringe la Reivindicación 13 de la Patente 36031 de Ericsson, a través de la importación, ofrecimiento en venta y venta de los productos infractores identificados en el ANEXO 23…”. 2.- En el escrito primigenio se solicitó como cautelas las siguientes: “[12.2.100] ORDENAR al demandado que cese de inmediato la importación a la República de Colombia de todos los Productos Infractores identificados en el ANEXO 23, ya que cumplen con la tecnología protegida bajo la Reivindicación 13 de la Patente. [12.2.101] ORDENAR al demandado que se abstenga de inmediato de ofrecer en venta en Colombia todos los Productos Infractores identificados en el ANEXO 23, ya que cumplen con la tecnología protegida bajo la Reivindicación 13 de la Patente. [12.2.102] ORDENAR al demandado que se abstenga de inmediato de vender en Colombia todos los Productos Infractores identificados en el ANEXO 23, ya que cumplen con la tecnología protegida bajo la Reivindicación 13 de la Patente. [12.2.103] ORDENAR al demandado que emita una comunicación interna a sus empleados o colaboradores, informándoles de la existencia del proceso judicial actual y dándoles instrucciones de no eliminar Exp.
No. 004-2023-00508-02 Pág. 2 ni modificar de ninguna manera documentos análogos o digitales relacionados con esta disputa. [12.2.104] ORDENAR al demandado que se abstenga de presentar cualquier solicitud, reclamación, aplicación o petición para perseguir o hacer cumplir una Medida Antiproceso (ASI por sus siglas en inglés)93 de un tribunal extranjero, que prohíba, disuada, imponga multas monetarias o límite de alguna manera el derecho de Ericsson a hacer cumplir o defender su Patente en Colombia, incluido el derecho a buscar medidas cautelares. [12.2.105] ORDENAR a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) que prohíba la entrada a la República de Colombia de todos los Productos Infractores identificados en el ANEXO 23. [12.2.106] ORDENAR el cese inmediato del uso de cualquier material publicitario que promocione u ofrezca los Productos Infractores identificados en el ANEXO 23, a través de Internet, plataformas de redes sociales, medios de comunicación masiva, medios de prensa, plataformas electrónicas o cualquier otro medio similar [12.2.107] NOTIFICAR E INFORMAR a supermercados, minoristas, propietarios de plataformas de redes sociales, medios de comunicación masiva y plataformas de comercio electrónico dentro del territorio nacional sobre la existencia del actual procedimiento de medida cautelar preliminar, para que puedan tomar las medidas necesarias para cumplir con las órdenes emitidas por este H. Despacho”.1 3.- Como fundamento de lo pretendido, la promotora de la acción sostuvo que mediante Resolución No 44717 del 10 de septiembre de 2019, la Superintendencia de Industria y Comercio le otorgó una patente denominada “Método de Obtención de Subíndice de Portadora para Indicación de Combinación de Componentes aplicada a la Señal de Referencia CSI-RS” a favor de Ericsson, válida hasta el 7 de diciembre de 2037.
Adujo que ha divulgado oportunamente la existencia de la SEP, esto es, la patente objeto de litigio, ante el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones ETSI y que en interés de aumentar la transparencia y previsibilidad en toda la industria, desde el 3 de marzo de 2017 ha publicado sus tarifas de licencias para sus SEPs 5G, con el fin que terceros puedan acceder a su tecnología 5G, en términos FRAND -Justo Razonable y no Discriminatorio-. 3.1.- En la introducción del líbelo genitor y con el fin de “explicar brevemente de qué se trata el caso” se brinda información relevante de la cual se hará mención con el fin de tener más claridad sobre el asunto bajo estudio.
Reseña el gestor de la acción que en octubre de 2014 Lenovo adquirió Motorola Mobility Holdings, por ende, son los responsables de la fabricación y comercialización de dispositivos de telefonía celular bajo la marca Motorola y además de obtener la licencia sobre las SEPs 5G de 1 Folios 98 y 99 archivo digital 09 carpeta C01Principal Expediente Primera Instancia Exp.
No. 004-2023-00508-02 Pág. 3 Ericsson. 3.2.- Acorde con lo anterior, señaló que, en lo que respecta a Lenovo, desde el año 2021 ha realizado esfuerzos para otorgarle licencias sobre su portafolio de patentes esenciales para 5G, sin embargo, ésta se ha mostrado reticente y carente de voluntad para firmar un acuerdo de confidencialidad y realizar negociaciones de fondo, dedicándose a retrasar cualquier negociación sustancial, al continuar su patrón de conducta o estrategia “holdout”. 3.3.- Reclamó entonces que cualquier dispositivo, entre estos elementos: celulares, smartphones, dispositivos portátiles, tablets, etc, que cumplan con el estándar 5G, se encuentran bajo la Reivindicación 13 de la patente, por lo que si son importados y ofrecidos en venta sin licencia, se trata de “productos infractores” que para esta oportunidad son los relacionados en el listado del anexo No 23, como probanza de la compatibilidad 5G. 3.4.- Para el presente litigio, se tiene que Colombiana de Comercio es una empresa local dedicada, entre otras actividades, a la importación y comercialización de dispositivos tecnológicos en Colombia, incluyendo teléfonos celulares marca Motorola, entre estos los productos infractores que se incluyen en el anexo 23 y sobre los que pesa la cautela peticionada; relieva que según el estudio de mercado realizado por la Compañía CounterPoint relativo a la comercialización de los Productos Infractores listados en el ANEXO 23, para el año 2022 las ventas totales de productos Motorola compatibles con 5G fueron de más de 14 millones de dólares, de los cuales hacen parte aquellos distribuidos por Colombiana de Comercio. 4.- Con auto del 7 de marzo de 20242, el juez de instancia denegó las cautelas rogadas luego de considerar que, conforme a lo expuesto en anteriores proveídos por esta Corporación, no resulta acertado que para proteger la licencia se impida la importación, exportación, comercialización de dispositivos que comercializa Lenovo con tecnología 5G, en la medida que frustrar las importaciones podría redundar en otros derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, afectar la libertad para ejercer actividades económicas de libre competencia en el mercado e igualmente vulnerar los derechos de los consumidores amparados bajo protección constitucional. 5.- Inconforme con lo resuelto la convocante interpuso recurso reposición y en subsidio apelación3.
La impugnación se sustentó en los argumentos que a continuación se compendian: 5.1.- Manifestó que las medidas suplicadas son apropiadas cuando se advierta la infracción de patentes esenciales SEPs, 2 Derivado 12 carpeta C01Principal Expediente Primera Instancia 3 Consecutivo 15 carpeta C01Principal Expediente Primera Instancia Exp. No. 004-2023-00508-02 Pág. 4 especialmente cuando el extremo pasivo carece de interés en obtener una licencia, que, aunque Ericsson tiene compromisos FRAND, esto no impide que solicite medidas cautelares en caso de incumplimiento, postura que ha sido respaldada por la jurisprudencia internacional y colombiana. 5.2.- Hizo mención de la decisión emitida por el Juzgado 5 Civil del Circuito de Bogotá, en el proceso que incoó su representada contra Apple Colombia S.A.S., también relievó la conclusión a la que arribó este Tribunal en una de sus salas de decisión civil sobre la cual el iudex se basó para su negativa, en ella se puntualizó que se encontraban acreditados los requisitos de legitimación, el derecho que Ericcson ostenta sobre la patente y que Apple estaba utilizando la patente, por lo que la juez de primer grado debía pronunciarse sobre la procedencia de cualquier otra medida previa.
Mencionó que en ese mismo sentido la Superintendencia de Industria y Comercio, reconoció la facultad de solicitar medidas cautelares en caso de infracción de SEPs, incluso cuando existiera un compromiso de licenciamiento FRAND, profiriendo decisiones a favor de Ericsson, distinguiendo su derecho a las cautelas cuando se observe la comercialización de productos sin la debida licencia. Aclaró que los compromisos adquiridos en FRAND, no implican una obligación absoluta de licenciar una SEP, esto con fundamento en la cláusula 6.1 de la política ETSI, la cual obliga a conceder licencias irrevocables únicamente bajo los términos FRAND, esto quiere decir que, si la propuesta de licencia no cumple con estos términos, no es forzosa su concesión por parte del titular de la SEP.
Sobre este ítem hace mención a que si bien Lenovo presentó una oferta de licenciamiento lo hizo por 0,23 USD por teléfono cuando la propuesta de Ericcson estaba en 5 USD e incluso ofrecieron un descuento del 1% quedando en 4 USD por dispositivo, valores que se asemejan a las demás licencias otorgadas en la industria de las telecomunicaciones. 5.3.- Agregó que contrario a lo señalado por el juez, las cautelas rogadas no afectan el derecho del consumidor a elegir libremente, dado que en el mercado colombiano existen alternativas a los productos infractores, en tanto tienen una amplia gama de opciones como: “Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, entre otros”, todas ellas con características similares, como la conectividad 5G y remata reflexionando que en todo caso de concederse la medida cautelar, el convocado a juicio tendría un lapso de tiempo para dar cumplimiento a la misma, es decir, hasta que se agoten los dispositivos objeto de cautela en el “stock”. 5.4.- Sostuvo que el juez de primer grado, actuó de forma incorrecta al denegar las cautelas impetradas, atendiendo que, la accionante ostenta la oportunidad de ejercer su derecho para proteger su patente, incluso bajo compromisos FRAND, especialmente ante la falta de interés de la requerida en negociar la concesión de la licencia. Afirma que Ericsson defendió su derecho exclusivo sobre la patente, basado en el ius prohibendi, que le otorga la facultad legal de Exp.
No. 004-2023-00508-02 Pág. 5 impedir que terceros comercialicen productos que infringen su patente, éste se encuentra establecido en el artículo 52 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y el Tribunal de la Justicia de la Comunidad Andina, ha indicado que el titular tiene una facultad negativa (ius prohibendi) que consiste en la facultad de impedir que terceros no autorizados realicen actos de disposición sobre la patente. 6.- Alkosto S.A., se pronunció4 sin embargo, no se tuvo en cuenta su misiva por ser extemporánea. 7.- El juez de primer grado en auto del 2 de julio de la misma con apego en que, respecto a las medidas cautelares, el funcionario de instancia, debe evaluar dos criterios fundamentales: el “fomus boni iuris” -apariencia de buen derecho- y “periculum in mora” –riesgo de perjuicio por la demora-.
El primero implica que el juez debe hacer una apreciación provisional, basada en un juicio de probabilidad sobre la existencia de un derecho, mientras que el segundo evalúa el riesgo de daños en la medida que no se adopte la medida cautelar de inmediato. calenda5, mantuvo lo resuelto Con esto, el operador judicial consideró que las medidas cautelares incoadas no son proporcionales, puesto que como ya ha advertido esta Corporación en antecedente jurisprudencial, las patentes de tecnología deben ser licenciadas, así las cosas, bloquear la importación o comercialización de dispositivos, como teléfonos celulares de Lenovo con tecnología 5G, podría tener efectos adversos en derechos de propiedad industrial, la competencia en el mercado y los derechos de los consumidores.
En ese orden, advirtió sobre la necesidad de tener plenamente probado que la demandada infringe la Reivindicación 13 de la Patente 36031 de Ericsson, a través de la importación, ofrecimiento en venta y venta de los Productos Infractores identificados en el anexo 23, no considera prudente decretar medida cautelar alguna o decisión de carácter oficioso.
De igual forma, concedió la alzada en el efecto suspensivo. 7.- Esta Corporación mediante providencia de data 1° de agosto de 20246, ordenó la devolución del expediente al juzgado de origen, dado que contra el auto que denegó la medida cautelar, el demandado solicitó aclaración y adición, recurso de reposición parcial y en subsidio incidente de nulidad, por lo que consideró prematura su resolución sin brindar el trámite pertinente a los pedimentos mencionados. 8.- De cara a lo pedido, el juzgador de primer grado en proveído de 17 de septiembre de 20247, negó la solicitud de aclaración y adición, requirió a los extremos procesales conforme a lo dispuesto en el 4 Abonado 23 carpeta C01Principal Expediente Primera Instancia 5 Folio digital 27 carpeta C01Principal Expediente Primera Instancia 6 Archivo digital 05 Sub-carpeta C04Tribunal Carpeta 02SegundaInstancia - Expediente Primera Instancia 7 Derivado 041 carpeta C01Principal Expediente Primera Instancia Exp.
No. 004-2023-00508-02 Pág. 6 artículo 3 de la ley 2213 y realizó control de legalidad concediendo el recurso contra el auto que negó las cautelas en el efecto devolutivo. II.- CONSIDERACIONES 1.- Sea lo primero decir que las medidas cautelares se destacan por “(…) su carácter eminentemente accesorio e instrumental, sólo busca reafirmar el cumplimiento del derecho solicitado por el demandante…”8 y, de manera preventiva, en ciertos casos, por fuera del proceso, antes o en el curso del mismo, siempre y cuando se reúnan ciertos requisitos.
Así mismo, propio resulta memorar que conforme lo tiene decantado la doctrina: “Según el Código que en este punto sigue a Calamandrei, las cauciones son medidas cautelares que previenen los efectos dañosos de ciertos actos procesales (…)”9 2.- En este contexto, se tiene que en virtud de lo establecido en el artículo 245 la Decisión 486 de 2000 se literaliza: “Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.
Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio”. A su vez el artículo 247 de la misma normatividad prevé: “Una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. La autoridad nacional competente podrá requerir que quien pida la medida otorgue caución o garantía suficientes antes de ordenarla.
Quien pida una medida cautelar respecto de productos determinados deberá suministrar las informaciones necesarias y una descripción suficientemente detallada y precisa para que los productos presuntamente infractores puedan ser identificados”. 3.- En relación con la propiedad industrial -modalidad del, cumple señalar que ésta ha sido reconocida como el conjunto de derecho de dominioderechos, limitados en el tiempo y en su contenido, que, de manera general, se otorgan o reconocen a una persona natural o jurídica, sobre invenciones, diseños industriales, signos distintivos, que habilitan a su titular, debidamente 8 (López Blanco, Hernán Fabio.
Procedimiento civil, tomo II, pág. 875. 9ª edición. Dupré Editores. Bogotá D.C., 2009) 9 Hernando Morales Molina, Curso de Derecho Procesal Civil, Parte General, novena edición, Editorial ABC, Bogotá, págs. 661 y ss Exp. No. 004-2023-00508-02 Pág. 7 registrado, a su directa o indirecta, pero exclusiva explotación y, además, a impedir o prohibir que un tercero las use sin su autorización -ius prohibendi-, cometido que contribuye a la transparencia del mercado.
Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha puntualizado: “El otorgamiento de la patente, acto constitutivo del derecho que el ordenamiento jurídico confiere a su titular, y del poder que le atribuye para impedir que los terceros exploten sin su consentimiento el invento protegido, presupone la verificación de la conformidad a derecho de la solicitud correspondiente (…)”10 Sin duda, “[e]n general se les concede una protección basada en un derecho de exclusividad sobre el bien inmaterial vinculado a la actividad, que presenta dos aspectos: el primero es positivo en el sentido de que sólo el titular puede llevar a cabo su explotación; en el segundo es negativo, ya que el titular puede impedir la utilización por parte de los demás. El monopolio que se otorga importa una restricción de la competencia, y por lo tanto es excepcional y limitado temporal y territorialmente.
(…)11 3.1.- Resulta procedente en este punto señalar que se entiende por invención: “el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico –y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”12 Esto mismo se simplifica en la conceptualización recogida por el artículo 1° de la Decisión 344, la que la define como aquellos productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología, que posean novedad, nivel inventivo, y sean susceptibles de aplicación industrial.” 13 4.- Entre los mecanismos de protección que se regulan en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, está la acción por infracción de derechos, que exige para su procedencia: una legitimación por activa, que descansa en el titular del derecho protegido o en sus causahabientes y aún el mismo Estado -situación ésta que se actualiza cuando la legislación interna expresamente lo autoriza; que se dirija –preventivamente- contra cualquier sujeto de derecho que potencialmente pueda desconocer las prerrogativas que le concede ésta especial regulación, teniendo, entonces, como objeto primordial resguardar los derechos derivados de la propiedad industrial, bien sea para prevenir, evitar o hacer cesar trasgresiones y, para obtener la indemnización de perjuicios. 10 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Proceso No. 157-IP-2005. 11 LORRENZETTI, Ricardo Luis. Tratado de los Contratos. Tomo III. Rubinzal-Culzoni Editores. Pág. 66. 12 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Sentencia de 21 de octubre de 2000. Proceso N° 21-IP-2000. Caso “ DERIVADOS DE BILIS HUMANA”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 631, de 10 de enero de 2001. 1313Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Sentencia de 14 de abril de 2005. Proceso N° 07- IP-2005. Patente de invención; “PROTECTOR DERMATOLOGICO. GEL PARA QUEMADURAS.” Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1203 de 31 de mayo de 2005. Exp. No. 004-2023-00508-02 Pág. 8 Al amparo de los anteriores fundamentos fácticos y jurídicos desciende esta Magistratura al examen de los reparos contra el proveído fustigado, en virtud de los cuales el juez a-quo denegó la solicitud de medidas cautelares, para lo cual liminarmente se desciende al examen de los elementos contemplados en el artículo 247 de la Decisión 486 de 2000.
Así las cosas, tenemos que una medida cautelar sólo se ordenará cuando el interesado acredite: i). La legitimación en la causa para actuar; ii). La existencia del derecho infringido; y, iii). Se presenten pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. En ese orden, se resalta que la intención del aquí solicitante es detener la violación a sus derechos sobre la patente 36031, por medio de las cautelas con el fin que se decrete el cese de los actos de infracción, la demanda no contiene pretensiones económicas por lo que no se pretenderá la indemnización de perjuicios.
Sobre esa temática, el artículo 238 de la misma normatividad, establece: “[e]l titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción”. 4.1.- Respecto al primer elemento, esto es, la legitimación para actuar, tópico que desde el albor tenemos que se encuentra cumplido, en la medida que de conformidad con los artículos 238 y ss. de la citada decisión, el titular de un derecho protegido en virtud de tales disposiciones puede pedir a la autoridad nacional competente se ordenen medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.
En este caso, se comprobó que la sociedad accionante es titular de la patente de invención con certificado No. 36031, para la creación titulada: “MÉTODO DE OBTENCIÓN DE SUBINDICE DE PORTADORA PARA INDICACIÓN DE COMBINACIÓN DE COMPONENTES APLICADA A LA SEÑAL DE REFERENCIA CSI-RS”, según acto administrativo No. 44717 del 10 de septiembre de 2019 expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio14, cuya reivindicación No. 13 corresponde a: “Un método para obtener, en un dispositivo inalámbrico (105) de una red de comunicación inalámbrica (100), una indicación de un recurso de señal de referencia en la red de comunicación inalámbrica (100), comprendiendo el método: recibir (S2405) una indicación, desde un nodo de red (110), de una combinación de una pluralidad de componentes contenidos en uno o más bloques de recursos físicos de una ranura; y utilizando (S2410) la combinación indicada de uno o más componentes para un recurso de señal de referencia, en el que el bloque de recursos físicos abarca una pluralidad de subportadoras, y en el que indicar la combinación de uno o más componentes incluye indicar uno o más índices de subportadora, en el que la indicación de uno o más índices de subportadora incluye 14 Anexo 9, folios 112 y ss. 002Anexos.pdf, cuaderno principal Exp.
No. 004-2023-00508-02 Pág. 9 un mapa de bits, y en donde cada bit en el mapa de bits corresponde únicamente a un índice de subportadora y un bit establecido en el mapa de bits indica que un componente ubicado en un índice de subportadora correspondiente al bit establecido es parte de la combinación de uno o más componentes usados para el recurso de señal de referencia.”15 Modificada voluntariamente, según el instrumento rotulado como: P-17005 - Reivindicaciones Modificadas – 7 de octubre de 2019, así: “Un método para obtener, en un dispositivo inalámbrico (105) de una red de comunicación inalámbrica (100), una indicación de un recurso de señal de referencia en la red de comunicación inalámbrica (100), comprendiendo el método: recibir (S2405) una indicación, desde un nodo de red (110), de una combinación de una pluralidad de componentes contenidos en uno o más bloques de recursos físicos de una ranura; y utilizar (S2410) la combinación indicada de uno o más componentes para un recurso de señal de referencia, en el que el bloque de recursos físicos abarca una pluralidad de subportadoras, y en el que indicar la combinación de uno o más componentes incluye indicar uno o más índices de subportadora, en el que la indicación de uno o más índices de subportadora incluye un mapa de bits, y en donde cada bit en el mapa de bits corresponde únicamente a un índice de subportadora y un bit establecido en el mapa de bits indica que un componente ubicado en un índice de subportadora correspondiente al bit establecido es parte de la combinación de uno o más componentes usados para el recurso de señal de referencia.”16 Patente que valga la pena señalar, se encuentra vigente según el certificado No. 36031 citado, hasta el 7 de diciembre de 2037.
De modo que sin mayores disquisiciones el primer requisito aludido se encuentra acreditado. 4.2.- Por otro lado, en lo que toca a la existencia del derecho infringido, exigencia que se vincula a la presentación de pruebas que permitan “presumir razonablemente” la comisión de la infracción o su inminencia, tenemos que Telefonakyiebolaget LM Ericsson (Publ) aportó, entre otros, las siguientes experticias o elementos técnicos a su solicitud: 4.2.1.
Dictamen pericial17 rendido por el Ingeniero Electrónico Daniel Jaramillo Ramírez18, en el que afirmó: “11. Como resultado de mi análisis, puedo concluir que la Reivindicación No. 13 de la patente 36031 es esencial al estándar 5G (Especificaciones Técnicas 3GPP TS 38.211 V15.8.0, 3GPP TS 38.214 V15.110 y 3GPP TS 38.331 V15.11.0). Es decir, si un dispositivo móvil cumple con el estándar 5G, necesariamente va a caer dentro del alcance de la Patente 36031 al tenor de la reivindicación No. 13”19 15 Página 116 Derivado 002 carpeta C01Principal Expediente Primera Instancia 16 Página 122 Derivado 002 carpeta C01Principal Expediente Primera Instancia 17 fls. 291 y ss. consecutivo 002 carpeta C01Principal Expediente Primera Instancia 18 Magister en Ingeniería Electrónica con énfasis en Telecomunicaciones y Doctor de la Escuela de Ingenieros Supélec en París –Francia-. 19 Página 295 derivado 002 carpeta C01Principal Expediente Primera Instancia Exp.
No. 004-2023-00508-02 Pág. 10 4.2.2.- Y dictamen pericial20 elaborado por el Ingeniero Electrónico Juan Manuel Wilches Durán21, en el que se indicó: -página 674 folio digital 002 carpeta C01Principal Expediente Primera Instancia- Más adelante se dijo: “De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), “El proceso de estandarización de cada generación de redes inalámbricas es una tarea continua en la que una familia de estándares es acordada por la industria con el fin de cumplir con ciertas especificaciones, permitiendo la conectividad global y las economías de escala.
Un agente principal en el proceso de estandarización es el 3GPP (3rd Generation Partnership Project)”. El 3GPP es una plataforma de actividad colaborativa entre las Organizaciones de Desarrollo de Estándares (SDOs) que la conforman, y en la que participan todos los agentes de la industria móvil, incluyendo fabricantes de equipos y dispositivos quienes son catalogados como Miembros Individuales y tienen el compromiso de soportar al 3GPP, contribuir técnicamente o de otra manera a alguno de los Grupos de Especificaciones Técnicas dentro del alcance del 3GPP, y a utilizar los resultados del 3GPP.
Dentro de esta categoría se encuentra a Ericsson y Lenovo como participantes del 3GPP. En el proceso adelantado para la definición de estándares en el sector TIC, son los participantes quienes promueven el desarrollo de dichos estándares al proponer la inclusión de lo que cada uno de ellos considera son las mejores metodologías, tecnologías o soluciones técnicas, creadas por ellos mismos con base en una serie de recursos humanos y financieros dedicados al diseño de estos elementos a través de sus actividades de investigación y desarrollo.
La inclusión de patentes en el desarrollo de estándares es común en la actualidad, debido a que contribuye a mejorar las prestaciones de las TIC, logra una mejor relación costobeneficio para la tecnología, mejorando la conectividad y la interoperabilidad. De acuerdo con la Comisión Europea, el 90% de las patentes esenciales están relacionadas con tecnologías de comunicaciones (4G, 5G, Wi-Fi, entre otros).
Las 20 fls. 634 y ss. abonado 002 carpeta C01Principal Expediente Primera Instancia 21 Especialista en Gestión Pública y Magister en Administración de Negocios. Exp. No. 004-2023-00508-02 Pág. 11 patentes esenciales asociadas con tecnologías de redes móviles, así como las de estándares de comunicación de corto alcance como Wi-Fi y NFC que también se encuentran en los dispositivos móviles, son objeto de pago de regalías.
Adicionalmente, un estándar de este tipo puede estar conformado por miles de contribuciones técnicas, cada una de ellas enmarcada en una patente, y una multiplicidad de ellas se implementa en un mismo dispositivo (Por ejemplo, un teléfono móvil o un vehículo). El mercado más grande de licenciamiento de patentes esenciales de estándares es el de teléfonos móviles.
Con el fin de proveer la interoperabilidad necesaria para la industria de telecomunicaciones, tanto fabricantes como operadores otorgan una gran importancia al cumplimiento de los estándares y normas técnicas definidas por ellos mismos a través de los procesos y el trabajo conjunto en las SDOs. De acuerdo con la GSMA, “En el desarrollo y producción de teléfonos inteligentes para consumidores, por ejemplo, los fabricantes invierten una gran cantidad de tiempo y esfuerzo para asegurar que sus teléfonos inteligentes operan conforme las especificaciones del 3GPP y que funcionan correctamente (…), así como se aseguran que sus teléfonos inteligentes están igualmente certificados”.
La certificación es una evaluación realizada por un tercero o por el mismo fabricante relacionada con productos, procesos, sistemas o personas. La certificación o declaración de conformidad de un equipo o dispositivo es la confirmación de que el equipo cumple con los requisitos establecidos, normalmente a través de evidencia tal como reportes de pruebas técnicas de laboratorio o en campo, a través de las que se verifica este cumplimiento.
Si se trata de estándares voluntarios, la certificación puede ser utilizada por fabricantes para soportar la comercialización de sus equipos. Dado el alto nivel de innovación existente en la industria de telecomunicaciones, se han diseñado distintos mecanismos de certificación de conformidad agrupados en tres tipos de procedimientos principales: certificaciones regulatorias, certificaciones de industria y certificaciones de operador.
De acuerdo con lo descrito por la GSMA, las dos organizaciones de certificación más utilizadas en la industria móvil son GCF y PTCRB, y la certificación GCF es utilizada en la mayor parte del mundo, por lo que puede ser considerado un organismo de certificación global. La certificación GCF incluye la certificación de las funcionalidades base de los dispositivos para garantizar la interoperabilidad basada en las especificaciones técnicas desarrolladas en el marco del 3GPP, generando así la confianza en que el dispositivo cumple con las expectativas de los clientes en términos de acceso e interacción con la red. Las pruebas utilizadas para soportar la certificación GCF están descritas en lo que GCF denomina los “Criterios de Certificación” e incluye requerimientos relativos a las distintas tecnologías móviles.
De acuerdo con lo descrito por GCF, para la generación de los Criterios de Certificación, hay una amplia participación de operadores, fabricantes y la industria de pruebas. Se verificó la existencia de certificados de conformidad para diez (10) dispositivos marca MOTOROLA a partir del listado de modelos entregado por Ericsson. Asimismo, se validó que estos dispositivos contaran con certificado de homologación de la CRC para su comercialización y operación en Colombia.
Con base en los resultados de dicha consulta es posible concluir que los diez dispositivos considerados pueden comercializarse y operar en las redes de telecomunicaciones móviles en Colombia. (…)”.22 4.3.- Acorde con lo anterior, las experticias arrimadas permiten presumir razonablemente la existencia del derecho a favor de Ericcson, mírese que el perito Daniel Jaramillo Ramírez, concluyó de 22 fls. 676 a 679 folio digital 002 carpeta C01Principal Expediente Primera Instancia Exp.
No. 004-2023-00508-02 Pág. 12 manera contundente que “[l]a Reivindicación No. 13 de la patente 36031 es esencial al estándar 5G ( )” (subrayado propio). Por su parte el experto Juan Manuel Wilches Durán, de una manera más amplia explicó que “[u]n agente principal en el proceso de estandarización es el 3GPP (3rd Generation Partnership Project)” (subrayado del despacho), resaltó que “[e]l 3GPP es una plataforma de actividad colaborativa entre las Organizaciones de Desarrollo de Estándares (SDOs) que la conforman, y en la que participan todos los agentes de la industria móvil, incluyendo fabricantes de equipos y dispositivos quienes son catalogados como Miembros Individuales y tienen el compromiso de soportar al 3GPP, contribuir técnicamente o de otra manera a alguno de los Grupos de Especificaciones Técnicas dentro del alcance del 3GPP, y a utilizar los resultados del 3GPP.
Dentro de esta categoría se encuentra a Ericsson y Lenovo como participantes del 3GPP.” (subrayado fuera de texto original) entonces, “De acuerdo con lo descrito por la GSMA, las dos organizaciones de certificación más utilizadas en la industria móvil son GCF y PTCRB, y la certificación GCF es utilizada en la mayor parte del mundo, por lo que puede ser considerado un organismo de certificación global.
La certificación GCF incluye la certificación de las funcionalidades base de los dispositivos para garantizar la interoperabilidad basada en las especificaciones técnicas desarrolladas en el marco del 3GPP, generando así la confianza en que el dispositivo cumple con las expectativas de los clientes en términos de acceso e interacción con la red. Las pruebas utilizadas para soportar la certificación GCF están descritas en lo que GCF denomina los “Criterios de Certificación” e incluye requerimientos relativos a las distintas tecnologías móviles.” (resaltado ajeno).
Pese a que el tema puesto a consideración de esta oficina judicial resulta ser técnico, las argumentaciones dadas por los auxiliares de la justicia en sus dictámenes periciales, permiten colegir al suscrito Magistrado que en este caso, ya que la convocada a juicio se pronunció de manera extemporánea y la sanción a esa conducta sólo permite estudiar los medios de prueba que arrima su contraparte, tenemos que Lenovo en su calidad de propietario de Motorola Mobility Holdings en los 10 dispositivos móviles reseñados en el “Anexo23” está haciendo uso de la patente 36031 que resulta esencial al estándar 5G a tal punto de contar con la certificación GCF la cual incluye la autenticación de las funcionalidades base de los dispositivos para garantizar la interoperabilidad basada en las especificaciones técnicas desarrolladas en el marco del 3GPP, éste último como un agente principal en el proceso de estandarización y, siendo compromiso de Lenovo contribuir utilizando los resultados del 3GPP, es decir, que el 5G que se encuentra certificado para cada uno de los equipos, hace parte de ese proceso 3GPP y así se está ofertando por la llamada a juicio en los 10 teléfonos celulares sobre los cuales se pretende el decreto de la medida cautelar, quedando así acreditada la existencia del derecho infringido con pruebas que logran hacer presumir razonablemente la comisión de ésta, como lo exige la norma. 5.- Ahora, no puede perderse de vista que por lo hasta aquí expuesto, estamos frente a la presunción razonable de la comisión de una infracción de patentes a cargo de Lenovo, empero, ésta no fue convocada a este juicio y, por ende, inane sería cualquier orden o pronunciamiento en este escenario.
No empece lo anterior, cuando hablamos infracción a Exp. No. 004-2023-00508-02 Pág. 13 derechos de propiedad industrial, en lo que tiene que ver con patentes, el precepto 52 de la Decisión 486 de 2000, nos enseña: “La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos: a) cuando en la patente se reivindica un producto: i) fabricar el producto; ii) ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines; y, b) cuando en la patente se reivindica un procedimiento: i) emplear el procedimiento; o ii) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento.” Si esto es así, tenemos que la patente 36031 de manera muy general puede entenderse como: un método para obtener en un dispositivo inalámbrico una red de comunicación inalámbrica, ello nos ubica en el literal b) de la anterior disposición, la cual en su numeral ii) nos dirige a los actos indicados en el ordinal a), éste a su vez cataloga en su ordinal ii) el ofrecer en venta, vender, usar el producto o importarlo, siendo evidente que Colombiana de Comercio S.A. y/o Alkosto S.A., catalogado como un tercero, en su calidad de Distribuidor, importa, ofrece en venta y vende los 10 productos acusados en éste líbelo cautelar. 5.1.- Además de lo anterior, considera pertinente esta sala unitaria destacar de lo expuesto en la pericia realizada por Juan Manuel Wilches Durán, cuando éste dijo: “En el caso de Colombia, a diciembre de 2022, las conexiones a internet móvil en tecnología 4G representan el 85,3% del total, alcanzando 34,2 millones de accesos, mientras que las tecnologías 2G y 3G tienen una tendencia decreciente desde hace algunos años y un decrecimiento de 24,9% durante 2022. 4G es la única tecnología con una tendencia positiva de crecimiento en el país, duplicando la cantidad de conexiones entre 2019 y 2022.
Desde 2020 se han llevado a cabo pilotos de pruebas de la tecnología 5G en el país, y el gobierno nacional, a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, tiene previsto realizar la subasta de espectro para el despliegue de tecnologías 5G en diciembre 2023, lo que sugiere que estas tecnologías se empezarán a utilizar en el país desde 2024.” (resaltado del Despacho).
Esa reflexión, permite concluir a este estrado, que al menos para la calenda en que se interpuso la demanda y se peticionó el decreto de las medidas preventivas, no se encontraban disponibles las conexiones a internet móvil en tecnología 5G en Colombia, sin embargo, resulta menester traer a colación lo dicho por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sobre quien es considerado infractor de derechos de propiedad industrial, al respecto enseñó: “(i) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.
Exp. No. 004-2023-00508-02 Pág. 14 (ii) Cualquier persona que con sus actos pueda, de manera inminente, infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, pues no es necesario que la infracción se verifique, sino que basta que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos”23 (negrilla propia).
En ese orden de ideas, tratándose de infracción de patentes en propiedad industrial, evidente es que como también señala el canon 245 de la Decisión Andina 486 del 2000 el titular de un derecho de propiedad industrial podrá solicitar la práctica de medidas cautelares “[c]on el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.” (resaltado fuera de texto original) y, al no estar debidamente acreditado, al menos para el momento de la interposición de la acción el uso de redes 5G en Colombia, sí se probó la titularidad del demandante sobre la patente en este territorio nacional y la infracción que se generaría con los 10 equipos relacionados en el Anexo 23: “Motorola ThinkPhone (Modelo XT23092), Motorola Razr 40 Ultra (Modelo XT2321-1), Motorola Razr 40 (Modelo XT2323-1), Motorola Edge 40 (Modelo XT2303-2), Motorola Edge 30 Ultra (Modelo XT2241-2), Motorola Edge 30 Fusion (Modelo XT2243-1), Motorola Edge 30 Neo (Modelo XT2245-1), Motorola Edge 30 Pro (Modelo XT22101-1) y Moto G200 (Modelo XT2175-1)”, una vez entre en total funcionalidad la red 5G al no contar con la correspondiente licencia por parte de Ericcson en este país. 6.- Decantado lo anterior, sin duda, el decreto de las medidas cautelares en asuntos de esta índole, está supeditado a que el juez de conocimiento pueda constatar que la petición sea seriamente indicativa de la comisión o la inminencia de las conductas que se enuncian como infractoras y, además, que el material probatorio que hasta ese entonces se haya recaudado, respalde esa narración y si bien esa temática puede mutar a propósito de la defensa del sujeto sobre el que recaen las respectivas cautelas, la norma comunitaria previó que el administrador de justicia puede, si a bien lo considera, fijar una caución suficiente que prevenga los efectos dañosos que pueda generar la orden a impartir.
Ahora, es importante resaltar que si el juez de instancia en el ejercicio de sus atribuciones considera necesaria la fijación de una caución o garantía previo al decreto de las medidas cautelares a tono con lo dispuesto en el artículo 247 de la citada Decisión Regional, también lo es que éstas sólo pueden circunscribirse a aquellas establecidas en el precepto 246 ibídem, lo anterior comoquiera que la norma comunitaria es prevalente. 7.- En torno a lo que viene de anotarse, se revocará el proveído recurrido en alzada, mediante el cual se negó las cautelas solicitadas.
En su lugar se ordenará al juez de primer grado, que tome las determinaciones del caso acorde con lo establecido en los pluricitados 23 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 6 de mayo de 2022, interpretación prejudicial 140-IP-2021, M.P. Hernán Rodrigo Romero Zambrano Exp. No. 004-2023-00508-02 Pág. 15 artículos 246 y 247 de la Decisión 486 de 2000.
Sin condena en costas, al no encontrarse causadas. III. DECISIÓN Por lo expuesto, el Magistrado Sustanciador del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C.,
RESUELVE
1.- REVOCAR el auto del 7 de marzo de 2024, proferido en el Juzgado 4o Civil del Circuito de Bogotá, por lo expuesto en la parte considerativa de este proveído; en su lugar, ORDENAR al juzgado de primer grado impartir el trámite correspondiente acorde con lo establecido en los artículos 246 y 247 de la Decisión 486 de 2000. 2.- Sin condena en costas, ante la prosperidad del recurso. 3.- Devuélvase el expediente al Juzgado de origen para lo de su competencia.
NOTIFÍQUESE JORGE EDUARDO FERREIRA VARGAS MAGISTRADO