TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SALA SÉPTIMA CIVIL DE DECISIÓN Magistrado Ponente ÓSCAR FERNANDO YAYA PEÑA Bogotá, seis de noviembre de dos mil veinticinco (Discutido en salas ordinarias virtuales de 29 de octubre y 5 de noviembre de 2025, aprobado en esta última) 11001 3103 008 2004 00567 05 Ref. Proceso ordinario de infracción marcaria de Procaps S.A. contra Global Candy Ltda. y Miguel Alonso Zamora Rodríguez.
Llamadas en garantía: Mederer GMBH y Trolli Ibérica S.A. Litisconsorte necesario por activa: Comestibles Aldor S.A.S. Se deciden los recursos de apelación que formularon Procaps S.A., Global Candy Ltda., Miguel Alonso Zamora Rodríguez, Mederer GMBH y Trolli Ibérica S.A. contra la sentencia que el 13 de diciembre de 2019 profirió el Juzgado 28 Civil del Circuito de Bogotá, en el proceso ordinario de la referencia.
ANTECEDENTES 1. LA DEMANDA1. En su condición de titular de las marcas figurativas nos. 2811102, 2811153 y 2811164 de la clase 30 internacional de Niza, pidió la libelista: i) se declare que Global Candy Ltda. y el señor Miguel Alonso Zamora Rodríguez infringieron sus derechos marcarios; ii) que, en consecuencia, se ordene a los demandados: a. no usar las marcas que registró la demandante; b. cerrar los establecimientos de los opositores que trasgredan los derechos de propiedad industrial invocados; c. retirar del comercio los productos de los demandados que imiten las marcas figurativas realzadas; d. abstenerse de importar a Colombia mercancías que contengan los signos distintivos de titularidad de la demandante; iii) condenar a la parte pasiva a pagar “los perjuicios causados, en la cuantía que se determine 1 Pág. 21 a 29 PDF “Cuaderno Físico Sin Número”. 2 3 4 OFYP ZZ 2004 00567 05 1 parcialmente con fundamento en los factores establecidos en la Decisión” Andina 486 de 2000 y iv) en subsidio de la pretensión iii, si “los demandados impidan la determinación de los beneficios que han obtenido o debido obtener con la comisión de la infracción, rogamos tener por cierto, como lo estimamos, que han sido hasta la fecha de presentación de esta demanda” en $3.000’000.000.
Procaps S.A. señaló que es titular de varios registros marcarios con los que identifica productos de gomas de dulce; que los demandados Global Candy Ltda. y el señor Miguel Alonso Zamora Rodríguez, utilizan sin autorización las marcas figurativas nos. 281110, 281115 y 281116 de titularidad de la demandante, para distinguir en el mercado productos de gomas de dulce.
Agregó que su contraparte insertó en sus productos “signos prácticamente idénticos a los registrados” a nombre de Procaps S.A. en lugares como almacenes de cadena, confiterías etc., en cantidades “industriales o relativamente considerables”, pues, “hay identidad o un grado de similitud muy cercano a la identidad”.
2. LA OPOSICIÓN (pág. 39 a 58, PDF C. 1 Tomo II). Global Candy Ltda. y Miguel Alonso Zamora Rodríguez excepcionaron a través de apoderado común: “prescripción de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial”; “notoriedad de la marca Trolli en cabeza del grupo Mederer”; “no uso de las marcas figurativas” a que se refiere la demanda y “prejudicialidades”.
Las demandadas adujeron que la acción de marras ya prescribió porque Procaps S.A. distribuyó, desde hace más de dos años en Colombia, los productos de gomas de mascar que fabrican Mederer GMBH y Trolli Ibérica S.A.; que Trolli es una marca notoria internacional cuyo titular es Mederer GMBH; que las marcas figurativas a que se refiere la demanda están afectadas por no uso (art. 165, D.A.5 486 de 2000); que la demandante confesó el uso de marcas mixtas en las cuales el signo sobresaliente es Trolli y no el signo figurativo y que hay prejudicialidad porque están en curso procesos judiciales, entre las mismas partes, por competencia desleal y cancelación marcaria por no uso.
3. LOS LLAMAMIENTOS EN GARANTÍA (C. 9). Global Candy Ltda. y el señor Zamora Rodríguez llamaron en garantía a Trolli Ibérica S.A. y Mederer GMBH, con fundamento en que dichas sociedades mercantiles fabrican en Europa los productos E.Frutti que el extremo pasivo alega distribuir en Colombia. 3.1 Frente a la demanda principal, Mederer GMBH y Trolli Ibérica S.A. formularon, por medio de apoderado común, las mismas excepciones de Global Candy Ltda. y el señor Miguel Alonso Zamora Rodríguez (ver no. 2° de los antecedentes). 5 Decisión Andina.
OFYP ZZ 2004 00567 05 2 3.2 Mederer GMBH y Trolli Ibérica S.A. no se opusieron al llamamiento en garantía. 4. Por auto de 12 de julio de 2016 el juez a quo vinculó a Comestibles Aldor S.A.S., como litisconsorte necesario por activa.
5. EL FALLO APELADO (pág. 132 a 154 PDF C.1 Tomo II). El juzgador a quo decidió, entre otras cosas, acceder parcialmente a las pretensiones6; declaró que los demandados y llamados en garantía infringieron los derechos de propiedad industrial de Procaps Ltda.; ordenó el cese de las infracciones; condenó en costas a los demandados y desestimó las demás pretensiones de la demanda. 5.1 Sostuvo que se satisface el presupuesto de legitimación en la causa por activa y pasiva en cuanto Procaps S.A. y Comestibles Aldor S.A. acreditaron ser titulares de las marcas objeto de infracción (nos. 281110, 281115 y 281116) y que los demandados “usan los productos” a que se atribuye la presunta infracción (e. frutti Neon Worms, e. frutti Gummi Bears y e. frutti Strawberry Kiss).
Agregó que la titularidad marcaria se acreditó con las certificaciones que emitió la Superintendencia de Industria y Comercio, en la que se confirieron múltiples derechos marcarios a la parte actora y a su litisconsorte necesario por activa. 5.2 Que sobre “la marca distinguida con el certificado no. 281110, se acompañó un empaque donde se detalla: (i) el nombre de “Trolli Gummi Candy, Classic Bears”, (ii) un oso color café acompañado de dos ositos color caqui, uno al lado de la pata izquierda; el otro, a mano derecha; uno morado, verde, y zanahoria al pie derecho, (iii) una flor azul en la mano derecha y otra blanca y azul al lado del oso posado a mano derecha, y (iv) el fondo de árboles verdes (fl.40).
El empaque de la [parte] demandada se avizora: (i) el nombre de “e frutti Gummi Bears”, (ii) un oso color café acompañado de dos ositos color caqui, uno al lado de la pata izquierda; el otro, a mano derecha; uno morado, verde, y zanahoria al pie derecho, (iii) una flor azul en la mano derecha y otra blanca y azul al lado del oso posado a mano derecha”. 6 Parte resolutiva: “PRIMERO: Declarar no probadas las excepciones de mérito propuestas por los demandados.
SEGUNDO: Declarar que las sociedades GLOBAL CANDY LTDA., MIGUEL ALFONZO ZAMORA y las llamadas en garantía MEDERER GMBH y TROLLI IBERICA S.A., infringieron los derechos de propiedad industrial de las marcas figurativas registradas a nombre de la sociedad PROCAPS S.A., correspondientes a los certificados Nos. 281110 y 281116 expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, con soporte en los argumentos expuestos en la parte motiva.
TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, ordenar a los demandados que retiren de todos los circuitos comerciales cualquier tipo de dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería, que estén marcados con las marcas figurativas identificadas con los certificados números 281110 (oso) y 281116 (gusanos), que no se hayan retirado como consecuencia de las medidas cautelares decretadas mediante auto de 13 de marzo de 2006 (fl. 44 C-4), modificado por la providencia emitida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá el 27 de abril de 2007 (fls. 50-56, C5), y que en lo sucesivo se abstengan de usar para identificar sus productos las marcas cuyo titular sea la demandante PROCAPS S.A. o su litisconsorte por activa Comestibles Aldor S.A.S., a quien la actora le transfirió sus derechos marcarios.
Así mismo, se les prohíbe que en lo sucesivo importen productos identificados con las marcas vigentes y registradas de propiedad de PROCAPS S.A. o Aldor S.A.S., a las que aquí se hizo referencia, salvo que medie autorización expresa.
CUARTO: Declarar probada la objeción por error grave al dictamen rendido por el perito señor Omar Leonardo Murcia Ángel.
QUINTO: Negar las restantes pretensiones por las consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEXTO: Condenar en costas a los demandados. Se fija como agencias en derecho la suma de $3.000.000,00.
SÉPTIMO: Decretar el levantamiento de las medidas cautelares practicadas en este asunto.
OCTAVO: Decretar la terminación del proceso y disponer el archivo de las presentes diligencias en su oportunidad”. OFYP ZZ 2004 00567 05 3 Que en punto al “producto distinguido con el certificado 281116, en el empaque se distingue: (i) el nombre de "Trolli Neón Squiggles Gummi Candy" (ii) figuran tres culebras con tres colores, verde-rojo, y verde claro y oscuro (iii) cada culebra tiene gafas y (iv) usan gorras azul, roja y morada.
En la envoltura de la [parte] demandada se observa: (i) el nombre de “e. frutti Neón Worms” (ii) figuran tres culebras con tres colores, verde-rojo, y verde claro y oscuro (iii) cada culebra tiene gafas y (iv) usan gorras azul, roja y morada”. 5.3 Resaltó que al cotejar las marcas figurativas nos. 281110 y 281116 de los demandantes, así como los signos que presentan los productos de los demandados, se concluye que tiene similares rasgos; que “los osos y culebras son idénticos, tienen los mismos colores y aditivos” y que los signos que utilizaron los demandados para distinguir sus productos carecen de distintividad.
Agregó que hay un alto riesgo de confusión para los consumidores, por cuanto el objeto social de las compañías en contienda es la venta, compra, exportación y distribución de dulces; que “la confusión de la que se viene haciendo alusión encaja en la similitud ideológica”, la cual impide diferenciar estos bienes. Añadió que, durante la práctica de medidas cautelares de 20 de julio de 2008, se hallaron múltiples productos de gomas de dulce de los demandados con los signos figurativos de “tres gusanos con gafas y gorra”, así como de osos y oseznos a los que se hizo referencia previamente y que, es notorio que “los productos que presentan similitud han sido usados por los demandados quienes los han puesto en circulación en diferentes establecimientos de comercio” en Colombia. 5.4 Afirmó que “el despacho no encuentra probado respecto del producto distinguido con el certificado no. 281115 y usado por la demandada con el nominativo «e.frutti STRAWBERRY» [la alegada] infracción comoquiera que no se adosó ninguna prueba para demostrar algún grado de parecido o similitud entre sus elementos”. 5.5.
El fallador a quo despachó de forma adversa las excepciones de mérito con soporte en que: El litigio no versó sobre la marca Trolli, sino sobre signos figurativos de titularidad de la parte; que es inocua la defensa que alega el no uso de las marcas en comento, porque es el registro marcario el que confiere el derecho y que, para la data de radicación de la demanda, “las tres marcas figurativas ya referidas tenían como titular registrado a la demandante Procaps S.A. (fl.19, 22 y 26 Cdno de medidas), y las tres para ese momento, tenían vigencia desde el 30 de abril de 2004 hasta el 30 de abril de 2014”.
Añadió que “si lo anterior no fuera suficiente, debe tenerse en cuenta que, al día de hoy los registros marcarios contentivos de las imágenes del oso y los gusanos, OFYP ZZ 2004 00567 05 4 siguen vigentes y registradas hasta el año 2024, de donde se sigue que a la fecha de presentación de la contestación de la demanda -28 de marzo de 2008- esas marcas seguían vigentes y en cabeza del titular Procaps S.A., motivo por el cual la última de las excepciones también será denegada”. 5.6 La sentenciadora desestimó los reclamos resarcitorios que efectuó la demandante con fundamento en el artículo 243 de la D. A. 486 de 2000, ante la ausencia de demostración de la cuantía de los perjuicios. 5.6.1 Que con su dictamen, el experto Omar Leonardo Murcia Ángel “intentó cuantificar los beneficios obtenidos por el infractor, pero el perito admitió que no es fácil pues la parte demandada no allegó información contable”; que el auxiliar tuvo en cuenta “la cantidad de unidades distribuidas por las empresas españolas a los demandados, para intentar calcular cuánto pudo haber obtenido entre el 31 de diciembre de 2003 y el 31 de diciembre de 2006.
Así, calculó que el beneficio obtenido por el osito (fl. 331) ascendió para el 31 de octubre de 2016 (ya indexados) a la suma de $18.443.994”. Añadió que en el peritaje se trató de determinar, conforme el literal C del artículo 243 de la D. A. 486 de 2000, la indemnización equivalente al “precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual”; que, en esa labor tuvo en cuenta la información allegada por el revisor fiscal de Procaps S.A. y que, en rigor, las operaciones matemáticas que efectuó el perito no arrojan “una suma determinada que sirviera de base al objeto de este escenario, cual era calcular el valor de una licencia”. 5.6.2 Se declaró probada la objeción por error grave que la parte demandada formuló contra el peritaje del señor Murcia Ángel; que, en virtud de la jurisprudencia de la CSJ (sent. de 9 de junio de 2010.
R. 1999 02191), para que las certificaciones que expiden los revisores fiscales sean válidas es menester que gocen de algún respaldo, comprobante y demás requisitos legales relativos a la contabilidad. Añadió que, “así las cosas, es claro que el simple certificado del revisor fiscal de la” sociedad demandante “resulta insuficiente, mayormente porque no indican en cuál Cámara de Comercio se encuentran registrados los libros de contabilidad; además, los documentos de marras no vienen acompañados de los comprobantes internos y externos que den certeza de las operaciones mercantiles.
Dicho con otras palabras, no se sabe si en verdad las operaciones ingresaron al tráfico jurídico”. Que las operaciones sobre lucro cesante del perito Murcia Ángel “devienen estériles en la medida en que, está partiendo de una información incompleta, de suerte que no es posible otorgarle mérito probatorio”, pues, no es obligatorio per se aceptar las conclusiones de ese estudio y que “al no haber elemento probatorio alguno capaz OFYP ZZ 2004 00567 05 5 de cuantificar los perjuicios, es claro que la pretensión indemnizatoria tiene que ser negada”.
6. LOS RECURSOS DE APELACIÓN. 6.1 Procaps S.A formuló y sustentó los siguientes reparos: a) Insistió en que se infringió la marca figurativa con certificado no. 281115, ya que, se demostró con el empaque del producto de los demandados intitulado e. frutti strawberry la infracción derivada ante la similitud que presenta al compararlo con los derechos marcarios de la demandante. b) Alegó que es un yerro de la sentencia acoger la objeción por error grave contra el dictamen del señor Omar Leonardo Murcia Ángel, porque se restó validez a ese estudio pericial pese a ser “útil el certificado [del revisor fiscal de Procaps S.A.] en las dimensiones objetivas en que fue presentado el dictamen”.
Que el experto Murcia Ángel incluyó en su peritaje “dos escenarios de indemnización” enmarcados en el artículo 243 de la D.A. 486 de 2000; que el primer escenario tomó como sustento información que suministro Trolli Ibérica S.A. “frente a las unidades importadas para Colombia por Global Candy Ltda”; que esa información le permitió calcular el monto de la indemnización que ha de sufragar el extremo pasiva y que la pericia se cimentó, por igual, en documentos de demandantes y demandados.
Agregó que “dentro de los anexos del dictamen también se encontraban los respectivos soportes en medio digital CD en formato Excel con soportes de los certificados y de las conclusiones del dictamen”. 6.2 LOS APELANTES: Global Candy Ltda., Miguel Alonso Zamora Rodríguez, Mederer GMBH y Trolli Ibérica S.A. plantearon: a) Que en el expediente no obra prueba de que los apelantes hubiesen lesionado los derechos de propiedad industrial de Procaps S.A. y que, en consecuencia, es menester revocar las múltiples órdenes que se les dieron con la sentencia apelada (v.gr. retiro de productos, prohibición de importación de productos con signos distintivos registrados por los demandados, etc.).
Agregaron que las marcas nos. 281116 y 281110 se encuentran en estado “vencida - caducada” o “cancelada”, lo que impone que se revoque parcialmente la sentencia apelada. OFYP ZZ 2004 00567 05 6 b) Adujeron que se demostró en el decurso del proceso que, de forma “arbitraria e ilegal”, Procaps S.A. despojó a Mederer GMBH y Trolli Ibérica S.A. de sus registros marcarios, para luego interponer estas y otras acciones judiciales.
Los inconformes señalaron que Procaps S.A. “representaba en Colombia a la sociedad Mederer GMBH, para comercializar en el territorio colombiano las gomas de dulce, identificadas con la marca trolli, producidas por Mederer GMBH y/o Trolli Ibérica S.A., comercialización y distribución que duró durante muchos años”; que Procaps S.A. le compró a Mauricio de Koller Vélez la marca Trolli, de forma oculta y que “Procaps S.A. no solamente ocultó tal transacción de la marca a Mederer GMBH, sino que una vez quedaron rotas las conexiones comerciales con Mederer GMBH, Procaps S.A., a sabiendas, se apropió de la marca trolli y se apropió de un gran número de signos marcarios y de obras artísticas que constituyen derechos de autor de propiedad de Mederer GMBH [no ofrecieron los apelantes ninguna especificación sobre el particular], a los cuales tuvieron acceso a través de la comercialización de productos fabricados por Mederer GMBH, lo cual constituye violación de derechos de autor”. 7.
Con la sustentación del recurso de apelación, Global Candy Ltda., Miguel Alonso Zamora Rodríguez, Mederer GMBH y Trolli Ibérica S.A presentaron argumentos7 sobre los que no versaron sus reparos concretos. 8. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina – TJCA, a través de auto de 5 de diciembre de 2024, decidió: i) declarar que carece de objeto emitir interpretación prejudicial en aplicación del criterio jurídico interpretativo denominado “acto aclarado” y ii) ordenó remitirse al contenido en la sentencia de interpretación prejudicial 243-IP-2022 del 17 de mayo de 2022.
CONSIDERACIONES 1. Verificada la concurrencia de los presupuestos procesales, así como la ausencia de irregularidades que comprometan la validez de la actuación, el Tribunal decidirá sobre los recursos de apelación que se elevaron contra la sentencia de primera instancia. 7 La parte pasiva y sus llamados en garantía plantearon de forma novedosa que: i) Procaps S.A. adujo ser titular de marcas figurativas, pero “confiesa” el uso de marcas mixtas en las cuales el signo sobresaliente es Trolli, es decir, marcas diferentes a las registradas y usadas. ii) que con ocasión de este proceso Global Candy Ltda. y el señor Miguel Alonso Zamora cesaron la comercialización legal de los mencionados productos E-FRUTTI, que esta distribución pasó a manos de Morenos Ltda. “quien ilegalmente fue vinculado al mismo”. iii) que la comercialización de los productos que se tildan de infractores de propiedad industrial, la efectuó Morenos Ltda. “cubriendo con un adhesivo los signos marcarios” (no indicó fechas de la comercialización o quien la efectuó) y que ante la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio se promovió otra acción por Procaps S.A., en la que se desestimaron las pretensiones en primera y segunda instancia (R. 2013 45911). iv) que aporta, para su valoración, “certificado de existencia y representación de la sociedad Global Candy Ltda., fecha 10 de febrero de 2025, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, en el cual se puede constatar que la matrícula mercantil no ha sido renovada desde 2007 y que adicionalmente la sociedad se encuentra disuelta y en estado de liquidación. Certificado de cancelación de matrícula de persona natural, del señor Miguel Alonso Zamora Rodríguez, de fecha 10 de febrero de 2025, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá”.
OFYP ZZ 2004 00567 05 7 1.1 La Sala mantendrá incólume la declaratoria de infracción, porque como se acreditó, fue durante la vigencia de los registros marcarios nos. 281110 y 281116, que el extremo pasivo y los llamados en garantía infringieron los otrora derechos de Procaps S.A. Así mismo, se acogerá parcialmente el recurso de alzada de Procaps S.A., por cuanto, como allí se planteó, se verificó la lesión a sus prerrogativas frente al signo distintivo no. 281115 y también se demostró la existencia y cuantía de los perjuicios que padeció. Se dispondrá su resarcimiento, aunque en cuantía menor a lo pedido.
Frente al recurso vertical que de manera conjunta elevaron Global Candy Ltda., Miguel Alonso Zamora Rodríguez, Mederer GMBH y Trolli Ibérica S.A, prosperará apenas con alcance parcial, por virtud de la ocurrencia de hechos extintivos del derecho sustancial sobre el cual versa el litigio (inc. 4°, art. 281, C. G. del P.). 1.2 El Tribunal no emitirá pronunciamiento en torno a argumentos adicionados en la fase de sustentación por los demandados y llamados en garantía, sobre los que previamente no había recaído reparo alguno, esto es, los reseñados a nota de pie de página no. 7°.
Recuérdese que “el recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión” (C.G.P., art. 320) y que “el juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante” (ibidem, art. 328, C.G. del P.).
En reciente oportunidad, la Honorable Sala de Casación Civil sostuvo: “cuando la apelación la introdujo una sola de las partes, o cuando a pesar de provenir de ambas, los recursos no abarcan la totalidad del fallo cuestionado, las facultades decisorias del superior quedan restringidas a los “argumentos expuestos” por el o los impugnantes, los cuales pueden y deben exponerse al momento de la interposición de la alzada y en la sustentación de la misma”; que “las facultades que tiene el superior, en tratándose de la apelación de sentencias, únicamente se extiende al contenido de los reparos concretos señalados en la fase de interposición de la alzada, oralmente en la respectiva audiencia o por escrito en la oportunidad fijada en el inciso 2º del numeral 3º del artículo 322 del Código General del Proceso, siempre y cuando que, además, ello es toral, hubiesen sido sustentados en la audiencia que, con ese fin y el de practicar las pruebas decretadas de oficio, si fuere el caso, así como de proferir la sentencia de segunda instancia, practique el ad quem” y que “está vedado al ad quem pronunciarse sobre cuestiones no comprendidas en los reparos concretos expresados por el censor contra la sentencia de primera instancia, como sobre aquellos reproches que, pese a haber sido indicados en esa primera etapa del recurso, no fueron sustentados posteriormente en la audiencia del artículo 327 del Código General de Proceso” (SC3148-2021 de 28 de julio de 2021, M.P., Álvaro Fernando García Restrepo, R.002-2014-00403-02). 1.3 Ha de tomarse en consideración, que, en rigor, Global Candy Ltda., Miguel Alonso Zamora Rodríguez, Mederer GMBH y Trolli Ibérica S.A no refutaron las principalísimas argumentaciones que adujo el juez de primera instancia para declarar que esos apelantes infringieron los derechos que Procaps S.A. ostentó sobre las marcas nos. 281110 y 281116.
OFYP ZZ 2004 00567 05 8 Conforme emerge del resumen efectuado en los antecedentes de esta providencia, resulta palmario que -al formular reparos contra el fallo de primera instancia- el extremo pasivo y sus llamados en garantía no pusieron en tela de juicio que, en síntesis: a) Procaps S.A. y Comestibles Aldor S.A. -litisconsorte por activaacreditaron ser titulares de las marcas respecto de las que se alegó con la demanda, que fueron objeto de infracción, identificadas con los registros nos. 281110, 281115 y 281116 b) que del cotejo de las marcas figurativas nos. 281110 y 281116 de los demandantes, así como de los signos de los productos e.frutti Neón Worms y e.frutti, Gummi Bears que usaron los demandados y sus llamados en garantía, se arribó a la conclusión que son idénticos en apariencia, composición y color; c) que los signos que usaron los demandados en sus productos e. frutti Neón Worms y e. frutti, Gummi Bears carecen de distintividad y generan confusión entre los consumidores y d) que “los productos que presentan similitud han sido usados por los demandados quienes los han puesto en circulación en diferentes establecimientos de comercio (en Colombia)”.
Se tiene, entonces, que Global Candy Ltda., Miguel Alonso Zamora Rodríguez, Mederer GMBH y Trolli Ibérica S.A se limitaron a censurar la vigencia las marcas nos. 281110 y 281116, circunstancia que parcialmente aprovecha al éxito del recurso de apelación que estos opositores elevaron, conjuntamente, y sobre lo que se ahondará a continuación.
2. LOS RECURSOS DE APELACIÓN DE LOS DEMANDADOS (Global Candy Ltda. y Miguel Alonso Zamora Rodríguez) Y SUS LLAMADOS EN GARANTÍA (Mederer GMBH Y Trolli Ibérica S.A). 2.1 En el criterio de la Sala, conforme las pruebas obrantes en la foliatura (pág. 11 a 14 PDF 19 C. Tribunal), se acreditó que el día 6 de febrero de 2025, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió dos certificaciones, las cuales señalan que las marcas figurativas nos. 281110 y 281116 se encuentran en estado “cancelado”8 y “caducado”, respectivamente.
Esto es, los signos sobre los que se acreditó su infracción: no. 281110 no. 281116 8 D.A 486 de 2000, “artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada”.
“Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviera legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente Decisión. Asimismo, será causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que determine la legislación nacional del País Miembro”.
OFYP ZZ 2004 00567 05 9 La Sala no puede pasar por alto lo anterior, en razón a que, en atención al principio de congruencia, el artículo 281 del C. G. del P., preceptúa que “en la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio”, en este caso, de propiedad industrial.
Véase que, los artículos 152, 153, 154 y 155 de la D.A. 486 de 2000, establecen que el derecho de uso exclusivo de una marca se adquiere por el “registro de la misma”; que la duración de su protección es de 10 años; que ese registro es susceptible de renovación y que confiere al titular el “derecho de impedir a cualquier tercero realizar”, sin su consentimiento uso de tales signos. En consecuencia, el hecho de la pérdida de vigencia de tales registros marcarios por caducidad o cancelación en el que insistió el extremo pasivo (y sus llamados en garantía), tiene eco en la sentencia a emitir hoy.
Entonces, con lo resolutivo de este fallo se revocarán las prohibiciones que se le impusieron a los demandados y llamados en garantía en el numeral 3° de la sentencia de primera instancia, ya que, el ius prohibendi que se confiere al titular de una marca se agota con la pérdida de vigencia del registro marcario (ya sea por su caducidad, cancelación u otro motivo).
Las prenotadas circunstancias enervan, apenas parcialmente, las pretensiones de la demanda, pues la Sala dejará incólume la decisión según la cual los demandados y llamados en garantía infringieron los derechos de propiedad industrial de Procaps S.A., durante la vigencia de los registros marcarios nos. 281110 y 281116. Lo anterior obedece a las especiales características y alcance que tiene la acción del epígrafe, según el TJCA: “el objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se establezca o no la comisión de una infracción contra las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto” (Interpretación prejudicial 367-IP-2017 de 15 de marzo de 2018.
M.P. Hugo Ramiro Gómez Apac). “57. Objeto de la acción. El objeto de la acción es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en este sentido, así como la adopción de ciertas medidas para el efecto. El artículo 241 estableció una lista no taxativa de medidas, que el denunciante puede solicitar a la autoridad nacional competente; incluyen el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras. 58.
Indemnización de daños y perjuicios. Además del cese de las acciones infractoras, el titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y perjuicios sufridos. El artículo 243 estableció ciertos parámetros que debe tener en cuenta la autoridad nacional competente para tasar la indemnización” (Interpretación prejudicial 263-IP-2015 de 25 de febrero de 2016.
M.P. Martha Rueda Merchán). De lo anterior resulta que, la sobreviniente extinción de la vigencia de los derechos marcarios de Procaps S.A., no impide que se mantenga en la sentencia apelada la decisión según la cual se produjo una infracción a signos distintivos y que, de ser el caso, se ordenen los resarcimientos correspondientes. OFYP ZZ 2004 00567 05 10 Como lo tiene sentado este Tribunal, “lo relevante era demostrar que los actos de infracción se perpetraron durante la vigencia del registro marcario” (TSB sent. de 28 de agosto de 2023.
R. 2011 00616 01 M.P. Óscar Fernando Yaya Peña), hechos que, como se verá a continuación se acreditaron a cabalidad. 2.2 De conformidad con lo que se registró en la consideración no. 1.3 de este fallo, a estas alturas del litigio no resiste mayor controversia que los derechos de Procaps S.A. sobre las marcas figurativas nos. 281110 y 2811169, se infringieron durante su vigencia por los demandados, a través de la importación y comercialización de los productos e.frutti Neón Worms y e.frutti, Gummi Bears10, los cuales contienen signos que replican los que de forma pretérita eran titularidad de la parte demandante.
Se añade que, Global Candy Ltda. y el señor Zamora Rodríguez consignaron en los hechos de su demanda de llamamiento en garantía de 28 de marzo de 2008, que “son distribuidores en Colombia de productos alimenticios «gomas de mascar» distinguidos con la marca E.FRUTTI.”, los cuales que “son fabricados en Europa por las sociedades Mederer GMBH y Trolli Iberica S.A., quienes los exportan hacia Colombia para ser comercializados y distribuidos por los acá demandados Global Candy Ltda. y el señor Miguel Alonso Zamora Rodríguez” (pág. 13 PDF CuadernoFisico9).
Además, brilla por su ausencia en el escrito de apelación del señor Zamora Rodríguez, Global Candy Ltda, Mederer GMBH y Trolli Ibérica S.A. algún argumento que siquiera sugiera que, contrario a lo que sostuvo el juez a quo i) los signos que dichos apelantes usaron en sus productos de gomas de dulce son disímiles a las marcas figurativas que ostentó Procaps S.A. y ii) que, esos apelantes no incurrieron en los actos de infracción marcaria de los literales a) y d) del artículo 155 de la D. A. 486 de 2000, esto es: a) aplicar o colocar marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; 9 10 OFYP ZZ 2004 00567 05 (pág. 11 a 14 PDF 19 Cuaderno Tribunal). (pág. 56 y 58 CuadernoFisico1 C.1). 11 Se tiene, entonces, que los demandados y sus llamados en garantía no refutaron frontalmente las principales razones que llevaron a sostener al juez de primer grado que se produjo infracción a los derechos marcarios que detentara la parte demandante.
A lo anterior se añade que, en observancia de los artículos 320 y 328 del C. G. del P., el Tribunal pronunciamientos como sobre tales juez de aspectos apelación del no debate, podrá efectuar mayores que fueron atacados no directamente. 2.3 Por otro lado, ha de memorarse que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina tiene dicho: “El artículo 154 de la Decisión 486 establece el principio «registral» en el campo del derecho de marcas.
Bajo dicho principio básico se soporta el sistema atributivo de registro, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. Se habla de derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.
De conformidad con lo anterior, se dice que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: - Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. - Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo con si se está en el campo registral o en el campo del mercado.
En relación con la primera, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible y, en relación con la segunda, tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca” (Interpretación prejudicial 263-IP-2015 de 25 de febrero de 2016.
M.P. Martha Rueda Merchán). En aplicación de las pautas traídas a cuento, se advierte que no tendrán eco los argumentos del recurso de apelación que se destinaron a sugerir que, de forma “arbitraria e ilegal”, Procaps S.A. despojó a Mederer GMBH y Trolli Ibérica S.A. de sus registros marcarios para luego interponer esta y otras acciones judiciales11.
Véase que, más allá de las afirmaciones sobre despojo de signos distintivos, según la norma comunitaria andina que rige a Colombia, lo relevante es que la parte actora ostentó ex ante y ex post a la presentación de la demanda del epígrafe la condición de titular al efectuarse en su favor los registros marcarios nos. 281110 y 281116. Sobre la vigencia de esos derechos, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió: a) certificados de la marca figurativa no. 281110 (osos), “titular 11 Relataron los inconformes que, en su parecer la demandante Procaps S.A. registró en Colombia como de su titularidad la marca nominativa Trolli; la existencia de relaciones comerciales previas entre la demandante, Mederer GMBH y Trolli Iberica S.A., sobre la comercialización de gomas de dulce marca Trolli y la ruptura de relaciones negociales y que a partir de todo ello la parte actora “se apropió” de signos distintivos de las llamadas en garantía. OFYP ZZ 2004 00567 05 12 Procaps S.A.”, con una vigencia inicial de 30 de abril de 2004 a 30 de abril de 2014, que posteriormente se extendió hasta “30-abril-2024” y b) el certificado de marca figurativa no. 281116 (gusanos), “titular Procaps S.A.” con una “vigencia desde 30 de abril de 2004 hasta 30 de abril de 2014” (págs. 13, 14, 15, 40, 41 y 42 PDF C.3 y págs. 146 y 147 C.7).
Además, en observancia del principio de congruencia ha de memorarse que los hechos y pretensiones de la acción del epígrafe versaron sobre la infracción de marcas figurativas nos. 281110 y 281116 (de osos y gusanos), más nada se planteó allí sobre el signo denominativo Trolli al que se refirieron los demandados y sus llamados en garantía en sus excepciones de mérito.
Entonces, ninguna incidencia tiene para este litigio otros signos distintivos sobre los que no se alegó su infracción con la demanda. Se reitera, a riesgo de fatigar, que en el criterio del Tribunal lo relevante era demostrar que los actos de infracción se perpetraron durante la vigencia del registro marcario, situación que, como viene de verse en la consideración 2.2, se acreditó a cabalidad.
3. EL RECURSO DE APELACIÓN DE PROCAPS S.A. 3.1 En lo tocante con la alegada transgresión de la marca que se identificó con el registro no. 281115, ha de memorarse que sobre el cotejo de signos figurativos el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina establece: “Las marcas figurativas son aquellas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto.
En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber: 1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. 2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. El cotejo de dos signos figurativos debe atender a la distinción de los elementos mencionados, ya que la confusión bien puede darse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido algunos criterios respecto de la comparación entre estos dos tipos de signos, de la siguiente manera: «El cotejo de marcas figurativas, requiere de un examen más elaborado, ya que, en este caso, debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al aspecto ideológico. En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.
Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas la Jurisprudencia del Tribunal Andino, ha expresado que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa: el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer; por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión»” (TJCA - Proceso 2019-IP-2014 de 26 de febrero de 2025.
M.P. Luis José Diez Canseco Núñez). OFYP ZZ 2004 00567 05 13 El anterior pronunciamiento del TJCA es relevante, por cuanto el fallador a quo sostuvo que “no encuentra probado respecto del producto distinguido con el certificado No. 281115 y usado por la demandada con el nominativo «e. frutti STRAWBERRY» [la alegada] infracción como quiera que no se adoso ninguna prueba para demostrar algún grado de parentesco o similitud entre sus elementos”.
Distinto a lo que aseveró el sentenciador en el fallo de primer nivel, reposan en el expediente elementos de juicio que permiten a la Sala colegir la clara configuración de las infracciones de los literales a) y d) del artículo 15512 de la D. A. 486 de 2000. Para dar contexto a las enrostradas infracciones y a las pruebas documentales que a continuación se resaltarán, es ineludible recordar que, en el escrito de alzada de Global Candy Ltda., el señor Zamora Rodríguez, Mederer GMBH y Trolli Ibérica S.A., efectuaron afirmaciones que aprovechan al éxito parcial de la demanda: “Sexto: Con ocasión de lo anterior, la sociedad Global Candy LTDA., y el señor Miguel Alonso Zamora [Rodríguez] iniciaron la comercialización en Colombia de productos gomas fabricados por las sociedades Mederer GMBH y Trolli Ibérica S.A., la primera con domicilio en Alemania, y la segunda con domicilio en España, productos que se identificaron con la marca E.FRUTTI, acompañados de dibujos, cuyos derechos de propiedad intelectual en el mundo se encuentran en cabeza de las sociedades Mederer GMBH y Trolli Ibérica S.A. Séptimo: La actora alega titularidad de marcas figurativas, pero confiesa uso de marcas mixtas en las cuales el signo sobresaliente es TROLLI, es decir, marcas diferentes a las registradas y a las usadas”.
Precisado lo anterior, ha de tenerse en cuenta que respecto del registro marcario no. 281115 obran dos certificaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio: i) el documento que emitió el 9 de noviembre de 2004, que estableció una vigencia desde 30 de abril de 2004 hasta 30 de abril de 2014, para “distinguir” productos en la clase 30 de Niza como “dulces, gomas, bombones” con especificación de que su titular era Procaps S.A. (pág. 35 PDF C.3) y ii) el documento público de 23 de abril de 2014, según el cual la marca 281115 tiene “vigencia hasta: 30-Abril-2024”, a favor de Procaps S.A. (págs. 140 y 141 PDF C.7).
El aspecto gráfico de la antedicha marca es el siguiente (pág. 44 y 54 PDF CuadernoFísicoSIC1): 12 Artículo 155 de la D. A. 486 de 2000: “El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca;
(…) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; OFYP ZZ 2004 00567 05 14 Sobre los productos E.frutti Strawberry Kiss de los demandados -a los que se atribuye el desconocimiento de los derechos marcarios- se tienen los siguientes empaques (pág. 59 PDF CuadernoFísico1 y CuadernoFísicoSIC1): De conformidad con los elementos de juicio traídos a cuento, aquí tiene lugar la aplicación de la presunción legal de riesgo de confusión (lit. d, art. 155 D.A. 486 de 2000).
La relevancia de dicha presunción obedece a que los signos registrados y los que se utilizaron en el producto e.frutti Strawberry Kiss gozan de igual aspecto gráfico y conceptual: 4 fresas de textura granulada y antropomórficas (con ojos, boca, nariz y brazos); que se deslizan por un tobogán o rampa de color blanco con gestos de alegría y cuyo cometido es distinguir dulces de goma.
Así las cosas, es ostensible que el signo que se plasmó en los productos de E.frutti Strawberry Kiss que fabricaron Mederer GMBH y Trolli Iberica S.A. y comercializaban en Colombia Global Candy Ltda. y el señor Zamora Rodríguez, es idéntico al que según el certificado no. 281115 expedido el 23 de abril de 2014, detentó Procaps S.A. hasta el 30 de abril de 2024.
Cabe añadir que aquí se estableció que, consultada la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio, sobre los diferentes registros de propiedad industrial, entre ellos, la de los signos distintivos o marcas en donde reposa constancia virtual y permanente, se constata que ya no está vigente el registro marcario no. 281115, pues su vigencia expiró en abril de 2024, por falta de renovación. Se inserta a continuación el reporte expedido por la SIC, el 23 de octubre de 2025: OFYP ZZ 2004 00567 05 15 Por lo mismo, el Tribunal sólo adicionará el ordinal 2° de la parte resolutiva de la sentencia apelada para incluir la declaratoria de que se transgredió ese derecho, respecto de la época en que su titular era Procaps S.A. 3.2 En el criterio de la Sala el perjuicio que padeció la demandante y su cuantía, se acreditaron mediante el peritaje que elaboró el señor Omar Leonardo Murcia Ángel (págs. 318 y ss.
PDF C. 7). Al respecto, el TJCA ha sostenido: “6.3 Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. Por tanto, según el Literal a) del Artículo 243, será indemnizable el daño emergente; es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración de su derecho.
La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. 6.4 Será igualmente indemnizable el lucro cesante; es decir, las ganancias que el actor habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos (las ganancias obtenidas de no haberse dado la infracción).
En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización” (Proceso 318-IP-2021 de 15 de febrero de 2023. M.P. Hugo Ramiro Gómez Apac). 3.2.1 Con su alzada, Procaps S.A. insistió en que se resarza (lit. a, art. 243, D.A. 486 de 2000), el lucro cesante que se calculó en el respectivo dictamen por concepto de la “utilidad neta” que dejó de percibir a raíz de la venta de productos que efectuó la parte demandada (y los llamados en garantía), a través de la infracción de derechos de propiedad industrial de la demandante.
El Tribunal considera, a diferencia de lo que se percibió en la sentencia apelada, que era inviable acoger la objeción por error grave frente a la experticia del señor Murcia Ángel. OFYP ZZ 2004 00567 05 16 Contrario a lo que sugirió el fallador a quo, la cuantificación pericial del lucro cesante no se fincó exclusivamente en información que remitió el revisor fiscal de Procaps S.A., sino en disímiles documentos que contienen información sobre las operaciones comerciales de la parte demandante, demandados y llamados en garantía, es decir, de todas las partes en contienda.
Al respecto, conviene recordar que la pericia en comento calculó el monto ya indexado de $32’495.516, como lucro cesante que soportó PROCAPS S. A., de acuerdo con las siguientes conclusiones contables: “Consecuentemente, el objetivo inicial del dictamen pericial debió establecer lo siguiente: Cuántas unidades vendieron las demandadas Global Candy Ltda. y Miguel Alfonso Zamora R., en el periodo en que dichos productos estuvieron en circulación, y bajo la teoría de que la totalidad de estas unidades hubiere podido ser vendidas por la demandante (Procaps S.A.), es decir, bajo el criterio de que la demandante (Procaps S.A.) dejó de vender las unidades que vendieron las demandadas.
Sin embargo, teniendo en cuenta la limitación de información expuesta a lo largo de este escrito, y acudiendo a la información disponible, se procedió a realizar el primer escenario bajo la siguiente metodología: Cuántas unidades fueron distribuidas a las demandadas Global Candy Ltda. y Miguel Alfonso Zamora R., por las empresas Mederer GMBH y TROLLI IBERICA S.A., en el periodo en que dichos productos estuvieron en circulación, y bajo la teoría de que la totalidad de estas unidades hubieron podido ser vendidas por la demandante (Procaps S.A.), es decir bajo el criterio de que dicha demanda (Procaps S.A.) dejó de vender dichas unidades al venderlas los demandados.
Por lo anterior, se toma los soportes suministrados por llamada en garantía TROLLI IBERICA S.A., La cual allego información y facturas de las mercancías despachada hacia Colombia con destino a le [sic] demanda Global Candy Ltda., para los productos con identificación idéntica o similar (PEACHIES, APLEO´S, BEARS, DYNEOSAURS, ANAHUAC), en el periodo comprendido desde fecha inicio distribución hacia Colombia (ejercicio cerrado 31 diciembre 2003) hasta fecha finalización distribución (ejercicio cerrado 31 diciembre 2006).
A partir de lo anterior, se realizó la tabla No. 1, bajo los siguientes parámetros: a. Información allegada por TROLLI IBERICA S.A, de las unidades de productos distribuidas hacia Colombia a la empresa GLOBAL CANDY LTDA. b. Información allegada por TROLLI IBERICA S.A, de las unidades de productos distribuidas hacia Colombia a MIGUEL ALFONSO ZAMORA R. c. Utilidad neta generada por PROCAPS S.A para los productos con denominación igual o similar (Peachies, Apleo’s, Bears, Dyenosaurs, Anahuac), cotejados con el valor relacionado en las facturas de los productos distribuidos por TROLLI IBERICA S.A en periodos idénticos y/o similares⁴ en los cuales dichos productos fueron distribuidos hacia Colombia.
A partir de los anteriores criterios se tienen la tabla N° 1: De la anterior tabla, se tiene que la cuantificación para el escenario 1 asciende a la suma de $18.443.994. Con la respectiva indexación de los valores a través del IPC, se tiene la tabla N° 1.1: Tabla No. 1.1 Estimación utilidad neta COP indexada al 31 de octubre de 2016 OFYP ZZ 2004 00567 05 17 Por lo tanto, el valor actualizado al 31 de octubre de 2016, para el primer escenario asciende a la suma de $32.495.516” (págs. 318 y ss.
C.7). Emana del reseñado extracto sobre los fundamentos que rodearon la emisión de esa experticia: i) allí se utilizó información de los años 2003 y 2005 sobre la venta de algunos productos efrutti con los que se cometió la infracción, y que recibieron los demandados para su comercialización en Colombia y ii) se determinó la utilidad neta de cada uno de esos productos con base en los precios en que eran vendidos por Trolli Ibérica S.A. a los demandados y su cotejo con las utilidades que para esas épocas recibió Procaps S.A. por la venta de productos que contenían las marcas transgredidas.
Como la información que se certificó como fidedigna el revisor fiscal de Procaps S.A., corresponde a los datos de utilidad neta que esa compañía recibía por la venta de productos de gomas de dulce que contenían las marcas que imitaron los demandados, estima el Tribunal que no es del caso exigir rigurosos requisitos o soportes adicionales.
Además, no es asunto menor que de parte de las opositoras no hubo algún reproche sobre el porcentaje de utilidad que recibía la demandante en la venta de productos ni se tildó de excesiva. Así las cosas, por las especiales características de este proceso y la específica información contable sobre la que se refirió el revisor fiscal de Procaps S.A., esto es, el contador José Luis Rodríguez con tarjeta profesional 104.002, es del caso acatar el artículo 77713 del Estatuto Tributario y darle a la certificación objeto de reproche la calidad de prueba contable. 3.2.2 Ahora, como brota de forma cristalina de la pericia bajo estudio, solo se tornan relevantes para efectos de la reparación de perjuicios, las operaciones relativas a la utilidad neta que dejó de percibir Procaps S.A. a raíz de la venta de los productos e.frutti “gummie Bears”.
Expresado con otras palabras, de las marcas 281115 y 281116 que detentó Procaps S.A., nada se señaló por el perito en la experticia. Exclusivamente ese estudio pericial recayó en la marca no. 281110, esto es: 13 “ARTICULO 777 DEL DECRETO 624 DE 1989. LA CERTIFICACIÓN DE CONTADOR PUBLICO Y REVISOR FISCAL ES PRUEBA CONTABLE. Cuando se trate de presentar en las oficinas de la Administración pruebas contables, serán suficientes las certificaciones de los contadores o revisores fiscales de conformidad con las normas legales vigentes, sin perjuicio de la facultad que tiene la administración de hacer las comprobaciones pertinentes”.
OFYP ZZ 2004 00567 05 18 Para la época relevante, se tiene que, fueron de $ 10’066.170, el 24 de junio de 2003 y $ 878.35714, el 30 de noviembre de 2005, las utilidades que Procaps S.A. no percibió (así emana del dictamen y las facturas anexas de estas operaciones mercantiles). Dichos montos dinerarios corresponden a las cifras que se indexarán, en respeto de los criterios de equidad y reparación integral de que trata el inciso 4° del artículo 283 del C. G. del P., bajo los parámetros que usualmente emplea este Tribunal y la CSJ – Sala de Casación Civil: a) la Sala primero indizará la suma de $10’066.170 de junio de 2003 a septiembre de 202515 en atención a la variación porcentual anual de índice de precios al consumidor (IPC) que certifica el DANE, según la siguiente fórmula: If Vp = Vh -------Ii Vp, es el valor presente por establecerse;
Vh, es el valor histórico a indexar; If, es el índice final de precios al consumidor (IPC), que en este caso corresponde al del mes de septiembre de 2025 (151,48), dado que, a la fecha, es el último indicador certificado; e, Ii, es el IPC inicial que en este caso será el del mes de junio de 2003 (52,33). 151,48 (IPC septiembre de 2025) Vp = $10’066.170 ---------- = $ 29’138.609 52,33 (IPC junio de 2003) En resumen, se tiene: Valor presente Valor histórico Diferencia $ 29’138.609 $ 10’066.170 $ 19’072.439 14 Esa cantidad se obtuvo de sumar las utilidades de $78.580 y 799.777, por las ventas efectuadas en una misma data, el 30 de noviembre de 2005. 15 Por ser el IPC de este mes el último que se certificó a la fecha de emisión de la sentencia. OFYP ZZ 2004 00567 05 19 b) La Sala indizará un segundo monto de $878.357 de noviembre de 2005 a septiembre de 2025 en atención a la variación porcentual anual de índice de precios al consumidor (IPC) que certifique el DANE, y según la siguiente fórmula: If Vp = Vh -------Ii Vp, es el valor presente por establecerse;
Vh, es el valor histórico a indexar; If, es el índice final de precios al consumidor (IPC), que en este caso corresponde al del mes de septiembre de 2025 (151,48), dado que, a la fecha, es el último indicador certificado; e, Ii, es el IPC inicial que en este caso será el del mes de noviembre de 2005 (58,66). 151,48 (IPC septiembre de 2025) Vp = $ 878.357 ---------- = $ 2’268.215 58,66 (IPC noviembre de 2005) En resumen, se tiene: Valor presente Valor histórico Diferencia $ 2’268.215 $ 878.357 $ 1’389.858 La misma metodología para las operaciones de los literales a) y b) se aplicará, de ser el caso, para los meses siguientes al proferimiento de esta providencia, hasta que se materialice el pago, así se ordenará en la parte resolutiva de esta sentencia. Entonces, los montos dinerarios de $ 2’268.215 y $ 29’138.609 serán los que a favor de Procaps S.A. les corresponderá sufragar a Global Candy Ltda. y Miguel Alonso Zamora Rodríguez, que, de ser el caso, tendrán que pagar o reembolsar Mederer GMBH y Trolli Ibérica S.A. a raíz del llamamiento en garantía que les efectuó la parte demandada, con ocasión de la labor de fabricación en Europa de los productos e.frutti.
No se olvide que Mederer GMBH y Trolli Ibérica S.A. no se opusieron a la demanda de llamamiento en garantía. Tampoco puede dejarse de lado que según los certificados sobre marca de no. 281110, para los años 2003 y 2005, en que se causaron los daños objeto de resarcimiento, la única titular era Procaps S.A. (ver consideración 2.3 de este fallo).
Así las cosas, el Tribunal adicionará el numeral 2° de la sentencia apelada, en el que condenará a las demandadas y a sus llamados en garantía a resarcir el daño que causaron a Procaps S.A. OFYP ZZ 2004 00567 05 20 4. Prosperan, por ende, apenas con alcance parcial las apelaciones en estudio. Sin condena en costas de lo actuado ante el Tribunal, dado el éxito parcial de los recursos de apelación que se decidieron.
DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima Civil de Decisión del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, ADICIONA el ordinal segundo y REVOCA los ordinales tercero y cuarto de la parte resolutiva de la sentencia que el 13 de diciembre de 2019 profirió el Juzgado 28 Civil del Circuito de Bogotá, en el proceso ordinario seguido por Procaps S.A. contra Global Candy Ltda. (y otros).
Así las cosas, el ordinal segundo del fallo apelado quedará así:
SEGUNDO: Declarar que Global Candy Ltda., Miguel Alonso Zamora Rodríguez y las llamadas en garantía Mederer GMBH y Trolli Ibérica S.A., infringieron durante su vigencia, los derechos de propiedad industrial de titularidad de Procaps S.A., correspondientes a los registros marcarios nos. 281110, 281115 y 281116. En consecuencia, se condena a Global Candy Ltda., Miguel Alonso Zamora Rodríguez y a las llamadas en garantía Mederer GMBH y Trolli Ibérica S.A. sufragar a favor de Procaps S.A. $ 2’268.215 y $ 29’138.609, a título de lucro cesante, cantidades dinerarias que se actualizarán hasta la fecha en que se realice su pago, en la forma indicada en la consideración 3.2.2. de este fallo.
En lo demás, la sentencia de 13 de diciembre de 2019 permanece incólume, salvo los revocados ordinales tercero y cuarto. Sin costas de segunda instancia, por no aparecer justificadas. Devuélvase la actuación a la oficina de origen. Notifíquese Los Magistrados, Firmado Por: Oscar Fernando Yaya Peña Magistrado Sala 011 Civil Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., OFYP ZZ 2004 00567 05 21 Manuel Alfonso Zamudio Mora Magistrado Sala 005 Civil Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Ivan Dario Zuluaga Cardona Magistrado Sala 010 Civil Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 Código de verificación: 34f58b88b7dc9faf865293cf38870789a1f1dbbbea9720666c38a29613d25600 Documento generado en 07/11/2025 06:51:15 AM Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica OFYP ZZ 2004 00567 05 22