TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SALA CIVIL Bogotá, D.C., veintinueve de noviembre de dos mil veinticuatro Radicado: Verbal: Asunto: 11001 31 99 001 2024 97489 01 - Procedencia: Superintendencia de Industria y Comercio. América de Cali S.A. en reorganización vs. Andrés Ricardo Rodríguez Dallos. Apelación auto que niega medida cautelar.
Se resuelve la apelación interpuesta por la parte demandante contra el auto No. 121594 de 2 de septiembre de 2024.
ANTECEDENTES 1. La sociedad demandante solicitó medidas cautelares encaminadas a que se ordene al demandado: i. que “cese de inmediato los actos que constituyen infracción marcaria […] perpetrada en todas las publicaciones en las redes sociales que sean alusivas a las denominaciones `AMÉRICA´, `AMÉRICA DE CALI´ y `LA MECHITA´”, ii. que archive las publicaciones de sus redes sociales “que sean alusivas a las denominaciones `AMÉRICA´, `AMÉRICA DE CALI´ y `LA MECHITA´”, iii. que avise a su clientela sobre la existencia de este proceso, iv. que elimine los “rastros de contenido digital” donde se incorporen las denominaciones “`AMÉRICA´, `AMÉRICA DE CALI´ y `LA MECHITA´”, v. que se abstenga de “continuar publicitando y dándole visibilidad en cualquiera de sus redes sociales y/o cualquier otro canal de distribución a las marcas y signos distintivos `AMÉRICA´, `AMÉRICA DE CALI´ y `LA MECHITA´” vi. que constituya una garantía suficiente para cubrir el pago de una eventual condena que se le llegaré a imponer en este asunto, vii. que suministre copia de los libros contables y demás documentos de contabilidad que den cuenta de los ingresos que ha percibido por el uso de las marcas “`AMÉRICA´ y `AMÉRICA DE CALI´” desde el año 2020, y viii. que le entregue “las prendas de vestir, las cuales 2 Apelación auto 11001 31 99 001 2024 97489 01 tengan las marcas y signos distintivos `AMÉRICA´, `AMÉRICA DE CALI´ y `LA MECHITA´”.
En sustento de su petición expuso: que es una sociedad deportiva que compite en campeonatos futbolísticos y presta servicios de entretenimiento y educación deportiva, además, se desempeña en la fabricación y comercialización de prendas de vestir “teniendo como único diseño los colores y los logos del reconocido equipo de fútbol AMÉRICA DE CALI”; que con el uso de las denominaciones `América´ y/o `América de Cali´ se ha ganado un renombre en el mercado, habiéndose reconocido la notoriedad de la marca `América´ en la clase 41 (actividades deportivas); que el demandado comercializa mediante su tienda virtual “Urbanodee” prendas de vestir en que se utilizan los signos `América´, `América de Cali´ y/o `La Mechita´; que con dicha conducta se configura una infracción a los derechos de propiedad industrial, la cual pone riesgo su reputación y le ha causado un perjuicio sustancial; y que concurren los presupuestos legalmente establecidos para las procedencia de las cautelas que pidió. 2.
En la providencia atacada la Delegatura de primera instancia desestimó la solicitud de la parte actora, tras considerar: i. que no se acreditó la legitimación en la causa por activa y la existencia del derecho infringido respecto a las marcas mixtas `América´ y `La Mechita´; ii. que no se demostró la “existencia y titularidad” de la enseña y nombre comercial en favor del demandante; y iii. que tampoco concurren los presupuestos del inc. 2° lit. c) art. 590 Cgp para acceder a las cautelas solicitadas. 3.
Inconforme, la accionante interpuso recurso de apelación. En sustento, manifestó: que sí se cumplen los presupuestos establecidos en la Decisión 486 de 2000 y en el literal c) art. 590 del Cgp para acceder a las medidas 2 3 Apelación auto 11001 31 99 001 2024 97489 01 cautelares, toda vez que las pruebas que aportó dan cuenta de su titularidad sobre las marcas y signos distintivos que utiliza el demandado en sus productos, así como el uso continuo y público de la enseña y nombre comercial; y que tales probanzas también hacen “presumir razonadamente” la comisión de la infracción por parte del accionado.
CONSIDERACIONES 1. Circunscrito el asunto a la negativa de decretar las medidas cautelares solicitadas por la parte demandante en el proceso de infracción marcaria, de entrada se advierte que la decisión adoptada por la Delegatura de primera instancia no puede ser ratificada en esta sede jurisdiccional, de ahí que el auto apelado será revocado. 1.1.
En efecto, es de ver que la solicitud de medidas cautelares de la actora se estructuró y fundamentó en que, a su juicio, el demandado Andrés Ricardo Rodríguez Dallos habría infringido los derechos de propiedad industrial con la venta y comercialización de productos en el que se usan los signos distintivos `América´, `América de Cali´ y/o `La Mechita´, los cuales son de su uso exclusivo.
Así las cosas, es pertinente memorar que conforme al artículo 247 de la Decisión 486 de 2000, una orden cautelar sólo se dispondrá cuando quien la pida -estando legitimado- acredite “… la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia”. En esa línea, debe destacarse que las medidas cautelares se encaminan a retirar aquellas situaciones que puedan perturbar la eficacia de un eventual estimatorio, por lo que se les ha considerado una forma de tutela jurídica 3 4 Apelación auto 11001 31 99 001 2024 97489 01 de carácter instrumental y preventiva autorizada para ciertos casos, por fuera del proceso, antes o en curso del mismo, siempre y cuando quien las solicite verifique los aspectos de orden ritual conforme el ordenamiento vigente, y señale unas precisas circunstancias, a saber: la apariencia del derecho por cuyo reclamo aboga (fumus bonis iuris) y el peligro de daño por el natural transcurso del trámite judicial o de las vías normales de protección (periculum in mora).
Asimismo, se pone de presente que en los procesos de naturaleza declarativa imperan mayores restricciones en relación con las medidas cautelares, pues aunque debe propenderse, grosso modo, por garantizar la integridad del derecho o la satisfacción de la pretensión y el cumplimiento de una eventual sentencia favorable, se parte de la premisa de incertidumbre sobre la existencia del derecho, especialmente en asuntos de propiedad industrial (infracción marcaria), puesto que de la normatividad comunitaria e interna se desprende la exigencia de acreditación de cierto nivel de plausibilidad en la comisión de la infracción -o riesgo-. 1.2.
Entonces, para decretar cautelas como las solicitadas es menester desplegar una comprobación atañedera a un juicio de probabilidad inicial, y este Tribunal ha considerado que no necesariamente debe entenderse como la aportación de prueba absoluta e incontrovertible, la que sólo puede exigirse para la definición del asunto, sino que, en atención al carácter instrumental de las medidas, es suficiente la prueba sumaria que permita acceder a la petición. Empero, esta prueba de todas maneras debe llevar a un muy buen grado de convencimiento inicial sobre la aducida comisión de la infracción acusada o su inminencia, es decir, al menos la prueba sumaria de la 4 5 Apelación auto 11001 31 99 001 2024 97489 01 ocurrencia de la transgresión alegada en la solicitud de medidas cautelares o de su proximidad. 1.3.
Descendiendo a verificar la procedencia cautelar, y, concretamente, respecto de la infracción marcaria invocada como sustento, se observa que, en principio y por lo que hace a esta etapa conforme los elementos que se aportaron hasta el momento, se encuentra demostrado que el demandado comercializa en el mercado prendas de vestir que contiene la expresión `América´ y a su vez utiliza la imagen característica del equipo de fútbol profesional que así se denomina, además, publicita el producto con la reseña `La Mechita´, de ahí que el tema a dilucidar consista en si, con el ejercicio de esa actividad, se están aplicando o usando signos distintivos similares a los registrados por la sociedad demandante, de lo cual pende la constatación del riesgo de confusión o asociación marcaria (art. 155, Decisión 486).
Con esa orientación, ha de memorarse que el cotejo de signos distintivos en esta instancia jurisdiccional y frente a la argüida violación de derechos de propiedad industrial, análisis que debe ser el pertinente y connatural a una etapa preliminar, corresponde acometerlo, en efecto, entre las marcas registradas ‘América’ y `La Mechita´ -con sus correspondientes imágenes-, y el producto que distribuye el accionado en el que también se usan esos signos junto con sus elementos de comercialización, teniendo en cuenta que a ello se contrae la solicitud de medidas cautelares, el auto apelado y las inconformidades o reparos concretos de la recurrente.
Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en Interpretación Prejudicial 35-IP-2020 de 8 de mayo de 2020, estableció que en el cotejo de los signos se deben aplicar las siguientes reglas: 5 6 Apelación auto 11001 31 99 001 2024 97489 01 “a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar en las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación”. Además, en la misma providencia se indicó que al realizar el análisis o comparación, debe tenerse en cuenta el consumidor y su grado de percepción conforme los productos o servicios.
Y que, por tanto, hay que ponerse en el lugar de un consumidor medio si se está ante productos o servicios de consumo masivo, de un consumidor selectivo si es informado y escoge bajo criterios de calidad, posicionamiento o estatus, y de un consumidor especializado si es absolutamente informado y atento sobre las características y tiene como soporte su instrucción técnica o profesional. 1.4.
Bajo tal orden, al confrontar la marca `América´ y las imágenes registradas a nombre de la actora, frente a los componentes y la unidad de las prendas que comercializa la convocada, algunas de éstas contienen la expresión ‘América’ así como la imagen del equipo de fútbol1, de igual 1 6 7 Apelación auto 11001 31 99 001 2024 97489 01 manera, se publicitan bajo la indicación `La Mechita – América de Cali´2, de lo cual el Tribunal advierte, con la nitidez que es necesaria en esta etapa primigenia de la actuación y en el contexto -se itera- del estudio inicial que en esta sede es viable realizar, la semejanza indicada en la petición cautelar, al margen y con independencia de lo que se llegue a probar, acreditar y decidir de fondo en la correspondiente etapa del proceso.
Se observa, entonces, que habría una similitud en la apreciación visual, fonética y ortográfica de los supuestos signos infractores frente a las marcas registradas. Es decir, hasta este momento procesal, en principio se evidencia que los signos protegidos como marca a favor de la sociedad América de Cali S.A. en reorganización resultan análogos a los signos con los cuales Andrés Ricardo Rodríguez Dallos comercializa sus productos asociados a la marca ‘América’ e imagen asociada3, comoquiera que contienen iguales elementos en la expresión o palabra ‘América’, y los signos señalados como infractores conforman un conjunto que preliminarmente resultan afines a la naturaleza del producto ofrecido.
En es senda, como la comparación estrictamente marcaria no debe abordarse desde las diferencias ni desde una escisión de cada uno de los elementos que componen los signos, sino, como se refirió en puntos precedentes, desde su universalidad, conjunto o unidad, y bajo un aspecto 2 3 7 8 Apelación auto 11001 31 99 001 2024 97489 01 sucesivo, pues ello permite definir la apariencia particular, a estas alturas preliminar de la actuación se puede colegir que la parte demandada ha usado o se ha valido de un signo distintivo para identificar un producto que, provisoriamente -en esta fase previa-, denota una semejanza que podría llevar a una confusión en el consumidor. 1.5.
Se concluye, entonces, y en este momento primigenio del trámite, que al analizar de manera desprevenida y sucesiva los signos en contienda, es posible colegir la existencia de un riesgo de confundibilidad en el consumidor promedio, es decir, en el que no posee una amplia información acerca de los productos, de las marcas y del origen empresarial de los mismos.
Además, analizados dichos signos no se advierte la presencia de elementos que -en conjunto- permitan una diferenciación de los insumos, y según los cuales el usuario del mercado pueda escoger libremente sin el riesgo de caer en error. Y es que, en realidad, en casos como el presente la verificación a realizar no puede corresponder a un estudio de un alto nivel técnico o específico, en cuanto a la presencia de elementos determinadores y diferenciadores, y que recaigan en los ámbitos fonético, ortográfico, gráfico, etc., en tanto que el destinatario del producto sería -por lo que hasta este momento se encuentra acreditado- un consumidor desprevenido ‘o medio’ en cuya cabeza no se puede exigir una instrucción selectiva.
Ahora bien, aunque los documentos que se allegaron inicialmente junto con la solicitud de medidas cautelares se se presentaban dudas sobre la renovación de los registros por parte de la demandante, y por ende, de los derechos de esa sociedad sobre los signos, tal aspecto fue subsanado con las constancias aportadas con el escrito de apelación, los cuales dan cuenta de la ampliación correspondiente. 8 9 Apelación auto 11001 31 99 001 2024 97489 01 1.6.
Resulta perentorio señalar que en esta etapa del trámite no es dado efectuar un análisis y estudio de tal magnitud que pueda asociarse con una definición de fondo del asunto, o con una sentencia, pues tan solo debe verificarse si hay una apariencia de buen derecho en cuanto a la presunta existencia de una conducta que sumariamente puede enmarcarse o subsumirse en la infracción que se alega.
En esa senda, es importante acotar: i. que, en el estadio actual del trámite, para efectos de verificar el presupuesto de apariencia de buen derecho a fin de analizar la viabilidad de las medidas, resultaba procedente confrontar los signos registrados con el signo utilizado por el presunto infractor, lo que ya se realizó concluyendo de manera preliminar la necesidad de las cautelas; y ii. en realidad, hasta el momento, y en principio, no hay elementos que permitan concluir que en el territorio colombiano la palabra e imagen a las que se ha hecho referencia se utilizan para representar un producto en general en cuanto a su especie, calidad, entre otras características, ni que tal frase solo fue usada como propósito de información -al margen, retiérase, de lo que posteriormente pueda decidirse en etapas ulteriores-.
Por el contrario, en cuanto a éste último aspecto, y como ya se había dicho, en esta instancia inicial se evidencian circunstancias que podrían conllevar un riesgo de confusión y asociación de los productos de la demandante y del demandado, y en ese orden, en principio, no podría darse aplicación a los eventos excepcionales del citado artículo 157, pues esa misma disposición andina establece que ello podría operar siempre y cuando el uso “se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios”. 9 10 Apelación auto 11001 31 99 001 2024 97489 01 2.
No obstante lo anterior impone la revocatoria general del auto apelado pues sus fundamentos quedaron derruidos conforme lo atrás expuesto, lo cierto es que no todas las medidas cautelares solicitadas resultan procedentes: 2.1. En primer lugar, la cautela relativa a la entrega de copia de los libros contables y demás documentos del demandado, en tanto que, si bien el art. 245 de la Decisión 486 posibilita decretar medidas cautelares con el fin de “obtener o conservar pruebas”, en este estado de la actuación y en el marco de la naturaleza y finalidad de la acción promovida, no se advierte prima facie la imperiosa necesidad de decretar esta medida. 2.2.
Segundo: en lo que atañe a la entrega de las prendas de vestir de propiedad del demandado que contengan las marcas y signos distintivos `América´, `América de Cali´ y `La Mechita´, tal medida resulta innecesaria, en tanto que impondría la remisión de mercancía de propiedad del accionado a la demandante, además, con las demás medidas solicitadas se cumple el fin de restricción de comercialización del producto. 2.3.
Y tercero: en punto al aviso por parte del demandado de la existencia de este proceso, habida cuenta que, en estricto sentido, esa medida no conllevaría a la protección de los derechos presuntamente infringidos. 3. En virtud de todo lo anterior, se revocará el auto apelado por resultar procedente decretar las medidas cautelares solicitadas, salvo las señaladas en el punto 2 de esta providencia. Así, se ordenará a la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales que previo a emitir auto decretando las cautelas, acorde a lo dispuesto en esta providencia, provea sobre la caución, su 10 11 Apelación auto 11001 31 99 001 2024 97489 01 naturaleza y el término en que deba prestarse (inc. 1° artículo 247 Decisión 486 CAN y artículo 590 Cgp).
DECISIÓN Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, REVOCA el auto No. 121594, proferido el 2 de septiembre de 2024, y en su lugar, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio proceda en la forma dispuesta en la parte motiva de la presente providencia.
NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE El Magistrado, GERMÁN VALENZUELA VALBUENA 11001 31 99 001 2024 97489 01 Firmado Por: German Valenzuela Valbuena Magistrado Sala 019 Civil Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 Código de verificación: 425a8082d0a0b734d6a1ee58d0cbf10248778154a68f9ea8f941195ec70e2fcb Documento generado en 29/11/2024 04:48:44 PM Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica 11