TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SALA DE DECISIÓN CIVIL Bogotá, D. C., cuatro de junio de dos mil veintiséis Magistrado Ponente: Germán Valenzuela Valbuena Radicado: Proceso: Asunto: Aprobación: Decisión: 11001 31 99 001 2023 75766 01 - Procedencia: SIC Multinsa Sas vs. Casaluker S.A. Apelación sentencia Sala virtual; Aviso N.° 21 Confirma Se resuelven los recursos de apelación interpuestos por ambas partes contra la sentencia de 15 de septiembre de 2025, proferida por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el presente proceso verbal Multinsa Sas contra Sucesores de José Jesús Restrepo & Cia. S.A. (sigla: Casaluker S.A. o Luker S.A.).
ANTECEDENTES 1. En la demanda subsanada1, la demandante pidió se declarara que la demandada incurrió en la infracción del literal d), art. 155 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, respecto de las marcas “BIOVARSOL” (nominativa y mixta), registradas en la clase 3 de la clasificación internacional de Niza; en consecuencia, que se condenara a la infractora a cesar de manera definitiva y permanente dicha conducta, tanto en la fabricación como en la comercialización de productos, así como en toda forma de publicidad, física o digital, junto con el pago de: (i) $508.691.394,85 de daño emergente;
(ii) $444.780.416,31 de lucro 1 Consecutivo 019, cuad. ppal. (pdf 23375766—0004400002). Apelación sentencia 11001 31 99 001 2023 75766 01 cesante histórico; (iii) $155.673.145,71 de beneficios económicos percibidos por la infractora, al tenor del art. 243, literal b), de la Decisión 486. Que la parte resolutiva de la respectiva sentencia se publique en un periódico de amplia circulación, como también en los medios corporativos, redes sociales y página web de la demandada.
De manera subsidiaria a las pretensiones principales de reparación integral de perjuicios, solicitó aplicar el sistema de indemnizaciones preestablecidas del Decreto 1074 de 2015 (modificado por el art. 41 del Decreto 2642 de 2022), calculado entre el mínimo de 78,9 UVT y el máximo de 2.631,3 UVT por cada marca infringida, y el respectivo valor podrá incrementarse hasta 5.262,6 UVT por la mala fe de la infractora. 2.
Como fundamento de las pretensiones adujo: A. Que es titular de las marcas “BIOVARSOL” (nominativa y mixta), registradas para la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, que identifican productos de limpieza multiusos biodegradables y que ha comercializado de manera continua desde el 2005, en distintas presentaciones y en diversos mercados del territorio nacional, incluidos Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Santander y la Costa Caribe.
B. Que la demandada también comercializa productos de aseo y limpieza, y en 2022 introdujo en el mercado un producto identificado con el signo “BIOVARSOL” dentro de su línea “LA JOYA”, tal como consta en el respectivo etiquetado y presentación, con características gráficas y cromáticas notoriamente semejantes a las marcas en cuestión. C. Que en esas circunstancias se genera riesgo de confusión en el público consumidor, porque los productos de ambas partes se 2 Apelación sentencia 11001 31 99 001 2023 75766 01 comercializan en los mismos establecimientos y comparten ubicaciones dentro de los puntos de venta.
D. Explicó la demandante que no autorizó a la demandada a usar el signo “BIOVARSOL”, motivo por el que la conducta de esta última configura un uso no consentido de la marca en el tráfico económico. E. Que desde octubre de 2022 requirió a la demandada para que cese de usar el signo “BIOVARSOL”, retirar los productos del mercado y pagar perjuicios.
F. Que luego de intercambiar comunicaciones y efectuar varias reuniones, la demandada manifestó que cesó el uso no autorizado del signo, pero posteriormente se pudo constatar que en realidad de mala fe continuó con la infracción durante el 2023. G. Que si bien la demandada obtuvo una Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) ante el INVIMA en el que se relaciona el descriptor “BIOVARSOL”, esto no le otorga ningún derecho sobre el signo, porque se trata de una denominación que no es de uso genérico para el producto, sino que fue la misma infractora quien eligió unilateralmente esa palabra y no la referida autoridad sanitaria.
D. Puntualizó la demandante que ha sufrido perjuicios, tales como la disminución de sus ventas, la pérdida de posicionamiento de la marca y la necesidad de invertir en su reposicionamiento, a la par que la demandada obtuvo beneficios derivados de la comercialización del producto infractor. 3 Apelación sentencia 11001 31 99 001 2023 75766 01 3.
La demandada se opuso a las pretensiones, objetó el juramento estimatorio, aceptó unos hechos, negó otros y formuló las excepciones que denominó: (i) inexistencia de la infracción; (ii) uso legítimo de marca ajena; (iii) reconocimiento del INVIMA sobre la legitimidad del uso de la expresión “biovarsol”. 4. La demandante descorrió el traslado de las excepciones con solicitud de pruebas2.
Y también pidió pruebas adicionales vista la objeción al juramento estimatorio3. LA SENTENCIA APELADA El funcionario de primera instancia declaró que la demandada incurrió en la infracción del literal d), art. 155, de la Decisión 486 de 2000, respecto a los registros marcarios “BIOVARSOL” (marca nominativa y mixta), en consecuencia, la condenó a pagar 850 UVT ($42.329.150) por cada una de las marcas infringidas, para un total de $84.658.300, “por concepto de lucro cesante y beneficios económicos obtenidos por el infractor”, y sobre la base de la indemnización prestablecida prevista en el artículo 2.2.2.21.2. del Decreto 1074 de 2015 modificado por el artículo 41 del Decreto 2642 de 2022, a favor de la demandante junto con las costas del proceso.
También le ordenó a la infractora cesar “definitiva y permanentemente la fabricación y comercialización, directa o indirecta, de productos marcados con el signo ‘BIOVARSOL’ así como en cualquier medio de 2 3 Consecutivo 037, cuad. ppal. Consecutivo 038, cuad. ppal. 4 Apelación sentencia 11001 31 99 001 2023 75766 01 publicidad, físico y digital, incluyendo, pero no limitando a: cualquier aviso, letrero, valla, pancarta y papelería, así como el uso en redes sociales, dominios web o, etiquetas ‘hashtags’-, y en general, cualquier material comercial y/o publicitario en el que se emplee la expresión ‘BIOVARSOL’”, publicar “la parte resolutiva de la sentencia por una única vez en un periódico de amplia circulación” y “en sus medios corporativos, incluyendo sus redes sociales y página web, por un periodo no inferior a tres meses”4.
Para esas decisiones estimó5, en resumen, que la legitimación de la demandante fue demostrada con los certificados de registro vigentes expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio que la acredita como titular de las marcas Biovarsol nominativa y mixta. Descartó las excepciones propuestas por la demandada, visto que ésta reconoció haber usado la expresión Biovarsol en sus productos de limpieza sin probar que sea una palabra genérica, descriptiva o de uso informativo en el mercado colombiano, ni que el Invima la haya reconocido como tal.
Recordó que en este tipo de asuntos aplica la responsabilidad objetiva para la infracción marcaria, conforme a la Decisión 486 y la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de modo que basta la posibilidad de confusión o asociación, sin necesidad de prueba que así lo corrobore. Desestimó el daño emergente futuro y general, ante la incertidumbre de que la actora haya incurrido en verdaderos gastos de reposicionamiento y 4 5 Consecutivo 068, pdf “2025004832UD0000000001”, cuad. ppal.
(acta de audiencia). Consecutivo 068, video de audiencia “23375766-20250915-320”, cuad. ppal. 5 Apelación sentencia 11001 31 99 001 2023 75766 01 publicidad, visto que su propia contabilidad denota que tales costos desde antes de la infracción venían disminuyendo También denegó la determinación y cuantificación del lucro cesante, debido a la falta de claridad metodológica del dictamen pericial y la ausencia de explicación respecto del supuesto nexo causal entre la disminución de ventas y la infracción reprochada por la demandada.
En similar sentido rechazó la pretensión indemnizatoria relativa a los beneficios obtenidos por el infractor, puesto que no se acreditó la suma indicada en la demanda ni se observa razonable el método de cálculo propuesto por la demandante. Acogió la pretensión subsidiaria de aplicar el sistema de indemnizaciones prestablecidas conforme al Decreto 1074 de 2015, porque si bien no fue demostrada una cuantía específica de perjuicios, bien puede apreciarse que en alguna medida se generó lucro cesante y beneficios obtenidos por el infractor, que tomó el funcionario a quo –a modo de criterios– para fijar una indemnización de 850 UVT por cada marca infringida, en atención a que la conducta reprochada duró siete meses, en Bogotá, respecto de la comercialización de 17.000 kg de productos (con etiquetas infractoras), sin que se evidenciaría mala fe, notoriedad o reincidencia de la parte demandada.
LAS APELACIONES 6 Apelación sentencia 11001 31 99 001 2023 75766 01 a) La demandada presentó y sustentó en oportunidad recurso de apelación6, en el que reiteró que sus productos tenían como signo predominante la marca “La Joya”, mientras que locución “Biovarsol” aparecía en tipografía menor, subordinada, sin desempeñar rol de distintividad del origen empresarial, de modo que se trata de una expresión genérica, descriptiva o evocativa cuyo uso es legítimo y, por lo mismo –precisó la apelante– no afecta derechos derivados del registro, de allí que el Invima haya aceptado que pueda utilizarse bajo tales circunstancias y esto no implica que esa autoridad sanitaria haya usurpado competencias de la autoridad marcaria.
Explicó que, aun tratándose de responsabilidad objetiva, esto no exonera a la demandante de demostrar que existió riesgo de confusión o asociación como si de responsabilidad automática se tratara, por ende, dicho riesgo sí puede ser objeto de análisis y de prueba técnica, tales como estudios de mercado, encuestas y peritajes, sin que sea suficiente las simples fotos y recibos de compra de los supuestos productos infractores.
Indicó que en materia de infracción marcaria la Ley 1648 de 2013 y el Decreto 1074 de 2015 determinó que el demandante elija por “el sistema de indemnizaciones prestablecidas” o por “las reglas generales sobre prueba de la indemnización de perjuicios”, norma analizada por la Corte Constitucional (C-345 de 2019), y que permite entender que la parte actora está conminada a optar por uno u otro sistema sin que sea viable acumularlas ni siquiera de manera escalonada o subsidiaria, similar a como sucede en la regulación de la cláusula penal del Código Civil. 6 Consecutivo 007, cuad.
Tribunal. 7 Apelación sentencia 11001 31 99 001 2023 75766 01 Destacó que la estrategia indemnizatoria de la aquí demandante consistió en que se aplique las reglas generales de reparación de daños, con un juramento estimatorio de $1.109.144.957 discriminado en daño emergente futuro, lucro cesante histórico y beneficios obtenidos por el infractor, y como no fueron acreditados, la pretensión en tal sentido debió denegarse sin posibilidad de acudir de forma supletiva al sistema de indemnizaciones prestablecidas.
Señaló que aun de aceptarse que procede el esquema de acumular pretensiones indemnizatorias, unas como principales y otras como subsidiarias, las segundas no tendrían lugar a pronunciamiento judicial, visto que la parte demandada demostró con su contabilidad que la utilidad que recibió con ocasión de haber comercializado productos con infracciones marcarias fue de tan solo $13.375.598, valor este último que –según mencionó la misma recurrente– bien puede ser reconocido a favor de la demandante, sin necesidad de aplicar el sistema supletivo previsto en Ley 1648 de 2013 y el Decreto 1074 de 2015.
Puntualizó que, en todo caso, el funcionario a quo incurrió en arbitrariedad en aplicar el sistema de indemnizaciones prestablecidas, porque se limitó a tomar como criterio que se trataba de “miles de kilos de producto”, sin precisar la extensión geográfica ni calificar la cantidad exacta de unidades infractoras, ni la gravedad de la infracción, de allí que se observe falta de motivación en contravía de lo dispuesto en el art. 42.7 del Cgp. b) La parte demandante también interpuso recurso de apelación7, en el que cuestionó la valoración probatoria del a quo en relación con los perjuicios reclamados, pues –en criterio de la recurrente– la decisión 7 Consecutivo 006, cuad.
Tribunal. 8 Apelación sentencia 11001 31 99 001 2023 75766 01 desconoció los elementos de convicción obrantes en el expediente. En particular, sostuvo que el juzgador incurrió en error al desestimar la acreditación del lucro cesante, el cual, según dictamen pericial y documentación contable aportada, asciende a la suma de $467.094.740, al atribuir la disminución de ventas a factores externos no probados en el proceso.
Controvirtió la negativa de reconocimiento del daño emergente, indicando que en el plenario reposan facturas que dan cuenta de gastos en publicidad y reposicionamiento de marca, efectuados como consecuencia directa de la conducta infractora, los cuales fueron cuantificados en $1.170.962.455, y que, a su juicio, fueron indebidamente calificados como erogaciones ordinarias por el fallador de primera instancia. De otro lado, reprochó la falta de valoración integral de las pruebas relativas a los beneficios obtenidos por la parte demandada, así como la omisión en considerar la conducta procesal de esta, caracterizada –según afirmó– por la renuencia en la exhibición de documentos y por inconsistencias en la información suministrada sobre la comercialización del producto objeto de controversia.
La apelante también sostuvo que la sentencia impugnada omitió aplicar los criterios de agravación de la indemnización, en particular los relativos a la mala fe y la reincidencia del infractor, a pesar de existir, en su criterio, elementos suficientes para su configuración. Sobre el particular, adujo que la demandada incurrió en actuaciones orientadas a distorsionar la realidad de los hechos y a justificar indebidamente el uso del signo cuestionado, además de registrar antecedentes en materia de infracción marcaria. 9 Apelación sentencia 11001 31 99 001 2023 75766 01 Con fundamento en lo anterior, solicitó al Tribunal revocar parcialmente la sentencia de primera instancia, reconocer los perjuicios en los términos propuestos y ajustar el monto de la indemnización, dando aplicación a los criterios de mala fe y reincidencia previstos en la normativa vigente. c) Cada una de las partes descorrió el traslado de las apelaciones de su contraparte, en cuyos memoriales rebaten los argumentos de sustentación del respectivo recurso vertical8.
CONSIDERACIONES 1. Restringida la competencia del Tribunal a los reparos para apelar que fueron sustentados, el debate se enfoca en dilucidar si fue acertada la decisión del funcionario a quo en declarar a la demandada infractora de las marcas Biovarsol (nominativa y mixta), y condenarla al pago total de 170 UVT a favor de la demandante, rubro determinado conforme al sistema de indemnizaciones prestablecidas de la Ley 1648 de 2018 y el Decreto 1074 de 2015, aspectos que se analizarán en atención a las puntuales alegaciones de cada apelante.
De entrada se advierte que la respuesta a esos cuestionamientos consiste en que ha de confirmarse la sentencia apelada, toda vez que, contrario a las alegaciones de ambas partes, los fundamentos de primera instancia se ajustan a las previsiones normativas en materia de infracción marcaria y conforme a la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia, en concordancia con el material probatorio obrante en el expediente y que 8 Consecutivos 008 y 009, cuad.
Tribunal. 10 Apelación sentencia 11001 31 99 001 2023 75766 01 fue analizado con detalle por el a quo, sin que se observe arbitrariedad o falta de motivación sobre el particular, como se explicará. 2. Es asunto pacífico entre las partes que la demandada utilizó la locución “Biovarsol” en su línea de productos de limpieza multiusos cuya marca es “La Joya”, pues así lo reconoció en la contestación de la demanda y en el interrogatorio de parte, tal como puede apreciarse en la siguiente imagen aportada con la demanda.
También quedó acreditado que la demandante es titular de las marcas registradas “Biovarsol” (nominativa y mixta), de allí que ostente los derechos de ejercer los mecanismos de protección previstos en la Decisión Andina 486 de 2000. De manera que la discusión se enfocó, en lo sustancial, en si ese uso por parte de la demandada fue legítimo, sin que por lo mismo haya causado perjuicios, o si incurrió en la conducta de infracción marcaria prevista en el literal d), art. 155, de la citada Decisión Adina 486. 11 12 Apelación sentencia 11001 31 99 001 2023 75766 01 3.
Para comenzar, es necesario puntualizar que en este asunto no se requiere interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, teniendo en cuenta que en las sentencias 145-IP2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022 de 13 de marzo de 2023, esa autoridad judicial comunitaria acogió el criterio jurídico interpretativo del “acto aclarado” de la comunidad europea, aplicable a las artículos 33, inciso 2º, del tratado de su creación y 123 del estatuto del tribunal (dec. 500 de 2001), en el entendido de que “en aquellos casos en los que el juez nacional de única o última instancia tiene que resolver una controversia en la que deba aplicar o se discuta una norma del ordenamiento jurídico comunitario andino, no estará obligado a solicitar interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina si es que esta corte internacional ya ha interpretado dicha norma con anterioridad en una interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena” (se resaltó).
Como se advirtió, la legitimación de la demandante para pedir la protección de sus derechos por el no uso autorizado de la palabra “Biovarsol”, no tuvo discusión sobre el particular, motivo por el que no se debate interpretación ni aplicación de los artículos 191, 192, 238 y siguientes de la Decisión Andina 486 de 2000. En punto a las especificidades del derecho exclusivo de marca, el funcionario a quo aplicó el artículo 155, literal d), del mismo cuerpo normativo comunitario, canon que ha sido ampliamente interpretado por el Tribunal Andino desde hace más de una década (101-IP-2013 y 12-IP2014, 619-IP-2019, 243-IP-2022), con reiteración de los mismos lineamientos, cuyo sustrato jurídico fue traído a colación en la sentencia de primera instancia, sin que hubiera un concreto reproche sobre el particular.
Apelación sentencia 11001 31 99 001 2023 75766 01 4. Tratándose de las pretensiones declarativas por infracción de marca, la norma en comento dispone: “El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (…) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión” (se resalta). Como este mismo Tribunal ya había previsto en el auto de 15 de febrero de 2024, por el cual se confirmó el decreto de práctica de medidas cautelares9, se encontró demostrado que la demandada comercializó y publicitó en el mercado un producto que contiene la expresión “Biovarsol”, de ahí que el tema a dilucidar consistió en verificar si ese uso de signo distintivo similar al registrado por Multinsa Sas, permite constatar riesgo de confusión o asociación marcaria.
Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en Interpretación Prejudicial 35-IP-2020 de 8 de mayo de 2020, estableció que en el cotejo de los signos se deben aplicar las siguientes reglas: “a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. 9 Consecutivo 030, archivo 23375766—0006100009. 13 Apelación sentencia 11001 31 99 001 2023 75766 01 b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar en las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación”. En la misma providencia el Tribunal de Justicia comunitario indicó que al realizar el análisis o comparación, debe tenerse en cuenta el consumidor y su grado de percepción conforme los productos o servicios.
Y que, por tanto, hay que ponerse en el lugar de un consumidor medio si se está ante productos o servicios de consumo masivo, de un consumidor selectivo si es informado y escoge bajo criterios de calidad, posicionamiento o estatus, y de un consumidor especializado si es absolutamente informado y atento sobre las características y tiene como soporte su instrucción técnica o profesional.
En atención a la imagen insertada páginas arriba, se observa similitud en la apreciación visual, fonética y ortográfica del indicado signo infractor frente a la marca registrada, porque ninguna duda cabe en que la etiqueta del envase del producto comercializado por la demandada contenía iguales elementos en la expresión o palabra “Biovarsol”, aunado a que el signo es afín a la naturaleza del producto ofrecido (varsol para limpieza o aseo en el hogar, con componentes biodegradables).
Precísase que la comparación estrictamente marcaria no debe abordarse desde las diferencias, como de manera reiterada adujo la apelante 14 Apelación sentencia 11001 31 99 001 2023 75766 01 (demandada), ni desde una escisión de cada uno de los elementos que componen los signos, sino desde su universalidad, conjunto o unidad, y fundamental también, bajo un aspecto sucesivo, pues ello permite definir la apariencia particular, y en esa senda, la infractora usó y se valió del signo distintivo para identificar un producto con notoria semejanza que podría confundir a cualquier consumidor promedio (el que no posee una amplia información acerca de los productos, de las marcas y del origen empresarial de los mismos).
Y no es evidente la presencia de elementos que en conjunto permitan una diferenciación de los insumos, según los cuales el usuario del mercado pueda escoger libremente sin el riesgo de caer en error, ya que en realidad –para los propósitos de este tipo de acciones judiciales– no corresponde hacer una verificación de un alto nivel técnico o específico, en cuanto a la presencia de elementos determinadores y diferenciadores, y que recaigan en los ámbitos fonético, ortográfico, gráfico, etc., en tanto que el destinatario del producto sería un consumidor desprevenido en cuya imaginario no se le puede exigir una instrucción selectiva. 4.1.
Conforme a lo expuesto, se observa que las etiquetas de los productos de la demandada utilizan la palabra “biovarsol”, que si bien se ubica a renglón seguido de la marca “La Joya”, no se hace ninguna claridad en cuanto a que no es parte de la marca y que solo se trataría de un descriptor genérico del producto, luego nada obsta para que un consumidor promedio en su imaginario considere o de manera desprevenida asuma que se trata del mismo “Biovarsol” que fabrica y comercializa la demandante y que por alguna novedad o cambio de presentación le agregaron con letras algo más grandes la expresión “La Joya”. 15 Apelación sentencia 11001 31 99 001 2023 75766 01 Téngase en cuenta, conforme a las reglas de la experiencia y la sana crítica, el supuesto en que la mamá o el papá de la familia le dice a alguno de sus hijos adolescentes, o en general alguien encarga a otro, que le haga el favor de ir solo al supermercado a comprar biovarsol (sin más explicaciones) y éste de manera desprevenida compra el producto de la demandada (el primero que vio en la góndola) por el simple hecho de que en la etiqueta aparece la misma palabra biovarsol, pues –reitérase– el análisis no se efectúa sobre el supuesto de un consumidor selectivo o especializado, sino del consumidor desprevenido o común. Y tal como lo anotó el a quo, fue el mismo INVIMA quien en su respuesta a la petición de consulta de la demandante, explicó que “el Invima no utiliza el término de BIOVARSOL ni considera que este término cumple una función descriptiva o genérica, ni una identificación para una determinada clase de productos de higiene doméstica”, y aclaró que sus funciones de control y vigilancia se realizan “sobre los aspectos técnicos sanitarios y de calidad que es a lo que nos avoca la normativa aplicable; para el caso de denominaciones (marcas y nombres) se verifica que no induzcan a engaño o confusión al no ajustarse a la realidad del producto en cuanto a la información técnica notificada o confusión con otra clase de productos, mas no se ejercería control sobre aspectos no sanitarios como la idoneidad del registro marcario”10 (se resalta).
De allí que el funcionario a quo haya desestimado las excepciones de la demandada, pues el sustento fáctico de un uso legítimo por tratarse de una descripción genérica del producto carece de soporte probatorio, en contraste a que en todo caso la locución biovarsol (combinación de la palabra raíz “varsol” y el prefijo “bio”), fue registrada como marca tanto 10 Consecutivo 040, pdf 23375766—0007200003, cuad. ppal. 16 Apelación sentencia 11001 31 99 001 2023 75766 01 denominativa como mixta, y por tanto el titular tiene derecho a restringir su uso según fue explicado párrafos arriba, sin que se acreditara que los actos administrativos (registros) que confieren esa titularidad hayan sido revocados o invalidados, aunado a que no es objeto de este proceso entrar a controvertir las decisiones que en sede administrativa adoptó la autoridad marcaria sobre el particular, lo que de contera conlleva a que ninguno de los argumentos de la apelante (demandada) tenga vocación de prosperar respecto de este tema. 4.2.
Adujo la misma apelante que si bien puede entenderse que la infracción marcaria implica responsabilidad objetiva, en todo caso el demandante estaba en la obligación de probar concurrencia de confusión o riesgo de asociación, sin que sea suficiente la sola comparación de las etiquetas de los productos de la demandante y la demandada, sino que se requiere de estudios de mercado, encuestas y peritajes.
Sin embargo, tal argumento no es de recibo, porque si bien la recurrente invoca de modo tangencial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su memorial de sustentación de la apelación no se observa una cita concreta de jurisprudencia que mencione específicamente que la parte demandante esté conminada a aportar medios probatorios de carácter técnico para acreditar la confusión o riesgo de asociación. Por el contrario, tal como explicó el funcionario a quo, semejante exigencia probatoria carece de sustento jurídico, porque el artículo 155, literal d), de la Decisión 486 prevé que tratándose “del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión”; de modo que el juez, al realizar el comparativo y encontrar identidad de signo y producto –según ya se hizo para este asunto páginas atrás– opera la presunción de la confusión, que de por sí 17 Apelación sentencia 11001 31 99 001 2023 75766 01 exonera a la demandante de la carga de la prueba, y de contera implica que sea la demandada quien acredite que en realidad no hay la más mínima posibilidad de la existencia de ese riesgo, hipótesis esta última fundamento de las excepciones que fueron desestimadas como viene de explicarse.
Y por demás un estudio de mercado mediante encuestas a consumidores, o la opinión de un perito en nada aporta para dilucidar el litigio, porque aún de una encuesta a 100 personas una de éstas afirma que sí incurrió en confusión o asociación, esto es más que suficiente para tener por acreditada la infracción, precisamente porque la infracción se configura con el riesgo, mas no a una necesaria materialización o siniestralidad de la contingencia, aunado a que el análisis es bajo el supuesto de un consumidor desprevenido (no especializado o selectivo), de modo que el dictamen de un experto resultaría inútil en la medida en que el juez, en atención a los requisitos del supuesto jurídico, bien puede armar un juicio de valor en tal sentido con sustento en las reglas de la experiencia y la sana crítica11.
Recuérdase que el Tribunal Andino de Justicia (619-IP-2019), al interpretar el art. 155, literal d), de la Decisión 486, explicó: “b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado”. 5.
Despejado el ítem de la infracción marcaria, procede ahora analizar el tema de la indemnización de perjuicios, el cual fue objeto de apelación de 11 No hay duda que todo juez a lo largo de su vida ha tenido la experiencia como consumidor, pues es consustancial al hecho de vivir en una sociedad con economía de mercado como es la colombiana. 18 Apelación sentencia 11001 31 99 001 2023 75766 01 ambas partes, la demandante con miras a incrementar la cuantía de la condena, mientras que la demandada busca su total revocatoria por no demostración de la extensión y cuantificación del daño, sin lugar a que se reconozca mediante el sistema de indemnizaciones prestablecidas, o que a lo sumo se reconozca una indemnización solo por el valor de las utilidades que Casaluker S.A. obtuvo por haber comercializado productos infractores ($13.375.598), según certificación de su revisora fiscal. 6.
Reprocha la demandada que la parte actora de ningún modo podía acumular dos tipos de pretensiones indemnizatorias, unas fundamentadas en las reglas generales sobre prueba, y otras como las prestablecidas conforme a la Ley 1648 de 2013 y el Decreto 1074 de 2015, artículo 2.2.2.21.2. (modificado por el art. 41 del Decreto 2642 de 2022). Empero, tal argumento no encuentra acogida en segunda instancia, porque si bien las referidas normas aluden a que el demandante debe escoger uno u otro sistema, nada obsta para que en la demanda se hayan acumulado como principales y subsidiarias conforme a la regla procesal del art. 88, numeral 2º, del Cgp que preceptúa: “El demandante podrá acumular en una misma demanda varias pretensiones contra el demandado, aunque no sean conexas, siempre que concurran los siguientes requisitos: (…) 2.
Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias”; norma que, si bien no fue citada ni analizada por ninguna de las partes (ni siquiera por el funcionario a quo), en todo caso es aplicable al caso concreto por ser de carácter procesal cuya observancia es de orden público (art. 13 del Cgp).
Además, téngase en cuenta que “el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial” (art. 11 del 19 20 Apelación sentencia 11001 31 99 001 2023 75766 01 Cgp), de modo que la postura de la demandada en pretender exonerarse de pagar cualquier tipo de indemnización pese a que incurrió en infracción marcaria, so pretexto de que su contraparte optó principalmente por un sistema indemnizatorio que fue desestimado, implicaría dar prevalencia injustificada a un aspecto formal sobre el sustancial, lo cual contraría no solo la norma legal en mención, sino también la Constitución Política (art. 228)12. 6.1.
Citó la apelante la sentencia C-345 de 2019 de la Corte Constitucional, que en realidad no analizó la exequibilidad de la Ley 1648 de 2013 por “…medio de la cual se establecen medidas de observancia a los Derechos de Propiedad Industrial” que es tema de este proceso, sino el artículo 32 de la Ley 1915 de 2018 por “la cual se modifica la Ley 23 de 1982 y se establecen otras disposiciones en materia de derecho de autor y derechos conexos”, imprecisión que de por sí conlleva a que el argumento sobre el particular sea impertinente.
Con todo, en gracia de discusión y en abstracción de los argumentos explicados por la Corte Constitucional en esa providencia, toda vez que se observa similitud en la redacción del art. 32 de la Ley 1915 de 201813 y el art. 3º de la Ley 1648 de 201314, adviértese que en ninguno de sus apartes la Corte excluye expresamente la posibilidad de que los dos “La Administración de Justicia es función pública.
Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo” (se resalta). 13 “ARTÍCULO 32. INDEMNIZACIONES PREESTABLECIDAS.
La indemnización que se cause como consecuencia de la infracción a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos o por las conductas descritas en la presente ley, relacionadas con las medidas tecnologías (sic) y la información para la gestión de derechos, podrá sujetarse al sistema de indemnizaciones preestablecidas o a las reglas generales sobre prueba de la indemnización de perjuicios, a elección del titular del derecho infringido.
El Gobierno nacional dentro de los doce (12) meses siguientes a la promulgación de esta ley reglamentará la materia”. 14 “ARTÍCULO 3º. INDEMNIZACIONES PRESTABLECIDAS. La indemnización que se cause como consecuencia de la infracción marcaria podrá sujetarse al sistema de indemnizaciones preestablecidas o a las reglas generales sobre prueba de la indemnización de perjuicios, a elección del titular del derecho infringido.
El Gobierno Nacional reglamentará la materia”. 12 Apelación sentencia 11001 31 99 001 2023 75766 01 sistemas de indemnización del régimen general de la prueba y la prestablecida (alternativos) se puedan plantear en una demanda a modo de pretensiones principales y subsidiarias acumuladas al tenor del art. 88 del Cgp, sino que en realidad en el argumento toral de esa sentencia de constitucionalidad se precisa como única restricción que la parte actora debe optar por uno u otra, mas no plantearlos de forma concurrente visto que satisfarían la misma pretensión indemnizatoria sobre el mismo daño. Es por esa razón que la Corte acude a la analogía de la cláusula penal del art. 1600 del C.C., esto es, que el demandante no pueda pedir “a la vez la pena y la indemnización de perjuicios” (se resalta), es decir, la prohibición consistiría en pedir ambas cosas de manera concurrente o haciendo una mezcla entre una y otra, pero nada obsta para que, conforme a la regla procesal del art. 88 del Cgp, se plantee de manera principal la aplicación de la cláusula penal y en subsidio la indemnización de perjuicios que llegare a probarse, o viceversa, visto que en el contexto de un proceso judicial la norma sustancial de optar por una u otra alternativa se mantiene incólume, y en la medida en que solo podría prosperar una de las pretensiones (o la principal o la subsidiaria), aunado a que en últimas lo que se procura evitar es generar la doble indemnización por el mismo daño y un enriquecimiento sin causa.
De manera que, como las pretensiones indemnizatorias sustentadas en ambos sistemas (régimen general de la prueba y la preestablecida) se acumularon pero como principales y subsidiarias, el objeto del litigio quedó claramente definido desde el inicio, incluso así fue esclarecido por el funcionario a quo en audiencia inicial ante la solicitud de la parte actora, motivo por el que en el sub judice no se observa ninguna vulneración al principio de congruencia previsto en el art. 281 del Cgp. 21 Apelación sentencia 11001 31 99 001 2023 75766 01 6.2.
Precísase que la demandante, también apelante, reprochó la valoración probatoria del funcionario a quo respecto del dictamen y demás documentos sobre la determinación y cuantificación de los perjuicios, aunado a que también criticó los fundamentos de la sentencia de primera instancia por la tasación conforme al sistema de indemnizaciones prestablecidas, con el propósito de incrementar, indistintamente, la condena a cargo de la demandada.
Esos reparos de apelación así planteados no encuentran acogida, porque como viene de verse implicaría desconocer precisamente la restricción de optar por uno y otro sistema indemnizatorio (vías alternativas), en tanto que –reitérase para mayor claridad– es inviable efectuar un análisis en el que se combine ambos regímenes como si fuesen complementarios o que pudieran interpretarse y aplicarse sistemáticamente. 6.3.
La parte actora alega falencias en la valoración probatoria por parte de la Delegatura Jurisdiccional de primera instancia, por cuanto en su criterio el dictamen que aportó y todos los documentos contables acreditan la extensión del perjuicio y su cuantía, medios probatorios que –afirmó la apelante– no fueron debidamente estudiados en la sentencia impugnada.
Sin embargo, contrario a esas alegaciones y visto con detenimiento el video de la audiencia de fallo15, se observa que el funcionario de la Superintendencia por más de una hora expuso toda la valoración de pruebas alusivas a los perjuicios y su cuantificación, incluso de manera minuciosa analizó la experticia y los soportes contables aportados por ambas partes. 15 Consecutivo 068, archivo multimedia 23375766-20250915-320, cuad. ppal. 22 Apelación sentencia 11001 31 99 001 2023 75766 01 Olvidan las apelantes que el argumento toral por el cual el a quo desestimó las pretensiones principales indemnizatorias consistió en que las pruebas no acreditan con el suficiente convencimiento la determinación y extensión del perjuicio, en tanto que los registros contables aluden solo a un dato de cuantificación, mas no concretamente a los hechos económicos en que se sustenta esa contabilidad y su relación de causalidad con la infracción marcaria reprochada a la demandada, para lo cual en el fallo impugnado fue citada variada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil.
En efecto, nótese que el daño propiamente dicho en una infracción marcaria puede consistir en la dilución16 del signo por pérdida de su fuerza distintiva o de valor comercial o publicitario, o deterioro de su reputación comercial, de modo que el perjuicio y su extensión se concreta por ejemplo en los gastos en que pudo incurrir el titular de la marca en efectuar campañas correctivas, en hacer vigilancia para su protección, y en gastos de las acciones legales, que bien podrían calificarse como daño emergente y cuya cuantía consistiría en acreditar concretamente el pago de alguna suma de dinero por dichos gastos.
Y también podría pensarse en el lucro cesante, siempre y cuando se establezca en concreto que la infracción marcaria causó o generó que el legítimo titular dejó de obtener regalías, oportunidades de licenciamiento, o ventas con ocasión de la marca por la indebida explotación de ese activo intangible protegido, como sería, por ejemplo, que la demandante autorizara el uso (licenciamiento) de la marca Biovarsol en contraprestación de un pago económico, o que estaba próximo a vender ese signo a un tercero negocio que fue frustrado a causa de la infracción, 16 23 Apelación sentencia 11001 31 99 001 2023 75766 01 o alguna negociación de uso de la marca en el contexto de un contrato de franquicia, etc.
En los contornos de este asunto, el dictamen pericial, los documentos aportados por las partes y los testimonios recaudados en nada hacen concreción fáctica de esos aspectos, en tanto que las pruebas redundan principalmente a cuestiones de contabilidad de producción y ventas por canales tradicionales de comercialización. Y es que, si bien la demandante reclamó gastos de publicidad y reposicionamiento de marca, extrañó el a quo la concreción de esos valores en el hecho económico en que se soporta la contabilidad, en particular –aquí sí en atención a su carga probatoria (art. 167 del Cgp)– a que la infracción marcaria generó un desprestigio ante el público en general, en el entendido –por ejemplo– en que al consumidor promedio le quedó la percepción de que el producto de nombre “biovarsol” es de mala calidad y no sirve para hacer el aseo del hogar o que no rinde igual como lo hacía antes, lo cual hubiera podido motivar a que contratara los servicios de una agencia de publicidad para conjurar ese desprestigio mediante claras estrategias de mercadeo o marketing, sin que figure prueba específica sobre el particular (contratos, cotizaciones, etc.), según detalló el funcionario de la Superintendencia, quien agregó que aún en gracia de discusión de tenerse en cuenta solo la contabilidad, en todo caso los registros históricos determinan que los gastos en publicidad ya venían disminuyendo por parte de la demandante desde antes del inicio de la época en que inició la infracción marcaria, sin que la misma contabilidad especifique algún nexo de causalidad con el acto infractor de la demandada en coherencia con la disminución de los gastos publicitarios año tras año. 24 Apelación sentencia 11001 31 99 001 2023 75766 01 Además, en atención al lucro cesante, pareciera más bien que la demandante se duele de la disminución de sus ventas del producto de limpieza multiusos con marca “Biovarsol” por la deviación de clientela a causa del acto infractor de la demandada, porque al parecer los consumidores preferían comprar el producto para el mismo propósito “La Joya Biovarsol”, por confusión y al parecer porque la demandada fijaba un menor precio.
Empero, tal planteamiento no corresponde a los lineamientos de este proceso por infracción marcaria, sino que encontraría mayor sentido y justificación en el marco de una acción por competencia desleal, precisamente por confusión y desviación de clientela generadora de lucro cesante, supuesto que no fue planteado ni como pretensión principal ni como pretensión subsidiaria en la demanda, aunque sin perjuicio de que dicho lucro cesante en todo caso pueda analizarse en el contorno de la infracción de la marca pero bajo el sistema de las indemnizaciones preestablecidas tal como lo hizo el a-quo. 6.4.
Agrégase que pese a que tratándose de la infracción marcaria el riesgo de confusión puede presumirse, según fue esclarecido en párrafos anteriores, tal ventaja en materia de carga de la prueba no puede aplicarse de forma extensiva para exonerarse de demostrar el daño en sí mismo considerado (v.gr. dilución de la marca)17, la causación de perjuicios (sobre el activo intangible) y la cuantía, visto que la pretensión principal indemnizatoria precisamente alude a la opción de acudir al régimen general de probar los presupuestos de la indemnización, luego sería un contrasentido pretender que se aplique algún tipo de presunción sobre el particular, tanto más cuando el legislador previó que el demandante podría optar por el sistema de indemnizaciones prestablecidas, pretensión 17 V.gr.
Pérdida de exclusividad, banalización del signo, afectación del prestigio. 25 Apelación sentencia 11001 31 99 001 2023 75766 01 esta última formulada de manera subsidiaria y que fue la que analizó y acogió el funcionario a quo. 7. Reprocha la demandada, que el a quo dejó de valorar la certificación de su revisora fiscal, que acredita el monto de $13.375.598 como el valor de las utilidades que obtuvo después de fabricar y comercializar el producto “La Joya Biovarsol”, de modo que sería viable que el juez acceda a las pretensiones indemnizatorias principales, no por el valor del juramento estimatorio tasado en más de mil millones de pesos, sino por aquel rubro que se concreta en el beneficio obtenido por el infractor a voces del art. 243, literal b), de la Decisión Andina 486, y en la medida en que el art. 281, inciso 3º, del Cgp prevé que: “Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último”.
No obstante, tal planteamiento no encuentra acogida, porque en estrictez de conceptos el beneficio que haya podido obtener el infractor no corresponde a un daño o perjuicio por la demandante, visto que, como fue explicado, el verdadero desmedro consiste en la dilución de la marca, los gastos que esto podría generar, las utilidades que se hubieren dejado de percibir por la explotación de ese activo inmaterial, entre otros.
Además, no necesariamente el beneficio del infractor (ganancias por la venta del producto generador del riesgo de confusión), corresponde a las utilidades o ganancias que dejó de percibir el titular de la marca por la comercialización de su propio producto, visto que la demandada bien podría haber fijado un precio menor o con descuento en comparación con la demandante, o incluso mayor o más costoso, de manera que fácilmente podría percibirse disparidad de utilidades que redundaría en tasar una 26 Apelación sentencia 11001 31 99 001 2023 75766 01 indemnización insuficiente o generar un posible enriquecimiento injustificado a favor de la parte actora.
En realidad, el art. 243, literal b), de la Decisión Adina 486 corresponde no a una tipología de daño como si se tratara de una novedosa categoría de perjuicio patrimonial o extrapatrimonial, sino que como la misma norma explica, se trata de un criterio, esto es, como una forma o manera de medir o tasar la reparación; así, en caso de probarse cuál fue ese beneficio del infractor, éste hecho podría servir como referencia probatoria indirecta para inferir el verdadero daño sufrido por el titular de la marca.
En los contornos de este asunto, el funcionario de la Superintendencia encontró que aun pese a la certificación de la revisora fiscal de la demandada sobre las utilidades que le dejó la comercialización del producto “La Joya Biovarsol”, ésta prueba no le generó el suficiente grado de convicción para determinar la indemnización alegada por la demandante, visto que en el interrogatorio de parte del representante legal de la empresa infractora se mencionó el valor de $17.000.000, y la parte actora alegó una serie de perjuicios muy superiores a esos valores, de allí que ante la incertidumbre en materia probatoria sobre la pretensión principal indemnizatoria, prefirió descartarla y en su lugar ahondar en el análisis de la pretensión indemnizatoria subsidiaria por el sistema prestablecido en la Ley 1648 de 2013 y el Decreto 1074 de 2015, decisión de primera instancia que no se observa arbitraria o carente de motivación, según viene de explicarse. 8.
Adujo la demandante que la tasación por el sistema de indemnizaciones prestablecidas debe ser mayor, en la medida en que se 27 Apelación sentencia 11001 31 99 001 2023 75766 01 acreditó mala fe y reincidencia del infractor, mientras que la demandada alegó que la cuantificación fue excesiva, toda vez que el funcionario a quo no motivó de forma suficiente la decisión, puesto que se limitó a utilizar criterios de “miles de kilos de producto”, dejó de lado pruebas alusivas a que la comercialización del producto “La Joya Biovarsol solo duró cuatro meses”, reducida fue la extensión geográfica y la gravedad de la infracción carece de especial relevancia o magnitud.
Empero, ninguno de los planteamientos de las partes encuentra eco en sede de apelación, porque la sentencia de primera instancia18 explicó ampliamente todos los criterios, pruebas y razonamientos tenidos en cuenta para fijar la tasación indemnizatoria conforme a las normas citadas; incluso citó in extenso una providencia proferida por otra sala de este mismo Tribunal19, fundamentos que no fueron expresamente rebatidos en los recursos de apelación, sin que por lo mismo sea viable analizar los reparos genéricos de los recurrentes so pretexto de falta de motivación del a quo, cuando en realidad sí obran en la sentencia apelada concretos fundamentos de la decisión judicial de primera instancia (arts. 320 y 327 del Cgp). 9.
En conclusión, se confirmará la sentencia apelada, sin lugar a condena en costas, toda vez que ambas partes son apelantes y ninguno de los sus recursos tuvo acogida. DECISIÓN 18 19 1h31mm08ss en adelante Sent 19 abril 2024, Rad. 11001319900120190308301 mp Ruth E. Galvis V. 28 Apelación sentencia 11001 31 99 001 2023 75766 01 Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., en Sala de Decisión Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de 15 de septiembre de 2025, proferida por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Sin lugar a condena en costas.
NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE Los Magistrados, GERMÁN VALENZUELA VALBUENA Ausencia justificada HENEY VELÁSQUEZ ORTIZ AMANDA JANNETH SÁNCHEZ TOCORA Radicado: 11001 31 99 001 2023 75766 01 Firmado Por: German Valenzuela Valbuena Magistrado Sala 019 Civil Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Amanda Janneth Sanchez Tocora Magistrada Sala 008 Civil Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 Código de verificación: 0487c479b30e09e5b759c91da07067e541a1cd746b0aceeb42e4eaaa21adf25a Documento generado en 04/06/2026 01:40:38 PM Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://firmaelectronica.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica 29