República de Colombia Rama Judicial del Poder Público TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ - SALA CIVIL Bogotá D.C., trece (13) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024).
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO Magistrada Ponente: CLARA INÉS MÁRQUEZ BULLA Radicación: 110013199001 2021 62135 04 Procedencia: Superintendencia de Industria y ComercioDelegatura Para Asuntos Jurisdiccionales Demandante: Tecnologías de Conducción y Control S.A. – TCL S.A. Demandados: Shenzhen TCL New Technology Co Limited y otros Proceso: Verbal Recurso: Apelación Sentencia Discutido y Aprobado en Sala de Decisión del 7 de noviembre de 2024.
Acta 45.
2. OBJETO DE LA DECISIÓN Se dirimen los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia proferida el 19 de marzo de 2024, por la Superintendencia de Industria y Comercio – Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial - Delegatura Para Asuntos Jurisdiccionales, dentro del proceso VERBAL instaurado por la sociedad TECNOLOGÍAS DE CONDUCCIÓN Y CONTROL S.A. – TCL S.A. contra TCL Verbal 001 2021 62135 04 TECHNOLOGY GROUP CORPORATION, SHENZHEN TCL NEW TECHNOLOGY CO.
LIMITED, MERCADO LIBRE COLOMBIA LTDA, COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. CORBETA S.A. y/o ALKOSTO S.A. 3.
ANTECEDENTES 3.1. Demanda Tecnologías de Conducción y Control S.A. - TCL S.A., a través de apoderado judicial, reformó la demanda contra TCL Technology Group Corporation, Shenzhen TCL New Technology CO. Limited, Mercado Libre Colombia Ltda., Colombiana de Comercio S.A. Corbeta S.A. y/o Alkosto S.A., para que se hagan los siguientes pronunciamientos: 3.1.1.
Declarar que las convocadas infringieron los derechos de propiedad industrial, disciplinados en los artículos 155, literales a) y d), y 192 de la Decisión 486 de 2000 que ostenta respecto de las marcas TCL, identificadas con los certificados de registro de la propiedad industrial números 283989, 283992, 474973 y 283990, así como sobre el nombre comercial TCL1. 3.1.2.
Ordenar cesar dichos actos, abstenerse de realizar la oferta, distribución, comercialización, importación y venta, así como retirar del mercado todo el material publicitario digital o físico, u otro elemento de promoción, de cualquier producto identificado con el signo TCL y/o que resulte similarmente confundible con el nombre comercial o las marcas TCL S.A., incluyendo, pero sin limitarse, a la comercialización de televisores y celulares. 1 Archivo 21262135—0019300002, ubicado en la carpeta 194-SubsanaciónDemanda. 2 Verbal 001 2021 62135 04 Evitar adelantar publicidad que utilice el signo infractor “TCL” o uno similarmente confundible, a través de los medios de comunicación existentes en Colombia, como televisión, radio, redes, o cualquier otro similar, que abarque la publicidad que se transmite www.espinosaolarte.com, con ocasión de los partidos de las eliminatorias al mundial de futbol de Qatar de 2022 o del mismo campeonato. 3.1.3.
Condenarlas a pagarle, tras disponer que son civilmente responsables por la aludida conculcación, una indemnización por los perjuicios irrogados -lucro cesante, beneficios obtenidos por los infractores y el precio que estos habrían pagado por concepto de una licencia contractual, conforme lo disponen los literales b) y c), artículo 243 de la Decisión 486 de 2000-, la cual deberá ser cuantificada conforme al sistema de indemnizaciones preestablecidas previsto en la Ley 1648 de 2013 y en el Decreto 2264 de 2014. 3.1.4.
Disponer la publicación en un diario de amplia circulación de la parte resolutiva de la sentencia proferida en primera instancia, en caso de que tenga acogida la primera petición2. 3.2. Hechos Para soportar dichos pedimentos invocó los supuestos fácticos que, en síntesis, se compendian así: La sociedad promotora se dedica a la comercialización de equipos eléctricos y electrónicos especializados, partes, piezas, repuestos, así como de accesorios para telecomunicaciones, automatización de procesos, operación, mantenimiento, expansión de redes de telecomunicaciones, aparatos de medición y de todo tipo de productos 2 Folios 4 al 6 del archivo MemoriallReformaDemanda. 12162135--00162000010, 3 ubicado en la carpeta 163- Verbal 001 2021 62135 04 para los sectores energético, de comunicaciones, ordenadores, demás accesorios y complementos para equipos de cómputo hardware-, programas -software- para el procesamiento de señales de voz, video, datos e imágenes, todo conforme con su objeto social.
Para el ejercicio de su labor comercial es titular de los siguientes registros marcarios: 4 Verbal 001 2021 62135 04 Adicionalmente solicitaron los registros de marcas que a continuación se enuncian ante la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, pendientes de concesión. 5 Verbal 001 2021 62135 04 Viene haciendo uso de su nombre comercial “TCL”, de manera ininterrumpida, desde 1986 cuando inició su actividad empresarial, el cual la identifica como empresa en el mercado que comercializa, entre otros, productos electrónicos que incluyen teléfonos, cargadores de celulares, medidores inteligentes, aparatos de medición, audífonos, parlantes, baterías de litio y relojes inteligentes o smart watches.
En el año 2003 realizó el depósito del nombre comercial, para identificar la comercialización de aparatos electrónicos, entre otros, como lo respaldan las pruebas allegadas, con soporte en las cuales, mediante Resolución 37853 del 21 de junio de 2021, la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio reconoció que la denominación “TCL” identifica a la compañía demandante. 6 Verbal 001 2021 62135 04 Shenzhen TCL New Technology CO.
Limited, domiciliada en la República de China, se dedica a la fabricación y comercialización de diferentes artículos de tecnología, como televisores, celulares y smartwatches en diferentes países. En abril de 2021 anunció que iniciaría la mercantilización de sus productos en el mercado colombiano como parte de su estrategia de expansión en Latinoamérica, lo cual, en efecto, hizo, con el uso del signo “TCL”, como se aprecia en su Instagram y página web, donde señala que pueden ser adquiridos en “Alkosto”, “Alkomprar” o “Ktronix”.
Colombiana de Comercio S.A., titular de los portales www.alkosto.com y www.ktronix.com, así como en sus tiendas físicas, oferta televisores y celulares distinguidos con el signo “TCL” sin autorización de la actora, lo cual también hizo Mercado Libre Colombia Ltda., como proveedor de bienes y servicios, conforme lo dispone el numeral 11, artículo 5, Ley 1480 de 2011, a través de su sitio web www.mercadolibre.com.co Shenzhen TCL New Technology CO.
Limited patrocinó la Copa América 2021 e hizo uso del signo TCL para difundirlo en su canal de YouTube, en la página web del evento, en los partidos que jugó la Selección Colombia el 8 y el 13 de junio de ese año, frente a los equipos de Argentina y Ecuador, respectivamente, sin el consentimiento de la gestora. El mismo es confundible con las marcas y nombre comercial “TCL” de la impulsora de la litis, circunstancia que puede inducir a error a los consumidores, quienes adquieren los productos ofertados por Shenzhen TCL New Technology CO pensando que tienen el mismo origen empresarial o vinculación con los distribuidos por la empresa demandante -asociación o riesgo de confusión-. 7 Verbal 001 2021 62135 04 Las demandadas no tienen ningún derecho de propiedad industrial vigente que proteja el memorado signo, ni autorización para usar las marcas “TCL” y el nombre comercial “TCL” de titularidad de la parte activante.
TCL Technology Group Corporation, sociedad domiciliada en China relacionada con Shenzhen TCL New Technology CO, ha realizado solicitudes de registros de un signo “TCL” en las mismas clases para las cuales están registradas las marcas “TCL” de la precursora, para identificar productos relacionados con la actividad empresarial de ella. El 31 de marzo de 2021, el Director de Signos Distintivos negó el registro de la marca “TCL Ai in” solicitada al encontrar que el signo podía causar confusión, decisión confirmada el 21 de junio siguiente.
El dictamen pericial practicado por Andrés Dimian, ingeniero electrónico experto en materia de propiedad intelectual, concluyó que los elementos para los cuales se encuentran registradas las marcas “TCL” de la demandante incluyen la protección de mercancías electrónicas, smart watches o relojes inteligentes, aparatos de navegación, GPS, impresoras 3D y robots industriales, de las clases 7, 9 y 11, por tanto, existe una alta conexidad competitiva con los comercializados por las convocadas, incluyendo celulares y televisores, habida cuenta que pueden ser complementarios, sustituibles o formar parte de los mismos.
El estudio realizado por Consumer & Insights en mayo de 2021 también demuestra que existe confusión entre los bienes para los cuales se encuentran registradas las marcas “TCL” de la actora y los que actualmente ofertan las demandadas, además se avizora conexión competitiva entre ellos, dado que los clientes piensan que tienen el mismo origen empresarial, al punto que el 59% de los 8 Verbal 001 2021 62135 04 encuestados concluyó que provenían del mismo fabricante, por lo que se evidencia la consumación de la aludida conducta infractora.
Lo anterior lo acreditan las capturas de pantalla y videos de la aplicación WhatsApp, donde los consumidores le han indagado por los televisores y celulares, además de reclamarle por garantía y servicio técnico, a la cuenta corporativa de la promotora. La experticia de autoría de la última firma en mención efectuada en el 2022 ratifica que el escenario de confusión y/o riesgo de asociación se mantiene, pues la mayoría de indagados consideraron que los productos tenían igual origen empresarial; aunado, se determinó que tiene los mismos canales de comercialización -televisión, redes sociales-, medios publicitarios, así como que unos son sustitutos de otros, por lo que se estructura la infracción a los derechos de propiedad industrial de TCL, de conformidad con lo dispuesto en los artículos citados.
TCL S.A. ha otorgado licencias onerosas para autorizar el uso de sus marcas en el mercado. Las intimadas han obtenido un beneficio economico, a causa de la infracción y el precio que tendrían que haber pagado por obtener un permiso, acorde con lo consignado por el precepto 243 in fine. Previo a entablar esta acción e ingresar al mercado nacional, Shenzhen TCL New Technology CO y TCL Technology Group Corporation llegaron a un principio de acuerdo para adquirir las marcas de la gestora, el cual rompieron repentinamente, sin ofrecerle explicación alguna, pese a tener conocimiento que de llegar a ofertar celulares y televisores con el signo TCL incurrían en la conclusión alegada.3. 3 Folios 6 al 34 ibidem. 9 Verbal 001 2021 62135 04 3.3.
Trámite Procesal. El Despacho, previa subsanación4, por medio de auto fechado 12 de enero de 2022, admitió la demanda y ordenó su traslado al extremo pasivo5. En proveído del 19 de octubre de 2022, se aceptó la reforma del escrito genitor6. Colombiana de Comercio S.A. - Corbeta S.A. y/o Alkosto S.A., a través de mandatario judicial, replicó el libelo reformado, se resistió a las peticiones y propuso los enervantes titulados: “…La demandante no fabrica o comercializa con las marcas TCL en el mercado productos que tengan riesgo de confusión o asociación con los productos comercializados por las demandadas…”, “…El nombre comercial de TCL fue reconocido para la fabricación y comercialización de ciertos productos y servicios por lo que no es oponible ilimitadamente…”, “…Inexistencia de riesgo de confusión en el mercado o prueba que lo demuestre…”, “…Inexistencia de prueba sobre la conexidad competitiva de los productos objeto de la presente acción…”,“…Inexistencia de confusión o riesgo de confusión o asociación en el mercado…”, “…Inexistencia de confusión y/o asociación entre las marcas objeto de confrontación…”, “…Otros procesos donde se reconoce que los productos de la demandante en nada se relacionan con los comercializados, promocionados y fabricados por las demandadas…”, “…Cosa juzgada…”, “…Respecto Indemnización Preestablecida…” y la “…Genérica…”7. 4 Carpeta 073-SubsanaciónDemanda.
Archivo 2022000981AU0000000001, ubicado en la carpeta 081-Auto986AdmiteDemanda. 6 Carpeta 203-Auto124962AdmiteDemReformada. 7 Archivo 21262135—002140007, ubicado en la carpeta 214-ContestaciónReformaDemanda. 10 5 a la Verbal 001 2021 62135 04 Shenzhen TCL New Technology CO. Limited y TCL TechnologyGroup Corporation, mediante abogado, contestaron el escrito genitor modificado, encararon las súplicas demandatorias y plantearon iguales defensas a las antes enunciadas8.
Mercado Libre Colombia Ltda., debidamente representado, se pronunció frente a los hechos de la demanda enmendada, se opuso a las pretensiones, formuló las excepciones rotuladas “…Falta de legitimación en la causa por activa de TCL: la demandante no es titular de un registro marcario que cubra televisores y celulares bajo el signo distintivo “TCL” y tampoco ha hecho uso continuo, público y ostensible del nombre comercial “TCL” para la comercialización de televisores, celulares y demás productos tecnológicos que se señalan en la demanda…”, “…Falta de legitimación en la causa por pasiva de Mercado Libre…”, “…Inexistencia de una conducta contraria a las normas de propiedad industrial.
Inexistencia de infracción por parte de Mercado Libre…”, “…Inexistencia de pruebas siquiera sumarias que pongan en evidencia la infracción a un derecho marcario por parte de Mercado Libre…”, “…Mercado Libre pone a disposición de los titulares de derechos de Propiedad Intelectual, herramientas para que los mismos denuncien publicaciones de usuarios en infracción a sus derechos.
El Brand Protection Program de Mercado Libre y otras acciones. Mercado Libre no puede tomar medidas genéricas. Mercado Libre no es responsable por conductas o contenido de terceros…”. Además, objetó el juramento estimatorio9. Descorridas las defensas enarboladas10, convocó a la audiencia 8 Archivado 21262135-00215000007, ubicado en la carpeta 215-ContestaciónReformaDemanda.
Folios 1 al 69 del archivo 21262135—0021600003, ubicado en la carpeta 216ContestaciónReformaDemanda. 10 Archivos 21262135—0022600007, ubicado en la carpeta 226-MemorialPronunciamExcepciones. 11 9 Verbal 001 2021 62135 04 regulada en el artículo 372 del Código General del Proceso11, así como la estatuida en el canon 373 ibidem12, en la última de las etapas emitió sentencia, la cual declaró probada la excepción denominada “…Inexistencia de riesgo de confusión en el mercado o prueba que lo demuestre…”, negó las pretensiones e impuso el pago de costas a la precursora.
Inconforme con aquella decisión, parcialmente la actora, así como algunos de los demandados, en lo desfavorable, interpusieron recurso de apelación, concedido en el acto13.
4. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA El Funcionario, luego de enunciar que se encuentran presentes los presupuestos procesales, precisó la regulación de la protección marcaria en los artículos 134, 154, 155 literales a), d), y, 238 de la Decisión 486 de 2000, como que el problema jurídico se concreta en establecer si las convocadas infringieron el nombre comercial o las marcas TCL, de ser así, determinar los perjuicios irrogados.
Destacó la legitimación en la causa de la sociedad demandante, porque es titular de los derechos de propiedad industrial sobre las marcas mixtas TCL con certificados 474973 clases 67911 y 19, 283992 clase 11, 283990 clase 6, y 282989 clase 7, registradas para las de la Clasificación Internacional de Niza. En cambio, no se estableció que Technology Group Corporation se encuentre habilitada para ser convocada al litigio, ya que no demostró el uso del signo TCL, pues el haber intentado efectuar un registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio, implica un trámite 11 Archivos 246-Acta1161Audiencia20230328, 258-Acta1698Audiencia20230508, 262 Acta2390Audiencia20230616, 286-Acta3666Audiencia20230926 y 289-Acta3835Audiencia20230928. 12 Archivos 294-Acta3885Audiencia20231010 y 315-Video y acta de audiencia No, 543 de 2024. 13 Archivo 317-Video y acta de audiencia No, 1152 de 2024-sentencia. 12 Verbal 001 2021 62135 04 administrativo, mas no prueba la utilización en el comercio, a través del ofrecimiento de servicios y productos en el mercado.
Aunado, el patrocinio enunciado en la revista Semana para la Copa América 2021, si bien menciona la multinacional TCL, no demuestra que se trata de aquella compañía; tampoco reflejó que tenga el dominio de la red social Instagram donde se publicita la denominación TCL, ni que ella hubiera ejecutado la publicidad registrada en el partido entre las selecciones de Colombia y Ecuador; o, los demás avisos difundidos, así como que ofrezca productos electrónicos con tal identificación en un página web en este país, lo cual tampoco es dable de colegir de las conversaciones que se hicieron por medio de WhatsApp.
Por el contrario, el uso en el comercio del signo TCL por parte de Shenzhen TCL New Tecnology Co, Mercado Libre Colombia Ltda. y Colombiana de Comercio S.A. los refrenda las documentales adosadas y lo manifestado en la contestación a la reforma de la demanda, además evidenciado en la identificación de los productos ofertados en sus plataformas digitales.
Sin embargo, no se advierte que Mercado Libre Colombia Ltda. y Colombiana de Comercio S.A. hubieran aplicado o colocado un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos, o servicios vinculados, para los cuales la actora registró sus marcas; tampoco sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamiento de tales elementos, razón por la cual no se estructura la conducta regulada en el literal a), artículo 155 de la Decisión 486 de 2000.
Describió el evento en que el uso de una marca genera asociación o riesgo de confusión, las reglas para cotejar los signos mixtos encontrados en este caso, dentro de los cuales el elemento preponderante es el denominativo, conformados ambos por una 13 Verbal 001 2021 62135 04 palabra en común que la compone tres letras “TCL” que tiene identidad fonética, ortográfica y conceptual.
Así que, el signo empleado por las demandadas, reproduce en su integridad el elemento nominativo de las marcas registradas por la actora; sin embargo, identifican los productos de las clases 6, 7, 9, 11 y 19 de la Clasificación Internacional de Niza, con certificados 283989, 283992, 283990 y 474973 no incluyen los elementos comercializados por las convocadas -televisores y celulares-, sino válvulas, tubos metálicos, reguladores de agua de alimentación, aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación o regulación de gas, agua u otros materiales, andamios, armazones y materiales de construcción, tuberías de desagüe, listones, viguetas, ríos, tuberías forzadas, todos no metálicos.
De manera que el uso en el comercio del signo TCL por parte de las intimadas, no se efectúa respecto de los mismos productos a los que se le otorgó la protección marcaria a la promotora, ni tiene relación competitiva con estos; a lo que se suma, que las meras solicitudes realizadas por aquélla, para el registro de una marca por similares elementos, no demuestra su titularidad, pues es necesario el registro respectivo, al tenor del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, y aunque a la accionante le fue otorgada la protección sobre la clase 9 de la Clasificación Internacional Niza, dentro de la que se encuentran relacionados los televisores y celulares, allí no se incluyeron estos.
Coligió que en las circunstancias descritas no se presenta confusión, se estructura con la semejanza de signos en conflicto, también a partir de la conexidad competitiva, para lo cual es necesario analizar los criterios que consagra la norma comunitaria. Así, estableció que el grado de sustitución o intercambiabilidad de los productos no se cumple en el caso analizado, en tanto, los elementos 14 Verbal 001 2021 62135 04 de cuya marca tiene la titularidad la actora no son reemplazables por los celulares y televisores que comercializan las intimadas, ya que son utilizados para propósitos diferentes, estos para el entretenimiento, mientras que aquellos en el desarrollo de obras de infraestructura de gas y agua.
Además, los canales de comercialización utilizados por las partes son distintos, en tanto los demandados ofrecen y negocian sus mercancías por portales de internet o grandes superficies, por el contrario, la actora lo hace a través de subastas presenciales en ferias nacionales e internacionales, ventas propias y por medio de la página web de la compañía, mas no en almacenes de cadena.
Agregado a esto, los nichos de consumidores son distintos, para la precursora lo son las grandes compañías de servicios públicos, quienes tienen un conocimiento técnico especializado que les permite identificar las características de los productos, contrario sensu, para los intimados lo es el mercado en general, como lo confirman los interrogatorios de parte; aunado, según lo consignado en los dictámenes periciales denominados conexidad competitiva, que arrojan como resultado, de forma homogénea para los años 2021 y 2022, que los elementos de la primera en mención no podían ser sustituidos por los de la segunda, -pues respondieron ante tal interrogante de manera mayoritaria no sabe, no responde-.
Carece de eficacia probatoria la experticia elaborada por Andrés Damián Poveda, porque no hace alusión a elementos como televisores y computadores, dado que se refiere a los involucrados en el trámite administrativo de solicitud marcaria. Como si no fuera poco, a la demandante no se le otorgó protección sobre los bienes mercantilizados por los intimados, respecto de los que recae la acción. 15 Verbal 001 2021 62135 04 Por demás, no existe complementariedad en la medida que el consumo de un producto -ofertado por la promotora- no genera la necesidad de adquirir otro -vendido por los intimados-, o viceversa, con el fin de concretar la finalidad de adquisición, o al menos no se aportó prueba de ello, aunque sí puede existir interconexión o vinculación entre ellos.
Tampoco se advierte presente el concepto de razonabilidad, en tanto la protección marcaria concedida a la promotora no incluye los objetos de la presente demanda; los comprendidos por aquella requieren un conocimiento especializado, en contraste con los comercializados por los encausados. Los mensajes recibidos vía WhatsApp reclamando garantía y servicio técnico no gozan de idoneidad demostrativa que permitan asociar los productos que ofertan una y otros, los cuales no comparten los mismos canales de distribución, ni finalidad.
Destacó, con soporte en el artículo 190 de la Decisión 486 de 2000, que el nombre comercial lo constituye cualquier signo que identifique una actividad económica, una empresa o un establecimiento de comercio; el cual es independiente de la razón social, aunque pueden coexistir. Su titular puede impedir a un tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o riesgo de asociación con las empresas o sus productos; pero, su protección se encuentra supeditada al uso real y efectivo, el solo registro no la mantiene vigente.
Las pruebas adosadas acreditan el uso del nombre comercial que aduce la actora es continuo, público y ostensible; entre ellas se destacan, las facturas, certificaciones de auditoría, correos electrónicos, comunicaciones escritas, catálogo de productos, certificaciones expedidas por las empresas de quienes la actora ha 16 Verbal 001 2021 62135 04 sido proveedora -de tuberías, válvulas, medidores, accesorios; y, por G&H contadores S.A.S. de ingresos percibidos desde 1998 hasta el 19 de mayo de 2021, actividades, dentro de las que se destacan la comercialización de equipos de ferretería, de control para acueductos, alcantarillado, así como la fabricación, importación, mercantilización, distribución e importación de reguladores de agua, válvulas y tubos metálicos de medición, máquinas, herramientas, teléfonos, conectores, cargadores eléctricos multipropósito relojes inteligentes, aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación y regulación de gas y agua, entre otros materiales, armazones, tuberías, listones, viguetas, tubos, materiales para construcción no metálicos-; pautas publicitarias realizadas en 2018 y 2021, y las capacitaciones sobre accesorios de tuberías.
Por el contrario, la importación de cargadores multipropósito en el 2010, de celulares y de parlantes Bluetooth en el 2021 efectuada por la demandante, son actividades comerciales discontinuas, sobre artículos de marca ajena que, por ende, no deben tildarse continuas y ostensibles. Así las cosas, se acreditó el uso del nombre por parte de la promotora, con las características anotadas, respecto de la comercialización de tuberías, medidores, válvulas de alta calidad para la instalación de gas y agua, amparados por la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza; empero, la infracción por confusión o riesgo de asociación alegada se despacha desfavorablemente, debido a que, también le es aplicable lo disciplinado en los artículos 155 a 158, y la respalda el mismo material suasorio analizado para la conculcación marcaria, con estribo en el cual no es pertinente llegar a conclusión diferente de la ya advertida.14 14 Minuto 1:33 a 1 hora:06 minutos del archivo 21262135—0032100002, ubicado en la carpeta 317Video y acta de audiencia No, 1152 de 2024 -sentencia. 17 Verbal 001 2021 62135 04
5. ALEGACIONES DE LAS PARTES 5.1. El abogado que representa los intereses del extremo activante, como sustento de la solicitud revocatoria, alegó una indebida valoración probatoria, porque el Superintendente le restó valor a los instrumentos de convicción incorporados por su asistida sin razón alguna, en concreto, la confesión efectuada por la representante legal de TCL Technology Group Corporation, quien admitió que en el patrocinio de la Copa América se usó el signo TCL para identificar los televisores y los celulares publicitados, lo cual también refrendan las documentales incorporadas, que deben ser analizadas bajo las reglas de la sana crítica.
Pese a los criterios de conexidad competitiva, desarrollados jurisprudencialmente, no deben soslayarse las actuaciones que reflejan que existió confusión entre los consumidores, como las conversaciones y los videos de WhatsApp aportados, mediante los cuales efectuaban reclamos, solicitaban garantías por televisores, celulares TCL, que deben estimarse porque son auténticas y no fueron tachados, máxime cuando Vanessa Romero confirmó que se recepcionaron en la cuenta de la aplicación de la compañía demandante; así como otros testigos; los dictámenes adosados los cuales respaldan que un 64% de los entrevistados evidenciaron que se materializó. El criterio de razonabilidad lo ratifican las experticias, no desvirtuadas en la etapa de contradicción que dan cuenta que en una ciudad el 80% y en otra el 60% de los consumidores se confundió; además, acorde al laborío realizado por Andrés Damián no se tuvieron en cuenta los productos que abarca la Clasificación internacional de Niza que comprende la marca otorgada como robots y relojes inteligentes e impresoras para estudiar aquel aspecto, así como la sustituibilidad y la complementariedad, ya que algunas aplicaciones de los celulares 18 Verbal 001 2021 62135 04 ostentan los mismos propósitos que un medidor inteligente, el cual debe valorarse porque tiene que ver con el objeto del proceso, con independencia que inicialmente se hubiera presentado en una actuación administrativa.
Los medios suasorios reflejan que los adquirientes, aunque no sean especializados- se comunican con la demandante para reclamarle por elementos comercializados por los intimados. Así se configuran los criterios de conexidad competitiva y existe fundamento también para que el titular del nombre comercial aduzca su infracción, motivos por los cuales debe accederse a la totalidad de las pretensiones15.
Al presentar los reparos concretos por escrito y sustentar la alzada, además de lo anterior, insistió en que el Juzgador omitió valorar las pruebas que acreditan la confusión generada entre los consumidores, cuando las demandadas empezaron a comercializar en el mercado colombiano televisores y celulares bajo el signo “TCL” -sin tener marca alguna-, pues concluyeron que eran fabricados y/o comercializados por la demandante.
Por todo lo anterior se presenta un supuesto de confusión indirecta, o un riesgo de asociación, el cual, ocurre, según el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuando “…el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado…”.
El Juzgador desatendió el deber de la valoración probatoria en conjunto, previsto en el artículo 176 del Código General del Proceso y, bajo las reglas de la sana crítica de las 20 capturas de pantalla, 4 15 Hora 1:29 a 1:45 ibidem. 19 Verbal 001 2021 62135 04 videos y audios aportados de la aplicación WhatsApp del celular de la actora.
Además, resulta cuestionable que negara la inspección judicial solicitada sobre el teléfono corporativo de TCL S.A., para efectos de acreditar la veracidad de las reclamaciones y quejas recibidas en la mencionada aplicación, tras considerar que las restantes documentales obrantes en el expediente eran suficientes, decisión confirmada por esta Colegiatura; no obstante ello, la identidad de las personas no es indispensable, ni necesaria para determinar si efectivamente existió una confusión en el mercado o una infracción a los derechos de propiedad industrial.
También, censuró que no valorara las testificaciones de Alberto Elías Martínez Rodríguez y Luz Marina Valdés Cuentas, quienes aun cuando no atendían directamente a los clientes, por sus cargos de Coordinador de Calidad y Directora de Ventas, respectivamente, conocieron de las quejas y reclamos por televisores y celulares “TCL”, las cuales eran recibidas por Vanessa Cadavid, máxime cuando la tacha planteada en su contra no impedía hacerlo.
De manera que la conclusión a la que arribó el Funcionario se fundó en su consideración personal, opinión, lógica, más no en un análisis, como lo impone el canon 164 ejusdem; aunado, omitió argumentar las razones por las cuáles descartaba algunos elementos. Fustigó que no tuviera en cuenta los laboríos aportados por la activa, fundados en estudios de mercado que dan cuenta de la existencia de la confusión o al menos del riesgo de asociación, elaborados por Consumer & Insights S.A.S., los cuales no corresponden a opiniones teóricas de un experto, sino al examen que efectúa el mismo, con estribo en las respuestas emitidas por múltiples personas sobre la percepción e identificación de las mercancías, no contrarrestados por 20 Verbal 001 2021 62135 04 las experticias arrimadas por las intimadas, que no cumplieron los lineamientos del precepto 226 ídem.
Ya que el primero de ellos, realizado el 19 de mayo de 2021 arrojó como resultado que: “…El 59% de los participantes reportan que son productos del mismo fabricante ya que tienen el mismo nombre, el mismo logo y están agrupados en la categoría de tecnología. El 15% afirma que el fabricante es distinto, pero son productos relacionados entre sí considerando las respuestas anteriores ”; el segundo, practicado el 8 de abril de 2022, “…evidenció que para el 57% de los consumidores son productos de diferente naturaleza del mismo fabricante; el 30% afirma que son del mismo fabricante a pesar de no estar relacionados entre sí y el 7% reportan que son productos de fabricantes distintos pero relacionados entre sí. Solo el 4% menciona que no tienen ningún tipo de relación productos y fabricante…”.
Por lo tanto, la Delegatura centró su decisión en un análisis únicamente teórico de los criterios de conexidad competitiva para declarar la inexistencia de confusión o riesgo de asociación, dejando de lado los elementos de convicción que respaldan la aludida conducta de infracción marcaria. Criticó que el a quo solo considerara en el examen de los aludidos criterios los productos comercializados por la actora, amparados; y, no todos los que son materia de cobertura en las marcas de titularidad de ella, como lo hizo la pericia de autoría de Andrés Dimían Poveda, el cual fue desestimado por causas diferentes a las señaladas en el artículo 168 in fine para no estudiar una prueba, la cual si debió considerarse por haberse decretado en oportunidad legal.
En este caso se encuentran presentes los criterios de conexidad competitiva, porque los smart watches, comprendidos dentro de la cobertura de la marca TCL, clase 9, de titularidad de la promotora, 21 Verbal 001 2021 62135 04 pueden ser intercambiados con los celulares comercializados por las convocadas, pues a través de aquellos es posible, de forma autónoma, realizar llamadas, mandar mensajes, acceder a aplicaciones para observar y enviar correos electrónicos, revisar redes sociales, ver imágenes o fotografías, utilizarlos como despertador, entre otras funciones que pueden realizarse con los últimos artefactos mencionados.
Así mismo, el altímetro, el velocímetro, el tensiómetro y el osciloscopio, incluidos en ese tópico de la Clasificación de Niza, según los encuestados por Consumer, pueden sustituirse por una aplicación móvil o un celular. Igualmente, se encuentra acreditado el criterio de complementariedad, pues los relojes inteligentes que no cuentan con una e-sim autónoma, necesitan indispensablemente de una conexión con un celular para poder acceder a llamadas, mensajes y redes sociales.
A la par, existe confusión indirecta y no directa -como lo estimó el Juez -entre los consumidores respecto al origen empresarial de los productos en disputa -criterio de razonabilidad-, conforme lo reflejan las probanzas ya mencionadas, o al menos un riesgo de asociación entre los clientes generales, dado que estos y no los especializados son los que han estimado que la accionante fabrica, distribuye y comercializa los aparatos mercantilizados por la pasiva.
Al margen que se encuentran acreditados los criterios de conexidad, las mercancías que distribuyen los demandados -televisores y celulares-, así como los ofertados por la actora -medidores, válvulas de tubería y relojes inteligentes- comparten los mismos canales de comercialización, esto es, https://www.tcl.com/co/es, www.alkomprar.com y portales web www.alkosto.com, como Homecenter, www.ktronix.com, www.mercadolibre.com, tiendas especializadas y virtuales, grandes superficies, páginas de internet; 22 Verbal 001 2021 62135 04 además, se publicitan por los mismos medios -televisión, redes sociales, revistas, páginas de internet, entre otros-, conforme lo refrendan los peritajes adosados.
Se acreditó por parte de Technology Group Corporation el uso del signo “TCL” sin el consentimiento de la promotora, pues la representante legal de la sociedad admitió que realizaron publicidad con él, durante los partidos de futbol de la Copa América 2021; a ello se suma que Vanessa Romero indicó que varios clientes le manifestaron acerca de los televisores marca TCL, por ende, de cara a estas probanzas y las demás enunciadas, es posible concluir que existió la infracción marcaria denunciada.
El artículo 192 de la Decisión Andina 486 de 2000, no restringe su protección a los productos que comercialice el titular del nombre, dado que ampara el derecho exclusivo de propiedad intelectual, esto es, el uso en el comercio del signo idéntico o semejante al nombre comercial que pueda causar confusión o riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios de que disponga.
De ahí que ninguna interpretación prejudicial limite el alcance a las mercancías que el titular comercializa en el mercado, dado que el nombre no las identifica a estas, sino a empresarios, establecimientos mercantiles y actividades económicas. Así, lo único relevante era demostrar que por la conducta de las demandadas se generó una confusión indirecta en el mercado sobre el origen empresarial de los televisores y celulares “TCL”, lo cual, en efecto respaldan los medios suasorios señalados.
Insistió que debe solicitarse la interpretación prejudicial de los artículos 155 literal d) y 192 de la Decisión 486 de 2000, dado que es necesario indagar si ¿la confusión o el riesgo de asociación 23 Verbal 001 2021 62135 04 únicamente puede acreditarse mediante la verificación de los criterios de conexidad competitiva, o basta la existencia de pruebas que demuestren la materialización de los mismos? Ante esta Sede recabó que diferentes consumidores en Colombia consideran erróneamente que las precursoras son quienes fabrican o comercializan televisores y celulares “TCL”, cuando en realidad lo hacen las demandadas, como lo prueban los elementos de juicio recibidos con posterioridad a la finalización de la etapa demostrativa de primera instancia16. 5.2.
El mandatario judicial de Henzhen TCL New Technology CO. Limited, Colombiana de Comercio S.A. Corbeta S.A. y/o Alkosto S.A. se mostró inconforme parcialmente, porque no se condenó a la actora a resarcir los perjuicios causados con las cautelas materializadas, lo cual es procedente así no lo hubieran solicitado, conforme lo señaló esta Colegiatura en providencia con radicación 001 2018 32587 03, siendo ponente la doctora Ángela María Peláez Arenas.
Más aún cuando, con ocasión del decreto y practica de la medida innominada en esta causa, se deriva una responsabilidad civil extracontractual regulada en el canon 2341 del Código Civil, por los detrimentos generados con esa cautelar, los cuales deben indemnizarse, ya que la ley para este fin impone que se preste una caución. Ello es plausible al no preverlo los preceptos 245 a 249 de la decisión 486 de 2000, en virtud de lo dispuesto en los artículos 8º de la Ley 153 de 1887, 11 y 12 del Código General del Proceso, que permea la aplicación analógica de lo regulado en los cánones 283 y 597, numeral 4º y numeral 10º inciso 3º del Estatuto Procesal Civil, incluso, 16 Archivos 21262135—0032300002, ubicado en la carpeta 319-Memorial allega reparos concretos y 14SustentaciónApleación. 24 Verbal 001 2021 62135 04 siendo posible dictar una condena en abstracto y que el monto de los detrimentos se determine mediante incidente, razones por las cuales debe adicionarse el veredicto para proceder de conformidad, y ratificarlo en lo demás17. 5.3.
El mandatario de algunas de las intimadas replicó que la contendora relacionó en la sustentación de la alzada pruebas irrelevantes e impertinentes, diferentes a las aportadas en oportunidad legal. No existe una infracción, puesto que para la fecha de la Copa América la actora no tenía la titularidad del registro de la marca “TCL” en clase 9 para televisores, ni para teléfonos móviles.
Se efectuó una debida valoración de las declaraciones, experticias arrimadas por la accionante -con errores metodológicos que viciaron sus conclusiones, excluyentes de población relevante y con preguntas carentes de sentido-, así como de las documentales -, facturas que dan cuenta de la venta de tuberías y productos para la construcción-.
Aunque los signos empleados por las partes se encuentran actualmente protegidos y vigente en la clase 9 Internacional, la realidad es que los productos que identifica la marca TCL de TCL Technology Group Corporation en el mercado real para la clase 9 son televisores de alta definición, teléfonos inteligentes, computadoras, dispositivos portátiles, tabletas o tablets, relojes inteligentes para el manejo de información, sistemas de audio y video, grabación de audio y video y barras de sonido, mientras que en el comercio la marca TCL de la demandante identifica medidores, válvulas, acoples y/o codos para la conducción de agua o gas.
Las mercancías de una y de otra se encuentran en diferentes establecimientos de comercio y, en todo caso, aun cuando concurran 17 Hora 1:55 a 2:01 del archivo 21262135—0032100002, ubicado en la carpeta 317-Video y acta de audiencia No, 1152 de 2024 -sentencia y archivo 15SustentaciónApelación. 25 Verbal 001 2021 62135 04 en grandes superficies, allí están separados por secciones; las comercializadas por la actora se publicitan por internet y televisión las de la pasiva no; no hay aspecto complementario entre productos, tienen finalidad disímil, no son intercambiables, ni razonablemente puede concluirse que provengan del mismo empresario.
Por todo ello, la promotora no logró probar ningún riesgo de asociación, confusión, conexidad competitiva, entre los productos fabricados y comercializados bajo el signo TCL por las partes. No obstante que la accionante probó el uso del nombre comercial TCL, el mismo se limita a las actividades de distribución y venta de los elementos aludidos, por ende, es inoponible a las marcas que distinguen los bienes mercantilizados por la pasiva.
La Delegatura para la propiedad Industrial aprobó las marcas a TCL Technology Group Corporation en la clase 9 Internacional, decisión que no debe ser desconocida, motivo por el cual impetra ratificar el veredicto18. 5.4. El togado de la precursora refutó que es imposible condenar en perjuicios con ocasión de la materialización de la cautela decretada, tras reproducir los mismos argumentos que expresó este Despacho cuando proveyó sobre la alzada planteada frente a tal tópico; aunado, tal pretensión no se incluyó en el libelo, ni fue señalada en la fijación del litigio.
Destacó que además no se demostró la existencia del daño, ni del nexo causal, tampoco de la conducta culposa, elementos integrantes de la responsabilidad civil reclamada; aunado a la inexistencia de una norma en el actual Estatuto Procedimental que permita condenar a resarcir detrimentos generados por el levantamiento de cautelas 18 Archivo 17DescorreTraslado. 26 Verbal 001 2021 62135 04 innominadas decretadas en procesos declarativos.
Con fundamento en tales argumentos, deprecó no adicionar la sentencia apelada19. 6. CONSIDERACIONES 6.1. Los presupuestos procesales se hallan reunidos a cabalidad y sobre ellos no hay lugar a reparo alguno. Así mismo, examinada la actuación rituada en ambas instancias no se observa irregularidad que pueda invalidar lo actuado, por tanto, se dan las condiciones necesarias para proferir sentencia de mérito. 6.2.
Acorde con lo previsto en el artículo 328 del Código General del Proceso, la competencia del Tribunal de conformidad con los reparos esbozados ante el Juez a- quo y la sustentación del recurso de apelación, se circunscribe a establecer si deben salir avante las pretensiones del libelo, enfiladas a declarar si la infracción de los derechos de propiedad industrial por parte de la pasiva sobre las marcas de titularidad de la actora, registradas para identificar servicios diferentes a los prestados por aquélla, así como su nombre comercial y, si consecuencia de la ejecución de esos actos debe indemnizar los perjuicios implorados. 6.3.
Previo a abordar el estudio de los aludidos cuestionamientos, la Sala estima propicio recordar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante el Acuerdo 06-2023-TJCA, emitió una “Guía para la aplicación del criterio jurídico interpretativo del acto aclarado en las solicitudes de interpretación prejudicial”. En dicho documento, manifestó la obligatoriedad de elevar la consulta regulada en los artículos 33 de la Decisión 472 de 1999 y 123 del 19 Archivo 20DecorreTraslado. 27 Verbal 001 2021 62135 04 Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para que profiera una interpretación prejudicial vinculante y de obligatorio cumplimiento.
También, determinó que el criterio jurídico interpretativo del “acto aclarado” es compatible con la figura de la “consulta obligatoria”, motivo por el cual, el juez nacional de única o última instancia, en un proceso en el que tenga que aplicar o se discutan normas andinas, “…no estará obligado a solicitar una nueva interpretación prejudicial al TJCA, si es que esta corte internacional ya ha interpretado tal o tales normas con anterioridad, en una o más interpretaciones prejudiciales publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena…”.
Así determinó la obligatoriedad de la consulta, en cuatro supuestos: Inexistencia de interpretación prejudicial, “…incluye los casos en que la norma andina ha sido objeto de modificación y no se ha interpretado la regla modificada…”; “…a pesar de que unas disposiciones ya fueron desentrañadas, otras que deben aplicarse no lo han sido…”, evento en el cual debe consultarse sobre las últimas; pese a existir interpretación, el juez considera imperativo que el tribunal “…precise, amplíe o modifique el criterio jurídico interpretativo…”; y, cuando el funcionario advierta “…cuestionamientos insoslayables sobre situaciones hipotéticas que, en abstracto, se desprenden o están vinculadas con la referida norma andina…”.
En coherencia con ello, estableció la “regla de los 4 pasos” para aplicar el criterio interpretativo del acto aclarado, los cuales se pasan a verificar en este asunto, con el propósito de verificar que no se mantiene la obligación de solicitar una interpretación prejudicial a la aludida autoridad. 28 Verbal 001 2021 62135 04 En punto a, “…[d]eterminar si en el caso concreto debe aplicarse o se controvierte una norma andina y se tiene la obligación de solicitar interpretación prejudicial…”, estima esta Colegiatura que comoquiera que la actora le endilga a las convocadas haber incurrido en infracción marcaria por emplear unos signos similares a los contenidos en sus marcas mixtas registradas, con lo cual generó confusión y riesgo de asociación, así como por usar sin su consentimiento su nombre comercial, conductas con las que le irrogó perjuicios, disciplinan este asunto los artículos 134, 154, 155 literales d) y e), y 192 de la Decisión 486 de 2000, normas andinas respecto de las cuales existe la obligación de solicitar interpretación prejudicial.
En cuanto a “… si existe un acto aclarado. En esta fase, dejar claro que conforme a la jurisprudencia del acto aclarado no es necesario formular una nueva consulta…”, advierte la Sala que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ya se ha pronunciado sobre los citados preceptos andinos, entre otros, en las interpretaciones 346IP-2015 sobre el derecho exclusivo a usar una marca y la facultad de su titular de impedir que terceros la empleen; 101-IP-2021 y 391-IP2022 en cuanto a la utilización indebida de la misma que genera confusión o riesgo de asociación; 100-IP-2018, 391-IP-2022 y 175-IP2022 concerniente a las reglas aplicables para el cotejo de signos; 131-IP-2019 15 tocante al signo evocativo; 101-IP-2021 atinente a la protección del nombre comercial; situación que torna innecesaria una nueva consulta, pues se obtendría un pronunciamiento similar del tribunal.
Conforme a identificar “ claramente interpretación prejudicial que contiene la sentencia de el criterio jurídico interpretativo de la norma en cuestión ”, se observa que, los pronunciamientos antes citados contienen unas posturas jurídicas interpretativas aplicables en esta decisión sobre la estructuración de las conductas de infracción marcaria 29 Verbal 001 2021 62135 04 alegadas, las reglas de confrontación de signos, los vocablos evocativos, así como el amparo del nombre comercial, determinaciones que más adelante se citarán con el propósito de resolver los temas planteados.
Finalmente, resulta claro que la consulta en este caso no es obligatoria según los lineamientos trazados por la autoridad andina, al existir hermenéuticas prejudiciales sobre las normas aplicables, las cuales se interpretaron, no han sido objeto de modificación, las consideraciones vertidas en tales providencias resultan suficientes para proveer sobre los problemas jurídicos planteados en este asunto, razones por las cuales deviene innecesario que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina “…precise, amplíe o modifique el criterio jurídico interpretativo…”; y, la Corporación no tiene cuestionamientos insoslayables sobre situaciones hipotéticas que, en abstracto, se desprendan o estén vinculadas con los memorados mandatos, pues dados los tópicos a resolver ya enunciados, esos pronunciamientos resultan idóneos y suficientes. 6.4.
Con el fin de desarrollar los anteriores cuestionamientos viene bien recordar que el artículo 134 de la Decisión 486 indica que “…constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; 30 Verbal 001 2021 62135 04 b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos…”. A voces del artículo 154 ibidem, “…el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente…”.
La disposición en comento consagra el principio “registral” en el campo del derecho de marcas, según el cual, una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. A partir de tal prerrogativa le asisten dos facultades: “… a) Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. b) Negativa: esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el ámbito registral o en el mercado. i) En el ámbito registral, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible con la suya. ii) En el mercado, el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin su consentimiento, realicen determinados actos con su marca.
De conformidad con lo anterior, se deberá tomar en cuenta que el titular de un signo distintivo podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio un signo idéntico o similar al suyo en relación con cualquier producto o servicio, sujeto a que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público 31 Verbal 001 2021 62135 04 consumidor…”20.
Ahora, la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en los artículos 238 al 244 Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 consagra que “…el registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a… d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión…”. Sobre tal disposición el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dijo: “…el Literal d) del Artículo 155 … infiere que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor con el titular del registro.
A continuación, se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. 20 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial número 346-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2725 de 22 de abril del 2016.
Página 6. 32 Verbal 001 2021 62135 04 La conducta se califica mediante el verbo «usar». Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones en el que el sujeto pasivo utiliza la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas. La conducta se debe realizar en el comercio.
Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. Prevé una protección especial con relación al principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca no solo respecto de los productos o servicios idénticos o similares al que la marca distingue, sino también respecto de aquellos con los cuales existe conexión por razones de sustituibilidad, complementariedad, razonabilidad, entre otros. b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. c) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que, si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada y pretende distinguir, además, productos o servicios idénticos a los identificados por dicha marca, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto, se debe presentar una doble identidad, vale decir que los signos y los productos o servicios identificados por ellos deben ser exactamente iguales.
Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como 33 Verbal 001 2021 62135 04 parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para oponerse a determinados actos en relación con el signo o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen, en el tráfico económico y sin su consentimiento, un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión…”21.
Además, valga advertir “…el riesgo de confusión puede ser directo o indirecto: El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto. El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a un producto o servicio, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.
El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado…”22.
Además, estima el Tribunal pertinente precisar que una acción por infracción de los derechos de propiedad industrial de una marca registrada no solo ampara los productos o servicios iguales o similares a los registrados, sino también aquellos con los que estos tienen un grado de vinculación, conexión o relación, entonces, con el 21 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación Prejudicial número 101-IP-2021 de fecha 6 de mayo de 2022, y 140IP-2021. 22 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial número 391-IP-2022 de fecha 13 de marzo de 2023. 34 Verbal 001 2021 62135 04 fin de establecer la posibilidad de error en el público consumidor, deben analizarse los criterios de sustituibilidad, complementariedad, razonabilidad.
Al punto que, sobre el tópico, la Autoridad Andina ha precisado: “…un elemento consustancial a la acción por infracción es que haya riesgo de confusión o de asociación, lo que implica determinar, no solo si los productos o servicios involucrados son idénticos o similares, sino también si existe conexidad competitiva entre ellos, sin perder de vista, por cierto, que el principio de especificidad se rompe de manera relativa con las marcas notorias y de manera absoluta con las marcas renombradas…”23..
Entonces, para establecer si se configura vinculación, conexión o relación entre los productos o servicios, es preciso tener en cuenta, que sobre los criterios antes enunciados anotó: “ Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios.
Existe conexión cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) 23 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación Prejudicial número 243-IP-2022 de 17 de mayo de 2023, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5187 del 22 de mayo de 2023. Página 29. 35 Verbal 001 2021 62135 04 origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.
La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad).
Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del 36 Verbal 001 2021 62135 04 mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios.
Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues esos necesariamente tienen que ser analizados a la luz de cualquiera de los tres siguientes criterios sustanciales antes referidos. - La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la clasificación internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva. - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género 37 Verbal 001 2021 62135 04 o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva.
Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexidad competitiva entre ellos. Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.
De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios intrínsecos (…) para observar la existencia de la conexión competitiva. Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. …Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios la autoridad consultante, en el caso concreto debe analizar si entre ellos existe (sustituibilidad) (intercambiabilidad), complementariedad o posibilidad razonable de provenir de un mismo empresario…24. 6.5.
En este contexto, en primer lugar, corresponde examinar si entre los signos confrontados, esto es, los contenidos en las marcas de la demandante y los usados por las convocadas, existe identidad o semejanza, para luego resolver si esta circunstancia genera 24 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial número 175-IP-2022 de fecha 21 de junio de 2021. 38 Verbal 001 2021 62135 04 riesgo de confusión -directo o indirecto- o de asociación en el público consumidor.
Para este fin, valga recordar que, la similitud entre dos signos puede ser: “… a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza en la escritura de los signos en conflicto desde el punto de vista de su composición; esto es, tomando en cuenta, entre otros, el orden o la secuencia de las letras, con especial atención en las vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, las cuales pueden inducir en mayor o menor grado a que el riesgo de confusión sea más evidente u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de las letras, números, silabas o palabras que confrontan los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones de las palabras; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados, entre otros, sobre la base de los aspectos fonéticos. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y el valor idéntico y/o lo semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo, el objeto que representan o el concepto que evocan…”25. 25 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación Prejudicial número 391-IP-2022 de fecha 13 de marzo de 2023, publicado en la Gaceta 5147. 39 Verbal 001 2021 62135 04 Conforme la mencionada autoridad, al realizar el cotejo o comparación de los signos en conflicto, se deberán observar las siguientes reglas: “… a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión integral y de conjunto, teniendo en cuenta la unidad de sus componentes ortográficos, fonéticos, conceptuales o ideológicos y gráficos o figurativos. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que generalmente lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir si existe riesgo de confusión directo o indirecto, o riesgo de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y tomar en cuenta su grado de percepción, de conformidad con el tipo de producto o servicio de que se trate …Por otra parte, es importante que al analizar el caso concreto se verifique si se determinaron las similitudes de los signos en conflicto, considerando los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión directo o indirecto, o en riesgo de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus 40 Verbal 001 2021 62135 04 formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto…”26.
Así mismo, la aludida entidad ha destacado que la comparación de los signos en conflicto debe llevarse a cabo de acuerdo a la naturaleza de estos, que bien pueden ser27: Denominativos, nominales o verbales: están conformados por una o varias letras, sílabas, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable compuesto por expresiones acústicas o fonéticas, el cual puede o no tener significado o concepto.
Denominativos compuestos: los integran varias palabras. Mixtos: se componen de un elemento denominativo -una o varias letras, sílabas, palabras o números) y un elemento gráfico -trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, iconos, etc.-. Figurativos: se encuentran formados por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto.
Tridimensional: ocupa las tres dimensiones del espacio, un cuerpo provisto de volumen. Así, la misma Corporación atendiendo la naturaleza de los signos en cotejo, ha sentado varias subreglas, entre las que se destacan las que a continuación se relacionan dada la particularidad de los signos en conflicto en este asunto. 26 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación Prejudicial número 100-IP-2018 de fecha 14 de junio de 2018. 27 Cfr. idem. 41 Verbal 001 2021 62135 04 “… al realizar la comparación entre signos denominativos deberá realizarse el cotejo conforme a las siguientes reglas: “a) Debe analizarse cada signo de manera integral y en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad ortográfica ni fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, números, sílabas o palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, con el propósito de alcanzar el entendimiento suficiente sobre cómo el signo es percibido en el mercado. b) Debe establecerse si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario13. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ologo. Los morfemas son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unidos a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: Por lo general, el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al realizar un análisis gramatical de los signos en conflicto.
Usualmente, en el lexema está ubicada la silaba tónica. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión conceptual o ideológica. Los lexemas imprimen 42 Verbal 001 2021 62135 04 de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio conceptual o ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar la existencia de riesgo de confusión o asociación entre los signos en conflicto. c) Debe tenerse en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma ubicación, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Debe observarse el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Debe determinarse cuál es el elemento que genera mayor influencia en la mente del consumidor, pues así podría apreciarse cómo es percibida o captada la marca en el mercado…”28.
Aunado, la memorada Corporación indicó que en el cotejo de los signos mixtos. Se debe tomar en cuenta lo siguiente: “…a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas indicadas en el parágrafo 2.3. precedente. b) Si al realizar la comparación se determina que en uno de los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, y en los otros signos mixtos en conflicto prevalece el elemento denominativo sobre el gráfico, en principio no habría lugar a que se genere riesgo de confusión o de asociación entre los signos, por lo que podían coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que los elementos gráficos y denominativos predominantes puedan evocar una misma idea o concepto, en cuyo caso podría generarse riesgo de 28 Cfr. idem. 43 Verbal 001 2021 62135 04 confusión o asociación, lo que deberá determinarse en el caso en concreto…”29.
Además, destacó la aludida autoridad que: “…Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad, para la cual se ha solicitado el registro, lo que incluye todos los elementos denominativos y gráficos que la componen. Cuando se otorga el registro de una marca mixta se la protege de manera integral y no a sus elementos por separado. Si bien, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más relevante, característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia del lenguaje escrito, el cual por definición es pronunciable, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color, ubicación, que un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico, por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en trazos o en dibujos en abstracto…”30. Finalmente, sumado a los parámetros anteriores debe complementarse con un examen más minucioso al realizar la comparación entre signos que identifican o amparan productos pertenecientes a diferentes clases de la clasificación internacional de Niza.
Bajo estas directrices, al valorar en conjunto las pruebas allegadas al plenario y, concretamente las que resultan útiles, pertinentes y conducentes para proveer sobre las peticiones invocadas, encuentra la Colegiatura que la actora es titular de las marcas: 29 30 Cfr. idem. Folios 13 y 14 del archivo 21262135-0000200007, del archivo 003-MemorialAnexos. 44 Verbal 001 2021 62135 04 TCL Mixta, clasificación 6, 7, 9, 11 y 19 versión 10, certificado 474973, para distinguir productos o servicios “…6: VÁLVULAS Y TUBOS METÁLICOS. 7: REGULADORES DE AGUA DE ALIMENTACIÓN. 9: APARATOS DE MEDICIÓN. 11: APARATOS PARA TRANSFORMACIÓN, LA CONDUCCIÓN, ACUMULACIÓN O DISTRIBUCIÓN, REGULACIÓN O CONTROL DE GAS, AGUA U OTROS MATERIALES. 19: ANDAMIOS NO METÁLICOS, ARMAZONES DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS, TUBERÍAS DE DESAGÜE NO METÁLICAS, LISTONES NO METÁLICOS, VIGUETAS NO METÁLICAS, TUBOS RÍGIDOS NO METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, TUBERÍAS FORZADAS NO METÁLICAS…”, con vigencia hasta el 28 de junio de 202331.
TCL Mixta, clasificación 11 versión 8, certificado 283992, para distinguir los productos o servicios “…Aparatos de distribución de agua…”, con vigencia hasta el 28 de junio de 202432. 31 Archivo 23125125--0000000004, ubicado en la carpeta 001-PRESENTACIÓN DEMANDA, a su vez en 2023-125125-suspensivo, de la carpeta 01PrimeraInstancia. 32 Folio 20 ibidem. 45 Verbal 001 2021 62135 04 TCL Mixta, clasificación 6 versión 8, certificado 283990, para distinguir los productos y/o servicios “…Válvulas y tubos metálicos…”, con vigencia hasta el 28 de junio de 202433.
TCL Mixta, clasificación 7 versión 8, certificado 283989, para distinguir los productos y/o servicios “…Máquinas y máquinas herramientas…”, con vigencia hasta el 28 de junio de 202434. Por su parte, las intimadas identificaron comercialización de los productos antes enunciados, con los siguientes signos: En mercado libre35: “tcl”. En televisión36: 33 Folio 24 ibidem.
Folio 27 ibidem. 35 Folio 76 ibidem. 36 Folio 103 ibidem. 34 46 Verbal 001 2021 62135 04 En internet37: En artículos38: “TCL”. Entonces, dado que las marcas de titularidad de la actora están compuestas por elementos denominativos y gráficos, y los signos empleados por la pasiva solo por los primeros, el cotejo ha de efectuarse según las reglas trazadas para confrontar los signos mixtos.
De esta manera se puntualizó en la interpretación prejudicial 358-IP-2021: “…Al realizar la comparación entre signos denominativos y signos mixtos, se deberá identificar cuál es el elemento -denominativo o gráfico- más relevante, característico o determinante del signo mixto respectivo. a) Si se determina que en el signo mixto respectivo el elemento gráfico genera mayor influencia en la mente del consumidor y, en consecuencia, es el aspecto más relevante, característico o determinante, en principio no habría lugar a generar riesgo de confusión o asociación, pudiendo coexistir pacíficamente en el ámbito comercial con el signo denominativo en conflicto; salvo que, los elementos gráficos y denominativos predominantes puedan evocar la misma idea o concepto, en cuyo caso podría generarse riesgo de 37 38 Folios 46 a 55, 114, 119, 120 y 202 ibidem.
Folio 215 ibidem. 47 Verbal 001 2021 62135 04 confusión o asociación, lo que deberá determinarse en el caso concreto. b) Si en el signo mixto respectivo predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas del cotejo de los signos denominativos desarrollados en el literal a del parágrafo 2.4 del presente acápite…”, esto, el cotejo entre signos mixtos.
Así, se encuentra que mientras la actora es titular, de cuatro marcas mixtas en las que predominan los elementos denominativos, esto es, las letras “TCL”, encerradas en un óvalo, el cual, es de color rojo en tres de ellas, en el que se incluyen las palabras “TORNILLOS”, “COMPLEMENTOS LTDA.” en color negro mayúscula, al que lo sigue una línea en rojo con una escritura en negro debajo de esta que señala “IMPORTADORES PARA COLOMBIA”; y el restante óvulo de colores amarillo, azul, rojo, verde y gris entrelazados, sin ninguna escritura adicional; las demandadas solo usan los siguientes signos nominativos TCL, para identificar los productos mercantilizados en su mayoría en mayúscula y en ocasiones en minúscula.
Entonces, siguiendo las pautas de confrontación entre las marcas y signos empleados por los litigantes se tiene que en estos predominan los elementos nominativos, por tener mayor impacto en la mente del consumidor las palabras empleadas sobre los gráficos, por ende, debe aplicarse la subregla antes mencionada, relativa a que la comparación debe surtirse entre tales vocablos, sin que sea necesario efectuar algún análisis sobre los gráficos.
Ahora, las memoradas marcas y signos solo tienen en común la expresión “TCL”, constituida por letras que conforman el alfabeto del idioma español con capacidad evocativa. En este sentido, debe tenerse en cuenta que la Autoridad Andina ha precisado: 48 Verbal 001 2021 62135 04 “…si un signo compuesto por letras es asociado con los usos del comercio del producto o servicio que se pretenda distinguir, su aptitud distintiva será menor.
De igual manera, si dichas letras evocan, próxima o estrechamente, alguna característica del producto o servicio para el cual se solicita el registro, el carácter distintivo de este disminuirá… Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo. …No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a un signo distintivo.
Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte…”39. 39 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación Prejudicial número 131-IP-2019 de fecha 29 de julio de 2020. 49 Verbal 001 2021 62135 04 De consiguiente, se encuentra que la palabra “TCL” es un signo evocativo, de la denominación de la razón social de la demandante, esto es, Tecnologías de Conducción y Control TCL S.A. -TCL S.A.40, más no de los productos mercantilizados por la actora, dentro de los que se destacan los acabados de enunciar, entre ellos, válvulas y tubos metálicos, reguladores de agua de alimentación, aparatos de medición y para la conducción, distribución, transformación, acumulación o regulación o control de gas, agua u otros materiales, andamios, armazones, materiales de construcción tuberías de desagüe, listones, viguetas, tubos rígidos para la construcción y tuberías forzadas no metálicas, máquinas y herramientas, por lo tanto, no se deben considerar signos débiles que tengan proximidad con tales elementos.
Sin embargo, pese a la semejanza ortográfica, fonética, conceptual e ideológica que pueda tener el signo “TCL”, de usanza de las dos litigantes, lo cierto es que, en lo que concierne a las marcas mixtas números 283992, 283990 y 283989 dicho vocablo está acompañado de expresiones como “TORNILLOS”, “COMPLEMENTOS LTDA.” e “IMPORTADORES PARA COLOMBIA”, lo cual permite diferenciarlo de los signos utilizados por las intimadas como “TCL” o “tcl”, sin ningún acompañamiento de términos o gráficos.
Máxime, cuando cada uno de los memorados signos que componen las marcas de la actora se encuentran escritos con una tipografía especial, una posición específica y colores determinados que los identifican, al punto que la expresión “TCL”, utilizada por la activa la acompañan otros términos que la diferencian de los empleados por su contradictoras, ello posibilita que un consumidor medio, más aún uno selectivo o especializado, al adquirir cualquier producto ofertado por las convocados lo diferencie de los comercializados por la sociedad actora, y advierta que no solo se trata de mercancías 40 Folio 5 del archivo 21262135-0000200007, del archivo 003-MemorialAnexos. 50 Verbal 001 2021 62135 04 diferentes, sino que tienen un origen empresarial diferente, sin vinculación alguna.
Por todo ello, entonces, se desecha, que el uso del aludido vocablo por parte de las convocadas, cree confusión o riesgo de asociación en el mercado, respecto de las tres aludidas marcas mixtas. Aunque la marca mixta de titularidad de la actora, con certificado 474973, se identifica con las letras “TCL”, igual que la demandada utiliza estos vocablos para distinguir la comercialización de sus mercancías -televisores y celulares-, lo cierto es que los productos y/o servicios que aquella ampara son diferentes a estos últimos, según la trascripción antes efectuada, correspondiente a la clasificación Internacional de Niza 6, 7, 9, 11 y 19 versión 10.
Agregado a ello, a diferencia de lo planteado por la precursora, no existe grado de vinculación, conexión o relación de los productos que distinguen los signos en conflictos, que permita colegir la posibilidad de generar un riesgo de confusión indirecto o de asociación en el público consumidor. Lo anterior es así, porque los televisores y celulares no son sustitutos en manera alguna, de reguladores de agua de alimentación, aparatos de medición y para la conducción, distribución, transformación, acumulación o regulación o control de gas, agua u otros materiales, andamios, armazones, materiales de construcción, tuberías de desagüe, listones, viguetas, tubos rígidos para la construcción y tuberías forzadas no metálicas, productos amparados por las clases antes mencionadas de la Clasificación Internacional de Niza y cuya titularidad de la marca ostenta la actora, de manera que un consumidor pueda adquirir indistintamente uno u otro por ser intercambiables entre sí. 51 Verbal 001 2021 62135 04 Dado que el fin para que se adquieren, las cualidades que las identifican, el precio que de acuerdo con las características tienen, así como los canales de comercialización de unas y otras mercancías son diametralmente diferentes.
Además, el uso de uno de los elementos ofertados por las intimadas no crea la necesidad de utilizar uno de los mercantilizados por la contradictora, más aún, si en cuenta se tiene que tanto los primeros como los segundos funcionan de forma autónoma para el propósito que fueron adquiridos, o al menos no se demostró lo contrario, como más adelante se explicará. Para abundar en razones, tampoco, es pertinente considerar que los elementos en cuestión provienen de un mismo agente, en tanto, no es racional pensar que quien fábrica tuberías para agua y gas e implementos para la construcción, y los demás que son cobertura de la clasificación enunciada, también lo hace con televisores y teléfonos móviles, cuando la infraestructura, tecnología y conocimientos para uno y otros difiere sustancialmente.
Por las anteriores razones, bien pronto se advierte la inexistencia de los criterios de intercambiabilidad, complementariedad y razonabilidad para colegir una conexión entre los productos que ofertan las partes de esta contienda. Ahora, aunque no desconoce la Sala, por lógica y sentido común que, en efecto, algunas de las funciones que tienen ciertos aparatos de medición, pueden efectuarlas aplicaciones de celulares, no debe soslayarse que para concluir con certeza que los teléfonos móviles que pone en el mercado la pasiva son intercambiables o complementarios de los utensilios de la memorada característica que comercializan las convocadas, era necesario que se allegara una prueba que la contundencia demostrativa propicia que así lo 52 Verbal 001 2021 62135 04 respaldara, carga que incumplió la promotora, en contravención del artículo 167 del Código General del Proceso, como enseguida se verá. Lo antecedente, encuentra justificación en que, a diferencia de lo sostenido por la gestora, los medios demostrativos por ella incorporados no permiten llegar a conclusión diferente.
Ello es así, porque aun cuando los dictámenes adosados por la pasiva concluyeron: El realizado por Consumer & Insights Ltda., el 15 de abril de 2021 que: “…Se presentaron dos imágenes de la categoría “robótica, robots”, sin presentación de la marca correspondiente, con el fin de desconocer la percepción del grupo objetivo frente a los productos.
Se encontró que el 55% menciona que son productos de fabricante distintos pero relacionados entre sí y el 23% reportan que son productos del mismo fabricante. Las principales razones espontáneas que fueron mencionadas están relacionadas con las asociaciones mentales que tienen estos productos dentro de la misma categoría de tecnología y robótica. • Se realizaron una serie de preguntas mostrando imágenes de artículos diferentes y se preguntó que de manera espontánea reportaran qué productos podrían ser sustitutos de las imágenes, encontrando que: • TV inteligente puede ser reemplazado por celular y/o computador (60%). • Altímetro puede ser reemplazado por celular, reloj inteligente y aplicación móvil (46%) • Velocímetro puede ser sustituido por celular, reloj inteligente y aplicación móvil (48%) • Tensiómetro puede ser sustituido por reloj inteligente y celular (47%) 53 Verbal 001 2021 62135 04 • Teniendo en cuenta estos porcentajes presentados, los productos podrían ser reemplazados por un 40% aproximadamente considerando que el comprador tiene otras opciones de compra.
Al presentar diferentes alternativas/marcas/modelos/diseños de relojes se observa que los participantes construyeron 3 grupos de manera espontánea teniendo en cuenta sus similitudes, El grupo 1: Relojes inteligentes se conforma de: Apple, Samsung, TCL, Polar y Garmin principalmente por: Ser relojes inteligentes, tienen el mismo diseño, son digitales, son deportivos y compatibles con otros dispositivos…”41.
El practicado por Andrés Damián Poveda: “…existe un claro vínculo entre los varios productos obtenidos del listado de productos pretendidos por protección por parte de TCL China con los productos que se incluyen en las Clases 7, 9 y 11 para la marca TCL de TCL S.A., teniendo en cuenta que dichos productos pretendidos pueden ser complementarios o sustituibles, o forman parte de los mismos, como se pudo evidenciar.
Por lo tanto, se puede establecer que hay una relación de complementariedad técnica entre los productos analizados, todo visto desde el punto técnico, ya que claramente la mayoría de los productos indicados anteriormente permiten que se llegue a un resultado o una función específica, incluso al punto de poder establecer que son estrictamente necesarios para cumplir dicha función o están, en algunos casos, incluidos en los productos protegidos o pretendidos ”42.
La experticia entregada por Consumer & Insights Ltda., el 8 de abril de 2022 que: 41 42 Folio 31 del archivo 21262135—0000300003, ubicado en la carpeta 004-MemorialAnexos. Folio 251 del archivo 2162135-00002000007 54 Verbal 001 2021 62135 04 “…• Las dos principales variables para reconocer un fabricante y la calidad de los productos son: La imagen del logo y el nombre/marca que lo representa.
El 87% de los colombianos consideran que la percepción de una marca afecta directamente la percepción de sus productos. De igual manera, el 85% de los participantes consideran que la experiencia con un producto define su relación con la marca. • El consumidor entiende que las marcas del mercado pueden estar presentes en diferentes categorías de tecnología como LG, Apple y Samsung que tienen reconocimiento en: Televisores, Celulares y relojes entre otras. • TCL ha logrado una asociación espontánea con aires acondicionados (50%), celulares (46%), impresoras (45%), TV inteligentes (40%) y relojes en 18%. • Al presentar las imágenes de productos de diferente naturaleza (ver diapositiva … 18) para determinar el nivel de relación que tenían entre si dichos productos, se evidenció que para el 57% de los consumidores son productos de diferente naturaleza del mismo fabricante; el 30% afirma que son del mismo fabricante a pesar de no estar relacionados entre sí y el 7% reportan que son productos de fabricantes distintos pero relacionados entre sí. Solo el 4% menciona que no tienen ningún tipo de relación productos y fabricante. • Los productos presentados (TV inteligentes, Celulares, Reloj, Impresoras 3D, Aire Acondicionado, Tensiómetro, Contador de luz) comparten los mismos canales de comercialización donde el primer lugar son las Grandes Superficies seguidas de las tiendas especializadas. • De igual manera, los medios donde mayor recuerdan publicidad de los productos presentados (TV inteligentes, Celulares, Reloj, Impresoras 3D, Aire Acondicionado, Tensiómetro, Contador de luz) son en comerciales/programas de TV y las redes sociales;
Existen otros medios publicitarios como: página web de las compañías, impresos, vallas y radio que fueron mencionados en mejor proporción. 55 Verbal 001 2021 62135 04 • Se presentaron dos imágenes de la categoría “robótica, robots”, sin presentación de la marca correspondiente, con el fin de conocer la percepción del grupo objetivo frente a los productos, se observa que 20% de las personas encuestadas confirman que son productos del mismo fabricante y/o empresa y 35% Son productos de fabricantes distintos pero relacionados entre sí. Las principales razones espontáneas que fueron mencionadas están relacionadas con las asociaciones mentales que tienen estos productos dentro de la misma categoría de tecnología y robótica.
Se realizaron una serie de preguntas mostrando imágenes de artículos diferentes y se preguntó de manera espontánea que reportaran los productos que podrían ser sustitutos de las imágenes, encontrando que: • TV inteligente puede ser reemplazado por celular, computador y/o tablets (69%). • Altímetro puede ser reemplazado por aplicación móvil, celular, brújula y reloj inteligente (49%) • Tensiómetro puede ser sustituido por aplicación móvil, reloj inteligente y celular (48%) • Velocímetro puede ser sustituido por celular, reloj inteligente y aplicación móvil (37%) • Teniendo en cuenta estos porcentajes presentados, los productos podrían ser reemplazados por un 40% aproximadamente considerando que el comprador tiene otras opciones de compra. • Para finalizar en la categoría de relojes se evidencia una segmentación espontánea donde el consumidor relaciona las diferentes marcas acordes a las similitudes en las características del producto evidenciando que el reloj de la marca TCL está segmentado en la categoría de relojes inteligentes con marcas como: Apple, Samsung, Polar, Swatch y Garmin…”43.
Empero, valorados los dictámenes antes descritos insularmente, se 43 Folios 28 al 32 de archivo 2162135-00163000002, ubicado en la carpeta 164-MemorailAnexos. 56 Verbal 001 2021 62135 04 advierte que, aunque sus respectivos autores enunciaron, de forma somera, los métodos empleados para rendir su opinión profesional, cuando el Funcionario a quo indagó sobre el particular, lo cierto es que no describieron en qué consistían cada uno de ellos y de qué manera les permitió llegar a las conclusiones esbozadas; es decir, no explicaron con claridad, detenimiento y concreción los procedimientos, metodología e indagaciones que llevaron a cabo, con sustento en los cuales infirieron que se cumplían los criterios de conexidad, relación y complementariedad, y por tanto, tampoco el soporte técnico de tales deducciones.
Una experticia en esas condiciones desconoce lo impuesto en el inciso 5°, artículo 226 del Código General del Proceso, según el cual en el dictamen se deben explicar “…los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuadas, … de sus conclusiones…”. La anterior circunstancia, a la que se suma la inadvertencia de algunas de las exigencias contempladas en el artículo 226 del Código General del Proceso, las cuales no se preocupó la parte interesada en subsanar, entre las que se destacan, la ausencia de exposición de los fundamentos técnicos de los resultados a que llegaron los expertos, la lista de publicaciones relacionadas con la materia del trabajo por ellos ejecutado, y en el caso del laborío efectuado por Damián Poveda, la omisión en explicar si los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuados son diferentes de los utilizados en el ejercicio regular de su profesión; habida cuenta que era necesaria la confluencia de los requerimientos previstos en el aludido precepto, para acogerlo como medio de convicción, tal como lo pregonó la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia: “ el artículo 226 del Código General del Proceso prescribe que 57 Verbal 001 2021 62135 04 todo dictamen, para asignársele mérito demostrativo, debe cumplir con unas exigencias, que por su importancia frente al caso se destacan las siguientes: (i) ser claro, preciso, exhaustivo y detallado;
(ii) explicar los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuadas; (iii) exponer los fundamentos técnicos y científicos de las conclusiones; (iv) incluir los datos de contacto del perito; (v) explicitar la profesión, oficio, arte o actividad que es ejercida por el experto, anexando los títulos académicos y la prueba de su experiencia;
(vi) señalar los casos en que el perito ha participado y, en caso de haber aplicado técnicas diferentes a la considerada para el caso, indicar las razones para ello; y (vii) manifestar que no se encuentra en una situación que le impida actuar como perito ”44 –negrilla fuera de texto-. Memórese que desde antaño el Alto Tribunal Civil pregonó sobre los presupuestos de la prueba técnica que: “…uno de los requisitos sine qua non que debe ofrecer todo dictamen pericial para que pueda ser admitido como prueba de los hechos sobre que versa, consiste en que sea debidamente fundamentado; y que compete al juzgador apreciar con libertad esa condición, dentro de la autonomía que le es propia, no obstante que el dictamen no haya sido materia de tacha u objeción de las partes en el traslado correspondiente”45, a lo que se añade que el … juzgador [cuenta con] amplitud de juicio y de criterio para fijar en cada caso el valor de un peritazgo, sin estar forzado nunca a admitirlo o rechazarlo mecánica o ciegamente…”46 –subrayado original-.
Bajo los anteriores derroteros, pronto se advierte que los dictámenes incorporados por la promotora carecen de contundencia demostrativa 44 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Auto AC1911-2018 del 15 de mayo de 2018. Expediente 11001-02-03-000-2018-00972-00. Magistrado Ponente Doctor Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo. 45 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 2 agosto de 2006.
Expediente 6192. 46 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 17 de mayo 20 de 1992. Gaceta Judicial CCXVI páginas. 440 y 441. 58 Verbal 001 2021 62135 04 para respaldar los grados de vinculación, conexión o relación de los productos mercantilizados por las contendientes, así no hubieran sido controvertidos por los intimados. Tampoco los mensajes remitidos vía WhatsApp, de los que se allegó evidencia en documentos y videos, resultan idóneos demostrativamente para probar el grado de conexidad alegado por la precursora, ya que, si bien es cierto, la Sala de Casación ha puntualizado que: “…Datos contenidos en una conversación de WhatsApp - texto, fotografías, videos, emojis, gifs, stickers- comportan mensajes … que pueden ser aportados en su formato original allegando el dispositivo en el que se produjeron al juzgador para que se efectúe sobre él la inspección correspondiente, o a través del documento electrónico que se origina mediante la opción de «exportar chat» que contiene esa aplicación, o simplemente, con la reproducción de esa conversación en una impresión en papel o en una fotografía o captura de pantalla sobre la misma…”47; también lo es que, años atrás, el aludido Colegiado, sobre el valor probatorio de estos mensajes precisó: “…de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 527 de 1999, los mensajes de datos son admitidos como medios de prueba y se les otorga la fuerza probatoria establecida en las disposiciones del Capítulo VIII del Título XIII, Sección Tercera, Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil, vale decir, que reciben el mismo tratamiento de los documentos contenidos en un papel.
Su valor probatorio está sujeto a la confiabilidad en la forma en la que se haya generado, archivado o comunicado el mensaje, la conservación de la integridad de la información, la manera en la que se identifique a su iniciador y cualquier otro factor pertinente, según 47 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia STC16733 del 14 de diciembre de 2022, expediente 68001-22-13-000-2022-00389-01.
Magistrado Ponente doctor Octavio Augusto Tejeiro Duque. 59 Verbal 001 2021 62135 04 lo previene el artículo 11 de la Ley citada, a la vez que su apreciación está supeditada a las reglas de la sana crítica y demás criterios reconocidos legalmente para la valoración de los medios de persuasión…”48. Entonces, acorde con los anteriores planteamientos, los mensajes de datos enviados vía WhatsApp aportados al plenario, no resultan idóneos para dar cuenta de las posibles conversaciones en las que se indagó a la actora por las mercancías supuestamente vendidas por la pasiva y servicios técnicos de estas49, comoquiera que no se tiene certeza sobre la integridad de la información allí incluida, ni de la manera como se generó, tampoco de la autenticidad de la misma, y de la existencia de las cuentas; aunado, se desconoce si fueron aportados en el mismo formato que se generaron o en otros que lo hubieran reproducido con exactitud.
Ergo, la ausencia de los requisitos de fiabilidad, inalterabilidad y rastreabilidad, no reúnen las características exigidas por el artículo 247 del Código General del Proceso y los requisitos previstos en la Ley 527 de 1999 para contar con fuerza probatoria. Igualmente, los testimonios de Vanessa Paola Romero Cadavid50, Alberto Elías Martínez51 y Luz Marina Valdés Cuentas52, pese a que dan cuenta que han recibido comunicaciones de terceros, en las cuales solicitan información de productos, garantías, soporte técnico entre otros, y que la tacha planteada no impide su valoración sino hacerla con más rigor, no refrendan ninguno de los criterios de intercambiabilidad, complementariedad y razonabilidad para concluir que existe conexidad competitiva entre los productos comercializados 48 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil.
Sentencia de 27 de agosto de 2015, expediente 11001-31-10-013-2011-00395-01. Magistrado Ponente Doctor Ariel Salazar Ramírez. 49 Archivo 21262135—0016200007, ubicado en la carpeta 163-MemorialReformaDemanda. 50 Hora 1:47 a 1:58 del archivo 21262135—0029500001, ubicado en la carpeta 295VideoAudiencia20231010. 51 Minuto 52:08 a 1:15 hora ibidem. 52 Hora 1:16 a 1:17 ibidem. 60 Verbal 001 2021 62135 04 por los litigantes.
En tanto tales testificaciones no prueban que las mercancías vendidas por las convocadas sean sustituibles o complementarias de las que oferta la promotora, tampoco que unas y otras tengan la misma fuente empresarial, por cuanto de ellas no se colige que los elementos de los que se pide garantía o se hacen reclamaciones y peticiones, en efecto, sean los ofertados por las intimadas.
Así las cosas, estando desprovista de prueba la infracción marcaria alegada por la gestora de la litis, al no gozar de contundencia demostrativa los elementos de juicio que aquella litigante incorporó al plenario para demostrarla, inane resulta esclarecer si el cotejo de signos en conflicto debía abarcar todos los productos que comprenden la Clasificación Internacional de Niza en que se encuentran comprendidos sobre los que se confirió el registro marcario a la demandante, o si la sociedad Technology Group Corporation incurrió en ella, según las manifestaciones efectuadas por su representante legal.
Ergo, en coherencia con lo expuesto, ningún reproche merece el Juzgador de primer grado por la conclusión a que arribó, la cual no debía ser otra diferente a que, aun siguiendo exhaustivamente las reglas y subreglas para el cotejo de los signos en conflicto, no se advierte la vulneración de marcas denunciada, tal como fue confutado en los acápites precedentes. 6.6.
Atañedero al nombre comercial, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho: “…la protección del nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que se distinga, que es el uso lo que permite que se 61 Verbal 001 2021 62135 04 consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.
Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende su registro…”.
“…La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País Miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestran la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros…”53.
No obstante, lo anterior, en el sub-lite, el desencuentro respecto de este tópico no se centra en la prueba del nombre comercial “TCL” en cabeza de la accionante, sino que, en criterio de esta parte, el mismo identifica a los empresarios, los establecimientos mercantiles y las actividades económicas, y no las mercancías, por lo que de su solo uso se deriva la infracción. Aun cuando a tono con la previsión del artículo 192 de la Decisión 486 de 2000 ello, en efecto, el nombre comercial distingue lo antes señalado, también es cierto que, acorde con lo previsto en el canon 192 in fine, la confusión o riesgo de asociación que pueda causar su uso no consentido se determina según lo disciplinado en los artículos 155,156.157 y 158 ídem. 53 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación Prejudicial número 101-IP-2021 de fecha 6 de mayo de 2022. 62 Verbal 001 2021 62135 04 Ello permite inferir que su trasgresión se determina, al igual que ocurre con las marcas, a partir de las reglas y subreglas del cotejo de signos en conflicto. Por tanto, siendo ello así, no desatinó el Funcionario a quo en aseverar que tampoco se demostraba la confusión o riesgo de asociación por el supuesto uso por parte de las convocadas del nombre comercial de la demandante, habida cuenta que los instrumentos de convicción arrimados para demostrarlos no resultaron idóneos desde el punto de vista suasorio para tal propósito, como se explicó con anterioridad al analizar lo atinente a la infracción marcaria alegada.
De ahí que también fracasa, la censura sobre este tema expuesto por la precursora. 6.7. Aclarado lo precedente, acota la Sala que, desestimada la conculcación marcaria, así como la del nombre comercial, aducidas en la demanda, no hay lugar a analizar la condena de perjuicios impetrada de manera consecuencial por la incursión en tal conducta, pues el fracaso de la súplica principal impide abordar el estudio de esta última petición. En ese sentido el Tribunal de Cierre Civil ha puntualizado: “…cuando el demandante propone una o más pretensiones para que sean estimadas, siempre y cuando, prospere otra en la cual aquellas encuentran fundamento; es decir, cuando se proponen peticiones en tal grado de conexidad con otra, que su éxito se halla supeditado a la estimación de aquella de la que dependen, como acontece cuando … se acumula[n] … “pretensiones secundarias o consecuenciales, que únicamente pueden alcanzar prosperidad en la medida en que de antemano lo logre una pretensión autónoma, la lógica indica que la desestimación o el rechazo de esta última hace inútil el estudio de las 63 Verbal 001 2021 62135 04 primeras ” (G.J. CCCXXXI, pág. 726)…”54.
Dicho en otras palabras, ante el fracaso de la vulneración de los derechos de propiedad industrial aducido en el libelo como pretensión principal, no hay lugar a escudriñar la petición consecuencial de ella, esto es, si se causaron los menoscabos invocados por tal trasgresión, y su cuantificación, a tono con lo regulado en el artículo 243 de la Decisión 486 de 2000 y los artículos 2.2.2.21 y 2.2.2.22 del Decreto 1074 de 2015. 6.8.
En punto a las inconformidades relativas a la necesidad de efectuar la interpretación prejudicial de las normas involucradas en el sub exámine ante la Autoridad Andina, por existir cuestionamientos insoslayables que plantearle así como, la denegación de la inspección judicial para verificar los mensajes remitidos por consumidores vía WhatsApp a la actora, no tienen vocación de éxito, ya que en virtud del principio de preclusión que gobierna las actuaciones judiciales, no le es permitido a un opugnante volver en la apelación sobre unos aspectos que fueron zanjados, el primero en esta instancia, mediante proveídos de 12 de julio55 y 17 de septiembre de 202456, y el segundo en el auto del 29 de septiembre de 2023, que proveyó sobre el decreto de probanzas imploradas, dictado por el a quo57.
La misma suerte de lo anterior, corre el desencuentro de la pasiva sobre la denegación de condenar en perjuicios, con ocasión del decreto de la cautela innominada en esta causa, pues sobre el particular en providencia del 30 de marzo de 2023, que desató la apelación correspondiente, esta Sede ya había indicado: 54 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil.
Sentencia de 4 de noviembre de 1999, expediente 5225. Magistrado Ponente doctor Jorge Antonio Castillo Rugeles, citada en sentencia SC5631 de 2014. Magistrado Ponente doctor Fernando Giraldo Gutiérrez. 55 Archivo 24AutoNiegaPruebas. 56 Archivo 30AutoResuelveReposición. 57 Folios 6 y 7 del archivo 2023003835UD0000000001, ubicado en la carpeta 289Acta3835Audiencia20230928. 64 Verbal 001 2021 62135 04 “…en punto de la alzada enarbolada por el extremo convocado, cabe relievar que el Funcionario cognoscente para desestimar la petición tendiente a adicionar el proveimiento estimó, en lo medular, que el artículo 597 del Código General del Proceso, no resulta aplicable al caso de marras, en el entendido que las medidas cautelares dispuestas obedecieron a “…obligaciones de hacer encaminadas a evitar que se continuaran infringiendo las marcas de titularidad de la demandante, las cuales son diferentes a las señaladas en dicha norma ”20.
Agregó, frente a las atípicas, que no existe articulación que imponga condena por el hecho de haberse levantado. Ciertamente, la disposición en comento regenta: “… Se levantarán el embargo y secuestro en los siguientes casos…” específicos allí expresamente enlistados. El numeral 10 es claro al indicar “…Siempre que se levante el embargo o secuestro en los casos de los numerales 1, 2, 4, 5 y 8 del presente artículo, se condenará de oficio o a solicitud de parte en costas y perjuicios a quienes pidieron tal medida, salvo que las partes convengan otra cosa…”.
En adición, el Parágrafo del ordinal 11, señala “…Lo previsto en los numerales 1, 2, 5, 7 y 10 de este artículo también se aplicará para levantar la inscripción de la demanda…”. Bajo esta tesitura, es nítido entonces que las disposiciones en comento no permiten los efectos jurídicos que pretende la censura, todo lo contrario, son claras en el sentido de estar precedidas bajo el supuesto del levantamiento de medidas cautelares nominadas en el ordenamiento procedimental, estas son, de embargo, secuestro e inscripción de la demanda que, vale decir, están reservadas para determinados eventos.
Como acertadamente anotó la primera instancia, las aquí dispuestas tienen como manantial los artículos 245 a 249 de la Decisión 486 de 2000, que son bien distintas a las anteriores, por ende, no erró la 65 Verbal 001 2021 62135 04 autoridad jurisdiccional al negar la condena, en tanto que dicha sanción no está prevista para esta clase, tampoco lo consagró el régimen comunitario y, de contera, obsérvese que, en gracia de discusión, se reitera, opera únicamente en los eventos allí previstos, es decir, los numerales 1, 2, 4, 5 y 8, ninguno se enmarcan en la eventualidad que dio origen a la cancelación de las medidas en el asunto sub-examine.
Recuérdese que la interpretación de la ley se ciñe a ciertas reglas como las fijadas en nuestro Código Civil en los artículos 27 y 28 que rezan respectivamente: “…Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu…” y “…Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras (…)”, por ello no es admisible descifrar el precepto normativo para extraer nuevas hipótesis o supuestos de hecho para otorgarle distintos efectos jurídicos a los contemplados en la norma cuando es manifiestamente clara, carece de ambigüedades y regula de forma puntual algunas situaciones de facto junto con sus consecuencias legales, como en este caso.
Finalmente, como en rigor, la condena que se impetra es de estirpe sancionatoria, no debe desconocerse que es “…de interpretación restrictiva y no es posible extender su ámbito de acción a hipótesis diferentes de las situaciones y circunstancias que el legislador consideró ameritaban esa consecuencia desfavorable, ni tampoco es admisible desconocer el principio de legalidad de las sanciones consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, que hace parte del núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso aplicable a «todas las actuaciones judiciales y administrativas», conforme al cual no puede existir pena o sanción sin ley que la establezca y precise la infracción o comportamiento merecedor de la misma (CSJ STC13605-2017)…”21. 66 Verbal 001 2021 62135 04 Aceptar que esta tipología de consecuencias jurídicas opere indiscriminadamente, implicaría desquebrajar la filosofía y exégesis que orienta el normado 597 en comento, lo que es a todas luces inadmisible…”58.
De consiguiente, inviable resulta que sobre el aludido tema se insista en esta alzada, cuando el mismo ya fue dirimido en la decisión acaba de trasuntar; estimar lo contrario implica desconocer el mencionado principio de preclusión. Acerca de la aludida regla, la Corte Suprema de Justicia ha enseñado que “ [o]pera también la preclusión, y tiene que acatarse por tanto sus efectos propios, cuando dentro de la oportunidad señalada el litigante ejercita válidamente la facultad de que se trata, pues es apenas obvio pensar que si el derecho se ejerció anteriormente, la decisión judicial correspondiente deba producir como consecuencia la clausura de la respectiva etapa del proceso, impidiendo que la misma pretensión pueda ventilarse nuevamente en el mismo (…)”.59 -resalta la Sala-.
De cualquier forma, destaca la Corporación que a través del recurso vertical planteado frente a la sentencia, no es dable cuestionar lo decidido sobre la pertinencia de una prueba u obligación de una interpretación prejudicial, ya que, a voces la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, apelar “…no es ensayar argumentos disímiles o marginales que nada tengan que ver con lo decidido en la providencia impugnada…” sino “…sustentar y manifestar las razones fácticas, probatorias y jurídicas de discrepancia con la decisión impugnada… Demostrar los desaciertos de la decisión para examinarla, y por tanto, el apelante debe formular los cargos concretos, y cuestionar las 58 59 Folios 30 al 32 del archivo 20DescorreTraslado.
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 10 de mayo de 1979. 67 Verbal 001 2021 62135 04 razones de la decisión o de los segmentos específicos que deben enmendarse, porque aquello que no sea objeto del recurso, no puede ser materia de decisión, salvo las autorizaciones legales necesarias y forzosas (art. 357 del C. de P.C., y 328 del C. G. del P.)…”60. 6.9.
Disipado lo antecedente, en punto al argumento según el cual, las conductas infractoras alegadas las refrendan los instrumentos suasorios recaudados y aportados con posterioridad a que se adelantara la fase probatoria en primera instancia no será materia de pronunciamiento, debido a que pese a que se planteó ante esta Sede no fue alegado en la oportunidad para indicar los reparos concretos.
Carga necesaria que acatara, pues, al tenor del artículo 320 del Código General del Proceso, en consonancia con el inciso 2° del numeral 3° del canon 322 ejúsdem, el superior solo debe pronunciarse sobre “…los reparos concretos formulados por el apelante…”, que hayan sido sustentados. 6.10. Ante el fracaso de los desencuentros de los opugnantes, se convalidará el pronunciamiento apelado. 7.
DECISIÓN En virtud de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D. C., en SALA QUINTA CIVIL DE DECISIÓN, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
7.1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 19 de marzo de 2024 por 60 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 18 de junio de 2014. Expediente 01190-00. 68 Verbal 001 2021 62135 04 la Superintendencia de Industria y Comercio – Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial - Delegatura Para Asuntos Jurisdiccionales. 7.2.
DETERMINAR que no hay condena en costas en esta instancia, ante la improsperidad recíproca de las alzadas formuladas por las partes, -artículo 365 numeral 5 Código General del Proceso-. 7.3. ENVIAR esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, conforme lo impone el inciso 3° del artículo 128 del Estatuto de esa Corporación61.
Cumplir por secretaría. 7.4. DEVOLVER en oportunidad el expediente al estrado de origen, previas las anotaciones de rigor.
NOTIFÍQUESE, Norma que dispone: “En cumplimiento de las disposiciones de este Capítulo los jueces nacionales deberán enviar al Tribunal las sentencias dictadas en los casos objeto de interpretación prejudicial”. 61 69 Firmado Por: Clara Ines Marquez Bulla Magistrada Sala 003 Civil Tribunal Superior De Bogotá D.C., Angela Maria Pelaez Arenas Magistrada Sala 009 Civil Tribunal Superior De Bogotá D.C., Sandra Cecilia Rodriguez Eslava Magistrada Sala Civil Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 Código de verificación: d9c013bdddd95503751dd07808eccf78faff15a2519377a33d954629ecadc118 Documento generado en 13/11/2024 02:44:37 PM Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica