REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SALA CUARTA DE DECISIÓN CIVIL FLOR MARGOTH GONZÁLEZ FLÓREZ Magistrada Ponente Radicación: 11001310304020190005301 Discutido y aprobado en Salas de Decisión de 05 y 20 de agosto de dos mil veinticuatro (2024). Actas Nos. 28 y 30. Bogotá D.C., dos (02) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024).
Se decide la apelación interpuesta por Polo1 S.A.S. y Gabriel Jaime Fernández y Cía. S.A.S. en liquidación, frente a la sentencia del 14 de agosto de 2020, proferida por el Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de Bogotá dentro del proceso verbal que instauraron las recurrentes contra Royal County of Berkshire Polo Club Ltd. I.
ANTECEDENTES 1. Pretensiones1. Polo1 S.A.S. y Gabriel Jaime Fernández y Cía. S.A.S. en liquidación, reclamaron se declare resuelto el contrato de transacción celebrado el 13 de agosto de 2012 entre las partes, por el incumplimiento de la demandada. 2. Sustento fáctico2. Se refirieron los siguientes hechos: 2.1. Gabriel Jaime Fernández y Cía. S.A.S. en liquidación es propietaria de la marca nominativa y mixta “Polo Club”3, en las 1 Archivo No. 01CuadernoPrincipal.pdf, páginas 203 a 233. 2 Ibid. 3 - - Radicación: 11001310304020190005301 clases 18, 24, 26 y 35 de Niza.
Por su parte, Polo1 S.A.S. es titular del mismo signo4, pero en la clasificación 25; además, funge como licenciataria de la primera de las sociedades para el uso y la protección de los derechos de las anotadas enseñas. 2.2. En mayo de 2012, Gabriel Jaime Fernández y Cía. supo que en los almacenes Carrefour de propiedad de Grandes Superficies de Colombia S.A.S., se estaban vendiendo prendas de vestir elaboradas por Royal County of Berkshire Polo Club Ltd.
Por lo anterior, la demandante convocó a audiencia de conciliación extrajudicial a la distribuidora y a la fabricante. 2.3. En la reunión que tuvo lugar el 13 de agosto de 2012, Gabriel Jaime Fernández y Cía. y Royal County of Berkshire transigieron sus diferencias, acordaron la coexistencia pacífica de la marca “Polo Club” y convinieron cooperar para evitar cualquier riesgo de confusión de los productos entre el público consumidor. 2.4.
Sin embargo, a mediados del año 2017, las demandantes encontraron que en la página de Facebook denominada “Berkshire Polo Club Colombia” se alojaban, sin autorización, imágenes5 de Polo1 S.A.S. para promocionar a Royal County of Berkshire: 4 5 Entre otras, las imágenes más significativas que fueron insertas en la demanda. 2 Radicación: 11001310304020190005301 2.5.
Efectuadas las indagaciones de rigor, Polo1 advirtió que la red social se relacionaba con un establecimiento de comercio de propiedad de SGN Impoexp S.A.S.; motivo por el cual solicitó a la distribuidora el cese de las infracciones de: uso indebido de obras artísticas, promoción de signos ajenos sin autorización, actos de competencia desleal por confusión, explotación de la reputación ajena, desviación de clientela y engaño. 2.6.
Como SGN Impoexp no respondió al requerimiento formal inicial, Polo1 S.A.S. y Gabriel Jaime Fernández y Cía. la citaron a audiencia de conciliación extrajudicial. 2.7. La diligencia se llevó a cabo el 31 de agosto de 2018 y “sorpresivamente” (en palabras de las accionantes), al encuentro asistió la defensa de Royal County of Berkshire Polo Club Ltd., pese a que no había sido convocada de ninguna forma. 2.8.
La reunión se suspendió pues, dijo la parte demandante, el apoderado de Royal County of Berkshire manifestó que debían primero revisarse los términos de la relación contractual que existía entre la empresa inglesa y SGN Impoexp S.A.S. 2.9. Por lo anterior, el 10 de septiembre de 2018, Polo1 S.A.S. y Gabriel Jaime Fernández y Cía. S.A.S. solicitaron la copia del aludido negocio jurídico de licenciamiento y/o distribución. 2.10.
En réplica del 12 de septiembre, la sociedad extranjera no entregó el documento y se limitó a informar a las convocantes que no continuaría en el trámite de la conciliación pues, en su sentir, “la reclamación surtida no tendría ningún impacto sobre los términos y condiciones del contrato [de coexistencia]”. 2.11. En consecuencia, la fase de arreglo extraprocesal se declaró fracasada el 20 de septiembre de 2018. 3 Radicación: 11001310304020190005301 2.12.
Por todo lo relatado, las conductas infractoras antes relacionadas son atribuibles a Royal County of Berkshire Polo Club, en tanto: i) consintió que SGN Impoexp usara la marca “Polo Club” de las accionantes, ii) este hecho generó riesgo de confusión entre los consumidores y, iii) en consecuencia, incumplió el contrato de transacción del 13 de agosto de 2012. 3.
Trámite Procesal. El Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de Bogotá dio curso a la demanda en auto del 19 de febrero de 20196, providencia en la cual corrió traslado a la convocada. 3.1. Royal County of Berkshire Polo Club Ltd.7 se opuso a las pretensiones y enarboló las excepciones de mérito de “inexistencia de cláusula u obligación supuestamente incumplida”, “falta de legitimación en la causa por pasiva”, “inexistencia de incumplimiento por parte de la sociedad demandada al acuerdo suscrito el 13 de agosto de 2012 y nexo causal entre el supuesto acto ejercido por SGN IMPOEXP S.A.S. y la demandada”. 3.2.
Agotada la conciliación, evacuados los interrogatorios y practicadas las pruebas (artículos 372 y 373 procesales), se profirió sentencia desfavorable a las demandantes. 4. Fallo acusado de primera instancia. En veredicto del 14 de agosto de 20208, la a-Quo denegó las pretensiones y sustentó su decisión en cuatro razones, a saber: 4.1. La obligación contenida en la cláusula décima del pacto acusado de incumplido, únicamente hacía alusión al deber de los productores de insertar información diferencial en las etiquetas de las prendas de vestir, cuestión que no obedece a los supuestos fácticos que motivaron la presente acción judicial. 6 Archivo No. 01CuadernoPrincipal.pdf, páginas 261 y 262. 7 Archivo No. 01CuadernoPrincipal.pdf, páginas 341 a 377. 8 Archivo No. 12ActaAudienciaFallo20200816.pdf. 4 Radicación: 11001310304020190005301 4.2.
La cooperación de buena fe plasmada en el contrato no se fijó como un débito susceptible de tener un resultado tangible y, por lo tanto, no podía tenerse como cargo incumplido. 4.3. No se acreditó la existencia de una relación comercial de SGN Impoexp S.A.S. con la demandada, menos aún que Royal County of Berkshire hubiera celebrado contrato de licenciamiento o distribución con la presunta infractora y, de esa manera, le hubiera autorizado expresamente usar la marca y las imágenes de Polo1 S.A.S. para promocionar sus prendas de vestir. 4.4.
Pese a que se probó que SGN adquirió la mercancía de fabricación inglesa por el licenciado May’s Zona Libre S.A. (sociedad panameña), ese vínculo mercantil se limitó a la compra de productos textiles para su reventa en Colombia, sin que se hubiera acordado el uso y publicidad de la marca. 5. Apelación. Inconformes con la decisión, los demandantes promovieron el recurso vertical. 5.1.
Argumentos del recurso9. Los recurrentes afirmaron que, en razón al pacto de coexistencia, Royal County of Berkshire fungía como garante de las conductas de sus licenciatarios, sublicenciatarios y demás intervinientes en la cadena de distribución, incluyendo a May’s Zona Libre S.A.S. y a SGN Impoexp S.A.S., sociedad última quien promovió la confusión de la clientela.
En consecuencia, si bien no se aportó un documento formal en el que conste la relación comercial entre SGN y la demandada, de los medios suasorios sí se logra extraer que la infractora estaba autorizada a vender las prendas y, por lo tanto, se hicieron extensivos los derechos y deberes del uso de la marca “Polo Club”. 9 Archivo No. 06SustentacionApelacion.pdf;
Cuaderno Tribunal. 5 Radicación: 11001310304020190005301 Insistieron en que también se probó el incumplimiento al deber de cooperación de buena fe. Esto, pues Royal County of Berkshire adoptó una postura pasiva una vez enterada de las conductas desplegadas por SGN Impoexp S.A.S. y, en esa línea, no hizo nada por evitar que la revendedora siguiera infringiendo los derechos marcarios e intelectuales de las accionantes. 5.2.
Traslado del recurso10. La contraparte se opuso a la prosperidad del reclamo y solicitó la confirmación del fallo. 6. Trámite de segundo grado. En decisión del 31 de agosto de 202011 se admitió a trámite la instancia y se ordenó sustentar la apelación conforme el canon 14 del Decreto 806 de 2020. Más adelante, el 08 de febrero de 202112, se elevó solicitud de interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (artículo 125 del Estatuto andino), autoridad que, en comunicación del 10 de abril de 202413, resolvió los cuestionamientos formulados por esta Corporación. Recibido el documento y antes de levantar la suspensión decretada, la Magistrada Aida Victoria Lozano Rico manifestó su impedimento para tramitar el asunto, al amparo de lo señalado en el canon 141.2 del Código General del Proceso14.
Por lo anterior, el expediente se remitió al despacho de esta Ponente y, tras aceptar la separación del asunto en proveído del 17 de mayo de 202415, se decretó la práctica de una prueba de oficio16 y, finalmente, se impartió trámite de rigor. 10 Archivo No. 07DescorreTrasladoSustentacion.pdf; Cuaderno Tribunal. 11 Archivo No. 03AutoAdmiteApelacion.pdf;
Cuaderno Tribunal. 12 Archivo No. 09AutoSuspendeProcesoSolicitaInterpretacionJudicial.pdf; Cuaderno Tribunal. 13 Archivo No. 14InterpretacionJudicialTribunalComunidadAndina.pdf; Cuaderno Tribunal. 14 Archivo No. 16AutoDeclaraImpedimento.pdf; Cuaderno Tribunal. 15 Archivo No. 23AutoAceptaImpedimentoOrdenaCompensar.pdf; Cuaderno Tribunal. 16 Archivo No. 31AutoCumpleRequiereSic.pdf;
Cuaderno Tribunal. 6 Radicación: 11001310304020190005301 II. CONSIDERACIONES 1. Observado que los presupuestos procesales se encuentran reunidos sin que concurra causal de nulidad con entidad para invalidar lo actuado, es procedente emitir pronunciamiento de mérito a la par de lo regulado en los artículos 327 y 328 del Código General del Proceso, limitado a las censuras presentadas por los apelantes únicos, que fueron debidamente sustentadas. 2.
Y fijado este punto, se advierte que los problemas jurídicos que le corresponde resolver al Tribunal gravitan entorno a: i) determinar si el negocio jurídico celebrado el 13 de agosto de 2012 obedece a un acuerdo de transacción como se reclamó en la demanda o si se trata de uno de coexistencia marcaria según se dijo en la apelación y ii) en todo caso, verificar si se acreditaron los requisitos para la prosperidad de la acción de resolución de contrato, por el incumplimiento de los deberes de Royal County of Berkshire Polo Club Ltd. 3.
De la transacción y de la coexistencia marcaria. 3.1. Cumple memorar que la transacción, de acuerdo al artículo 2469 del Código Civil, es un contrato en el cual las partes “terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual”. Por eso, se excluye de este pacto al acto que solo consiste en la renuncia de un derecho que no se disputa, como por ejemplo el simple desistimiento de un pleito.
En esa misma línea, procesalmente, establece el canon 312 del Código ritual que la transacción es viable y debe declararse ajustada a derecho sustancial, “si se celebró por todas las partes y versa sobre la totalidad de las cuestiones debatidas o sobre las condenas impuestas en la sentencia. Si la transacción solo recae sobre parte del litigio o de la actuación posterior a la sentencia, el 7 Radicación: 11001310304020190005301 proceso o la actuación posterior a este continuará respecto de las personas o los aspectos no comprendidos en aquella”. 3.1.1.
Al respecto, considera Bonivento Fernández17 que es absolutamente necesario “distinguir entre el objeto de la transacción y el objeto de transacción; lo primero guarda relación con el propósito de terminar un litigio o precaverlo o evitarlo dentro de la línea de las concesiones reciprocas, creando, modificando o extinguiendo relaciones jurídicas patrimoniales; lo segundo, es la relación jurídica patrimonial, en sí misma considerada.
Por eso se dice que pueden ser objeto de transacción todas las cosas que pueden ser negociadas. Por el contrario, no lo serán aquellas que por ley no están permitidas”. Sin embargo, es contundente en afirmar que “[n]o vale la transacción sobre derechos ajenos o sobre derechos que no existen, como expresamente lo dice el artículo 2475 del Código Civil.
Fácil [es] encontrar el fundamento de la invalidez de esas modalidades transaccionales; no se puede transigir sobre derechos ajenos sin el consentimiento del titular del derecho, tampoco sobre derechos que no existen; porque más que nulidad lo que genera es ineficacia, lo primero, y lo último hace relación más con la inexistencia que con la nulidad, pero que, como tantas veces se ha dicho, la solución que la doctrina le ha dado, a la falta de uno de los requisitos de la esencia, es el de la nulidad en el campo civil” (se destaca).
Lo anterior encuentra sustento en el artículo 2484 del Código Civil, el cual prevé que “[l]a transacción no surte efecto sino entre los contratantes. Si son muchos los principales interesados en el negocio sobre el cual se transige, la transacción consentida por uno de ellos no perjudica ni aprovecha a los otros”. Por ende, por tratarse de un contrato con carácter intuitu personae, para el 17 BONIVENTO FERNÁNDEZ, José Alejandro “Los principales contratos civiles”.
Tomo II. Novena Edición, 2017. Ediciones Librería del Profesional. Pág. 137 y siguientes. 8 Radicación: 11001310304020190005301 doctrinante Bonivento Fernández, “[es] natural la consideración legal de limitar los efectos de la transacción a las partes intervinientes en el negocio, por la índole dispositiva que se puede generar y de la alteración al interés mismo que tenga el que transige” y, en esa línea, “la transacción solamente se contrae a la parte del derecho que se transige, a los restantes ni les perjudica ni les aprovecha la transacción”18 (se destaca) Para decirlo más breve, la transacción no puede abarcar más de los derechos debatidos ni extenderse a objeto alguno sobre el cual no se haya pactado, sin lugar a equívocos, su extinción. 3.2.
Ya de cara a los acuerdos de coexistencia marcaria, dispone el canon 159 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina que “[c]uando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización” (se destaca).
Con todo, “[e]n caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor”.
Con la prevención de que “[e]sos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia” (se destaca). 18 Ibid. 9 Radicación: 11001310304020190005301 3.2.1. De la norma en cita, para esta Corporación es necesario destacar dos aspectos relevantes para el sub-judice: 3.2.1.1.
El primero, en lo que hace a los requisitos que ha previsto la normatividad andina sobre este tipo de pactos, los cuales, según sendas providencias del TJCAN, son los siguientes: “(i) la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares; (ii) la existencia de un acuerdo entre las partes; (iii) la adopción por parte de estas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios;
(iv) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente; y, (v) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia”19 (se destaca). 3.2.1.2. El segundo, en punto a que, si bien Royal County of Berkshire Polo Club Ltd. es una empresa de origen inglés, es decir, no hace parte del área andina, nada obsta para que le sean aplicables las disposiciones regionales.
Este aspecto fue desarrollado por el Tribunal comunitario20, quien consideró que “los acuerdos de coexistencia son actos jurídicos celebrados sobre la base de la autonomía privada” y, en esa línea, “las partes, por virtud de su libertad de contratación, deciden el alcance territorial del acuerdo”. Luego, “nada impide que un acuerdo de coexistencia celebrado, por ejemplo, en un país europeo o asiático, por estipulación de las partes tenga vigencia en uno o más Países Miembros de la comunidad Andina.
Esto, sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 159 de la Decisión 486, en el sentido de que el acuerdo debe inscribirse en la oficina nacional competente y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia” (se destaca). 19 TJCAN. Ver, entre otras, 318-IP-2015 y 482-IP-2022. 20 TJCAN. 482-IP-2022.
Providencia citada en la respuesta a la interpretación solicitada en este asunto (188-IP-2021). Archivo No. 14InterpretacionJudicialTribunalComunidadAndina.pdf. 10 Radicación: 11001310304020190005301 3.3. A la sazón de los argumentos expuestos, y para desatar el primer problema jurídico, bastará decir que el negocio jurídico celebrado entre Gabriel Jaime Fernández y Cía. y Royal County of Berkshire el 13 de agosto de 2012, no corresponde a un contrato de coexistencia marcaria en estricto sentido.
Lo anterior encuentra sustento en la información ofrecida por la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio21, en cumplimiento a la prueba de oficio decretada por esta Corporación22, en que se precisó que: i) Gabriel Jaime Fernández y Cía. S.A.S. tenía ocho expedientes de la marca ‘Polo Club’ vigentes, ii) la demandada presentó seis solicitudes de registro marcario que contienen la expresión ‘Polo Club’ las cuales fueron negadas, y iii) que “[r]evisada la documentación de los expedientes descritos y la información que de los mismos se tiene en el sistema de información de Propiedad Industrial – SIPI, no se evidencia documento alguno que detalle un acuerdo de coexistencia marcaria celebrado entre las sociedades mencionadas, ni presentado ni inscrito” (se destaca). 3.4.
Véase que todos los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina resaltan la obligatoriedad de inscribir los acuerdos de coexistencia marcaria ante la autoridad nacional competente. Cuestión que, como viene de verse, no se cumplió en el asunto que nos ocupa, aun cuando así quedó consignado en la cláusula decimoprimera del pacto: “en cumplimiento del artículo 159 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, GABRIEL JAIME FERNÁNDEZ Y CÍA. S.A. Y ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB deberán inscribir una versión simplificada del presente Acuerdo ante la Superintendencia de Industria y Comercio”23 (se destaca). 21 Archivo No. 03AutoAdmiteApelacion.pdf;
Cuaderno Tribunal. 22 Archivo No. 03AutoAdmiteApelacion.pdf; Cuaderno Tribunal. 23 Archivo No. 01CuadernoPrincipal.pdf, página 75. 11 Radicación: 11001310304020190005301 3.5. De lo hilvanado, se advierte que no erró la a-Quo al reducir los efectos del negocio jurídico opugnado a los del contrato de transacción previsto en el artículo 2469 civil, pero por las razones que ha desarrollado este Tribunal.
Esto, pues aunque las partes al momento de transigir sus diferencias hayan querido desarrollar un acuerdo de coexistencia marcaria, refulge que los comerciantes no cumplieron con uno de los requisitos que impone ese tipo de negocios, esto es, su inscripción. Luego, únicamente cabe afirmar que transigieron sus diferencias con el ánimo de precaver un litigio eventual. 4.
De la responsabilidad civil contractual. 4.1. De conformidad con lo estatuido en el artículo 1602 civil, los contratos son ley para las partes y, por tanto, mientras el acuerdo no sea invalidado por causas legales o por la mutua voluntad de los negociantes, se impone para ellos el deber de cumplimiento de buena fe, quedando obligados no sólo a lo estipulado en el pacto sino también a todas las cosas que emanan de la naturaleza de la convención o que la ley declare como pertenecientes a ella (canon 1603 ejusdem). 4.2.
A su vez, el precepto 1609 de la misma obra informa que en los contratos bilaterales (disposición 1496 ibidem), “ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allane a cumplirlo en la forma y tiempo debidos". Armoniza con lo expuesto, el mandato 1608, el cual enseña que el deudor está en mora "[c]uando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado; salvo que la ley, en casos especiales, exija que se requiera al deudor para constituirlo en mora", "[c]uando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro de cierto tiempo y el deudor lo ha dejado pasar sin darla o ejecutarla", o “[c]uando el 12 Radicación: 11001310304020190005301 deudor ha sido judicialmente reconvenido por el acreedor", quedando así delimitados los supuestos en que debe entenderse incumplido el contrato por alguno de los negociantes.
Concomitante con lo anterior, se puede colegir que la prosperidad de la pretensión de responsabilidad civil contractual supone la presencia de los siguientes presupuestos axiológicos que, de antaño, doctrinaria y jurisprudencialmente se han cimentado: i) la existencia de una obligación, ii) la inejecución culposa del contrato por el deudor-demandado, iii) los perjuicios irrogados con la omisión enrostrada y iv) el nexo de causalidad entre los anteriores elementos. 4.3.
Premisas normativas de donde emana, en primer lugar, que se encuentra acreditado que Gabriel Jaime Fernández y Cía. y Royal County of Berkshire celebraron un contrato de transacción24 en los términos del artículo 2469 civil, convenio que, por virtud del licenciamiento de la dueña de la marca ‘Polo Club’, se hace extensible a Polo1 S.A.S., tal y como concluyó la aQuo para advertir la falta de prosperidad de la excepción de mérito de “falta de legitimación en la causa por pasiva”, aspecto que, por demás, no fue objeto de apelación por las partes. 4.4.
Sobre el segundo requisito, esto es, el incumplimiento de la accionada, habrá que ceñirse a las reglas de interpretación de los cánones 1618 a 1624 ibidem. Preceptos que imponen la necesidad de valorar la intención de las partes, la delimitación del negocio a su objeto, la eficacia de preferir un entendimiento que produzca efectos a uno que tienda al vacío, la naturaleza del convenio, las interpretaciones sistemática y ejemplificativa, y, finalmente, la deducción de consecuencias jurídicas adversas en contra de quien redactó unilateralmente el clausulado25.
Veamos. 24 Archivo No. 01CuadernoPrincipal.pdf, páginas 53 a 81. 25 CSJ. SC-2879 del 27 de septiembre de 2022. M.P. Luis Alonso Rico Puerta. 13 Radicación: 11001310304020190005301 4.4.1. El 13 de agosto de 2012, se agotó la conciliación extrajudicial que promovió Gabriel Jaime Fernández y Cía. S.A.S. frente a Royal County of Berkshire Polo Club Ltd.26. 4.4.2.
En esa oportunidad, las intervinientes, en su calidad de fabricantes de prendas de vestir, llegaron a un acuerdo de comercialización y coexistencia pacífica en el uso y registro de sus marcas, documento en el cual se reconocieron los derechos de propiedad industrial de la promotora sobre la enseña “Polo Club” y, además, se fijaron, entre otras, las siguientes obligaciones: 4.4.2.1.
La demandada hizo énfasis en su intención de registrar las marcas nominativa y mixta “Royal County of Berkshire Polo Club” y, al efecto, Gabriel Jaime Fernández y Cía. acordó no oponerse al trámite, aunado a “cooperar como sea necesario para manifestar a la Superintendencia de Industria y Comercio que está de acuerdo” con la solicitud (numeral octavo)27. 4.4.2.2.
En caso de que la Superindustria no accediera a la inscripción, en el numeral noveno del pacto28, la accionante consintió “el uso de las marcas de manera perpetua” y renunció a promover acciones contra “Royal County of Berkshire Polo Club Ltd. (…) sus licenciatarios y/o distribuidores y demás intervinientes en la cadena de distribución” (se destaca). 4.4.2.3.
En la disposición décima29, ambas partes acordaron “adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público consumidor, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos, proporcionando de manera clara dicha información en las etiquetas de cada uno de los productos que 26 A la misma también fue convocada la sociedad Grandes Superficies de Colombia S.A.S., propietaria de los almacenes Carrefour.
Sin embargo, esta empresa salió indemne y su citación no tuvo mayor repercusión en los acuerdos a los cuales arribaron las partes allí involucradas y que ahora son materia del litigio. 27 Archivo No. 01CuadernoPrincipal.pdf, página 73. 28 Ibid. 29 Archivo No. 01CuadernoPrincipal.pdf, página 74. 14 Radicación: 11001310304020190005301 comercializan” y, con todo, en el acápite decimotercero se precisó que “en caso de que las partes se llegaren a enterar de cualquier caso de confusión que involucre sus respectivas marcas (… estas) cooperarán como fuere necesario y de buena fe para solucionar dicha confusión” (se destaca). 4.4.2.4.
Finalmente, en la estipulación decimoséptima, se consignó que “este acuerdo constituye el convenio completo de las partes con respecto al presente asunto” y que, en todo caso, “será obligatorio a perpetuidad para las partes, sus subsidiarias, agentes, sucesores y cesionarios” (se destaca). 4.5. Al compás de lo narrado, es palmario que Gabriel Jaime Fernández y Cía. S.A.S. autorizó indefinidamente el uso de la marca nominativa “Polo Club”, facultad que se extendió a todos los intervinientes de la cadena de distribución de la demandada.
En contraprestación, Royal County of Berkshire Polo Club Ltd. se obligó a evitar a toda costa la confusión del público consumidor y a cooperar para solucionar todos los casos en que surgiera un conflicto en el uso de las respectivas marcas. 4.5.1. Luego, aunque si bien es cierto que la transacción no podía comprometer la voluntad de terceros30 (particularmente en lo que hace a May’s Zona Libre S.A. y a SGN Impoexp S.A.S.), lo mínimo que se esperaba de Royal County of Berkshire era que buscase proteger cualquier uso indebido de las marcas, tanto la propia como la de Gabriel Jaime Fernández y Cía. S.A.S, tal y como se desprende de una lectura armónica del clausulado. 5.
Sin embargo, de los medios de comprobación que obran en el legajo, no se evidencia que la demandada hubiera cumplido los débitos a los cuales se obligó como pasa a exponerse. 30 BONIVENTO FERNÁNDEZ, José Alejandro “Los principales contratos civiles”. Tomo II. Novena Edición, 2017. Ediciones Librería del Profesional. Pág. 137 y siguientes. 15 Radicación: 11001310304020190005301 5.1.
De los hechos de la demanda y como quedó consignado en las actas de 13 y 31 de agosto de 201831, elaboradas por el Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Cali, se tiene que Gabriel Jaime Fernández y Cía. supo de la existencia de unas imágenes alojadas en la página ‘Berkshire Polo Club Colombia’ de la red social Facebook, en la cual se utilizaron fotografías de las prendas de la marca ‘Polo Club’ para promocionar los productos de Royal County of Berkshire Polo Club y que, efectuadas las pesquisas de rigor, se estableció que la presunta infractora de los derechos marcarios era la sociedad SGN Impoexp S.A.S. De lo anterior brota la piedra angular del litigio que nos ocupa, en tanto las demandantes se duelen del incumplimiento del contrato de transacción por dos razones: la primera, pues, en su sentir, la obligación de la accionada tendiente a evitar la confusión, se hacía extensible a todos los intervinientes en la cadena de distribución (cláusulas novena y décima) y, la segunda, en tanto Royal County of Berkshire no cooperó de buena fe para solventar el incidente de vulneración marcaria que se presentó con SGN Impoexp (apartado decimotercero). 5.1.1.
Sobre el primero de los cuestionamientos, bastará decir que el deber de precaver la confusión se ciñó exclusivamente a la especificación de procedencia de las marcas. Esto, en el sentido en que ambas sociedades estaban en la tarea de incluir, en el marcaje de sus prendas de vestir, “lo relativo al origen de los productos, proporcionando de manera clara dicha información en las etiquetas de cada uno de los productos que comercializan”32.
Premisa contractual cuyo espíritu e intención ratificaron los testigos Juan Camilo Villa Betancourt33, David Simón Wasserman 31 Archivo No. 01CuadernoPrincipal.pdf, páginas 75 a 108. 32 Archivo No. 01CuadernoPrincipal.pdf, página 74. 33 Video No. 08AudienciasArt373ParteI20200813.wmv, inicia en minuto 00:08:35. 16 Radicación: 11001310304020190005301 Abadi34 y Henry Javier Rodríguez Jiménez35, abogados de Gabriel Jaime Fernández y Cía., May’s Zona Libre S.A. y Royal County of Berkshire Polo Club Ltd., respectivamente, quienes manifestaron en vista pública haber participado en la confección del contrato de transacción y, por lo tanto, saber que en la negociación del 13 de agosto de 2012, se fijó el alcance de lo previsto en el artículo 159 de la Decisión 486 de 2000, esto es, con la inclusión de marquillas en las cuales se precisara el origen de los productos, tal y como lo ordena la referida norma comunitaria.
En consecuencia, si los hechos que motivaron el litigio no se correlacionan con la imposición de los distintivos en las prendas de vestir sino con una presunta infracción marcaria, no es posible declarar la infracción de Royal County of Berkshire Polo Club, en lo que hace a las cláusulas novena y décima del convenio. 5.1.2. Sin embargo, no ocurre lo mismo con lo ajustado en el numeral decimotercero del contrato de transacción. Veamos. 5.1.2.1.
En la anotada disposición, las partes se obligaron a “cooperar como fuere necesario y de buena fe” para solucionar “cualquier caso de confusión que involucre sus respectivas marcas ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB, ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB (MIXTA) Y POLO CLUB”, del cual “se llegaren a enterar”36 (se destaca). De las ideas antes resaltadas, para el Tribunal se desgajan dos situaciones fácticas que debían confluir: i) el hecho de conocer, alguno de los contratantes una posible infracción de los derechos de las marcas involucradas, y ii) el deber de cooperar, en todas las formas posibles, para solventar el impasse. 34 Video No. 08AudienciasArt373ParteI20200813.wmv, inicia en minuto 01:23:36. 35 Video No. 11Audiencia373ParteIII20200814.wmv, inicia en minuto 00:01:54 36 Archivo No. 01CuadernoPrincipal.pdf, página 74. 17 Radicación: 11001310304020190005301 Para decirlo más breve, si Gabriel Jaime Fernández y Cía. y/o Royal County of Berkshire se percataban de la ocurrencia de irregularidades con la potencialidad de confundir al consumidor, ambos harían todo lo posible para enmendar la cuestión. 5.1.2.2.
Como se ha sostenido a lo largo de esta providencia, en el año 2018, las demandantes tuvieron noticia de que en la red social Facebook y particularmente en la página ‘Berkshire Polo Club Colombia’, se difundieron imágenes publicitarias de la marca colombiana ‘Polo Club’. Fotografías que, además de haber sido divulgadas sin autorización de la propietaria, se modificaron superponiéndoles el logo de Royal County of Berkshire. 5.1.2.3.
Esta eventualidad fue destacada por Manuela Franco Betancourt37 y Elisa Fernández Toro38, fotógrafa y directora de marca de Polo1 S.A.S. respectivamente, quienes insistieron en que las piezas artísticas eran de propiedad de la demandante y que, de acuerdo a los originales que expuso en vista pública la señora Fernández Toro, su variación con los signos de Royal County of Berkshire era más que evidente.
Las anteriores conclusiones resultan ciertamente admisibles, pues, con fundamento en la sana crítica permitida en el canon 176 procesal, es claro que los retratos fueron sujetos de una alteración patente, con todo y que la posible responsable de esa irregularidad no haya sido directamente la accionada, sino la sociedad SGN Impoexp S.A.S. 5.1.2.4.
Ahora bien, de las conductas que adoptó cada una de las contratantes tras conocer el insuceso, véase que la postura de Royal County of Berkshire Polo Club Ltd., no fue la más 37 Video No. 08AudienciasArt373ParteI20200813.wmv, inicia en minuto 02:38:45. 38 Video No. 11Audiencia373ParteIII20200814.wmv, inicia en minuto 00:44:15. 18 Radicación: 11001310304020190005301 apropiada y tampoco se compadeció con las obligaciones que la empresa inglesa adquirió el 13 de agosto de 2012.
Esto, pues aunque, por su parte, Polo1 S.A.S. y Gabriel Jaime Fernández y Cía. S.A.S. requirieron formalmente39 y citaron a conciliación extrajudicial a SGN Impoexp S.A.S. con el fin de lograr el cese de la infracción40, lo cierto es que, una vez la demandada supo del hecho, su postura fue totalmente pasiva. La anterior conclusión se extrae de los documentos obrantes del proceso y del testimonio rendido por Henry Javier Rodríguez Jiménez41, abogado de la firma Cavelier Asociados y encargado de la representación legal de Royal County of Berkshire en Colombia.
Medios de comprobación de los cuales se desgaja que el señor Rodríguez Jiménez: i) compareció ante la Cámara de Comercio de Cali por información que le suministró May’s Zona Libre S.A. sobre la imposición de restricciones para la distribución de los productos ingleses en territorio nacional, ii) se enteró que la disputa gravitaba en torno a “unas imágenes” que involucraban a ambas marcas42 y iii) fue requerido vía correo electrónico del 10 de septiembre de 2018 para que suministrara unos documentos y, además, asistiera a la continuación de la conciliación 43.
Pese a todo lo anterior, la posición de la accionada no fue otra que advertir que, como “la reclamación surtida no tendría ningún impacto sobre los términos y condiciones” de la transacción, Royal County of Berkshire no estaba legitimada “para asistir a la audiencia” y, en esa línea, se abstuvo de comparecer. 39 Archivo No. 01CuadernoPrincipal.pdf, páginas 111 a 136. 40 Archivo No. 01CuadernoPrincipal.pdf, páginas 75 a 108. 41 Video No. 11Audiencia373ParteIII20200814.wmv, inicia en minuto 00:01:54 42 Video No. 11Audiencia373ParteIII20200814.wmv, inicia en minuto 00:01:54 43 Archivo No. 01CuadernoPrincipal.pdf, página 183. 19 Radicación: 11001310304020190005301 En este punto, debe destacarse lo señalado por el testigo David Wasserman Abadi44, representante de May’s Zona Libre S.A., quien fue contundente al indicar que, si bien “[era] imposible de mantener el control de todos los clientes que compran y lo que cada cliente va a hacer”, refiriéndose a la reventa de SGN Impoexp S.A.S., el espíritu de la cláusula decimotercera comprendió “cualquier tipo de controversia o cualquier tipo de problema que sea referente de las marcas”.
Así, indicó que el convenio no precisó al detalle si esto comprendía los aspectos publicitarios específicos a los que se refiere esta litis, pues las partes estuvieron de acuerdo en que “cualquier tipo de publicación o cualquier tipo de situación” que implicara un desacuerdo tendría el mismo tratamiento, en razón a tener efectos “colaterales”, según su dicho. 5.1.2.5.
Por lo tanto, independientemente de si el abogado Rodríguez Jiménez incurrió en un error mecanográfico al referirse a un contrato entre Royal County of Berkshire y SGN Impoexp S.A.S., del cual reiteró con ahínco su inexistencia45, lo evidente es – se insiste a riesgo de saturar – que la demandada no mostró intención alguna de colaboración, particularmente en el sentido de propender “como fuere necesario” para solucionar el impasse que involucraba a ambas sociedades y a SGN Impoexp. 5.2.
Ya en lo que hace a la gravedad del incumplimiento, ha señalado la Corte Suprema de Justicia46 que “la inobservancia por parte del otro contratante [debe ser] de aquellas que reducen o eliminan la utilidad de la convención, o se concentran en el objeto principal del contrato, o se trata de un compromiso que actualmente no se puede satisfacer, puesto que si no hay incumplimiento del objeto primario y esencial del convenio, o no se da al traste con el fin práctico de la convención, no es viable su resolución ni su terminación” (se destaca). 44 Video No. 11Audiencia373ParteIII20200814.wmv, inicia en minuto 00:01:54 45 Video No. 11Audiencia373ParteIII20200814.wmv, inicia en minuto 00:01:54 46 CSJ.
SC-1690 del 02 de junio de 2022. MP. Octavio Augusto Tejeiro Duque, citando la SC- 4902 del 13 de noviembre de 2019. MP. Luis Alonso Rico Puerta. 20 Radicación: 11001310304020190005301 5.2.1. En esa línea, se destaca que los hechos ventilados, pese a comportar una situación que podría considerarse aislada, si fueron relevantes de cara a las obligaciones contractuales de las partes en la forma que pasa a explicarse. 5.2.1.1.
La primera, en punto al hecho de que las imágenes de la marca ‘Polo Club’ fueron tomadas sin autorización de las demandantes y, además, difundidas en la red social Facebook con el fin de promocionar los productos de la sociedad accionada. 5.2.1.2. Y la segunda, en lo tocante a que Royal County Berkshire, tras enterarse de la infracción que había cometido SGN Impoexp S.A.S. por información de su distribuidor May’s Zona Libre S.A., optó por no hacer parte del arreglo extrajudicial, a saber, pues en su juicio “la reclamación surtida no tendría ningún impacto sobre los términos y condiciones” de la transacción. 6.
Cuestiones que aparejan la revocatoria del fallo apelado, además de la falta de prosperidad de las defensas “inexistencia de cláusula u obligación supuestamente incumplida” e “inexistencia de incumplimiento por parte de la sociedad demandada al acuerdo suscrito el 13 de agosto de 2012 y nexo causal entre el supuesto acto ejercido por SGN IMPOEXP S.A.S. y la demandada”.
A la anterior conclusión se arriba, tras advertirse y como se ha explicado, que Royal County of Berkshire sí deshonró la obligación decimotercera a la cual se comprometió con Gabriel Jaime Fernández y Cía. S.A.S., pues bajo el ropaje de una actitud omisiva, permitió que SGN Impoexp S.A.S. hiciera publicidad a la empresa inglesa, con las fotografías de la sociedad colombiana.
Inclusive, al punto que al momento de la diligencia de instrucción y juzgamiento que tuvo lugar el 14 de agosto de 2020, una de las imágenes opugnadas aún se alojaba en la red social 21 Radicación: 11001310304020190005301 Facebook, conforme se aprecia del video que compartió en vista pública la testigo Elisa Fernández Toro47. Con todo, precisa esta Colegiatura que acoger la postura de la accionada sería tanto como admitir que los fabricantes extranjeros, cuyos productos se distribuyen en territorio nacional por cuenta de terceros, no están en el deber de ejercer control sobre los mismos para impedir que sus marcas se vean involucradas en actos de deslealtad frente a sus competidores. 7.
Ya sobre los efectos del incumplimiento, especialmente en lo que hace a los contratos de transacción que nos ocupa, para el Tribunal cumple destacar dos cuestiones relevantes: 7.1. Por una parte, en punto a la posibilidad de finiquitarlo por vía judicial. Esto, pues si bien el artículo 2483 del Código Civil le otorgó el efecto de cosa juzgada en última instancia y autorizó la posibilidad de reclamar la rescisión o la nulidad de este, doctrinaria y jurisprudencialmente se ha admitido que, por tratarse de un acuerdo bilateral frente al cual no existe una norma que expresamente contemple una excepción, es viable reclamar al Juez la disolución y cesación de sus efectos.
Sobre el punto, la Corte Suprema de Justicia ha avalado de vieja data “la procedencia de la pretensión de resolución cuando las obligaciones derivadas de la transacción no son cumplidas, sin que halle impedimento en la fuerza de la cosa juzgada que a ella le asigna la ley respecto de las partes”. Esto, si se tiene en cuenta que “la celebración de un contrato, del cual surjan nuevas desconocer o obligaciones cercenar la bilaterales, no se le puede prerrogativa que tiene el contratante cumplido frente al contratante incumplido de pedir a su arbitrio, o la resolución o el cumplimiento del 47 Video No. 11Audiencia373ParteIII20200814.wmv, inicia en minuto 00:44:15. 22 Radicación: 11001310304020190005301 contrato con indemnización de perjuicios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1546 del C. Civil”48 (se destaca). 7.2.
Ahora, si bien las premisas jurisprudenciales en cita hablan de la resolución como efecto del incumplimiento de una o ambas partes del contrato de transacción, es del caso advertir que, por tratarse de un convenio de ejecución sucesiva o prolongada por su indeterminación en el tiempo, como el que hoy concita la atención de la Sala, debe denominársele terminación según los postulados más recientes del Alto Tribunal.
En efecto, la resolución tiene “íntima relación con la naturaleza del contrato y miran al pasado y al futuro si está destinado, al perfeccionarse, a producir un hecho jurídico inmediato y definitivamente, como la venta”. Ergo, “en los pactos destinados a producir una serie de efectos escalonados, llamados por eso de tracto sucesivo, (…), sería imposible restablecer la situación originaria y el efecto retroactivo no se produce por la naturaleza misma de la convención y la imposibilidad de volver las cosas al estado anterior.
En el primero de los casos enunciados se trata de una resolución ex tunc, llamada a tener efectos en el pasado; en el segundo se está en presencia de una terminación del contrato, que no obra sino para el porvenir, salvo el caso de indemnización de perjuicios, si hay lugar a ello por la parte de las obligaciones que quedan sin ejecución”49 (se destaca). 8.
Por todo lo expuesto, atendiendo que, como se dijo, la demandada incumplió el contrato de transacción del 13 de agosto de 2012, se dispondrá la terminación del anotado convenio, sin que haya lugar al reconocimiento de indemnización de perjuicios por no haber sido solicitado en la demanda. 48 CSJ. SC de 22 de noviembre de 1999. MP. José Fernando Ramírez Gómez.
Postura adoptada recientemente en SC-15762 del 14 de noviembre de 2014. MP. Fernando Giraldo Gutiérrez. 49 CSJ. SC-3951 del 16 de diciembre de 2022. MP. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo. 23 Radicación: 11001310304020190005301 9. Las costas de ambas instancias correrán por cuenta de Royal County of Berkshire Polo Club Ltd., de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 365 del Código procesal.
III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la SALA CUARTA DE DECISIÓN CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, administrando justicia en el nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 14 de agosto de 2020, proferida por el Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de Bogotá, por las razones dadas en precedencia.
SEGUNDO: DECLARAR NO PROBADAS las defensas de “inexistencia de cláusula u obligación supuestamente incumplida”, “falta de legitimación en la causa por pasiva”, “inexistencia de incumplimiento por parte de la sociedad demandada al acuerdo suscrito el 13 de agosto de 2012 y nexo causal entre el supuesto acto ejercido por SGN IMPOEXP S.A.S. y la demandada”, alegadas por la demandada y por los argumentos expuestos en la parte considerativa de esta providencia.
TERCERO: DECLARAR TERMINADO el contrato de transacción, celebrado el 13 de agosto de 2012 entre Gabriel Jaime Fernández y Cía. S.A.S. y Royal County of Berkshire Polo Club Ltd., de conformidad con lo explicado precedentemente.
CUARTO: CONDENAR en costas de ambas instancias a la parte vencida. Tásense. La Magistrada Sustanciadora fija como agencias en derecho de este grado, la suma de $5.000.000. 24 Radicación: 11001310304020190005301 QUINTO: DEVOLVER el expediente al Despacho de origen. Oficiar y dejar las constancias que correspondan.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. FLOR MARGOTH GONZÁLEZ FLÓREZ Magistrada JOSÉ ALFONSO ISAZA DÁVILA Magistrado Firmado Por: Flor Margoth Gonzalez Florez Magistrada Sala Despacho 12 Civil Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Jose Alfonso Isaza Davila Magistrado Tribunal O Consejo Seccional Sala 018 Civil Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 Código de verificación: a705ace35afef212690b584c117e7c715c0c60f966bfb29e3b464c5b871f75fd Documento generado en 02/09/2024 09:10:09 AM Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica 25