Declarativo Demandante: Diageo Brands BV Demandada: Importadora y Productora de Licores S.A. y otra Rad. 11001310301520090044502 REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SALA CIVIL HENEY VELÁSQUEZ ORTIZ Magistrada Ponente Aprobado en sala de decisión del 12 de febrero de 2025.
Acta 05. Bogotá D.C., doce (12) de febrero de dos mil veinticinco (2025). Procede el Tribunal a decidir el recurso de apelación formulado por la demandante contra la sentencia proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Cáqueza (Cundinamarca), el 30 de septiembre de 2021.
ANTECEDENTES 1. Diageo Brands BV demandó a la Importadora y Productora de Licores S.A. y Destilería Nacional S.A., con el propósito de obtener las declaraciones y condenas que se resumen en: (i) La infracción de los derechos sobre las marcas “notoriamente conocidas”, consistentes “en una figura de una botella y/o la expresión Old Parr” para distinguir los productos incluidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.
(ii) El retiro de los canales comerciales de los productos infractores y la destrucción de los mismos, a costa de la demandada. (iii) El pago “por cifra superior” a $300.000.000 o la que se demuestre en el proceso, “estimados con base en el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción”. Fundó sus aspiraciones procesales en la legislación nacional colombiana, la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y, en que: 1.1.
La demandante fabrica, importa y comercializa el whisky Old Parr, implementando para tal efecto una botella con varias particularidades -lisa en el cuello y craquelada en el cuerpo con la expresión Old Parr en el centro, color 015-2009-00445-01 1 ámbar oscuro, semi-cuadrangular en vértices y aristas redondeados con cuello cilíndrico, recto y liso- cuyo uso data de 1871, porque desde entonces ha permanecido inalterada. 1.2.
El signo Old Parr es notorio, calificativo que se corrobora con los resultados de estudios realizados en los años 2008 –llevados a cabo por Nielsen y Millward Brown de Colombia– en los que se verifica su amplia recordación, así como a partir del artículo de la revista Dinero del año 2009 y el reconocimiento de la medalla de plata en un evento internacional, entre otros elementos que permiten constatar esa calidad.
Además, la accionante cuenta con el registro de cuatro marcas –una figurativa y tres mixtas– otorgadas entre 2010 y 2018 por la autoridad colombiana. 1.3. La demandada es titular de la marca nominativa Jhon Thomas dentro de la misma clase 33, nombre bajo el que comercializa “un producto que denominan whisky” en un envase que “prácticamente corresponde a la misma descripción de la parte gráfica de la marca registrada” por la convocante. 1.4.
La convocada intentó registrar esa botella, sin embargo, la inscripción le fue negada por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante acto administrativo. Igualmente atacó esa decisión por medio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, instancia que le fue definida en forma desfavorable por el Consejo de Estado. 1.5.
A pesar de la determinación de la autoridad administrativa, la accionada persiste en la utilización del envase con el diseño cuyo registro fue negado, lo que constituye una violación de los derechos de propiedad industrial de la accionante. 2. Surtido el traslado respectivo, las demandadas se opusieron al éxito de las pretensiones, manifestando que no existe confundibilidad alguna entre los frascos utilizados por las partes para la comercialización de su producto, al paso que en este proceso no es factible declarar la notoriedad de una marca, competencia reservada a la Superintendencia de Industria y Comercio como oficina encargada de esa materia.
Para el efecto, invocaron las excepciones de: 2.1. Cosa juzgada, indicando que como en 1999 se entabló una demanda de competencia desleal, tramitada por el Juzgado 32 Civil del Circuito de 015-2009-00445-01 2 Bogotá, en la que se “perseguían fines similares y se fundaban en hechos prácticamente idénticos” y, que ese asunto terminó con la negativa de las pretensiones, no habría lugar a que se emitiera una nueva decisión de fondo en el particular. 2.2.
Prescripción, memorando que la actora conoce de la existencia de los supuestos fácticos que hace valer en esta demanda desde hace más de 10 años. 2.3. Indebida protección de registro marcario, explicando que no puede considerarse que el envase utilizado por las demandadas “corresponde al protegido en las figuras de los registros marcarios” de la convocante. 2.4.
Uso legítimo de la forma y color de un envase, amparadas en que no es procedente reivindicar un color determinado, estructura, medidas o forma tridimensional, características que se encuentra en el dominio público, punto al que agregó que los recipientes usados por los contradictores cuentan con particularidades que les permiten diferenciarse a cabalidad. 3.
La juzgadora de primera instancia negó las pretensiones, al estimar que en el asunto no se advirtieron los presupuestos axiológicos para la prosperidad de la acción de responsabilidad por infracción marcaria y, tras reflexionar en que el nombre, el precio, entre otras circunstancias, ya era indicativo de una gran diferencia entre las botellas de “Old Parr” y “John Thomas”.
También concluyó que a pesar de las similitudes de los envases, como “el diseño de su craquelado es diferente, el nombre es diferente, sus dimensiones son diferentes, entre otros aspectos, incluso el precio…”, no se acreditó que, de forma efectiva, se haya inducido en error a los consumidores; que en la elaboración del diseño realizado por la parte convocada no puede predicarse “la intencionalidad o descuido de permitir que se confundan las dos marcas ante el usuario”; y, que tampoco se demostró el “perjuicio causado en las ventas, detrimento económico o patrimonial”. 4.
Inconforme con esa determinación, la demandante interpuso recurso de apelación, en el que no sólo insistió en la aplicación de la Decisión 486 de 2000, sino en el que también enfatizó que: 015-2009-00445-01 3 4.1. El fallo impugnado incurre en varios defectos tales como la investigación del dolo o culpa, escrutinio que es inaplicable para establecer la infracción de marca porque la normatividad comunitaria no lo exige.
Cuestión distinta es que, eventualmente, pueda predicarse la necesidad de esa indagación para establecer la viabilidad de la pretensión indemnizatoria. 4.2. Como la vulneración se perfecciona con relación a un bien inmaterial, la conducta infractora permite presumir la generación de un perjuicio; por ende, no es obligatorio probar que los consumidores en verdad se confundieron, sino que ese riesgo se actualiza. 4.3.
No se tuvo en cuenta el importante precedente administrativo concerniente a la denegación del registro de la marca solicitada por la demandada, así como que esa decisión fue confirmada por el Consejo de Estado, mismas que hicieron tránsito a cosa juzgada. 4.4. En el juicio se acreditó la totalidad de los requisitos para el éxito de la acción de infracción marcaria, en la medida que se demostró la titularidad sobre los signos registrados, la notoriedad de Old Parr –acerca de la cual la juez no hizo ningún pronunciamiento, debiendo cuando menos estudiarla– y que los demandados han comercializado el producto John Tomas, así que esa trasgresión se ha materializado en el mercado. 5.
En el trámite de la segunda instancia, como las dos primeras excepciones formuladas por la demandada (cosa juzgada y prescripción) se apoyaron en la existencia de un proceso previo entre las mismas partes, pero interpuesto bajo la perspectiva de la competencia desleal y, que en el expediente obra copia de las sentencias tanto de primera, como de segunda instancia dentro de esa causa, se decretó como prueba de oficio la incorporación de la demanda, contestaciones y el escrito con el que se descorrió el traslado de estas últimas.
La respuesta de la autoridad que adelantó ese juicio, junto con las reproducciones allegadas, fueron puestas en conocimiento de las partes, sin que ninguna de ellas se pronunciara acerca de la documentación. Adicionalmente, como se ha establecido que cuando deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento comunitario, es preciso suspender el proceso y solicitar la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se procedió de conformidad, 015-2009-00445-01 4 puntualmente en lo tocante a los artículos 228 a 234, 238 y 244 de la Decisión 486 de 2000.
El concepto de la citada corporación fue puesto en conocimiento de los extremos de la litis mediante auto, en el que también se reanudaron las diligencias y, se prorrogó el término para resolver el recurso, por virtud de lo que establece el artículo 121 del Código General del Proceso, respecto del cual se recibió solicitud de la demandante para que éste fuera tenido en cuenta al momento de emitir sentencia. 6.
Sobre la polémica generada se pronunció la pasiva, anunciando que dentro del proceso administrativo adelantado por la Superintendencia de Industria y Comercio, como en el jurisdiccional que cursó en el Consejo de Estado, lo que se discutió fueron las causales de irregistrabilidad de una solicitud de marca, no los requisitos o la existencia de una infracción marcaria; que las acciones de competencia desleal y/o infracción a derechos de propiedad industrial no ostentan una naturaleza especial que lleve a que este tipo de asuntos se encuentren fuera de la responsabilidad civil extracontractual; que para cuando se radicó el trámite de la referencia ya se encontraba configurada la prescripción, teniendo en cuenta que la sociedad demandante tenía conocimiento de la trasgresión desde 1999, cuando ejerció la oposición al registro de la marca “Jhon Thomas”; y, que como para esa época también se impulsó un proceso de competencia desleal que cursó en el Juzgado treinta y Dos (32) Civil del Circuito, en idénticas circunstancias a las de ésta actuación, en el sub examine también se acreditó la cosa juzgada.
Puestas de este modo las cosas, el conflicto pasa a resolverse al tenor de las siguientes, CONSIDERACIONES 1. La acción de infracción de derechos se encuentra regulada en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en la que Colombia, como país miembro, acata las disposiciones allí establecidas. Régimen Común sobre Propiedad Industrial, que establece en el artículo 238, que el titular de un derecho protegido podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que lo infrinja y, que también podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una trasgresión. 015-2009-00445-01 5 De acuerdo con lo señalado en el artículo 134 ibidem, se denomina marca el bien inmaterial conformado por un signo constituido por: “a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para diferenciar en el comercio productos o servicios. 2.
Los titulares de derechos sobre marcas y signos distintivos amparados por el régimen de propiedad industrial, en el evento de actualizarse actos de reproducción, imitación o uso indebido, tienen a su favor, en el ámbito privado, “la acción de competencia desleal y la derivada de las normas sobre propiedad industrial”, concretándose ésta última en la concesión de un derecho de exclusividad “que puede ser actuada contra cualquier imitador automáticamente, sin tener que probar otras circunstancias que la existencia de la lesión del derecho”1.
Así, el registro de una marca confiere a su titular según el artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, la prerrogativa de impedir de cualquier tercero la realización, no consentida, de los siguientes actos: “a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos 1 Baylos Corroza Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Editorial Civitas. Madrid, 1978. Pág. 324. 015-2009-00445-01 6 se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio”. 3.
La A-quo no otorgó la protección reclamada, al considerar que conforme con lo que plantea el artículo 2341 del Código Civil, para que se declarara la responsabilidad extracontractual era necesario que se advirtieran los elementos del hecho dañoso definido como el trastorno, menoscabo, o lesión de un patrimonio, ya sea en su aspecto económico, pecuniario o material, la culpa como el factor subjetivo que pretende establecer un vínculo entre el hecho y la voluntad o querer del presunto responsable y, el nexo causal como la relación de causa a efecto.
Esto, pues aunque en el particular existe una circunstancia especial, que es “la negativa del registro de marca de John Thomas, por posibles similitudes en su botella, que podrían causar confusión directa o indirecta en el consumidor”, en el análisis de sí la conducta lesiva se efectuó con dolo o culpa, no se logró evidenciar que esas semejanzas tuvieron una incidencia en la decisión de compra de los consumidores que se reclama y, mucho menos que dicha actuación le causó un perjuicio cierto a Diageo Brands BV.
Sin que nada dijera sobre la insistencia en el acaecimiento de la prescripción y de la cosa juzgada dispuesta por la pasiva tanto en la contestación, como al alegar de conclusión. Con el propósito de que se revoque la sentencia de primer grado, la demandante reitera que la infracción alegada no tiene nada que ver con una comparación entre las expresiones “Old Parr” y “Jhon Thomas”, sino con la confrontación entre el diseño de la botella y la etiqueta que son usados por las demandadas en el envase del licor que ponen en el mercado, los cuales son similarmente confundibles.
Y también que el producto infractor reproduce de manera casi idéntica el diseño protegido, aplica lo preceptuado por el 015-2009-00445-01 7 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el sentido de presumir de facto el riesgo que se genera en el público consumidor por la existencia de dos botellas de whisky que se valen de distintivos muy similares para diferenciar sus envases de las demás de ese tipo. 4.
Por virtud de los reproches formulados contra la sentencia, corresponde a esta Sala analizar la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de los artículos 228 a 234, 238 y 244 de la Decisión 486 de 2000, en los siguientes aspectos: ¿Para que exista la infracción marcaria es requisito que la conducta sea de carácter doloso o culposo? ¿Desde qué momento se cuenta el término de prescripción de las acciones por infracción marcaria? ¿Tiene influencia sobre ese cálculo el carácter continuo, complejo, reiterado o duradero de la conducta? ¿El ejercicio de la acción por infracción marcaria cuando se alega el carácter notorio de esta, exige la preexistencia de registro por la autoridad competente en la que se le reconozca como tal o, por el contrario, puede el juez de la acción por infracción marcaria reconocer el carácter notorio con independencia de la falta de ese registro administrativo? ¿Cuáles son los criterios de comparación entre las marcas propiedad de la parte demandante y el producto ofertado por la demandada? 5.
El derecho de propiedad intelectual, del que hacen parte los signos distintivos, ofrece dentro de sus notas distintivas, que es real, pues su vigencia es oponible erga omnes y se puede ejecutar motu proprio, esto es, sin necesidad de autorización externa, y además incorporal o inmaterial, en tanto recae sobre un bien mueble o activo intangible que se hace evidente por medio del reconocimiento legal del derecho exclusivo y excluyente de explotación que tiene el titular del mismo, que lo habilita, entre otros aspectos, para obtener los beneficios jurídicos y económicos que le son propios y a prohibir de los demás el uso no autorizado, es decir a que se incurra en los ilícitos marcarios y, en su defecto y de manera consecuencial, a que se le repare el daño ocasionado. 015-2009-00445-01 8 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 17 de mayo de 2023 (243IP-2022) interpretando normas de la Decisión 486 de 2000, señaló que las conductas relacionadas con la marca, deben ser apreciadas bajo un enfoque de responsabilidad objetiva es decir, que “la autoridad competente debe aplicar el criterio de la responsabilidad objetiva al momento de verificar si la conducta denunciada o demandada constituye uno o varios de los supuestos de hecho previstos en el artículo 155 de la Decisión 486 y por ende “no necesita demostrar que el investigado ha actuado con dolo o culpa para acreditar la existencia de la infracción, sino que bastará con verificar que la conducta del investigado encaja en uno o más de los supuestos de hecho, de los tipos infractores previstos en la norma antes citada…”.
Es preciso indicar que, como en el asunto de marras es cuestionado que la textura de la botella de whisky “Old Parr” perteneciente a Diageo Brands BV se encuentra protegida por la marca táctil (registro 544828), la figura y diseño por una marca tridimensional (registro 234394), el nombre por una marca nominativa (registro 42567) y, la etiqueta por una marca mixta (registro 171216), que la hacen ser recordada por los consumidores en general y diferenciada al compararse con otras; el hecho de que la Importadora y Productora de Licores S.A. y Destilería Nacional S.A., usen un envase casi idéntico a las características del protegido, para almacenar un licor de la misma especie con el nombre de “John Thomas”, en tanto que el frasco que se denuncia incorpora “(i) una textura grabada en relieve de apariencia craquela, (ii) una aglomeración de formas geométricas irregulares entre pentágonos, romboides y hexágonos, (iii) una superficie lisa al interior de cada forma geométrica, y (iv) superficie de vidrio color ámbar”, deviene en que en el caso concreto, contrario a lo argüido por la funcionaria que resolvió la primera instancia, sí haya sido posible el estudio detenido del empleo de las demandadas de signos distintivos de propiedad industrial, sin autorización de la demandante como titular de los mismos, acto que conforme a lo que refieren los literales a) y d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, al ser potencialmente idóneo para causar riesgo de asociación o de confusión, configura una infracción marcaria.
Examen que la directora del proceso no dispuso minuciosamente y/o no explicó de forma detallada, fundada en no haber encontrado acreditados los presupuestos axiológicos de la responsabilidad. 015-2009-00445-01 9 Lo explicado, en la medida en que tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos no es requisito que la conducta sea de carácter doloso o culposo, pues se presumirá que existe riesgo de confusión, en tanto que para su materialización se requiere el uso en el comercio de un símbolo semejante en relación con cualquier producto o servicio, utilización que se puede exteriorizar, en la oferta y demanda de bienes y servicios, a través de un amplio espectro, ya como mecanismo publicitario, ora para identificar una actividad mercantil, un establecimiento comercial, etc., que generen riesgo de confusión o de asociación, no siendo indispensable que efectivamente ocurra, bastando el peligro de que esa perplejidad ocurra en el mercado, con la particularidad de que si el signo parasitario es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá, mientras que para los casos de similitud o semejanza aquella debe acreditarse, precisándose, eso sí, que cualquier parecido no constituye o encarna el comportamiento sancionable, pues ésta se restringe a la similitud que sea idónea para causar, al menos, la contingencia del desconcierto. 6.
Al decaer entonces la excepción que de manera oficiosa se declaró en el fallo impugnado, fundada la Sala en que para considerar infractoras a las convocadas era útil que se demostrara que usaban en el comercio cualquiera de los signos distintivos de propiedad de la convocante y que el mismo era al menos potencialmente idóneo para causar riesgo de asociación o de confusión, sin que fuera menester acreditar que fungían asimismo como distribuidoras o comercializadoras del producto cuestionado, a esta altura procesal se resolverá sobre las demás que fueron planteadas, en ejercicio de la facultad que otorga el artículo 282 del Código General del Proceso.
Siendo necesario entonces estudiar las que se encaminaron a la operancia de la prescripción y la existencia de la cosa juzgada, que se formularon por virtud de la oposición al registro de la marca de la botella criticada, como del proceso de competencia desleal que cursó en el Juzgado Treinta y Dos (32) Civil del Circuito, cuya prosperidad al advertirse desde ya, conduce a que nieguen las pretensiones de la demanda. 6.1.
Reiteran las convocadas que como el 6 de marzo de 1998 radicaron solicitud de registro de marca de la botella y, que la convocante se opuso a ese trámite el 5 de agosto de 1998, es claro que desde ese momento 015-2009-00445-01 10 tenían conocimiento de las actuaciones que a su parecer “infringían su derecho”. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 17 de mayo de 2023 (243IP-2022) interpretando disposiciones de la Decisión 486 de 2000 como se dijo antes, anotó que las infracciones a los derechos de propiedad industrial prescriben a los dos (2) años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco (5) años, contados desde que se cometió la infracción por última vez.
Hizo especial énfasis en que la prescripción bienal se computaría desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción, independientemente de si se trata de una infracción instantánea, continuada, permanente o compleja, mientras que el quinquenio se calcularía dependiente del tipo de trasgresión, a saber: “a) Infracción instantánea: Es un único acto el que configura el supuesto calificado como infracción administrativa.
Este único acto, a su vez, puede tener, efecto que se agota con el acto infractor, o efecto permanente en el tiempo. b) Infracción continuada: Se trata de actos idénticos que se repiten en el tiempo de manera continuada. Si bien cada acto podría constituir una infracción individual, se los agrupa en una sola infracción debido a todos ellos son ejecución de un mismo plan, forman parte de un único proceso (proceso unitario), existiendo por tanto unidad jurídica de acción. c) Infracción permanente: Es un solo acto, solo que este acto es duradero en el tiempo. d) Infracción compleja: Se trata de una serie concatenada de varios actos dirigidos a la consecución de un único fin”.
Es necesario exponer que, aunque en el citado concepto se anotó que sí tiene influencia para el cálculo del término de prescripción de las acciones por infracción marcaria el carácter continuo, complejo, reiterado o duradero de la conducta, por cuanto que se ha establecido que si se trata de una “Infracción instantánea: el plazo se computa desde el mismo momento en que se consumó el acto infractor (el acto único).
Infracción continuada: el plazo se computa desde la fecha de realización del último acto (idéntico), que es ejecución del mismo plan, que consuma la infracción. Infracción permanente: el plazo se computa desde el momento que cesa la conducta que califica como acto permanente en el tiempo. Infracción compleja: el plazo se computa desde la fecha de realización del último acto que consuma la infracción”; ninguna duda surge que como en el particular el hito que marcó el inicio del lapso de decadencia de la acción fue el conocimiento que tenía Diageo 015-2009-00445-01 11 Brands BV de la vulneración a los derechos de propiedad industrial que se remonta por lo menos a los años 1998 y 1999, para el 2009 que se formuló la actuación de la referencia ya habían fenecido y por mucho los lapsos que la ley ha impuesto para que en estos temas las personas naturales o jurídicas que pretendan hacer valer sus derechos, activen el aparato jurisdiccional.
Lo último, especialmente cuando los plazos de prescripción han sido establecidos para limitar en el tiempo el ejercicio del derecho del titular de la marca frente a una presunta conducta constitutiva de infracción; cuando el lapso bienal tiene como premisa el conocimiento de la trasgresión por parte del dueño del signo distintivo, de ahí que tenga dos años para impetrar la acción y que si se le vence, no pueda acudir al de cinco años, cuya lógica es distinta, en tanto que no toma en consideración desde cuando el denunciante sabe de la vulneración, sino la fecha de ocurrencia o cese de ésta; y, cuando la referida institución se estableció en realidad para generar certeza o seguridad jurídica en el mercado, dándole la posibilidad al demandado de que pueda defenderse o interponer una excepción, alegando el vencimiento del término, tal como aquí ocurrió. 6.2.
Insisten las demandadas en que Diageo Brands BV formuló demanda de competencia desleal en 1999, con base en “la supuesta confusión que causaban mis mandantes al comercializar un producto con similitudes al suyo”, el que, si bien no goza del mismo trámite que se ha aplicado al presente proceso, confluye “de manera total en razón al cumplimiento de los elementos que permiten invocar el principio de la cosa juzgada.
En respuesta al reparo sobre la presencia de una cosa juzgada que proscribe la ulterior posibilidad de que judicial o extrajudicialmente se aborde la materia, ha de tenerse en cuenta lo siguiente: 032-1999-02003-01 Partes 015-2009-00445-02 Demandantes: UDV Rueda S.A. y Demandantes: Diageo Brands United Distillers & Vintners Limited BV (hoy Diageo Brands BV) 015-2009-00445-01 12 Demandadas: Importadora y Demandadas: Importadora y Productora de Licores S.A., Albert Productora de Licores S.A. y Sterling Viña, Destilería Nacional S.A. Destilería Nacional S.A. y Geralco Limitada Objeto Se declare que las demandantes Se declare que las convocadas tienen un mejor derecho sobre la de forma individual o conjunta marca “Old Parr”; que las etiquetas, han infringido el derecho sobre leyendas, envase, como la las marcas registradas, presentación general del producto notoriamente conocidas, amparado constituyen prestaciones consistentes en una figura de mercantiles de su exclusiva propiedad, botella clase 33 vigente hasta el que son notoriamente conocidas a 7 de julio de 2010, figura de nivel nacional e internacional; y, que botella y “Old Parr” mixta clase las demandadas han incurrido en 33 vigente hasta el 26 de enero actos de competencia desleal al de 2015 y, “Old Parr” mixta publicitar, vender y/o distribuir tanto el clase 33 vigente hasta el 26 de whisky “John Thomas”, como el whisky enero de 2015.
“Anniversary”, con la inclusión de información incorrecta sobre el fabricante, calidad del licor y lugar de producción u origen. Bajo ese contexto, que se condene a En ese orden, que se condene la pasiva que cese los actos de a las convocadas a abstenerse competencia desleal mediante la de usar la prohibición de usar los contenedores Thomas” o botella una “John cualquiera en los que envasan sus productos, similarmente confundible con idénticos al de las accionantes; a las marcas de la actora; a retirar utilizar datos acertados en sus de los circuitos comerciales, los etiquetas; a no tener leyendas en productos resultantes de la idioma extranjero; a que reconozcan y infracción, incluyendo envases, paguen los perjuicios económicos embalajes, etiquetas, material derivados de sus actos; y, a que impreso o de publicidad, u otros publiquen la sentencia que resuelva la materiales que hagan instancia en la Gaceta de Propiedad referencia a aquella; a destruir Industrial de la Superintendencia de los productos resultantes de la Industria y Comercio. infracción; a reconocer y pagar los perjuicios ocasionados, en la cuantía que se encuentre probada.
Causa La copia o imitación de los envases es El uso que una botella de una conducta impropia y contraria a la idénticas condiciones a una ya 015-2009-00445-01 13 sana costumbre mercantil, además de registrada constituye una ser contraria a los deberes de todo violación de los derechos de comerciante de actuar como “un buen propiedad industrial. hombre de negocios”.
Las demandadas incurren en los actos Las convocadas incurren en la de confusión a los que hace referencia infracción marcaria de que el artículo 10 de la Ley 256 de 1996 y, tratan los literales a) y d) del conforme a lo que indica el artículo 11 artículo 155 de la Decisión 486 de la misma reglamentación, se están de 2000, en la medida en que aprovechando del éxito, la antigüedad, están utilizando una botella el uso intenso, el prestigio y la similarmente confundible a las reputación del “Old Parr”, es decir, de marcas con los registros su notoriedad, poniendo en venta de 234.394, 171.217 y, 171.216 de manera legitima productos “Anniversary”, “John y desleal Thomas” los “Old Parr”, ofreciendo a la venta y productos con características las a mismas los que distribuye.
La ley 256 de 1996 se orienta a garantizar los derechos de los empresarios en condiciones de igualdad, a la par que persigue asegurar el funcionamiento eficiente del sistema competitivo de economía del mercado y la del público en general, por lo que consagra los efectos, controles, sanciones y manifestaciones de la competencia desleal, siendo su objetivo primordial proteger la libre y recta competencia económica mediante la prohibición de actos y conductas desleales, procurando por el contrario un obrar de buena fe.
De manera general, se ha destacado que la competencia desleal “trata de potenciar la empresa propia, lo mismo que cuando persigue la debilitación de las empresas rivales, el desprestigio de los otros; cuando incurre en imitación o falsear la naturaleza de los productos o su origen; en cualquier clase, en fin, de maniobras ilícitas que intente al competidor desleal le moverá, como razón su conducta, ganar clientes, aumentar sus posibilidades comerciales en el mercado es decir, existirá un ánimo encaminado a realizar una conducta ilícita, por lo que sería necesario calificar la conducta como desleal”. 2 En similar sentido, la Decisión 486 de 2000 se dirige a obtener un resarcimiento oportuno de los perjuicios que genera la infracción de los derechos de propiedad industrial, principalmente los derechos referidos a las invenciones y otras soluciones técnicas, los signos distintivos, los diseños 2 [1] Becerra Acevedo, Hugo E. Supuestos de competencia desleal en propiedad industrial.
Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. México. Pág. 206. 015-2009-00445-01 14 industriales y los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre los que se incluye la protección contra el abuso de los secretos empresariales, con la inclusión del tratamiento de las marcas, los nombres comerciales, los lemas comerciales y las denominaciones de origen. 6.2.1.
La identidad jurídica de las partes, cuyo fundamento racional está en el principio de la relatividad de las sentencias, según el cual por regla general la fuerza obligatoria de un fallo judicial se limita a las personas que han intervenido como partes en el proceso en que se profiere, palmario es que este elemento concurre en el sub judice, pues tanto en la acción de competencia desleal, como en la presente acción de infracción marcaria, fungen como intervinientes Diageo Brands BV, la Importadora y Productora de Licores S.A. y, la Destilería Nacional S.A. 6.2.2.
La identidad de causa, concretada en el motivo o fundamento inmediato del cual una parte deriva su pretensión, es evidente que también se presenta en la situación que se juzga, pues en uno y otro litigio se expuso como motivo para demandar y, en palabras del extremo interesado, “la confrontación o comparación entre el diseño de la botella y etiqueta (consideradas como un todo) usados en la botella del producto JOHN THOMAS y el diseño protegido por el producto OLD PARR, los cuales son similarmente confundibles”. 6.2.3.
La identidad de objeto, traducido esencialmente en que no le es permitido al juez, en proceso futuro, desconocer o disminuir de cualquier manera el bien jurídico disputado en juicio precedente y reconocido en la sentencia proferida en éste, es indudable que se encuentra en el caso en concreto, puesto que en ambas oportunidades se pretende que se declare la vulneración de los derechos de propiedad industrial, persiguiendo la cesación de los actos de competencia desleal y de infracción marcaria, mediante la prohibición o abstención de la utilización de la botella en que se envasa actualmente el producto “John Thomas”, o en uno igual o semejante al de “Old Parr”, por ser confundibles con los signos distintivos del cual es titular la sociedad convocante. 6.2.4.
Y es que memórese que, en este nuevo proceso lo que se verifica es que la demandante aspiró como lo ha dispuesto la jurisprudencia, a reabrir una discusión ya zanjada y que terminó con la desestimación de las pretensiones por su orfandad probatoria, “con el propósito de mejorar la 015-2009-00445-01 15 prueba”, proceder que no lo permite el ordenamiento, pues trasgrede el carácter vinculante de las sentencias y la seguridad jurídica de los ciudadanos, frente a lo cual se ha establecido que “Es fácil advertir que de admitirse una posición contraria cualquier litigante derrotado por su actividad probatoria deficiente podría acudir incesantemente ante el juez para debatir el mismo asunto, lo que podría generar, además de fallos adversos, una perenne incertidumbre”. 3 En consecuencia, por virtud de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Decisión Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de la fecha y procedencia anotadas, pero por las razones expuestas en la parte considerativa del fallo.
SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo de la recurrente. Como agencias en derecho de este grado se señala el equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente al momento de pago. Notifíquese, HENEY VELÁSQUEZ ORTIZ Magistrada GERMÁN VALENZUELA VALBUENA Magistrado ADRIANA SAAVEDRA LOZADA Magistrada Firmado Por: 3 CSJ. Sentencia SC5231. 015-2009-00445-01 16 Heney Velasquez Ortiz Magistrada Sala Civil Tribunal Superior De Bogotá D.C., Adriana Saavedra Lozada Magistrado Tribunal O Consejo Seccional Sala 001 Civil Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., German Valenzuela Valbuena Magistrado Sala 019 Civil Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 Código de verificación: 8fcd1524dbd7283482fb2ec878086849ba5b1d6a1f144277c4df9e069a1ee98a Documento generado en 12/02/2025 12:48:28 PM Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica