Bogotá D.C., trece (13) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) DEMANDANTE DEMANDADOS CLASE DE PROCESO MOTIVO DE ALZADA BRIDGEWOOD CAPITAL INC. AKMIOS S.A.S. y FINTEKXIS S.A.S Infracción a Derechos de Propiedad Industrial. Apelación de Auto. ASUNTO Se resuelve el recurso de apelación subsidiariamente interpuesto por la demandada Fintekxis S.A.S contra el auto No. 83911 del 09 de agosto de 2023 (carpeta 034, Cuaderno 01) proferidos por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) mediante el cual se decretó una medida cautelar.
En la solicitud inicial (consecutivo 0000000006, carpeta 01, ib.), Bridgewood Capital reclamó la protección a los registros de marcas nominativas y mixtas “EPK” bajo certificados No. 289059, 289060 y 592330 que identifican productos de la clase 25 de la clasificación de Niza, principalmente prendas de vestir. Según la accionante, las convocadas eran sociedades con una «íntima relación» por tener idéntica dirección de domicilio y el mismo representante legal.
Desde octubre de 2021 «han venido abriendo establecimientos de comercio bajo la denominación “EPEKA”, en diferentes ciudades colombianas donde se ofrecen «prendas de vestir para niños» identificadas con un signo fantasioso. En el proveído No. 71730 de 11 de julio de 2023 (auto, subcarpeta 020, ib.) la SIC «procede a decretar» medidas cautelares, advirtiendo que «serán efectivas una vez el demandante presente la caución», tasada en $70 000 000, y que se prestó en término (subcarpeta 028).
Por lo anterior, mediante el auto No. 83911 del 9 de agosto de 2023 admitió la caución y volvió a «decretar en favor de Bridgewood Capital INC.» las órdenes siguientes a las sociedades Akmios S.A.S. y Fintekxis S.A.S.: (i) el «cese Radicación Interna: 6450 R.A.B. 11001319900120222709201 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil inmediato del uso de la denominación “EPEKA”» para identificar «prendas de vestir, calzado y sombrerería, especialmente para la venta, fabricación de prendas de vestir para niño», (ii) retirar del comercio las etiquetas, el material publicitario de los productos (iii) «abstenerse» de seguir importando, almacenando, distribuyendo, publicitando o comercializando y en general usando «cualquier prenda de vestir ( ) marcada con etiquetas» que contenga la expresión señalada, (iv) el «retiro del mercado nacional ( ) de las etiquetas, material impreso o de publicidad y, en general, el retiro de los productos que utilicen el signo a título de marca», (v) «abstenerse de utilizar la denominación “EPEKA” para identificar, promocionar y promover sus productos de ropa infantil en todos los perfiles de redes sociales y nombres de dominio que sean de su propiedad», (vi) «el cambio del signo utilizado para identificar los establecimientos».
EL RECURSO La moción de alzada (archivo 6500008, subcarpeta 039, ib.) se dirigió «contra la decisión contenida en el Auto 83911 de 2023, por medio del cual se decretó una medida cautelar». Solicitó en forma principal revocar la instrucción y planteó varios pedimentos subsidiarios entre los cuales destaca sustituir la imposición, aumentar la caución y/o permitirle a Fintekxis aportar una contra garantía. El extenso memorial de alzada esgrimió numerosos argumentos que se concentran en dos temáticas: la primera, que la orden es «absolutamente improcedente» puesto que el signo ‘EPK (EPEKA)’ que motivó la reclamación es un nombre comercial de titularidad de Akmios y Fintekxis cuyos derechos de exclusividad «surgen del uso», y que ostentan notoriedad declarada en resoluciones de la oficina de marcas.
Se resaltó que la cautela implica un gran perjuicio para el desarrollo del objeto social de las convocadas, infringiendo el derecho constitucional a la libertad de empresa. En el segundo ataque criticó la caución fijada y añadió que con ella su contraparte no podría responder por los perjuicios que generaría esos mandatos precautelativos. 2 Radicación Interna: 6450 R.A.B. 11001319900120222709201 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil La reposición se resolvió mediante el auto No. 27324 del 1 de marzo de 2024 (carpeta 079).
CONSIDERACIONES. 1. Objeto del recurso. En ocasiones pasadas este despacho ha señalado las dificultades procesales que genera la forma en que la Superintendencia de Industria y Comercio estructura la concesión de las medidas cautelares: primero, con un auto que hace el estudio de los elementos axiológicos fijados en la ley, emite la orden preliminar y condiciona su efectividad al aporte de la caución por el demandante.
Luego de prestada la garantía, en pronunciamiento separado, vuelve a decretar la cautela. En este caso se ha presentado esta situación con los autos 71730 de 11 de julio de 2023 y 83911 del 9 de agosto de 2023 pues solo el último fue recurrido por Fintekxis S.A.S. El artículo 329 del CGP dispone que «el juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante» y «sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias».
En este contexto, resulta imposible en este trámite de alzada revocar la innominada, pues ello implicaría entrar en el análisis de las consideraciones que dieron lugar a su decreto, que se encuentran en el primer pronunciamiento, el cual no fue impugnado por la parte. Sin embargo, resulta posible estudiar la providencia que sí fue atacada, donde se instruyó ejecutar las órdenes transitorias, para determinar «la necesidad, efectividad y proporcionalidad».
Será viable cuestionar si es procedente fijar una instrucción «menos gravosa o diferente de la solicitada» (art. 592, C.G.P.), según el pedido subsidiario del recurrente. 3 Radicación Interna: 6450 R.A.B. 11001319900120222709201 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil 2. Contexto fáctico de la medida decretada.
El expediente muestra que la accionante es titular de las marcas nominativas y mixtas “EPK” bajo certificados 289059 (nominativa) y 289060 (mixta), ambas registradas desde el 8 de octubre del 2004 y vigentes a la fecha de interposición de la demanda. A tal efecto se arrimaron certificaciones de vigencia emitidas por la Oficina de Marcas (consecutivos 0000013 y 0000007 respectivamente, carpeta 01, cuaderno 01).
La tercera marca invocada en el líbelo bajo el certificado 592330 (Mixto) fue cancelada por la resolución No. 61363 del 7 de septiembre de 2022 (consecutivo 0006500007, subcarpeta 039, ib.), de la Oficina de Marcas, acto administrativo que fuera aportado en copia por las recurrentes. La marca cancelada no podrá ser estimada como fuente de derechos para los accionantes.
Existe evidencia sumaria de que las convocadas emplean el signo mixto EPEKA para ofrecer productos de vestimenta especialmente para niños en tiendas físicas y digitales. La accionante exhibió tomas de pantalla de las redes sociales operadas bajo la denominación acusada (consecutivos 0000300007 y 0000300008, carpeta 01, ib.) y del comercio electrónico www.epeka.com donde se ofrecen prendas para la venta y figuran las condiciones de la página web con la indicación «este sitio es operado por AKMIOS S.A.S» (hoja 10, consecutivo 0000300006, ib.).
Esa última evidencia se acompaña de una declaración jurada sobre el contenido de la página (archivo 0000300007, ib) que otorgan apariencia de integralidad al contenido del folio. En su apelación la recurrente contra argumentó que los «productos EPK (EPEKA) (…) son los que comercializa Fintekxis y Akmios, debidamente autorizado por Samuel Tcherassi» dando cuenta de que las denominaciones son empleadas conjuntamente por las dos demandadas.
Resulta útil comparar los activos involucrados en la discusión. Marcas vigentes de Bridgewood Capital Signos usados en el comercio por Fintekxis y Akmios 4 Radicación Interna: 6450 R.A.B. 11001319900120222709201 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil Marca mixta No. 289060, clase 25 «prendas de vestir y sombrerería».
EPK Marca mixta No. 592330, clase 25 «prendas de vestir y sombrerería». El cotejo enseña que, si bien existen diferencias en los componentes gramaticales y artísticos de los signos, al ser leídos y pronunciados en idioma español como lo haría un consumidor promedio en nuestro país, resultan fonéticamente idénticas. El signo empleado por los accionados, el cual refieren como un nombre comercial, se usa para identificar productos textiles, propios de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza 1, idénticos a los de las marcas registradas por Bridgewood Capital.
No hay duda de que el artículo 155, de la Decisión 486 de la CAN no solo «impide a cualquier tercero», «usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro» (literal d), sino también dispone que «(t)ratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión» (se resalta para énfasis), configurándose una consecuencia legal que, al menos preliminarmente, está acreditada. 1 Cuyo encabezado reza: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería. 5 Radicación Interna: 6450 R.A.B. 11001319900120222709201 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil Con este contexto y recordando que los motivos para fijar la medida cautelar no pueden ser objeto de reparo, se revisarán los argumentos del memorialista. 3.
Análisis de los cargos. Primero se abordará el reparo sobre el monto de la garantía del accionante y luego el referente al nombre comercial de los demandados. i. El valor de la caución. En el recurso (hojas 22 a 44, archivo 008, subcarpeta 039, ib.) se afirmó que «la sola obligación consistente en el cambio de los avisos (…) tiene un costo superior a los 70 millones de pesos establecidos» como caución. Resaltó que los perjuicios causados por la imposición transitoria «se calculan en una suma superior a los trescientos mil millones de pesos colombianos».
Afirmación que solo se entiende porque, cuando la impugnante presentó el recurso, la Superintendencia aún no había emitido el auto No. 133025 del 15 de noviembre de 2023 (carpeta 059) donde aumentó la caución a $200 000 000. Si bien se encuentra sentido a la crítica, aún con el aumento de la póliza, considerando que se ordenó detener la comercialización y promoción de un género de productos, el cálculo alternativo de Fintekxis no ofrece un desglose inicial, a lo sumo estimativo, que individualice los costos en que incurriría para entender por qué los perjuicios derivados de la cautela amontonarían una suma tan grande como la propuesta.
El escrito de apelación, por su corto planteamiento para este punto específico, resulta insuficiente para formar alguna convicción sobre la cifra en la cual debería incrementarse más la caución. 6 Radicación Interna: 6450 R.A.B. 11001319900120222709201 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil Alternativamente, hubiera sido útil aportar medios de convicción para respaldar el dicho, como catálogos de productos de los establecimientos EPEKA, o documentos contables, volumen de ventas, estados financieros con dictamen de revisoría fiscal, entre otros, que den referencias sobre los montos que dejaría de ganar la accionada al detener las ventas, cambiar sus distintivos comerciales, retirar productos del mercado y otras acciones que tendría que realizar para cumplir las órdenes que se le impartieron.
En este contexto, no hay elementos de juicio para acceder a la solicitud de aumentar el valor del colateral, ni tampoco es posible que este estrado se tome la atribución de estimar una suma mayor a su mero criterio. ii. Existencia de un nombre comercial del demandado y proporcionalidad. En el ataque sobre la improcedencia de la medida (hojas 2 a 22, archivo 008, subcarpeta 039, ib.), el punto central se enfocó en la existencia de un nombre comercial bajo denominación «EPK (EPEKA)» de titularidad de las dos demandadas.
Para acreditar la existencia de ese signo, reglado en el artículo 190 de la Decisión Andina, se aportó copia de la ya citada resolución No. 61363 del 7 de septiembre de 2022 que canceló el registro de marca mixta No. 592330 “EPK” sostenido por Bridgewood Capital (consecutivo 0006500007, subcarpeta 039, ib.), el cual, como se dijo más arriba, fue uno de los registros invocados en la demanda.
Dicha determinación fue resultado de una «acción de cancelación por notoriedad promovida por Samuel David Tcherassi Solano». El acto administrativo estableció como fecha del primer uso «abril de 2011» y se reconoció la notoriedad «del signo [nombre comercial] EPK para identificar establecimientos de comercio destinados a la exhibición y comercialización de prendas de vestir infantil;
(…)» del señor Tcherassi «y de la sociedad INVERSIONES PLAS S.A., para el periodo comprendido entre los años 2011 a 2020». Se puede constatar en la prueba de existencia y representación 7 Radicación Interna: 6450 R.A.B. 11001319900120222709201 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil legal (hoja 2, archivo 000011, carpeta 1, ib.) que la empresa beneficiaria de aquella declaración después cambiaría su razón social a AKMIOS S.A.S., hoy demandada.
Desde la perspectiva del recurrente, esta circunstancia «tiene incidencia directa en el valor de los signos y en cualquier contingencia que (…) contra ellos se intente». Resulta llamativo que exista una resolución que canceló uno de los registros invocados en la demanda, con motivo de la notoriedad del nombre comercial de Akmios S.A.S (antes Inversiones Plas S.A) y el señor Samuel Tcherassi, asociados de Fintekxis S.A.S. La resolución acredita, inicialmente, una concurrencia entre las marcas y el signo acusado de infractor por al menos durante 9 años (entre 2011 y 2020).
Es de recordar que las dos marcas “EPK” 289059 (nominativa) y 289060 (mixta) que no han sido canceladas están vigentes desde el 8 de octubre de 2004, mucho antes de la resolución aportada y que la efectividad de los derechos marcarios no depende del uso en el comercio. Sin embargo, al no existir pruebas en la solicitud cautelar sobre la presencia en el mercado de las marcas de Bridgewood Capital, este despacho considera que la orden temporal a las demandadas para detener las ventas e importaciones, cambiar sus distintivos comerciales y retirar productos del mercado resulta excesiva.
Lo anterior porque la determinación implica detener completamente la operación de un empresario activo en varias ciudades del país, durante los meses en que se desarrolle el trámite judicial, persistiendo una circunstancia que genera duda sobre la certidumbre de la infracción, incluso por una posible coexistencia pacífica de los signos en el mercado nacional.
Ante la imposibilidad de revocar la medida cautelar, se revisará la solicitud subsidiaria del memorialista sobre una contragarantía. iii. Caución del demandado. 8 Radicación Interna: 6450 R.A.B. 11001319900120222709201 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil El literal «d» del artículo 246 de la Decisión 486 contempla dentro de las imposiciones preventivas «la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente».
El Tribunal Andino ha detallado los escenarios en los que puede imponerse esta determinación: «Así, por ejemplo, si la autoridad nacional competente otorgó a favor del denunciante (o demandante) la medida cautelar prevista en el Literal e) del Artículo 246 (el cierre temporal del establecimiento ( )), luego el demandado o denunciado puede solicitar a dicha autoridad el levantamiento de la referida medida cautelar, que en el ejemplo sería operar su establecimiento comercial, para efecto de lo cual tendrá que ofrecer la garantía mencionada en el Literal d) del Artículo 246.
Para graficar lo antes mencionado, veamos el siguiente ejemplo: “A” es el distribuidor exclusivo en Ecuador de las bicicletas marca “X” provenientes de Perú (y cuenta con licencia exclusiva para usar la marca “X”). “A” observa que en la ciudad de Quito hay un establecimiento vendiendo bicicletas marca “X” y solicita a la autoridad nacional competente, como medida cautelar, el cierre temporal de dicho establecimiento.
Dicha autoridad, a la vista del contrato de licencia exclusiva de la marca “X”, dicta la medida cautelar solicitada por “A”. “B”, titular del mencionado establecimiento, solicita a la referida autoridad, el levantamiento de la medida cautelar concedida a favor de “A”, alegando que las bicicletas provienen de una importación paralela (presenta los documentos que acreditarían que las bicicletas fueron importadas de Bolivia, son originales y no han sido modificadas), y ofreciendo una garantía suficiente en los términos del Literal d) del Artículo 246.
Si la autoridad nacional competente verifica la verosimilitud de lo alegado por “B”, y considerando la garantía constituida por este, puede ordenar el levantamiento de la medida cautelar; es decir, permitir a “B” seguir operando su establecimiento comercial».2 (Se resalta para referencia). De lo explicado en la interpretación prejudicial se puede extraer que, para determinar la viabilidad de la garantía de retorno, el accionado debe ofrecer 2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación Prejudicial 27-IP-2017. 9 Radicación Interna: 6450 R.A.B. 11001319900120222709201 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil elementos de juicio que pongan en duda la comisión de la infracción o la apariencia de buen derecho del titular marcario. En el caso concreto, la concurrencia de las marcas EPK y los nombres comerciales fonéticamente idénticos de los accionados, puesta de manifiesto en el recurso, es una alegación relevante que cuestiona la apariencia de buen derecho de la accionante, siendo más proporcional tomar como medida preliminar la constitución de una garantía suficiente por los presuntos infractores durante el trámite de instancia en vez del cese de actividades comerciales con el signo acusado, imposición que se estima excesivamente gravosa.
Dado que el nombre comercial que ha sido utilizado continuamente en el mercado como preliminarmente aparece en el expediente, también merece protección. Podría alegarse que la contragarantía como medida cautelar no protege los derechos del titular marcario porque no previene la comisión de la presunta infracción. Sin embargo, para la situación en examen, la evidencia de una presunta simultaneidad de signos distintivos durante un largo periodo antes del litigio hace necesario agotar la etapa probatoria para determinar las circunstancias en que las litigantes operan en el mercado, antes de imponer las acciones de cese al extremo pasivo de su signo distintivo. iv.
Conclusión. Según lo expuesto, resulta inviable el retiro de las medidas cautelares y el aumento de la caución. Sin embargo, se revocará el auto apelado para que, en lugar de las órdenes allí proferidas, el juzgador de primera instancia disponga la constitución de una contragarantía por parte de los demandados atendiendo los parámetros estipulados en el literal d), artículo 246 de la Decisión Andina 486.
Se instruirá tener como criterio para dicho colateral el margen de perjuicios exigidos en la demanda. Es de notar que la pretensión económica de la demandante se ató a la indemnización prestablecida de que trata el artículo 2º del Decreto 2264 de 10 Radicación Interna: 6450 R.A.B. 11001319900120222709201 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil 2014 (hoja 17, consecutivo 0000400013, subcarpeta 002, ib.).
Se puede deducir que por ese motivo no aportó pruebas sobre sus actividades comerciales con miras a reclamar perjuicios por daño emergente o lucro cesante. El Tribunal no puede fijar el monto de la contra cautela pues dicho ejercicio implica un estudio de pertinencia, eficacia y suficiencia, porque escapa de la competencia del juez de segunda instancia en la apelación de autos (art. 328 C.G.P); por tanto, le corresponderá a la Superintendencia determinarla.
DECISIÓN: En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá-Sala Civil,
RESUELVE
1. Revocar el auto No. 83911 del 09 de agosto de 2023 y en su lugar ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) decretar «la constitución por el presunto infractor [en este caso Akmios S.A.S y Fintekxis S.A.S] de una garantía suficiente» cuya cuantía deberá ser fijada dentro del margen de la pretensión económica de la demanda.
Sin costas ante el éxito de la impugnación. Devuélvanse las diligencias al juzgado de origen. NOTÍFIQUESE, 11 Radicación Interna: 6450 R.A.B. 11001319900120222709201