República de Colombia Rama Judicial del Poder Público Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. Sala Civil de Decisión Magistrada Sustanciadora SANDRA CECILIA RODRÍGUEZ ESLAVA CLASE DE PROCESO DEMANDANTE DEMANDADO RADICADO PROVIDENCIA DECISIÓN FECHA Verbal - Propiedad industrial LEGO JURIS A/S OX S.A.S. 11001 31 99 001 2023 13194 01 Interlocutorio No. 36 CONFIRMA Treinta y uno (31) de marzo de dos mil veinticinco (2025) Procede el Tribunal a resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra el Auto 49990 de 4 de mayo de 2023, proferido por la Delegatura para asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio.
ANTECEDENTES 1. EL 13 de enero de 2023, Lego Juris A/S solicitó se ordene a la accionada abstenerse de comercializar en el mercado colombiano, directamente o por interpuesta persona, los productos “OX BLOCKS”, proceder a su retiro inmediato del comercio y constituir una caución a favor de Lego Juris A/S para garantizar el cumplimiento de las prenotadas directrices.
De la misma manera, se decrete la incautación y secuestro de dichos efectos. 2. Como soporte de su petición, aludió a su objeto social, dedicado a fabricar y comercializar juguetes para la construcción; aunado, a su expansión a nivel global dentro de la industria de la juguetería que la ha llevado a ser la compañía de juguetes más grande del mundo.
Señaló que desde el año 1998, la empresa ha utilizado su marca “LEGO” para identificarse en el mercado y ha logrado posicionar sus signos distintivos en el mercado, mediante los cuales ha sido ampliamente reconocida entre los consumidores. Resaltó, seguidamente, que sus productos insignias se basan en pequeños bloques plásticos, de diferentes colores, tamaños y funcionalidad, que sirven para sobreponerse entre sí y al unirse construyen productos finalizados.
También, cuenta con figurines, atinentes a obras artísticas, tanto originales como identitarias, que cuentan con la posibilidad de intercambiar ropa u accesorios, los cuales han sido registrados de manera tridimensional en varias jurisdicciones, refirió1. Agregó que, en Colombia cuenta con los siguientes registros: Posicionamiento también se ha visto reflejado en este territorio, conforme al estudio de mercado realizado por la compañía CICО, elucidó. De otra parte, advirtió que OX S.A.S. es una sociedad domiciliada en Cartagena, Colombia, que tiene por objeto la importación y distribución en el país de productos de juguetería de “OX TOYS” que, dentro de su portafolio de productos, ofrece juguetes de construcción con base de Arabia Saudita, Argentina, Australia, Bangladesh, Bielorrusia, Brasil, Chile, China, Corea del Sur, Costa Rica, Dinamarca, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Estados Unidos, Filipinas, Guatemala, Hongo Kong, India, Indonesia, Irán, Japón, Kazajistán, Kenia, Kuwait, Kirguistán, Líbano, México, Marruecos, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, Panamá, Reino Unido, Rusia, Serbia, Singapur, Suráfrica, Suiza, Taiwán, Tanganica y Turquía. 1 001 2023 13194 01 bloques para fabricar carros, edificaciones, aldeas, ciudades, entre muchos otros.
A la par, mencionó que éstos contienen mini figuras denominadas “OX BLOCKS” que reproducen las marcas tridimensionales como las obras artísticas – incluidos sus figurines- de propiedad de la actora, pues tienen las mismas características físicas y visuales; en particular, la forma de letra "C" de sus manos, su cabeza con una protuberancia para la incorporación de sombreros y accesorios, la cabeza de cilindro, aunado a las articulaciones que permiten sus movimientos.
Elementos todos que hacen parte de las marcas previamente registradas por LEGO: 001 2023 13194 01 Asimismo, alegó que esos productos de “OX BLOCKS” generan confusión con los de “LEGO”; de modo que constituye un uso indebido de sus marcas y menoscaba sus derechos de la actora. 3. La autoridad administrativa con funciones jurisdiccionales, en decisión 49990 de 4 de mayo de 2023, tras verificar la existencia del derecho de propiedad industrial y la legitimación en la causa por activa de la demandante, señaló no encontrar vulneración alguna a las prerrogativas de la promotora respecto del signo registrado con el Número 688330.
Empero, en relación con los figurines protegidos bajo el consecutivo 681350, valoró la similitud de éstos con el producto de la convocada; de modo que verificó el riesgo de confusión, aunado a la asociación, situaciones que encontró enmarcadas en el literal d) del canon 155 de la Decisión 486 de 2000, que le permitían a la actora impedir el uso de un signo similar que generara esos peligros.
Por tanto, previo a decretar las cautelas, ordenó a la solicitante prestar caución por valor de $50’000.000.oo, dentro de los diez días hábiles siguientes; y, se abstuvo de pronunciarse sobre la notoriedad de la marca. 4. Extendida la caución, en Proveído 55833 de 18 de mayo de 2023, fueron decretadas las medidas cautelares por infringir las marcas tridimensionales identificadas con los certificados 681350 y 688330; a la par, se ordenó la intimación a la accionada para que, luego de efectuarse, la querellada acreditara el cumplimiento de las órdenes impartidas dentro de los diez días siguientes, aun cuando interpusiera los recursos legales en contra de esas determinaciones.
El 16 de agosto siguiente, a través de la determinación 88226 se enmendó la prenotada decisión a fin de aclarar que la concesión de las cautelas obedeció al registro 681350 y no como allí se indicó. 5. En el entretanto, el 12 de julio postrero, Lego Juris S/A presentó el libelo por infracción marcaria y competencia desleal en contra de OX S.A.S., su admisión acaeció el 16 de agosto de 2023 bajo el consecutivo 88239. 001 2023 13194 01 6.
Inconforme con la anterior determinación, el 25 de agosto de 2023, la querellada formuló los recursos de reposición y apelación, este último, subsidiariamente, porque, en su sentir, el rubro cuantificado era insuficiente para indemnizar los perjuicios que se le llegaren a causar, toda vez que debía ser el equivalente al 20% del valor de las pretensiones, como lo dispone el artículo 590 del C.G.P. en el numeral 2º.
Precisó que la actora reclamó 300 SDMMLV por la infracción de las dos marcas tridimensionales, sumado al monto de $223.200’000.000.oo por los actos catalogados como de competencia desleal, de modo que ese porcentaje corresponde a $44.779’200.000.oo. Máxime, si la suma establecida no cubría siquiera el valor de los productos retirados del mercado ni la perdida de las ventas proyectadas. 7.
El 23 de enero de 2025, en Auto 4410, el a quo mantuvo su decisión y concedió la alzada en el efecto devolutivo. Dentro de su ejecutoria la apelante complementó sus argumentos para agregar que la caución no es un valor discrecional, debe coincidir con el 20% de la estimación de perjuicios efectuada en el libelo, el cual se ciñe al sistema preestablecido de infracciones marcarias dispuesto en el Decreto 2264 de 2014.
Estimó que la certificación contable anuncia que el valor de los productos retirados del comercio supera los $49’000.000.oo; máxime, si se incurrió en gastos de logística para retirar y recoger los productos. CONSIDERACIONES Sea lo primero advertir que de conformidad con lo establecido en el artículo 35 en concordancia con lo consagrado en el numeral 8º del artículo 321 del Código General del Proceso, esta Magistratura es competente para resolver las inconformidades planteadas, habida cuenta que en el Auto 49990 de 4 de mayo de 2023, objeto de controversia, se fijó el monto de la caución para decretar las medidas cautelares solicitadas. 001 2023 13194 01 Dicho esto, el canon 245 de la Decisión 486 de 2000 habilita a quien “(…) vaya a iniciar una acción por infracción [podrá] [a] pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios”.
A la par, la previsión 247 ibidem acoge su ordenación cuando se acredite la legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que así lo permitan presumir – bien por la transgresión ora por la inminencia de ésta-. En ese orden, contempla que el solicitante otorgue caución o garantía suficiente antes de su decreto.
Y en esa linea, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina puntualizó en la Interpretación Prejudicial 27-IP-2017 de 2 de octubre de 2018 que “(…) la autoridad ya sea jurisdiccional o administrativa, tiene la potestad para solicitar garantías [caución o contracautela] a quien pide que se dicten las medidas cautelares, de así considerarlo, por lo tanto, no es obligatorio (…) Esta garantía, también conocida como caución, busca resarcir los daños que se pudieran ocasionar como consecuencia de la medida cuatelar”.
Ahora bien, el artículo 589 del Código General del Proceso prevé lo siguiente: “En los asuntos relacionados con violaciones a la propiedad intelectual, la competencia desleal y en los demás en que expresamente una ley especial permita la práctica de medidas cautelares extraprocesales, estas podrán solicitarse, decretarse y practicarse en el curso de una prueba extraprocesal.
El juez las decretará cuando el peticionario acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos por dicha ley. Si para la práctica de la medida cautelar la ley exige prestar caución, el juez inmediatamente fijará su monto y esta deberá prestarse después de la diligencia en el término que el juez indique, que no podrá exceder del establecido por la ley para la iniciación del respectivo proceso.
Si la caución no se constituye oportunamente, el solicitante deberá pagar los daños y perjuicios que se hubieren causado, multa de hasta cien salarios mínimos legales mensuales vigentes (100 smlmv), y la medida cautelar se levantará. Mientras no sea prestada la caución, el solicitante no podrá desistir de la medida cautelar, salvo que el perjudicado con la misma lo acepte.
PARÁGRAFO. Las pruebas extraprocesales y las medidas cautelares extraprocesales practicadas ante quien ejerce funciones jurisdiccionales podrán 001 2023 13194 01 hacerse valer ante cualquier otra autoridad o particular con funciones jurisdiccionales” (Se resalta). Aunado a lo anterior, en el inciso 2º del canon 590 del C.G.P. establece que para el decreto de las cautelas allí enunciadas en procesos declarativos se estima en el 20% de las pretensiones para responder por las costas y perjuicios derivados de su práctica.
Aun así, habilita al juez, ya de oficio o a petición de parte, para “(…) aumentar o disminuir el monto de la caución cuando lo considere razonable, o fijar uno superior al momento de decretar la medida”. Bajo ese tenor, no debe omitirse que la actora acudió a la indemnización preestablecida por infracción marcaria consagrada en el Decreto 2264 de 2014, respecto del registro 681350, para lo cual aludió a su notoriedad de manera principal, subsidiariamente a la protección general2.
Recuérdese que en dicha disposición se indica un resarcimiento que oscila entre 3 a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada marca infringida y a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes si se media notoriedad en ellas, se demuestre la mala fe del infractor, se pone en peligro la vida o la salud de las personas o se es reincidente en ese actuar frente a la protección concedida.
De conformidad con lo expuesto, tras considerarse esos quantums para establecer la caución, podría decirse que la petición precautoria se presentó en el año 2023 y el salario mínimo para esa data, conforme el Decreto 2292 de 2023, se estipuló en $1’160.000.oo; por tanto, el resultado de la operación aritmética – por el único registro marcario que dio lugar a la concesión de las cautelas previas- arrojaría como valor de la pretensión la suma de $232’000.000.oo y si a ella se le aplica el 20%, daría como resultado $46’400.000.oo.
Monto que guarda cierta coincidencia con el fijado por la delegatura, equivalente en $50’000.000.oo. Adicionalmente, debe pararse mientes en la manifestación efectuada por la accionada, respecto del valor de los productos retirados que obedeció 2 PDF 23013194—0004900004. 001 2023 13194 01 a $49’383.513.oo3, afirmación que permite deducir que el guarismo determinado en primera instancia se encuentra ajustado a las disposiciones previamente enunciadas.
Bajo las premisas descritas los argumentos enarbolados por la apelante están llamados al fracaso. Por consiguiente, se refrendará la providencia censurada y se impondrá la respectiva condena en costas. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. – Sala Civil,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR el auto 49990 de 4 de mayo de 2023 proferido por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la apelante. Se fija como agencias en derecho la suma de $1’400.000.oo. Liquídense.
TERCERO: Oportunamente devuélvase lo actuado al Despacho de origen, previas las constancias de rigor.
NOTIFÍQUESE, SANDRA CECILIA RODRÍGUEZ ESLAVA Magistrada Firmado Por: Sandra Cecilia Rodriguez Eslava Magistrada Sala Civil Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., 3 PDF 23013194—0002100002. 001 2023 13194 01 Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 Código de verificación: d374287a0a88820c28ba57b9e0bc5e00327ce7b26ea55e1ccd42fb568e1055d0 Documento generado en 31/03/2025 07:17:04 PM Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica 001 2023 13194 01