República de Colombia Rama Judicial del Poder Público TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA SALA CIVIL Magistrado Ponente: Iván Darío Zuluaga Cardona Bogotá, D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025) Proceso Demandante Medida cautelar Espumas Plásticas S.A.S. Demandado Radicado Instancia Decisión Ronald René Rolong Arias 11001399001 2024 87221 01 Segunda Auto Resuelve Apelación Se decide el recurso de apelación formulado por la sociedad demandante contra el auto calendado 6 de agosto de 2024, proferido por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio del cual se desestimó la solicitud de medidas cautelares.
I.
ANTECEDENTES 1. Espumas Plásticas S.A.S. adujo que contrató al demandado para la prestación del servicio de transporte de mercancía por medio de la empresa afiliadora Tanques & Camiones desde el año 2019 y hasta 2023. El 3 de mayo de 2019 suscribió con el accionado contrato de comodato precario con el objeto de instalar vinilos adhesivos de la sociedad en el vehículo de propiedad del citado de placas ESP 907.
Las relaciones contractuales en mención culminaron mediante comunicación del 9 de noviembre de 2023, en la que también le fue solicitado al convocado el retiro de los vinilos adhesivos, para ser restituidos a la compañía en 1 T.S.B. Sala Civil. Exp. 110013199001 2024 87221 01 el término de 3 días hábiles, so pena de hacerse acreedor a las sanciones consagradas en el contrato de comodato.
A pesar de la finalización del vínculo contractual Ronald René Rolong Arias no ha entregado los adhesivos, por el contrario, ha continuado con su uso no autorizado en el automotor de su propiedad. Esta situación constituye una infracción a sus derechos de propiedad industrial, toda vez que es la titular de la marca mixta “Comodísimos”, de conformidad con la certificación de renovación del signo distintivo expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, y que le ha generado perjuicios.
Con fundamento en lo señalado, solicitó: i) se declarara la trasgresión de los derechos que ejerce respecto de la marca mixta “Comodísimos”, por ende la responsabilidad civil y extracontractual del convocado por la utilización ilícita del signo distintivo de la sociedad, de acuerdo con el literal f) del art. 155 de la decisión 486 de 2000; ii) en consecuencia, condenar a la parte pasiva al pago de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes, por concepto de lucro cesante; y iii) ordenarle al cese del uso de la marca señalada en el automotor de placas ESP 907.
De forma adicional, pidió el decreto de la siguiente medida cautelar: “Retiro de vinilos adhesivos de COMODISIMOS del vehículo de propiedad del señor RONALD RENÉ ROLONG ARIAS con placas ESP907 mediante requerimiento judicial en las instalaciones de TANQUES & CAMIONES ubicado en la Carrera 52ª #10-75, barrio Guayabal de la ciudad de Medellín. Conforme al art. 590 num. 1º. lit. c) la medida cautelar es razonable para la protección de la marca de mi representada y prevenir su eventual responsabilidad por daños derivados de productos defectuosos que se presume en el uso de signos distintivos como lo es la marca COMODISIMOS (art. 20; ley 1480 de 2011)”1. 2.
En proveído de 6 de agosto de 2024 la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio desestimó la Cuaderno de primera instancia, carpeta No. 006 denominada “Respuesta Subsanación”, pdf No. 242872210000600006 1 2 T.S.B. Sala Civil. Exp. 110013199001 2024 87221 01 solicitud. En sustento precisó que de los medios de convicción adosados al plenario no se acreditó la legitimación en la causa por activa de la sociedad actora, por cuanto analizado el certificado aportado para demostrar la titularidad actual de la marca mixta “Comodísimos”, se ve que fue expedido hace 4 años; de manera que, en este lapso pudieron suscitarse variaciones, por tanto, no existe un grado de certeza para establecer si la demandante conserva en la actualidad el derecho del registro marcario.
De este modo, no se cumple con el presupuesto exigido por el art. 247 de la decisión 486 de 2000 y el inciso 2º del literal c) del canon 590 del CGP, que enseñan que la cautela solo se ordenará cuando quien eleva la solicitud acredita su legitimación para actuar, situación que acá no ocurrió, circunstancia por la que no se analizarán los demás requisitos para la viabilidad del decreto de la medida2. 3.
Inconforme la demandante interpuso apelación. En sustento adujo que era errado lo concluido por el despacho, toda vez que quedó plenamente demostrada la titularidad que ejerce sobre la marca, a voces de lo establecido en los artículos 152 y 154 de la decisión 486 de 2000, y más si se toma en consideración que el certificado tiene vigencia hasta el 11 de diciembre de 2029, no cuenta con alguna cancelación por falta de uso u otra causal.
Además, la sociedad ha efectuado un uso constante y continúo de la marca, pues tiene una presencia significativa en el territorio nacional y usa el signo distintivo en sus productos en empaques, publicidades impresas y televisivas, así como en los puntos de venta del país. De esta manera, no es posible afirmar que carece de legitimación3. 4.
En auto de 3 de octubre de 2024 la autoridad de primer grado concedió la alzada4. Cuaderno de primera instancia, carpeta No. 009 denominada “Auto-110076-Resuelve Solicitud de Medidas Cautelares”, pdf No. 2024110716AU000000001 3 Cuaderno de primera instancia, carpeta No. 010 denominada “Recurso De Apelación”, pdf No. 24287221-001000002 4 Cuaderno de primera instancia, carpeta No. 015 denominada “Auto 136619 Por el Cual se Concede un Recurso d Apelación”, pdf No. 2024136619AU0000000001 2 3 T.S.B. Sala Civil.
Exp. 110013199001 2024 87221 01 II. CONSIDERACIONES 1. Concierne a este Tribunal determinar si en el caso concreto se ajusta a derecho lo resuelto en la decisión censurada, de negar el decreto de la medida cautelar invocada por la demandante, dentro de la presunta infracción cometida a los derechos de propiedad intelectual. Desde ahora se advierte su revocatoria, de acuerdo con lo siguiente. 2.
Sobre las medidas cautelares y su procedencia en el marco de existencia de un proceso, o de una prueba extraprocesal, o anteriores a la presentación de la demanda, las siguientes disposiciones refieren: 2.1. El Código General del Proceso en su artículo 589 enseña que: “En los asuntos relacionados con violaciones a la propiedad intelectual, la competencia desleal y en los demás en que expresamente una ley especial permita la práctica de medidas cautelares extraprocesales, estas podrán solicitarse, decretarse y practicarse en el curso de una prueba extraprocesal.
El juez las decretará cuando el peticionario acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos por dicha ley. (…). 2.2. Por su parte, la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, que constituye el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, establece en su precepto 247, que las cautelas en este tipo de pretensiones deben superar el examen de procedencia correspondiente a que, quien la pida acredite: i) su legitimación para actuar; ii) la existencia del derecho infringido; y iii) la presentación de pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. 2.3.
A su turno, las reglas 245 y 248 de la señalada decisión enseñan: “Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios. 4 T.S.B. Sala Civil.
Exp. 110013199001 2024 87221 01 Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio. (…)” “Artículo 248.- Cuando se hubiera ejecutado una medida cautelar sin intervención de la otra parte, ella se notificará a la parte afectada inmediatamente después de la ejecución. La parte afectada podrá recurrir ante la autoridad nacional competente para que revise la medida ejecutada.
Salvo norma interna en contrario, toda medida cautelar ejecutada sin intervención de la otra parte quedará sin efecto de pleno derecho si la acción de infracción no se iniciara dentro de los diez días siguientes contados desde la ejecución de la medida. La autoridad nacional competente podrá modificar, revocar o confirmar la medida cautelar.” 2.3.
De igual forma, el canon 238 de la Decisión 486 atribuye al titular de un derecho protegido en ella el poder de obrar ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que incurra en la infracción de aquel derecho o que ejecute actos que la hagan inminente, es decir, basta la inminencia de una infracción para poder actuar. El texto recoge el principio de la correlación normal entre la titularidad del derecho sustancial que se deduce en juicio, así como del poder de obrar ante la jurisdicción. Se entiende que éste podrá ser una persona natural o jurídica y que el derecho podrá ser transmitido por acto entre vivos o mortis causa, por lo que la legitimación alcanzará al titular y a sus causahabientes. 3.
Acorde con estas premisas y de la revisión del expediente, es evidente que la actora, contrario a lo resuelto por la autoridad de instancia, sí acreditó su legitimación para actuar, por cuanto probó que es titular de los derechos sobre la marca, respecto de la cual, afirma, se produce una infracción marcaria, al ser utilizadas por el demandado sin su autorización y/o consentimiento.
Presupuesto que emana del certificado No. 392381 expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, cuya vigencia se otorgó hasta el 11 de diciembre de 2029, respecto de la marca de la cual acá se pide la medida, que da cuenta de la titularidad de la demandante5: Cuaderno de primera instancia, carpeta No. 001 denominada “Presentacion Demanda y Cautelar”, pdf No. 242872210000000003, folios 31 a 34 5 5 T.S.B. Sala Civil.
Exp. 110013199001 2024 87221 01 Documento que establece la vigencia de la marca hasta el 11 de diciembre de 2029, por tanto, es desacertado lo resuelto por el a quo en relación con la no acreditación de la legitimación de la reclamante. Al respecto, es preciso señalar que en estos eventos se ha establecido que las constancias expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, sobre el registro son el “único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, que (…) le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca”6.
En síntesis, como en este evento fue adosada la constancia en mención, es claro que sí existe legitimación para solicitar la medida cautelar sobre la referida marca, situación por la que se analizarán los demás presupuestos. 4. Descendiendo a la procedencia de las medidas respecto de las categorías anunciadas, se tiene que, de acuerdo con las previsiones de la Decisión 486 de 2000, para decretar las cautelas solicitadas debe existir la apariencia de buen derecho (fumus bonis iuris), comprobación atañedera a un juicio de probabilidad inicial en torno al cual este Tribunal ha considerado que no necesariamente debe entenderse como la aportación de prueba absoluta e incontrovertible, la que solo puede exigirse para la definición del asunto, sino que, en atención al carácter 6 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 10-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1177, de 22 de marzo de 2005. 6 T.S.B. Sala Civil.
Exp. 110013199001 2024 87221 01 instrumental de las medidas, es suficiente la prueba sumaria que permita acceder a la petición. Empero, esta probanza de todas maneras debe llevar a un buen grado de convencimiento al juzgador sobre la comisión de la infracción o su inminencia, es decir, al menos la prueba sumaria de la ocurrencia de la transgresión alegada en la solicitud de medidas cautelares o de su proximidad. 4.1.
En consideración a ello, del estudio de la situación objeto de reproche y del examen del expediente, la actora acreditó que con el demandado suscribió el contrato de comodato precario, en el que se especificó que la primera de las citadas tenía la condición de comodante y Ronald René Rolong Arias la calidad de comodatario, cuyo objeto era que la comodante entregaría al segundo vinilos adhesivos laminados con publicidad de la marca “Comodísimos” para ser instalados en el vehículo de placas ESP907 “con las especificaciones según cotización anexa que hace parte integral de este contrato”.
Documento en el cual se indicó en la cláusula tercera como obligaciones del comodatario, entre otras, cuidar, mantener y custodiar los bienes recibidos en comodato, responder por los daños que se causen a terceros, pagar las expensas y gastos o costos que genere el cuidado de los bienes recibidos en comodato, y “restituir los adhesivos en caso de terminación del contrato” (énfasis añadido).
También fue precisado que el convenio era a término indefinido; que duraría hasta que el comodante solicitara la devolución al comodatario de los bienes entregados; y que el primero de los citados se reservaría la facultad de pedir la cosa prestada “en cualquier momento en los términos del artículo 2219 del Código Civil, no obstante, el comodatario tendrá un plazo de tres (3) días hábiles para hacer entrega [al] comodante una vez este le haya solicitado por escrito la respectiva devolución” (cláusula sexta, negrillas añadidas).
Como causales de terminación se pactaron las siguientes: 7 T.S.B. Sala Civil. Exp. 110013199001 2024 87221 01 a) cuando el comodante solicitara de forma escrita la devolución de los bienes entregados en comodato realizada al comodatario; b) por incumplimiento de las obligaciones del contrato; y c) por la cancelación de la distribución de productos comodísimos.
De igual forma fue señalado que el comodatario debía restituir a la terminación del contrato por cualquiera de las causales de finalización del vínculo, el vinilo adhesivo entregado en comodato (cláusulas séptima). Obligación reiterada en la cláusula octava, así: “el comodatario deberá reintegrar la custodia y tenencia de los bienes [al] comodante, a más tardar al tercer día hábil siguiente al cual le sea solicitado por el comodante mediante comunicación escrita enviada por correo certificado a la dirección registrada en este contrato o por correo electrónico” (énfasis añadido)7.
En el plenario también se demostró que la sociedad actora remitió el 9 de noviembre de 2023 comunicación al convocado, en la que informó sobre la terminación del contrato de comodato, a partir de la fecha en mención; pidió el retiro y la devolución de los vinilos entregados en comodato; y también informó que la falta de cumplimiento de esta carga llevaría a la vulneración de los derechos de propiedad industrial de la sociedad, ya que con el uso de la marca se aprovecharía la reputación ajena y el posicionamiento que tiene en el mercado “Comodísimos”8.
Quedó probado que el demandado a la fecha de radicación del libelo continuaba con el uso del vinilo, para lo cual se aprecian dos fotografías y un video allegados a la actuación, así: i) en la primera, aparecen 3 automotores con el vinilo de la marca “Comodísimos”, entre ellos, el de placa ESP 907, el que es objeto del contrato de comodato en mención; ii) en la segunda se ve el mismo rodante con este signo distintivo9; y iii) el video Cuaderno de primera instancia, carpeta No. 001 denominada “Presentacion Demanda y Cautelar”, pdf No. 242872210000000003, folios 24 a 28 8 Cuaderno de primera instancia, carpeta No. 001 denominada “Presentacion Demanda y Cautelar”, pdf No. 242872210000000003, folio 30 9 Cuaderno de primera instancia, carpeta No. 001 denominada “Presentacion Demanda y Cautelar”, pdf No. 242872210000000003, folios 35 y 36 7 8 T.S.B. Sala Civil.
Exp. 110013199001 2024 87221 01 en el cual se distingue este vehículo con el distintivo de la marca señalada10. Para mayor ilustración es preciso tomar captura de las imágenes: 4.2. Así las cosas, es claro que el demandado, según la prueba sumaria arrimada, a la fecha de la presentación del libelo, esto es, 8 de julio de 2024, continuaba con el uso del vinilo en la totalidad de la carrocería del vehículo objeto del contrato de comodato en el que se ve la marca “Comodísimos”, es decir, tanto a los lados como en la parte del frente y posterior, pese a que desde el 9 de noviembre de 2023 se le informó sobre la terminación del vínculo y que debía hacer la entrega de estos adhesivos dentro de los 3 días siguientes al envío de esa comunicación. Situación que lleva a concluir, en esta etapa de la actuación, que se está ante el uso de la marca, al menos sumariamente., aun cuando no se conserva ningún vínculo de índole contractual entre las partes en contienda.
Circunstancia por la que es posible llevar a un aprovechamiento de la reputación ajena, lo cual de paso provoca un eventual riesgo de confusión entre el Cuaderno de primera instancia, carpeta No. 006 denominada “Respuesta Subsanación”, pdf No. 242872210000600003(1) 10 9 T.S.B. Sala Civil. Exp. 110013199001 2024 87221 01 público, pues se tendría la convicción de que los productos distribuidos en el automotor son de la marca de la demandante; de modo que, al menos sumariamente y en esta parte del proceso, una apariencia de buen derecho (fumus bonis iuris) de cara a las pretensiones de la demanda. 4.3.
Lo descrito es suficiente para presumir razonablemente la presunta comisión de la infracción, como lo exige el artículo 247 de la Decisión 486 de 200011, ya que se insiste, el uso de la marca “Comodísimos” en un vehículo que se desplaza por toda la ciudad, incluso por el territorio nacional, lleva a que el accionado aproveche el prestigio que tiene la sociedad actora en el país en relación con el mercado de los colchones.
De modo que, al verificarse preliminarmente los presupuestos de que tratan la norma en mención, es viable acceder a la medida invocada con el libelo, latencia que riñe con una negativa in limine de la cautelar solicitada, como en su momento lo determinara el a quo. En consecuencia, y sí en cuenta se toma el uso de la marca mixta “Comodísimos” por el demandado en su rodante, resulta prudente decretar la cautela solicitada, a riesgo de que la parte actora asuma las consecuencias dañosas que puedan desprenderse de la distorsión o equivocada asociación que prima facie puede producir la expresión cuestionada, respecto de la marca de la cual es titular la sociedad actora. 5.
En síntesis, se impone la revocatoria del auto recurrido. La autoridad de primera instancia, previo a decretar la cautela invocada o la que estime procedente y suficiente, acorde a lo dispuesto en esta providencia, proveerá sobre la caución, 11 “Una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. La autoridad nacional competente podrá requerir que quien pida la medida otorgue cauciona o garantía suficientes antes de ordenarla.
Quien pida una medida cautelar respecto de productos determinados deberá́ suministrar las informaciones necesarias y una descripción suficientemente detallada y precisa para que los productos presuntamente infractores puedan ser identificados”. 10 T.S.B. Sala Civil. Exp. 110013199001 2024 87221 01 su naturaleza, cuantía y el término en que deba prestarse.
(Inc. 1°, in fine, art. 247 Decision 486 CAN, y art. 590 del Cgp). Por lo expuesto, el Suscrito Magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, RESUELVE Primero. REVOCAR el auto de 6 de agosto de 2024 proferido por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio para que, en su lugar, la autoridad de instancia proceda en la forma indicada en la parte motiva de la presente providencia. Segundo: Devolver la actuación a la autoridad de origen, ejecutoriado este proveído.
NOTIFÍQUESE Firma Electrónica IVÁN DARÍO ZULUAGA CARDONA Magistrado Firmado Por: Ivan Dario Zuluaga Cardona Magistrado Sala 010 Civil Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 Código de verificación: a0805111963ab55fd830a61912499509dc8e62402cc06eda78af64cfcc15dd49 Documento generado en 30/01/2025 12:54:39 PM Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica 11