República de Colombia Rama Judicial del Poder Público Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. Sala Civil de Decisión Magistrada Sustanciadora SANDRA CECILIA RODRÍGUEZ ESLAVA CLASE DE PROCESO DEMANDANTE DEMANDADO RADICADO PROVIDENCIA DECISIÓN FECHA MEDIDA CAUTELAR - DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL LEGO JURIS A/S OX S.A.S. 11001 31 99 001 2023 13194 02 Interlocutorio No. 37 CONFIRMA Treinta y uno (31) de marzo de dos mil veinticinco (2025) Procede el Tribunal a resolver el recurso de apelación interpuesto por la accionada contra el Auto 55833 de 18 de mayo de 2023, corregido mediante providencia 88226 de 16 de agosto siguiente, proferidos por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio la Superintendencia de Industria y Comercio.
ANTECEDENTES 1. Lego Juris A/S solicitó se ordene a la accionada abstenerse de comercializar en el mercado colombiano, directamente o por interpuesta persona, los productos “OX BLOCKS”, proceder a su retiro inmediato del comercio y constituir una caución a favor de la primera para garantizar el cumplimiento de las prenotadas directrices. De la misma manera, se decrete la incautación y secuestro de dichos efectos. 2.
Como soporte de su petición, aludió a su objeto social, dedicado a fabricar y comercializar juguetes para la construcción; aunado, a su expansión a nivel global dentro de la industria de la juguetería que la ha llevado a ser la compañía de juguetes más grande del mundo. Manifestó que, desde el año 1998, la empresa ha utilizado su marca “LEGO” para identificarse en el mercado y ha logrado posicionar sus signos distintivos en él, mediante los cuales ha sido ampliamente reconocida entre los consumidores.
Sus productos insignias se basan en pequeños bloques plásticos, de diferentes colores, tamaños y funcionalidad, que sirven para sobreponerse entre sí y al unirse construyen productos finalizados. También, cuenta con figurines, atinentes a obras artísticas, tanto originales como identitarias, que cuentan con la posibilidad de intercambiar ropa u accesorios, los cuales han sido registrados de manera tridimensional en varias jurisdicciones, señaló1.
Mencionó que en Colombia cuenta con los siguientes registros: Y aludió a que ese posicionamiento también se ha visto reflejado en el país, conforme al estudio de mercado realizado por la compañía CICО. De otra parte, esgrimió que OX S.A.S. es una sociedad domiciliada en Cartagena, Colombia, cuyo objeto es la importación y distribución en el territorio colombiano de productos de juguetería de “OX TOYS” que, dentro de su portafolio, se encuentran juguetes de construcción con base de bloques para fabricar carros, edificaciones, aldeas, ciudades, entre muchos otros.
Arabia Saudita, Argentina, Australia, Bangladesh, Bielorrusia, Brasil, Chile, China, Corea del Sur, Costa Rica, Dinamarca, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Estados Unidos, Filipinas, Guatemala, Hongo Kong, India, Indonesia, Irán, Japón, Kazajistán, Kenia, Kuwait, Kirguistán, Líbano, México, Marruecos, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, Panamá, Reino Unido, Rusia, Serbia, Singapur, Suráfrica, Suiza, Taiwán, Tanganica y Turquía. 1 001 2023 13194 01 Éstos contienen mini figuras denominadas “OX BLOCKS” que reproducen las marcas tridimensionales como las obras artísticas – incluidos sus figurines- de propiedad de la actora, pues tienen las mismas características físicas y visuales; en particular, la forma de letra "C" de sus manos, su cabeza con una protuberancia para la incorporación de sombreros y accesorios, la cabeza de cilindro, aunado a las articulaciones que permiten sus movimientos, expuso.
Elementos todos que hacen parte de las marcas previamente registradas por LEGO y en ese sentido adjuntó las siguientes imágenes: 001 2023 13194 01 Por lo anterior concluyó que se deriva para los consumidores la confusión de los productos “OX BLOCKS” con los de “LEGO”; de modo que catalogó esas circunstancias como un uso indebido de sus marcas y menoscabo de sus derechos. 3.
En Auto 55833 de 18 de mayo de 2023, el a quo decretó las cautelas deprecadas respecto de conminar a la querellada abstenerse de comercializar los productos “OX BLOCKS” que infringían las marcas tridimensionales de la accionante, registradas con los certificados 681350 y 688330; retirarlos del mercado y cesar tanto su comercialización como importación2.
Paralelamente, ordenó la intimación a la accionada para que, luego de efectuarse, la convocada acreditara el cumplimiento de las órdenes impartidas dentro de los diez días siguientes, aun cuando interpusiera los recursos legales en contra de esas determinaciones. El 31 de julio de 2023, la demandada probó la satisfacción de las directrices impartidas previamente y, en vista que la labor de retiro de los productos del comercio a nivel nacional era dispendiosa, peticiono prorrogar el lapso concedido a veinte días.
No obstante, en proveído 88226 de 16 de agosto de 2023, se indicó que la cautela procedía únicamente respecto del registro 6813503. 4. El 12 de julio postrero, Lego Juris S/A presentó el libelo por infracción marcaria y competencia desleal en contra de OX S.A.S., cuya admisión acaeció el 16 de agosto de 2023 bajo el consecutivo 88239. 5. El 25 de agosto de 2023, la convocada formuló recurso de reposición y en subsidio apelación para que fueran levantadas las medidas cautelares a la luz del inciso 3° del artículo 23 del Código General del Proceso, en atención a que la actora no presentó el libelo dentro de los veinte días posteriores a la notificación del auto que las decretó y por el que fueron practicadas, puesto que dicho lapso feneció el 21 de junio de 2023 y la demanda la interpuso el 12 de julio posterior.
Archivo 2023055833AU0000000001.pdf, «009-Auto 55833 por el cual se decreta una medida cautelar», 2023-13194 devolutivo, 001PrimeraInstancia 3 Archivo 2023088226AU0000000001.pdf, «022-Auto 88226 por el cual se corrige un auto y se adoptan otras determinaciones», 2023-13194 devolutivo, 001PrimeraInstancia 2 Asimismo, enarboló la falta de legitimación por no haberse elevado la petición a través del representante legal o de abogado que ostentara el derecho de postulación, ante la ausencia del certificado de existencia y representación legal de la demandante que lo acreditara de este modo.
Agregó que el otorgamiento del mandato tenía por objeto constituir en Colombia un representante para procesos judiciales o administrativos, mas no para ejercerla legalmente a través de actos de parte; por tanto, invocó la falta de los requisitos de las reglas 58 y 74 del C.G.P. que devenían en la carencia de un mandatario idóneo. Señaló, en los términos del artículo 247 del Decisión 486 de 2000, ser inexistente un eventual peligro ocasionado por la demora del proceso de infracción y no verificarse la apariencia de buen derecho.
En torno al primero, expuso que en la solicitud de medidas cautelares se indicó como fecha de fabricación del producto, el 15 de mayo de 2021, situación que denota que la actora conoció los sucesos desde esa anualidad y, aun así, deprecó las medidas preventivas hasta el año 2023. Sumó a sus argumentos que no debía acogerse el peligro de la temporalidad transcurrida durante el proceso mismo porque, además, la protección de su producto fue otorgada el 18 de mayo de 2021.
Recalcó la debilidad del signo distintivo reivindicado por el alto grado de similitud frente a otros, dado que la marca tridimensional registrada con el numero 681350 evoca la figura articulada de un robot, cuya protección se concedió como diseño industrial en el año 1978 en Dinamarca y en EEUU una calenda después, las cuales deben estimarse caducadas, para permitir su uso libre como diseño industrial, por presentar características usuales de figurines o personajes de juegos de construcción para niños.
Por consiguiente, esgrimió, los titulares no pueden ejercer exclusividad respecto de dichas formas usuales toda vez que bloquearía el acceso de los competidores al sector del mercado del que forma tal género de productos. En orden a culminar, explicó que los elementos comparados no son confundibles, pues las figuras cuestionadas del producto “OX BLOCKS” 001 2023 13194 02 requerían ser apreciadas como son empleadas, con sus respectivos elementos figurativos, tridimensionales, gráficos y de color, aparejado de la forma en que se comercializa con su empaque, que impiden una valoración aislada, desprovista de la marca “OX BLOCKS”.
Además de reclamar un grado de similitud capaz de generar un riesgo de confusión en los consumidores de los productos a los que se aplican y la falta de reivindicación de los colores por parte de la accionante. 6. El 23 de enero de 2025, en Auto 4410, el a quo mantuvo su decisión y concedió la alzada en el efecto devolutivo. Dentro de su ejecutoria la apelante reiteró los argumentos planteados para la interposición de los mecanismos de censura previamente citados y añadió que el numeral 3º del artículo 23 del C.G.P. no condiciona el término a la materialización de las precautorias ni al enteramiento de la demandada, como la falta de legitimación ad procesum de la demandante que conducía a la nulidad procesal de la actuación judicial.
CONSIDERACIONES De entrada se advierte que, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 en concordancia con lo consagrado en el numeral 8º del artículo 321 del Código General del Proceso, esta Magistratura es competente para resolver las inconformidades planteadas, habida cuenta que en el Auto 55833 de 18 de mayo de 2023, corregido en Decisión 88226 de 16 de agosto siguiente, objeto de controversia, fueron decretadas las cautelas solicitadas.
Precisado lo antedicho, respecto de la temporalidad y eficacia de la cautela ordenada, resulta oportuno recordar que la norma andina prevé dicho lapso en el evento en que se practique sin la asistencia de la contraparte. Empero, en el caso bajo estudio se observa que la accionada fue notificada, si en cuenta se tiene que era ella quien debía ejecutar la orden para su efectividad, esto es, abstenerse de comercializar en el mercado colombiano los productos “OX BLOCKS” que utilizaran las figuras tridimensionales previamente descritas, retirarlas del comercio en todo el territorio nacional y cesar la comercialización e importación de éstas. 001 2023 13194 02 Y es que el inciso 3º del canon 23 del C.G.P. indica “(…) [s]alvo norma en contrario, dentro de los veinte (20) días siguientes a la práctica de la medida cautelar, el solicitante deberá presentar la demanda correspondiente, so pena de ser levantada inmediatamente (…)”.
En ese orden de ideas, no son de recibo los argumentos de la inconforme, pues la génesis del lapso aludido no se origina en la notificación ni con el decreto de la cautela, sino desde su práctica que, en este caso, le competía a la misma demandada. Inclusive, la convocada acreditó su cumplimiento el 31 de julio de 2023, mediante la certificación expedida por el contador público de OX S.A.S. con nota de presentación personal ante Notario, a fin de dar fe que: solicitó a todos clientes la devolución de los productos “OX BLOCKS”; retiró los anuncios en establecimientos físicos y canales digitales; recogió 2243 productos; aisló el inventario de ellos; cesó la importación de esos productos y su comercialización4.
Asimismo, advirtió estar adelantando labores de verificación, no ser la titular de las marcas “OX” ni “OX BLOCKS”, menos aún su fabricante, la desarrolladora o administradora del dominio de “OX Toys” y aclaró que el dominio de los correos fue una concesión del titular en procura de la accionada5. En adición, se observa una solicitud de prórroga de la medida por veinte días más en el entendido de encontrarse en labores de revisión, para que, en caso de detectar algún remanente, pudiera proseguir con su recolección o retiro6.
Circunstancia que, contrastada con la época en que se presentó el libelo, esto es, el 12 de julio de 20237, deja clara la oportunidad en que se produjo tal acto, es decir, con antelación a la cabal ejecución de las cautelas ordenadas. PDF 23013194—0002100003 y 23013194—0002100002. PDF 23013194—0002100003 y 23013194—0002100002. 6 PDF 23013194—0002100003 y 23013194—0002100002. 7 PDF 23013194—0001400001; 014-PRESENTACION DEMANDA. 4 5 001 2023 13194 02 Por consiguiente, al amparo de las premisas brevemente expuestas, el alegato formulado en tal sentido, no encuentra asidero alguno, en consideración a que la demanda, en puridad, se presentó pre-tempore a la materialización de los precautorios, dado que esta tuvo lugar diecinueve días después de su radicación, esto es, hasta el 31 de julio de 2023.
De otra parte, en relación con el poder conferido, debe decirse que la indebida representación le concierne aducirla al directamente afectado y en ese orden de ideas, la accionada no estaría legitimada para ese propósito. Aun así, en gracia de la discusión, conviene memorar que, el inciso 3º del canon 58 del C.G.P. prevé que las sociedades extranjeras – de derecho privado u organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro- que no tengan negocios permanentes en Colombia estarán representadas en los procesos por el apoderado que constituyan con las formalidades previstas en la legislación procesal colombiana y, en el evento de no hacerlo, llevará su representación quienes les administren sus negocios en el país. Ahora bien, el precepto 74 del mismo estatuto consagra: “Los poderes generales para toda clase de procesos solo podrán conferirse por escritura pública.
El poder especial para uno o varios procesos podrá conferirse por documento privado. En los poderes especiales los asuntos deberán estar determinados y claramente identificados. El poder especial puede conferirse verbalmente en audiencia o diligencia o por memorial dirigido al juez del conocimiento. El poder especial para efectos judiciales deberá ser presentado personalmente por el poderdante ante juez, oficina judicial de apoyo o notario.
Las sustituciones de poder se presumen auténticas. Los poderes podrán extenderse en el exterior, ante cónsul colombiano o el funcionario que la ley local autorice para ello; en ese último caso, su autenticación se hará en la forma establecida en el artículo 251. Cuando quien otorga el poder fuere una sociedad, si el cónsul que lo autentica o ante quien se otorga hace constar que tuvo a la vista las pruebas de la existencia de aquella y que quien lo confiere es su representante, se tendrán por establecidas estas circunstancias.
De la misma manera se procederá cuando quien confiera el poder sea apoderado de una persona. Se podrá conferir poder especial por mensaje de datos con firma digital (…)”. (Resaltado fuera del texto original). 001 2023 13194 02 De modo que en el sub examine, no surgía indispensable exigir un certificado de existencia y representación de la accionante dado que se trata de una empresa multinacional danesa, que no ejerce de manera permanente su actividad en esta territorialidad.
Es por esa razón que Nikolaj Hoé Kousgaard, Director Jurídico Senior, y Mette Merete Andersen, el Asesor Corporativo Senior, en nombre de LEGO Juris A/S enunciaron que esa sociedad estaba domiciliada en Koldingevej 2, 7190 Billund, Dinamarca, y que ante las autoridades competentes en Colombia, le conferían poder a Juan Pablo Concha Delgado y/o Yuliana Salamanca Jaramillo y/o Bibiana Andrea Cala Moya y/o Baker Mckenzie S.A.S. a fin de adelantar procesos: “(…) [R]elacionados con procesos de propiedad intelectual a cuyo efecto los faculta para presentar solicitudes, peticiones y demandas, interponer recursos, reclamos, pagar impuestos y tasas, recibir, confesar, transigir y desistir, incluyendo facultades para entrar en acuerdos amigables, conciliaciones y transacciones, y en general, a dar ante las autoridades competentes todos los pasos necesarios para la debida protecci6n de nuestra propiedad intelectual” 8.
Incluso, más adelante, se expresó extenderlo de manera, “(…) [S]uficiente para ejercer la representaci6n de la compañía en los términos establecidos en el inciso tercero del artículo 58 del Código General del Proceso. Igualmente, se concede a los expresados mandatarios las facultades para recibir notificaciones a nombre de la compañía y hacer cuanto fuere necesario ante las autoridades administrativas o judiciales de cualquier orden para el cumplimiento de este mandato, dándoles igualmente facultad para sustituir el presente poder y en caso necesario, revocar dichas sustituciones” 9.
En adición, el Notario Público Annesofie L. Nielsen manifestó que los poderdantes: “Nikolaj Hoe Kousgaard y Mette Merete Andersen tienen autoridad para firmar en nombre de la empresa LEGO Juris A/S, según un poder firmado ante notario el 09.01.2020 por Sidsel Marie Kristensen y Henriette Enggard Aalbaek, quienes están autorizados y tienen el poder para firmar en nombre de la compañía, lo cual se verifica a través de la presentación de la transcripción del Registro de la Autoridad Comercial Danesa con fecha 20.01.2020 (…) El Tribunal en Horsens, Dinamarca, 22.01.2020”10.
(Conforme al texto original). Y la apostilla corroboró la autenticidad de la firma y de la capacidad de la persona que signó el documento público. PDF 23013194—000030003; fl. 1 y 23013194—0001400002; fl 1. PDF 23013194—000030003; fl. 1 y 23013194—0001400002; fl 1. 10 PDF 23013194—0001400002; fl 5. 8 9 001 2023 13194 02 Soportes que permiten concluir que el poder se otorgó en debida forma, a la par que satisface las exigencias de los artículos 58 y 74 del C.G.P. pues se determinó e identificó claramente el objeto para el cual fue conferido, como lo es adelantar las actuaciones descritas en el marco de un proceso de propiedad intelectual; la extensión conforme a la ley local de aquel país; la respectiva autenticación; su traducción oficial, aunado a la apostilla referida.
En consecuencia, tampoco está llamado a prosperar este motivo de inconformidad alegado por la apelante. De otro lado, el canon 245 de la Decisión 486 de 2000 habilita a quien “(…) vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios”.
A la par, la previsión 247 ibidem, acoge su ordenación cuando se acredite la legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que así lo permitan presumir – bien por la vulneración ora por la inminencia de esta. Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dilucidado que tanto la investigación como el análisis de la comisión de una presunta violación toma su tiempo y puede acarrear daños irreparables para el titular de la marca; de modo que la concesión de esos mecanismos preventivos tendía a evitarlos: “2.2.
En ese sentido, las medidas cautelares están destinadas a asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva en un procedimiento procurando, a través de ellas, que un daño no se convierta en irreparable. En tales casos, el titular de la marca supuestamente infringida puede solicitar a la autoridad que le provea de lo necesario para impedir que se siga cometiendo el supuesto acto infractor, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios, con el fin de asegurar que el procedimiento consiga un resultado. 2.3.
En virtud de lo expuesto, para dictar las referidas medidas, se debe observar que exista verosimilitud del derecho, peligro en la demora y, de corresponder, la contracautela, caución o garantía correspondiente. (…) 001 2023 13194 02 2.10. De conformidad con las cuestiones planteadas en la solicitud de interpretación prejudicial, es muy importante tener en cuenta que las medidas cautelares pueden solicitarse antes de entablar la acción de infracción de derechos de propiedad industrial o conjuntamente con dicha acción, y pueden decretarse y ejecutarse sin intervención de la otra parte (artículo 248).
La norma comunitaria prevé esto para generar sorpresa en la medida y evitar que el infractor diluya su acción desapareciendo las pruebas. De todas maneras, de conformidad con los principios procesales de contradicción y de debido proceso, se debe permitir a la otra parte que recurra la medida y argumente su defensa. (…) 2.12. Es muy importante tener en cuenta que siempre debe existir un plazo razonable para declarar la ineficacia de la medida y, en consecuencia, su levantamiento.
No puede darse el caso de una medida cautelar indefinida en el tiempo y que no se encuentre vinculada a un proceso principal donde se debata la infracción de derechos de propiedad industrial. No se puede dejar al infinito una situación sin una adecuada tutela judicial. Siempre hay que tener presente que la medida cautelar es preventiva y transitoria, es decir, se mantiene mientras se soluciona el fondo del asunto.
La norma comunitaria se debe entender en el sentido de que si la horma interna no fija un plazo diferente se aplica el anteriormente indicado.”11. Esa temporalidad debe mirarse con base en lo dispuesto en el canon 248 de la Decisión 486 de 2000, que previó en aquellos casos en que se ha ejecutado una medida cautelar sin la intervención de la otra parte, le será notificada su materialización de inmediato, luego de producirse esta, pues de no darse inicio a la acción de infracción marcaria dentro de los diez días posteriores quedaría sin efecto, salvo que la norma interna dispusiera lo contrario.
Aunado a lo dicho, debe mirarse su viabilidad a la luz de las disposiciones 245 a 249 de la Decisión 486 de 2000, así como de las previsiones específicas de la legislación nacional. Valga anotar que el artículo 155 de la prenotada Decisión Andina enseña que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedirle a terceros que, sin su consentimiento, realicen los siguientes actos: “a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; 11 Interpretación Prejudicial 27-IP-2017 de 7 de septiembre de 2018. 001 2023 13194 02 c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.”.
Se trata de derechos de exclusión que imposibilitan la ejecución de actos en los que se haga uso del signo similar o idéntico del protegido por inducir a confusión12 o asociación con el titular del registro. En relación con las marcas evocativas, el Tribunal de la Comunidad Andina ha señalado que esta clase de signos tienen aptitud de “(…) sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo13 (…) Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables.
No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos14”15.
Interpretación Prejudicial 588-IP-2016 de 4 de mayo de 2017. De modo referencial, ver Proceso 630-IP-2015 de fecha 25 de julio de 2016, p. 10. 14 Ib. 15 Interpretación Prejudicial 20-IP-2017 de 13 de junio de 2017. 12 13 001 2023 13194 02 En cuanto a las marcas tridimensionales, la Corporación Jurisdiccional Regional ha esclarecido que dichos signos ocupan tres dimensiones en el espacio porque conciernen a un cuerpo provisto de volumen que les permite diferenciar de forma clara los productos que el público consumidor desea adquirir y pueden generar gran recordación en elllos, siempre que no guarde relación respecto del producto o servicio que se pretenda distinguir, pues la finalidad es influir en la conciencia del consumidor para la adquisición de los bienes o servicios ofrecidos16.
En orden a cotejar esta clase de unidad identitaria con un signo infractor, se exige su comparación conforme a su naturaleza, con exclusión de las formas de uso común o necesarias del producto, sin que llegue a ser inoperante aquella, pues de ser así no será indispensable la descomposición del conjunto marcario17. En consecuencia, deberán abordarse “(…) los elementos que aportan distintividad en cada caso como las formas, relieves, ángulos, entre otros, para establecer si los signos en conflicto no son confundibles y, de esta manera, evitar así el error en el público consumidor”18.
Esto es, “(…) la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que provoquen una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros signos distintivos o diseños industriales, para distinguirlo de otros que se comercialicen en el mercado y así evitar error en el público consumidor y el riesgo de asociación y/o confusión”19. Asimismo, “(…) en tal comparación no se debe tener en cuenta elementos accesorios como el etiquetado, ya que de existir etiquetas en ambos signos la comparación entre éstas, deberá hacerse siguiendo las reglas de la comparación entre signos denominativos o entre signos mixtos, según sea el caso20”21.
Desde esta perspectiva, en el caso bajo estudio se observa que la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Interpretación Prejudicial 25-IP-2017 de 13 de junio de 2017. Interpretación Prejudicial 25-IP-2017 de 13 de junio de 2017. 18 Interpretación Prejudicial 25-IP-2017 de 13 de junio de 2017. 19 Interpretación Prejudicial 18-IP-2020 de 6 de mayo de 2022. 20 Ver interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 240-IP-2013 del 20 de febrero de 2014. 21 Interpretación Prejudicial 25-IP-2017 de 13 de junio de 2017. 16 17 001 2023 13194 02 Industria y Comercio certificó que “LEGO JURIS A/S” es la titular de la marca consistente en la disposición tridimensional de una figura de juguete así: “(…) [C]on una cabeza cilíndrica, encima de un cuello cilíndrico, encima de un torso trapezoidal de grosor uniforme, con lados planos y espalda plana, donde los brazos están montados ligeramente por debajo de la superficie superior del torso, encima de una placa rectangular, encima de las piernas que sobresalen hacia delante en la parte superior y que por lo demás son rectangulares con un grosor uniforme, encima de pies cuadrados planos. 3D ”22.
Para identificar productos de la Clasificación 28 de la versión 11, “(…) Juegos, juguetes y artículos de juego; aparatos y equipos para juegos de computadora; juegos electrónicos; juguetes de construcción; aparatos y equipos para patios de juego; decoraciones para árboles de Navidad; disfraces para juguetes; disfraces que son juguetes para niños; máscaras en cuanto juguetes; máscaras [juguetes]; máscaras para disfrazarse”23, concedida el 18 de mayo de 2021 y vigente a ese mismo día del año 2031, según la Resolución 17959 de 30 de marzo 2021jugueA su turno, los productos infractores fueron captados bajo las siguientes gráficas: 22 23 PDF 23013194—0000000001; fl. 60.
PDF 23013194—0000000001; fl. 60. 001 2023 13194 02 Como bien se puede apreciar, estos juguetes con una figura tridimensional, su cabeza ligeramente cuboidea y con sus bordes redondeados dan la impresión de ser cilíndricas, aunado a que cuentan en la parte superior con una argolla que le permiten sujetar accesorios, en plena concordancia con la morfología tridimensional de los figurines salvaguardados. 001 2023 13194 02 Su cuello también es cilíndrico, el tronco obedece a un prisma rectangular, cuya parte más extensa está de modo vertical y, aunque no corresponda a un trapecio, la forma es parecida.
Los brazos que se ven montados por debajo del borde superior del torso y las manos tienen forma de C, guardan coincidencias con la figura protegida. El tronco se posiciona encima de dos placas rectangulares que en la parte anterior tienen cuatro agujeros, dos a cada lado, y a pesar de que las piernas cuenten con el borde superior curvo, así como en el inferior se vislumbren unas protuberancias también curveadas que sobresalen en la parte posterior, la coincidencia de ambos diseños es notablemente alta con la figura resguardada.
Y aunque la morfología en ciertas terminaciones difieran en parte de los figurines reivindicados, lo cierto es que guardan una gran similitud entre ellas, tal es el caso de la cabeza y la conexión superior, la forma de sus articulaciones, las manos en “C” de ambos, los ángulos de los brazos, su disposición y ajuste, la uniformidad de las piernas en una sola pieza, los agujeros de la parte anterior, las protuberancias de la parte inferior delantera, aun cuando sean rectas en el signo reivindicado y en los figurines presuntamente infractores sean curvos – se insiste-, al igual que tanto el cuello como la cabeza guardan cierto halo cilíndrico.
Lo anterior, permite concluir que sí se presenta un alto grado de confundibilidad; máxime, si concurren en el mercado de los juguetes de construcción. Además, esa deducción se refrenda con el Estudio de Reconocimiento de Marca LEGO sobre sus productos, elaborado en septiembre de 2022 por el Centro de Investigación del Consumidor. En él se analizó el uso infractor en Colombia, dentro de las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga24.
Allí se precisó que de las 330 entrevistas practicadas de manera personal mostraron que las figuras registradas en las imágenes “B” y “E” – 24 PDF 23013194—0000000001; fl. 173-176. 001 2023 13194 02 coincidentes con los figurines protegidos-25 habían sido atribuidas a LEGO por los encuestados en una proporción del 74% y 66% respectivamente: Incluso, las figuras de las que se predica la vulneración también fueron concebidas por aquellos como de propiedad de la actora: 26 Tales respuestas llevaron al experto a conceptuar que “(…) [l]as figuras utilizadas por un tercero, que aparecen e la imagen A, son confundibles con los productos de marca LEGO®, dado que el 79% de los consumidores las identifica como de marca LEGO®”27.
De manera que si se corrobora, por lo menos en este estadio procesal, la apariencia de buen derecho, concepción que, como bien es sabido, de manera alguna vincula al funcionario de instancia ni a esta Superioridad para emitir una decisión definitiva en similar sentido, por cuanto no se trata de prejuzgar el caso sometido a estudio, sino de valorar en esta PDF 23013194—0000000001; fl. 179.
PDF 23013194—0000000001; fl. 180. 27 PDF 23013194—0000000001; fl. 183. 25 26 001 2023 13194 02 etapa temprana la plausibilidad del derecho invocado por la actora para la protección de su marca tridimensional. Ahora, no se emite apreciación del signo “LEGO” respecto de “OX BLOCKS” u “OX TOYS”, dado que en el presente asunto no se reivindicó el primero de ellos frente a los segundos.
Respecto de la notoriedad de los figurines, su debilidad y dominio público será un tema que deberá resolverse en el fallo de mérito, por incorporar más elementos suasorios que así permitan dilucidarlo, pues esta etapa se erige en un escenario prematuro para acoger dicho concepto, por lo menos a priori, en aras de emitir una medida preventiva.
Finalmente, en lo que atañe a los perjuicios que se llegaren a causar a la actora por la demora del proceso ante la falta de alegación oportuna de la transgresión – en el año 2021-, corresponde mencionar que en ningún momento esa circunstancia habilita el desconocimiento de las prerrogativas que le asisten al titular de la marca, a la luz del canon 155 de la Decisión 486 de 2000.
Con mayor razón, si en el decreto de las medidas cautelares se vislumbró que se estaban comercializando productos presuntamente infractores de la protección concedida en favor de la promotora y que perduró en el tiempo por lo menos desde 2021, aunado a las pruebas allegadas que así lo demostraron ab initio. Memórese que estas herramientas procesales tienen por objeto adoptar provisionalmente una determinación que permita mantener el estado de cosas vigente, mientras se da una solución o, por lo menos, prevenir una afectación mayor de las prerrogativas del perjudicado, claro está, sin cercenarle a la convocada su derecho de defensa y contradicción, enriquecido por la etapa probatoria, aunada a su valoración, en el decurso del trámite.
Así las cosas, se impone confirmar la providencia confutada, con la consiguiente condena en costas a cargo de la apelante, ante la resolución desfavorable del remedio vertical. 001 2023 13194 02 DECISIÓN En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. – Sala Civil,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR el Auto 55833 de 18 de mayo de 2023, corregido mediante Providencia 88226 de 16 de agosto siguiente, proferidos por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio.
SEGUNDO: CONDENAR en costas de esta instancia a la apelante. Para tal fin, se señala como agencias en derecho la suma de $1’400.000.oo. Tásense.
TERCERO: Oportunamente devuélvase lo actuado al Despacho de origen, previas las constancias de rigor.
NOTIFÍQUESE, SANDRA CECILIA RODRÍGUEZ ESLAVA Magistrada Firmado Por: Sandra Cecilia Rodriguez Eslava Magistrada Sala Civil Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 Código de verificación: 3c68fb27404095b4e693add963d9d22ec38d8877a772240cb5b890259083ff0e Documento generado en 31/03/2025 07:16:32 PM Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica 001 2023 13194 02