REPÚBLICA DE COLOMBIA TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SALA CIVIL Magistrada Ponente MARÍA PATRICIA CRUZ MIRANDA Bogotá D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veinticinco (2025) Asunto: Proceso verbal (infracción marcaria) de Productos El Sol S.A.S. contra Fonandes S.A.S Rad. 110013199001202351507-02. Sentencia escrita de conformidad con lo autorizado por el artículo 12 de la Ley 2213 de 2022, cuyo proyecto se discutió y aprobó en sesión de sala de 16 de julio de 2025, según acta 27 de la misma fecha.
Se resuelven los recursos de apelación interpuestos por ambas partes en contra de la sentencia que profirió la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, el 15 de noviembre de 2024, dentro del asunto de la referencia. I.
ANTECEDENTES 1. Productos El Sol S.A.S. demandó a Fonandes S.A.S. para que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas: 1 Rad. 11001-31-99-001-2023-51507-02 i) Se declare que la convocada «ha infringido los derechos marcarios» de la actora, por «usar su marca mixta registrada ‘EL SOL’, para la clase 5 que comprende productos de aseo y de limpieza…», según lo indica el literal a) del artículo 155 de la Decisión 486. ii) Se declare que ha comercializado «o pretendido comercializar», productos de aseo y limpieza con la marca «El Sol» registrada en la clase 5, cuya titular es la actora, a través de «Facebook e Instagram». iii) Como consecuencia de lo anterior, y de conformidad con lo normado en la Ley 1648 de 2013 y el Decreto 2264 de 2014, se «acoge y solicita la indemnización preestablecida en la suma correspondiente a cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes…». iv) Se prohíba a la citada vender los productos catalogados en la clase 5 de la clasificación Niza con la marca «El Sol», y se ordene «el retiro del circuito comercial desde la proporción, envase, producción de etiquetas, publicidad por cualquier medio», y, v) Se ordene la publicación de la sentencia1. 2.
Como sustento de sus pretensiones, alegó: Productos El Sol S.A.S. se dedica a la fabricación y comercialización de productos de aseo. Su marca distintiva es «Productos el Sol». 1 Folio 2 en archivo «23051507—0000500011» en «006-RESPUESTA SUBSANACION DEMANDA». 2 Rad. 11001-31-99-001-2023-51507-02 Por ello, inscribió el signo distintivo «EL SOL MARCA MIXTA», Clase 3 clasificación Niza 11, según el registro 666108, cuya protección se extiende hasta el 20 de octubre de 2030.
También, con el mismo gráfico, el signo distintivo «EL SOL MARCA MIXTA», clase 5 clasificación Niza 11, según el certificado de registro 709685, cuya protección se extiende hasta el 22 de junio de 2032. Por su parte, la demandada tiene registro marcario para la marca «El Sol», en la clase 16, 21 y 34, que abarca tabaco, artículos para fumadores y cerillas.
Su certificado de registro es 677676. Desde hace más de treinta años «viene colocando en el mercado productos para desinfección y de aseo”. La convocada, en la época de la pandemia, «introdujo envases con líquidos desinfectantes de aseo bajo la marca EL SOL». Y para comercializarlos los publicitó en las redes sociales Facebook e Instagram, donde de forma clara «asocia su imagen para efectos de promocionar el producto con la marca EL SOL» de la demandante. 3 Rad. 11001-31-99-001-2023-51507-02 Esta conducta de la citada constituye una infracción marcaria por el uso indebido de la marca EL SOL, porque el que se le autorizó fue solo para tabaco y cerillas, no para desinfectantes.
La demandada actuó de forma «dolosa», puesto sabía que la marca para productos «El Sol» le pertenencia a la actora. Esto porque intentó registrarla «en la clase 5», solicitud que fue rechazada por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante las Resoluciones 60096 y 60097, negativa que se sustentó en que «generaba confusión”2. 3. El juzgador, en auto de 17 de marzo de 2023, admitió la demanda3.
La convocada compareció al proceso y formuló las excepciones que tituló «inexistencia del derecho invocado», «ausencia de legitimación en la causa por activa», «ausencia de legitimación en la causa por pasiva», «no hay cumplimiento de ninguno de los supuestos para dar aplicación al literal A) del artículo 155 de la Decisión 486», e «inexistencia de un hecho dañoso y ausencia de responsabilidad por daños o perjuicios»4. 4.
El a quo profirió sentencia anticipada el 15 de noviembre de 2024, en la que resolvió: i) declarar que la demandada «infringió lo dispuesto en el literal a) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000» en lo que tiene que ver con los derechos de propiedad industrial que ostenta la demandante sobre la marca mixta «El Sol» que ampara productos de la clase 5 de la clasificación internacional de Niza; ii) ordenar a la convocada abstenerse de producir, ofrecer, distribuir y/o comercializar 2 Folio 2 en archivo «23051507—0000000002». 3 Archivo «2023033713AU0000000001» en «007-AUTO 33713-ADMITE DEMANDA». 4 Archivo « 23051507—0002400004» en «020-CONTESTACION DEMANDA». 4 Rad. 11001-31-99-001-2023-51507-02 productos «bajo las expresiones ‘El Sol’ u otra expresión similarmente confundible con la marca mixta ‘El Sol’»; iii) ordenar a esa parte retirar inmediatamente de los canales digitales de su propiedad la expresión «El Sol» u otra similarmente confundible con la marca mixta de la demandada, para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; iv) negar el reconocimiento de los perjuicios solicitados como indemnización; y, v) condenar en cosas a la citada5.
II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Consideró que la demandante estaba legitimada por activa, porque con los certificados de registro 666108 y 709685 se comprobó que era la titular de la marca mixta «El Sol», para limpiadores de uso doméstico y desinfectantes. Y, de igual forma la demandada por pasiva, en razón a que «tiene la capacidad para comparecer en el asunto».
Refirió que, de acuerdo con una factura de 18 de noviembre de 2022, fotografías y capturas de pantalla, se demostró «la existencia de un producto desinfectante de la sociedad demandada», por lo que era «dable concluir» que esa parte comercializó y distribuyó al menos hasta noviembre de 2022 un desinfectante distinguido con su marca mixta «El Sol», pese a que su registro «no ampararía productos de la clase 3 ni 5 de la clasificación internacional de Niza».
Indicó que se configuró la infracción consagrada en el artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, porque de la contraposición de los signos mixtos de ambos extremos se deducía que el usado por la accionada era similar al empleado por la actora, toda vez que «reproduce en su integridad el elemento nominativo» de su marca, aunado a que la adición de elementos 5 Archivo «2024014198SE0000000001» en «055-SENTENCIA 14198». 5 Rad. 11001-31-99-001-2023-51507-02 gráficos no brinda «distintividad al signo», sin generar diferenciación gramatical, fonética o conceptual.
Adujo que, por lo tanto, el signo de la demandada era similarmente confundible con el de la actora, porque «se dirige a generar una idea en la mente del consumidor de un origen empresarial coincidente a través de la comercialización de productos desinfectantes, y amparados en el registro marcario del accionante». Por último, en punto de la indemnización de perjuicios, indicó que, aunque en procesos de infracción marcaria existía una «indemnización preestablecida», esto no relevaba a la parte interesada de demostrar «la certeza del daño y su concepto», carga que la actora no satisfizo.
III. DEL RECURSO DE APELACIÓN Las dos partes apelaron. La demandante se quejó contra la negativa de ordenar la indemnización a su favor. Adujo que este resarcimiento tenía asidero en el artículo 2.2.2.21.1. del Decreto 1074 de 2015. En la sentencia no se tuvo en cuenta que la infracción marcaria «en sí misma constituye un daño implícito».
Tal negativa «implica una vulneración al derecho fundamental de protección efectiva de la propiedad industrial». La demandada alegó: i) Su contraparte no estaba legitimada por activa. Esto porque el derecho de esa parte sobre la marca «El Sol», solo nació el 22 de junio de 2022, motivo por el que, para los hechos 6 Rad. 11001-31-99-001-2023-51507-02 anteriores a esa data, solo contaba con una mera expectativa de derecho.
Este solo nacía con el registro. Agregó que los hechos y pruebas que sustentaron la demanda abarcaban el lapso comprendido entre el 26 de junio de 2020 y el 28 de noviembre de 2021, momento en el que su contraparte carecía del derecho marcario. ii) El juez valoró indebidamente las pruebas. No tuvo en cuenta que las capturas de pantalla de las publicaciones en redes sociales tales como Facebook e Instagram no demostraban la integridad ni confiabilidad del mensaje de datos; los certificados de registro adosados se referían a otros signos distintivos; la factura aportada no cumplía con los requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario para ser considerada como tal, había sido expedida por un tercero, y no se podía relacionar con la convocada.
Además, las fotografías no informaban sobre su fecha, origen, lugar de obtención, y no fueron reconocidas o ratificadas en el trámite. Y las resoluciones de 28 de septiembre de 2020 son actos administrativos proferidos hacía más de dos años antes de la consolidación del derecho a favor de la actora. iii) La tarifa aplicada para calcular las agencias en derecho fue incorrecta, si en consideración se tiene que no hubo ninguna condena.
IV. CONSIDERACIONES 1. Como cuestión preliminar, la Sala precisa que el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y el artículo 123 del Estatuto de esa Corporación, establecen la obligación de consulta a esa entidad, 7 Rad. 11001-31-99-001-2023-51507-02 en los casos en que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario.
Sin embargo, esa autoridad comunitaria, mediante el Acuerdo 06-2023-TJCA de 7 de julio de 2023, aprobó y publicó la «Nota informativa –Guía para la aplicación del criterio jurídico interpretativo del acto aclarado en las solicitudes de interpretación prejudicial». En tal documento, reconoció «que ‘la doctrina interpretativa del acto aclarado’ es plenamente compatible con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y en el artículo 123 de su Estatuto», y por tal razón el juez nacional llamado a aplicar normas andinas «no estará obligado a solicitar una nueva interpretación prejudicial al TJCA, si es que esta corte internacional ya ha interpretado tal o tales normas con anterioridad, en una o más interpretaciones prejudiciales publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena».
Por tales razones, como las normas de la Decisión 486 de 2000 en que se sustentará esta providencia, es decir, los artículos 134, 138, 139, 154, 155, 156 y 243 ya constituyen un acto aclarado, no resulta necesaria la interpretación prejudicial aludida6. 2. Establecido lo anterior, debe tenerse en cuenta que el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 define la ‘marca’ como: “…cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.
Según la misma norma pueden constituir marcas, signos tales como “palabras o combinación de palabras”, “imágenes, figuras, símbolos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos”, “las letras y los 6 140-IP-2021, 209-IP-2013 y 128-IP-2007, 07-IP-2013, entre otras. 8 Rad. 11001-31-99-001-2023-51507-02 números”, “un color delimitado por una forma, o una combinación de colores”, entre otros.
Este “bien inmaterial” tiene como función primordial identificar o distinguir los productos y servicios que existen en el mercado. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[l]as marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).
De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”7. Según el régimen contenido en la citada Decisión, el registro de una marca debe presentarse ante la oficina nacional competente, y reunir los requisitos de que tratan los artículos 138 y 139 de esa normativa.
La autoridad receptora de la solicitud, si ésta cumple con las aludidas exigencias, ordena su publicación. Quien tenga “legítimo interés” puede presentar su oposición al registro de forma fundamentada, y luego del término allí previsto el ente administrativo tiene la obligación de “realizar el examen de registrabilidad”, pronunciarse sobre las oposiciones, en caso de que existan, y conceder o denegar el registro de la marca mediante una resolución (artículo 150 ibidem).
De conformidad con el artículo 154 de esa normativa, una vez registrada la marca, su titular adquiere “el derecho al uso exclusivo”, que le otorga, según el precepto 155 subsiguiente, la 7 Proceso 04-IP-94. 9 Rad. 11001-31-99-001-2023-51507-02 potestad de impedir a cualquier tercero llevar a cabo, sin su consentimiento, los siguientes actos: “a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
“b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; “c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;
“d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; “e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;
“f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio”. Al tenor de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el registro es el único acto constitutivo que le otorga a su titular el derecho a usar de forma exclusiva el signo, y también le confiere “la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca”8. 8 Proceso 10-IP-2005. 10 Rad. 11001-31-99-001-2023-51507-02 Esta potestad del titular, denominada ius prohibendi, tiene como principales finalidades las de proteger la capacidad de selección de los consumidores de bienes y servicios, e impedir el riesgo de confusión en detrimento de los empresarios.
La citada autoridad ha establecido que esta acción: “…está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (…) La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (…) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión”9.
Además, como en este caso la actora alegó que su contraparte infringió su derecho de propiedad industrial sobre la marca mixta que cuyo registro le fue concedido, es importante tener en cuenta que este tipo de signos -mixtos- combinan palabras con elementos gráficos que, al integrarse, forman una unidad distintiva: «[l]as marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).
La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: ‘La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado’»10. 9 Proceso 11-IP-96. 10 Proceso 15-IP-2013. 11 Rad. 11001-31-99-001-2023-51507-02 En torno a la marca mixta, la autoridad comunitaria ha explicado que: «36.
De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”. «37.
En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial». 3.
Con base en el anterior marco normativo y jurisprudencial, la Sala determinará, en primer lugar, si en el proceso se acreditó la infracción de la marca mixta de la actora, y luego analizará los argumentos de la apelación expuestos por ambos extremos. Como se explicó, de conformidad con el artículo 154 de la Decisión 486, el registro ante la oficina nacional competente es el acto que le otorga, a quien lo obtiene, «el derecho al uso exclusivo de una marca».
En este asunto, la demandante allegó el «Certificado de Registro de Signo Distintivo No. 709685»11 de la Superintendencia de Industria y Comercio, conforme al cual ella es la titular de la marca mixta: En tal documento se indicó, también, que su «clasificación» era para «[p]roductos y/o servicios comprendidos en la (s) clases 11 Folio 67 en archivo «23051507—0000000006» en «001-PRESENTACION DEMANDA Y CAUTELAR». 12 Rad. 11001-31-99-001-2023-51507-02 (s) 5 de la Edición número 11 de la Clasificación Internacional de Niza», que comprende «[d]esinfectantes; desinfectantes para uso doméstico; desinfectantes multiuso; desinfectantes para inodoros químicos; jabones desinfectantes; jabones desinfectantes para uso doméstico; productos de limpieza desinfectantes para el baño; productos de limpieza desinfectantes para inodoros».
Así mismo, allí consta que el registro fue concedido mediante la Resolución 26336 de 5 de mayo de 2022, y que su «vigencia» se extiende hasta el 22 de junio de 2032. Entonces, en el proceso se probó que la demandante tiene derecho al uso exclusivo de la marca mixta atrás reseñada desde la fecha de su registro (5 de mayo de 2022), y, por consiguiente, que a partir de esa data ostenta el derecho de impedir que terceros lleven a cabo, contra su consentimiento, cualquiera de los actos consagrados en el artículo 155 de la Decisión 486.
Las evidencias recaudadas también permiten inferir que la convocada infringió ese derecho de su contraparte al «uso exclusivo» del signo mixto, específicamente, el consagrando en el literal d) del precepto 155 citado, que establece como prohibición: «usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión». En efecto, como comprobación de tal vulneración obran, de una parte, la «factura venta»12 expedida por la Comercializadora Mercados Modernos S.A.S., conforme a la cual, el 18 de noviembre de 2022 el «Almacén Fátima» vendió el producto «LIMP EL SOL DESINFECTANTE» de referencia «7707015511011»: 12 Folio 1 en archivo «23051507—0000000006» en «001-PRESENTACION DEMANDA Y CAUTELAR». 13 Rad. 11001-31-99-001-2023-51507-02 Y, de otra parte, dos fotografías del producto en cuestión13 en las que se observa, en la primera, un envase de un desinfectante que, en su estampilla, tiene impresa la marca de la demandada, bajo un fondo amarillo; y en la otra la parte posterior del producto, en la que se lee que este es «comercializado y distribuido» por «Fonandes», con el número del código de barras «7707015511011», el mismo obrante en la factura analizada: 13 Folios 23 y 24 ibidem. 14 Rad. 11001-31-99-001-2023-51507-02 Estas pruebas permiten inferir, con un alto grado de certidumbre, que la demandada Fonandes S.A.S. comercializó y distribuyó, por lo menos para el 18 de noviembre de 2022, un desinfectante en cuya etiqueta colocó su signo distintivo.
Del análisis comparativo de esas dos marcas, la Sala deduce que la de la actora y la de la demandada son similares, al contener, ambas, el mismo componente denominativo «El Sol», y un parecido elemento gráfico, consistente en un dibujo que se asimila a un sol que emite rayos, ubicado detrás de las aludidas palabras: La similitud entre estos dos signos ya había sido advertida por la Superintendencia de Industria y Comercio en dos actos administrativos.
Así, en la Resolución 60096 de 28 de septiembre de 202014, ese ente decidió negar la solicitud de la acá demandada consistente en el registro de la marca «EL SOL (Nominativa)» para distinguir productos comprendidos en la nominación 1 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Como fundamento de esta negativa, expuso dicha autoridad que en el Registro Nacional de Propiedad Industrial existía una marca registrada cuya titular era Productos El Sol, para la «clase» 11 y 9 de «Niza», con vigencia, una de ellas «29/06/2020» y la otra «concedida mediante Resolución No. 53813 el 3 de septiembre de 2020».
Y sostuvo que el signo de la solicitante y el de la acá 14 Folio 53 ibidem. 15 Rad. 11001-31-99-001-2023-51507-02 demandante, atrás representados, «presentan equivalencias susceptibles de generar confusión en el público consumidor». Además, había «conexión competitiva», porque el signo cuyo registro se pidió buscaba distinguir productos similares a los que identifican los de la marca ya registrada.
Y en la Resolución 60097, de igual fecha que la anterior15, la aludida entidad negó el registro solicitado por Fonandes S.A.S. de la marca «EL SOL (Mixta)», porque del análisis comparativo del signo cuyo registro se pidió y de la marca registrada a favor de «Productos El Sol S.A.S.», atrás indicadas, se deducía la presencia de «equivalencias susceptibles de generar confusión en el público consumidor», y existía «conexión competitiva».
Agréguese que, si bien la demandada, según el «Certificado de Registro de Signo Distintivo No. 677676»16 de la Superintendencia de Industria y Comercio, es titular de la marca mixta: Su «clasificación» es para «productos y/o servicios comprendidos en la (s) clase (s) 16, 21 y 34 de la Edición número 11 de la Clasificación Internacional de Niza», cuya «Clase» ninguna relación guarda con desinfectantes, como en el que impuso tal marca, sino para: «16: Papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería y artículos de oficina, excepto muebles; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas y material de dibujo; pinceles; material de instrucción y material didáctico; hojas, 15 Folio 56 ibidem. 16 Folio 65 ibidem. 16 Rad. 11001-31-99-001-2023-51507-02 películas y bolsas de materias plásticas para embalar y empaquetar; caracteres de imprenta, clichés de imprenta. 21: Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; peines y esponjas; cepillos; materiales para fabricar cepillos; material de limpieza; vidrio en bruto o semielaborado, excepto el vidrio de construcción; artículos de cristalería, porcelana y loza. 34;
Tabaco; artículos para fumadores; cerillas». En suma, se comprobó: i) que la demandante es titular de la marca mixta atrás mencionada, desde el 5 de mayo de 2022 y hasta el 22 de junio de 2032, y está autorizada para utilizarla, entre otros usos, para «desinfectantes»; y ii) que la demandada, según la factura aportada y las fotografías atrás analizadas, comercializó el 18 de noviembre de 2022 un desinfectante en el que impuso un signo similar y confundible con el de la actora.
Entonces, las pruebas descritas dieron cuenta de la infracción marcaria alegada en el libelo inicial, y que fue declarada por el juzgador de primera instancia. 4. Los argumentos expuestos por la demandada en su apelación no desvirtúan las conclusiones expuestas. En efecto: En primer lugar, alegó que la actora no estaba legitimada por activa, porque su derecho sobre la marca «El Sol» nació el 22 de junio de 2022, y para los hechos anteriores a esa data solo tenía una mera expectativa.
No obstante, esta afirmación es insuficiente para derribar los fundamentos de la providencia apelada. Esto porque, como ya se expuso, la demandante es titular del registro de su marca desde el desde el 5 de mayo de 2022 hasta el hasta el 22 de junio de 2032, y se comprobó que la infracción de la apelante ocurrió el 18 de noviembre de 2022, es decir, dentro del lapso temporal de vigencia de aquel registro.
Esto implica, por consiguiente, que la demandante sí estaba legitimada para solicitar la protección de su signo, en los términos del artículo 155 de la Decisión 486. 17 Rad. 11001-31-99-001-2023-51507-02 En segundo lugar, la impugnante manifestó que las capturas de pantalla de las publicaciones en redes sociales tales como Facebook e Instagram no demostraban la integridad ni confiabilidad del mensaje de datos; que los certificados de registro adosados se referían a otros signos distintivos; que la factura aportada no cumplía con los requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario para ser considerada como tal y había sido expedida por un tercero, y no se podía relacionar con la convocada.
También, que las fotografías no informaban sobre su fecha, origen, lugar de obtención, y no fueron reconocidas o ratificadas en el trámite. Y las resoluciones de 28 de septiembre de 2020 son actos administrativos proferidos hacía más de dos años antes de la consolidación del derecho a favor de la actora. Al respecto, la Sala considera que, aunque es cierto que las capturas de pantalla de los dominios «Instagram»17 y «Facebook»18, carecen de fecha, lo cierto es que la infracción a la marca de la actora se demostró mediante pruebas distintas, como lo fueron, reitérese, la factura de venta del «LIMP EL SOL DESINFECTANTE», contentiva del código de la referencia «7707015511011», con las fotografías del producto, en las que se observa la marca de la demandada, así como el código de barras con la misma referencia impuesta en tal documento y que permiten establecer su conexidad y fecha de la infracción. Además, aunque el apelante sostuvo que esta factura no reunía los requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario, esto no le resta valor probatorio a tal documento, más aun teniendo en cuenta que aquel no se esgrimió como un título valor, sino como un medio para acreditar la oferta, compra y venta del 17 Folios 2 y 3 ibidem. 18 Folios 4 a 7 ibidem. 18 Rad. 11001-31-99-001-2023-51507-02 producto comercializado por la demandada, fin para el que sí es idóneo, porque para ello no requiere de ninguna formalidad.
Y en lo que tiene que ver con las resoluciones de 28 de septiembre de 2020, mediante los que se le negó a Fonandes S.A.S. el registro de la marca mixta distinguir productos comprendidos en las clases 1 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza, baste decir que la infracción se acreditó con otros medios de prueba distintos, que ya fueron objeto de estudio.
Pero, en todo caso, tales documentos sí dan cuenta de la negativa de concesión del registro, por causa de su similitud con el signo de la actora, misma que la Sala advierte. Por último, en punto de la queja concerniente a que la tarifa aplicada para calcular las agencias en derecho fue incorrecta, debe atenderse lo normado en el numeral 5º del artículo 366 del Código General del Proceso, que indica: «[l]a liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho solo podrán controvertirse mediante los recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas.
La apelación se concederá en el efecto diferido, pero si no existiere actuación pendiente, se concederá en el suspensivo». Por ende, esta no es la oportunidad procesal pertinente para cuestionar la liquidación por el concepto acusado. La apelación de la demandada, por lo tanto, no se abre paso. 5. En lo que tiene que ver con la apelación de la actora, que se quejó porque no se condenó a su contraparte a pesar de que demostró la infracción y se acogió la indemnización preestablecida indicada en el artículo 2.2.2.21.1. del Decreto 1074 de 2015, el Tribunal considera que no le asiste razón en su reclamo. 19 Rad. 11001-31-99-001-2023-51507-02 En efecto, el artículo 243 de la Decisión 486 establece al respecto: «Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o c); el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.» En punto de esta disposición comunitaria, el Tribunal Andino ha considerado que «[e]l mencionado artículo establece criterios no exhaustivos que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor.
Este deberá aportar igualmente la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla»19 (subraya la Sala). Téngase en cuenta, además, que el artículo 2.2.2.21.1. del Decreto 1074 de 201520 no relevó al interesado de acreditar la existencia de los daños y perjuicios causados por la infracción marcaria, como se alega.
Según su contenido literal, solo lo eximió, en caso de acoger la indemnización preestablecida, de «probar la cuantía de los daños y perjuicios causados por la infracción». De eso, y nada más que eso. 19 140-IP-2021. «En virtud de lo establecido por el artículo 3 de la Ley 1648 de 2013 la indemnización que se cause como consecuencia de la declaración judicial de infracción marcaria podrá sujetarse al sistema de indemnizaciones preestablecidas o a las reglas generales sobre prueba de la indemnización de perjuicios, a elección del demandante. 20 Para los efectos del presente capítulo, se entenderá que si el demandante al momento de la presentación de la demanda opta por el sistema de indemnización preestablecida, no tendrá que probar la cuantía de los daños y perjuicios causados por la infracción, tal como lo establece el artículo 243 de la Decisión Andina 486 y, por lo tanto, sujeta la tasación de sus perjuicios a la determinación por parte del Juez de un monto que se fija de conformidad con la presente reglamentación». 20 Rad. 11001-31-99-001-2023-51507-02 No obstante, tal y como lo concluyó el juez de primera instancia, y no fue refutado en la apelación, el actor no acreditó en forma alguna la causación de perjuicios con motivo de la infracción marcaria, razón por la que se imponía la negativa de su concesión, tal y como se dispuso.
Entonces, tampoco se abre paso la apelación de la demandante. 6. De conformidad con lo expuesto, la Sala ratificará íntegramente la sentencia de primera instancia. Sin condena en costas en esta instancia ante el fracaso de ambos recursos. V. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá D.C., en Sala de Decisión Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, VI.
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia que profirió la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, el 15 de noviembre de 2024, dentro del asunto de la referencia.
SEGUNDO: SIN CONDENA en costas de esta instancia, en razón a que ningún recurso próspero.
TERCERO: REMITIR el expediente a la oficina de origen para lo de su trámite y competencia. 21 Rad. 11001-31-99-001-2023-51507-02
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Los Magistrados, (firma electrónica) MARÍA PATRICIA CRUZ MIRANDA (firma electrónica) STELLA MARÍA AYAZO PERNETH (firma electrónica) JAIME CHAVARRO MAHECHA Firmado Por: Maria Patricia Cruz Miranda Magistrado Tribunal O Consejo Seccional Dirección Ejecutiva De Administración Judicial Funcionario Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Stella Maria Ayazo Perneth Magistrada Sala 04 Civil Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Jaime Chavarro Mahecha Magistrado Sala 007 Civil Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, 22 Rad. 11001-31-99-001-2023-51507-02 conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 Código de verificación: 27b45f4448810a66019af4b73dfb7e832ea51c6112d7879ae7 be2375dcfbe925 Documento generado en 19/09/2025 09:24:09 AM Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectroni ca 23 Rad. 11001-31-99-001-2023-51507-02