República de Colombia Rama Judicial del Poder Público TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ - SALA CIVIL Bogotá D.C., cinco (5) de julio de dos mil veinticuatro (2024).
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO Magistrada Ponente: CLARA INÉS MÁRQUEZ BULLA Radicación: 110013199001 2023 25125 01 Procedencia: Superintendencia de Industria y ComercioDelegatura Para Asuntos Jurisdiccionales Demandante: Sodimac Colombia S.A. Demandado: Fluid-Pack S.A.S. Proceso: Verbal Recurso: Apelación Sentencia Discutido y Aprobado en Salas de Decisión del 23 de mayo y 4 de julio de 2024.
Actas 17 y 25.
2. OBJETO DE LA DECISIÓN Se dirime el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia anticipada proferida el 23 de noviembre de 2023, por la Superintendencia de Industria y Comercio – Delegatura Para Asuntos Jurisdiccionales, dentro del proceso VERBAL instaurado por la sociedad SODIMAC COLOMBIA S.A. contra FLUID-PACK S.A.S. Verbal 001 2023 25125 01 3.
ANTECEDENTES 3.1. La Demanda Sodimac Colombia S.A., a través de apoderado judicial, instauró demanda contra Fluid-Pack S.A.S., para que se hagan los siguientes pronunciamientos: 3.1.1. Declarar que la convocada infringió sus derechos de propiedad industrial ostentados sobre la marca “CONSTRUCTOR”, en las clases 19, 35 y 37, identificados con los certificados 655936 -de todas ellas-, 374558 -de la última-, y 505218 -de esta y la segunda-, en los términos del literal d), artículo 155, Decisión CAN 486 de 2000; así mismo, los que tiene sobre la marca notoria “CONSTRUCTOR (MIXTA)”, en las clases 35, 37 y 41, con certificado de registro 655936, de acuerdo con lo previsto en el literal e) in fine.
La aludida marca es notoria para identificar: “servicios de comercialización y venta de materiales de construcción” en clase 35; “servicios de construcción, servicios de reparación, servicios de instalación, alquiler de máquinas de construcción y de herramientas, asesoría en el área de la construcción, remodelación y reparación” en clase 37, “servicios de capacitación en el área de construcción, remodelación y reparación” en clase 41. 3.1.2.
Ordenar en consecuencia, abstenerse de utilizar, en forma inmediata y definitiva la memorada expresión o una similarmente confundible con aquella para identificar servicios dentro de las coberturas antes mencionadas; el nombre de dominio www.outletcosntructor.com por uno que prescinda del uso del referido vocablo; así como de hacer publicidad oral, escrita, digital, impresa en cualquier medio y de forma en relación con productos fabricados y/o trabajos comercializados usando para tal fin la prenombrada palabra. 2 Verbal 001 2023 25125 01 3.1.3.
Condenarla a pagarle una indemnización de hasta 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes, la cual deberá ser cuantificada conforme al sistema de indemnizaciones preestablecidas de perjuicios contemplada en el precepto 2° del Decreto 2264 de 2014; teniendo en cuenta lo previsto respecto a los generados hasta cuando se emita la Sentencia, acorde a lo regulado en el literal b) de la regla 243 ibidem; además de las costas procesales1. 3.2.
Los hechos Para soportar dichos pedimentos invocó los supuestos fácticos que, en síntesis, se compendian así: Sodimac S.A. es propietaria de los almacenes identificados con la marca Homecenter, los cuales han alcanzado una posición de liderazgo en el mercado de la construcción y la remodelación. Paralelamente, con el fin de atender más adecuadamente los requerimientos creó una cadena dedicada a proveer servicios y materiales de esta línea denominada “CONSTRUCTOR”.
Mediante Resolución 15213 del 20 de mayo de 2019, la Delegatura de Propiedad Industrial reconoció que el mencionado vocablo había adquirido distintividad en el mercado enunciado que permite al consumidor asociarla a un origen empresarial determinado, “…más allá de ser una expresión per se evocativa o débil para esta clase de bienes y servicios…”, por lo que le concedió el registro de la marca “CONSTRUCTOR” con certificado 655936, para las clases 19, 35 y 37, con vigencia hasta el 25 de junio de 2029.
Actualmente, es titular de los siguientes: 1 Folios 26 al 28 del archivo 23125125--0000000003, ubicado en la carpeta 001PRESENTACIÓN DEMANDA, a su vez en 2023-125125-suspensivo, de la carpeta 01PrimeraInstancia. 3 Verbal 001 2023 25125 01 Con más de 20 años en el mercado, tiene la segunda cadena especializada en el país, para la citada clase de productos y servicios, así como la asesoría y capacitación en el uso de los mismos.
Cuenta con atributos importantes como facilidad de compra, buen servicio/experiencia, precios bajos, opciones de financiamiento, entre otros. La marca “CONSTRUCTOR (Mixta)” ha sido objeto de varios reconocimientos de notoriedad para los servicios de las clases 35, 37 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, en los períodos comprendidos entre los años 2013 a septiembre de 2017, de octubre de 2017 a junio de 2020, respectivamente, mediante las Resoluciones 45339 del 28 de junio de 2018 y 28183 del 10 de mayo de 2021.
El 19 de diciembre de 2022, presentó oposición contra la solicitud de registro de la marca “CONSTRUCTOR COMADREAS (Mixta)”, clase 4 Verbal 001 2023 25125 01 35, por medio de la cual se solicitó la extensión del reconocimiento de la notoriedad, de diciembre del 2020 al mismo mes de 2022, para identificar los servicios de la marca 35, 37 y 41.
El 21 de noviembre de tal anualidad, tuvo conocimiento que la intimada venía haciendo uso de forma no autorizada y por tanto ilegal, de la expresión “OUTLET CONSTRUCTOR”, para identificar la comercialización de servicios y materiales de construcción, así: Ante ello el día 25 siguiente, le pidió el cese inmediato del uso no autorizado de todo tipo de signos distintivos y expresiones idénticas o similarmente confundibles con “CONSTRUCTOR”.
El 11 de diciembre postrero, en respuesta, le indicó que no se infringían sus derechos de propiedad industrial, dado que la señalada expresión -“CONSTRUCTOR”- es, descriptiva de lo que brinda. Seguiría comercializando bajo los vocablos “OUTLET CONSTRUCTOR BY FLUID PACK”, cuyo registro procedería a solicitar. Publicado en la Gaceta 986 del 26 de enero de 2023, el 27 posterior presentó oposición. La encausada no compareció en las tres oportunidades en que fue citada a la audiencia de conciliación extrajudicial ante la Cámara de Comercio de Bogotá. El uso de la expresión “OUTLET CONSTRUCTOR”, genera un riesgo de confusión y asociación en el consumidor, así como en los usuarios 5 Verbal 001 2023 25125 01 en general, al tratarse de un vocablo ortográfica y fonéticamente similar al que identifica la actora.
Pueden entender que tienen la misma fuente empresarial, existencia de algún tipo de nexo entre las dos compañías que integran los extremos del litigio, o simplemente considerar los productos ofrecidos por la primera en cita, ya que son los mismos, situación que además de tornar ilegal su proceder, constituye una infracción, al tenor de los literales d) y e), artículo 155, Decisión 486 del 2000 de la Comunidad Andina2. 3.3.
Trámite Procesal. El Despacho por medio de auto fechado 30 de marzo de 2023, admitió la demanda y ordenó su traslado al extremo pasivo3. En proveído del 26 de julio de 2023, advirtió que, notificada la convocada de la anterior decisión, guardó silencio; decretó como pruebas las documentales adosadas con el libelo; y como no existían otras que practicar, ordenó fijar el proceso en lista para emitir sentencia anticipada4.
El 23 de noviembre de 2023 dictó el veredicto, el cual declaró probada la excepción de inexistencia de infracción a derechos de propiedad industrial, a corolario, negó las pretensiones y no impuso condena en costas5. Inconforme la actora interpuso recurso de apelación6, concedido a 2 Folios 1 al 13 ibidem. 3 Archivo 2023038569AU0000000001, ubicado en la carpeta 003-AUTO 38569-ADMITE DEMANDA, a su vez en 2023-125125-suspensivo, de la carpeta 01PrimeraInstancia. 4 Archivo 2023077778AU0000000001, ubicado en la carpeta 007- AUTO 77778- POR EL CUAL SE ADOPTAN VARIAS DETERMINACIONES, a su vez en 2023-125125-suspensivo, de la carpeta 01PrimeraInstancia. 5 Folio 8 del archivo 2323012579SE0000000001, ubicado en la carpeta 009-SENTENCIA Nº 12579, a su vez en 2023-125125-suspensivo, de la carpeta 01PrimeraInstancia. 6 Archivo 23125125--0001300003, ubicado en la carpeta 012-PRESENTACIÓN RECURSO DE APELACIÓN, a su vez en 2023-125125-suspensivo, de la carpeta 01PrimeraInstancia. 6 Verbal 001 2023 25125 01 través del pronunciamiento de 12 de febrero pasado7.
4. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA El funcionario, luego de enunciar que se encuentran presentes los presupuestos procesales, precisó que la existencia de derechos de propiedad industrial y la legitimación en la causa por activa están acreditados, al demostrarse la titularidad que el accionante ostenta sobre las marcas mixtas “CONSTRUCTOR” y “CONSTRUCTOR URBANO”, como lo refrendan los certificados de registro números 655936, 374558, 357440, 503458 y 505218, para identificar productos y servicios de las clases 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 19, 35, 37, 39, 40 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza; pero, atendido las peticiones demandatorias, la infracción alegada se estudiará para las identificadas con el primero, segundo y último registro reseñado.
Si bien la notoriedad de la marca constructor relacionada con los servicios de las clases 35, 37 y 41 de la clasificación internacional de Niza, según las documentales aportadas, se declaró entre el año 2013 a septiembre de 2017, se extendió desde octubre de esa anualidad hasta junio de 2022, lo cierto es que la precursora no cumplió con la carga de la prueba, impuesta por el artículo 167 del Código General del Proceso, consistente en demostrar la persistencia y continuidad de la condición con certificado de registro 655936, para la fecha de la presentación de la demanda, en tanto las pruebas incorporadas certificados de registro marcarios, resoluciones que prevén sobre solicitudes de esta índole, imágenes de redes sociales, carta remitida a la demandada, su respectiva respuesta, comprobante de solicitud de marca Outlet Constructor y constancia de inasistencia a la audiencia de conciliación-, no resultan conducentes, pertinentes, ni útiles para respaldar tal aspecto, máxime cuando dicha calidad puede 7 Archivo 2024015888AU0000000001, ubicado en la carpeta 015-AUTO 15888-CONCEDE RECURSO DE APELACIÓN, a su vez en 2023-125125-suspensivo, de la carpeta 01PrimeraInstancia. 7 Verbal 001 2023 25125 01 variar con el paso del tiempo, acorde con el criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina - Proceso 20-IP-2022-.
Al no haber contestado el libelo, se presume cierto que utiliza públicamente la expresión “OUTLET CONSTRUCTOR” para identificar, a título de marca y nombre, el ofrecimiento, así como la comercialización de servicios relacionados con construcción, la cual resulta idéntica a las marcas “CONSTRUCTOR”, propiedad de la actora; sin embargo, como “…dicha expresión encuentra debilidad e inapropiabilidad en exclusiva por parte de un solo agente del mercado, ya que este concepto se asocia con elementos y productos para la construcción, y servicios asociados a esta actividad…”, conforme advirtió la Resolución 15213 que concedió el registro de la marca mixta denominada de la manera antes indicada, sumado a que la aludida expresión “CONSTRUCTOR” es descriptiva de la actividad, único elemento nominativo que compone la marca, no debe la actora pretender impedir su utilización por ser inapropiable, según lo pregonado por la jurisprudencia de la Autoridad Andina, quien además sostiene que el cotejo debe hacerse, considerando, de modo excepcional, los componentes del signo en conjunto, así como la percepción del consumidor que eleve o disminuya el grado de distintividad, de este respecto del que se encuentra en conflicto.
Concluyó, efectuada la confrontación de las marcas de la precursora con los vocablos usados, de cara a las reglas trazadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que, la impresión en conjunto que despierta cada una como signos utilizados permite hacer una distinción y a partir de allí, atribuir un origen empresarial disímil, pues no existe identidad de tipo, ni estructura que permita inferir lo contrario; circunstancia que conlleva a declararlo mediante el 8 Verbal 001 2023 25125 01 reconocimiento de la excepción correspondiente, y a denegar pretensiones incoadas8.
5. ALEGACIONES DE LAS PARTES 5.1. El abogado que representa los intereses del extremo activante, como sustento de la solicitud revocatoria, adujo que la decisión apelada desconoce la existencia de la familia de marcas “CONSTRUCTOR” de titularidad de su prohijada, hace nugatorios los derechos que le corresponden, en virtud de la concesión del registro por distintividad adquirida.
La expresión no es descriptiva, sino evocativa, de uso común y libre en el mercado, predominantemente distintiva, en virtud de lo cual el titular tiene la facultad de impedir su uso no autorizado de signos idénticos, y le otorga un grado de protección reforzado, a raíz de ello, debe dársele preponderancia para efectos del cotejo marcario.
Reprochó que se hubiera excluido del cotejo el vocablo “CONSTRUCTOR”, cuando es este el reconocido por el consumidor, y que debieron analizarse los signos en conjunto, prestando especial atención a que la palabra “OUTLET” -completamente descriptiva-, usada en conjunto con aquella expresión sugiere que el establecimiento de la intimada comercializa productos de la marca de la promotora a un menor precio del habitual.
El Juzgador a quo, desconociendo el principio de seguridad jurídica, de respeto de los derechos adquiridos, uso exclusivo y excluyente de una marca registrada, no reparó en que la Superintendencia de Industria y Comercio ha desestimado por la causal de confundibilidad con las marcas de titularidad de la demandante, las diferentes 8 Archivo 2323012579SE0000000001, ubicado en la carpeta 009-SENTENCIA Nº 12579, a su vez en 2023-125125-suspensivo, de la carpeta 01PrimeraInstancia. 9 Verbal 001 2023 25125 01 solicitudes de registros marcarios efectuadas por terceros, en las que se emplea la expresión “CONSTRUCTOR”, con otros elementos nominativos y gráficos -como sucede en el presente caso-, posición reiterada y bien consolidada de dicha entidad, siempre que no se agregue un elemento distintivo y que a su vez identifiquen productos o servicios idénticos o similares.
Las súplicas demandatorias se enfilaron no “…a obtener la extensión del reconocimiento de la notoriedad de la marca “CONSTRUCTOR”…”, sino a que se declarara que el uso de tal expresión acompañada de la palabra “outlet” por parte de la convocada, constituye “…una infracción de la marca notoria CONSTRUCTOR…”, de conformidad con lo establecido en el literal e), artículo 155 de la Decisión 486 del 2000.
Se desestimó, cuando el artículo 1º de la Resolución 58817 fechada 28 de septiembre de 2023 -anterior a la de la Sentencia recurrida y posterior a la data en que precluyó la oportunidad probatoria en este asunto-, la Superintendencia extendió la notoriedad de la referida marca entre julio de 2020 y el 31 de diciembre de 2022, para identificar los servicios de las clases 35, 37 y 41, pronunciamiento que se encuentra en firme y que solicitará, en oportunidad pertinente, se decrete como prueba de instancia9.
Al sustentar la alzada, insistió en la ocurrencia de una infracción real y directa a la marca “CONSTRUCTOR” mixta con registro 655936, dado que la demandada reproduce el vocablo en el mismo sector en el que la actora ha posicionado, lo cual tiene el efecto de generar riesgo de confusión y asociación. 9 Archivo 23125125-0001300003, ubicado en la carpeta 012- PRESENTACIÓN RECURSO APELACIÓN CONTRA SENTENCIA, a su vez en 2023-125125-suspensivo, de la carpeta 01PrimeraInstancia. 10 Verbal 001 2023 25125 01 La Delegatura de Propiedad Industrial concluyó que, según el estudio de mercado aportado, la marca “CONSTRUCTOR”, más allá de ser una expresión per se evocativa o débil para esta clase de bienes y servicios, ha adquirido una distintividad en el mercado, lo cual ha permitido que el consumidor la asocie a una misma fuente empresarial.
Cuando se les indagó a los consumidores sobre lo primero que piensan al ver la imagen de la marca constructor-mixta, el 43% respondió “HOMECENTER/SODIMAC” y el 27% indicó que una empresa que vende productos para todo tipo de construcción, por lo que es dable deducir que el término “CONSTRUCTOR”, pese a su significado lato, es asociado a un particular origen empresarial.
No es dable aseverar que dicha marca se compone de una expresión descriptiva, cuando cuenta con un derecho marcario que previamente corroboró que existía un vínculo con una empresa determinada; aunado a que la misma tiene un récord histórico de notoriedades reconocidas por la Superintendencia por aproximadamente 10 años, desde el año 2013 hasta diciembre de 2022.
El Funcionario al fraccionar las expresiones descriptivas para realizar el cotejo marcario entre la marca mixta “CONSTRUCTOR” y “OUTLET CONSTRUCTOR”, debió considerar que el elemento que más impacta al consumidor es la expresión “CONSTRUCTOR”, motivo por el cual no era dable excluirla de la confrontación, sino analizar los signos en conjunto y darle más relevancia a la palabra, que por ser predominante en cada expresión tiende a confundir y a sugerir que la demandada comercializa los mismos productos de la actora a un menor precio.
El estudio comparativo que hizo el Despacho a quo es alejado de la realidad, por cuanto es descabellado sostener que el consumidor no se confunde porque las marcas se componen de expresiones 11 Verbal 001 2023 25125 01 descriptivas, o porque en la parte resolutiva de la resolución que ordenó el registro de “…la marca CONSTRUCTOR mixta se hizo una acotación al derecho…”.
La Superintendencia negó el registro de las marcas “CONXTRUCTOR” en la clase 37, “Casa Constructor” en las clases 38, 39 y 40, “Carrito Constructor” y “Sector Constructor” en la clase 37, al compararlo con la marca “CONSTRUCTOR” mixta, debido a las similitudes que se dan por la semejanza de las letras de ambos signos, por lo tanto, solicita que se efectúe por parte de esta Sede un cotejo similar al realizado en esos actos administrativos.
Lo dicho es suficiente para declarar la infracción impetrada, el estudio de mercado llevado a cabo por el Centro de Investigación del Consumidor en marzo de 2024, incorporado es prueba idónea que el signo “OUTLET CONSTRUCTOR” By Fluid Pack es susceptible de propiciar confusión y asociación frente a la marca “CONSTRUCTOR” de la promotora, pues una gran mayoría de los consumidores encuestados creen que aquella expresión corresponde a esta marca, “…o que está vinculada HOMECENTER/CONSTRUCTOR, o a que los pertenece almacenes al mismo empresario…”.
Iteró que por medio del artículo 1º de la Resolución 58817 se reconoció que “CONSTRUCTOR” era una marca notoria para la fecha de presentación de la demanda, pues la Superintendencia extendió tales efectos hasta el 31 de diciembre de 2022, dada la importancia en el mercado de la construcción y el altísimo conocimiento que tiene en su sector, por la difusión publicitaria y el nivel de recordación10. 5.2.
La encausada no hizo uso del derecho de réplica11. 10 Archivo 11SustentaciónRecursoApelación. 11 Archivo 12InformeEntrada 12 Verbal 001 2023 25125 01 6. CONSIDERACIONES 6.1. Los presupuestos procesales se hallan reunidos a cabalidad y sobre ellos no hay lugar a reparo alguno. Así mismo, examinada la actuación rituada en ambas instancias no se observa irregularidad que pueda invalidar lo actuado, por tanto, se dan las condiciones necesarias para proferir sentencia de mérito. 6.2.
Acorde con lo previsto en el artículo 328 del Código General del Proceso, la competencia del Tribunal de conformidad con los reparos esbozados ante el Juez a- quo y la sustentación del recurso de apelación, se circunscribe a establecer si deben salir avante las pretensiones del libelo, enfiladas a declarar que fueron infringidos los derechos de propiedad industrial por parte de la pasiva sobre las marcas de titularidad de la actora, registradas para identificar servicios similares a los prestados por aquélla, si acaeció la trasgresión a su marca notoriamente reconocida y, si consecuencia de la ejecución de esos actos debe indemnizar los perjuicios implorados. 6.2.1.
Previo a abordar el estudio de los aludidos cuestionamientos, la Sala estima propicio recordar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante el Acuerdo 06-2023-TJCA, emitió una “Guía para la aplicación del criterio jurídico interpretativo del acto aclarado en las solicitudes de interpretación prejudicial”. En dicho documento, manifestó la obligatoriedad de elevar la consulta regulada en los artículos 33 de la Decisión 472 de 1999 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para que profiera una interpretación prejudicial vinculante y de obligatorio cumplimiento. 13 Verbal 001 2023 25125 01 También, estableció que el criterio jurídico interpretativo del “acto aclarado” es compatible con la figura de la “consulta obligatoria”, motivo por el cual, el juez nacional de única o última instancia, en un proceso en el que tenga que aplicar o se discutan normas andinas, “…no estará obligado a solicitar una nueva interpretación prejudicial al TJCA, si es que esta corte internacional ya ha interpretado tal o tales normas con anterioridad, en una o más interpretaciones prejudiciales publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena…”.
Así precisó la obligatoriedad de la consulta, en cuatro supuestos: i) inexistencia de interpretación prejudicial, “…incluye los casos en que la norma andina ha sido objeto de modificación y no se ha interpretado la regla modificada…”; ii) “…a pesar de que unas disposiciones ya fueron desentrañadas, otras que deben aplicarse no lo han sido…”, evento en el cual debe consultarse sobre las últimas; iii) pese a existir interpretación, el juez considera imperativo que el tribunal “…precise, amplíe o modifique el criterio jurídico interpretativo…”; y, iv) el funcionario advierta “…cuestionamientos insoslayables sobre situaciones hipotéticas que, en abstracto, se desprenden o están vinculadas con la referida norma andina…”.
En coherencia con ello, estableció la “regla de los 4 pasos” para aplicar el criterio interpretativo del acto aclarado, los cuales se pasan a verificar en este asunto, con el propósito de determinar que no se mantiene la obligación de solicitar una interpretación prejudicial a la aludida autoridad. En punto a “…[d]eterminar si en el caso concreto debe aplicarse o se controvierte una norma andina y se tiene la obligación de solicitar interpretación prejudicial…”, estima la Colegiatura que comoquiera que la actora le endilga a la convocada haber incurrido en infracción marcaria por emplear unos signos similares a los contenidos en sus 14 Verbal 001 2023 25125 01 marcas mixtas registradas, con lo cual generó riesgo de confusión y de asociación, así como por usar sin su consentimiento una marca notoria debidamente acreditada, conductas con las que le irrogó perjuicios, disciplinan este asunto los artículos 134, 154, 155 literales d) y e), 228 y 243 de la Decisión 486 de 2000, normas andinas respecto de las cuales existe la obligación de solicitar interpretación prejudicial.
El consistente en “… si existe un acto aclarado. En esta fase, dejar claro que conforme a la jurisprudencia del acto aclarado no es necesario formular una nueva consulta…”, advierte la Sala que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ya se ha pronunciado sobre los citados preceptos, entre otros, en las interpretaciones 346IP-2015 sobre el derecho exclusivo a usar una marca y la facultad de su titular de impedir que terceros la empleen; 101-IP-2021 y 391-IP2022 en cuanto a la utilización indebida de la misma que genera riesgo de confusión o de asociación; 454-IP-2015 respecto al uso de una marca notoriamente conocida que pueda causar al titular un daño económico o comercial injusto por una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto; 391-IP-2022 concerniente a las reglas aplicables para el cotejo de signos; 630-IP-2015 tocante al signo descriptivo; 73-IP-2021 en punto al signo evocativo; 153-IP-2022 atinente a la prueba de una marca notoria; situación que torna innecesaria una nueva consulta, pues se obtendría un pronunciamiento similar del tribunal.
Conforme al tercer paso, el cual impone identificar “claramente la sentencia de interpretación prejudicial que contiene el criterio jurídico interpretativo de la norma en cuestión”, se observa que, los pronunciamientos antes evocados contienen unas posturas jurídicas interpretativas aplicables en esta decisión sobre la estructuración de las conductas de infracción marcaria alegadas, las reglas de 15 Verbal 001 2023 25125 01 confrontación de signos, los vocablos descriptivos y evocativos, así como la prueba de una marca notoria reconocida, determinaciones que más adelante se traerán con el propósito de resolver los temas planteados.
Acerca del último tópico, la consulta en este caso no resulta obligatoria según los lineamientos trazados por la autoridad andina, por cuanto existen interpretaciones prejudiciales sobre las normas aquí aplicables, las cuales ya han sido interpretadas, no han sido objeto de modificación, las consideraciones vertidas en tales providencias son suficientes para proveer sobre los problemas jurídicos planteados en este asunto, razones por las cuales deviene innecesario que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina “precise, amplíe o modifique el criterio jurídico interpretativo”; y la Colegiatura no tiene cuestionamientos insoslayables sobre situaciones hipotéticas que, en abstracto, se desprendan o estén vinculadas con los memorados mandatos, pues dados los aspectos a resolver ya enunciados, esos pronunciamientos resultan idóneos y suficientes. 6.2.2.
Con el fin de desarrollar los anteriores cuestionamientos viene bien recordar que el artículo 134 de la Decisión 486 indica que “…constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; 16 Verbal 001 2023 25125 01 b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos…”. A voces del artículo 154 ibidem, “…el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente…”.
La disposición en comento consagra el principio “registral” en el campo del derecho de marcas, según el cual, una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. A partir de tal prerrogativa le asisten dos facultades: “a) Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. b) Negativa: esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el ámbito registral o en el mercado. i) En el ámbito registral, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible con la suya. ii) En el mercado, el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin su consentimiento, realicen determinados actos con su marca.
De conformidad con lo anterior, se deberá tomar en cuenta que el titular de un signo distintivo podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio un signo idéntico o similar al suyo en relación con cualquier producto o servicio, sujeto a que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público 17 Verbal 001 2023 25125 01 consumidor…”12.
Por su parte, la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en los artículos 238 al 244 Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. A su vez, “…el Literal d) del Artículo 155 se infiere que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor con el titular del registro.
A continuación, se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. La conducta se califica mediante el verbo «usar». Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones en el que el sujeto pasivo utiliza la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.
La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. Prevé una protección especial con relación al principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca no solo respecto 12 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial número 346-IP2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2725 de 22 de abril del 2016.
Página 6. 18 Verbal 001 2023 25125 01 de los productos o servicios idénticos o similares al que la marca distingue, sino también respecto de aquellos con los cuales existe conexión por razones de sustituibilidad, complementariedad, razonabilidad, entre otros. b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. c) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que, si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada y pretende distinguir, además, productos o servicios idénticos a los identificados por dicha marca, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto, se debe presentar una doble identidad, vale decir que los signos y los productos o servicios identificados por ellos deben ser exactamente iguales.
Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para oponerse a determinados actos en relación con el signo o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen, en el tráfico económico y sin su consentimiento, un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión…”13.
Además, valga advertir “…el riesgo de confusión puede ser directo o indirecto: 13 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial número número 101- IP-2021 de fecha 6 de mayo de 2022, y 140IP-2021. 19 Verbal 001 2023 25125 01 El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto.
El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a un producto o servicio, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado…”14.
El literal e), artículo 155 de la Decisión 486 se refiere estrictamente al uso no consentido de una marca notoriamente conocida. Establece que “ … el uso se dé en el comercio y que sea susceptible de causar un daño económico o comercial al titular, como consecuencia de un riesgo de dilución o de un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca.
Respecto de la posibilidad de generar un daño económico o comercial al titular del registro, quien lo alegue deberá probar tanto el acaecimiento del daño como el nexo de causalidad entre este y el uso en el comercio que pretende impedir…”15. En cuanto al riesgo de dilución, que por lo general se encuentra ligado con la protección de la marca notoriamente conocida -e incluso con la renombrada-, la doctrina ha manifestado lo siguiente: 14 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación Prejudicial número número 391- IP-2022 de fecha 13 de marzo de 2023. 15 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial número 454-IP-2015 de fecha 16 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 2759 del 12 de julio de 2016. 20 Verbal 001 2023 25125 01 “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia…”16.
“En cuanto al riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el «aprovechamiento injusto» de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida…”17. 6.3.
Del anterior marco legal y jurisprudencial, se advierte, que los derechos de propiedad industrial de una marca registrada se infringen por el uso en el comercio, sin la autorización del titular de esta, del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, que genere riesgo de confusión o de asociación en el consumidor -literal d), artículo 155 de la Decisión 486 de 2000-.
También trasgrede una marca notoriamente conocida su uso de forma idéntica o similar para cualquier actividad que pueda tener como consecuencia la dilución de su fuerza distintiva, la afectación de su valor comercial o publicitario, o el aprovechamiento injusto de su prestigio, y pueda causar en su titular un daño económico y comercial injusto -literal e) ibidem-. 16 MONTIANO MONTEAGUDO, La protección de la marca renombrada.
Civitas, Madrid, 1995, página 283. 17 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial número 454-IP-2015 de fecha 16 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 2759 del 12 de julio de 2016. 21 Verbal 001 2023 25125 01 En este contexto, en primer lugar, corresponde examinar si entre los signos confrontados, esto es, los contenidos en las marcas de la demandante y los usados por la convocada, existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión -directo o indirecto- o de asociación en el público consumidor, o un riesgo económico o comercial en la titular.
Para este fin, valga recordar, según criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la similitud entre dos signos puede ser: “a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza en la escritura de los signos en conflicto desde el punto de vista de su composición; esto es, tomando en cuenta, entre otros, el orden o la secuencia de las letras, con especial atención en las vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, las cuales pueden inducir en mayor o menor grado a que el riesgo de confusión sea más evidente u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de las letras, números, silabas o palabras que confrontan los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones de las palabras; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados, entre otros, sabre la base de los aspectos fonéticos. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y lo valor idéntico y lo semejante. 22 Verbal 001 2023 25125 01 d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo, el objeto que representan o el concepto que evocan…”18.
Conforme la mencionada autoridad, al realizar el cotejo o comparación de los signos en conflicto, se deberán observar las siguientes reglas: “…a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión integral y de conjunto, teniendo en cuenta la unidad de sus componentes ortográficos, fonéticos, conceptuales o ideológicos y gráficos o figurativos. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultaneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que generalmente lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir si existe riesgo de confusión directo o indirecto, o riesgo de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y tomar en cuenta su grado de percepción, de conformidad con el tipo de producto o servicio de que se trate …Por otra parte, es importante que al analizar el caso concreto se verifique si se determinaron las similitudes de los signos en conflicto, 18 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación Prejudicial número 391-IP- 2022 de fecha 13 de marzo de 2023, publicado en la Gaceta 5147. 23 Verbal 001 2023 25125 01 considerando los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión directo o indirecto, o en riesgo de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el examen … debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos aquellos relacionados con los productos y los servicios que distinguen o pretenden distinguir los signos en conflicto…”19.
Así mismo, la aludida entidad ha destacado que la comparación de los signos en conflicto debe llevarse a cabo de acuerdo a la naturaleza de estos, que bien pueden ser20: Denominativos, nominales o verbales: conformados por una o varias letras, silabas, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable compuesto por expresiones acústicas o fonéticas, el cual puede o no tener significado o concepto.
Denominativos compuestos: los integran varias palabras. Mixtos: se componen de un elemento denominativo -una o varias letras, silabas, palabras o números y un elemento gráfico -trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, iconos, etc.-. Figurativos: se encuentran formados por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. 19 Cfr. idem. 20 Cfr. idem. 24 Verbal 001 2023 25125 01 Tridimensional: ocupa las tres dimensiones del espacio, un cuerpo provisto de volumen.
La misma Corporación atendiendo la naturaleza de los signos en cotejo, ha sentado varias subreglas, entre las que se destacan las que a continuación se relacionan dada la particularidad de los signos en conflicto en este asunto. “…al realizar la comparación entre signos denominativos deberá realizarse el cotejo conforme a las siguientes reglas: “a) Debe analizarse cada signo de manera integral y en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad ortográfica ni fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, números, sílabas o palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, con el propósito de alcanzar el entendimiento suficiente sobre cómo el signo es percibido en el mercado. b) Debe establecerse si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario13. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ologo. Los morfemas son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unidos a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: 25 Verbal 001 2023 25125 01 - Por lo general, el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al realizar un análisis gramatical de los signos en conflicto. - Usualmente, en el lexema está ubicada la silaba tónica. - Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión conceptual o ideológica.
Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio conceptual o ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar la existencia de riesgo de confusión o asociación entre los signos en conflicto. c) Debe tenerse en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma ubicación, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Debe observarse el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Debe determinarse cuál es el elemento que genera mayor influencia en la mente del consumidor, pues así podría apreciarse cómo es percibida o captada la marca en el mercado…”21.
Aunado, indicó que en el cotejo de los signos mixtos se debe tomar en cuenta lo siguiente: “…a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas indicadas en el parágrafo 2.3. precedente. 21 Cfr. idem. 26 Verbal 001 2023 25125 01 b) Si al realizar la comparación se determina que en uno de los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, y en los otros signos mixtos en conflicto prevalece el elemento denominativo sobre el gráfico, en principio no habría lugar a que se genere riesgo de confusión o de asociación entre los signos, por lo que podían coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que los elementos gráficos y denominativos predominantes puedan evocar una misma idea o concepto, en cuyo caso podría generarse riesgo de confusión o asociación, lo que deberá determinarse en el caso en concreto…”22.
Además, destacó la aludida autoridad que: “…Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad, para la cual se ha solicitado el registro, lo que incluye todos los elementos denominativos y gráficos que la componen. Cuando se otorga el registro de una marca mixta se la protege de manera integral y no a sus elementos por separado. Si bien, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más relevante, característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia del lenguaje escrito, el cual por definición es pronunciable, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color, ubicación, que un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico, por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en trazos o en dibujos en abstracto…”23. Finalmente, sumado a los parámetros anteriores debe complementarse con un examen más minucioso al realizar la 22 Cfr. idem. 23 Cfr. idem. 27 Verbal 001 2023 25125 01 comparación entre signos que identifican o amparan productos pertenecientes a la misma clasificación internacional de Niza. 6.4.
Bajo estas directrices, al valorar en conjunto las pruebas allegadas al plenario y, concretamente las que resultan útiles, pertinentes y conducentes para proveer sobre las peticiones invocadas, encuentra el Tribunal que la actora es titular de las marcas: 6.4.1. - CONSTRUCTOR Mixta, clases 19, 35 y 37, certificado 655936, para distinguir productos o servicios “…19: Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos, pisos, azulejos no metálicos, paredes, techos, cubiertas, tejas, puertas, ventanas, madera de obra, vidrio, revestimientos, paneles no metálicos para construcción, piedra, cemento. 35: Publicidad, administración de negocios comerciales, importación, exportación, comercialización y venta de materiales de construcción, artículos de ferretería, herramientas de todo tipo, tubería, instalaciones sanitarias, grifería, productos de decoración, textiles, ropa de cama, cortinas, piscinas y sus accesorios, productos de jardinería y para exteriores, muebles, pinturas, vajillas, cristalería, locería, baños y sus accesorios, cocinas y sus accesorios, artículos eléctricos, productos para la cocina y baño, productos de aseo, productos de decoración de hogares y oficinas, pisos, paredes, tejas, cubiertas, electrodomésticos, productos de tecnología, lámparas y productos de alumbrado, aparatos de limpieza, artículos para pintar, alfombras, accesorios para vehículos, llantas, baterías y demás productos para la construcción, reparación, mantenimiento, remodelación, equipamiento y decoración de hogares y edificaciones. 37: Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación, servicios de alquiler de máquinas de construcción y 28 Verbal 001 2023 25125 01 herramientas, consultoría remodelación y e información sobre construcción, reparación, asesoramiento en instalación y construcción, servicios de impermeabilización, supervisión de obras de construcción, mantenimiento de inmuebles…”, con vigencia hasta el 25 de junio de 202924. 6.4.2. - CONSTRUCTOR Mixta, clase 37, certificado 374558, para distinguir los productos o servicios “…CONSTRUCCIÓN;
REPARACIÓN; SERVICIOS DE INSTALACIÓN…”, con vigencia hasta el 26 de febrero de 202925. 6.4.3. - CONSTRUCTOR URBANO Mixta, clase 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 19, 35, 37, 39 y 40, certificado 505218, para distinguir los productos y/o servicios “…2: PINTURAS, BARNICES, LACAS, RESINAS, METALES EN HOJA Y EN POLVO PARA PINTORES, DECORADORES.3: PRODUCTOS DE LIMPIEZA TALES COMO LIMPIAVIDRIOS LÍQUIDOS, LIMPIADOR BAÑOS, LIMPIADOR DE JUNTAS, LIMPIADORES PISOS, LAVA LOZA;
BLANQUEADOR; DESENGRASANTES INDUSTRIALES Y DE COCINA; JABONES LÍQUIDOS DE MANOS Y GELES ANTIBACTERIALES; DETERGENTE POLVO; ÁCIDO MURIÁTICO COMO PRODUCTO DE LIMPIEZA, VARSOL COMO PRODUCTO DE LIMPIEZA. 6: BISAGRAS METÁLICAS; MANIJAS DE PUERTA [PICAPORTES] METÁLICAS; AGARRADORES DE VENTANA QUE SEAN DE 24 Archivo 23125125--0000000004, ubicado en la carpeta 001-PRESENTACIÓN DEMANDA, a su vez en 2023-125125-suspensivo, de la carpeta 01PrimeraInstancia. 25 Archivo 23125125--0000000005, ubicado en la carpeta 001-PRESENTACIÓN DEMANDA, a su vez en 2023-125125-suspensivo, de la carpeta 01PrimeraInstancia. 29 Verbal 001 2023 25125 01 METAL;
PASADORES METÁLICOS [ARTÍCULOS DE CERRAJERÍA]; TOPES METÁLICOS PARA PUERTAS; HERRAJES METÁLICOS; CADENAS METÁLICAS; DILATADORES, RODACHINAS, RUEDAS METÁLICAS; CERRADURAS; RIELES METÁLICOS; ESCUADRAS METÁLICAS; TORNILLOS METÁLICOS PARA DRYWALL, MADERA Y METAL; ANCLAJES; PUNTILLAS, CLAVOS; CANDADOS; CAJAS FUERTES; CERROJOS METÁLICOS;
BISAGRONES, CERRADURAS MANIJA, CERRADURAS DE POMO; CONTENEDORES DE BASURA [PAPELERAS] METÁLICOS; DISPENSADORES; CIERRA PUERTA, CERRADURAS DE SOBREPONER; PATAS DE METAL; VARILLAS; TANQUES METÁLICOS; TANQUES CON RUEDAS METÁLICOS, HIERRO, ALAMBRES DE HIERRO, PISOS METÁLICOS, TUBERÍA METÁLICA, HIERRO EN BRUTO HERRAJES, TEJAS METÁLICAS, O SEMIELABORADO, PUERTAS METÁLICAS, ARMAZONES DE PUERTAS METÁLICAS, BASTIDORES DE PUERTAS METÁLICAS, MARCOS DE PUERTAS METÁLICAS, VENTANAS METÁLICAS, HERRAJES DE VENTANAS, CONTRAVENTANAS METÁLICAS.7: MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y APARATOS ELÉCTRICOS DE LIMPIEZA.8: HERRAMIENTAS DE MANO ACCIONADAS MANUALMENTE, ARTÍCULOS DE CUCHILLERÍA, TENEDORES Y CUCHARAS;
ARMAS BLANCAS Y NAVAJAS. 9: BOTONES DE TIMBRE, BOTONES DE ARRANQUE DE LÁMPARAS ELÉCTRICAS, BOTONES DE ALARMA, BOTONES DE MICRÓFONO; ESCUADRAS [DE MEDIDA]; CAJAS Y TABLEROS ELÉCTRICOS; TACOS BRAKERS; MATERIAL PARA CONDUCCIONES ELÉCTRICAS TALES COMO HILOS Y CABLES; INTERRUPTORES; EXTENSIONES; APARATOS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA (REGULADORES, SUPRESORES DE PICOS Y UPS);
CONECTORES; CANALIZACIONES; CABLES ELECTRICOS, ENCHUFES, TOMAS DE CORRIENTE.11: COCINAS, APARATOS PARA BAÑOS, INSTALACIONES DE BAÑOS, APARATOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AGUAS, 30 Verbal 001 2023 25125 01 INSTALACIONES SANITARIAS Y GRIFERÍA, APARATOS DE COCCIÓN, DE VAPOR, DE CALEFACCIÓN, DE REFRIGERACIÓN, DE VENTILACIÓN Y SECADO; LÁMPARAS Y REFLECTORES DE ILUMINACIÓN.16: PINCELES, BROCHAS, RODILLO.19: PISOS NO METÁLICOS, MADERA DE OBRA, TABLEROS DE MADERA, MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, TEJAS NO METÁLICAS, PUERTAS NO METÁLICAS, ARMAZONES DE PUERTAS NO METÁLICOS, BASTIDORES DE PUERTAS NO METÁLICOS, MARCOS DE PUERTAS NO METÁLICOS, VENTANAS NO METÁLICAS, CONTRAVENTANAS NO METÁLICAS, VIDRIO DE CONSTRUCCIÓN, TUBOS NO METÁLICOS.35: SERVICIOS DE IMPORTACIÓN, VENTA, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HIERRO EN BRUTO O SEMIELABORADO, HERRAJES, HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS, HERRAMIENTAS ACCIONADAS MANUALMENTE, MADERA DE OBRA Y TABLEROS DE MADERA Y ARTÍCULOS CONSTRUCCIÓN, DE FERRETERÍA, GRIFERÍA, MATERIAL TUBERÍA, DE INSTALACIONES SANITARIAS, COCINAS, BAÑOS, PINTURAS, PISOS, VENTANAS, PUERTAS, PRODUCTOS ALUMBRADO, DE ASEO, PRODUCTOS ELECTRODOMÉSTICOS, DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS, CABLES, ENCHUFES, TOMAS DE CORRIENTE, APARATOS DE LIMPIEZA, MATERIALES PARA ARTISTAS.37: SERVICIOS DE ALQUILER DE MÁQUINAS DE CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTAS, CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN. 39: SERVICIOS LOGÍSTICOS DE TRANSPORTE, TRANSPORTE DE PRODUCTOS40: TRATAMIENTO DE MATERIALES USADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE CORTE DE PRODUCTOS…”, con vigencia hasta el 10 de marzo de 202526. 26 Archivo 23125125--0000000008, ubicado en la carpeta 001-PRESENTACIÓN DEMANDA, a su vez en 2023-125125-suspensivo, de la carpeta 01PrimeraInstancia. 31 Verbal 001 2023 25125 01 Por su parte, la intimada identifica su actividad, esto es, la comercialización de algunos de los productos antes enunciados clase 35-27, con los siguientes signos: En instagram28: En la solicitud de radicación de signos distintivos29: En facebook30: 27 Archivo 23125125--0000000022, ubicado en la carpeta 001-PRESENTACIÓN DEMANDA, a su vez en 2023-125125-suspensivo, de la carpeta 01PrimeraInstancia. 28 Archivo 23125125--0000000013, ubicado en la carpeta 001-PRESENTACIÓN DEMANDA, a su vez en 2023-125125-suspensivo, de la carpeta 01PrimeraInstancia. 29 Archivo 23125125--0000000022, ubicado en la carpeta 001-PRESENTACIÓN DEMANDA, a su vez en 2023-125125-suspensivo, de la carpeta 01PrimeraInstancia. 30 Archivo 23125125--0000000012, ubicado en la carpeta 001-PRESENTACIÓN DEMANDA, a su vez en 2023-125125-suspensivo, de la carpeta 01PrimeraInstancia. 32 Verbal 001 2023 25125 01 En su página web31: 31 Archivo 23125125--0000000012, ubicado en la carpeta 001-PRESENTACIÓN DEMANDA, a su vez en 2023-125125-suspensivo, de la carpeta 01PrimeraInstancia. 33 Verbal 001 2023 25125 01 En este contexto, dado que las marcas de titularidad de la actora como los signos empleados por la pasiva están compuestos por elementos denominativos y gráficos, el cotejo ha de efectuarse según las reglas trazadas para confrontar los signos mixtos.
Así, se encuentra que mientras la actora es titular, por un lado, de unas marcas mixtas en las que predominan los elementos denominativos, esto es, las palabras “CONSTRUCTOR”, “CONSTRUCTOR SODIMAC CORONA” y “CONSTRUCTOR URBANO”, sobrepuestas sobre un rectángulo de color amarillo, en el que resalta el vocablo “CONSTRUCTOR” en letra negrita y mayúscula; las restantes palabras se encuentran en consonantes y vocales de menor tamaño, en colores amarillo, rojo y azul, acompañadas de la gráfica de una casa en colores azul, blanco, rojo y naranja, en uno de los cuales el borde superior e inferior lo conforman líneas diagonales en negro; la demandada usa los siguientes signos nominativos compuestos para denominar los establecimientos de su propiedad: “OUTLET CONSTRUCTOR”, “OUTLET CONSTRUCTOR By Fluid Pack ” y “OUTLET CONSTRUCTOR Especialistas en Redes para la Conducción”, en los cuales la palabra “OUTLET”, aparece en letra mayúscula, de mayor tamaño y resaltada encerrada en un rectángulo que a un lado tiene el dibujo de unas etiquetas con el signo “%” y en el otro un casco utilizado para labores de construcción; en menor dimensión debajo de aquel vocablo se encuentra “CONSTRUCTOR”, cuya segunda vocal “o” la conforman un par de signos de llave con un punto en el centro, y en una longitud menor aparecen los restantes términos; todo ello en colores blanco, gris y naranja.
Además, en uno de los signos se emplea la imagen de una grúa y en alguno los signos de llave antes mencionado de fondo. 34 Verbal 001 2023 25125 01 Así las cosas, siguiendo las pautas de confrontación entre las marcas y signos empleados por las litigantes se tiene que en estos predominan los elementos nominativos, por tener mayor impacto en la mente del consumidor las palabras empleadas sobre los gráficos, por ende, debe aplicarse la subregla antes mencionada, relativa a que la comparación debe surtirse entre tales vocablos, sin que sea necesario efectuar algún análisis sobre los gráficos.
Ahora, las memoradas marcas y signos solo tienen en común la expresión “CONSTRUCTOR”, la cual es un vocablo evocativo, por cuanto genera una idea sobre el servicio que busca amparar. En este sentido, debe tenerse en cuenta que la Autoridad Andina ha precisado que: “…Un signo tiene la capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo…”32.
Lo anterior descarta que el vocablo “CONSTRUCTOR” se considere como un signo descriptivo y, por ende, sea excluido del cotejo, pues no cumple con los presupuestos para considerarse como tal, ya que a voces del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: “…Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características del o propiedades de los productos, tales como su calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. la denominación descriptiva responde a 32 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación Prejudicial número 64-IP-2021 de fecha 25 de agosto de 2021. 35 Verbal 001 2023 25125 01 la formulación de la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio por el cual se indaga, y dicha pregunta se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate…”33. De manera que aclarado como está que la palabra “CONSTRUCTOR” es un signo evocativo, por tener relación con elementos y productos para la construcción, y servicios asociados a esta actividad, también se ha dicho sobre tal término que “…encuentra debilidad e inapropiabilidad en exclusiva por parte de un solo agente del mercado…”¸ - resaltado propio del texto original- conforme lo puntualizó en el acto administrativo que concedió el registro de la marca mixta “CONSTRUCTOR”34.
Tal conclusión encuentra respaldo en el criterio trazado por la Autoridad Andina, según la cual: “…entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcariamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.
Esto se da en el caso de los signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos…”35. De consiguiente, en coherencia con los anteriores lineamientos, pese a la semejanza ortográfica, fonética, conceptual e ideológica que 33 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación Prejudicial número 73-IP-2021 de fecha 21 de junio de 2021. 34 Folio 11 del archivo 23125125--0000000009, ubicado en la carpeta 001-PRESENTACIÓN DEMANDA, a su vez en 2023-125125-suspensivo, de la carpeta 01PrimeraInstancia. 35 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial número 630-IP-2015 de fecha 25 de julio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 2752 de 11 de julio de 0216. 36 Verbal 001 2023 25125 01 pueda tener el concepto “CONSTRUCTOR”, de usanza de las dos litigantes, lo cierto es que, al ser este un signo débil, su uso está permitido a los demás agentes del mercado.
A lo que se suma que, por el mismo al estar acompañado, de expresiones como “OUTLET”, “By Fluid Pack ” y “Especialistas en Redes para la Conducción”, en el caso de la demandada, permite que se diferencie de las marcas mixtas registradas por la precursora como “CONSTRUCTOR”, “CONSTRUCTOR SODIMAC CORONA” y “CONSTRUCTOR URBANO”. Además, no debe soslayarse que cada uno de los memorados signos se encuentran escritos con una tipografía especial, una posición específica y colores determinados que los identifican, al punto que la expresión “CONSTRUCTOR”, utilizada por la activa es la que se destaca entre los elementos denominativos, mientras que la empleada por la pasiva tiene una ubicación secundaria a la palabra “OUTLET” -conforme se describió líneas atrás-,lo cual permite que un consumidor medio, más aún uno selectivo o especializado, al adquirir cualquier producto o los servicios brindados por la compañía intimada los diferencie de los comercializados por la sociedad actora, y adviertan que tienen un origen empresarial diferente.
Por todo ello, se desecha, que el uso del aludido vocablo por parte de la convocada cree confusión o riesgo de asociación en el mercado. Ergo, en coherencia con lo expuesto ningún reproche merece el Juzgador de primer grado por la conclusión a que arribó, la cual no podía ser otra diferente a que, aun siguiendo exhaustivamente las reglas y subreglas para el cotejo de los signos en conflicto, no se configura la infracción marcaria alegada, pues pese al registro de la marca “CONSTRUCTOR”, la debilidad de esta expresión por relacionarse con los productos que comercializa, no impiden que otros actores del comercio la empleen, a lo que se suma que los 37 Verbal 001 2023 25125 01 vocablos que acompañan tal término, las características de su tipografía y la posición que a cada uno ellos le dieron las partes para identificar sus servicios, permiten diferenciar la fuente empresarial de los mismos. 6.5.
Superado el anterior tópico, acota la Sala que no constituye el desconocimiento de la seguridad jurídica y los derechos adquiridos, por no reparar en la desestimación de las solicitudes de registros marcarios efectuadas por terceros, de los signos mixto “CONXTRUCTOR”36 y “CarritoConstructor”37, para con estribo en ello examinar acoger las peticiones, pues el análisis efectuado se hizo respecto de elementos denominativos y gráficos con características diferentes a los aquí analizados, razón por la cual no podían tales pronunciamientos administrativos constituir un soporte para zanjar este asunto. 6.6.
De otra parte, si bien no desconoce este Colegiado que según el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina “…[l]a notoriedad de un signo es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de una prueba hábil ante el juez o la oficina nacional competente, según el caso…[ y que, en efecto,] el artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad…, [razón por la cual ha dicho que] para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como lo dispone la citada norma, lo cual puede demostrarse mediante cualquier medio probatorio regulado por la norma procesal interna, de complemento indispensable…”38; no es menos cierto que en el sub lite, la parte demandante incumplió con dicha carga, en la medida que no aportó en la oportunidad 36 Archivo 23125125--0000000010, ubicado en la carpeta 001-PRESENTACIÓN DEMANDA, a su vez en 2023-125125-suspensivo, de la carpeta 01PrimeraInstancia. 37 Archivo 23125125--0000000011, ubicado en la carpeta 001-PRESENTACIÓN DEMANDA, a su vez en 2023-125125-suspensivo, de la carpeta 01PrimeraInstancia. 38 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación Prejudicial número 153-IP-2022 de fecha 22 de mayo de 2023. 38 Verbal 001 2023 25125 01 procesal pertinente, en cualquiera de las instancias, elemento de juicio que refrendara la notoriedad de la marca que adujo infringida para la época en que se incoó la acción, lo cual solo pretendió cumplir cuando ya le había precluido la oportunidad para el efecto, es decir, en el momento de sustentar la alzada -al arrimar la Resolución 58817 de 28 de septiembre de 2023 que demuestra el citado aspecto-39.
En gracia de discusión, si se tuviera por acreditada esta circunstancia, ello no cambia lo analizado en el sentido que no está probada la infracción por ser la marca débil. 6.7. Concerniente a los resultados que arrojó el Estudio de Mercado efectuado por el Centro de Investigación del Consumidor no se realizará apreciación alguna, en razón a que no fue alegado en la oportunidad para indicar los reparos concretos.
Carga necesaria que la pasiva acatara, pues, al tenor del artículo 320 del Código General del Proceso, en consonancia con el inciso 2° del numeral 3° del canon 322 ejúsdem, el superior solo debe pronunciarse sobre “…los reparos concretos formulados por el apelante…”, que hayan sido sustentados. 6.8. Ante el fracaso de los desencuentros de la opugnante, se convalidará el pronunciamiento apelado, con condena en costas a la litigante-numeral 1°del artículo 365 ibidem-. 7.
DECISIÓN En virtud de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D. C., en SALA QUINTA CIVIL DE DECISIÓN, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 39 Folios 50 al 89 del archivo 11SustentaciónRecursoApelación. 39 Verbal 001 2023 25125 01
RESUELVE
7.1. CONFIRMAR la sentencia calendada el 23 de noviembre de 2023, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio – Delegatura Para Asuntos Jurisdiccionales. 7.2. CONDENAR en costas a la recurrente vencida. Liquidar por secretaría en la forma dispuesta en el artículo 366 del Código General del Proceso. 7.3. ENVIAR esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, conforme lo impone el inciso 3°, artículo 128 del Estatuto de la Corporación40.
Cumplir por secretaría. 7.4. DEVOLVER en oportunidad el expediente al estrado de origen, previas las anotaciones de rigor. La Magistrada ponente señala como agencias en derecho la suma de $3´000.000,oo.
NOTIFÍQUESE. 40 Norma que dispone: “En cumplimiento de las disposiciones de este Capítulo los jueces nacionales deberán enviar al Tribunal las sentencias dictadas en los casos objeto de interpretación prejudicial”. 40 Firmado Por: Clara Ines Marquez Bulla Magistrada Sala 003 Civil Tribunal Superior De Bogotá D.C., Angela Maria Pelaez Arenas Magistrada Sala 009 Civil Tribunal Superior De Bogotá D.C., Sandra Cecilia Rodriguez Eslava Magistrada Sala Civil Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 Código de verificación: 6eb06367fa296ad67b0b6fecef061417a5d1da45fd661ff08f47c6e242f2d4d7 Documento generado en 05/07/2024 04:31:18 p. m. Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica