REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SALA CIVIL Bogotá, D.C., diez (10) de julio de dos mil veinticuatro (2024). Expediente No. 11001-31-99-001-2022-61394-01. Demandante: EDGAR BENICIO GÓMEZ CASTRO. Demandado: LABORATORIO FABELLA DE COLOMBIA LTDA PROVITABELL LTDA. Revisado el asunto con miras a proveer, se observa que es necesario presentar consulta de interpretación prejudicial acorde con lo indicado en el artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y disponer la suspensión del trámite.
CONSIDERACIONES En virtud del mandato contenido en el artículo 227 de la Constitución Política, es obligación del Estado promover la integración económica, social y política de Colombia, especialmente, con los países de América Latina y del Caribe, sentir del constituyente que reflejó el avance dado en el marco de una voluntad asociativa materializada a través de mecanismos de cooperación trasfronteriza, como el Acuerdo de Integración Subregional Andino del 26 de mayo de 1969 integrado al ordenamiento jurídico mediante la Ley 8ª de 19731.
En su estructura orgánica, se previó la creación de un Tribunal de Justicia andino, responsable, entre otras cosas, de la uniformidad de las normas comunitarias y su armonización con la jurisprudencia de cada Estado parte, por ende, en aquellos casos internos en los que la controversia involucre la aplicación de disposiciones del derecho comunitario, se estableció el mecanismo de interpretación prejudicial mediante el cual asume la tarea de explicar su contenido y alcance. 1 CSJ.
SC713-2022 del 27 de abril de 2022. M.P. Luis Alonso Rico Puerta. Así, acorde con lo indicado en los artículos 33 del Tratado de Constitución2 y 123 del Estatuto del Tribunal3, al prever que, en el presente asunto, el problema jurídico requiere la aplicación del canon 155 de la Decisión Andina 486 de 2000, particularmente lo relativo a la autorización del uso de la marca y las medidas que puede adoptar el titular del derecho ante la falta de consentimiento en la utilización del signo, este Tribunal hará uso del mecanismo de interpretación prejudicial contenido en el artículo 123 de la Decisión 500 de 2001, regulado por la disposición 125 ejusdem, el cual exige lo siguiente: a) El nombre e instancia del juez o tribunal nacional consultante: República de Colombia.
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil. Corporación que, en el presente asunto, actúa como juez de última instancia. b) La relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere: expresión “sin su consentimiento”, contenida en el inciso primero del artículo 155 de la Decisión Andina 486 de 2000. c) La identificación de la causa que origine la solicitud: Causa promovida por infracción a los derechos de propiedad industrial (marcarios), adelantada por Édgar Benicio Gómez Castro contra Laboratorio Fabella de Colombia Ltda. – Provitabell Ltda. Tramitada bajo el expediente No. 11001-31-99-001-2022-61394-01. d) El informe sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes para la interpretación. Causa petendi4.
El demandante adelantó ante la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, acción de protección a la propiedad industrial. Deprecó la declaración de la conducta infractora de los derechos marcarios de Édgar Benicio Gómez Castro de conformidad con los artículos 155 literales a), b), c) y d) y 238 de la Decisión 486 de 2000 y, en 2 Formalizado en la Decisión 472.
Codificación del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3 Contenido en la Decisión No. 500 de 2011. Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 4 Carpetas Nos. 008-PRESENTACION DEMANDA y 014-SUBSANACION DEMANDA consecuencia, solicitó se dicten órdenes encaminadas a prohibir a Provitabell Ltda. el uso de la marca mixta “Vitafrancesa” o cualquiera de sus formas fonéticas (idénticas o similares), en sus productos, publicidad y distintos canales de comercialización, además de la respectiva condena al pago por los perjuicios causados.
Para respaldar sus pretensiones explicó, en apretada síntesis, que es propietaria del signo “Vitafrancesa”, registro que ostenta desde el año 2018 y que Provitabell Ltda. lo ha usado sin autorización. Más adelante, en interrogatorio de parte, los intervinientes coincidieron en que entre ambos existió una relación mercantil para la fabricación de suplementos dietarios y vitamínicos y que, para lo que interesa al presente litigio, Édgar Benicio Gómez Castro autorizó al laboratorio accionado a reproducir y distribuir comercialmente su fórmula bajo los nombres de “Bitafrancesa” y “VIT-AFRANCE”.
No obstante, ante la ruptura del referido nexo contractual, el señor Gómez Castro permitió que Provitabell comercializara el “Bitafrancesa” y el “VIT-AFRANCE” hasta el 31 de diciembre de 2021. Esto, según el dicho del accionante, con el fin que la sociedad demandada no “perdiera” el dinero invertido en la producción de la mercancía. Sin embargo, cumplido el plazo límite, la convocada continuó vendiendo los suplementos “Bitafrancesa” y “VIT-AFRANCE”, cuestión que configuró la infracción marcaria alegada en el petitum.
Decisión5. El Delegado de primera instancia, en audiencia del 21 de marzo de 2024, denegó las pretensiones. Para el efecto, sostuvo que Édgar Benicio Gómez Castro no demostró con suficiencia que, con posterioridad al 31 de diciembre de 2021, Provitabell Ltda. hubiera continuado con la explotación de la marca sin autorización del titular. Inconforme, la defensa del señor Gómez Castro apeló el fallo y solicitó al Tribunal se acceda a la reclamación deprecada.
Ahora bien, para lo que interesa a la interpretación prejudicial y de conformidad con el recurso presentado por el extremo demandante, 5 Carpeta No. 045-VIDEO Y ACTA DE AUDIENCIA No. 732 DE 2024 encuentra la Corporación que, en el fallo de última instancia, se deben abordar tres aspectos relevantes de la norma comunitaria. Veamos. Primero: Indica el artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 que “[e]l registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos” y procede a enlistar los eventos que configurarían infracción marcaria.
No obstante, en el sub judice, se encuentra el Tribunal ante la particularidad de que Édgar Benicio Gómez Castro, en un primer momento, sí permitió a Provitabell Ltda. la reproducción de su fórmula y la denominación del producto bajo los nombres de “Bitafrancesa” y “VIT-AFRANCE”, expresiones que, como indicó la Superintendencia de Industria y Comercio en el curso de la medida cautelar anticipada, guarda idéntica relación fonética con la marca “Vitafrancesa”.
Luego, en el fallo que resuelva definitivamente el litigio, es necesario verificar el alcance temporal de la expresión resaltada y los efectos de la terminación del acuerdo entre las partes, una vez se ha obtenido consentimiento para la utilización del signo. Segundo: De advertirse la falta de autorización a Provitabell Ltda., en punto al uso de los derechos marcarios del señor Gómez Castro, se estudiará la incursión de la accionada en las conductas establecidas en los literales a), b), c) y d) del artículo 155 ibidem.
Tercero: Y finalmente, si se da por probada la infracción alegada, se analizará la acreditación de un daño susceptible de ser reparado a partir del sistema de multas preestablecidas del Decreto 2264 de 2014 nacional, según autorizan los artículos 155, 234 y 243 de la Decisión. Lo anterior, entonces, bastaría para elevar consulta prejudicial según indica el canon 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia andino, pues como se dijo con anterioridad, se trata de aplicar normas contenidas en el ordenamiento jurídico de la comunidad.
No obstante, según el Acuerdo 06-2023-TJCA y antes de proceder con la interpretación, es necesario proceder en el siguiente sentido: 1) Determinar si en el caso se requiere la aplicación o se controvierte una o más normas del ordenamiento. Como viene de verse, para dirimir la última instancia, es imperativo dar aplicación a los 155 literales a), b), c) y d), 234 y 243 de la Decisión. 2) Determinar si existe un acto aclarado.
Conforme a la jurisprudencia del acto aclarado, no es necesario formular nueva consulta y, para tal fin, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina estableció los siguientes medios de búsqueda: i) Consulta en la página web, en el cual deben revisarse, además de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena6, el “índice de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado”7, el repositorio de providencias8 y el índice temático de interpretaciones emitidas9.
Así pues, efectuadas las verificaciones en las herramientas a que se ha hecho alusión, bien pronto emerge que, para el artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, en documento 243-IP-2022 del 17 de mayo de 2023, el Tribunal andino memoró las consideraciones vertidas en los análisis 15-IP-2020 del 06 de mayo de 2022, 339-IP-2015 del 18 de agosto de 2016, 42-IP-2017 del 07 de julio de 2017 y 103-IP-2022 del 19 de octubre de 2022, para dilucidar lo relativo a las infracciones marcarias previstas en los literales del canon analizado.
De igual forma, en punto a los preceptos 234 y 243 ibid., se han emitido, entre otros, el concepto 318-IP-2021 del 15 de diciembre de 2022, en el cual el TJCA abordó los criterios a tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización por perjuicios y, más recientemente, en el documento 243-IP-2022 del 17 de mayo de 2023, se aclaró lo relativo a la posibilidad de los Países Miembros de fijar un sistema de tarifas preestablecidas para el resarcimiento de los daños causados en asuntos de infracción marcaria, materia sobre la cual gravita uno de los ejes centrales de la demanda de Édgar Benicio Gómez Castro.
Sin embargo, respecto a la expresión “sin su consentimiento” contenida en la premisa inicial del artículo 155 y que prevé, en ese 6 Ver https://www.comunidadandina.org/normativa-andina/gacetas/ Ver https://www.tribunalandino.org.ec/index.php/indice-de-criterios-juridicosinterpretativos-que-constituyen-acto-aclarado/ 8 Ver https://www.tribunalandino.org.ec/index.php/repositorio-de-providencias-queestablecen-un-acto-aclarado/ 9 Ver https://www.tribunalandino.org.ec/index.php/jurisprudencia/clasificacion_tematica/ 7 sentido, la posibilidad de utilizar un signo con autorización de su titular, no se halló enlistado ningún concepto comunitario previo. ii) Consulta vía correo electrónico, en la cual mediante mensaje de datos informal, directo y sucinto dirigido al buzón consultas_acto_aclarado@tribunalandino.org, el Juez está en la posibilidad de verificar si un tema o norma ha sido objeto de interpretación prejudicial y si constituye o no acto aclarado.
Superado lo anterior, en correo del 08 de julio de 2024, se solicitó al TJCA informara “si se han efectuado interpretaciones judiciales con alcance de acto aclarado” frente al artículo 155 y, “[e]specíficamente, respecto a la expresión “sin su consentimiento" y al alcance temporal que puede tener la autorización de un titular de un registro que, luego de varios años de permitir a otro productor-fabricante el uso de su marca en los productos de aquel, decidió retirar el permiso y, ante la continuidad del uso supuestamente no autorizado, demandar la infracción”10.
A su turno, el Tribunal Andino11 aludió a la providencia 243-IP2022 del 17 de mayo de 2023, con el propósito de “revisar los criterios jurídicos interpretativos contemplados en las providencias citadas previamente y deberá analizar si se vinculan o no con el asunto controvertido del caso concreto que se tramita ante su despacho”. Sin embargo, tras verificar la preanotada decisión comunitaria12, encuentra este Tribunal que los tópicos abordados no desarrollan, en ninguno de sus acápites, la posibilidad de autorizar a un tercero al uso de una marca y, menos aún, el alcance temporal que puede tener un permiso que es revocado.
Esto, en tanto las infracciones enlistadas en los literales de la norma 155 ejusdem¸ son susceptibles de materializarse cuando no se tiene el consentimiento del titular, cuestión que – se insiste – no ocurre en este caso pues Édgar Benicio Gómez Castro si autorizó a Provitabell Ltda., a utilizar la expresión fonética “Vitafrancesa” y similares en los productos de la demandada, muy a pesar que luego sus relaciones contractuales se finiquitaron y, en consecuencia, se retiró la mencionada anuencia. 10 Archivo No. 11CorreoInformalTJCA.pdf. 11 Archivo No. 13OficioRespuestaTJCA.pdf. 12 Ver https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205187.pdf De donde emana que, pese a que el precepto 155 de la Decisión 486 de 2000 que regula los supuestos fácticos que constituyen infracción marcaria ya fue objeto de acto aclarado por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, lo cierto es que no ocurre lo mismo para la expresión “sin su consentimiento” y los efectos que puede tener una autorización temporal para el uso de la marca, frente a la cual no se halló ninguna interpretación. Cuestión que implica necesariamente la suspensión del asunto del epígrafe para obtener pronunciamiento comunitario.
Así lo recalcó el TJCA en un alcance al correo electrónico de la misma fecha: “luego de que usted revise la jurisprudencia del Tribunal emitida en el proceso 243IP-2022 y recopilada en el Índice, en caso de requerir una ampliación de los criterios allí contenidos, o de contar con preguntas en abstracto sobre situaciones hipotéticas, corresponde remitir al correo de la Secretaría General del Tribunal, la respectiva solicitud de interpretación prejudicial” (se destaca)13. e) El lugar y dirección en que el juez o tribunal recibirá la respuesta a su consulta: Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, con sede en la Avenida 24 No. 53-28, Oficina 305 C, Bogotá, Colombia, Tel (601)4233390 Extensión 8349.
Correo electrónico: secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co. SOLICITUD DE INTERPRETACIÓN De conformidad con lo expuesto en premisas precedentes, se solicita, respetuosamente, la interpretación de la expresión “sin su consentimiento” contenida en el inciso primero del artículo 155 de la Decisión Andina 486 de 2000 en los siguientes escenarios: 1.
¿Cuál es el alcance que debe darse a la expresión “sin su consentimiento” del artículo 155 de la Decisión Andina 486 de 2000? 2. ¿La sola autorización verbal del titular a un tercero para el uso de la marca evita la consolidación de conductas de infracción marcaria a voces del artículo 155 ibidem?, o, por el contrario, ¿se requiere que entre las partes exista un contrato de licenciamiento escrito y 13 Archivo No. 14AlcanceRespuestaTJCA.pdf. registrado ante la autoridad nacional (artículo 162 ejusdem) o un acuerdo de coexistencia de marcas para que, del mismo, pueda predicarse el consentimiento en la utilización del signo? 3.
¿Cuál es el alcance temporal de una autorización verbal para el uso de la marca por parte de un tercero? O, antes bien, ¿la sola tolerancia del uso en un determinado momento es suficiente para perpetuar en el tiempo, el consentimiento en la utilización de la marca en productos que no son fabricados por el titular del signo distintivo? 4. En esa línea, retirada la autorización verbal, ¿está al arbitrio de las partes consentir el plazo máximo para la utilización de la marca? o, por el contrario, ¿existe una forma de fijar el límite temporal teniendo en cuenta la necesidad de comercializar los productos fabricados en el tiempo que subsistió la autorización del uso marcario? 5.
De acordarse por las partes el plazo para dar por finalizada la autorización, ¿qué ocurre con los productos marcados que no logren ser comercializados una vez venza el término para el uso marcario? Por lo expuesto, la SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, RESUELVE:
PRIMERO: PRESENTAR ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, consulta obligatoria de Interpretación Prejudicial de la expresión “sin su consentimiento” contenida en el inciso primero del artículo 155 de la Decisión Andina 486 de 2000, para responder a los interrogantes enunciados en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: SUSPENDER el término para resolver esta instancia, hasta que se reciba la interpretación prejudicial, proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
TERCERO: ORDENAR a la Secretaría remitir el oficio al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sin que sea necesario, para el efecto, como lo ha explicado esa autoridad, realizar el trámite de exhorto por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores.
CUARTO: REMITIR junto a la anterior comunicación, copia del expediente digitalizado.
QUINTO: INFORMAR al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que podrá enviar la respuesta, a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, con sede en la Avenida Calle 24 No. 53-28, Oficina 305 C, Bogotá, Colombia, Teléfono (601) 4233390 Extensión 8349 Correo secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co. Notifíquese y Cúmplase, FLOR MARGOTH GONZÁLEZ FLÓREZ MAGISTRADA electrónico: