TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SALA SÉPTIMA CIVIL DE DECISIÓN Bogotá D.C., dieciocho de julio de dos mil veinticuatro 11001 3199 001 2023 19034 01 Ref. proceso verbal por infracción de patente de Telefonaktiebolaget LM Ericsson frente a Lenovo Asia Pacific Limited Sucursal Colombia Se decide la apelación que formuló la demandada contra los autos del 14 de diciembre de 2023, con el que se fijó el monto de la caución previo al decreto de medidas cautelares y de 22 de enero de 2024, mediante el cual la Delegatura Para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio decretó algunas de las cautelas que reclamó la demandante en defensa de la patente “monitoreo de espacio de búsqueda en redes de comunicación inalámbrica”, en contra de la hoy apelante.
1. LOS AUTOS APELADOS. 1.1. Aseveró el fallador a quo en su auto de 14 de diciembre de 2023 que era viable el decreto de algunas medidas cautelares por cuanto la actora “cumplió con todas las obligaciones a su cargo como titular de una SEP del estándar 5G; sin embargo, LENOVO se rehúsa a suscribir una licencia global lo cual pone en situación de infracción a todas sus subsidiarias y empresas que venden, fabrican, importan y comercializan productos Motorola”.
Por ese motivo fijó una caución de $900’000.000. 1.2. Posteriormente, una vez se constituyó la respectiva caución, mediante providencia de 22 de enero de 2024 se decretaron las decretó algunas de las cautelas reclamadas sobre cuya viabilidad hoy se pronuncia el suscrito Magistrado1. 1 “PRIMERO: ADMITIR la caución prestada por TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (Publ).
SEGUNDO: En consecuencia, DECRETAR en favor de TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (Publ), las siguientes medidas cautelares: (i) ORDENAR a LENOVO (ASIA PACIFIC) LIMITED que cese o se abstenga de inmediato de importar a la República de Colombia los siguientes productos: Motorola ThinkPhone (Modelo XT2309-2), Motorola Razr 40 Ultra (Modelo XT2321-1), Motorola Razr 40 (Modelo XT2323-1), Motorola Edge 40 (Modelo XT2303-2), Motorola Edge 30 Ultra (Modelo XT2241-2), Para ello sostuvo que “las cautelas anunciadas y que serán decretadas en este auto, resultan necesarias para proteger el derecho presuntamente vulnerado al solicitante, ya que impiden la comisión de los actos de infracción como la importación, distribución y comercialización de productos que utilizan la patente de titularidad del accionante; es efectiva por cuanto protege el patrimonio del solicitante ante un eventual fallo favorable a sus intereses; y, resulta proporcional, al apuntar a la protección del derecho en disputa ordenando retirar sólo aquellos productos que presuntamente usan la patente de invención de la demandante para obtener un beneficio indebido al margen de las disposiciones sobre derechos de propiedad industrial que están en discusión”.
2. LOS RECURSOS DE APELACIÓN. La parte inconforme señaló: 2.1. Que “el 13 de octubre de 2023, Lenovo en nombre propio y de sus afiliadas, presentaron una demanda ante el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales en el Reino Unido (Tribunal del Reino Unido), solicitando la determinación de los términos FRAND para una licencia cruzada global para ser aplicada entre las partes.
El Tribunal del Reino Unido tiene amplia experiencia en la resolución de este tipo de controversias y es particularmente apropiado para resolver el presente Motorola Edge 30 Fusion (Modelo XT2243-1), Motorola Edge 30 Neo (Modelo XT2245-1), Motorola Edge 30 Pro (Modelo XT22101-1) y Moto G200 (Modelo XT2175-1). (ii) ORDENAR a LENOVO (ASIA PACIFIC) LIMITED que se abstenga de inmediato de ofrecer en venta en Colombia los siguientes productos: Motorola ThinkPhone (Modelo XT2309-2), Motorola Razr 40 Ultra (Modelo XT2321-1), Motorola Razr 40 (Modelo XT2323-1), Motorola Edge 40 (Modelo XT2303-2), Motorola Edge 30 Ultra (Modelo XT2241-2), Motorola Edge 30 Fusion (Modelo XT2243-1), Motorola Edge 30 Neo (Modelo XT2245-1), Motorola Edge 30 Pro (Modelo XT22101-1) y Moto G200 (Modelo XT2175-1).
(iii) ORDENAR a LENOVO (ASIA PACIFIC) LIMITED que se abstenga de vender en Colombia los siguientes productos: Motorola ThinkPhone (Modelo XT2309-2), Motorola Razr 40 Ultra (Modelo XT2321-1), Motorola Razr 40 (Modelo XT2323-1), Motorola Edge 40 (Modelo XT2303-2), Motorola Edge 30 Ultra (Modelo XT2241-2), Motorola Edge 30 Fusion (Modelo XT22431), Motorola Edge 30 Neo (Modelo XT2245-1), Motorola Edge 30 Pro (Modelo XT22101-1) y Moto G200 (Modelo XT2175-1).
(iv) ORDENAR a LENOVO (ASIA PACIFIC) LIMITED el cese inmediato del uso de cualquier material publicitario que promocione u ofrezca los siguientes productos: Motorola ThinkPhone (Modelo XT2309-2), Motorola Razr 40 Ultra (Modelo XT2321-1), Motorola Razr 40 (Modelo XT2323-1), Motorola Edge 40 (Modelo XT2303-2), Motorola Edge 30 Ultra (Modelo XT2241-2), Motorola Edge 30 Fusion (Modelo XT2243-1), Motorola Edge 30 Neo (Modelo XT2245-1), Motorola Edge 30 Pro (Modelo XT22101-1) y Moto G200 (Modelo XT2175-1), a través de Internet, plataformas de redes sociales, medios de comunicación masiva, medios de prensa, plataformas electrónicas o cualquier otro medio similar.
(v) ORDENAR a LENOVO (ASIA PACIFIC) LIMITED notificar e informar a supermercados, minoristas, propietarios de plataformas de redes sociales, medios de comunicación masiva y plataformas de comercio electrónico dentro del territorio nacional sobre la existencia del actual procedimiento de medida cautelar preliminar, para que puedan tomar las medidas necesarias para cumplir con las órdenes emitidas por este Despacho.
TERCERO: ORDENAR a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) que prohíba la entrada a la República de Colombia de todos los siguientes productos: Motorola ThinkPhone (Modelo XT2309-2), Motorola Razr 40 Ultra (Modelo XT2321-1), Motorola Razr 40 (Modelo XT2323-1), Motorola Edge 40 (Modelo XT2303-2), Motorola Edge 30 Ultra (Modelo XT2241-2), Motorola Edge 30 Fusion (Modelo XT2243-1), Motorola Edge 30 Neo (Modelo XT2245-1), Motorola Edge 30 Pro (Modelo XT22101-1) y Moto G200 (Modelo XT2175-1)”.
OFYP 2023 19034 01 2 litigio ya que tanto Ericsson como el Demandado designaron a dicho Tribunal del Reino Unido para resolver cualquier disputa relacionada con su licencia cruzada, existente y diferente (que incluye derechos de SEP) entre ellos, y que Ericsson había solicitado previamente al Tribunal del Reino Unido establecer los términos FRAND de la licencia en un caso reciente con Apple Inc”; que “Ericsson está contractualmente obligado con la ETSI a licenciar sus SEPs a Lenovo la solicitud de medida cautelar se refiere a una supuesta infracción de los derechos de Ericsson sobre una supuesta SEP, que, en cualquier circunstancia, debe ser licenciada en condiciones FRAND, tal y como establece la Política de PI de ETSI. 2.2.
Que el monto de la caución por un monto de $900’000.000 “en ningún caso será suficiente para garantizar una debida compensación del daño irreparable que le causará al demandado la medida cautelar si el despacho finalmente emite una sentencia a su favor”. 2.3. Que la Delegatura Para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio “no es competente para revisar este caso, ya que se trata de un asunto contractual relacionado con un litigio de regalías bajo términos FRAND y no frente a una típica infracción de patente”. 2.4.
Que la materialización de las cautelas que se decretaron favorecería un monopolio en favor de Ericsson. 2.5. De manera subsidiaria, planteó la parte opositora que se suspenda el proceso de la referencia, por prejudicialidad, pues “entre Ericsson y Lenovo existen pleitos pendientes en el Reino Unido y en Estados Unidos que discuten el fondo de la solicitud de la medida cautelar”. 3.
LA RÉPLICA. La demandante sostuvo que “de ninguna forma en las pretensiones de la demanda, o las medidas cautelares solicitadas, ERICSSON solicitó a la SIC que decida sobre asuntos contractuales”; que “este no versa sobre el contrato sino sobre la infracción a los derechos de propiedad intelectual derivada de la falta de autorización”; que “los compromisos FRAND no implican una renuncia del titular de una SEP a demandar o buscar MCs ante hechos de infracción” y que “la solicitud de OFYP 2023 19034 01 3 suspensión por prejudicialidad no es procedente, puesto que no se cumplen los requisitos legales para ello”, como quiera que “las decisiones sobre la infracción en Colombia no interfieren con los litigios relacionados con la licencia en otras jurisdicciones”. 4.
En la oportunidad que consagra el numeral 3º del artículo 322 del C. G. del P., la inconforme solicitó tener en cuenta que en un asunto de similares contornos al que hoy se decide, el Magistrado Iván Darío Zuluaga Cardona mediante auto de 17 de mayo de 2024 confirmó la negativa de medidas cautelares similares en el proceso R. 110013103008 2023 00533 01.
RÉPLICA ADICIONAL. Frente a ese memorial, Ericsson destacó que “la decisión proferida por el Magistrado Zuluaga no es vinculante a todas las decisiones sobre SEPs”; que “el presente caso versa sobre una patente completamente diferente” y que “la decisión del Dr. Zuluaga omitió asuntos fundamentales a ser tenidos en cuenta en la decisión”.
La demandante solicitó que se tomara en consideración otro precedente del TSB, que avaló el decreto de medidas cautelares (auto de 29 de mayo de 2024, M. P., Martha Isabel García Serrano, R. 11001 3199 001 2023 20592 01) ante una situación que la actora estima similar. Por último, manifestó que “contrario a la argumentación del Magistrado Zuluaga, la decisión de la Magistrada Martha García estuvo de acuerdo con la SIC respecto a la esencialidad de la patente y sobre la idoneidad de las MC en casos sobre SEPs”.
CONSIDERACIONES 1. Sea lo primero destacar que la Decisión 486 de 2000, expedida por la Comunidad Andina de Naciones, consagra en su artículo 245, que “quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción ( )”.
A su turno, según el artículo 247, ejúsdem, “una medida cautelar sólo se OFYP 2023 19034 01 4 ordenará cuando quien la pide acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia”. Por su parte, el artículo 590 del C. G. del P. prevé, entre otras cosas, que “el juez tendrá en cuenta la apariencia de buen derecho, como también la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida”.
De antaño, la cautela ha sido vista como un mecanismo procesal instrumental, apto para proteger, de manera provisional, y mientras se dirima el respectivo litigio, la integridad del derecho sustancial materia de controversia. Esas medidas encuentran justificación en el fumus boni iuris (figura que se traduce en la existencia de un derecho radicado en cabeza del demandante que, prima facie, lleva a la conclusión al juez que, de no discutirse dicha apariencia, el derecho invocado es verosímil y factible) y en el periculum in mora (riesgo al que quedaría expuesta la efectividad del derecho, a causa del retardo en un pronunciamiento que resuelva de fondo el asunto).
Desde luego, la motivación inherente a esta suerte de decisiones no puede ser percibida como un pronunciamiento anticipado sobre lo que pudiera constituir el tema de fondo a dirimir con la correspondiente sentencia, sino apenas como una dilucidación, en los albores del proceso, sobre la viabilidad de la protección provisional de los derechos de la demandante para la eventualidad en que saliere victorioso.
Entonces, toda consideración de fondo, respecto del asunto es extraña a la decisión sobre la cautela, puesto que el momento procesal propicio para ello es la sentencia de mérito. 1.1. Ha de resaltarse, a continuación, que la apelante no puso en duda la titularidad de Ericsson, de la patente 37362, lo cual permite tener como tema pacífico lo concerniente a la legitimación por activa, para buscar la protección judicial de la “reivindicación 1 de la patente 37362”.
Tampoco ofrece mayor discusión el hecho de que la opositora utiliza la invención patentada por su contraparte en algunos de los teléfonos celulares que distribuye en el mercado colombiano con tecnología 5G. OFYP 2023 19034 01 5 Sobre el particular, Lenovo manifestó en su escrito de apelación, incluso, que tiene “intención de pagar de manera trimestral la tarifa actual de regalías 5G”, pero previa negociación de una licencia en términos “FRAND”. 1.2.
Sin embargo, así se admitiera en simple gracia de discusión, que los elementos de juicio de los que se dispone hasta ahora fueran seriamente indicativos de la comisión de la infracción o de su inminencia, ello sería insuficiente para soportar las cautelas materia de apelación. En líneas ulteriores se explicará que, por su ausencia brilla aquí lo concerniente a la necesidad y proporcionalidad de las medidas, elementos que no se pueden soslayar a la luz de las pautas que establece el supraindicado artículo 590 del C. G. del P. En torno al elemento de la “necesidad”, la doctrina2 ha precisado que la cautela de que se trate “sea indispensable para el cumplimiento de la sentencia, debiendo ser útil y efectiva para el caso concreto, por existir un riesgo que amerita ser atendido y evitar que se vulnere un derecho” y sobre la “proporcionalidad” que “según lo pedido y cuantificado en la demanda, debe ser razonable, acompasada con el monto de la pretensión para que no resulte exagerada.
El juez debe ponderarla decretando aquella cautela que se ajuste al caso concreto, sin olvidar que el demandado no ha sido condenado, y que a la vez sirva para materializar la pretensión en caso de que llegare a ser vencido”. Con su demanda de protección por infracción de patente, reclama la parte actora que se ordene a Lenovo, entre otras cosas, que “cese y desista de manera inmediata la importación a la República de Colombia de todos los productos infractores identificados en el ANEXO 233, ya que cumplen con la tecnología protegida por la Reivindicación 1 de la Patente 37362”. 2 Forero Silva, Jorge, Medidas Cautelares en el Código General del Proceso, Tercera Edición, Editorial Temis, año 2020, pp, 32 y 33. 3 OFYP 2023 19034 01 6 Como soporte de sus pretensiones se adujo que “la invención patentada ofrece un sistema que permite un monitoreo mejorado de los espacios de búsqueda común o específico, a efectos de reducir el tiempo invertido por parte del UE en identificar las señales de referencia que allí se encuentran” y que su contraparte distribuye en el mercado colombiano teléfonos celulares (Motorola) que utilizan la “invención titulada ‘monitoreo de espacio de búsqueda en redes de comunicación inalámbrica”, sin estar facultada para ello y sin pagar las tarifas “FRAND ofrecidas por Ericsson”.
En cuanto a esas tarifas destacó que en algunos países (con motivo de diferentes decisiones de la Corte Superior de Justicia del Reino Unido) se han fijado tarifas de entre el 1% y 0.8% “del precio de un Smartphone” y que “actualmente, LENOVO está comercializando los productos infractores identificados en el ANEXO 23 sin una licencia y se niega a seguir adelante con las negociaciones correspondientes, a pesar de los actos de ERICSSON, los cuales muestran su intención y compromiso de cumplir con sus obligaciones FRAND”. 1.3.
Ante una situación de muy similares contornos, el TSB, por auto de 25 de noviembre de 2022, M.P. Marco Antonio Álvarez Gómez, R. 110013103005202200024 01, sostuvo: “Corresponde, entonces, examinar si las medidas cautelares solicitadas son necesarias y proporcionales. Sobre el particular se recuerda que la necesidad es un requisito que guarda relación con la finalidad que tiene la orden cautelar solicitada, por lo que debe lucir indispensable para alcanzarla.
Desde luego que también concierne a la posible tardanza de la decisión definitiva que resuelva el litigio, para que no “sobrevenga un perjuicio o daño mayor del que se expone en la demanda, que, de no precaverse, transforme en tardío el fallo definitivo”. La proporcionalidad, por su lado, le impone al juez el deber de aquilatar el impacto de la medida suplicada frente a la parte que la soportaría y, dado el caso, respecto de terceros.
La decisión sobre la cautela obliga, entonces, a hacer un juicio de ponderación de derechos con el fin de establecer si su decreto podría provocar una injusta o desmedida afectación de derechos basilares o mínimos del infractor, en OFYP 2023 19034 01 7 atención, claro está, al provecho que obtendría el titular agraviado, pero también si irradiaría efectos en otras personas o la comunidad misma al punto de incidir en ciertos derechos y libertades.
En palabras de la Corte Constitucional, “ponderar si la restricción (…) que genera la medida cuestionada resulta equivalente a los beneficios que reporta, o si, por el contrario, ésta resulta desproporcionada al generar una afectación mucho mayor”16. Por tanto, debe existir -en lo posible- un equilibrio entre las restricciones que provoca la medida solicitada y los derechos que se buscan salvaguardar con su decreto y práctica.
En este punto se destaca que la medida cautelar debe, ante todo, ser razonable, por lo que ha de tener una justificación racional que atienda principios, valores y derechos, descartando toda posibilidad de capricho o arbitrariedad. La cautela, entonces, debe ser moderada, plausible y evitando extremos que, aunque válidos jurídicamente, tienen que descartarse para privilegiar, en principio, la opción más justa y, si se quiere, equitativa.
Lo razonable en estas materias vincula la finalidad perseguida con los medios utilizados para la protección del derecho. Pues bien, para establecer si las cautelas que la sociedad demandante requiere cumplen con tales parámetros, el Tribunal reparará en que, según lo afirmó Ericsson, este tipo de patentes necesariamente deben ser licenciadas.
(…) Luego, si Ericsson, en principio, en virtud de las regulaciones de la industria de las telecomunicaciones, tiene el deber de permitir el uso de su patente –por supuesto, bajo licencia-, no luce razonable y proporcionado que, para proteger la invención, se impida la importación, exportación, comercialización y uso de dispositivos o teléfonos celulares de la marca Apple con tecnología 4G, que es a la que se concreta este caso.
Expresado con otras palabras, si las partes concuerdan en que, en el proceso de estandarización, es común que los intervinientes patenten sus aportes tecnológicos para la creación del estándar, los cuales -necesariamente- deben ser licenciados en términos justos, razonables y no discriminatorios (FRAND, que es su sigla en inglés), pues no es posible restringir, so capa de una invención patentada, el uso o acceso a la tecnología móvil, las cautelas solicitadas son desmedidas si se repara en ese deber.
Incluso, tales cautelas, en ese contexto, podrían tener un impacto patrimonial más gravoso para la efectividad de las pretensiones económicas de la demanda que llegare a presentarse para hacer efectivo el derecho de patente. Más aún, podrían eventualmente incidir en el cumplimiento de las obligaciones que tiene Ericsson, dado que, tratándose de reivindicaciones de procedimiento, el titular de la patente, para preservar su derecho, debe explotar la invención en alguno de los países miembros de la comunidad andina, mediante “el uso integral del procedimiento patentado” (Dec. 486 de 2000, arts. 59 y 60), para lo cual la importación, aunque en sí misma insuficiente, sí constituye presupuesto.
Pero, además, las prohibiciones solicitadas pueden afectar otros derechos de la propiedad industrial que tenga Apple sobre los equipos que produce, sin que su ejercicio pueda verse comprometido por cuenta de la protección que, ciertamente, debe recibir la patente de Ericsson. Más aún, la prohibición de importar dispositivos o teléfonos celulares de esa marca (con tecnología 4G) y su comercialización, entre otras medidas solicitadas, podría comprometer, sobre la base de reconocer el deber de licenciamiento, la iniciativa privada, la libertad para ejercer actividades económicas y para competir libremente en el mercado, desde luego que con responsabilidad (C. Pol., art. 333), y por esa vía afectar derechos de los consumidores -que también tienen protección constitucional (art. 78)- en materia de telecomunicaciones, específicamente en materia de telefonía celular (cfme: Comisión de Regulación de Comunicaciones, OFYP 2023 19034 01 8 Régimen de protección comunicaciones). de los derechos de los usuarios de servicios de Por estas mismas razones, no parece lógico afirmar que la protección del derecho de patente de Ericsson impone -sí o sí- prohibirle a Apple que ejerza los derechos que considere tener en otras cortes nacionales o extranjeras, o, por el momento, en sede de medidas cautelares anticipadas, disponer que se haga publicidad relativa a la existencia del proceso, o vedar el uso de material para promocionar equipos en los que se emplee o cumpla con el estándar 4G (…)”. 1.4.
El caso que el suscrito Magistrado hoy examina se enmarca en una disputa entre un potencial licenciatario y el titular de una patente SEP4 –“Estándar Essential Patents- (así se dijo en la solicitud de medidas cautelares y se afirmó en el escrito de apelación). Entonces, y con apoyo en el material probatorio con que hasta ahora se cuenta, bien podría sostenerse a esta altura del proceso que las licencias y comercialización en general de ese tipo de patentes está sometida a las directrices FRAND del inglés “Fair, Reasonable, And NonDiscriminatory”.
Los dos extremos de este litigio plantearon, en su solicitud de cautelas y recurso de alzada, que a la patente de marras no son ajenos los términos FRAND, y que la negociación de la patente ha de fijarse en condiciones y regalías justas, razonables y no discriminatorias. El material probatorio hasta ahora recaudado (y sin desmedro de lo que pueda probarse en una fase posterior del litigio), también de alguna manera señala que, eventualmente, Ericsson estaría obligado a licenciar su patente SEP conforme a la política de propiedad industrial de ETSI 5 del inglés “European Telecommunications Standards Institute”.
En el antedicho escenario, no lucen indispensables ni proporcionales las medidas cautelares que dispuso el juez, en orden a garantizar la materialización del eventual éxito total o parcial de la demanda. 4 Las patentes esenciales estándar (SEP) se refieren a las invenciones que son necesarias para aplicar una norma o especificación técnica concreta. 5 Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones.
OFYP 2023 19034 01 9 Se insiste, la parte opositora no discute el derecho que como titular de la patente de marras detenta su contraparte. Tampoco desconoce, y menos a rajatabla que ella no está exenta de honrar lo atinente a los derechos económicos derivados de la licencia a pactar, eventualmente, en términos FRAND. 1.5. En reciente oportunidad, en un litigio suscitado entre las mismas partes que hoy se enfrentan en relación con otra patente SEP (utilizada para tecnología 5G), el TSB, auto de 17 de mayo de 2024, R. 110013103008 2023 00533 01, M.P., Iván Darío Zuluaga Cardona, señaló: “En la hora de ahora, no es factible con las pruebas obrantes, establecer la apariencia de buen derecho que exige la ley para el decreto de las medidas cautelares.
A su vez, vale la pena precisar, que la actora de acuerdo con las normatividades adoptadas por la Asamblea General del ETSI el 23 de noviembre de 1994, organización constituida en Francia para regular las normas técnicas necesarias para el desarrollo de un mercado europeo de las telecomunicaciones, en su calidad de titular tiene la responsabilidad de negociar las patentes, razón por la cual, de conformidad con lo expuesto por un mismo empleado de la demandante, Thomas Choi, en su declaración extraprocesal, desde 2017 se han efectuado negociaciones entre las partes en contienda para el uso del estándar 5G.
Además, en abril de 2022, la convocante le permitió a su contraparte, utilizar estas para avanzar en los diálogos de negociación. Ante esta circunstancia, no se observa que sea evidente la necesidad y efectividad de la medida, por cuanto entre las partes hace un tiempo considerable se han llevado a cabo actos tendientes a negociar la patente, con ocasión a que es necesaria esta negociación, de conformidad con la política DPI aprobada y adoptada por la Asamblea General del ETSI del 23 de noviembre de 1994” 1.6.
A semejanza de lo acontecido en las actuaciones que en precedencia conoció el TSB (R. 110013103008 2023 00533 01, M.P., Iván Darío Zuluaga Cardona y 110013103005202200024 01, M.P., Marco Antonio Álvarez Gómez), aquí tampoco las experticias que allegó la parte actora, elaboradas por los señores Gustavo Puerto Leguizamón y Juan Manuel Wilches Durán, muestran la trascendencia que Ericsson les atribuyó en su intento de mostrar la viabilidad de las cautelares que decretó el juez de primer nivel.
En rigor, esos dictámenes ofrecen claridad sobre aspectos irrelevantes en torno a las exigencias de necesidad y proporcionalidad de OFYP 2023 19034 01 10 las cautelas, que no se pueden desconocer a la luz de la norma que recoge el artículo 590 del C. G. del P. Fue así como los dos expertos pusieron de presente circunstancias que incluso resultan pacíficas: que la titular de la patente en cuestión es la parte actora; que la opositora distribuye en el mercado colombiano teléfonos celulares que utilizan la patente SEP de marras; y que entre las partes se han efectuado algunas tratativas de negociaciones tendientes a fijar los términos FRAND que gobernarían la licencia. Sin embargo, de la motivación y sustentación de esos dictámenes nada concreto se informa en punto a la necesidad y proporcionalidad de las cautelas sobre las que recae la alzada que tuvieran el alcance de dejar sin piso lo que se consignó en consideraciones precedentes. 1.7.
Para no dejar sin respuesta lo planteado por Telefonaktiebolaget LM Ericsson en su escrito de réplica, téngase en cuenta lo siguiente: Adujo la parte actora que, a diferencia de lo resuelto por el TSB, Magistrado Iván Darío Zuluaga Cardona (auto de 17 de mayo de 2024, R. 2023 00533 01), la Magistrada del TSB, Martha Isabel García Serrano (auto de 29 de mayo de 2024, R. 2023 20592 01) confirmó las medidas cautelares que se dispusieron en otro litigio, el que promueve Telefonaktiebolaget Lm Ericsson frente a Mps Mayorista de Colombia S.A. El suscrito Magistrado no puede aplicar el precedente horizontal emanado del proceso R. 11001 3199 001 2023 20592 01, principalmente por cuanto a lo dicho en precedencia con soporte en las pautas normativas, jurisprudenciales y doctrinarias que recién se consignaron, se añade que difiere ostensiblemente del que hoy se examina.
Véase que a la parte allí demandada se le atribuye una connotación de distribuidor de teléfonos celulares (MPS Mayorista de Colombia S.A.). Aquí, por el contrario, los contendientes son directamente el titular de la patente SEP y un posible licenciatario quienes, además, estarían OFYP 2023 19034 01 11 sometidos a los términos FRAND, según se trató con amplitud en anteriores acápites.
Además, el litigio que conoció, en segunda instancia, el Magistrado Zuluaga Cardona (R. 110013103008 2023 00533 01), se suscitó entre las mismas partes aquí en disputa (Ericsson y Lenovo, titular de la patente y posible licenciatario, respectivamente), también con motivo del intento de protección judicial de una patente SEP: “Diseños CSI-RS Basados en CDM para Mimo”.
Tanto en esa última oportunidad (R. 2023 00533 01), como ahora, el Tribunal se enfrentó a un litigio que versa sobre unas patentes que -en el criterio de la demandante- resultarían indispensables para el adecuado funcionamiento de la tecnología 5G de los teléfonos celulares que comercializa la opositora. Además, tanto las dos demandas, como lo que concierne al sustrato fáctico y jurídico de las respectivas solicitudes cautelares guardan estrecha similitud, esto es, que se prohíba la importación y distribución de algunos dispositivos celulares en el territorio colombiano por una eventual vulneración de una patente SEP.
Se concluye entonces, que el precedente que pudiera emanar del auto proferido por el TSB el 29 de mayo de 2024 (M.P. Martha Isabel García Serrano, R. 2023 20592 01), en esta oportunidad carece de la incidencia que Ericsson le atribuye. 1.8. En suma, el suscrito Magistrado revocará el auto 22 de enero de 2024, por cuyo conducto se decretaron las cautelas sobre las que recae la alzada. 2.
Con motivo de las restricciones que como juez de segunda instancia consagra el estatuto procesal, el suscrito Magistrado no se pronunciará en torno a solicitudes ajenas a las decisiones apeladas. OFYP 2023 19034 01 12 No en vano, el artículo 328 del C. G. del P., consagra que en apelación de autos “el superior solo tendrá competencia para tramitar el recurso, condenar en costas y ordenar copias”.
Aquí, las decisiones apeladas son únicamente las que se tomaron en los autos de 14 de diciembre de 2023, que fijó el monto de la caución previo al decreto de medidas cautelares y de 22 de enero de 2024, con el que se ordenó la práctica de las cautelas sobre las que recayó la apelación que de manera exitosa interpuso la demandada. Así las cosas, no se emitirán consideraciones respecto de las alusiones que la apelante hizo en torno a la eventual falta de competencia del juez accidental de primera instancia para impulsar el litigio, ni sobre la eventual procedencia de una suspensión por prejudicialidad por existir “entre Ericsson y Lenovo pleitos pendientes en el Reino Unido y en Estados Unidos que discuten el fondo de la solicitud de la medida cautelar”.
Sobre esos aspectos no versaron los autos apelados. 3. Prospera, por ende, la apelación que se interpuso contra el auto de 22 de enero de 2024. Ello, en atención a que del expediente no emerge que las medidas cautelares decretadas por el juez accidental a quo sean necesarias ni proporcionales para garantizar la efectividad del derecho que concierne a la demanda principal, con motivo, por vía de ejemplo, el retardo en un pronunciamiento que resuelva de fondo el litigio (periculum in mora), ni se evidencia circunstancia que habilite que conserven su vigencia siquiera parcialmente.
Lo anterior con soporte, según se explicó en las consideraciones 1.1. a 1.8.; en normas comunitarias; en las disposiciones pertinentes contenidas en el C. G. del P., cuyo artículo 590 impone al juez que, al pronunciarse sobre solicitudes de medidas cautelares, tenga en cuenta los prenotados elementos de necesidad y proporcionalidad; en precedentes horizontales emanados del TSB y en criterio de doctrina sobre la materia.
OFYP 2023 19034 01 13 4. Por contera, la revocatoria del auto de 22 de enero de 2024, impone hacer otro tanto frente a la otra providencia apelada: auto de 14 de diciembre de 2023, con el que el juez accidental a quo fijó el monto de la caución requerida para ordenar las cautelas de las que se prescindirá con motivo de la decisión que hoy toma el Tribunal.
Entonces, por sustracción de materia, quedará sin efectos la orden de prestar caución que dispuso el juez de primer nivel. DECISIÓN Así las cosas, el suscrito Magistrado REVOCA los autos que el 14 de diciembre de 2023 y 22 de enero de 2024, profirió la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio en el proceso verbal de la referencia. En consecuencia, quedan sin efecto las medidas cautelares que en la antedicha oportunidad dispuso el juez accidental de primera instancia y el auto que fijó el monto de la caución que prestó la parte actora.
Por sustracción de materia, se prescinde de la orden de prestar caución que impartió el juez de primer nivel. Sin costas de esta instancia, por no aparecer justificadas. Devuélvanse las diligencias a la oficina de origen. Notifíquese, ÓSCAR FERNANDO YAYA PEÑA Magistrado Firmado Por: OFYP 2023 19034 01 14 Oscar Fernando Yaya Peña Magistrado Sala 011 Civil Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 Código de verificación: ef4d15b940bc32c1edeb3101c9663f8709004593ce7e6df5e8b84795c98421ed Documento generado en 18/07/2024 03:05:54 PM Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica