R.I. 15069 REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ - SALA CIVIL Bogotá D.C. veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticuatro (2024) Magistrada Ponente: Stella María Ayazo Perneth Proceso Demandante Demandado Radicado Instancia Asunto Verbal Orquesta Guayacán Ltda. Carlos Augusto Brito Mosquera 11001319900120194307902 Segunda Sentencia Discutido y aprobado en Salas de 5 y 19 de junio de 2024, actas nros. 022 y 024 ASUNTO Se procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por el extremo demandante, contra la sentencia proferida el 6 de julio de 20211 por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio.
I.
ANTECEDENTES 1) Petitum de la demanda:2 La sociedad accionante, por conducto de apoderado judicial, formuló acción verbal contra Carlos Augusto Brito Mosquera, a fin de que se acceda a las siguientes pretensiones declarativas y de condena: Primera: Se declare que el demandado infringió los derechos de propiedad industrial contemplados en los artículos 227, 192, literales e) y f) del 155 y literales a) y c) del 226 de la Decisión 486 de 2000, sobre 1 Fls. 1489 a 1491 del archivo: 08.TotalidaddelProceso.pdf. 2 Fls. 1 a 34 del archivo: 08.TotalidaddelProceso.pdf. los signos distintivos notoriamente conocidos como “GUAYACÁN ORQUESTA” (nombre comercial) y “PRODUCCIONES ORQUESTA GUAYACÁN Y DEL AYER” (marca), registrada esta última en la clase 41 de la clasificación internacional de Niza.
Primera subsidiaria: Que el señor Brito Mosquera vulneró las garantías previstas en los preceptos 192 y el literal d) del canon 155 de la Decisión 486 de 2000, respecto de los signos distintivos antes mencionados. Primera consecuencial: Que el convocado actuó de mala fe al utilizar la referencia “PRODUCCIONES ORQUESTA GUAYACÁN Y DEL AYER” y el nombre comercial “GUAYACÁN ORQUESTA” sin autorización, “pese a conocer su notoriedad”, según lo normado en el canon 232 ibidem.
Segunda consecuencial: Se le ordene al demandado abstenerse de volver a usar esos signos distintivos o “algún otro que pueda ser similar o idéntico que pueda generar entre los consumidores riesgo de confusión, asociación o de uso parasitario para promover sus servicios de presentaciones musicales en vivo.” Tercera consecuencial: Se le condene a pagar 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, o el valor que estime el despacho, conforme al sistema de indemnizaciones prestablecidas en el Decreto 2264 de 2014, “por los daños causados (…) con la infracción de los derechos que tiene sobre la marca notoriamente conocida PRODUCCIONES ORQUESTA GUAYACÁN Y DEL AYER para la clase 41 de la clasificación internacional de Niza al usar un signo distintivo similar sin haber pagado a mi poderdante el precio de una licencia para su uso desde el año 2015 hasta la fecha, conforme lo indica el literal c) del artículo 243 de la Decisión 486 de 2000.” Subsidiaria a la tercera consecuencial: Se le imponga el pago de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes por el anterior concepto.
Cuarta consecuencial: Se condene al demandado a pagar la suma de $960.000.000 a título de lucro cesante derivado de las utilidades dejadas de obtener por la demandante, como consecuencia del uso indebido de los elementos antes mencionados, máxime que la actora no fue contratada “para los eventos en los que ha participado el demandado y en los que este utilizó los signos desde el año 2015 hasta la fecha.” Primera subsidiaria a la cuarta consecuencial: Se le imponga al señor Brito Mosquera el pago de $320.000.000 “correspondientes al monto de los beneficios obtenidos por el infractor (…) al promover y realizar diversos eventos en donde dicho signo distintivo fue utilizado sin autorización (…).” Segunda subsidiaria a la cuarta consecuencial: Se condene al demandado al pago de $288.000.000 por el uso indebido de tales elementos, sin mediar licencia para el efecto.
Quinta consecuencial: Se disponga el pago de las anteriores sumas de dinero debidamente indexadas junto con los intereses correspondientes. Segunda: Se declare que el convocado ha incurrido en los siguientes actos de competencia desleal previstos en la Ley 256 de 1996: explotación de reputación ajena, engaño, imitación y desviación de clientela.
Subsidiaria a la segunda: Se declare que el demandado incurrió en el acto de competencia desleal de “violación de la prohibición general contemplado en el artículo 7 de la Ley 256 de 1996.” Tercera: Se declare que el señor Brito Mosquera “ha incurrido en el acto de competencia desleal vinculado a la propiedad industrial de confusión contemplado en el artículo 259 literal a) de la Decisión 486 de 2000 al utilizar para la promoción de sus distintas presentaciones el signo distintivo (…) a fin de generar en los consumidores un riesgo de confusión directa y/o de asociación con la orquesta.” Cuarta: Como consecuencia de los actos de competencia desleal, se le imponga al señor Brito Mosquera el pago de $288.000.000 a título de lucro cesante por “el no pago de licencias o autorizaciones para explotar la reputación” de la actora, con la indexación correspondiente y los intereses moratorios del caso.
Quinta: Se condene al demandado al pago de costas y agencias en derecho. 2) CAUSA Los fundamentos fácticos de las pretensiones admiten el siguiente compendio: 1. En el año 1986 el señor Alexis Lozano Murillo creó la agrupación artística “GUAYACÁN ORQUESTA” con el objetivo de “ingresar y consolidarse en el mercado de la música salsa en Colombia, a través de un momento novedoso en donde se fusionaban la salsa tradicional con los ritmos del pacífico colombiano, para lo cual contrató músicos de la región.” 2.
En 1991 se unió a la agrupación el señor Saturnino Caicedo, “el cual con sus composiciones le da a la orquesta un gran reconocimiento nacional e internacional.” 3. Desde esa fecha la mencionada agrupación “inició un ascenso vertiginoso que la llevó a consolidarse junto al GRUPO NICHE como las principales orquestas salseras” y “ha alcanzado un importante renombre (…)” tanto en Colombia como en el exterior. 4.
Desde 1991 la denominación “GUAYACÁN ORQUESTA” le perteneció a Alexis Lozano Murillo y a Saturnino Caicedo, quienes constituyeron la sociedad Orquesta Guayacán Ltda. el 2 de abril de 2008; y el 31 de diciembre de 2014 cedieron sus derechos de propiedad industrial a esta última 5. La demandante es titular de la marca registrada “PRODUCCIONES ORQUESTA GUAYACÁN Y DEL AYER.” 6.
Los signos distintivos mencionados gozan de reconocimiento y notoriedad. 7. El demandado fue vocalista de la agrupación musical desde 1987 hasta 1994. 8. El señor Brito Mosquera “viene aprovechándose de la reputación formada por GUAYACÁN ORQUESTA promocionándose como excantante de está ofreciendo cantar canciones de la orquesta pese a que no le asiste derecho alguno sobre las obras musicales (…).” 9.
Lo anterior, le ha ocasionado perjuicios a la actora por la suma de $1.248.000.000, toda vez que “ofrece presentaciones donde éste canta sus canciones a un precio muy inferior al que cobra ella normalmente por tal servicio, lo que le hace perder mercado (…).” 3) ACTUACIÓN PROCESAL El litigio así planteado se admitió el 10 de julio de 2019,3 dándose lugar a la notificación del demandado; quien, una vez vinculado al proceso, contestó la demanda de manera extemporánea y propuso las siguientes excepciones: “prescripción,” “falta de legitimación en la causa por pasiva,” “indebida adecuación normativa, no existe uso a título de marca,” “inexistencia de infracción al derecho de autor - obras musicales,” “no es responsable de los actos de competencia desleal alegados,” “la buena fe del demandado vs abuso del derecho por parte de los demandantes con la formulación de sus pretensiones,” “caducidad” y la “genérica.”4 Mediante auto de 1 de noviembre de 20195 la juez de primera instancia tuvo por no contestada la demanda toda vez que la notificación por aviso se surtió el 13 de agosto de 2019 y, en esa medida, tenía hasta el 16 de septiembre del mismo año para replicar el libelo introductorio y lo hizo el 17 de octubre siguiente.
De ese modo, luego de surtirse las etapas de convocatoria a audiencia, decreto de pruebas y de alegaciones, el 6 de julio de 2021 se sentenció de fondo la controversia. II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA A través de la providencia en cita, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió: (i) negar las pretensiones de la demanda, (ii) ordenar el levantamiento de las medidas cautelares, y (iii) condenar en costas al extremo activo.
Para llegar a la anterior determinación puso de presente que: - Le asiste legitimación en la causa por activa a la demandante para reclamar la protección del nombre comercial “GUAYACÁN ORQUESTA” y la marca “PRODUCCIONES ORQUESTA GUAYACÁN Y DEL AYER”, toda vez que acreditó la existencia y titularidad sobre esos signos distintivos. 3 Fl. 912 del archivo: 08.TotalidaddelProceso.pdf. 4 Fls. 992 a 1010 del archivo: 08.TotalidaddelProceso.pdf. 5 Fl. 1071 del archivo: 08.TotalidaddelProceso.pdf. - Seguidamente, expuso que, para que se configure la infracción de esos signos se requiere que se trate de aquellos que tienen connotación de notorios de conformidad con los literales e) y f) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000.
Lo cual, no se acreditó en el proceso. - Sin perjuicio de lo anterior, precisó que la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio se circunscribe a conocer asuntos referentes a la violación de los derechos de los consumidores y de competencia desleal, en los términos del artículo 24 del Código General del Proceso, en esa medida, no podría declarar la notoriedad alegada, “asunto diferente es que (…) pueda ser un factor que se analice en un proceso determinado, a efectos de reconocer en la parte motiva de la sentencia, que puede ser un hecho probado que resulta necesario a efectos de determinar si se ha configurado una de las infracciones establecidas en la Decisión 486 de 2000.” - En relación con literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, dijo que hay tres presupuestos que se deben tener en cuenta: i) que se demuestre que el demandado hizo uso del signo cuya protección se pretende, ii) que haya similitud o identidad y iii) se genere riesgo de confusión o asociación con la empresa demandante.
Circunstancias que no fueron acreditadas en este caso. - Sobre el uso que el señor Carlos Augusto Brito Mosquera les dio a tales elementos, puso de presente que el demandado ciertamente se anunció al público oportunidades ser como cantante exvocalista o e indicó exintegrante en diferentes de Guayacán Orquesta. Publicidad que no resulta atentatoria contra la propiedad industrial, ya que “tanto los agentes del mercado como los consumidores pueden tomar las decisiones libremente, sin encontrarse afectados sus derechos.” Y, con ello, señaló que la conducta del señor Brito Mosquera se enmarca en la excepción referente al uso exclusivo de signos distintivos, reglada en el artículo 157 de la Decisión 486 de 2000, amén que no se evidencia que el convocado haya actuado de mala fe, que le hubiese ocasionado perjuicios a la demandante, ni que su comportamiento afectara el mercado. - Además, precisó que no se le puede impedir al demandado que informe sobre su trayectoria y experiencia musical, porque ciertamente hizo parte de Guayacán Orquesta. - En relación con la acción de competencia desleal, precisó que se encuentra acreditada la legitimación por activa y pasiva de las partes, según lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley 259 de 1996.
A la par que no se configuró el acto de engaño aducido en el líbelo genitor, máxime que es cierto que el demandado es exintegrante de la agrupación musical mencionada y en la publicidad de los eventos es claro que quién se estaba presentando era él y no ésta. - Tampoco se llevó a cabo el acto desleal de explotación de reputación ajena porque si bien Guayacán Orquesta tiene un gran reconocimiento en el medio, lo cierto es que no se acreditó que la conducta del convocado fuera indebida.
Por el contrario, del material probatorio se extrae que el señor Brito Mosquera “no pretende que se le atribuya, en contra de la realidad, que es parte de la Orquesta Guayacán y mucho menos que se le asocie como integrante actual (…).” - En relación con los actos de imitación, dijo que la reproducción de prestaciones mercantiles e iniciativas empresariales no es una práctica reprochable, en tanto no implique un aprovechamiento de la reputación ajena ni confusión sobre su origen, hipótesis que no se configuran en el presente asunto porque el demandado se limitó a anunciarse al público como ex integrante de la Orquesta Guayacán y no a replicar aquellas.
Aunado a lo anterior, tal conducta “debe consistir en una mera copia de la prestación ajena, una verdadera usurpación, sacando provecho del reconocimiento que la prestación ajena tiene en el mercado y en la que el imitador no tome ningún tipo de medida a fin de diferenciarla de modo que impida a los destinatarios de las mismas reconocer las o singularizarlas lo anterior, sin perjuicio de que en otro caso concreto puedan llegar a surgir formas diferentes de explotación indebida” y en el caso de autos, el demandado tuvo la precaución de diferenciar su actividad de la propuesta musical de la actora, debido a que hizo mención a que era ex vocalista de la Orquesta.
Asimismo, refirió que obran en el plenario las piezas publicitarias del señor Brito Mosquera, pero no las canciones que se aludió en la demanda que interpretaba y mucho menos las pruebas dan cuenta de la titularidad de los derechos de autor sobre las mismas. - En punto al acto de desviación de clientela, adujo que el sólo hecho de que un competidor arrebate los clientes de otro no se considera desleal a la luz de la Ley 256 de 1996 y “ninguna prueba arroja certeza sobre ese carácter indebido de la conducta del señor Carlos Augusto Brito Mosquera.” Amén que esa circunstancia no se probó en el proceso. - Finalmente, en lo que tiene que ver con la cláusula de prohibición general de competencia desleal contenida en el artículo 7° de la Ley 256 de 1996, refirió que deviene inaplicable en tanto los comportamientos acusados de infractores no se encuentren enmarcados en los artículos 8 y siguientes de dicha normativa, tal como ocurrió en el caso bajo examine.
III. LA APELACIÓN Inconforme con la anterior determinación, el extremo demandante la recurrió con base en las siguientes inconformidades: a) Contrario a lo manifestado por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene competencia para determinar si un signo distintivo es notoriamente conocido “y, una vez definida dicha categoría, definir si ha ocurrido o no una infracción a los signos que ostentan tal calidad.” Lo anterior, teniendo en cuenta lo dispuesto en la cláusula general de competencia del artículo 15 del Código General del Proceso, según la cual “corresponde a esta jurisdicción el conocimiento de todo asunto que no esté atribuido expresamente por la ley a otra jurisdicción, y, a la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil, el conocimiento de todo asunto que no esté atribuido expresamente por la ley a otra especialidad jurisdiccional ordinaria.” Además, si consideraba que no tenía atribución legal para conocer el asunto, debió rechazar la demanda de conformidad con lo reglado en el canon 90 ibidem. b) Indicó que, en el fallo de primera instancia, de manera equivocada se trató de forma idéntica la acción de competencia desleal prevista en la Ley 256 de 1996 y la vinculada a la propiedad industrial contemplada en la Decisión 486 de 2000.
En ese sentido, señaló las diferencias existentes entre ambas y concluyó que “no son excluyentes, motivo por el cual es válido acumular las dos en una misma demanda” y resolver su procedencia de forma individual. c) Explicó que el a quo no tuvo en cuenta que operó la confesión ficta, configurada en el hecho de que el demandado no contestó la demanda ni asistió a la audiencia inicial.
Así las cosas, según se expuso en las pretensiones y en los hechos del libelo genitor, debió tenerse por probado que el demandado “actuó de mala fe en el mercado; utilizó reiteradamente los signos distintivos y la reputación de GUAYACÁN para impulsar sus prestaciones mercantiles a través de la buena fama que los mismos tienen y la recordación que generan en el público, pese a no tener contar con una licencia para ello.” d) Aludió que no se tuvo en cuenta la concurrencia de las presunciones previstas en los artículos 97, 372 numeral 4° del Código General del Proceso y literal d) del canon 155 de la Decisión 486 de 2000, sobre las que el demandado tenía la carga de enervar los supuestos que ellas contienen; sumado a que, de conformidad con lo previsto en la norma 166 del actual Estatuto Procesal “las presunciones establecidas por la ley serán procedentes siempre que los hechos en que se funden estén debidamente probados; e indica que, el hecho legalmente presumido se tendrá por cierto, pero admitirá prueba en contrario cuando la ley lo autorice.” e) Mencionó que en el fallo atacado hubo una indebida valoración probatoria, ya que los medios suasorios allegados al plenario dan cuenta que el convocado “usa la marca y el nombre comercial de mi cliente con la intención de que se le asocie con la reputación que estos tienen en el mercado y su notoriedad, a fin de aprovechar la recordación que tienen, y no como un elemento meramente informativo.” Así mismo, la documental anexa a la demanda acredita la configuración de los actos desleales de explotación de reputación ajena, engaño, confusión y la prohibición general. f) Dijo que no se valoraron los testimonios recaudados en el proceso que dan cuenta de que la demandante es reconocida como una orquesta prestigiosa en el sector de la salsa, y que tuvo que hacer un gran esfuerzo para posicionarse en el mercado. g) La conducta procesal de la pasiva no se adecuó a la lealtad esperable de ella y debe aplicarse lo previsto en los artículos 241 y 280 del Código General del Proceso, en tanto “a pesar de que ya habían transcurrido más de los veinte (20) días hábiles para contestar la demanda, pues había sido notificado por aviso, el demandado, procedió, a través de su apoderada a solicitar al secretario que lo notificara personalmente de la demanda.” h) Hay incongruencia entre los fundamentos de derecho de la medida cautelar decretada y la sentencia, toda vez que, con el material probatorio arrimado al plenario se decretaron las medidas cautelares solicitadas y con esas mismas probanzas se negaron las pretensiones de la demanda.
Lo anterior, porque “al mantenerse durante toda la actuación procesal, el mismo acervo probatorio, estimamos inadecuado que el juzgador haya cambiado los fundamentos jurídicos para dictar una sentencia totalmente contraria a las consideraciones aducidas en la medida cautelar decretada, la cual, ni siquiera fue controvertida por la contraparte.” i) Debieron acogerse las pretensiones de la demanda y, por tanto, no resultaba procedente la condena en costas a la actora. j) Se le dio una incorrecta interpretación al precepto 157 de la Decisión 486 de 2000, puesto que no se cumplen los presupuestos exigidos en la norma en tanto el convocado: (i) no actúa de buena fe;
(ii) usa el nombre de la actora a título de marca; (iii) su propósito no es informativo; y (iv) existe la posibilidad de producir confusión en el público. k) La juez de primera instancia no tuvo en cuenta que las prestaciones mercantiles son diferentes a la hoja de vida, en tanto la primera se ubica en las relaciones de mercado y esta última es una cuestión laboral. l) Se probó la notoriedad de los signos distintivos de la actora. m) Se acreditó la infracción marcaria prevista en los literales d) y e) del artículo 155 y en el 192 de la Decisión 486 de 2000. n) El convocado incurrió en los siguientes actos de competencia desleal: explotación de la reputación ajena, engaño, imitación, confusión, desviación de la clientela y la prohibición general de competencia desleal. o) Se acreditaron los daños causados a la actora por el menoscabo a los signos distintivos y los actos de competencia desleal ejecutados por el convocado.
En ese sentido, refirió que el juramento estimatorio, que no fue controvertido por la parte demandada y el peritaje allegado acredita la cuantía del daño irrogado. p) La juez de primera instancia omitió analizar los efectos económicos que tiene la sentencia “en el mercado de la música, en el cual con una decisión como a la adoptada se desincentiva un elemento esencial para la existencia de la competencia como es la creación de nuevas obras que busquen ser del gusto del público.” IV.
INTERPRETACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA Mediante proveído del 25 de noviembre de 2021,6 esta sede judicial le solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones la interpretación prejudicial de las normas invocadas por la demandante, de conformidad con lo dispuesto en el canon 123 de la Decisión 500 de 2001. Conforme a ello, el 1° de marzo de 2024 esa autoridad puso de presente que “no corresponde emitir un nuevo pronunciamiento si es que este Tribunal ya ha interpretado una norma comunitaria andina con anterioridad, en una sentencia de interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.” Y agregó que “el artículo 155 constituye un acto aclarado.”7 6 Archivo: 12AutoInterlocutorio.pdf 7 Archivo: 14InterpretaciónPrejudicial.pdf Así pues, por auto de 23 de mayo de 20248, se puso en conocimiento de las partes la manifestación previa ya existente, por el lapso de tres (3) días; término dentro del cual la demandante solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia, en tanto, a su juicio, no se encuentran reunidos los requisitos de procedencia de la excepción prevista en el artículo 157 de la Decisión 486 de 20009.
V. CONSIDERACIONES 1) Presupuestos procesales Sea lo primero advertir que, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, tras verificar los supuestos fácticos de la contienda puesta a su consideración, coligió que en el presente asunto era aplicable la doctrina interpretativa del acto aclarado, según la cual “en aquellos casos en los que el juez nacional de única o última instancia tiene que resolver una controversia en la que deba aplicar o se discuta una norma del ordenamiento jurídico comunitario andino, no estará obligado a solicitar interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina si es que esta corte internacional ya ha interpretado dicha norma con anterioridad en una interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.”10 Ello es así, porque en la demanda se invocó la protección de los derechos de propiedad industrial de la actora por la infracción del nombre comercial “GUAYACÁN ORQUESTA” y la marca “PRODUCCIONES ORQUESTA GUAYACÁN Y DEL AYER”, a la luz de los literales d), e) y f) del canon 155 y del artículo 192 de la Decisión 486 de 2000, normativa que ya fue interpretada por esa autoridad judicial en las sentencias 114-IP-2008, 105-IP-2013, 397-IP-2017, 92-IP-2020, 243-IP-2022, 75-IP-2021, 231IP-2021, 153-IP-2022, 387-IP-2022.
Motivo por el cual, se dará observancia estricta a los criterios allí expuestos. Seguidamente, es menester señalar que en el sub lite, se advierte la presencia de los presupuestos requeridos para considerar válidamente trabada la relación jurídico procesal, toda vez que el juez de conocimiento cuenta con atribuciones para conocer del caso y el tribunal para resolver la 8 Archivo: 16AutoPoneenConocimientoInterpretaciónPrejudicial.pdf 9 Archivo: 18DescorreTraslado.pdf alzada; asimismo, las personas enfrentadas en la litis ostentan capacidad para ser parte, y no se vislumbra vicio de nulidad que afecte la tramitación. Así, la competencia de la Sala se limitará al examen de los puntos específicos objeto del recurso, en aplicación a lo consagrado en el artículo 328 del Código General del Proceso, según el cual “[e)l juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los cas-os previstos por la ley.” 2) Del estudio de las acciones promovidas frente al caso concreto 2.1.
Precisado lo anterior, y de acuerdo con la secuencia argumentativa del recurso de apelación, se tiene que el punto central del debate gira en torno a determinar: a) si el convocado ha hecho un uso indebido de la marca nominativa “PRODUCCIONES ORQUESTA GUAYACÁN Y DEL AYER” protegida con el certificado de registro No. 220011, para identificar bienes de la clase 41 de la clasificación internacional de Niza de titularidad de la accionante, así como el nombre comercial “ORQUESTA GUAYACÁN” y b) si incurrió o no en los actos de competencia desleal de explotación de reputación ajena, confusión, engaño, imitación, desviación de clientela y la prohibición general prevista en el artículo 7° de la Ley 256 de 1996.
Entonces, para los fines temáticos de esta decisión, se analizará inicialmente lo atinente a la acción de menoscabo a la propiedad industrial y, con posterioridad, la de competencia desleal. • Acción de infracción de propiedad industrial 2.2. Al respecto, vale la pena memorar lo previsto en el artículo 238 de la Decisión 486 de 2000, según el cual: “[e]l titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho.” Invocación sobre la que el Tribunal Comunitario decantó: “El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se determine la existencia o no de infracción contra las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto.
Son sujetos pasivos de esta: (i) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. (ii) Cualquier persona que con sus actos pueda, de manera inminente, infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, pues no es necesario que la infracción se verifique, sino que basta que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos.”10 Ahora bien, sobre este mismo aspecto el artículo 155 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina señaló lo siguiente: “El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
(…) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (…)” Y, en relación con la protección de la denominación comercial, el canon 192 ibidem expresa que: “El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.
En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda.” 2.3. Agotado ese marco normativo, resulta relevante precisar, de manera previa a establecer si resulta o no procedente la acción en comento, que no viene a duda que en el caso sub examine el líbelo introductor de la referencia se tuvo por contestado de manera extemporánea en proveído de 1° de noviembre de 2019, pues el convocado fue notificado por aviso el 13 de agosto de ese año, y tenía hasta el 16 de 10 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Proceso 15-IP-2020. Quito, 6 de mayo de 2022. septiembre siguiente para replicar y ejercer su derecho de defensa. Sin embargo, solo lo hizo el 17 de octubre siguiente y, de contera, esto permite suponer como ciertos los hechos susceptibles de confesión. Ello, en los términos del artículo 97 del Código General del Proceso, que establece a modo de sanción procesal que “[l]a falta de contestación de la demanda o de pronunciamiento expreso sobre los hechos y pretensiones de ella, o las afirmaciones o negaciones contrarias a la realidad, harán presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la demanda, salvo que la ley le atribuya otro efecto.” Es más, no puede perderse de vista que el señor Carlos Augusto Brito Mosquera, a su vez, no compareció a la audiencia inicial prevista en el precepto 372 del Código General del Proceso, llevada a cabo el 23 de junio de 2021, ni justificó su inasistencia dentro de los tres (3) días siguientes como lo exige el inciso 3° numeral 3° de ese articulado.
Circunstancia que hace conjeturar como ciertos supuestos relatados en el líbelo introductor; claro está, sin perjuicio de la evaluación probatoria que es del caso realizar en esta providencia. Ciertamente, sobre el particular el artículo 205 del Estatuto Procesal vigente dispone que: “La inasistencia del citado a la audiencia, la renuencia a responder y las respuestas evasivas, harán presumir ciertos los hechos susceptibles de prueba de confesión sobre los cuales versen las preguntas asertivas admisibles contenidas en el interrogatorio escrito.
La misma presunción se deducirá, respecto de los hechos susceptibles de prueba de confesión contenidos en la demanda y en las excepciones de mérito o en sus contestaciones, cuando no habiendo interrogatorio escrito el citado no comparezca, o cuando el interrogado se niegue a responder sobre hechos que deba conocer como parte o como representante legal de una de las partes.
Si las preguntas no fueren asertivas o el hecho no admitiere prueba de confesión, la inasistencia, la respuesta evasiva o la negativa a responder se apreciarán como indicio grave en contra de la parte citada.” (Destacado propio). Lo anterior, en consonancia con el numeral 4° del artículo 372 ejusdem que estipula: “La inasistencia injustificada del demandante hará presumir ciertos los hechos en que se fundan las excepciones propuestas por el demandado siempre que sean susceptibles de confesión; la del demandado hará presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión en que se funde la demanda.” (negrilla propio) 2.4.
Ahora bien, no puede pasar por inadvertido que la falta de contestación de la demanda y la inasistencia a la audiencia inicial no releva a la sociedad demandante de su carga probatoria, como quiera que, la aplicación de las sanciones en comento solamente comporta suponer como ciertos “los hechos susceptibles de confesión” consignados en el escrito demandatorio.
Lo que impone evaluar los supuestos fácticos referidos en el libelo genitor, a fin de establecer el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 191 del Código General del Proceso, sin perder de vista que el artículo 197 ibidem advierte que en todo caso “admite prueba en contrario.” Lo anterior, en consonancia con el artículo 166 del Estatuto Procesal Civil que dispone “[l]as presunciones establecidas por la ley serán procedentes siempre que los hechos en que se funden estén debidamente probados.
El hecho legalmente presumido se tendrá por cierto, pero admitirá prueba en contrario cuando la ley lo autorice.” (Negrilla y subrayado fuera del texto original) Sobre este punto, ha dicho la Corte Suprema de Justicia: “(…) se trata de una presunción de tipo legal o juris tantum, lo que equivale a afirmar que invierte el peso de la prueba haciendo recaer sobre el no compareciente la obligación de rendir la prueba contraria pues de no hacerlo, las consecuencias de la presunción comentada, que es presunción acabada en buena medida definitiva respecto de la verdad de los hechos confesables afirmados por quien pidió interrogar – bien en cuestionario escrito, si lo hubo, o bien en el escrito rector correspondiente (demanda o contestación)-, naturalmente redundarán en contra de aquél.”11 ( negrilla propio) De ese modo, y auscultados los hechos del libelo genitor, se advierte que los supuestos referentes a la historia de la agrupación musical, así como a la constitución de la sociedad actora (1,2,3,4,5,6,7,8,9,14), no pueden acreditarse por confesión de conformidad con lo reglado en los 11 Corte Suprema de Justicia. Sala Civil.
Sentencia STC215-75-2017. MP. Luis Armando Tolosa Villabona. numerales 2 y 5 del artículo 191 ut supra, y, por ende, no producen “consecuencias jurídicas adversas” al demandado, amén que aquellos no versan “sobre hechos personales del confesante o de los que tenga o deba tener conocimiento.” Igual suerte corren el hecho alusivo a la relación del convocado y la sociedad accionante (12), así como las presentaciones musicales aducidas como efectuadas por el señor Brito Mosquera; amén que, además de los motivos antes expresados, con la publicidad que reposa como anexos de la demanda, se acredita el dicho de la demandante sobre el particular (16, 17, 18, 19, 20,21, 22), sin que sea menester establecer presunción alguna sobre el particular.
En ese orden, se suponen ciertos los siguientes elementos fácticos: los alusivos a la notoriedad de los signos distintivos (10, 11), su uso infractor por el demandado (13, 17,19, 20, 21), la intención de producir error o confusión en los consumidores (15), y el hecho relativo a los perjuicios (22). Pero estos se examinarán según la normativa comunitaria y el material probatorio allegado al plenario. 2.5.
De ellos, resulta claro que la presunción aplicada es insuficiente para que salgan avante todas las pretensiones de la demanda, máxime que, como ya se dijo, es necesario que esta se soporte en los medios de prueba recaudados en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 176 del Código General del Proceso que contempla: “[l]as pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos.
El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.” Obsérvese que del extenso material suasorio que allegó el extremo actor, se extraen los siguientes elementos relevantes: Declaración extrajudicial Alejandro Loga Potes.12 de “(…) cuando en el medio de la salsa se habla de la marca guayacán orquesta se asocia con el señor Alexis lozano, con una calidad de música de primera, reconocida como una de las mejores orquestas de salsa del mundo (…)” 12 Fl. 35 Archivo: 08.TotalidaddelProceso.pdf Declaración extrajudicial de “Para los seguidores de la salsa cuando se Libardo Areiza Mosquera.13 escucha el nombre Guayacán se identifica con la orquesta de los señores Alexis Lozano y Nino Caicedo.
Además, este nombre es súper conocido por los premios que ha recibido dentro y fuera del país y por lo tanto para un fanático de la salsa es identificable con la agrupación referida, es una marca que todos conocemos.” Declaración extrajudicial de Yilmar “Conozco a Guayacán Orquesta desde el año Moreno Urrutia.14 1986 (…) como grupo musical ha marcado a toda una generación, los cuales hemos disfrutados de sus grabaciones y presentaciones en vivo por muchos años en ciudades como Quibdó, Medellín, Cali, Bogotá, Barranquilla e Itsmina.
Esta orquesta ha tenido gran éxito a nivel nacional e internacional y por lo tanto el nombre “GUAYACÁN ORQUESTA” es muy conocido por todos los fanáticos de la salsa.” Declaración extrajudicial de “Fui testigo de las primeras presentaciones de la Guillermo Mosquera Dueñas.15 agrupación acá en el Chocó y compré sus discos también y he seguido la evolución de la orquesta (…) cuando se habla de la Orquesta Guayacán en conciertos, promociones y venta de discos, el mundo espera la presencia de Alexis Lozano (…)” Interrogatorio de parte del - El demandado “fue integrante de la representante legal de la sociedad Orquesta Guayacán en calidad de demandante Alexis Lozano Murillo. vocalista o cantante, prestó sus servicios profesionales y (…) se le pagó (…) por cada show en el que se presentó.” - El señor Brito Mosquera usa una marca que no le pertenece “con el fin de confundir al consumidor final.” - Mencionó los orígenes de la agrupación musical, su trayectoria, los lugares en los que se han presentado y los premios que han ganado.
Fl. 36 Archivo: 08.TotalidaddelProceso.pdf Fl. 36 Archivo: 08.TotalidaddelProceso.pdf 15 Fl. 38 Archivo: 08.TotalidaddelProceso.pdf 13 14 - Adujo que “lo correcto es que cada quien use su marca (…) él no tiene por qué usar la marca Guayacán Orquesta, porque él no es socio mío, el no pertenece a la sociedad Guayacán Ltda. ni a la nombre se Orquesta Guayacán.” - Refirió que “un buen construye con disciplina, con esfuerzo, talento, seriedad, profesionalismo” y al ser usado por personas no autorizadas “llegan a hacerlo con muy baja calidad y de esa manera lesionan el buen nombre de lo que nuestro público seguidor está esperando de una presentación digna.” Certificado nro. 220011 de la Inclusión en el Registro Nacional de Propiedad Superintendencia de Industria y Industrial, en la clase 41 de la Clasificación Comercio.16 Internacional de Niza, de la marca nominativa “PRODUCCIONES ORQUESTA GUAYACÁN Y DEL AYER” Certificado premio de Latín nominación Grammy en al la categoría mejor álbum de salsa de noviembre de 2013.17 Licencia para denominación el uso de la Alexis Lozano Murillo y Saturnino Caicedo comercial Córdoba licencian a la sociedad Orquesta “GUAYACÁN ORQUESTA” del 20 de Guayacán Ltda. la explotación del nombre abril de 2008.18 comercial “GUAYACÁN ORQUESTA” por el término de 10 años. 16 Fl. 54 Archivo: 08.TotalidaddelProceso.pdf 17 Fls. 56 a 58 Archivo: 08.TotalidaddelProceso.pdf 18 Fls. 59 a 60 Archivo: 08.TotalidaddelProceso.pdf Contrato de cesión del nombre Alexis Lozano Murillo y Saturnino Caicedo comercial “GUAYACÁN Córdoba le ceden, a título gratuito, a la ORQUESTA” del 31 de diciembre de sociedad 2014.
Orquesta Guayacán Ltda. los derechos que tienen sobre la denominación 19 comercial “GUAYACÁN ORQUESTA.” Contrato de servicio musical El objeto del suscrito entre el Club Campestre presentación convenio de la consistía agrupación en la musical de Cali y Guayacán Orquesta del 9 Orquesta Guayacán el 26 de diciembre de 2014 de octubre de 2014.20 Contrato de por valor de $95.505.618. servicio musical La Orquesta Guayacán se comprometió a 2 sets celebrado por el Club Campestre musicales de 45 minutos cada uno en las de Cali y Guayacán Orquesta del instalaciones del Club Campestre de Cali el 26 28 de octubre de 2013.21 de diciembre de 2013 por la suma de $89.988.751.
Contrato de prestación de servicios El objeto del negocio jurídico se contraía a la PS-075-2009 suscrito por Corfecali presentación de Guayacán Orquesta en 4 y Guayacán Orquesta el 23 de fechas en el marco de la feria de Cali, por valor noviembre de 2009.22 de $137.496.000. Contrato artístico signado por CG Guayacán Orquesta se comprometió a realizar PRODUCCIONES Y EVENTOS una presentación musical el 22 de mayo de S.A.S. y Guayacán Orquesta el 4 de 2015 en la ciudad de Bogotá, por la suma de mayo de 2015.23 $85.000.000.
Contrato de prestación de servicios Guayacán Orquesta se obligó a llevar a cabo un musicales Guayacán celebrado Orquesta entre espectáculo musical el 24 de noviembre de y Sanas 2017 en la Corporación Club Colombia de la Canciones Ltda. el 25 de agosto de ciudad de Pasto, por la suma de $100.281.000. 2017.24 Contrato de prestación de servicios El convenio se contraía al show musical a cargo musicales firmado por Guayacán de Guayacán Orquesta en el Club Manizales el 19 Fls. 62 a 65 Archivo: 08.TotalidaddelProceso.pdf 20 Fls. 67 a 68 Archivo: 08.TotalidaddelProceso.pdf 21 Fls. 69 a 71 Archivo: 08.TotalidaddelProceso.pdf 22 Fls. 72 y 73 Archivo: 08.TotalidaddelProceso.pdf 23 Fls. 74 y 75 Archivo: 08.TotalidaddelProceso.pdf 24 Fls. 77 a 78 Archivo: 08.TotalidaddelProceso.pdf Orquesta y Juan Pablo Marín 12 de enero de 2018 por la suma de Jaramillo el 12 de enero de 2018.25 $65.000.000.
Contrato artístico celebrado entre Guayacán Orquesta se comprometió a realizar Guayacán Orquesta Administración y la una presentación musical el 14 de agosto de Municipal La 2016 en La Sierra- Cauca por la suma de Sierra- Cauca el 14 de diciembre de $75.000.000 2025.26 Contrato artístico firmado entre El objeto del Guayacán Orquesta y Williams presentación de convenio la consistía agrupación en la musical Giovanni Madrid Vega el 20 de Orquesta Guayacán el 11 de febrero de 2015 en enero de 2015.27 Lago Agrio- Ecuador, por valor de USD 28.000.
Contrato artístico firmado entre Guayacán Orquesta se comprometió a realizar Guayacán Orquesta y L.A. una presentación musical el 8 de marzo de Producciones del 6 de marzo de 2018 en Los Ángeles- California, por valor de 2018.28 USD 22.000. Lista de reproducción de youtube del grupo musical Orquesta Guayacán.29 Álbumes musicales de la Orquesta Guayacán denominados: “SUPERNATURAL,” “GUAYACÁN 25 AÑOS V.I.P. EDITION,” “OTRA COSA,” “14 EXITOS DUROS COMO GUAYACÁN,” “BUENO Y MÁS,” “GUAYACÁN ORQUESTA SU HISTORÍA MUSICAL,” “XTREMO,” “DE NUEVO EN LA SALSA,” “NADIE NOS QUITA LO BAILAO,” “A PURO GOLPE,” “LA OTRA CARA,” “COMO EN UN BAILE,” “MARCANDO LA DIFERENCIA,” “CON EL CORAZÓN ABIERTO,” “SENTIMENTAL DE PUNTA A PUNTA,” “5 AÑOS AFERRADOS AL SABOR,” “LA MÁS BELLA,” “GUAYCÁN ES LA ORQUESTA,” “LLEGÓ LA HORA DE LA VERDAD,” “QUE LA SANGRE ALBOROTA,” “CON SABOR TROPICAL,” Y “A VERSO Y GOLPE.”30 25 Fls. 79 y 80 Archivo: 08.TotalidaddelProceso.pdf 26 Fls. 81 a 83 Archivo: 08.TotalidaddelProceso.pdf 27 Fls. 84 y 85 Archivo: 08.TotalidaddelProceso.pdf 28 Fls. 84 y 85 Archivo: 08.TotalidaddelProceso.pdf 29 Fls. 88 y 89 Archivo: 08.TotalidaddelProceso.pdf 30 Fls. 90 a 131 Archivo: 08.TotalidaddelProceso.pdf Reportes de noticias referentes a la Orquesta Guayacán.31 A folios 206 a 289 consta publicidad de Guayacán Orquesta dentro de la que se destaca:32 31 Fls. 132 a 205 Archivo: 08.TotalidaddelProceso.pdf 32 Archivo: 08.TotalidaddelProceso.pdf A folios 290 a 348 consta publicidad del demandado, así:33 Dictamen pericial de tasación de daños y Se elaboró la siguiente liquidación: perjuicios rendido por José Salomón Blanco Gutiérrez.34 1.
Valor del nombre comercial de Guayacán $2.408.655.410 33 Archivo: 08.TotalidaddelProceso.pdf 34 Fls. 1304 a 1344 del archivo: 08.TotalidaddelProceso.pdf Orquesta: 2. Lucro cesante (obtenido a partir del promedio de lo que cobra la actora por un concierto multiplicado por las presentaciones realizadas por el convocado en el año 2015): $3.446.555.927 3.
Beneficios obtenidos por el uso del nombre comercial por el demandado: $3.867.904.922 4. Precio que el infractor hubiera tenido que pagar por una licencia: $90.445.166,67 5. Perjuicio causado competencia por la desleal: $1.723.277.963,67 6. Pérdida ocasionada de a oportunidad la Guayacán Orquesta Ltda.: $2.894.277.333,44 Probanzas que, ante su análisis exhaustivo, demuestran lo siguiente: (i) Es indudable que la sociedad accionante es la titular de la marca nominativa “PRODUCCIONES ORQUESTA GUAYACÁN Y DEL AYER”, tal como se desprende del certificado nro. 220011 de la Superintendencia de Industria y Comercio.
(ii) Pese a que en el libelo genitor se adujo la infracción del signo distintivo “PRODUCCIONES ORQUESTA GUAYACÁN Y DEL AYER”, de conformidad con el artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 y auscultado el material probatorio, se advierte que en ninguna de las piezas publicitarias del convocado se hace uso de dicha referencia; de modo que ninguna consideración adicional se hará al respecto.
(iii) La actora ostenta la titularidad del signo distintivo “GUAYACÁN ORQUESTA”, ya que, en virtud de lo normado en el canon 191 de la Decisión 486 de 2000 “[e]l derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.” Ello es así porque, del interrogatorio de parte evacuado por el representante legal de la demandante, las declaraciones extrajudiciales, así como de la propaganda obrante en el plenario, se colige que los señores Alexis Lozano Murillo y Saturnino Caicedo Córdoba han usado el nombre comercial “GUAYACÁN ORQUESTA”, a fin de identificar sus actividades artísticas en el comercio.
Además, con ocasión de los contratos de licencia y cesión del signo distintivo “ORQUESTA GUAYACÁN” a favor de la sociedad demandante, fechados 20 de abril de 2008 y 31 de diciembre de 2014, respectivamente, ésta última es quien ha venido explotándolo. Circunstancia de la que dan cuenta los contratos de prestación de servicios artísticos obrantes en el plenario.
(iv) El signo distintivo en mención goza de reconocimiento como lo prevé el artículo 228 de la Decisión 486 de 2000, al indicar que, para determinar tal característica, se tendrán en cuenta, entre otros: “a) El grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier país miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier país miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;” así como “f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo.” La notoriedad del nombre comercial se demuestra con los siguientes elementos de juicio arrimados al plenario: (i) las declaraciones extraprocesales de los señores Alejandro Loga Potes, Libardo Areiza Mosquera, Yilmar Moreno Urrutia y Guillermo Mosquera Dueñas, de las que se extrae el reconocimiento de la “GUAYACÁN ORQUESTA” en el medio artístico de la música salsa, como se expresó anteriormente, (ii) la publicidad anexa a la demanda en la que se colige que la agrupación musical se ha presentado en distintos escenarios a nivel nacional e internacional haciendo uso de tal denominación comercial, (iii) la identificación a través de ese tipo de signo distintivo se ha extendido durante un periodo de tiempo prolongado, esto es, desde el año 1986, y (iv) las constancias de nominaciones a premios de renombre internacional como Latín Grammys y Billboard de las que se concluye la relevancia que ha adquirido el nombre comercial.
(v) De la publicidad allegada al plenario se colige que el demandado ha hecho uso del título comercial “GUAYACÁN ORQUESTA”, en contravención de lo dispuesto en el artículo 192 de la Decisión 486 de 2000, dado que tiene la potencialidad de causar riesgo de asociación de los servicios ofrecidos por el demandado, como si se tratase de la empresa demandante.
En ese orden, una vez examinadas las probanzas arrimadas al presente juicio, se impone estudiar los reparos promovidos contra el fallo de primera instancia, algunos de ellos de manera conjunta por cuanto se nutren de los mismos supuestos fácticos: En lo que hace a los reseñados en los literales c) y d), atinentes a la inaplicación de los artículos 97, 166, 205 y 372 numeral 4° del Código General del Proceso, se advierte que, tal como se expuso, ciertamente la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio pasó por alto la normativa en comento.
Motivo por el que esta Corporación evaluó cada uno de los supuestos fácticos del libelo genitor y presumió como ciertos los referentes a la notoriedad de los signos distintivos (10, 11), su uso infractor por el demandado (13, 17,19, 20, 21), la intención de producir error o confusión en los consumidores (15), y el relativo a los perjuicios (22).
En consecuencia, prosperan las anteriores inconformidades únicamente; más aún que, ante la falta de contestación de la demanda como la inasistencia a la audiencia inicial, debieron estudiarse y tenerse como ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en el libelo genitor. Ello es así porque contrastadas las mentadas presunciones a la luz de la normativa comunitaria y del material probatorio allegado al plenario, se concluye que aquellas no tienen la fuerza para lograr la prosperidad de la totalidad de las pretensiones.
En ese orden, los supuestos fácticos que se tuvieron como ciertos relacionados con el riesgo de asociación entre la prestación mercantil de la actora con la actividad del señor Brito Mosquera encuentran eco en la documental arrimada y en las declaraciones recaudadas en el plenario, probanzas que demuestran: (i) que en los anuncios se incluyó la expresión “GUAYACÁN” en mayor tamaño a la indicación “exvocalista” y el nombre del demandado, así como (ii) el reconocimiento y notoriedad del nombre comercial.
Sin embargo, no puede predicarse lo mismo de los perjuicios alegados, porque, aunque se tuvo como cierto el hecho que hace referencia a ello, esa presunción no encuentra respaldo en los demás elementos de juicio recaudados, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 176 del Código General del Proceso, según el cual “[l]as pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos.
El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.” Obsérvese que, a fin de probar la cuantía del daño, se arrimó un dictamen pericial, sin embargo, dicho trabajo no respalda la presunción antes dicha, puesto que (i) no se demostró la idoneidad del perito, (ii) no se cumplieron los presupuestos previstos en el artículo 226 del Código General del Proceso y (iii) genera dudas respecto de la materia.
En punto de los reparos contenidos en los literales f), y l), alusivos al reconocimiento y notoriedad de los signos distintivos, es del caso señalar que, le asiste razón a la actora, en tanto, tal como se reseñó, las declaraciones, la discografía, lista de reproducción y las certificaciones de premio de la actora, dan cuenta de su prestigio y conocimiento en el mercado.
En relación con los reparos referidos en los literales e), j), k) y m), alusivos al uso infractor de los signos distintivos de la actora por parte del señor Brito Mosquera, baste señalar que ninguna de las probanzas demuestra el uso de la marca nominativa “PRODUCCIONES ORQUESTA GUAYACÁN Y DEL AYER” por parte del convocado. De modo que resulta inane la aplicación de las excepciones al uso exclusivo, previstas en el artículo 157 de la Decisión 486 de 2000.
Ahora bien, no ocurre lo mismo respecto del nombre comercial “GUAYACÁN ORQUESTA,” pues de la publicidad obrante en el plenario, se extrae que, de manera recurrente se mencionó en la publicidad el signo distintivo protegido. Punto en el que debe advertirse que, si bien el demandado alude ser un ex integrante o ex vocalista de la agrupación musical, lo cierto es que, al publicitarse aludió su condición ante la demandante en una fuente de letra mucho más pequeña de aquella en la que se indican las palabras “GUAYACÁN ORQUESTA”; las cuales fueron incluidas en caracteres de mayor tamaño. Circunstancia que puede llevar a un consumidor promedio a asociar la prestación mercantil ofrecida por la actora a la de Carlos Brito Mosquera, en tanto, lo primero que ve, por su relieve, es la alusión de ese nombre comercial.
Así las cosas, debe concluirse que, la publicidad que el demandado puso en el mercado y que obra en el plenario, es susceptible de ocasionar riesgo de asociación entre el espectáculo de la agrupación musical actora y el show del señor Brito Mosquera. Por consiguiente, le asiste razón a la sociedad recurrente únicamente respecto del nombre comercial en mención. Seguidamente, frente al reproche reseñado en el literal a) referente a la competencia de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio para conocer de la declaratoria de notoriedad de un signo distintivo, se advierte que, en los términos del artículo 24 del Código General del Proceso, esta autoridad ejerce funciones jurisdiccionales únicamente en los procesos que versen sobre: “a) Violación a los derechos de los consumidores establecidos en el Estatuto del Consumidor” y “b) Violación a las normas relativas a la competencia desleal” por lo que a dicho estudio debe limitarse.
Así, la acción declarativa de la condición de notoriedad de un signo distintivo escapa de las facultades jurisdiccionales de la mentada autoridad, pues dicho asunto deberá tramitarse según las reglas previstas en la norma en cita. Esto, sin perjuicio de que, en el trámite de las acciones de infracción y competencia desleal, deba evaluar tal condición. • ACCIÓN DE COMPETENCIA DESLEAL Como quiera que la demandante solicitó que se declare que el demandado incurrió en actos de competencia desleal, es del caso memorar que, el artículo 267 de la Decisión 486 de 2000 sobre las acciones por competencia desleal dispone que “Sin perjuicio de cualquier otra acción, quien tenga legítimo interés podrá pedir a la autoridad nacional competente que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial conforme a lo previsto en el presente Título.” Ahora bien, en relación con el reparo visto en el literal b) atinente a que la juez de primera instancia trató de manera idéntica la acción de competencia desleal prevista en la Ley 256 de 1996 y la vinculada a la propiedad industrial contemplada en la Decisión 486 de 2000, baste memorar que, la norma comunitaria regula los actos de competencia desleal vinculados a ese elemento mercantil en los artículos 258 y siguientes, sin embargo, las conductas no previstas se siguen por la Ley 256 de 1996.
Lo anterior, aunado a que del tenor literal de las pretensiones de la demanda se advierte que se invocó la Ley 256 de 1996, sin que ningún reproche merezca la adecuación de lo pedido a la norma por parte de la juez de instancia. Ahora bien, en punto del reparo reseñado en el literal n), atinente a que el convocado incurrió en los siguientes actos de competencia desleal: explotación de la reputación ajena, engaño, imitación, confusión, desviación de la clientela y la prohibición general, de manera liminar, se advierte que, si bien se acreditó que el demandado infringió el nombre comercial “GUAYACÁN ORQUESTA”, de propiedad de la sociedad demandante, ello no constituye per se, una vulneración al régimen de competencia desleal, por cuanto el riesgo de asociación que se encontró probado no deviene en una de estas conductas.
De entrada, se advierte que, a juicio de la Sala, los anteriores actos no se encuentran configurados en el presente asunto, como pasa a verse:35 ➢ Explotación de la reputación ajena: el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado (artículo 15 Ley 256 de 1996). ➢ Engaño: toda conducta que tenga por objeto o como efecto inducir al público a error sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos. Se presume desleal la utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que, por las circunstancias en que tenga lugar, sea susceptible de inducir a error a las personas a las que se dirige o alcanza sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos, así como sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.
(artículo 11 Ley 256 de 1996). ➢ Imitación: la imitación exacta y minuciosa de las prestaciones de un tercero se considerará desleal cuando genere confusión acerca de la procedencia empresarial de la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena. (artículo 14 Ley 256 de 1996). ➢ Confusión: cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor (literal a) artículo 259 Decisión 486 de 2000). ➢ Desviación de clientela: toda conducta que tenga como objeto o como efecto desviar la clientela de la actividad, prestaciones 35 Sobre los actos de competencia desleal véanse, entre otras, las sentencias SC3907-2021 y SC3781-2021. mercantiles o establecimientos ajenos, siempre que sea contraria a las sanas costumbres mercantiles o a los usos honestos en materia industrial o comercial.
(artículo 8 Ley 256 de 1996). ➢ Prohibición general de competencia: Quedan prohibidos los actos de competencia desleal. (artículo 7 Ley 256 de 1996). En este asunto, le correspondía a la actora acreditar que la conducta del demandado se encuadra en los actos de explotación de la reputación ajena, engaño, imitación, confusión, desviación de la clientela y la prohibición general de competencia desleal, en los términos del artículo 167 del Código General del Proceso según el cual “[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”; carga a la que no se ciñó.
Así las cosas, además de lo expuesto en el acápite correspondiente a la acción de infracción, se advierte que, de los hechos referentes a los actos de competencia desleal, se presumen ciertos los siguientes: Lo anterior, con fundamento en lo ordenado en los artículos 97, 205 y el numeral 4° del 372 del Código General del Proceso; normativa que establece que, ante la falta de contestación de la demanda y la inasistencia a rendir el interrogatorio de parte, se presumen ciertos los hechos susceptibles de confesión. Sin embargo, examinadas estas presunciones a la luz de la normativa comunitaria y del material probatorio allegado al plenario, de conformidad con el artículo 176 ibidem, se colige que, aquellas resultan insuficientes para que se acojan la totalidad de las pretensiones de la demanda.
Ello es así, porque tanto de las declaraciones como de la publicidad allegada al plenario se extrae el prestigio, reconocimiento y trayectoria de la agrupación musical demandante, y, además, el riesgo de asociación entre su prestación mercantil con la del convocado al incluirse en tipografía grande la palabra “GUAYACÁN” y en una menor el nombre del señor Brito Mosquera con la indicación de ser ex integrante de aquella.
Sin embargo, no se acreditaron los actos de explotación de la reputación ajena, engaño, imitación, confusión, desviación de la clientela y la prohibición general de competencia desleal. Téngase en cuenta que, al margen de que, la forma en que fue comunicada la publicidad del demandado puede generar riesgo de asociación entre la actividad comercial de la sociedad demandante y la de aquel: (i) La indicación atinente a que el señor Carlos Brito Mosquera es ex integrante o ex vocalista de la agrupación musical Orquesta Guayacán no constituye una aseveración falsa, sino que corresponde con la realidad;
(ii) del material probatorio allegado al plenario no se sigue que el demandado imitara el show de la Guayacán Orquesta, más allá de las similitudes que estos puedan tener por tratarse del mismo género musical; (iii) No se acreditó el riesgo de confundibilidad entre las prestaciones de ambos extremos procesales; (iv) En la publicidad acusada de infractora no se genera confusión sobre la persona que llevaría a cabo el espectáculo artístico, por el contrario, se precisó que quien se presentaría sería el señor Brito Mosquera.
Ello, al margen de que ciertamente, con la propaganda cuestionada si se produjo un riesgo de asociación entre la prestación mercantil del demandado con la propuesta musical de la actora. (v) De las probanzas no se sigue que con la promoción del convocado se hubiere desviado la clientela que tenía la intención de contratar a la Guayacán Orquesta o que, si quiera, tuviera la potencialidad de hacerlo.
Además, si bien el supuesto de hecho nro. 23 se tuvo por cierto, referente a que el convocado le ocasionó perjuicios que ascienden a la suma de $1.248.000.000, en el juicio no se demostró que los shows musicales realizados por el señor Brito Mosquera tuvieran el impacto de lograr que los clientes lo prefirieran a él en “detrimento” de “GUAYACÁN ORQUESTA” y mucho menos en esa cuantía los daños reclamados.
Puestas, así las cosas, como quiera que no existen elementos de juicio que den cuenta de los actos de competencia desleal alegados, se imponía el fracaso de las pretensiones que en tal sentido invocó la sociedad demandante. Ahora bien, en lo que tiene que ver con los perjuicios que alega la actora se le causaron, reparo reseñado en el literal o), se advierte que, si bien se encontró acreditada la infracción al nombre comercial “GUAYACÁN ORQUESTA”, no se probaron los conceptos solicitados, por las siguientes razones: Refirió la demandante que tanto el juramento estimatorio, como el peritaje allegado acreditan la cuantía de los daños que se causaron al no haber sido atacados por el señor Brito Mosquera.
Al respecto, ha dicho esta Corporación: “Desde luego que la falta de cuestionamiento de la pericia por parte del extremo demandado impone al juzgador una apreciación rigurosa sobre la experticia, estudiando aspectos como la experiencia de quien lo rinde, el método científico aplicable, la “conexión lógica entre la investigación y la conclusión”, así como la “fiabilidad de su resultado”, elementos que revisten la prueba, pues el rol del juez al valorar el instrumento de convicción no puede “ser pasivo sino, muy al contrario, dinámico, activo y acucioso.”36 36 Sentencia de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá del 13 de marzo de 2024.
En ese sentido, dispone el artículo 226 del Código General del Proceso que: “(…) El perito deberá manifestar bajo juramento que se entiende prestado por la firma del dictamen que su opinión es independiente y corresponde a su real convicción profesional. El dictamen deberá acompañarse de los documentos que le sirven de fundamento y de aquellos que acrediten la idoneidad y la experiencia del perito.
Todo dictamen debe ser claro, preciso, exhaustivo y detallado; en él se explicarán los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de sus conclusiones. El dictamen suscrito por el perito deberá contener, como mínimo, las siguientes declaraciones e informaciones: (…) Si se encuentra incurso en las causales contenidas en el artículo 50, en lo pertinente.” Aplicada la norma en cita al caso que ocupa ahora la atención del Tribunal, se advierte que, se allegó al plenario un dictamen referente a la “TASACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS”, no obstante, no se demostró la idoneidad del perito ni se cumplieron los presupuestos previstos en el artículo en cita.
En efecto, el experto no informó si se encontraba inmerso o no en las causales previstas en el artículo 50 del Código General del Proceso. Tampoco acreditó que hubiera sido designado con anterioridad en asuntos similares al aquí estudiado, obsérvese que, únicamente aludió a la tasación de daños y perjuicios en los procesos relacionados sin ninguna especificación adicional.
Aunado a lo anterior, si bien se allegó la documental que acredita los estudios del experto, no se puede pasar por alto que, su formación no se relaciona con los tópicos tratados en el presente asunto. Así, reportó la siguiente formación académica, sin embargo, lo aquí discutido se ciñe a la acción de infracción de propiedad industrial y competencia desleal, asuntos extraños a aquella: Al respecto ha dicho la Corte Suprema de Justicia que: “El fallador apreciará el dictamen en su sentencia; labor que emprenderá de acuerdo con las reglas de la sana crítica y en la que evaluará la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos, la idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia, así como las demás pruebas que obren en el proceso (art. 232).
Es este el momento, entonces, en el que se deberá examinar con rigor el trabajo pericial en todas sus dimensiones a efectos de asignarle fuerza demostrativa. Dicho de otra manera, es aquí que se escudriña la imparcialidad e idoneidad del experto, así como la fundamentación de la investigación y sus conclusiones.”37 ( negrilla propio) Pero aun haciendo abstracción de lo dicho, se advierte que, la experticia en mención, lejos de producir certeza sobre el objeto de esta, genera las siguientes dudas: a) No se explica la razón por la que dentro de lucro cesante solicitado se incluye el avalúo del signo distintivo “GUAYACÁN ORQUESTA,” porque, si bien, la trasgresión al mismo puede ocasionar que su titular deje de percibir ciertos ingresos, dentro de dicho tópico no puede incluirse el valor de aquel.
En consecuencia, con la valuación del nombre comercial no se acreditan las sumas que dejó de recibir la demandante por el uso que el convocado hizo de él. b) El experto promedió la cifra que recaudaba la agrupación musical actora por sus shows, la indexó y la multiplicó por la cantidad de espectáculos anunciados por el señor Brito Mosquera, así: 37 STC2066-2021.
MP. Octavio Augusto Tejeiro Duque. Sin embargo, dicho cálculo no da cuenta del lucro cesante peticionado, porque de ello no se sigue: (i) que el señor Brito Mosquera cobró o hubiera podido cobrar lo mismo que la actora por su espectáculo musical, ello, aunque se anunciaba al público como ex integrante de “GUAYACÁN ORQUESTA,” (ii) que los consumidores efectivamente elegirían la prestación mercantil ofrecida por el demandado por encima de la actuación de la demandante, ni mucho menos (iii) que la sociedad demandante dejó de percibir tales sumas de dinero. c) En referencia a los beneficios obtenidos por el demandado con el uso del nombre comercial “GUAYACÁN ORQUESTA,” advierte la Sala, que no pueden extraerse del promedio de lo que para esa época facturaba la actora por sus presentaciones porque esa cifra no guarda ninguna relación con lo efectivamente cobrado por el señor Brito Mosquera por su presentación y mucho menos con los gastos en los que éste incurrió para llevarla a cabo.
Lo anterior, tal como lo explicó el mismo perito en su trabajo: Máxime, porque en los hechos de la demanda se afirmó que el demandado cobra en promedio $10.000.000 por concierto. Se concluye de lo expuesto que, los valores determinados en la experticia no obedecen al lucro cesante, que a voces de la Corte Suprema de Justicia “está constituido por todas las ganancias ciertas que han dejado de percibirse o que se recibirán luego, con el mismo fundamento de hecho.”38 Ello es así porque ninguno de los ítems incluidos en el trabajo pericial demuestra lo que dejó de ingresar al patrimonio de la demandante con el uso infractor del nombre comercial “GUAYACÁN ORQUESTA.” 38 SC11575-15 Ahora bien, en relación con el reproche reseñado en el literal p) baste señalar que, se equivoca la recurrente al afirmar que con la negativa de las pretensiones se envía un mensaje inadecuado al mercado musical, porque le corresponde al juez estudiar las pretensiones del libelo genitor, los hechos que le sirven de fundamento a la luz de la normativa comunitaria a fin de determinar en cada caso en particular, si se configura la trasgresión alegada, sin que ello resulte reprochable o conduzca de manera indefectible a conceder lo solicitado en las acciones de infracción de propiedad industrial que se ponen en consideración del juzgador.
En relación con la inconformidad vista en el literal g), referente a que la conducta procesal del señor Brito Mosquera fue desleal porque no asistió la audiencia inicial y compareció a la secretaría del despacho judicial a notificarse personalmente pese a haber recibido previamente el aviso, es del caso precisar que, dicha actuación tendrá las consecuencias previstas en el Estatuto Procesal Civil, esto es, tal como ocurrió en el presente asunto, se tuvo por no contestada la demanda y, por ende, se presumieron ciertos los hechos contenidos en ella susceptibles de confesión, con las precisiones hechas al respecto.
Sin que por ello se pueda afirmar que el demandado no actuó de buena fe, téngase en cuenta que, de conformidad con el artículo 83 de la Constitución Política, “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelantes ante éstas.” En consonancia el artículo 769 del Código Civil, dispone que “La buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establece la presunción contraria.
En todos los otros casos, la mala fe deberá probarse”, sin que en el presente asunto la demandada hubiere logrado desvirtuar lo anterior. En lo que hace al reproche visto en el literal h) atinente a que hay incongruencia entre lo considerado por la juez de primera instancia ante la solicitud de las medidas cautelares y la sentencia, baste señalar que, el decreto de una cautela no significa que se accederán a las pretensiones, como equivocadamente parece entender la actora, toda vez que con ellas se pretende asegurar la tutela judicial efectiva de las prerrogativas de la accionante, pero no constituye un prejuzgamiento.
Por último, debe advertirse que lo aquí expuesto no implica, una restricción al convocado para mencionar su trayectoria musical, puesto que ello deviene legítimo. Sin embargo, es del caso conminarlo a que, al ofrecer sus servicios al público, lo haga de manera tal que ninguna duda quede respecto a que es él quien se presenta y no la agrupación musical “GUAYACÁN ORQUESTA.” En consecuencia, y sin ser necesaria consideración adicional se impone revocar la decisión apelada y deberá decirse que, en relación con el reparo contenido en el literal i) correspondiente a que no debió condenarse en costas a la actora sino acogerse las pretensiones, ese reclamo no tiene asidero en razón a que en el sub lite prosperaron de manera parcial tales invocaciones.
Motivo por el que es del caso condenar en parte, por este rubro, al convocado. VI. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en Sala de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Constitución y la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 6 de julio de 2021, proferida por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, por las razones anotadas en la parte motiva.
SEGUNDO: DECLARAR, en su lugar, prospera parcialmente la pretensión primera del libelo genitor, por cuanto el demandado infringió la denominación comercial “GUAYACÁN ORQUESTA” de propiedad de la actora, en los términos del artículo 192 de la Decisión 486 de 2000.
TERCERO: En consecuencia, se ORDENA al demandado Carlos Augusto Brito Mosquera que, para los futuros eventos musicales en los que se publicite en el mercado en su condición de ex vocalista de la “ORQUESTA GUAYACÁN”, proceda a hacerlo de manera tal que ninguna duda quede respecto a que se presenta en esa calidad propia de su historial laboral, y no a nombre de la agrupación en comento.
Lo anterior, con miras a evitar, en todo caso, que infrinja la protección a esa denominación mercantil, conforme se señaló en la parte considerativa de la presente providencia.
CUARTO: NEGAR las demás pretensiones incoadas, por lo anteriormente expuesto.
QUINTO: Condenar parcialmente en costas en ambas instancias al accionado Carlos Augusto Brito Mosquera en favor de la demandante, en cuantía del 60%, de conformidad con lo previsto en el numeral 4° del artículo 365 ibidem. La magistrada ponente fija como agencias en derecho de segundo grado, el equivalente a tres (3) SMMLV.
SEXTO: Remítase el expediente a la Superintendencia Sociedades para lo de su trámite y competencia. Notifíquese y cúmplase, Los magistrados, (firma electrónica) STELLA MARÍA AYAZO PERNETH Magistrada (firma electrónica) MARÍA PATRICIA CRUZ MIRANDA Magistrada (firma electrónica) JAIME CHAVARRO MAHECHA Magistrado Firmado Por: Stella Maria Ayazo Perneth Magistrada de Sala 04 Civil Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Maria Patricia Cruz Miranda Magistrado Tribunal O Consejo Seccional Dirección Ejecutiva De Administración Judicial División De Sistemas De Ingenieria Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Jaime Chavarro Mahecha Magistrado Sala Civil Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 Código de verificación: 7dc8b3b70153db0b90c94678daf76cfbfd8034c3195102174f78337749184a66 Documento generado en 24/07/2024 03:37:08 PM Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica