Verbal por infracción de derechos de propiedad industrial Demandante: Espumas Plásticas S.A. Demandado: Jorge Iván Orrego Ariza Rad. 11001319900120242358602 REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SALA CIVIL HENEY VELÁSQUEZ ORTIZ Magistrada Ponente Aprobado en sala de decisión del 12 de diciembre de 2025.
Acta 47. Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinticinco (2025) Procede el Tribunal a decidir el recurso de apelación interpuesto por la actora contra la sentencia proferida el 22 de agosto hogaño por la Superintendencia de Industria y Comercio –Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial-, dentro del trámite impulsado Espumas Plásticas S.A.S. contra Jorge Iván Orrego Ariza.
ANTECEDENTES 1. La Demanda. Espumas Plásticas S.A.S. formuló demanda con el propósito de que, tras declarar civilmente y extracontractualmente responsable a Jorge Iván Orrego Ariza por la utilización “ilícita” del signo distintivo de su titularidad “COMODÍSIMOS”, según lo previsto en el literal f) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, se le condene a pagarle la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de lucro cesante, y se le ordene cesar el uso de la memorada marca en el vehículo de su propiedad de placas TKI699, además de pagar las costas procesales1. 1 Archivo 24323586—0000000003, 001-PRESENTACIÓN DEMANDA Y CAUTELAR, CuadernoSuperintendencia, Principal, Primera instancia. 001-2024-23586-02 Fundó sus pretensiones en que el convocado le prestó sus servicios de transporte de mercancía, a través de la empresa afiliadora Tanques & Camiones, razón por la cual el 3 de mayo de 2019 suscribieron contrato de comodato (préstamo de uso), para instalar unos vinilos adhesivos del signo distintivo “COMODÍSIMOS” en el rodante de su propiedad, relación que finalizó el 9 de noviembre de 2023.
A pesar de ello, el intimado se ha negado a retirar tales avisos, con lo cual ha hecho uso no autorizado de la marca, conducta que constituye una infracción a los derechos de propiedad industrial y por la que ha recibido perjuicios que deben ser indemnizados2. 2. Enterado del litigio, el encausado se pronunció respecto de los hechos, se opuso a las pretensiones sin plantear excepciones y, objetó el juramento estimatorio3. 3.
El funcionario negó las pretensiones y condenó en costas a la parte activante con fundamento en que, no obstante que la precursora ostenta un derecho marcario sobre la marca “COMODÍSIMOS” (lo que la legitima por activa para entablar esta acción) y, que el demandado (se encuentra habilitado para resistir la acción) pues confesó que luego de la terminación del contrato de comodato, hizo uso del vinilo adhesivo que contenía el memorado signo distintivo instalado en su automotor, pero que como su utilización fue a manera de protesta realizada frente a la empresa precursora, (lo cual también lo confirman las fotografías y el video incorporado), se descartaba cualquier fin comercial, más cuando no quedó probada la notoriedad de la marca, y en gracia de discusión, ninguna evidencia revela, que aquel proceder causó una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la aludida marca, ni un aprovechamiento injusto de su prestigio, razones por las cuales no se estructuraban la totalidad de las exigencias de la conducta consagrada en el literal f) artículo 155 decisión 486 del 2000; aunado, 2 Folios 1 y 2 ibidem. 3 Archivo 24323586—0000900006, 010-CONTESTACIÓN DEMANDA, ibidem. 001-2024-23586-02 2 tampoco demostró el detrimento generado4.
5. ALEGACIONES DE LAS PARTES 5.1. El apoderado del extremo actor pidió revocar la sentencia, porque el Juzgador A quo: (i) Aun cuando determinó que no se acreditó la notoriedad de la marca, soslayó que “COMODÍSIMOS” es una marca renombrada, pues por su posicionamiento y publicidad es reconocida por el público en general en todo el territorio nacional, lo cual constituye un hecho notorio, que no requiere prueba, y puede ser reconocido de oficio por las autoridades administrativas y judiciales de los países miembros de la Comunidad Andina, según la sentencia número 5187, Lima 22 de mayo de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Año XL.
En todo caso, si el aludido funcionario, consideró que no tenía tal característica (renombrada), debió permitirle (acorde a la jurisprudencia de la misma Corporación) que demostrara que es notoria, lo cual no ocurrió en este asunto. (ii) No tuvo por demostrado el aprovechamiento injusto del prestigio del signo distintivo (lo cual no es un presupuesto axiológico de la acción), pese a que el demandado confesó haberlo utilizado sin autorización (aspecto que también respaldan los demás elementos de juicio adosados), por un lapso aproximado de 6 meses, con lo cual en un acto de protesta amplió “…su propio mensaje y atra[jo] la atención hacia sus reclamos…, para captar la atención del público hacia un fin particular y ajeno al titular de la marca”.
(iii) Erró al “…[e]xigir como requisito de prosperidad de las pretensiones [la prueba del] perjuicio sufrido…”, cuando en la demanda se acogió a la figura de indemnización preestablecida, reguladas en el artículo 3º de la 4 Minuto 58:31 a 1:47 hora del archivo24323586—0004000001, 037-AUDIENCIA 4329 Y VIDEO, ibidem. 001-2024-23586-02 3 Ley 1648 de 2013, y analizadas por la Corte Constitucional en la sentencia C-345 del 20195.
Así las cosas, la polémica generada entre los extremos en contienda pasa a resolverse al tenor de las siguientes, CONSIDERACIONES 1. No encuentra esta Corporación reparo en cuanto a los llamados, por la doctrina y la jurisprudencia, presupuestos jurídico-procesales como son capacidad para ser parte, para comparecer al proceso, demanda en forma y competencia. Además, de la actuación vertida en el plenario no se vislumbra vicio con entidad de nulitar en todo o en parte lo actuado, siendo viable emitir un pronunciamiento de fondo. 2.
Acorde con lo previsto en el artículo 328 del Código General del Proceso, la competencia del Tribunal de conformidad con los reparos esbozados ante el señor Juez A quo y la sustentación del recurso de apelación, se circunscribe a determinar, si con los medios suasorios recaudados en el plenario, se configuraron los presupuestos axiológicos para la protección de los derechos de propiedad industrial deprecada en la demanda, bajo el amparo del literal f) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. 3.
Previo a abordar el estudio de los aludidos cuestionamientos, la Sala estima propicio recordar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante el Acuerdo 06-2023-TJCA, emitió una “Guía para la aplicación del criterio jurídico interpretativo del acto aclarado en las solicitudes de interpretación prejudicial”. Al amparo de ello, el juez nacional de única o última instancia, en un proceso en el que tenga que aplicar o se discutan normas andinas, 5 Archivos 24323586—00041000002, 038-MEMORIAL, ibidem y SustentaciónApelación, AdiciónSustentación. 001-2024-23586-02 4 “…no estará obligado a solicitar una nueva interpretación prejudicial al TJCA, si es que esta corte internacional ya ha interpretado tal o tales normas con anterioridad, en una o más interpretaciones prejudiciales publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena…”.
Así, determinó solo la obligatoriedad de la consulta, en cuatro supuestos: i) inexistencia de interpretación prejudicial, “…incluye los casos en que la norma andina ha sido objeto de modificación y no se ha interpretado la regla modificada…”; ii) “…a pesar de que unas disposiciones ya fueron desentrañadas, otras que deben aplicarse no lo han sido…”, evento en el cual debe consultarse sobre las últimas; iii) pese a existir interpretación, el juez considera imperativo que el tribunal “…precise, amplíe o modifique el criterio jurídico interpretativo…”; y, iv) el funcionario advierta “…cuestionamientos insoslayables sobre situaciones hipotéticas que, en abstracto, se desprenden o están vinculadas con la referida norma andina…”.
En coherencia con ello, estableció la “regla de los 4 pasos” para aplicar el criterio interpretativo del acto aclarado, los cuales se pasan a verificar en este asunto, con el propósito de determinar que no se mantiene la obligación de solicitar una interpretación prejudicial a la aludida autoridad. En punto al primer paso, esto es, “…[d]eterminar si en el caso concreto debe aplicarse o se controvierte una norma andina y se tiene la obligación de solicitar interpretación prejudicial…”, se estima que comoquiera que la actora le endilga a la convocada haber incurrido en infracción marcaria por usar públicamente su marca notoriamente reconocida, lo cual le generó agravios, tal conducta se encuentra disciplinada en el artículo 155 literal f) de la Decisión 486 de 2000, susceptible de interpretación prejudicialEn cuanto al segundo paso, consistente en “…[d]eterminar si existe un acto aclarado.
En esta fase, dejar claro que conforme a la jurisprudencia del acto aclarado no es necesario formular una nueva consulta…”, se 001-2024-23586-02 5 advierte que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ya se ha pronunciado sobre el citado precepto andino, entre otros, en las interpretaciones 23- IP2016 (publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 2852), 136- IP-2016 (publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 2868); 410-IP-2016 (publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 3005); 777-IP-2019 del T.J.C.A. (publicada en la GOAC No. 3005 del 25 de junio de 2021); 153IP-2022 del T.J.C.A. (publicada en la GOAC del 22 de junio de 2022)¸ 243-IP-2022 (publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5187) y, 477-IP-2019 (publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4275), se dará principal aplicación a los criterios allí expuestos.
Conforme al tercer paso, el cual impone identificar “claramente la sentencia de interpretación prejudicial que contiene el criterio jurídico interpretativo de la norma en cuestión”, se observa que, los pronunciamientos antes citados contienen unas posturas jurídicas interpretativas aplicables en esta decisión sobre la estructuración de la conducta de infracción marcaria alegada, y la prueba de los menoscabos que esta puede causar, determinaciones que más adelante se traerán a cuento con el propósito de resolver el tema planteado.
Tocante al cuarto paso, resulta claro que la consulta en este caso no resulta obligatoria según los lineamientos trazados por la autoridad andina, por cuanto existen hermenéuticas prejudiciales sobre la norma aquí aplicable, y esta no ha sido objeto de modificación, por lo que las consideraciones vertidas en tales providencias resultan suficientes para proveer sobre el problema jurídico planteado en este asunto, razones por las cuales deviene innecesario que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina “precise, amplíe o modifique el criterio jurídico interpretativo”; y la Sala no tiene cuestionamientos insoslayables sobre situaciones hipotéticas que, en abstracto, se desprendan o estén vinculadas 001-2024-23586-02 6 con el memorado mandato, pues dados los tópicos a resolver ya enunciados, esos pronunciamientos resultan idóneos y suficientes. 4.
Dilucidado lo anterior, cumple recordar, que la acción de infracción de derechos se encuentra regulada en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en la que Colombia, como país miembro, acata las disposiciones allí establecidas. Los derechos que confiere el registro de una marca a su titular es el uso exclusivo de ésta (artículo 154 de la Decisión 486 de 2000).
Ante tal precepto normativo, los pronunciamientos comunitarios han descrito dos facultades que se otorgan al titular de la marca, una de carácter positivo, consistente en explotar la marca y ejercer cualquier disposición sobre la misma y, otra de tinte negativo, que desemboca en dos vertientes, la primera en el ámbito registral, escenario que permite que el titular de la misma, impida que terceros registren una marca igual o similar y, la segunda, que éstos sin su consentimiento, realicen actos con su marca, ya sea en el comercio o fuera de él6, siendo esta última atribución en la que edificó sus aspiraciones el convocante.
Sobre el tópico, el artículo 155, literal f) in fine, establece que los terceros no pueden, sin el consentimiento del titular de la marca “usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio”.
Sobre la aludida disposición el Tribunal Justicia de la Comunidad Andina puntualizó que “… basta que se configure el uso público de un signo idéntico o similar de una marca notoriamente conocida y que este uso 6 Interpretación Prejudicial 136-IP-2016 del T.J.C.A., publicada en la GOAC 2868 del 10 de noviembre de 2016. 001-2024-23586-02 7 sea susceptible de diluir su fuerza distintiva, su valor comercial o publicitario o aprovechar de manera injusta su prestigio para proceder a sancionar dicha conducta.
Así tenemos que la causal contenida en el literal analizado no condiciona el uso del signo idéntico o similar a la marca notoriamente conocida para distinguir productos, servicios o actividades económicas que puedan originar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, a efectos de configurar una infracción, sino que concede una protección de mayor amplitud, referida a un uso público de la referida marca que incluso puede alcanzar fines no comerciales… Así mismo, cabe señalar que el “uso con fines no comerciales” de un signo debe entenderse cuando aquél no está disponible en el mercado y por tanto no existe una ganancia económica…”7 (resalta la Sala).
A su vez, el artículo 238 de la referida disposición señala que “El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción…”. 5. Concatenado con lo anterior, en cuanto a la conducta infractora regulada en el literal f) del artículo 155 ejusdem, una jurisprudencia andina más reciente precisó que esta disposición “…extiende la protección de las marcas notorias frente al uso, aun para fines no comerciales, que realice un tercero de dicha marca sin autorización 37…”8.
De allí se colige, entonces, que el uso de la marca notoria es uno de los requisitos para que estructure tal 7 Interpretación Prejudicial 410-IP-2016 del T.J.C.A., publicada en la GOAC No. 3005 del 26 de abril de 2017. 37Montiano Monteagudo, la protección de la marca renombrada. Civitas. Madrid 1995, p. 283. 8 Interpretación Prejudicial 777-IP-2019 del T.J.C.A., publicada en la GOAC No. 3005 del 25 de junio de 2021. 001-2024-23586-02 8 comportamiento.
En esa orientación, resulta pertinente recabar que la Autoridad Andina sobre la marca notoriamente conocida adoctrinó: “…La Decisión 486 le dedica un acápite especial a la regulación del tema de los signos notoriamente reconocidos en el Titulo XIII. Que contiene los artículos 224 a 236. El artículo 224 de la Decisión 486 establece lo siguiente: Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se ha hecho conocido.
De la anterior definición se pueden identificar las siguientes características: a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente que habitualmente adquiere o comercializa los productos o servicios identificados por el signo. b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de os Países Miembros. c) La notoriedad debe haber ido obtenida por cualquier medio…”9.
Más adelante en esta misma decisión, el Tribunal de Justicia de 9 Interpretación Prejudicial 153-IP-2022 del T.J.C.A., publicada en la GOAC del 22 de junio de 2023. 10 La marca notoria es uno de los signos distintivos notoriamente conocidos regulados por el Titulo XIII de la Decisión 486. 11 La marca renombrada (por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.) es conocida prácticamente por todo el público en general, por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicios identificado por la marca renombrada. 001-2024-23586-02 9 la Comunidad Andina relievó que “…[c]abe diferenciar entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 10 de la marca renombrada.
La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es conocida más allá del sector pertinente11. La marca notoria regulada en la Decisión 486, a la que se puede denominar marca notoria andina, es aquella que es notoria en cualquier País Miembro de la Comunidad Andina, e independiente de si su titular es nacional o extranjero. Basta que sea notoria en un País Miembro para que reciba una protección especial en los otros tres Países Miembros.
La marca renombrada por su parte, no se encuentra regulada por la Decisión 486, pero por su naturaleza recibe protección en los cuatro Países Miembros…”10. De acuerdo con los anteriores derroteros, siendo diferente la marca notoria de la renombrada, y sin que esta última sea materia de protección en la Decisión 486 de 2000, ningún reparo merece el juzgador de primer grado en no haber examinado si el signo distintivo “COMODÍSIMOS” puede encasillarse como tal, es decir, como una marca renombrada y lo atañedero a la forma en que se prueba.
Aspectos estos que por demás resultan de poca monta establecer, si en cuenta se tiene que la conducta de infracción marcaria regulada en el literal f) del artículo 155 ibidem, en su tenor literal exige para su estructuración el uso público de “…un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida…”, y no de una marca renombrada. Así las cosas, no le era exigible al fallador reparar en determinar si el signo distintivo “COMODÍSIMOS” es una marca renombrada, y en caso positivo, en la manera en que esta se acredita, puesto que la conducta censurada por la legislación andina que concitó la presente causa no reprocha la utilización de una marca renombrada sino de una marca notoriamente conocida. 10 Interpretación Prejudicial 153-IP-2022 del T.J.C.A., publicada en la GOAC del 22 de junio de 2023. 001-2024-23586-02 10 De otra parte, aunque es cierto que la jurisprudencia comunitaria ha dicho que “…[s]i la autoridad de propiedad industrial considera que la marca no es renombrada, deberá permitir que su titular pruebe su notoriedad —en algún país de la Comunidad Andina— en los términos de lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486…”11, no lo es menos que este criterio no viene al caso, por cuanto en la conducta de infracción de propiedad industrial denunciada no salvaguarda la marca renombrada, como ya se dejó por sentado, sino la marca notoriamente reconocida.
No obstante, lo anterior, en lo concerniente a la demostración de la marca notoria, viene bien mencionar que la sentencia 153-IP-2022 puntualizó: “…La notoriedad de un signo es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de la prueba hábil ante el juez o la oficina nacional competente, según el caso. El artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; 11 Interpretación Prejudicial 153-IP-2022 del T.J.C.A., publicada en la GOAC del 22 de junio de 2023. 001-2024-23586-02 11 d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.
En consecuencia, para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como lo dispone la citada norma, lo cual puede demostrarse mediante cualquier medio probatorio regulado por la normatividad procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable…”12.
En el sub lite, no es admisible que se diga que se le coartó a la actora el derecho de acreditar la notoriedad de su marca, ya que ella, en las 12 Cfr. ídem. 001-2024-23586-02 12 oportunidades procesales pertinentes, es decir, al presentar la demanda y al descorrer el traslado de este escrito, contó con la posibilidad de aportar cualquiera de los medios de prueba conducentes para demostrar el carácter notorio de sus signos. Situación diferente es que no hubiera cumplido con tal carga, en tanto se limitó a incorporar elementos de juicio que no cumplen tal cometido, dentro de los que se encuentran el contrato de comodato, la comunicación de su terminación, la certificación del signo distintivo, video y fotografías del vehículo de placas TKI699 y RUNT vehicular13.
Tal omisión demostrativa conspira en su contra, pues la “…notoriedad debe probarse por quien la alegue de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486…”14, y al no hacerlo la demandante, incumplió con el deber de acreditar una de las exigencias para que se configure la conducta infractora, como lo es que la marca usada es notoria.
Por lo tanto, en el contexto reseñado, acertó el funcionario de primera instancia en desestimar las pretensiones por dicho motivo. 6. Aun cuando lo confutado ya de por sí basta para la frustración de las súplicas demandatorias, conviene relievar frente al otro punto de disenso de la inconforme que, el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca se traduce en “…un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida…”15.
Este aspecto, contrario de lo manifestado por aquélla, también es un presupuesto de la conducta de infracción marcaria regulada en el literal 13 Folio 3 del archivo 24325586—0000000003, 001-PRESENTACIÓN DEMANDA Y CAUTELAR, CuadernoSuperintendencia, Principal, Primera instancia. 14 Interpretación Prejudicial 136-IP-2022 del T.J.C.A. 15 Interpretación Prejudicial N° 454-IP-2015 de fecha 16 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2759 del 12 de julio de 2016. 001-2024-23586-02 13 f) del canon 155 in fine, en tanto el “…aprovechamiento injusto del prestigio…” de la marca, es una de las cuatro consecuencias que debe producir el uso público de un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, con fines comerciales, para que se estructure el aludido comportamiento.
Desde esa óptica, si bien en el caso analizado, el cúmulo de medios suasorios incorporados al plenario (dentro de los que se encuentran el interrogatorio de parte del demandado, las imágenes, y el video), cuya valoración conjunta y no de manera insular, a luz de la sana crítica, revelan que el intimado, plasmó un letrero en el que se consignó “…EXIGIMOS - PAGO INDEMNIZACIÓN – EXIGIMOS PRESUPUESTO…”, junto al signo distintivo de “COMODÍSIMO”, instalado mediante un adhesivo en su rodante, el cual usó una vez para protestar en noviembre de 2023 frente a una de las sedes de la sociedad promotora, lo cierto es que tal proceder apuntala a atacar a esta persona jurídica frente a sus relaciones laborales, mas no a obtener un beneficio de la marca, a lo sumo, ello identificaría a la marca como transgresor de sus derechos laborales, situación ajena al ámbito de protección de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena.
Además, el intimado admitió haber retirado de su automotor el aviso para laborar con otra empresa, unos meses después de aquel suceso, sin que se acreditara que el propósito que tuvo para mantenerlo durante este lapso fuera el de obtener una utilidad. Por ende, la exigencia relativa a que el uso de marca notoria cause un aprovechamiento injusto de su prestigio, tampoco se encuentra cumplida, aspecto que refuerza el fracaso de las pretensiones. 7.
Finalmente, solo con el propósito de dar respuesta a la censura restante exteriorizada por la opugnante debe decirse que, en efecto, en las acciones de infracción marcaria, no siempre a quien reclama el perjuicio le corresponde demostrarlo (como acertadamente lo planteó aquélla), especialmente cuando su demostración se dificulta por 001-2024-23586-02 14 circunstancias que impiden hacerlo.
En estos eventos, basta con que su precursor pruebe la conculcación del aludido derecho de propiedad industrial, si se acogió al régimen de indemnizaciones preestablecidas (por determinados motivos), para que proceda el reconocimiento del resarcimiento invocado, conforme al criterio expuesto por la Autoridad Andina, según el cual: “…En la medida que la informalidad, traducido en el incumplimiento parcial de la legislación, es un mal que aqueja a los países miembros de la Comunidad Andina, no puede desconocerse que hay situaciones en las que, pese a demostrarse la existencia de una infracción marcaria, es bastante complicado para el titular de la marca probar el daño sufrido.
Pensemos, por ejemplo, que el infractor no cuenta con un establecimiento debidamente autorizado por la autoridad competente, o carece de establecimiento (venta en la calle), no emite comprobantes de pago (facturas), no tiene registro de ventas, no declara ni paga impuestos, entre otros, de modo que es difícil determinar el número de utilidades vendidas del producto objeto de la infracción marcaria.
La legislación interna de los países miembros puede regular supuestas de indemnizaciones preestablecidas con el objeto de garantizar al titular de la marca un resarcimiento razonable en aquellos escenarios en los cuales es difícil obtener pruebas vinculadas al daño emergente o lucro cesante. Tales supuestos de indemnizaciones preestablecidas son compatibles con el Artículo 243 de la Decisión 486.
Resta señalar que es facultad del titular de la marca optar por el régimen de una indemnización preestablecida, de conformidad con la legislación nacional, o acreditar el daño conforme a los criterios establecidos en el Artículo 243 de la Decisión 486…”16. Sin embargo, de cara a los precedentes lineamientos, el reconocimiento 16 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación Prejudicial número 15-IP-2020 de fecha 6 de mayo de 2022. 001-2024-23586-02 15 de los perjuicios invocados por la actora, pese a haberse acogido al sistema de indemnizaciones preestablecidas es inviable en el sub judice, debido a que el comportamiento transgresor de la propiedad industrial no fue probado, por las motivaciones ya indicadas, esto es, falta de demostración de los requisitos relativos a una marca notoriamente conocida y de un aprovechamiento injusto. 8.
Lo discurrido conlleva a ratificar el veredicto recurrido. Costas a cargo de la opugnante derrotada -numeral 1º del artículo 365 ejúsdem-. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, en SALA QUINTA DE DECISIÓN CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de origen y procedencia anotadas.
SEGUNDO: CONDENAR en costas de esta instancia a la apelante vencida. La magistrada sustanciadora fija como agencias en derecho la suma de un (1) millón de pesos moneda corriente.
TERCERO: DEVOLVER el expediente a la oficina de origen, previas las constancias del caso. Ofíciese.
NOTIFÍQUESE, HENEY VELÁSQUEZ ORTIZ Magistrada 001-2024-23586-02 16 GAMAL MOHAMMAND OTHMAN ATSHAN RUBIANO Magistrado SANDRA CECILIA RODRÍGUEZ ESLAVA Magistrada Firmado Por: Heney Velasquez Ortiz Magistrada Sala 003 Civil Tribunal Superior De Bogotá D.C., Sandra Cecilia Rodriguez Eslava Magistrada Sala Civil Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Gamal Mohammand Othman Atshan Rubiano Magistrado Sala 009 Civil Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 Código de verificación: b58c25bd2c88fbbf058e46e359d85e1a50514c99242ed74315d259686 70cf551 Documento generado en 16/12/2025 04:43:09 PM 001-2024-23586-02 17 Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://firmaelectronica.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica 001-2024-23586-02 18