REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SALA CIVIL Bogotá, D.C., siete (07) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024). Expediente No. 11001-31-99-001-2024-68472-01. Demandante: CODINTER S.A.S. Demandada: IMPORTADORA NASA S.A.S. En sede de apelación se revisa y se confirma la providencia dictada el 13 de agosto de 2024, por la Superintendencia de Industria y Comercio – Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, mediante la cual se negaron unas medidas cautelares1, por las razones que pasan a exponerse.
ANTECEDENTES Codinter S.A.S., impetró demanda por infracción marcaria y actos de competencia desleal contra Importadora Nasa S.A.S, con el fin que se declare que ésta última, con la comercialización de productos rotulados con los nombres “CODINTER”, “EXTREME WIPERBLADE”, “AEREO EXTREME WIPERBLADE”, “EXTREME WELDER” y “EXTREME WELDING”, quebrantó los derechos de la demandante como titular registrada de las mismas2.
En consecuencia, solicitó, en apretada síntesis, que se ordene lo siguiente: i) retirar cualquier pieza publicitaria que contenga las expresiones relacionadas, ii) destruir todo producto, aviso, anuncio y demás enseñas publicitarias que las mencione, iii) pagar la indemnización por los perjuicios causados, iv) abstenerse de utilizar en el futuro cualquiera de las marcas de propiedad de Codinter, v) publicar un comunicado en su página web y un diario de amplia circulación por medio del cual declare que los productos de su portafolio rotulados con esos logos no fueron fabricados por la demandante y vi) cesar todo acto de competencia desleal. 1 Archivo No. 009-AUTO 113759-RESUELVE UNA SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES. 2 Archivo No. 004-SUBSANACION DEMANDA.
A la par, requirió como cautelas3: i) realizar la inspección de los libros e información contable de la sociedad demandada, con el fin de determinar el número de unidades vendidas y el valor unitario de venta de los productos que contienen las marcas de las que se viene hablando o cualquier otra alusiva a los signos distintivos, ii) instar a la revisora fiscal para que emita una certificación en donde detalle las unidades vendidas y el valor unitario de venta de los productos enunciados en la demanda o que sean diferentes pero contengan esas expresiones y iii) oficiar a la DIAN, para que envíe un reporte con toda la facturación histórica emitida por Importadora Nasa S.A.S., junto con las copias que hayan sido emitidas por esa empresa.
Para el efecto, adujo que solicita las cautelas de esa forma en atención a que lo requerido reposa en los registros contables y financieros en poder de la convocada a los cuales no puede acceder con el nivel de detalle necesario y de manera pública. Adicionalmente, espera que con esa disposición previa se mitigue el riesgo de destrucción, modificación u ocultamiento de información por parte de la demandada Así, el 11 de julio de 2024, se admitió el libelo.
No obstante, en auto del 13 de agosto siguiente, se negó el decreto de las medidas, con sustento en que no se acreditó la legitimación en la causa por activa respecto de la infracción marcaria y, por otro lado, en esta temprana etapa del proceso no se han verificado las probabilidades de éxito de las pretensiones4. La determinación fue censurada5 por la parte demandante, mediante reposición con resultas desfavorables según decisión del 11 de octubre de 20246, y en subsidio apelación. Razón por la cual se encuentra el asunto en este Tribunal para decidir lo pertinente.
En síntesis, la apelante expuso que con los certificados de registro demostró que ostenta la titularidad sobre las marcas denominadas «EXTREME WIPERBLADE», «AERO EXTREME WIPERBLADE», «EXTREME 3 Archivo No. 24168472—0000000002 del C. 001-PRESENTACION DEMANDA Y CAUTELAR. 4 Archivo No. 009-AUTO 113759-RESUELVE UNA SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES. 5 Archivo No. 010-PRESENTACION RECURSO DE ESPOSICION Y APELACION. 6 Archivo No. 012-AUTO 142363- RESUELVE RECURSO DE RESPOSICION.pdf.
WELDER», «EXTREME WELDING» y «CODINTER», con lo cual se exterioriza el interés que le asiste para elevar la solicitud cautelar. Además, adujo que con las pruebas adosadas se respaldan plenamente los hechos que soportan el petitum, circunstancia que en este punto hace viable el decreto de las medidas suplicadas con el fin de evitar un perjuicio.
CONSIDERACIONES Sobre la figura de las medidas cautelares, recuérdese en primer lugar que éstas, en los procesos litigiosos, son más que instrumentos para asegurar el resultado de una Litis: son la garantía de la parte victoriosa para hacer efectivo el derecho que pretende le sea reconocido por la respectiva autoridad judicial. Así pues, la Corte Suprema de Justicia, al referirse al tema indicó que “(…) son concebidas como una la herramienta procesal a través de la cual se pretende asegurar el cumplimiento de las órdenes judiciales, sean personales o patrimoniales y, en este último caso, se orientan a lograr la conservación del patrimonio del obligado de salir adelante los reclamos del demandante, restringiéndose, con ello, los eventuales efectos desfavorables que puedan suscitarse ante la tardanza de los litigios.
Por ello, son de naturaleza instrumental o aseguraticia, provisoria o temporal, variable o modificable y accesorias al proceso principal.”7 Y fijado ese punto, sea lo primero advertir que las pretensiones de la demandante se encuentran encaminadas a que se declare que la convocada infringió las marcas sobre las cuales la primera es titular y, en consecuencia, incurrió en actos de competencia desleal pues, en su sentir, la demandada ha utilizado los signos registrados por la promotora con el fin de comercializar sus propios productos y obtener un lucro.
Por lo tanto, con soporte en lo establecido en la Ley 256 de 1996 y la Decisión 486 de 2000, proferida por la Comunidad Andina de Naciones, requirió el decreto y práctica de las cautelas relacionadas. 7 CSJ. SC. Sentencia STC4557-2021 del 28 de abril de 2021. Mg. P Luis Armando Tolosa Villabona. Verdad averiguada es, que al tenor del artículo 245 de la Decisión Comunitaria 486 de 2000 “[q]uien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios”.
En concordancia el canon 31 de la Ley 256 de 1996 prevé que “[c]omprobada la realización de un acto de competencia desleal, o la inminencia de la misma, el Juez, a instancia de persona legitimada y bajo responsabilidad de la misma, podrá ordenar la cesación provisional del mismo y decretar las demás medidas cautelares que resulten pertinentes”.
El anterior precepto se debe analizar en consonancia con el artículo 590 procesal según el cual el Juez cognoscente puede decretar la medida que “encuentre razonable para la protección del derecho objeto del litigio, impedir su infracción o evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado o asegurar la efectividad de la pretensión” (se destaca).
Por su parte, el artículo 247 de la Decisión reseñada, enumera los requisitos para que sean viables las medidas previas así: i) debe probarse la legitimación para actuar, esto es, que quien solicite la medida cautelar sea titular del derecho protegido, en este caso, dueño de la marca, ii) que realmente exista el derecho vulnerado o infringido y iii) allegarse las pruebas que permitan presumir en forma razonable la infracción del derecho o que se está por quebrantar prontamente por parte del transgresor.
Sin embargo, debe dejarse claro que, el presente trámite y los proveídos dictados dentro del procedimiento de medidas cautelares urgentes, no son la vía para resolver sobre la existencia o no de un acto infractor de propiedad industrial, pues las determinaciones que deben adoptarse en punto a las cautelas, no pueden atar y menos aún condicionar el estudio del fondo del caso.
Ello, en tanto las decisiones se fundan en medios sumarios (artículo 568 mercantil, en concordancia con lo dispuesto en la Decisión 486 de 2000 – Acuerdo de Cartagena), los cuales deben tener vocación anticipada de revelar la posible comisión de conductas infractoras o la existencia de un perjuicio inminente sobre los intereses del solicitante.
Es decir, en esta instancia, “el examen de estos requisitos de admisibilidad de la cautela, así como de los otros que se establezcan, conduce pues a un juicio de probabilidad y no de certeza que, por tanto, no prejuzga en torno a la concesión de la tutela de mérito”8. Ahora, volviendo a los elementos de factibilidad de las cautelas, respecto del primero de ellos, esto es lo referente al interés para actuar, memórese que, según la normativa que regula el tema, se conoce como titular de la marca a aquel que efectúe su registro, así, al tenor del precepto 154 ejusdem “el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.
Sobre el particular, tiene por sentado la doctrina especializada que “en lo que respecta a la demostración de la legitimación de cara a la utilización abusiva de bienes de propiedad industrial que pueden derivar en actos de confusión, engaño, descredito o explotación de la reputación ajena, es necesario que el solicitante de la medida demuestre que es titular de la marca o la patente, o cualquiera de los otros bienes utilizados para la configuración de la conducta que se estima desleal”9 (se destaca).
En consecuencia, es claro que para acreditarla la demandante debe probar que la inscripción de la marca se encuentra vigente y a su nombre. Para lo cual debe apreciarse que ese registro tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos iguales, acorde lo establece el artículo 152 ibidem.
En el sub judice la parte activa alegó la indebida utilización de las marcas “CODINTER”, “EXTREME WIPERBLADE”, “AEREO EXTREME WIPERBLADE”, “EXTREME WELDER” y “EXTREME WELDING”, de las cuales adujo funge como propietario inscrito. Para el efecto, aportó los correspondiente certificados de registro10 así: 8 Tribunal Andino de Justicia. Interpretación prejudicial 96-IP, de septiembre 22 de 2004. 9 Dionisio Manuel de la Cruz Camargo, “La Competencia Desleal en Colombia”.
Universidad Externado de Colombia. 2020. Página 406. 10 Archivo No. 24168472--0000000003 del C. 001-PRESENTACION DEMANDA Y CAUTELAR. Páginas 315-333. No. Registro Marca Fecha registro 349612 EXTREME 29 de junio de 2007 03 de marzo de 398930 WIPERBLADE 2017 AERO 17 EXTREME 19 de abril de 2010 WIPERBLADE 367240 EXTREME WELDER 472587 EXTREME WELDING Codinter de abril de 2020 16 de diciembre de 09 de noviembre 2008 367243 Renovación de 2018 16 de diciembre de 13 de noviembre 2018 de 2018 08 de julio de 2013 caducada Luego, por lo menos en principio se puede determinar la vigencia de las cuatro primera marcas relacionadas con las constancias aportadas que demostraron su titularidad en cabeza de la empresa demandante, circunstancia que, además, se verificó en la página web de la entidad11.
Claro, no se desconoce que respecto de Conditer no aparece renovada y de hecho al consultarla se evidencia en estado caducada, pero como frente a las otras marcas también se depreca la infracción, por lo menos en este punto el tema de la legitimación se encuentra superado, pues es claro que la sociedad Codinter S.A.S. es la titular de cuatro de ellas.
En conclusión, habrá de salir avante ese primer reparo dirigido a que sí se acreditó el interés que asiste a la promotora para solicitar medidas cautelares respecto de las marcas reseñadas y verificadas. Por otro lado, véase que acorde el precepto 245 de la Decisión dentro de las cautelas especiales que se pueden solicitar en este tipo de procesos están las encaminadas a “obtener o conservar pruebas para que no desaparezcan en el curso de la acción”12.
En ese sentido, la gestora alegó que las medidas invocadas las solicitó con el fin de “determinar el número real de referencias comercializadas a partir de los signos distintivos propiedad de CODINTER y, a su vez, se contará con una estimación precisa del monto de las ventas y los beneficios económicos percibidos por la demandada” 13. 11 https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=638664135166905853 12 Rodolfo Lizarazu Montoya, “Manual de Propiedad Industrial”.
Legis Editores S.A. 2014. Página 376. 13 Archivo No. 24168472—0000000002 del C. 001-PRESENTACION DEMANDA Y CAUTELAR. No obstante, de todas formas se debe efectuar el estudio riguroso sobre la necesidad, proporcionalidad y efectividad de la misma14, aspectos que sumados a la apariencia del buen derecho sirven para determinar la viabilidad de decretar las cautelas propuestas.
Así pues. La necesidad y la efectividad en palabras del tratadista Jorge Forero Silva, aluden a que la medida debe ser “útil y efectiva para el caso concreto, por existir un riesgo que amerita ser atendido y evitar que se vulnere un derecho”15, lo cual guarda absoluta concordancia con la segunda de las exigencias señalada en el precepto 247 de la Decisión 480.
Descendiendo al caso en concreto, la demandante contrajo su petitum cautelar16 a que se ordene los siguiente: i) la inspección de los libros e información contable de la sociedad demandada, ii) requerir a la revisora fiscal para que emita una certificación en donde detalle las unidades vendidas y el valor unitario de venta de los productos enunciados en la demanda o que sean diferentes pero contengan la expresión de las marcas y iii) oficiar a la DIAN, para que envíe un reporte con toda la facturación histórica emitida por la Importadora Nasa S.A.S. Para el efecto, sucintamente adujo que requiere el decreto de esas medidas previas con el fin que se “mitigue el riesgo de destrucción, modificación y/o ocultamiento de información por parte de la demandada” 17.
Con todo, no indicó, mucho menos acreditó, el cumplimiento de los presupuestos reseñados, pues además de la afirmación deprecada, no se evidencia el riesgo de destrucción o pérdida de la información financiera requerida, no obra ni siquiera prueba sumaria que así lo demuestre y de entrada no se puede presumir la mala fe de la convocada. Máxime, cuando lo requerido se reduce a los libros contables de la empresa los cuales según la norma comercial deben llevarse conforme lo señalado por el canon 48 y ss. del Código de Comercio, es decir, harán parte 14 CSJ.
STC de 11 de febrero de 2013, exp. 11001 22 03 000 2012 02009 01, STC16248-2016 de 10 de noviembre de 2016, exp. 68001-22-13-000-2016-00415-02 y STC1302-2019 de 8 de febrero de 2019, exp. 11001-22-10-000-2018-00699-01 15 Jorge Forero Silva, “Medidas Cautelares en el Código General del Proceso”. Editorial Temis. 2014. Página 31. 16 Archivo No. 24168472—0000000002 del C. 001-PRESENTACION DEMANDA Y CAUTELAR. 17 Archivo No. 24168472—0000000002 del C. 001-PRESENTACION DEMANDA Y CAUTELAR. integrante los comprobantes, el inventario, el balance general y demás documentales que soportan las operaciones mercantiles, circunstancia que, por lo menos en principio, impide que puedan ser alterados fácilmente.
En adición, pidió oficiar a la revisora fiscal y a la DIAN para que remitan cierta información de la sociedad. Al respecto, se considera improbable que la profesional se abstenga de entregar los datos que en virtud del proceso se le exijan, pues acorde la Ley 43 de 1990, el ejercicio de su profesión le demanda “observar las normas de ética profesional” y “cumplir las normas legales vigentes”, eso sumado a que, no la cobija la inhabilidad de los contadores que tienen dependencia laboral, “para para dar fe pública sobre actos que interesen a su empleador”.
Por demás, tampoco es plausible que la DIAN suministre reportes que no correspondan a los ofrecidos por los contribuyentes al momento de cumplir con sus cargas tributarias. Luego, no se advierte de qué forma lo requerido en cuanto a las ganancias obtenidas por la convocada en virtud de las marcas referidas puede ser alterado o encubierto.
Para ahondar en razones, véase que las solicitudes cautelares van encaminadas a obtener los elementos de convicción de que trata el artículo 165 del Código General del Proceso, mismos que pudo invocar como pruebas en la demanda, es más, la exhibición de la contabilidad es susceptible de ser implorada como prueba extraprocesal acorde el canon 186 ibidem.
En conclusión, refulge que las razones expuestas en la censura carecen de viabilidad para justificar la imposición de las cautelas pedidas. En ese orden de ideas, se impone confirmar la decisión. No habrá condena en costas por no aparecer causadas. En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la providencia del 13 de agosto de 2024 proferida por el Superintendencia de Industria y Comercio – Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, pero por las razones expuestas por el Tribunal.
SEGUNDO: Sin condena en costas por no aparecer causadas.
TERCERO: DEVUÉLVASE el expediente digital a la Delegatura de origen, previas las constancias de rigor. Notifíquese y Cúmplase, FLOR MARGOTH GONZÁLEZ FLÓREZ MAGISTRADA