República de Colombia Rama Judicial del Poder Público Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. Sala Civil de Decisión Magistrada Sustanciadora SANDRA CECILIA RODRÍGUEZ ESLAVA DEMANDANTE DEMANDADO RADICADO PROVIDENCIA DECISIÓN DISCUTIDO Y APROBADO Verbal – Infracción del derecho de propiedad industrial Medplus Group S.A.S. – Ahora Cieno Group S.A.S.Medicplus S.A.S. 1001 31 99 001 2021 71808 01 Sentencia No. 024 REVOCA Dos (2) y nueve (9) de mayo de dos mil veinticinco (2025) FECHA Veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025) CLASE DE PROCESO Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia de 20 de septiembre de 2022, proferida por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, al amparo de lo previsto en la Ley 2213 de 2022.
I.
ANTECEDENTES Medplus Group S.A.S. – Ahora Cieno Group S.A.S.- convocó a Medicplus S.A.S. con el fin de que se declare que ha infringido sus derechos de propiedad industrial por confundir directa o indirectamente y permitir la asociación de los signos distintivos1 “MedicPlus” y “Mediplus” con sus marcas, nominativa, “MedPlus MP”2 y, mixta, “MedPlus”3, en la identificación de productos de la clase 44.
En consecuencia, imploró se le ordene abstenerse de utilizarlas, modificar esos signos distintivos, enseñas o nombres comerciales, al igual que las Conforme a lo establecido en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de la CAN. Registrada con el número 547948 y vigente hasta el 3 de mayo de 2026. 3 Inscrita con el número 442295 y con vigencia al 20 de febrero de 2022. 1 2 pautas publicitarias, a fin de diferenciarlas de las primeras, y se le prohíba infringirlas a futuro.
Fundamento fáctico: Medplus Group S.A.S. adujo ser la titular de las siguientes marcas: 001 2021 71808 01 Asimismo, haber identificado a través de esos signos distintivos los servicios de salud de medicina prepagada que ofrece Medplus Medicina Prepagada S.A., quien fue autorizada para usarlos, de acuerdo con las políticas corporativas implementadas por Medplus Group S.A.S. – sociedad matriz y actualmente denominada Cieno Group S.A.S.-.
De otra parte, Medicplus S.A.S. tiene por objeto “(…) la prestación de servicios farmacéuticos en todas las áreas de la salud bajo la modalidad intramural ambulatoria y hospitalaria; extramurales móviles”. Esa actividad la desarrolla mediante sus establecimientos comerciales que se identifican con los nombres “MEDICPLUS” y “MEDIPLUS”, seguidos de la denominación del lugar en donde se encuentran ubicados.
Para ello, utiliza la siguiente marca, no registrada: 001 2021 71808 01 De acuerdo con lo expuesto, halla semejanza en los servicios prestados por ambas en razón a que las dos participan en el mercado del sector salud: la primera, por la oferta que hace de planes de medicina prepagada y la segunda, en atención a la comercialización de productos farmacéuticos.
Concluyó que la convocada ha infringido sus derechos de propiedad industrial por imitar y hacer uso de esa marca. Además, catalogó ese actuar como desleal por dos razones: tratarse de una competidora y propiciar un alto riesgo de confusión en los consumidores. Actuación procesal: Al libelo se le dio trámite el 24 de marzo de 2021 y tras ser intimada, la demandada permaneció silente.
Surtidas las etapas subsiguientes, entre ellas, probatoria y de alegaciones, el a quo profirió la decisión que dio por concluida la instancia, conforme se sintetiza a continuación. Sentencia impugnada: El Funcionario de grado base, de oficio, declaró probada la excepción de “falta de legitimación en la causa por activa” y negó las pretensiones del escrito inaugural, ordenó el levantamiento de la medida cautelar practicada y no impuso condena en costas por no aparecer causadas.
Arribó a esta conclusión tras indagar sobre la existencia del derecho invocado y su titularidad, pues estimó que hubo un hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial de la reclamante, motivo por el cual le dio aplicación al inciso 4º del artículo 281 del C.G.P. Valoró que, aunque adujo ser la dueña de las marcas “MEDPLUS”, concedida bajo el certificado 442295, y “MEDPLUS MP”, registrada con el consecutivo 547948, para identificar servicios de la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza, luego de practicar la inspección judicial oficiosa en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio, verificó su transferencia a la sociedad Medplus Medicina Prepagada S.A. 001 2021 71808 01 los días 3 y 4 de noviembre de 2021, sin que mediara licencia sobre los derechos de esos signos distintivos en favor de la promotora.
Apelación: La demandante interpuso el remedio vertical con el fin de que sea revocada la decisión de primer grado. Con tal propósito, formuló los reparos que sustentó, conforme se resumen: a) Medplus Group S.A.S. tiene la legitimación en la causa por activa en el proceso de infracción de los derechos de propiedad intelectual - Presentación de la demanda, decreto de medidas cautelares, cesión de marcas y reforma de la demanda Medplus Group S.A.S. – Hoy Cieno Group S.A.S.- demandó a Medicplus S.A.S. porque infringió las marcas “MEDPLUS MP” – nominativa- y “MEDPLUS” – mixta-, cuya titular es la primera por haber anunciado al público la prestación de servicios farmacéuticos en todas las áreas de la salud, en las modalidades intramural, ambulatoria, hospitalaria, así como extramural móvil, en todos sus establecimientos comerciales denominados “MEDICPLUS” y “MEDIPLUS”.
Ambas personas jurídicas participan en el mercado del sector salud y ofertan servicios comprendidos en la clase 44 de la clasificación internacional de Niza. Debido a lo anterior, se decretaron las medidas cautelares solicitadas en auto 60264 de 19 mayo 2021. Y aunque Medplus Group S.A.S. cedió sus derechos a Medplus Medicina Prepagada S.A. sobre los signos distintivos el 15 de septiembre de 2021, también es cierto que el 5 de noviembre de esa anualidad se pactó un “Otro Sí” por medio del cual se adicionó la cláusula décima segunda, referente a las disposiciones litigiosas, a fin de advertir que aquellos procesos que se encontraban en curso sobre esos signos distintivos, le permitían al cedente continuar con la titularidad de los derechos litigiosos marcarios. 001 2021 71808 01 Fue por ello, que el cesionario autorizó al cedente intervenir en su nombre y representación, de ser necesario.
Situación que no condujo a modificar el libelo inaugural porque ya se había fijado fecha para la celebración de la audiencia inicial. b) Indebida valoración probatoria El 20 de septiembre de 2022, cuando se realizó la inspección judicial a la página SIPI (oficina virtual de propiedad industrial) se previno de la celebración del contrato de cesión de marca y derechos de propiedad industrial de 15 de septiembre de 2021, junto con el “Otro Sí” de 5 de noviembre posterior.
Las aludidas documentales no fueron valoradas y, en su lugar, se consideró que la accionada no había vulnerado los derechos marcarios a favor de Medplus Group S.A.S. – Hoy Cieno Group S.A.S-. II. PROBLEMAS JURÍDICOS ¿Quién estaba legitimado para reclamar la protección de los signos “MEDPLUS MP” y “MEDPLUS” y qué incidencia tuvo la cesión de éstos? De serlo la accionante, Medicplus S.A.S. incurrió en la vulneración de los derechos de propiedad industrial que se le endilga? III.
CONSIDERACIONES 1. Es asunto averiguado que el artículo 161 de la Decisión 486 de 2000 previó la transferencia de un registro marcario, cuando se encontrare concedido o aun estuviere tramitándose, bien por acto entre vivos ora mediante sucesión. A la par, en el canon subsiguiente – 162-, se plasmó la facultad que le asiste al titular para licenciar a uno o más terceros la explotación de la marca. 001 2021 71808 01 Acuerdos que deben constar por escrito y procederse a su registro ante la oficina nacional competente, con la finalidad de generar efectos ante los demás, siempre que no apareje riesgo de confusión o desatienda las exigencias del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, disposiciones comunitarias o nacionales relacionadas con prácticas restrictivas de la libre competencia – art. 163 ib.-.
En armonía con lo elucidado, es oportuno precisar que constituye un acto aclarado por parte del Tribunal de Justicia de la CAN la interpretación prejudicial que efectuó en el proceso 248-IP-2022, acerca del registro de una marca, los convenios de licenciamiento para su explotación, el ejercicio de la oposición, sus alcances, junto a la facultad de impedir a terceros el uso del signo distintivo, conforme al convenio establecido: “[1.1] Una de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la marca es la facultad que tiene su titular de disponer de la misma.
Dicha potestad de conformidad con el postulado la autonomía de la voluntad privada se puede manifestar a través de la transferencia o cesión de la marca a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia de uso para la explotación de esta4. (…) [1.5] De conformidad con lo anterior, el titular de una marca concedida puede, mediante contrato escrito, transferir el derecho sobre el registro de su marca.
A efectos de su operatividad frente a terceros, dicha transferencia deberá ser inscrita ante la oficina nacional competente5. [1.6] La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de transferencia al registro de una marca. Sin embargo, sí expresa que debe constar por escrito y registrarse ante la oficina nacional competente, acarreando que ante la falta de este requisito no surta efectos frente a terceros. [1.7] Se debe destacar que, en aquellos aspectos no regulados por la normativa comunitaria andina, el contrato de transferencia al registro de una marca se rige por la norma nacional pertinente de cada país miembro, teniendo como base las limitaciones indicadas anteriormente.
(…) [1.10] Cabe advertir que la transferencia al registro de una marca puede ser respecto de todos los productos o servicios que protege, o respecto de algunos en específico. En este sentido, la cesión o transferencia parcial del registro de una Ver Interpretación Prejudicial 71-IP-2009 de 1 de julio de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1772 del 10 de noviembre de 2009. 5 Ibidem. 4 001 2021 71808 01 marca, en principio, es factible y procedente, siempre y cuando los productos o servicios que identifiquen con el mismo registro de marca, a pesar de encontrarse en la misma clase, no tengan relación con lo que respecta a su naturaleza, características, medios de comercialización y de distribución, y no se genere, en consecuencia, riesgo de confusión en el público consumidor 6. [1.11] Por lo anterior, en el trámite de una transferencia o sesión parcial de un registro de marca, la oficina nacional competente debe evitar que la coexistencia de esta pueda generar o inducir a error al consumidor, y prevenir que marcas idénticas pertenecientes a titulares diferentes identifiquen productos relacionados7. [1.12] Así las cosas, si los productos y servicios tienen la misma naturaleza, finalidad, medios de comercialización, no se debe aceptar la transferencia o cesión parcial.
De lo contrario se promovería tal como se indicó, la inducción a error del consumidor respecto a la procedencia empresarial del producto, además de su calidad y características8.”9. En torno al licenciamiento, esa Corporación explicó su función económica en el comercio de bienes y servicios, cuando atienda como finalidad la ampliación del campo de acción o el ingreso a otros mercados, en procura de permitir su uso autorizado a otra persona para su explotación. Con lo anterior, expuso la necesidad de mediar un contrato a través del cual el licenciante ceda esa prerrogativa al licenciatario, a cambio de una remuneración denominada regalía, sin que ese negocio jurídico implique el desprendimiento de la titularidad respecto de los otros bienes jurídicos emanados de ella10.
Añadió que al constar por escrito el contrato, “(…) debe incorporar los derechos y obligaciones del licenciatario, entre los cuales podría estar la defensa de los derechos de propiedad industrial; es decir, el titular del derecho marcario puede facultar expresamente al licenciatario para ejercer en su nombre y representación las acciones necesarias en contra de terceros que usan la marca sin autorización, lo que permitirá al licenciatario actuar en defensa de la marca en un procedimiento Ibidem [Ver la Interpretación Prejudicial 219-IP-2013 de 12 de febrero de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2313 de 11 de marzo de 2014]. 7 Ibidem. 8 Ibidem. 9 Interpretación Prejudicial 248-IP-2009 de 12 de septiembre de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena XL - 5307 de 12 de septiembre de 2023. 10 Interpretación Prejudicial 248-IP-2009 de 12 de septiembre de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena XL - 5307 de 12 de septiembre de 2023. 6 001 2021 71808 01 administrativo o en un proceso judicial; de no autorizarse dicha facultad, la defensa procesal es exclusiva del titular de la marca”11 (Se resalta).
Memórese que, en aquella oportunidad, la prenotada Autoridad Andina también exaltó “(…) que una licencia exclusiva de uso de marca es aquella en la que el licenciante, en virtud del principio autonomía de la voluntad de las partes, decide autorizar el uso de la marca a un solo licenciatario en un territorio determinado. Por otra parte, cuando estamos frente a licencias no exclusivas, el licenciante se reserva la facultad de otorgar el derecho del uso de la marca a varios licenciatarios” 12.
Y sobre las ventajas del titular de la marca evocó las facultades positivas, para explotar y ejercer actos de disposición, así como las negativas, atinentes a impedir que terceros registren un signo distintivo idéntico o similarmente confundible, que pueda generar riesgo de confusión ora de asociación en el público consumidor, o bien realicen determinados actos respecto de éste, sin contar con su consentimiento13.
Dentro de las segundas, se encuentra el literal d) del canon 155 de la Decisión 486, según el cual, el registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, puedan “suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos”.
De modo que, la protección del signo distintivo circunscrita a esa prerrogativa, en principio, le corresponde a su titular o al licenciatario que Interpretación Prejudicial 248-IP-2022 de 12 de septiembre de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena XL - 5307 de 12 de septiembre de 2023. 12 Interpretación Prejudicial 248-IP-2022 de 12 de septiembre de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena XL - 5307 de 12 de septiembre de 2023. 13 Interpretación Prejudicial 248-IP-2022 de 12 de septiembre de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena XL - 5307 de 12 de septiembre de 2023. 11 001 2021 71808 01 así fue autorizado, quienes se encuentran legitimados para restringir esa utilización. En esa línea, es preciso recordar que ese “interés sustancial” para obrar debe ampararse en la “relación sustancial” existente entre los extremos en disputa al interior del proceso, en virtud de ser un presupuesto material que permitirá la emisión de una sentencia de fondo y que se traduce en el objeto de la decisión reclamada14.
Ahora bien, ese “interés sustancial” no puede cederse ni transmitirse, aun cuando se hubiere realizado alguna transacción sobre el derecho o la cosa enmarcada en el litigio, puesto que se estaría confundiendo con el derecho material, cuando lo correcto sería comprender “(…) que el cesionario o heredero tiene su legitimación personal en la causa, siempre que necesite recurrir a un proceso para cualquier efecto jurídico relacionado con ese derecho”15.
Asimismo, doctrinariamente se ha sostenido que la legitimación hace parte de la relación sustancial materia del proceso y en el evento en que se mute esa situación durante su curso, no podría incidir en el contenido de la sentencia en vista del deber que le asiste al funcionario de “(…) resolver sobre la situación planteada en la demanda.
De ahí que algunos autores hablen del principio de la perpetuatio legitimationis” 16. Empero, no debe desdibujarse que cada uno aboga por una situación particular que será abordada conforme al papel que desempeña en la litis y la relación sustancial que se invoca para soportar tanto las pretensiones del actor, como las excepciones del convocado.
Ver Devis Echnadía, Henrando. “Compedio de Derecho Procesal”. Bogotá D.C.-1976. Editorial ABC, Quinta Edición, Tomo I, pág. 244. 15 Ver Devis Echnadía, Henrando. “Compedio de Derecho Procesal”. Bogotá D.C.-1976. Editorial ABC, Quinta Edición, Tomo I, pág. 243-244. 16 Ver Devis Echnadía, Henrando. “Compedio de Derecho Procesal”. Bogotá D.C.-1976.
Editorial ABC, Quinta Edición, Tomo I, pág. 245. 14 001 2021 71808 01 Bajo ese tenor, no debe omitirse que el inciso 3º del canon 68 del C.G.P. también establece que: “El adquirente a cualquier título de la cosa o del derecho litigioso podrá intervenir como litisconsorte del anterior titular. También podrá sustituirlo en el proceso, siempre que la parte contraria lo acepte expresamente.” (Se subraya).
Y que, en ese sentido, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, puntualizó: “(…) el ejercicio de la sucesión procesal comprende una facultad que bien puede hacer valer el adquirente del derecho en litigio para intervenir en el proceso, bien como litisconsorte del cedente o bien como titular del crédito, esto es, desplazándolo para sucederlo como parte, en caso de que la contraparte lo acepte expresamente.
Esa intervención es de carácter voluntario y surte efectos de acuerdo a lo señalado en el inciso 3º del artículo 52 ibídem.”17(Negrilla y subrayado de la Sala). Planteamiento que se torna más claro con la siguiente explicación doctrinal: “De manera que cuando el titular de la cosa que es materia de un litigio o del derecho sometido a controversia lo adquiere, a cualquier título, queda autorizado para concurrir al proceso y solicitar que se admita su intervención, pues al haber adquirido la cosa o el derecho litigioso queda sometido a la sentencia que se dicte dentro del proceso, vinculado a ella y afectado por ella.
Pero una vez que el sucesor interviene en el proceso, el juez debe poner en conocimiento de la parte contraria la existencia de la cesión o venta de la cosa o derecho litigioso, a efectos de que se manifieste si acepta de forma expresa que el cesionario o adquirente sustituya a la parte cedente o si, por el contrario, no lo hace, de suerte que en el proceso seguirán figurando como parte tanto cedente como cesionario.
(…) Destaca que su intervención en el proceso no es obligatoria, sino voluntaria, motivo por el cual la norma es clara en señalar que ‘podrá intervenir como litisconsorte del anterior titular’, para indicar que, intervenga o no la sentencia, surtirá efectos en su contra, en la medida en que ha adquirido total o parcialmente el derecho o la cosa pretendida, de donde se sigue que en este caso estamos en presencia de un ejemplo de litisconsorcio cuasinecesario, pues la sentencia va a generar al cesionario de los derechos litigiosos o al adquiriente de la cosa materia del proceso efectos, sin que importe si concurre o no a este.”18 (Énfasis de la Sala).
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de STC7961-2016 de 16 de junio de 2016. Rad. 76001-22-03-000-2016-00213-01. 18 Sanabria Santos, Henry. “Derecho procesal civil general”, Bogotá-2021. Universidad Externado de Colombia. Primera Edición. Págs. 328-329. 17 001 2021 71808 01 2. Desde esta perspectiva, en el caso bajo estudio se observa que acompañado al documento demandatorio, presentado por Medplus Group S.A.S. el 17 de febrero de 202119 y notificado el 24 de marzo posterior, se incorporaron dos certificaciones de 28 de septiembre de 2020, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, con el siguiente contenido: a) 11124269 La marca mixta “MEDPLUS” se inscribió con el certificado 442295 para ser implementada en productos o servicios 44 médicos, cuidados de higiene y de belleza para personas, conforme se consignó en la Gaceta 633 del 20 de octubre de 2011.
Su vigencia se estableció hasta el 20 de febrero de 2022 y la titularidad se le atribuyó a Medplus Group S.A.S. – antes CLINICAL ALL SERVICES S.A.S. -20, en vista de la transferencia que le fue realizada el 31 de octubre de 2013, por parte de Luis Fernando Poveda Ladino21. b) 15300286 Allí se indicó que bajo el certificado 547948 se registró la marca nominativa “MEDPLUS MP” a fin de identificar productos o servicios 44, médicos, tratamientos de higiene y belleza para personas, conforme a lo publicado en la Gaceta 750 de 29 de enero de 2016.
Su vigencia fue contemplada hasta el 3 de mayo de 2026 y como beneficiario se anunció a Medplus Group S.A.S.22. 2.1. A su vez, en el escrito genitor, se indicó que Medplus Group S.A.S. – hoy CienoGroup S.A.S.- por ser controlante de Medplus Medicina PDF DEMANDA Y ANEXOS; fl.
1. PDF DEMANDA Y ANEXOS; fl. 54. 21 PDF DEMANDA Y ANEXOS; fl. 52. 22 PDF DEMANDA Y ANEXOS; fl. 52. 19 20 001 2021 71808 01 Prepagada S.A. autorizó a la segunda para usar esas marcas en el marco de su objeto social. Incluso, en el certificado de existencia y representación legal de Medplus Medicina Prepagada S.A.S. se logra verificar que el presidente ejecutivo de la compañía era Jesús Hernando Botero Durán y la suplencia era ejercida por Medplus Group S.A.S., identificada con el NIT 900227389123.
Sumado a ello, la evocada situación de control o grupo empresarial fue descrita así: “Que por Documento Privado No. sin num de Representante Legal del 20 de abril de 2020 bajo el número 02568478 del Libro IX, comunicó la sociedad matriz: - MEDPLUS INVESTMENT LLC (…) - SAVANT INVESTORS GROUP LLC (…) Que se ha configurado una situación de control con la sociedad de la referencia. Fecha de configuración de la situación de control: 2020-04-03 Mediante Resolución No. 302-006057 del 08 de noviembre de 2019, y Resolución No. 300-002552 del 14 de abril de 2020, la Superintendencia de Sociedades resolvió decretar la existencia de un grupo empresarial conformado el 05 de octubre de 2017 por las siguientes personas: SERVICIO AÉRERO MEDICALIZADO Y FUNDAMENTAL SAS – MEDICALFLY SAS, MIOCARDIO SAS, SOCIEDAD DE CIRUGIA DE BOGOTÁ HOSPITAL SAN JOSÉ, FUNDACIÓN HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTIL SAN JOSÉ, COOOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LOS PROFESIONALES DEL SECTOR SALUD – CMPS, CORPORACIÓN NUESTRA IPS, PROCARDIO SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES SAS – PROCARDIO, MEDPLUS GROUP SAS, a través de MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A., y la señora Ligia María Cure Ríos, identificada con la cédula de ciudadanía No. 22.395.720, a través de ORGANIZACIÓN CLÍNICA GENERAL DEL NORTE SA, en calidad de controlantes conjuntos de una parte y, las sociedades: PRESTNEWCO SAS y MEDIMAS EPS SAS, en calidad de subordinadas, la primera en calidad de filial y, la segunda, en condición subsidiaria.
Lo cual se inscribió ante esta Cámara de Comercio el 31 de julio de 2020 con el No. 02602837 del libro IX. Mediante Resolución No. 302-006057 del 08 de noviembre de 2019, Resolución No. 300-002552 del 14 de abril de 2020, la Superintendencia de Sociedades aclara que las personas jurídicas SERVICIO AÉRERO MEDICALIZADO Y FUNDAMENTAL SAS – MEDICALFLY SAS y MIOCARDIO SAS y la señora Ligia María Cure Ríos, identificada con cédula de ciudadanía No. 22.395.720, a través de ORGANIZACIÓN CLÍNICA GENERAL DEL NORTE SA, formaron parte control conjunto hasta el 30 de marzo de 2019, producto de la compraventa de las acciones de las que eran titulares en las sociedades PRESTNEWCO SAS y 23 PDF DEMANDA Y ANEXOS; fl. 21. 001 2021 71808 01 PRESTMED SAS.
Lo cual se inscribió ante esta Cámara de Comercio el 31 de julio de 2020 con el No. 02602837 del libro IX” 24 (Se resalta). De otra parte, en la certificación expedida por la Cámara de Comercio de Bogotá, acerca de Medplus Group S.A.S., se incorporó la situación de control o grupo empresarial, de la siguiente manera: “Que por Documento Privado No. de Representante Legal del 27 de junio de 2012, inscrito el 27 de junio de 2012 bajo el número 01645956 del libro IX, se comunicó que se ha configurado una situación de grupo empresarial por parte de la sociedad matriz: MEDPLUS GROUP SAS, respecto de las siguientes sociedades subordinadas: - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PANAMÁ S.A. (…) - ALTEA FARMACEUTICA S A (…) - GREEN CITY INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SAS (…) - GREEN INVEST SAS (…) Fecha de configuración de la situación de grupo empresarial: 2012-06-01 Que por Documento Privado No. SIN NUM de Represente Legal del 4 de enero de 2018, inscrito el 12 de enero de 2018 bajo el número 02292682 del libro IX, se comunicó que se ha configurado una situación de grupo empresarial por parte de la sociedad matriz: MEDPLUS GROUP SAS, respecto de las siguientes sociedades subordinadas: - BLUECARE SALUD SAS (…) Fecha de configuración de la situación de grupo empresarial: 2017-11-23 Que por Documento Privado No. SIN MUN de Representante Legal del 4 de enero de 2018, inscrito el 15 de enero de 2018 bajo el número 02293029 del libro IX, se comunicó que se ha configurado una situación de grupo empresarial por parte de la sociedad matriz: MEDPLUS GROUP SAS, respecto de las siguientes sociedades subordinadas: - CLINICA SANTA MONICA DE BOGOTA SAS (…) Fecha de configuración de la situación de grupo empresarial: 2017-02-28 Que por Documento Privado No. SIN NUM de Representante Legal del 31 de enero de 2019, inscrito el 28 de febrero de 2019 bajo el número 02429647 del libro IX, se comunicó que se ha configurado una situación de grupo empresarial por parte 24 PDF DEMANDA Y ANEXOS; fls. 24-26. 001 2021 71808 01 de la sociedad matriz: MEDPLUS GROUP SAS, respecto de las siguientes sociedades subordinadas: - MEDCONTACT CENTER S.A.S. (…) Fecha de configuración de la situación de la situación de grupo empresarial: 201811-25 Que por documento privado No. SIN NUM de Representante Legal del 21 de julio de 2020, inscrito el 21 de agosto de 2020 bajo el número 02608330 del libro IX, se comunicó que se ha configurado una situación de grupo empresarial por parte de la sociedad matriz: MEDPLUS GORUP SAS, respecto de las siguientes sociedades subordinadas: - OPERADORA CLINICA AZUL SAS (…) Fecha de configuración de la situación de grupo empresarial: 2020-07-17 ***Aclaración Situación Grupo Empresarial*** Que por documento privado No. Sin num. De Representante Legal del 26 de julio de 2013, inscrito el 31 de julio de 2013 bajo el número 01753432 del libro IX, se comunicó que se ha configurado una Situación de Grupo Empresarial por parte de la sociedad matriz: MEDPLUS GROUP SAS, respecto de las siguientes sociedades subordinadas: - GREEN CIRCLE DESARROLLOS INMOBILIARIOS SAS (…) Fecha de configuración de la situación de grupo empresarial: 2012-06-01 - ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD SAS (…) Fecha de configuración de la situación de grupo empresarial: 2012-09-30 - WORDWIDE ADVISORS SAS (…) - MEDPLUS CENTRO DE RECUPERACION INTEGRAL SAS (…) Fecha de configuración de la situación de grupo empresarial: 2013-01-31”25 (Énfasis propio).
Seguidamente, se aclaró que, el 21 de junio de 2017, Medplus Centro de Recuperación Integral S.A.S. y, el 2 de octubre de 2020, Administración y Operación de Servicios de Salud S.A.S. dejaron de ser integrantes. De manera semejante, el 21 de agosto de 2020, Clínica Azul S.A.S. se configuró como sociedad subordinada de la matriz26. 25 26 PDF DEMANDA Y ANEXOS; fls. 42-47.
PDF DEMANDA Y ANEXOS; fl. 47. 001 2021 71808 01 Además, el 15 de septiembre de la misma anualidad27, se dio fe por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de haber concedido las marcas a favor de Medplus Group S.A.S., dentro de las que refirió los signos “MEDPLUS” – mixto- para distinguir productos de la clase 44, con vigencia al 20 de febrero de 2022, de acuerdo con el Registro 442295, y “MEDPLUS MP” – nominativo-, destinado a identificar productos de la misma clasificación Niza, hasta el 3 de mayo de 2026, con miramiento en la inscripción 54794828.
Adicionalmente, especificó que todas ellas no habían “(…) sido cedidas o transferidas a ninguna otra empresa y actualmente se encuentran bajo la titularidad de MEDPLUS GROUP S.A.S.”29. 2.2. Ahora, con la prueba decretada de oficio por el a quo, tan sólo se analizó el reporte de quien figuraba como titular de los signos distintivos para aquel entonces, 20 de septiembre de 2022, sin parar mientes en la época en que se llevó a cabo esa transferencia y bajo qué condiciones, si fue posterior a la radicación de la demanda o anterior; menos aún el contenido del contrato de cesión, a fin de verificar el “interés sustancial” que le asistía a la accionante, aunada a la “relación sustancial” enarbolada para la promoción de la acción. Es por ello que, tras hacerse una revisión completa de la información consignada en el Portal de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio – SIPI-, se extraen varias cosas: Sobre el primer signo, en el trámite 11124269, inscrito con el certificado 442295, la prenotada consulta arrojó que la marca mixta “MEDPLUS” ostenta la certificación 442295 para la clase 44, servicios médicos, cuidados higiene y belleza para personas, de conformidad con la Resolución 6478 de 20 de febrero de 2012. 2020.
PDF DEMANDA Y ANEXOS; fl. 50-51. 29 PDF DEMANDA Y ANEXOS; fl. 51. 27 28 001 2021 71808 01 Al interior de la evidencia, se acompasó el “CONTRATO DE CESIÓN DE MARCA Y DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL CELEBRADO ENTRE CIENO GROUP S.A.S. Y MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A.” de 15 de septiembre de 2021, sobre el signo distintivo mixto “MEDPLUS” a título gratuito.
En el mencionado negocio se aludió a Cieno Group S.A.S., cuya identificación coincide con Medplus Group S.A.S., esto es el NIT 900.227.389-1, y las firmas fueron registradas entre los días 24 y 29 postreros. De otra parte, en su contenido se puede apreciar que dentro de las obligaciones del cedente se encuentran las de abstenerse de: “(…) explotar, realizar cualquier uso o ejecutar gravámenes de las marcas y demás derechos de propiedad industrial objeto de este contrato tanto en Colombia como en cualquier país miembro de la Comunidad Andina de Naciones, bajo cualquier concepto” y “(…) registrar o usar en el futuro, directamente o por interpuesta persona, tanto en Colombia como en cualquier país miembro de la Comunidad Andina de Naciones, las marcas que mediante este contrato se ceden o cualquier otro signo distintivo cuyos elementos resulten idénticos o similarmente confundibles con la marca objeto de cesión”.
No obstante, la Superintendencia de Industria y Comercio requirió a los contratantes para que se consignara previamente el cambio de nombre del titular de Medplus Group S.A.S. a Cieno Group S.A.S., trámite que fue 001 2021 71808 01 adelantado el 20 de septiembre de 2021, así como la enajenación del portafolio marcario para que no existiera riesgo de confundibilidad.
Con la finalidad de soportar esa negociación, en uno de los documentos incorporados que sirvieron para darle vía a las exigencias de la autoridad administrativa, se manifestó que la intención de Cieno Group S.A.S. era ceder las marcas que explotaba en el marco del objeto social de Medplus Medicina Prepagada S.A. y sostuvo que, por esa razón, el 15 de septiembre de 2021, fue acogida la enajenación de la totalidad de su portafolio marcario, en el que se relacionó el consecutivo 442295.
En adición, se atisban unos nuevos certificados de existencia y representación legal, de Cieno Group S.A.S. y Medplus Medicina Prepagada S.A. El primero de ellos, con la manifestación que se cita: “Por Acta No. 52 del 2 de julio de 2021 de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 14 de julio de 2021, con el No. 02723947 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de MEDPLUS GROUP SAS a CIENO GROUP SAS y adicionó la(s) sigla(s) CIENOGROUP”.
Mientras que, en el segundo, fue modificada la persona que ejercía la representación legal suplente en una diferente a la aquí accionante. Cumplidas las anteriores exigencias, la entidad administrativa inscribió la actualización del titular de Medplus Group S.A.S. a Cieno Group S.A.S. el 24 de septiembre de 2021; seguidamente, aprobó el 3 de noviembre de 2021, la transferencia del signo distintivo mixto “MEDPLUS” – en la clase 44- de Cieno Group S.A.S. a Medplus Medicina Prepagada S.A. y ese mismo día la registró. En torno a la segunda marca, al interior del expediente 15300286, identificado con la solicitud 547948, el 21 de agosto de 2021, se aportaron los documentos denominados: certificado de existencia y representación legal, así como diez más intitulados “Evidencia”30. 30 SD2021/0081729 - SD Transferencia de Signo Distintivo - Solicitado en Signo Distintivo 15300286 001 2021 71808 01 En el archivo octavo – que contaba con esta última designación- fue comprendido el “CONTRATO DE CESIÓN DE MARCA Y DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL CELEBRADO ENTRE MEDPLUS GROUP S.A.S. Y MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A.” de 15 de marzo de 2021, que versó sobre la marca nominativa “MEDPLUS MP”, concedida a través de la Resolución 24706 de 3 de mayo de 2016.
En su contenido se puede apreciar que dentro de las obligaciones del cedente se encuentran, entre otras, las de abstenerse de: “(…) [E]xplotar, realizar cualquier uso o ejecutar gravámenes de las marcas y demás derechos de propiedad industrial objeto de este contrato tanto en Colombia como en cualquier país miembro de la Comunidad Andina de Naciones, bajo cualquier concepto.
(…) [R]egistrar o usar en el futuro, directamente o por interpuesta persona, tanto en Colombia como en cualquier país miembro de la Comunidad Andina de Naciones, las marcas que mediante este contrato se ceden o cualquier otro signo distintivo cuyos elementos resulten idénticos o similarmente confundibles con la marca objeto de cesión”. Ulteriormente, el 2 de septiembre de 2021, esa autoridad administrativa, en atención a que el Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio aparecía un cambio en la denominación de Medplus Group S.A.S. a Cieno Group S.A.S., pidió la anotación del cambio de nombre de la predicha titular.
En respuesta, fue adelantada la modificación en el aplicativo, junto con el pago de la tasa, circunstancia que dio lugar a su anotación. A la par, Medplus Medicina Prepagada S.A. explicó que, el 30 de agosto de ese año, había solicitado la cesión de veinticinco marcas de Medplus Group S.A.S. – Ahora Cieno Group S.A.S.- y señaló que ella hacía parte del Holding Empresarial Medplus desde el 1º de junio de 2012, cuya sociedad matriz era la aquí demandante.
También expresó que, tras desaparecer los supuestos de la situación de control, había dejado de ser parte de esa grupalidad el 24 de abril de 2020, como, en efecto, se logró corroborar con el certificado de existencia 001 2021 71808 01 y representación legal. Por último, refirió que Savant Investors Group LLC y Medplus Investment LLC sí ejercían esa subordinación sobre ella, a la luz de lo reflejado en el documento expedido por la Cámara de Comercio el 20 de septiembre de 2021.
Inclusive, así se vio reflejado en el registro mercantil de Medplus Medicina Prepagada S.A. de 4 de octubre posterior, que fue incorporado en el sitio web de la Superintendencia de Industria y Comercio, así: “(…) Por Documento Privado Sin Núm. del Representante Legal del 11 de noviembre de 2020 inscrito el 12 de Noviembre de 2020 bajo el número de registro 02634273 del libro IX, se modifica la situación de grupo empresarial inscrita el 31 de julio de 2020 bajo el número 02602837 del libro IX, en el sentido de indicar que habida cuenta de la desaparición de los supuestos que dieron lugar a la declaración del grupo empresarial entre MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A. como controlante conjunto, y las sociedades PRESTNEWCO SAS Y MEDIMÁS EPS SAS, como subordinadas, la misma se cancela.” (Se resalta).
Aun de este modo, el aludido ente expidió el acto administrativo 65749 de 11 de octubre subsiguiente, mediante el cual decretó el desistimiento de la solicitud de transferencia radicada el 30 de agosto anterior, sobre la marca nominativa “MEDPLUS MP” – con certificado de registro 547948- y ordenó su archivo. Tras apelarse dicha determinación, fue revocada mediante el Pronunciamiento 70350 de 29 de octubre posterior, a fin de continuarse dicho trámite, en atención a la enajenación total del portafolio marcario que hizo Cieno Group S.A.S. en favor de Medplus Medicina Prepagada S.A. Todo esto condujo a que el 4 de noviembre de 2021, fuera adscrita la cesión del evocado signo distintivo, de Cieno Group S.A.S. a Medplus Medicina Prepagada S.A. Lo que quiere decir que fue hasta entonces que surtió efectos frente a terceros el traspaso del signo distintivo “MEDPLUS” a Medplus Medicina Prepagada S.A. 2.3.
Lo analizado en precedencia, demuestra que, efectivamente, las marcas “MEDPLUS” – mixta- y “MEDPLUS MP” – nominativa- fueron 001 2021 71808 01 enajenadas a Medplus Medicina Prepagada S.A. por parte de Medplus Groups S.A.S. – Hoy Cieno Group S.A.S.-, cuyas inscripciones fueron posteriores a la radicación de la demanda de infracción marcaria - el 17 de febrero de 2021-, pues éstas acaecieron los días 3 y 4 de noviembre de ese año, respectivamente.
De tal suerte que, lo procedente era tratársele como una sucesión procesal, en la que Medplus Medicina Prepagada S.A. podía no concurrir, o hacerse presente a la litis, bien como litisconsorte cuasinecesaria ora como sustituta de la accionante, de haberse admitido ese desplazamiento por el contrincante procesal. Pues en los dos eventos, la decisión de fondo que fuere proferida, surtiría efectos para ella, con su asistencia o no, como se explicó ab initio.
Es más, como el registro se llevó a cabo después de haberse integrado el contradictorio, es decir, la relación jurídico procesal, el a quo debió resolver de fondo sobre la vulneración atribuida a la accionada respecto del literal d) del canon 155 de la Decisión 486 de 2000. 2.4. Y aunque se advierta que en los aludidos negocios jurídicos no se licenció la salvaguarda de dichos signos distintivos a cargo de la enajenante, lo cierto es que le correspondía al Funcionario darle aplicación al inciso 3º del canon 68 del C.G.P., por haberse invocado la protección cuando Medplus Group S.A.S. – Ahora Cieno Group S.A.S.- era el titular de ellas, es decir, cuando le asistía el derecho para impedir un uso indebido por parte de terceros no autorizados.
En adición, la existencia de un “Otro Sí” sobre las cesiones marcarias estudiadas para que la enajenante gestionara los derechos litigiosos de la cesionaria en aquellos procesos que se iniciaron sobre esos signos, no se identificó en el trámite de las aludidas transferencias dentro del Portal SIPI de la Superintendencia de Industria y Comercio, asociado a que no desdice de su existencia, dados los efectos que cobijarán a Medplus Medicina Prepagada S.A., como litisconsorte cuasinecesaria de Medplus 001 2021 71808 01 Group S.A.S. – Ahora Cieno Group S.A.S.-, en la sentencia que sea proferida, en virtud del principio de la perpetuatio legitimationis que les asiste tanto al actor como a la querellada.
En consecuencia, la reclamante sí estaba legitimada para actuar en el presente asunto, a fin de procurar la salvaguarda de los signos distintivos precitados, y la decisión de fondo que fuese proferida surtiría consecuencias para ella y su cesionaria, se itera. 3. Ahora, a fin de darle solución al thema decidendum de la pretensión, es oportuno reparar en que la demandada Medicplus S.A.S. tiene como domicilio principal la ciudad de Barranquilla y fue inscrita en la Cámara de Comercio el 25 de junio de 201431.
Su objeto social se circunscribe a la prestación de servicios relacionados con la salud humana, droguería dispensario, médicos generales o especializados, ambulatorios u hospitalarios, farmacéuticos bajo la modalidad intramural ambulatoria y hospitalaria; extramurales, móviles, domiciliarios, telemedicina por centro de referencia e institución remisoria; todas las anteriores en complejidad baja, mediana o alta, laboratorio clínico, exámenes y diagnósticos32.
De igual manera, se precisó que desarrollaría todo tipo de actividades o programas destinados a la prevención de enfermedades, distribución de insumos médico-quirúrgicos; venta, tanto de laboratorios como de diagnósticos; adquisición, distribución y comercialización de productos farmacéuticos; suministro de equipos hospitalarios; obtención, apertura, operación y explotación de otras entidades de prestación de servicios de salud, públicas o privadas; importación y exportación de materiales; participación en licitaciones o concursos; prestación del servicio de auditoría de servicios de salud y del sistema general de gestión de la 31 32 PDF DEMANDA Y ANEXOS; fl.
59. PDF DEMANDA Y ANEXOS; fl. 60. 001 2021 71808 01 calidad en salud; al igual que todos los negocios lícitos del área reseñada33. De otra parte, la promotora fue inscrita el 18 de junio de 2008, se plasmó como ubicación principal la ciudad de Bogotá D.C. Inicialmente, se denominó Barvision S en C; el 20 de enero de 2010, Clinical All Service SAS, bajo la sigla MEDPLUS GROUP, y el 25 de julio de 2013, como Medplus Group S.A.S.34.
Dentro de sus actividades, se adujo la inversión de capital, administración, tenencia, compra y transferencia de toda clase de bienes muebles, inmuebles, activos tangibles e intangibles; construcción, compraventa y gestión de establecimientos comerciales, industriales, centros médicos, especializados, clínicas, hospitales, vivienda, obra civil y demás relacionados a nivel nacional o extranjero; conducción de planes, proyectos de desarrollo regionales o urbanos; prestación de servicios administrativos, financieros, contables, jurídicos, tecnológicos, mercadeo, así como los propios de un centro de servicios compartido ora de outsourcing; dirección, administración, gestión, orientación y representación legal de otras sociedades, establecimientos comerciales a título oneroso o a cualquier otro, con posibilidad de obrar en calidad de controlante de grupos empresariales35.
También se hizo alusión a la realización de consultorías e interventorías de obras de ingeniería y similares; servicios técnicos, científicos, de consultoría, asesoría o asistencia profesional en actividades comerciales, financieras y mercantiles, en el campo de la construcción, obra civil y aquellas relacionadas con el objeto social; suministro y mantenimiento de equipos, elementos y herramientas; ejecución de actividades necesarias para la disposición de servicios, tales como obras civiles, transporte de personal y equipos, telecomunicaciones, etc.; representación, distribución, agenciamiento, suministro, comercialización, explotación de PDF DEMANDA Y ANEXOS; fl.
60. PDF DEMANDA Y ANEXOS; fl. 32. 35 PDF DEMANDA Y ANEXOS; fls. 32-33. 33 34 001 2021 71808 01 toda clase de bienes o servicios atinentes, producidos, patentados o registrados por empresas nacionales o extranjeras36. Referente al entorno médico, quirúrgico, generales y especializados, servicios odontológicos y de ambulancias, detalló su prestación en todas las áreas de la salud humana, de modo directo, a través de establecimientos propios o mediante la contratación de terceros, en el país o en el exterior; para promocionar la salud, prevenir enfermedades, llevar a cabo consultas externas, en medicina general, especializada, diagnóstica y terapéutica, hospitalización, urgencias, cirugía, exámenes, consultas de óptica, optometría, oftalmología, ortóptica y de farmacia37. 3.1.
Destáquese, por añadidura, que las marcas concedidas aparecen en la columna de la izquierda; mientras que el signo infractor al lado derecho: MEDPLUS GROUP S.A.S. – CIENO GROUPS S.A.S.- MEDICPLUS S.A.S. “MEDPLUS” MIXTA “MEDPLUS MP” NOMINATIVA En donde se verifica una gran similitud fonética entre ellas, pues están compuestas de las sílabas “MED” y “PLUS”, además de emplearse un énfasis gráfico en las consonantes con las que inicia cada una de las palabras plasmadas, las letras “M” y “P”. 36 37 PDF DEMANDA Y ANEXOS; fls. 32-33.
PDF DEMANDA Y ANEXOS; fls. 32-33. 001 2021 71808 01 Por demás, que en los signos se aprecia un instrumento gráfico en la parte superior derecha y una gama de colores análoga en el círculo cromático que no genera gran diferenciación entre ellas. El plano conceptual también guarda similitud por asociarse al área de la medicina y ambas denominaciones estar acompañadas del sufijo “Plus” que puede ser catalogado como un beneficio o complemento a los servicios o productos que ofrecen cada una en el mercado y que son compartidos por ellas, según la descripción de los objetos sociales relacionados con la medicina, la salud humana, los productos farmacéuticos y la modalidad en que son prestados, puesto que podrían generar confusión en el público consumidor por asociarlas a un mismo titular.
Adicionalmente, en la evidencia allegada de la página web de la accionada se observa el empleo de ese signo distintivo “MEDICPLUS Dispensación”, seguidamente el interrogante “¿Quiénes somos?”, junto al siguiente enunciado: “Somos una empresa orientada a la prestación de servicios farmacéuticos en todas las áreas de la salud bajo la modalidad intramural ambulatoria y hospitalaria; extramurales móviles”38.
Circunstancia que denota aún más su coincidencia en ese mercado. Resáltese que, si bien tienen un domicilio principal diferente, lo cierto es que la demandante cuenta con cobertura nacional e internacional por la incidencia de la situación de grupo empresarial, previamente mencionada. Dentro de los que se destacó su participación a través de Medplus Medicina Prepagada S.A. Es más, la querellada cuenta con los establecimientos comerciales: Medicplus S.A.S. en Sitionuevo, Magadalena;
Medicplus S.A.S. Tubará, Mediplus SAS Soledad, Medicplus SAS Santo Tomás, Mediplus SAS 38 PDF DEMANDA Y ANEXOS; fl. 58. 001 2021 71808 01 Repelón, Medicplus S.A.S. Puerto Colombia, Medicplus S.A.S. Ponedera, Medicplus S.A.S. Manatí, Medicplus S.A.S. Luruaco, Medicplus S.A.S. Galapa, Medicplus S.A.S. Baranoa, Medicplus S.A.S. Malambo, Mediplus S.A.S. Polonuevo, Medicplus Sabanagrande, Medicplus SAS Sabanalarga y Medicplus Soledad 2, todos en el departamento de Atlántico39.
Sin embargo, la demandante abarca zonas específicas del plano nacional, como son esos departamentos en los que la convocada Medicplus S.A.S. desarrolla su objeto social. Pero además, no se observa en el acervo probatorio que su uso nominativo, gráfico o mixto estuviere registrado, a fin de concederle la protección de distintividad. 3.2. Resáltese que en la Interpretación Prejudicial 140-IP-2021 del Tribunal de la Comunidad Andina se consignó que dentro de los derechos de exclusión del literal d) del canon 155 de la Decisión 486 de 2000, es el uso de un signo idéntico o semejante “(…) cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión”.
En esa línea, la prenunciada Corporación resaltó: “No obstante, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del ius prohibendi no es ilimitado. Así, en pronunciamientos anteriores ha indicado el Tribunal que ‘la exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro es relativa, ya que no se trata de la concesión de un monopolio en el sentido de otorgar pura y llanamente una preferencia única para la explotación de una fuerza de riqueza’.40 La Decisión 486 (así como lo hicieron sus antecesoras) establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho al uso exclusivo de la marca, las cuales se encuentran precisadas en los artículos 157, 158 y 159 de la mencionada normativa comunitaria.
Así, el ejercicio de acciones contra terceros puede verse restringido por: (i) motivos relacionados con la identidad de las persona, su seudónimo o domicilio; propósitos de identificación o de información; o con la finalidad de anunciar la existencia de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, entre otros (artículo 157);
(ii) el agotamiento del derecho sobre la marca (artículo 158) y iii) la coexistencia en la Subregión de dos marcas idénticas o similares a nombre de titulares distintos, 39 40 PDF DEMANDA Y ANEXOS; fls. 62-65. Proceso 5-IP-94, Marca: “BENETTON”, publicado en la G.O.A.C Nº 177, de 20 de abril de 1997. 001 2021 71808 01 cuando la marca no esté siendo utilizada en el país importador (artículo 159, último párrafo).41 Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público.
Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que ‘su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria’.42”43. Sobre el particular, luce oportuno memorar que la demandada se matriculó en el registro mercantil con la razón social Medicplus S.A.S. y que ese nombre comercial guarda similitud con las marcas protegidas; sin embargo, no puede ser privada de éste, empero, sí del uso de un signo distintivo que genere confusión con aquel que goza de exclusividad.
En principio, el nombre comercial corresponde a “(…) cualquier signo que identifica a una actividad económica, empresa o establecimiento mercantil y que este puede coincidir con su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles, como ser independientes y ser coexistentes” – Decisión 486 de 2000; art. 190-.
Al respecto, la autoridad jurisdiccional regional esclareció en el proceso 231-IP-2021 que: “El nombre comercial es el signo que identifica al empresario (persona natural o jurídica) en el mercado. No es el nombre, razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores identifican al empresario. Es más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o el establecimiento comercial del empresario.
Y es que el nombre comercial da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros agentes económicos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento” (Se destaca)44. Como características enunció: i) La diferenciación de la actividad empresarial de un comerciante determinado; ii) La posibilidad de identificar a cada una de ellas con diversos nombres comerciales; iii) La Proceso 69-IP-2000 ya citado.
Proceso 69-IP-2000 ya citado. 43 Interpretación Prejudicial 101-IP-2013. 44 Interpretación Judicial 231-IP-2021, núm. 2. 41 42 001 2021 71808 01 conservación de la independencia del nombre de la persona natural o la razón social de la persona jurídica, con la posibilidad de coincidir con aquel y, iv) La multiplicidad, mientras que la razón social o denominación social es única45.
Y resaltó que la protección del nombre comercial se da ante la acreditación de su uso efectivo, por medio del cual se sustente la necesidad de fundamentar su existencia y el derecho de protección que deriva de éste. En síntesis, explicó que se trata de hechos concretos que les brinden seguridad jurídica a los competidores, en relación con un establecimiento o actividad económica, los cuales pueden apoyarse en facturas, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y el volumen en la comercialización de los productos o servicios identificados con él46.
Para ello, evocó la introducción que se haga en el comercio, mediante la venta, oferta, distribución, importación, exportación, almacenamiento o transporte en el que se emplee ese signo o por intermedio de la publicidad, publicaciones de documentos comerciales o comunicaciones escritas, entre otros, que lo contengan47. Puestas de este modo las cosas, no debe confundirse la razón social o la denominación social con el nombre comercial de una empresa, aun cuando ambas pueden coincidir, pues se sabe que la constitución de una sociedad conlleva el nacimiento de una persona jurídica, con los atributos que de ella se desprenden, aunada a la capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones.
De suerte que, en aquel acto adquiere nombre, domicilio, nacionalidad, capacidad, así como un patrimonio. El primero de ellos, corresponde a una forma de individualizarla y reconocerla públicamente, bien mediante Interpretación Judicial 231-IP-2021, núm. 2. Interpretación Judicial 231-IP-2021, núm. [2.6] – [2.12]. 47 Interpretación Judicial 231-IP-2021, núm. [2.6] – [2.12]. 45 46 001 2021 71808 01 una razón o denominación social – se reitera-, según la clase a la que pertenezca48, cuyos efectos inciden en ella.
Rememórese que el artículo 303 del Código de Comercio enseña que “[l]a razón social se formará con el nombre completo o el solo apellido de alguno o algunos de los socios seguido de las expresiones ‘y compañía’, ‘hermanos’, ‘e hijos’, u otras análogas, si no se incluyen los nombres completos o los apellidos de todos los socios.”, esto en tratándose de las sociedades de personas en las que, además, se indica la naturaleza de la responsabilidad que las cobija49.
Mientras que la denominación social es característica de los entes de capital aparejada de la clasificación societaria. Con otras palabras: “(…) es un sistema de identificación en el cual no se indican los nombres individuales de los accionistas, sino las actividades de explotación económica previstas en el objeto social, o se utiliza un nombre de fantasía. Se pretende dar a conocer a los terceros el sector productivo en que se especializa la persona jurídica.
El artículo 373 del Código de Comercio exige, además, que se especifique la tipicidad de la sociedad anónima, aun cuando sea con las letras ‘S.A’ (…) El numeral 2 del artículo 5º de la Ley 1258 de 2008, establece un tratamiento semejante para la sociedad por acciones simplificada, en virtud del cual la razón social o la denominación de la sociedad deberá ir seguida de la especificación del tipo societario”50.
Por consiguiente, resulta claro que una persona jurídica de las características precitadas no puede existir sin su nombre, en vista que es intrínseco a ella, a su personalidad. Sin que logre disponerse de éste, pues estaría ausente de uno de los atributos que le impediría identificarse a sí mismo y ser reconocido públicamente. Ver Reyes Villamizar, Francisco.
“Derecho Societario”, Bogotá D.C. - 2020, Ed. Temis, 4ª edición, Tomo I, Pág. 287. 49 Reyes Villamizar, Francisco, “Derecho Societario”, Bogotá - 2020, Ed. Temis S.A., 4ª edición, Tomo I, pág. 287. 50 Reyes Villamizar, Francisco, “Derecho Societario”, Bogotá - 2020, Ed. Temis S.A., 4ª edición, Tomo I, pág. 288. 48 001 2021 71808 01 De modo que, aunque la demandada aparece registrada con la denominación social Medicplus S.A.S., a partir de 25 de junio de 2014, y la accionante cuenta con la denominación social de Medplus Group S.A.S., desde el 25 de julio de 2013, se deben respetar los usos de dichas denominaciones como atributo de la personalidad de cada una de ellas.
No obstante, esa circunstancia no habilita el uso de un signo distintivo idéntico o similar al que ya está registrado, so capa del empleo del nombre de la actividad comercial, la empresa o de establecimientos mercantiles. Destáquese que el uso de “MEDICPLUS” guarda similitud con las marcas registradas “MEDPLUS” – nominativa - y “MEDPLUS MP” – mixta- y esa circunstancia puede dar lugar a confusión, sin que el uso del nombre comercial, acompañado de una marca diferente desvirtúe dicho riesgo.
Añádase a lo dicho que, la accionada guardó silencio al momento de corrérsele traslado de la demanda y no acudió a la vista pública a la cual fue convocada, conducta procesal de la que debe derivarse una presunción en su contra, al amparo de lo previsto en los cánones 97 y 372, numeral 4º, del C.G.P.51, aparejada de los hechos expuestos con antelación. Ahora, en cuanto al uso del nombre “MEDIPLUS” en los establecimientos comerciales de Polonuevo, Repelón y Soledad no se vislumbra la infracción evocada por extenderse su uso para nombrarlos, conforme al Artículo 97.
“La falta de contestación de la demanda o de pronunciamiento expreso sobre los hechos y pretensiones de ella, o las afirmaciones o negaciones contrarias a la realidad, harán presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la demanda, salvo que la ley le atribuya otro efecto.”. 51 Artículo 372, numeral 4º. “Consecuencias de la inasistencia. La inasistencia injustificada del demandante hará presumir ciertos los hechos en que se fundan las excepciones propuestas por el demandado siempre que sean susceptibles de confesión; la del demandado hará presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión en que se funde la demanda.
Cuando ninguna de las partes concurra a la audiencia, esta no podrá celebrarse, y vencido el término sin que se justifique la inasistencia, el juez, por medio de auto, declarará terminado el proceso. Las consecuencias previstas en los incisos anteriores se aplicarán, en lo pertinente, para el caso de la demanda de reconvención y de intervención de terceros principales.
Cuando se trate de litisconsorcio necesario las consecuencias anteriores solo se aplicarán por inasistencia injustificada de todos los litisconsortes necesarios. Cuando se trate de litisconsorcio facultativo las consecuencias se aplicarán al litisconsorte ausente. A la parte o al apoderado que no concurra a la audiencia se le impondrá multa de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv).”. 001 2021 71808 01 material suasorio adosado, sin que se aprecie un signo distintivo que merezca censura alguna.
Itérese que la protección del nombre comercial se concede con el uso exclusivo de este, a partir del primer momento en que se hace y durante la continuidad que se dé, bien por las piezas documentales que emita, como facturas, papeles contables o certificaciones de auditoría, la introducción de piezas o servicios en el comercio a través del signo comercial en aquellas ocasiones en que comercializa los productos, los ofrece, promociona, distribuye, importa, exporta, almacena o transporta con esa identificación; instrumentos que brillan por su ausencia en el sub examine.
Por tanto, esa circunstancia impide colegir la vulneración evocada por el actor respecto del uso de la expresión “MEDIPLUS” en el nombre de los establecimientos mercantiles de Medicplus S.A.S. en las municipalidades de Polonuevo, Repelón y Soledad. 4. A corolario, se impone revocar la decisión protestada, para acceder parcialmente a las pretensiones demandatorias, en el sentido de reconocer la infracción de los derechos de propiedad industrial de la accionante sobre las marcas “MEDPLUS” y “MEDPLUS MP” por generar confusión con el uso del signo “MEDICPLUS”.
En consecuencia, se prevendrá a la demandada de no continuar con su uso en el mercado, realizar las modificaciones a ese signo identitario en su actividad empresarial, a fin de diferenciarlo de las marcas protegidas de “MEDPLUS” y “MEDPLUS MP”; igualmente, se guarde de no incurrir en las infracciones prenotadas. Finalmente, se condenará en costas en ambas instancias a la convocada. 001 2021 71808 01 IV.
DECISIÓN En mérito de lo expuesto, en nombre la República y por Autoridad de la Ley, el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Quinta Civil de Decisión,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 20 de septiembre de 2022, proferida por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, para en su lugar: “PRIMERO: DECLARAR que Medicplus S.A.S. infringió los derechos de propiedad industrial emanados de las marcas “MEDPLUS” – mixta- y “MEDPLUS MP” – nominativa- de titularidad de Medplus Group S.A.S. por incurrir en la conducta descrita en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 52 con el uso de la marca “MEDICPLUS”.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones concernientes a la vulneración endilgada a la accionada por el empleo de la expresión “MEDIPLUS”, de acuerdo con las razones previamente expuestas.
TERCERO: ORDENARLE a Medicplus S.A.S. cesar el uso del signo distintivo “MEDICPLUS”, abstenerse de utilizarlo en el mercado; en tal virtud, realizar las modificaciones a éste, a sus enseñas comerciales y pautas publicitarias; así como abstenerse en el futuro de incurrir en esta clase de conductas.
CUARTO: CONDENAR en costas a la demandada. Liquídense.”.
SEGUNDO: IMPONER a la demandada Medicplus S.A.S., la carga de sufragar los gastos y erogaciones procesales en ambas instancias. Liquídense. La Magistrada Sustanciadora fija como agencias en derecho la suma de $2’000.000.oo,oo, cuyo pago deberá efectuarse en favor de la parte demandante.
TERCERO: ENVIAR esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, conforme lo exige el inciso 3º del artículo 128 del Estatuto de esa autoridad. Secretaría proceda de conformidad. “Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión.”. 52 001 2021 71808 01 CUARTO: En su oportunidad, devuélvase el expediente al estrado judicial de origen.
NOTIFÍQUESE SANDRA CECILIA RODRÍGUEZ ESLAVA Magistrada CLARA INÉS MÁRQUEZ BULLA Magistrada ANGELA MARIA PELAEZ ARENAS Magistrada Firmado Por: Sandra Cecilia Rodriguez Eslava Magistrada Sala Civil Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Clara Ines Marquez Bulla Magistrada Sala 003 Civil Tribunal Superior De Bogotá D.C., Angela Maria Pelaez Arenas 001 2021 71808 01 Magistrada Sala 009 Civil Tribunal Superior De Bogotá D.C., Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 Código de verificación: 5a6f3a4aabf9a1e6fa1f3cd39fa274a1635132f2fab1e1de8c60185f2c115662 Documento generado en 22/05/2025 04:54:45 PM Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica 001 2021 71808 01