República de Colombia Rama Judicial del Poder Público TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, D.C. SALA CIVIL DE DECISIÓN Bogotá D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintiséis (2026) MAGISTRADO PONENTE: GAMAL MOHAMMAND OTHMAN ATSHAN RUBIANO RADICACIÓN: 11001-31-99-001-2023-48994-04 PROCESO: VERBAL DEMANDANTE: IMPOREXPORT FÉNIX S.A.S. DEMANDADO: INNOVATEQ S.A.S. ASUNTO: IMPUGNACIÓN SENTENCIA De conformidad con el artículo 12 de la Ley 2213 de 2022, decide el Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la parte pasiva, en contra de la sentencia emitida el 11 de agosto de 2025 por el abogado del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el asunto del epígrafe.
I.
ANTECEDENTES 1. Invocando el literal D, del artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la compañía demandante acudió a la jurisdicción para que se declare que la llamada a juicio “incurrió en actos que constituyen infracción de la marca”, identificada con el certificado número 666460 “EMASA”, de la que es dueña. En consecuencia, pidió ordenar a la accionada “el cese definitivo de los actos que constituyen la infracción” y que “se adopten las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción o eliminación de cualquier elemento, así como la publicidad física o digital, que contenga el signo EMASA”.
Adicionalmente, pidió se le condene a la pasiva a indemnizarle la afectación por los daños y perjuicios causados con su conducta, a título de Verbal 11001-31-99-001-2023-48994-04 de Imporexport Fénix S.A.S. contra Innovateq S.A.S. daño emergente y lucro cesante, de acuerdo con el sistema establecido en el Decreto 2264 de 2014. Para soportar tales aspiraciones, expuso que Imporexport Fénix S.A.S es titular en Colombia de la marca “EMASA”, debidamente registrada ante la Superintendencia de Industria y Comercio, con vigencia hasta el 23 de octubre de 2030, para identificar productos comprendidos en las clases 7, 8, 12 y 17 de la Clasificación Internacional de Niza, incluyendo, entre otros, vehículos, autopartes, herramientas, maquinaria y materiales industriales.
Manifestó que Innovateq S.A.S., sin contar con autorización alguna del titular marcario, ha venido utilizando en el comercio el signo “EMASA” para la comercialización de partes, piezas, autopartes y accesorios para vehículos automotores, esto es, productos idénticos o estrechamente relacionados con aquellos amparados por el registro de la demandante.
Uso que se ha materializado a través de distintos medios, tales como la página web “emasa.co”, la expedición de facturas mercantiles y la participación de la demandada en eventos especializados del sector automotriz, entre ellos la feria “Expopartes 2023” realizada en Bogotá, en los cuales se exhibió y promocionó el símbolo “EMASA” como identificador empresarial.
Refirió que el nombre empleado por la pasiva reproduce de manera idéntica la denominación registrada, generando un riesgo cierto de confusión y de asociación en el mercado, al inducir a los consumidores a creer que los productos ofrecidos por la llamada a juicio provienen del mismo origen empresarial de la actora, o que existe entre ambas sociedades algún tipo de vínculo económico o comercial.
La relatada situación ha ocasionado un menoscabo a sus derechos de propiedad industrial, al afectar la distintividad del signo “EMASA” y provocar la pérdida de clientela, así como la disminución de ingresos derivados de la confusión generada en el público. Asimismo, de forma correlativa, la accionada se ha beneficiado del prestigio y posicionamiento previamente adquiridos por la actora, sin asumir los costos ni las cargas propias de su creación y consolidación en el mercado. 2 Verbal 11001-31-99-001-2023-48994-04 de Imporexport Fénix S.A.S. contra Innovateq S.A.S. 2.
Enterada formalmente de esta actuación, la sociedad convocada formuló excepciones de mérito referentes a “uso legítimo de la expresión EMASA; ausencia de prueba de la mala fe de INNOVATEQ S.A.S; ausencia de cualquier causal de infracción marcaria; falta de legitimación en la causa de la demandante para demandar; abuso del registro marcario de parte del demandante en cuanto a que de forma antijurídica pretende prohibir a un tercero el uso en Colombia de su nombre o razón social en contravía de lo dispuesto en el artículo 157 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones; ausencia de prueba del uso de parte del demandado de la expresión EMASA para generar confusión en el público o para evidenciar la explotación de la reputación ajena; limitación de uso de la marca fundamento de la demanda; ausencia de explotación de la reputación ajena; ausencia de fines concurrenciales en el mercado y la excepción genérica”.
II. LA SENTENCIA APELADA Agotada la ritualidad que corresponde a esta clase de asuntos, el Abogado del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de cognición declaró que Innovateq S.A.S. infringió los derechos de propiedad industrial de la sociedad actora respecto de la marca identificada con el “registro marcario 666460, conforme a las previsiones del literal d) del art. 155 de la Decisión 486 del 2000”; por consiguiente, le ordenó a la pasiva “abstenerse de utilizar y cesar de manera definitiva e inmediata el uso de la expresión «EMASA» o «EMASA de Colombia» para efectos de identificar su actividad empresarial, los servicios de distribución de autopartes, así como página web, publicidad física o digital, participación en eventos, membretes, facturas, entre otras”.
De igual manera, la conminó para “destruir, retirar y eliminar cualquier elemento documental, publicidad física o digital, incluyendo páginas web y redes sociales que contengan el signo «EMASA» o «EMASA Colombia»”. También le exigió “PUBLICAR la sentencia condenatoria dentro de las instalaciones de su establecimiento de comercio, página web y perfiles de redes sociales.
Para efectos de lo anterior, la publicación se deberá efectuar por un lapso de 3 meses, y en igual sentido, por una única vez deberá publicar la parte resolutiva de esta providencia en un diario de amplia circulación nacional”. Consideró, en síntesis, lo siguiente: 1. Preliminarmente precisó que la acción analizada corresponde a la infracción de derechos a la propiedad industrial, por lo que “(…) manifestaciones tendientes o relativas al régimen de competencia desleal propio de la Ley 256 del 96, y para las cuales este despacho también tiene competencia para 3 Verbal 11001-31-99-001-2023-48994-04 de Imporexport Fénix S.A.S. contra Innovateq S.A.S. resolver, pues no serán consideradas, no serán absueltas”.
Seguidamente clarificó, frente a los reproches de la accionada relacionados con la presencia de una sociedad controlante que cuenta con registros marcarios conferidos por autoridades del exterior, que para efectos de esta actuación esa compañía extranjera no hizo parte del proceso y, en todo caso, en aplicación al principio de territorialidad, “(…) las marcas registradas en el extranjero no puedan gozar del derecho de exclusiva en un país determinado”, cuya notoriedad no fue invocada en estas diligencias, mucho menos se demostró “(…) que la sociedad controlante extranjera hubiese otorgado una licencia de autorización de uso respecto de estos signos otorgados por la autoridad peruana (…)”. 2.
Acto seguido, tras establecer la legitimación en cabeza de los extremos conflictuales, reconoció que “(…) se había configurado la infracción de propiedad industrial respecto a la marca ‘EMASA’, a la luz del literal D del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000”. Con relación al uso infractor, evidenció que la accionada utilizó el signo en la emisión de una factura de venta del 30 de noviembre de 2022 (y otras), así como en la feria Expopartes 2023 para identificar su actividad mercantil y, además, es propietaria del dominio “emasa.com”, sin que fuera de recibo el argumento que el término “EMASA” corresponde a la razón social de la sociedad controlante, pues la situación de control alegada corresponde al año 2023 y, previo a ello, ya utilizaba el nombre marcario de la actora; súmese que, la denominación de la accionada siempre ha sido Innovateq S.A.S y nunca ha contenido la expresión “EMASA”.
Igualmente, comentó que es incorrecto pensar que su uso público para identificar operaciones de mercado en publicidad y tránsito comercial corresponde a un atributo de la persona, al ser diferente el uso de la palabra en una esfera privada, a trascender a un ámbito concurrencial, como aquí ocurrió. El funcionario también descartó que el uso de “EMASA” estuviera amparado por el artículo 157 de la Decisión 486 de 2000.
En este caso, la accionada no está empleando su propio nombre o seudónimo, pues el término “EMASA” lo utiliza con fines de publicidad, anunciándose en el mercado como comercializador de un servicio de distribución de autopartes, circunstancia que, evidentemente, trasciende a una orbita concurrencial. 4 Verbal 11001-31-99-001-2023-48994-04 de Imporexport Fénix S.A.S. contra Innovateq S.A.S. 3.
Posteriormente, pasó a determinar las condiciones en que la pasiva utilizó el signo infractor, siguiendo las reglas trazadas por el tribunal de la CAN, para lo cual debía establecerse el elemento nominativo, es decir, el de mayor recordación en la mente del consumidor; para efectos de este proceso, “(…) las expresiones ‘EMASA’ y ‘EMASA’ Colombia corresponden al elemento preponderante de los signos de la accionada y ‘EMASA’ por parte del accionante.
De tal forma es claro que en el caso existiría una similitud fonética y ortográfica entre los signos confrontados (…)”, sin que la inclusión de “Colombia” permita diferenciarlos; por el contrario, es indicativo de su uso dentro del territorio nacional, profundizando el efecto infractor. Continuando con el análisis, pasó a verificar “(…) si existe una conexidad competitiva entre los productos amparados por el registro otorgado a la accionante y el servicio que suministra la accionada (…)”.
Para ello, mencionó que la pasiva utiliza “EMASA” para identificar un servicio de distribución de autopartes y la actora productos de esta misma industria, evidenciando “(…) un grado de conexidad y vinculación por relación que puede llegar a generar la idea errónea en el público consumidor que los productos del accionante identificados por el signo ‘EMASA’ y los servicios de la accionada que distribuye autopartes, guardan algún tipo de relación u origen empresarial coincidente”.
Esto es así porque un consumidor bien puede acudir a los servicios de distribución de la pasiva con la creencia de que están avalados por la actora o se trata de alguno de sus canales autorizados, por tratarse del mismo nombre y de autopartes. Quedó así demostrada la infracción al literal d), del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. III.
LA IMPUGNACIÓN Inconforme con tal determinación, en la oportunidad de que trata el inciso 1º del numeral 3 del artículo 322 del Código General del Proceso, el apoderado del exteriorizando extremo sus demandado reparos que interpuso reprodujo en recurso de la procedimental fase apelación, contemplada en el artículo 12 de la Ley 2213 de 2022, con sustento en las siguientes argumentaciones: 5 Verbal 11001-31-99-001-2023-48994-04 de Imporexport Fénix S.A.S. contra Innovateq S.A.S. 1.
En primer lugar, alegó que erradamente el a quo realizó un estudio de registrabilidad del signo en conflicto, sin ser de su competencia emitir pronunciamiento sobre cotejos o elementos preponderantes. 2. Anunció la imposibilidad de cumplir las medidas cautelares decretadas en el decurso procesal, mismas que mostraban visos de parcialidad y prejuzgamiento. 3.
Adujo que su actividad se limita a la venta y distribución de autopartes, sin uso del signo como identificador de origen empresarial, razón por la cual el empleo del término “EMASA” habría sido meramente comercial y no distintivo. En ese contexto, reiteró la no acreditación del riesgo de confusión ni de asociación en el consumidor, al no aportarse prueba de algún producto o servicio comercializado con la referida marca. 4.
Cuestionó la valoración del material probatorio, al considerar que, facturas, publicidad, dominio web y participación en ferias no demuestran el uso infractor ni aprovechamiento del prestigio marcario. Recalcó que el uso del nombre “EMASA” es solo para identificar a su controlante y no con fines concurrenciales, como se afirmó en el proceso. 5.
Criticó el análisis aplicado al uso de la razón social de la empresa matriz, pues la situación de control se encuentra inmersa en el certificado de existencia y representación legal, luego no necesariamente debe ser empleado solo en el ámbito privado. Además, esa mención es un acto inocuo que no constituye ninguna infracción al no ofrecerse ningún producto con la denominación “EMASA”. 6.
Insistió en la improcedencia de la acción ejercida, al estimar que los hechos debatidos no configuran una contravención como la alegada, máxime si la condena impuesta parte de actos propios del régimen de competencia desleal. De igual forma, alegó incongruencia del fallo, por cuanto el juzgador se pronunció sobre aspectos no solicitados y extendió los efectos de la decisión más allá de las pretensiones formuladas, tan es así que otorgó protección indebida a la marca “EMASA” respecto de actividades propias de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, pese a que el signo no se 6 Verbal 11001-31-99-001-2023-48994-04 de Imporexport Fénix S.A.S. contra Innovateq S.A.S. encuentra registrado en dicha clase, desconociendo con ello el principio de especialidad.
IV. CONSIDERACIONES 1. Preliminarmente, cumple destacar que el Tribunal Andino, mediante el Acuerdo 06-2023-TJCA, emitió una “Guía para la aplicación del criterio jurídico interpretativo del acto aclarado en las solicitudes de interpretación prejudicial”, en el que reiteró la obligatoriedad de elevar la consulta de que tratan los artículos 33 de la Decisión 472 de 1999 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para que emita una interpretación prejudicial vinculante y de obligatorio cumplimiento.
Sin embargo, “reconoció que el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado es plenamente compatible con la figura de la ‘consulta obligatoria’” y, para tal efecto, consideró que “en aquellos casos en los que el juez nacional de única o última instancia tenga que resolver una controversia, en la que deba aplicar o se discuta una o más normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, no estará obligado a solicitar una nueva interpretación prejudicial al TJCA, si es que esta corte internacional ya ha interpretado tal o tales normas con anterioridad, en una o más interpretaciones prejudiciales publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena”.
En ese orden de ideas, y en estricto acatamiento a las nuevas directrices dadas por el Tribunal Andino, esta Corporación en auto del 2 de septiembre de 2025, dispuso oficiar al TJCA para consultarle “si existen o no actos aclarados en punto del literal d) del artículo 155 y el artículo 157 de la Decisión 486 de 2000, con ocasión al uso de una marca”, teniendo en cuenta que el problema jurídico que ahora ocupa la atención de este cuerpo colegiado, versa precisamente sobre la presunta vulneración de los presupuestos contenidos en esos cánones normativos.
En Oficio N° 290-S-TJCA-2025 del 3 de setiembre del año anterior, la Secretaria General del TJCA informó que los “artículos 155 (literal d) y 157 de la Decisión 486 constituyen un acto aclarado en los términos de la sentencia de interpretación prejudicial recaída en el proceso 243-IP-2022 del 17 de mayo de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5187 del 22 de mayo de 2023 (…)”; asimismo, comunicó que el “artículo 157 de la Decisión 486 también 7 Verbal 11001-31-99-001-2023-48994-04 de Imporexport Fénix S.A.S. contra Innovateq S.A.S. ha sido objeto de interpretación en la sentencia recaída en el proceso 75-IP-2021 del 29 de agosto de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5292 del 31 de agosto de 2023”.
Por lo anterior, y en virtud del principio de economía procesal desarrollado en los criterios expuestos en las decisiones 145-IP-2022, 261-IP2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022 -citados en el Acuerdo 06-2023-TJCA-, no se hace necesario solicitar interpretación prejudicial a ese organismo porque las pretensiones buscan la protección de los derechos de propiedad industrial de la demandante, por el presunto uso no autorizado de la marca “EMASA”, por parte de la demandada, con fundamento en la vulneración del literales d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, precepto que, como lo informó el TJCA, ya fue interpretado en la decisión 243-IP-2022, publicada en la gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena 5187; por tanto, se dará principal aplicación a las reflexiones allí expuestas, sin perjuicio de que esta Corporación acuda a otras interpretaciones prejudiciales para resolver la alzada. 2.
Realizadas las anteriores precisiones; encontrándose presentes los presupuestos procesales necesarios para adoptar una decisión de fondo, y sin que se observe vicio que pueda invalidar lo rituado, se hace necesario anotar que esta Sala se circunscribirá a analizar, exclusivamente, los motivos de desacuerdo demarcados por el extremo opositor, acatando los lineamientos de los cánones 320 y 328 del Código General del Proceso. 3.
Delimitada como quedó la médula impugnativa en el juicio de la referencia, lo primero que cumple decir es que el titular de signos distintivos dispone de dos acciones jurídicas autónomas para la protección de sus derechos frente a la utilización indebida por parte de terceros: la acción por infracción de derechos de propiedad industrial y la acción de competencia desleal, las cuales, aun fundadas en los mismos hechos, tutelan bienes jurídicos distintos y exigen cargas probatorias diferenciadas.
Asimismo, el canon 154 de la comentada decisión consagra el principio “reqistral” en el campo del derecho de marcas, referente a que, una vez inscrita, su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. 8 Verbal 11001-31-99-001-2023-48994-04 de Imporexport Fénix S.A.S. contra Innovateq S.A.S. Además, la legislación andina dispone que el registro concede derechos de exclusividad en su dimensión positiva y negativa.
La positiva le permite al titular usarla, cederla, o conceder licencia. La negativa implica que el titular está facultado para prohibir su uso por parte de terceros. Esta normativa solo prevé dos circunstancias bajo las cuales se podría utilizar una marca registrada ajena: a) la autorización del uso por parte del titular y b) las excepciones establecidas en el artículo 157 de la decisión. 4.
Dicho esto, en el asunto que ocupa la atención de la Sala el extremo demandante optó, válidamente, por la primera acción no para denunciar actos desleales en el mercado, sino para repeler el uso indebido de su marca, alegando la violación del literal d), del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, según el cual, el registro confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar sin su consentimiento entre otros los siguientes actos: “usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión ”. 4.1. Sobre este particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación perjudicial 243-IP-2022, explicó los elementos para calificar la conducta reprochada: “a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio.
La conducta se califica mediante el verbo «usar». Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones en el que el sujeto pasivo utiliza la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas. La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios.
Prevé una protección especial con relación al principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca no solo respecto de los productos o servicios idénticos o similares al que la marca distingue, sino también respecto de 9 Verbal 11001-31-99-001-2023-48994-04 de Imporexport Fénix S.A.S. contra Innovateq S.A.S. aquellos con los cuales existe conexión por razones de sustituibilidad, complementariedad, razonabilidad, entre otros.
Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que, si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada y pretende distinguir, además, productos o servicios idénticos a los identificados por dicha marca, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto, se debe presentar una doble identidad, vale decir que los signos y los productos o servicios identificados por ellos deben ser exactamente iguales.
Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para oponerse a determinados actos en relación con el signo o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen, en el tráfico económico y sin su consentimiento, un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión (…)”.
Además, conviene recordar que “(…) el riesgo de confusión puede ser directo o indirecto: El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto. El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a un producto o servicio, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.
El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relaci6n o vinculaci6n económica con otro agente del mercado (…)”1.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial número 391-IP-2022 de fecha 13 de marzo de 2023. 1 10 Verbal 11001-31-99-001-2023-48994-04 de Imporexport Fénix S.A.S. contra Innovateq S.A.S. Expresado de otra manera, los derechos de propiedad industrial de una marca registrada se infringen por el uso en el comercio, sin la autorización del titular de esta, de un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, que genere riesgo de confusión o de asociación en el consumidor. 4.2.
En ese contexto, se constata como hechos indiscutibles que enmarcan el caso sub examine, los siguientes: i) la demandante es titular de la marca denominada “EMASA”, de carácter mixto (nominativa y figurativa), perteneciente a las Clases 7, 8, 12 y 17 de la Clasificación Internacional de Niza; ii) la misma se encuentra protegida mediante el registro No. 666460 expedido por la autoridad administrativa correspondiente; iii) el demandado ha utilizado reiteradamente el nombre “EMASA” en avisos y/o anuncios publicitarios, pendones, redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram), facturas, en su sitio web y para anunciarse en eventos como Expopartes 2023. 4.3.
En consonancia con lo expuesto, le correspondía al juzgador efectuar la confrontación de los signos en conflicto, labor que no comporta un estudio de registrabilidad, como erradamente lo plantea el apelante, sino que resulta imprescindible para dilucidar la infracción denunciada. Para tal efecto, era necesario adelantar el cotejo marcario conforme a los criterios fijados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a fin de establecer las similitudes relevantes entre los términos enfrentados.
De modo que el análisis realizado por la Superintendencia de Industria y Comercio, contrario a lo sostenido en el escrito de impugnación, se ajusta a los parámetros de dicha autoridad, cuyas directrices (ampliamente desarrolladas en la sentencia de primera instancia) imponen identificar, en primer término, el elemento predominante de la marca y, a partir de allí, examinar comparativamente los signos objeto del litigio, metodología que fue correctamente agotada por el funcionario de primer grado, sin que sea necesario, en esta oportunidad, efectuar el parangón en comento, habida cuenta que la identidad ortográfica, figurativa y fonética de la palabra empleada por ambos extremos no fue puesta en tela de juicio ante esta instancia; es decir, el uso del vocablo “EMASA” por la convocada, está plenamente acreditado. 11 Verbal 11001-31-99-001-2023-48994-04 de Imporexport Fénix S.A.S. contra Innovateq S.A.S. 4.4.
Ahora bien, con el fin de controvertir la providencia de primera instancia y tratar de legitimar la utilización de “EMASA”, la parte demandada invocó las facultades previstas en el artículo 157 de la Decisión 486 del 2000, disposición que consagra las excepciones al derecho exclusivo del titular marcario. Para tal efecto, sostuvo que dicho uso se limitó a la identificación de su procedencia empresarial, mediante la inclusión de la denominación de la sociedad extranjera controlante, “EMASA Equipos y Maquinaria S.A.”, sin que ello implique la individualización u oferta de productos o servicios en el mercado.
Para comprender el contenido de la aludida disposición, es conveniente traer a colación lo dicho por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: “El primer párrafo del artículo 157 de la Decisión 486 permite que terceros, sin necesidad del consentimiento del titular de una marca registrada, realicen ciertos actos en el mercado respecto de la utilización de dicha marca siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.
Siendo ello así, los actos o usos permitidos, enunciados en dicho primer párrafo, tienen que ver con el hecho de que terceros utilicen: a) Su propio nombre, domicilio o seudónimo. Esta limitación responde a la necesidad de lograr un equilibrio entre el interés del titular del registro y el interés de un tercero en identificarse bajo su propio nombre en el tráfico económico. b) Un nombre geográfico.
En este supuesto, nos encontramos frente a la misma necesidad de conciliar intereses de diversa índole; por un lado, el interés particular del titular del registro y; por otro lado, el interés consistente en el uso general de ese nombre geográfico. c) Cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de estos.
Este último supuesto está dirigido a impedir que los titulares imposibiliten o dificulten la utilización de la referencia a estas indicaciones, restringiendo sensiblemente el libre 12 Verbal 11001-31-99-001-2023-48994-04 de Imporexport Fénix S.A.S. contra Innovateq S.A.S. desarrollo de las actividades empresariales, privando de esta manera al consumidor de un mecanismo informativo importante.
Cualquier de los actos descritos en los párrafos anteriores podrán constituir una excepción al derecho de uso exclusivo sobre la marca, siempre que se cumplan las condiciones de uso contempladas en el precitado artículo 157 de la decisión 486, en donde se dispone las siguientes condiciones para la procedencia de la excepción comentada: a) Que se haga de buena fe.
Para que un uso se realice de buena fe es necesario que se trate de un uso previo, que existan pruebas suficientes que acrediten el desconocimiento del registro de la marca o que la referencia a la marca ajena sea efectuada proporcionalmente y con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios.
En otras palabras, debe ser leal no solo con respecto a los legítimos intereses del titular de la marca sino también respecto del interés general de los consumidores y el correcto funcionamiento del mercado. En tal virtud, el referido uso no podrá constituir un aprovechamiento de la marca registrada, ni ser susceptible de causar la dilución de una marca notoriamente conocida, ni tampoco podrá tener otros fines que los previstos en la norma comunitaria, esto es, identificación o información. b) Que no constituya uso a título de marca.
En este caso, el uso de la marca en el comercio no puede darse a manera de signo distintivo; es decir, la indicación de la respectiva característica del correspondiente producto o servicio debe limitarse a servir de referencia, por cuanto su uso no debe causar riesgo de confusión respecto de distintivos previamente solicitados o registrados.
En tal sentido, la indicación que identifica o informa acerca de determinadas características de los productos o servicios ofrecidos en el mercado debe ser accesoria o complementaria de eventuales signos distintivos usados en el comercio para distinguir tales productos o servicios. Adicionalmente, toda referencia a un signo distintivo ajeno deberá efectuarse con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios c) Que se limite a propósitos de identificación o de información. La indicación debe tener como fin, exclusivamente, la identificación o información de 13 Verbal 11001-31-99-001-2023-48994-04 de Imporexport Fénix S.A.S. contra Innovateq S.A.S. alguna característica del producto o servicio correspondiente.
En términos generales, este requisito apunta a que las indicaciones relativas a características del correspondiente producto o servicio deben respetar la buena fe comercial, los usos y prácticas honestas y a que deben ser percibidos como tales por los consumidores. d) Que no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.
El uso en el comercio de la respectiva indicación no debe generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Este último requisito tiene relación principalmente con la protección de una de las funciones esenciales de la marca, que es la de indicar la procedencia empresarial de los productos o servicios por ella distinguidos.
En tal sentido, se requiere que el uso no sea susceptible de generar un riesgo de confusión en el público consumidor respecto del origen empresarial de un determinado producto o servicio, por lo que de existir un signo distintivo previamente solicitado o registrado, el uso de la indicación no podría darse a título de signo distintivo. Adicionalmente, el uso tampoco debe dar la impresión de que determinados productos vienen de una empresa o empresas vinculadas económicamente o de empresas entre las que existe relación comercial o que, por ejemplo, la empresa que está haciendo uso de la marca ajena pertenece a la red de distribución oficial del titular de la marca, entre otros supuestos.
Es preciso indicar que las mencionadas condiciones deben presentarse de modo concurrente; es decir, para la configuración de la excepción o limitación objeto de la presente interpretación, es indispensable que el uso en el comercio del respectivo signo cumpla con todas las condiciones previamente explicadas (…)”2. (se destaca) Conforme a las anteriores directrices, prontamente la Sala advierte que los argumentos del apelante no se subsumen en los supuestos normativos invocados.
En efecto, aun si se pretendiera justificar el uso del signo para identificar un nombre, la regulación se refiere exclusivamente al propio, circunstancia no configurada en el presente asunto, pues la razón social de la demandada es Innovatq S.A.S., sin la denominación “EMASA” ni expresión semejante, aunado a que los actos de la pasiva tampoco encajan en las demás excepciones.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial número 75-IP-2021 del 29 de agosto de 2023. 2 14 Verbal 11001-31-99-001-2023-48994-04 de Imporexport Fénix S.A.S. contra Innovateq S.A.S. Con todo, si bien las personas jurídicas pueden identificarse mediante su razón social, ya se dijo que dicho uso no es absoluto ni puede ejercerse de manera que cumpla función marcaria o genere riesgo de confusión en el mercado.
En este juicio, la utilización de “EMASA”, incluso bajo la denominación “EMASA Colombia”, trasciende la mera identificación societaria y se proyecta como un signo distintivo frente a los consumidores, lo cual resulta incompatible con los derechos marcarios previamente adquiridos por la demandante. Tampoco se acreditan en su integridad las condiciones fijadas por la Corporación Andina, toda vez que, en contravía de lo sostenido por el impugnante, este Tribunal considera que el uso de “EMASA” por la parte demandada en avisos y anuncios publicitarios, pendones, redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram), facturación, sitio web y en su participación en eventos como Expopartes 2023, es susceptible de generar confusión en el consumidor.
Ahora bien, aunque no obra prueba de que la accionada comercialice un producto específico identificado con “EMASA”, el artículo 155 de la Decisión 486 no limita la configuración de la infracción marcaria a la incorporación del nombre en un bien material, pues esta se presenta cuando el uso en el comercio de signos idénticos o semejantes, respecto de productos idénticos o afines, resulta idóneo para generar riesgo de confusión o de asociación, como ocurre, entre otros supuestos, en la publicidad, el ofrecimiento de bienes, el material comercial o los canales de mercadeo, circunstancias que se acreditan en el caso de autos.
En efecto, tratándose del uso de un signo idéntico aplicado a productos idénticos o claramente relacionados, dicho riesgo se configura de manera objetiva, sin ser exigible la demostración de su materialización efectiva, conforme a la interpretación reiterada del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, razón por la cual la identidad de la palabra “EMASA” y la conexidad competitiva de los productos involucrados permiten tenerlo plenamente acreditado.
Mírese que, tanto la demandante como la demandada concurren en el mercado de autopartes, y el vocablo fue empleado como elemento de identificación empresarial y no como una mera referencia descriptiva. En tal 15 Verbal 11001-31-99-001-2023-48994-04 de Imporexport Fénix S.A.S. contra Innovateq S.A.S. contexto, dicho acto es apto para inducir al consumidor a creer que los productos ofrecidos por la parte infractora provienen de Imporexport Fenix S.A.S., en la medida en que el consumidor promedio no distingue entre fabricante, comercializador, sociedad matriz o controlante, sino que orienta su decisión de consumo por la denominación “EMASA” al momento de adquirir los repuestos identificados con esa marca.
Lo explicado en precedencia pone de manifiesto la pertinencia y conducencia de los medios probatorios apreciados (facturas, material publicitario, página web y participación en eventos) para acreditar el uso no autorizado del término “EMASA” en el tráfico mercantil, la identidad del vocablo, la conexidad competitiva entre las partes, así como la potencial incidencia negativa sobre la distintividad marcaria y la eventual afectación de la función distintiva del signo registrado.
En estas condiciones, definitivamente es factible que se presente la confusión advertida en la sentencia de primer nivel, pues amén de la patentizada semejanza entre las expresiones propiamente dichas, se evidencia similitud en cuanto a los servicios prestados por los aquí contendores. Igualmente, por las comentadas razones, el Tribunal encuentra susceptible de acontecer, en este caso, el llamado riesgo de asociación. En últimas, aun cuando un comprador pudiese apreciar la diferencia entre el nombre del producto protegido de la actora y aquellos ofrecidos por la pasiva, igualmente podría, dadas las similitudes demostradas, colegir que, en cualquier caso, se trata de marcas asociadas o de alguna manera vinculadas comercialmente.
No debe dejarse de lado que la identificación del riesgo de asociación tiene el propósito de “evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena”3. 5. Para descartar el reparo referente a la incongruencia de la decisión, basta con mencionar que la sentencia, en su parte resolutiva, se pronunció dentro del marco de las pretensiones, analizando el uso indebido de 3 (op. cit., 12-IP-2014). 16 Verbal 11001-31-99-001-2023-48994-04 de Imporexport Fénix S.A.S. contra Innovateq S.A.S. “EMASA”, el riesgo de confusión y las consecuencias jurídicas solicitadas, sin extender el debate a aspectos ajenos. Además, la infracción no se fundamentó en la protección de servicios de la clase 35, sino en el uso de un signo idéntico para anunciar productos iguales o conexos al registrado.
En este caso, la referencia a la comercialización no sustituye ni amplía el registro, sino que acredita el uso en el tráfico económico, requisito exigido por la norma andina, advirtiéndose así la observancia del artículo 281 del C.G.P. 6. Finalmente, en cuanto al reproche encaminado a justificar el desacatamiento de las medidas cautelares decretadas dentro del presente trámite, para su fracaso es suficiente advertir que dicho planteamiento no constituye reparo concreto frente a la providencia apelada, exigencia prevista en el inciso segundo, del numeral tercero del artículo 322 ibidem, debiéndose exteriorizar “una afirmación puntual de los aspectos del fallo que suscitan la inconformidad, es un pronunciamiento conciso de aquellos puntos adversos para el recurrente con tal incidencia que, de haberse resuelto de otra manera, daría lugar al quiebre de la decisión y, a obtener un resultado favorable para el apelante.
Ese esbozo preliminar, es una disquisición concisa relativa a la controversia que se desarrollará ante el juez de segundo grado en la fase de sustentación”4. De igual manera, no puede soslayarse que, si la finalidad era controvertir la determinación adoptada por el fallador de primera instancia, recaía sobre el apelante la carga de impugnar de manera específica las conclusiones del fallo, “manifesta[ndo] las razones fácticas, probatorias y jurídicas de discrepancia con la decisión impugnada (…) y cuestiona[ndo] las razones de la decisión o de los segmentos específicos que deben enmendarse”5 y no presentar sus apreciaciones personales frente a lo acontecido en el decurso procesal. 7.
Todo lo previamente discurrido basta para confirmar el fallo proferido por la delegatura de primera instancia, con la consecuente condena en costas de esta instancia a cargo de la parte apelante, de conformidad con la regla 1ª del artículo 365 del C. G. del P. V. 4 5 DECISIÓN CSJ. STC996-2021. CSJ. STC. 18 jun. 2014, rad. 01190-00. 17 Verbal 11001-31-99-001-2023-48994-04 de Imporexport Fénix S.A.S. contra Innovateq S.A.S. En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., en Sala Primera Civil de Decisión, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 11 de agosto de 2025, por el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.
SEGUNDO: CONDENAR en costas de esta instancia a la parte recurrente. Las agencias serán fijadas por el magistrado sustanciador en auto siguiente a esta sentencia.
TERCERO: En oportunidad, por Secretaría ofíciese al Despacho de origen informándole sobre la presente decisión y remítasele copia magnética de esta providencia, para que haga parte de la actuación respectiva.
NOTIFÍQUESE, GAMAL MOHAMMAND OTHMAN ATSHAN RUBIANO Magistrado (001 2023 48994 04) RICARDO ACOSTA BUITRAGO Magistrado (001 2023 48994 04) MARCO ANTONIO ÁLVAREZ GÓMEZ Magistrado (001 2023 48994 04) Firmado Por: Gamal Mohammand Othman Atshan Rubiano Magistrado Sala 009 Civil Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Ricardo Acosta Buitrago 18 Verbal 11001-31-99-001-2023-48994-04 de Imporexport Fénix S.A.S. contra Innovateq S.A.S. Magistrado Sala Civil Despacho 015 Civil Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Marco Antonio Alvarez Gomez Magistrado Sala 006 Civil Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 Código de verificación: 086abe4758fd111ee726e46a8a1d08f8b0be3ca12903b7c62d7cb43b26182ea2 Documento generado en 17/02/2026 03:38:29 PM Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://firmaelectronica.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica 19