R.I. 16838 REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SALA CIVIL Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintiséis (2026) Magistrada Ponente: Stella María Ayazo Perneth Proceso Propiedad industrial Demandante Manufacturas Tomas S.A. Demandado Accesorios Para Motos S.A.S. Radicado 110013199001 2023 23963 01 Instancia Segunda Asunto Sentencia Discutido y aprobado en Sala de 3 de junio de 2026, acta nro. 21.
ASUNTO Procede la Sala a resolver el recurso de apelación1 interpuesto por la demandante contra la sentencia proferida el 19 de mayo de 2025 por la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del asunto de la referencia. I.
ANTECEDENTES 1.1. Petitum de la demanda2: En la demanda la convocante promovió la presente acción contra Accesorios Para Motos S.A.S a fin de que se acceda a las siguientes pretensiones: 1.1.1. Declarativas: 1 Asignado por reparto el 11 de julio de 2025, conforme consta en el archivo “002Acta”, de esta instancia. 2 Archivo “23223963--0002000002” del cuaderno “013-PRESENTACION DEMANDA”.
Rad. 110013199001 2023 23963 01 Declarar que la demandada infringió los derechos de propiedad industrial de Manufacturas Tomas S.A., sobre: i) el diseño industrial denominado casco para motocicletas con certificado de registro núm. 10.422 y ii) la marca FOGOFF, de tipo mixta y clase 9 internacional, con certificado núm. 649.892. En consecuencia, conminarla para que cese de manera definitiva la importación y comercialización en Colombia de los cascos identificados con la marca Xtrong Helmets y de cualquier otra referencia que reproduzca el diseño industrial denominado casco para motocicletas, así como, disponer el retiro de los circuitos comerciales de la totalidad del inventario disponible en Colombia. Ordenar a la demandada que deje de usar la marca FOGOFF y de cualquier otra similarmente confundible con ella, en el mercado colombiano para ofrecer y comercializar los mismos productos y servicios de la demandante. Disponer que la enjuiciada incurrió en actos de confusión y engaño al tenor de los artículos 10 y 11 de la Ley 256 de 1996 e instarla para que cese esos actos de competencia desleal. Ordenar que se publique la sentencia en un diario de amplia circulación nacional dentro del término de veinte (20) días contados a partir de su ejecutoria. 1.1.2.
Condenatorias: Condenar a la demandada al resarcimiento de los perjuicios causados, por concepto de daño emergente, acorde el artículo 243 de la Decisión 486, literales a) y b), los cuales tasó en la suma de $678’317.008. Condenar al extremo pasivo al pago de las costas. 1.2. Elementos fácticos Los fundamentos de hecho de los que se sirven las pretensiones admiten el siguiente compendio: Rad. 110013199001 2023 23963 01 1.2.1.
Manufacturas Tomas S.A., es una reconocida fabricante de cascos de seguridad para motociclistas y sus accesorios a nivel mundial. Igualmente, es titular en Colombia de la marca mixta FOGOFF, clase 9 internacional y del diseño industrial denominado CASCO PARA MOTOCICLETAS, reconocido en otros países como China, Brasil y la Unión Europea y que se aplica a los cascos de la marca Spartan. 1.2.2.
Indicó que el 4 de noviembre de 2019, celebró un acuerdo comercial con la compañía china Jinhua Kesuda Motorcycle Parts CO, en virtud del cual la segunda podría elaborar los moldes para la producción de cascos, basados en el diseño industrial protegido; convenio que terminó el 9 de abril de 2021. 1.2.3. Por lo tanto, en la actualidad, realiza la venta de su producto por medio de la sociedad Colombiana de Comercio S.A.- Corbeta S.A. 1.2.4.
No obstante, en el año 2022 se enteró que la convocada importa y comercializa en Colombia los cascos de la marca XTRONG HELMETS, que reproducen el diseño industrial protegido en un 95% tal y como lo dictaminó el perito que contrató para tal fin. 1.2.5. Agregó que, además de la situación descrita, en la visera el casco tiene grabado el número de homologación E9-05.6199, asignado por la autoridad española a Manufacturas Tomas, pero, a pesar de ser de su uso exclusivo, es utilizado por la demandada en su producto con el fin de expresar que ofrece protección y seguridad a los usuarios, lo cual constituye información falsa que puede inducir en engaño al consumidor. 1.2.6.
En adición, señaló que en su mercancía la demandada pone un adhesivo con la marca FOGOFF, sticker utilizado por la actora para indicar que son compatibles con la tecnología antiempañante y fotocromática; sin que en realidad el casco de la demandada cumpla con esas características. Rad. 110013199001 2023 23963 01 1.2.7. Así pues, a su parecer, lo expuesto constituye un acto desleal de confusión, por cuanto esa indicación puede llevar a los consumidores a creer que los cascos XTRONG HELMETS fueron fabricados por Manufacturas Tomás o que hay una relación comercial o vínculo económico con esta compañía, circunstancia que afectaría su decisión de compra. 1.2.8.
En ese hilo, el 31 de octubre de 2022 le envió una carta de reclamo a Accesorios para Motos en la cual le solicitó que dejara de importar y comercializar esos cascos. Al respecto, la empresa la contestó que los moldes fueron adquiridos de Jinhua Kesuda, compañía que les aseguró que aquel era de su propiedad. 1.2.9. Entonces, como no pudo llegar a un acuerdo con su contraparte, solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la imposición de una cautela.
Entonces, mediante auto del 31 de julio de 2023, se ordenó a la demandada limitar el ejercicio de los derechos de disposición y administración de esa mercancía de referencia cascos XTRONG-360 y/o XTR – 815, así como, el retiro de los circuitos comerciales, sitios web, redes sociales, establecimientos de comercio y demás. 1.3. Actuación procesal: 1.3.1.
El 11 de septiembre de 20233, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio admitió el libelo, el cual fue notificado al demandado. 1.3.2. Accesorios Para Motos S.A.S.4, elevó las excepciones de mérito que tituló “ausencia de infracción a diseño industrial”, “ausencia de infracción a marca”, “ausencia de actos desleales a la competencia”, “ausencia de daño” y la genérica. 1.3.3.
Una vez materializados los traslados de rigor, practicadas las 3 Archivo “21279703--0004200002” carpeta “019-AUTO NÚMERO 98017 – SE ADMITE UNA DEMANDA”. 4 Archivo “23223963--0004100002”, carpeta “023-CONTESTACION DEMANDA”. Rad. 110013199001 2023 23963 01 pruebas y adelantadas las audiencias de los artículos 372 y 373 del Código General del Proceso se definió la instancia mediante sentencia oral del 19 de mayo de 20255.
II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA En su providencia el a quo resolvió i) declarar que Accesorios para Motos S.A.S., infringió los derechos de propiedad industrial de Manufacturas Tomas S.A. respecto de la marca mixta FOGOFF identificada con certificado de registro 649892, ii) ordenar a la demandada cesar todos los actos de infracción y la comercialización respecto de los productos que contengan ese signo, iii) retirar de los circuitos comerciales esa mercancía y toda aquella que tenga signos similarmente confundibles, iv) declarar que la convocada incurrió en los actos de deslealtad de engaño y confusión, los cuales deberá finalizar, v) negar las demás pretensiones de la demanda y vi) sin condena en costas.
La Delegada empezó por explicar el marco jurídico de los diseños industriales y su protección en el mercado, desde el punto de vista de su apariencia y no su funcionalidad, para lo cual indicó que se deberá analizar si las diferencias son sustanciales, o no, con exclusión de los elementos secundarios, y si ello pudiese inducir en confusión a un consumidor medio.
Igualmente, refirió que su registro le otorga el derecho al titular de evitar que otras personas lo utilicen sin su permiso. Desde ese punto de vista, realizó la comparación entre los diseños en contienda para establecer, en primera medida, que se desconocen cuáles son las características funcionales y las estéticas, para así determinar los rasgos supuestamente infractores.
Determinó que, si bien es cierto la parte demandante allegó un dictamen pericial donde se concluyó la similitud en un 95%, el trabajo no podía ser tenido en cuenta porque no cumple con los requisitos previstos en 5 Archivo “044-SENTENCIA ESCRITA 12274” carpeta “CuadernoSuperindustria”. Rad. 110013199001 2023 23963 01 el artículo 226 procesal y, en adición, sus conclusiones no generan certeza, porque la revisión no se hizo con aplicación de los parámetros previstos por el Tribunal de la Comunidad Andina.
Por demás, tampoco se pudo comprobar la similitud con las fotos allegadas, siendo menester que el cotejo se adelantara con los cascos físicos para establecer el parecido. Por lo tanto, concluyó que con los elementos de convicción obrantes en el legajo no se comprobó la vulneración deprecada. De otro lado, al entrar al análisis de la infracción de la marca mixta FOGOFF realizó el estudio de lo establecido sobre el tópico en la Decisión Andina 486 de 2000.
Lo anterior para establecer que sí se configuró la transgresión “porque se observa que se aplicó o colocó un sticker o adhesivo que incluye la marca FOGOFF en los visores de los cascos que fueron vendidos por parte de Accesorios para Motos”; además, se comprobó su uso en el mercado con las facturas aportadas, las fotos y los testimonios.
Así, al realizar el paralelo entre ambas marcas la registrada y la utilizada en el casco, se percató de que hay una reproducción literal de las letras, sumado al uso de una topografía que da cuenta de la similitud, no solo del signo, sino también de los productos que se comercializan. En cuanto a los actos de competencia desleal, precisó que bajo el mismo sustento habría de tenerse por demostrado que con esos actos se podría inducir en engaño y confusión en los consumidores, en virtud de que pueden pensar que existe una relación entre las características prestadas por las viseras FOGOFF de la demandante y las expendidas por la parte convocada.
En lo que hace a la indemnización no accedió a ese pedimento, porque el dictamen aportado no permite determinar la causación de los perjuicios, en tanto que, el detrimento económico supuestamente irrogado no quedó claro, pues la suma por ese concepto dista de lo enunciado en el juramento estimatorio, además, la información que reposa allí no permite discernir Rad. 110013199001 2023 23963 01 “cuál sería el monto del beneficio obtenido por parte del demandado” porque el perito se mueve entre tres escenarios y deja a discrecionalidad del juez elegir cuál de ellos debería atenerse, cuando “lo cierto es que los beneficios deberían estar claramente determinados”.
Finalmente, se abstuvo de condenar en costas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 365.5 procesal, pues no prosperaron la totalidad de las pretensiones de la demanda. III. LA APELACIÓN 3. Inconforme, la demandante recurrió su contenido y esbozó los siguientes reparos6: a) Alegó que hubo una indebida valoración de las pruebas que llevaban a concluir la configuración de la infracción respecto del diseño industrial del casco para motocicletas de propiedad de la demandante, en tanto que, con el informe del experto, el cual fue presentado como prueba documental y no como dictamen, los testimonios y las fotos se llegaba a esa conclusión. b) Criticó que, no se accediera a la indemnización deprecada, porque sí consideró que había daño al decretar la infracción marcaria y los actos de competencia desleal, en ese mismo hilo debió reconocer los perjuicios.
Igualmente, adujo que si bien el perito presentó tres escenarios era deber del juez evaluar cuál era el que debía aplicar al caso en concreto para efectos de determinar el quantum del resarcimiento. c) Por último, insistió en la condena en costas y en que se inscriba la sentencia en un diario de amplia circulación nacional. IV. CONSIDERACIONES 4.1.
Presupuestos procesales 6 Archivo No. “006_SustentacionRecurso” del cuaderno “ApelacionSentencia”. Rad. 110013199001 2023 23963 01 En el sub lite se advierte la presencia de los elementos necesarios para considerar válidamente trabada la relación jurídico procesal, toda vez que el juez cognoscente contó con atribuciones para conocer del caso y el tribunal para resolver la alzada; asimismo, las personas enfrentadas en la litis ostentan capacidad para ser parte, y no se vislumbra vicio de nulidad que afecte la tramitación. De ese modo, es dable decidir de fondo esta apelación, sin perjuicio de advertir que la competencia de la Sala se limitará al examen de los reparos que fueron planteados en el primer grado7 y sustentados en segunda instancia8, en consonancia con lo expuesto sobre la materia por la Corporación de cierre civil en la providencia SC640-20249 (por la cual se reitera los pronunciamientos SC3148 de 2021 y CSJ SC1303-2022)10. 4.1.1.
De la consulta obligatoria ante el TJCA. 4.1.1.1. De acuerdo con el artículo 123 de la Decisión 500 del 2001 es menester que, de oficio o a petición de parte, el juez que conozca de una causa donde se apliquen las normas de la Comunidad Andina “deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal”.
A la par, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por medio del Acuerdo 06-2023 del 7 de julio de 2023, profirió la guía respecto del acto aclarado y desarrolló la regla de los cuatro pasos, para determinar si es necesario suspender el trámite para solicitar la prenotada interpretación. 4.1.1.2. No obstante, esta Colegiatura al revisar los parámetros no encontró necesario formular la consulta al Tribunal mencionado, en virtud a que de existir un auto aclarado sobre el tópico que se encuentre en la 7 Pdfs.
“006Sustentacion”. 8 Pdfs. “006Sustentacion” Carpeta “02SegundaInstancia”. 9 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Magistrado Ponente Luis Alonso Rico Puerta. Rad. 11001- 31-99-003-2018-72845-01. 10 MP. Álvaro Fernando García Restrepo. Rad. 110013199001 2023 23963 01 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, no sería “necesario formular una nueva consulta”11, como pasa a explicarse a continuación. 4.1.1.3.
En efecto, al revisar los reparos de la accionante se advierte que van encaminados a determinar que se configuró la infracción de un diseño industrial de su propiedad prevista en el artículo 113 de la Decisión 486 de 2000, para establecer los parámetros que deben ser auscultados para determinar si se materializa, o no, la vulneración. Frente al particular, al consultar la base de datos del Tribunal de la Comunidad Andina se observa que el tema ya fue objeto de interpretación en el proceso 182-IP-2022, al interior del cual se dispuso el alcance del precepto mencionado, el cual se explicará más adelante. 4.1.1.4.
En conclusión, no había necesidad de suspender el proceso con el fin de pedir la explicación, porque ese tópico ya había sido objeto de estudio y aclaración, quedando solamente definir la controversia. 4.2. De los derechos de propiedad industrial. 4.2.1. Verdad averiguada es que, según lo definido por la Decisión 486 de 2000 en su artículo 113 se considera diseño industrial “la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”.
A su vez, establece el precepto 129 de ese mismo compendio que su registro otorga el derecho exclusivo de explotación por un tiempo de diez años (art. 128 ibid). Por lo tanto, su titular podrá impedir que un tercero, sin su consentimiento, “fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial”. 11 www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/ACUERDO06_2023_TJCA.pdf Rad. 110013199001 2023 23963 01 4.2.2.
De tal suerte que el desconocimiento de lo previsto en la normativa en cita genera que el propietario pueda iniciar dos acciones, la primera de competencia desleal y otra por la infracción de los derechos a la propiedad industrial. Al respecto, dicta el título XV de la Decisión en comento que se “podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho”. 4.2.3.
Ya descendiendo al caso en concreto, en lo que hace al alcance del artículo 113 de la Decisión 486, resulta plausible acudir a lo expuesto por el Tribunal Andino en la Interpretación Prejudicial N°. 182-IP-2022, respecto de la finalidad del diseño industrial, así: “La finalidad del diseño industrial radica en el hecho de que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por aquellos que sean de su preferencia estética; así, el fabricante buscará aquellas formas para sus productos que sean estéticamente atractivas, dado que el factor determinante en el consumidor para la elección de los productos en el mercado, puede radicar en la mera apariencia de los mismos”12.
Por lo tanto, lo que se protege no es la funcionalidad del producto, sino, su apariencia, es decir, la forma como se presenta al público para que sea más atractivo y llamativo al consumidor. En ese hilo, el Tribunal de la Comunidad Andina recordó que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual estableció una serie de elementos para caracterizarlos, así: i) finalidad estética: “busca proteger la forma externa del producto o su apariencia”, ii) visibilidad: “debe ser percibido visualmente por el usuario durante el uso normal del producto”, iii) recaer sobre aspectos no técnicos: “las características exteriores que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos, constituyen el objeto protegible por el diseño industrial” e iv) incorporación en un artículo utilitario: “debe estar plasmada 12 https://www.tribunalandino.org.ec/Criterios_Juridicos/Decision_486.pdf.
Rad. 110013199001 2023 23963 01 sobre artículos utilitarios para que cumpla su verdadera función; es decir, servir de elemento de atracción de los consumidores en la elección de los productos”13. En igual sentido, precisó que para determinar la infracción el fallador deberá realizar un cotejo entre ambos diseños, para lo cual es menester que se ponga en la posición de un consumidor medio y reconocer si las diferencias son sustanciales o secundarias, en tanto que, en el primer caso no se configurará la transgresión14.
Decantado lo anterior, las reglas a seguir consisten en: i) excluir del cotejo las secundarias, ii) comparar los elementos que aportan apariencia especial, como las formas y relieves y iii) los elementos de uso común tampoco serán tenidos en cuenta. 4.2.4. Para decirlo más breve, la acción que acá se intenta exige que el titular del diseño industrial demuestre que aquel se incorporó o reprodujo sin su permiso en el mercado, para lo cual podrá comparar cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material que otorgue unos rasgos propios y singulares. 4.3.
Caso en concreto 4.3.1. Decantado el marco conceptual anterior este Tribunal entrará a resolver el reparo del literal a) de la apelación, dirigido a que con las pruebas obrantes en el legado se comprobó la trasgresión por parte del convocado respecto de su derecho adquirido sobre el diseño industrial registrado. 4.3.2. Para resolver, de forma preliminar habrá de decirse que es un punto pacífico, pues no fue objeto de reproche, la titularidad que ejerce la demandante sobre el diseño industrial 3D denominado “CASCO PARA MOTOCICLETAS” acorde se comprobó con el certificado núm. 10422 expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio15. 13 Tribunal Andino en la Interpretación Prejudicial N°. 182-IP-2022 14 Ibidem. 15 Archivo “23223963--0002100002” del cuaderno “001-PRESENTACIONDEMANDA Y CAUTELA”, página 124.
Rad. 110013199001 2023 23963 01 4.3.3. Igualmente, obran en el expediente las fotos de los cascos marca XTRONG HELMETS con referencias DEKERS y FORZA16, comercializados por la demandada, tal y como consta en la factura electrónica de venta núm. ACP1476917, respecto de los cuales se depreca la vulneración. 4.3.4. En ese sentido, alegó la convocante que la sociedad Accesorios para Motos S.A.S., usó el mismo diseño por ella registrado para la fabricación y venta en el mercado de los cascos referidos; sin embargo, contrario a lo esbozado en su censura, con los elementos de convicción recaudados no se demostró la infracción deprecada, en los términos de la interpretación prejudicial citada en precedencia, como pasa a verse. 4.3.5.
En primera medida se tiene el “Concepto técnico (pericial) sobre posible infracción de registro de diseño industrial con expediente No. NC2018/0007187 con número de registro 10.422 a nombre de MANUFACTURAS TOMAS, S.A.”. Frente al particular, habrá de decirse que en la demanda esa probanza fue solicitada como dictamen; empero, tal y como lo coligió la Delegada, al revisar el informe se evidencia que no cumple con los requisitos del artículo 226 del Código General del Proceso. 4.3.5.1.
Para el efecto, véase que se extrañan los datos de contacto y localización del perito, los anexos que acreditan el título académico y la experiencia profesional, la lista de publicaciones o la manifestación de que no las tiene, casos en los que ha participado como perito, la designación en procesos anteriores, la declaración respecto de los métodos utilizados y la información de encontrarse incurso en algunas de las causales de exclusión previstas en el canon 50 procesal.
Con todo, si aun en gracia de discusión se entrara al estudio del trabajo aportado, tampoco podría ser acogido para efectos de acreditar la 16 Archivo “23223963--0002300002” del cuaderno “001-PRESENTACIONDEMANDA Y CAUTELA”. 17 Archivo “23223963--0002200002” del cuaderno “001-PRESENTACIONDEMANDA Y CAUTELA”. Rad. 110013199001 2023 23963 01 infracción porque no advirtió una similitud total, por el contrario, le asignó a la equivalencia un porcentaje de más del 95%, sin llegar al 100%.
En adición, recuérdese que, según lo explicado por el Tribunal de la Comunidad Andina, el análisis se debe hacer desde el punto de vista de un consumidor medio, entiéndase como aquel que, ante productos de consumo masivo, se le “presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos”18.
Lo expuesto, en el sentido que son ese tipo de clientes quienes pueden identificar los elementos secundarios o sustanciales del bien, en palabras de la consulta en cita “[e]l diseño deberá conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética para que sus diferencias sean sustanciales. En este sentido, es el consumidor quien determinará si las diferencias existentes entre los diseños industriales comparados son sustanciales o no, en su elección de los productos en el mercado.
No habrá infracción, si las diferencias son sustanciales”19 (se destaca). No obstante, visto el concepto allegado por la actora, se advierte que el experto no efectuó la consulta al consumidor medio con el fin de definir cuáles son los elementos de carácter sustancial y los secundarios; de hecho, tampoco los distinguió en su trabajo, para así proceder con su cotejo, solamente realizó la comparación de las imágenes y muestras físicas que se le entregaron, pero sin aplicar los parámetros expuestos líneas atrás. El criterio anterior ya había sido estudiado por esta Corporación, quien en otro asunto similar se separó de los hallazgos del dictamen aportado por la accionante y negó las pretensiones, “al estar ausente en la experticia el análisis principal, valga iterar, concerniente a la existencia de diferencias sustanciales o secundarias por parte del consumidor medio”20. 18 Tribunal Andino en la Interpretación Prejudicial N°. 417-IP-2018 19 Tribunal Andino en la Interpretación Prejudicial N°. 182-IP-2022 20 TSB.
Sentencia del 13 de mayo de 2021. Rad. 001 2018 29151 04. MP. María Patricia Cruz Miranda. Rad. 110013199001 2023 23963 01 4.3.5.2. Es más, al momento de interrogar al perito Edgar Andrés Dimián Poveda, la a quo le preguntó en relación con las entradas de aire del casco “¿en algún momento, en el estudio que usted hizo, determinó si si, o si no, cumplían una función técnica en el casco?”, a lo cual aquel contestó “pues, o sea, yo la verdad no lo determiné porque, pues obviamente como no es una solicitud de patente, como no es una patente, entonces pues no es relevante, entonces por eso simplemente pues no le doy importancia a eso, que pasa yo digo las entradas de aire porque es como por ponerle un nombre.. pero no se toman con la función que tiene, sino como el conjunto de líneas que llevan a obtener esa forma externa diferente”21.
Igualmente, aquel admitió que no tomó todas las características para efectos de hacer la comparación, sobre el tema adujo “principalmente no se tuvo en cuenta pues el visor, no se tuvo en cuenta tampoco, por ejemplo, la parte inferior del casco, sobre todo la parte interna, pues porque el diseño está protegiendo es la parte externa, entonces no lo de adentro del casco”22; tampoco apreció los “accesorios externos como por ejemplo mallas, almohadones, almohadillas que puedan tener”.
Mas adelante aceptó que para su cotejo no evaluó el hundimiento del casco de la demandada, que se encuentra en la parte externa, porque “la verdad no lo vi como relevante, pues se evidencia en los dos que esta la parte hundida, de pronto no lo tuve presente porque me enfoqué más como en la parte donde resaltaban mucho las líneas y como esa parte esta pintada pues con el diseño, pues que caracteriza esta referencia del casco, de pronto por eso no lo tuve presente”23.
Por último, concluyó que le asignó el 95%, sin llevarlo al 100% de similitud, porque “pues hay elementos como por ejemplo en la parte inferior, que, pues este son líneas rectas y este pues es un poco curvo eh bueno, pero son elementos que simplemente están por dentro entonces pues no se dice el 100% y yo creo que sería muy difícil llegar a una conclusión del 100%”24. 21 Archivo “23223963--0009500001” del cuaderno “051UDIENCIA”, minuto 20:00. 22 Archivo “23223963--0009500001” del cuaderno “051UDIENCIA”, minuto 20:59. 23 Archivo “23223963--0009500001” del cuaderno “051UDIENCIA”, minuto 29:59. 24 Archivo “23223963--0009500001” del cuaderno “051UDIENCIA”, minuto 40:57.
Rad. 110013199001 2023 23963 01 4.3.5.3. Ciertamente, esa aseveración del experto refuerza el hecho de que omitió equiparar la totalidad de las piezas que integran la mercancía, circunstancia que impidió establecer si se trataba de cuestiones técnicas o utilitarias y si eran, o no, totalmente iguales. 4.3.6. Claro, no se desconoce que la parte activa aportó las fotos de los cascos vendidos por su contraparte con el fin que se adelante el cotejo; sin embargo, no basta con esas ilustraciones porque de allí no se pueden extraer las líneas, relieves y demás aspectos, que lleven a concluir la similitud.
Por demás, no se sabe cuáles corresponden a características técnicas para su funcionalidad o se tratan de componentes de tipo estético. 4.3.6.1. En razón a lo anterior mediante auto del 31 de marzo de 202525 la Delegada requirió a la actora para que allegara los cascos físicos que el perito adujo haber comparado, pero no fueron aportados con sustento en que “[a] la fecha del Auto referido en el encabezado de este memorial, CORBETA desconoce el paradero de dichos cascos y, por lo tanto, le fue imposible entregarlos para aportarlos al proceso como lo requirió el Despacho”26.
Agregó que, intentaron comprarlos, pero no había ninguno disponible. Frente al tópico, la interpretación prejudicial núm. 182-IP-2022 del TJCA señaló “[s]i la presentación de imágenes (v.g., fotografías) resulta insuficiente, puede exigir la exhibición de los productos a efectos de apreciar en físico los diseños industriales a ser comparados.
La apreciación física de estos no solo permitirá una mejor observación de los colores, formas y ángulos posibles, sino que permitirá analizar los diseños industriales en conflicto de la misma forma como lo haría un consumidor medio”. Inclusive, el profesional Dimián Poveda expresó “las imágenes puede que no muestren la realidad, por eso es tan importante tener el producto, yo cuando hago la comparación, cuando hago un dictamen pericial siempre trato de tener una muestra física del producto, obviamente en la medida de lo posible”27. 25 Archivo “2025030043AU0000000001” del cuaderno “058AUTO30043”. 26 Archivo “23223963--0010900003” del cuaderno “060MEMORIAL”. 27 Archivo “23223963--0009500001” del cuaderno “051UDIENCIA”, minuto 1:29:05.
Rad. 110013199001 2023 23963 01 4.3.6.2. En efecto, ante la imposibilidad de obtener el artículo de forma física y la insuficiencia de las imágenes no había forma de efectuar la confrontación entre el diseño protegido y el producto vendido por la demandada para concluir que son parecidos. 4.3.7. Igualmente, habrá de decirse que sin desconocerse el mérito de la prueba testimonial y de los interrogatorios de parte a esa conclusión no se podía arribar con esas declaraciones, en tanto que, como viene de verse, es con el cotejo, bajo las reglas ya decantadas, que se puede definir la equivalencia y si se materializa la infracción. 4.3.7.1.
En forma semejante, para lo perseguido en este acápite refulge irrelevante la inasistencia a la audiencia inicial del representante legal de la llamada a juicio; porque el parecido entre ambos productos, tanto del convocante como de la pasiva, no se acredita de esa forma; como se explicó ampliamente en precedencia. 4.3.7.2. Por otro lado, aunque el deponente Jack Lou, gerente de comercio Accesorios y Repuestos de Motos y quien trabajó con la demandante en la fabricación de productos, manifestó que vendían los cascos fabricados con el molde de la accionante a su cliente Accesorios para Motos “para la producción de los cascos de motos se necesitan unos moldes, que inicialmente eran de la empresa Tomas, pero después como a comienzos o junio de 2022, se dañó los moldes entonces la empresa del señor Lou ellos mismos mandaron a hacer nuevos moldes”, agregó que, “los arreglaron, los repararon”28.
Después aclaró que “los productos que le vendía a Tomas no son exactamente iguales a los que le vendieron a Accesorios de Motos porque la certificación que usó para las dos empresas era diferente, de hecho, pues los cascos traen el número de certificación que es diferente para cada cliente”29. 28 Archivo “23223963--0009500001” del cuaderno “057UDIENCIA”, minuto 22:00. 29 Archivo “23223963--0009500001” del cuaderno “057UDIENCIA”, inicia minuto 22:00.
Rad. 110013199001 2023 23963 01 Explicó que “cuando se tuvieron que hacer los cascos para hacer nuevos moldes, de las partes de la visera de las partes que van dentro del casco de la moto, etcétera, dice el señor que más o menos como que la mitad es de Tomas Motos y la otra mitad de ellos porque ya estaban como mezclada la cosa”30. 4.3.7.3.
De tal suerte que, de su versión lo que se extrae es que el modelo del diseño industrial objeto de controversia no parece ser el mismo que el usado por la demandada, porque si bien lo adquirió de su relación comercial con Jack Lou, quien tuvo la licencia para la venta del diseño de la actora, aquel refirió que sufrió unos cambios sustanciales.
Por consiguiente, el relato tampoco genera la certeza que invoca la censora para comprobar la vulneración de su derecho. 4.8. En suma, el reclamo del literal a) no tiene vocación de prosperidad porque no se demostró la similitud del diseño industrial protegido con el utilizado por la demandada, lo cual conlleva a que tampoco sea plausible determinar el inminente riesgo de confusión. 5.
De la indemnización por la infracción de los derechos de marca. 5.1. En este punto memórese que, si bien se mantendrá la negativa respecto de la declaratoria de infracción sobre el diseño industrial propiedad de la demandante, en primera instancia si se encontró probada la vulneración de la marca FOGAFF y eso no fue objeto de reproche. Por lo tanto, como la actora en su argumento del ítem b) insiste en que debió condenarse al pago de los perjuicios invocados en la demanda la Sala procederá con su estudio. 5.2.
A voces del artículo 241 de la Decisión 486 de 2000 el demandante puede solicitar entre otros “la indemnización de daños y perjuicios”. En adición, el canon 243 ibidem prevé que para calcularla se tomaran en cuenta los siguientes criterios: i) el daño emergente y el lucro cesante, ii) el monto de 30 Archivo “23223963--0009500001” del cuaderno “057UDIENCIA”, inicia minuto 22:00.
Rad. 110013199001 2023 23963 01 los beneficios obtenidos por el infractor y iii) el precio que el infractor habría pagado por concepto de la licencia contractual. Premisas respecto de las cuales el Tribunal de la Comunidad Andina explicó que “se deberá primero verificar que hubo infracción por parte de la demandada, ante lo cual, y en apego a lo determinado en la norma comunitaria, la autoridad nacional, podrá establecer el monto de la indemnización, sobre los parámetros que fije la ley nacional, en aplicación del denominado principio de complemento indispensable”31. 5.2.1.
Al respecto, dicta el artículo 2341 del Código Civil que quien “ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización”. En concordancia, el canon 1613 ibidem establece que “[l]a indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y lucro cesante, ya provenga de no haberse cumplido la obligación, o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado el cumplimiento”. 5.2.2.
En palabras de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia el daño es “un elemento primordial y el único común a todas las circunstancias, cuya trascendencia fija el ordenamiento. De ahí que no se dé responsabilidad sin daño demostrado, y que el punto de partida de toda consideración en la materia, tanto teórica como empírica, sea la enunciación, establecimiento y determinación de aquel, ante cuya falta resulta inoficiosa cualquier acción indemnizatoria”32.
De donde aflora que, es obligación de la parte interesada demostrarlo, en aplicación de lo establecido el artículo 167 procesal. Y es que, la ausencia de prueba que lo acredite impide que se establezca el deber de reparar y su cuantía, lo cual no da lugar al reconocimiento de una indemnización. 5.3. En efecto, en el sub judice la demandante aportó un dictamen denominado “ESTUDIO ECONÓMICO – FINANCIERO DE VALORACIÓN DE PERJUICIOS, COMO PERITAJE DE PARTE, PARA EL PROCESO JUDICIAL POR INFRACCIÓN DE DISEÑO INDUSTRIAL Y COMPETENCIA DESLEAL DE 31 Tribunal Andino en la Interpretación Prejudicial N°. 182-IP-2022 32 CSJ.
SC-1343 del 09 de junio de 2025. MP. Fernando Augusto Jiménez Valderrama, en reiteración de lo expuesto en SC del 04 de abril de 1968, Exp. No. 344185, MP. Fernando Hinestroza. Rad. 110013199001 2023 23963 01 MANUFACTURAS TOMAS S.A. CONTRA ACCESORIOS PARA MOTOS SAS – ACCEMOTOS, QUE SE ADELANTA ANTE SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO”, el cual fue elaborado por el economista Luis Fernando Rodríguez Naranjo.
Así, en el trabajo el profesional indicó que “el Valor que se toma como BASE PRINCIPAL para determinar los BENEFICIOS OBTENIDOS POR EL INFRACTOR está representado por la Utilidad Operacional Bruta”, que según los hallazgos arrojó un resultado negativo33. A partir de allí, desarrolló tres escenarios con el fin de determinar los beneficios que resultan de cada uno así: - Escenario 1: “La Información Inicial Registrada por ACCEMOTOS muestra Ingresos por Ventas de Cascos y Pantallas por $731.672.805 y Costo de Ventas de $549.287.452, para Utilidad Operacional Bruta de $182.385.352.
En este ESCENARIO, los BENEFICIO OBTENIDOS POR EL INFRACTOR son de $182.385.352”. Suma que, actualizada al 30 de noviembre de 2024, le arrojó un monto de $192.755.125. - Escenario 2: después de memorar que el análisis de los libros contables arrojó una utilidad operacional bruta negativa, indicó que esa situación “NO resulta lógica”.
Por lo tanto, decidió que “a las Unidades Negativas se aplica el mismo porcentaje de rentabilidad que se registró para las Unidades Positivas, en el entendido de que ACCEMOTOS, en condiciones razonables, ha debido vender los mismos productos a los mismos precios que tenía establecidos, para obtener un mismo porcentaje de rentabilidad”. En ese hilo, consideró que la suma obtenida por el infractor al 30 de noviembre de 2024 ascendía a $240.018.652. - Escenario 3: en este caso partió del hecho que “ACCEMOTOS comercializó los Cascos y Pantallas Marca XTRONG HELMETS importados con Infracción del Diseño Industrial de propiedad de MANUFACTURAS TOMAS, a un 33 Archivo “23223963—0008300004” del cuaderno. Rad. 110013199001 2023 23963 01 Precio significativamente inferior, alrededor de la mitad, del Precio que tiene para Productos Marca XTRONG que ofrece y vende como se aprecia en su propia Página Web”.
Lo anterior para concluir que, la ganancia que pudo obtener la demandada era de $1.006.919.305, actualizada al 30 de noviembre de 2024. 5.3.1. Como viene de verse, el informe traído para determinar los perjuicios causados a la demandante carece de precisión y no es conclusivo, en tanto que, no identificó los conceptos por daño emergente, acorde fue pedido en la demanda; en adición, se basó en hipótesis respecto de lo debía suceder porque “no resulta lógica” la utilidad operacional negativa que arrojó el estudio y fue con base en eso que estableció el quantum de los escenarios dos y tres que son diametralmente diferentes. 5.3.2.
Para ahondar en razones, véase que al exponer el último supuesto partió del señalamiento respecto a la infracción del diseño industrial pretensión que no fue reconocida; por lo tanto, ante la falta de claridad el mismo no podía ser tenido en cuenta. 5.4. Ahora, si solo en gracia de discusión se acudiera al sistema de indemnización preestablecida de que trata el Decreto 2264 de 2014 “Por el cual se reglamenta la indemnización preestablecida por infracción a los derechos de propiedad marcaria”, tampoco se tendrían las herramientas para imponer la condena requerida por la censora.
Recuérdese que, para lo que atañe al caso se exige en el parágrafo del artículo 2 que se tengan en cuenta “las pruebas que obren en el proceso, entre otras la duración de la infracción, su amplitud, la cantidad de productos infractores y la extensión geográfica”. 5.4.1. No obstante, se desconoce el lapso en que se estructuró la vulneración, su duración y detrimento patrimonial que se generó en la promotora con ocasión a la transgresión por el uso indebido de su marca y los actos de competencia desleal en que incurrió la demandada.
Rad. 110013199001 2023 23963 01 5.5. Por consiguiente, el reclamo del literal b) también está llamado al fracaso, ante la insuficiencia probatoria para acreditar el perjuicio, devenido del beneficio económico de la demandada y el detrimento patrimonial que, en últimas, pudo sufrir la accionante, como consecuencia de la infracción marcaria. 6.
Finalmente, se entrará a resolver los argumentos compendiados en el literal c) que en síntesis se refirieron a que se debió acceder a las peticiones de publicar la sentencia en un diario de amplia circulación nacional e imponer la condena en costas. 6.1. Frente a lo primero, acorde el literal g) el artículo 241 de la Decisión 486 de 2000, el precursor del litigio podrá pedir que se publique “la sentencia en un diario de amplia circulación nacional dentro del término de veinte (20) días contados a partir de su ejecutoria”.
Por lo tanto, sin entrar en mayores elucubraciones por haberse declarado en primera instancia la infracción a los derechos de marca resulta procedente disponer que se realice la referida publicación a cargo de la convocada. 6.2. Ya en lo que hace a condena en costas en primera instancia prevé el artículo 365 procesal que “[e]n caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial”.
Así pues, como en este caso el éxito del petitum no fue total, en tanto que, se negaron las peticiones de declaratoria de infracción respecto del diseño industrial y la indemnización, no era imperativo imponer esa expensa. 7. Conclusiones. 7.1. De conformidad con lo anterior, los fundamentos que componen los reparos de los literales a) y b) no tienen vocación de prosperidad, por lo que, se confirmará el numeral séptimo de la sentencia de primer grado, así como, todos los ordinales que no fueron objeto de reproche.
Rad. 110013199001 2023 23963 01 7.2. No obstante, sí sale avante parcialmente el argumento del ítem c) en lo que respecta ordenar la publicación de la sentencia en un diario de amplia circulación nacional; con todo, se mantiene la negativa a imponer la condena en costas de primera instancia a costa de la demandada. 7.3. En consecuencia, se impone la condena en costas de esta instancia a cargo del extremo demandante, en favor del convocado, de conformidad con el artículo 365 del Código General del Proceso.
Se fijan como agencias en derecho el equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales para el año 2026, en favor de la parte activa. IV. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en Sala de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Constitución y la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: ADICIONAR la sentencia del 19 de mayo de 2025, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio – Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, en el siguiente sentido: “NOVENO: ORDENAR a la demandada que, dentro de los veinte días siguientes a la ejecutoria de esta providencia publique la sentencia en un diario de amplia circulación nacional, sin perjuicio de que transcurrido ese plazo la parte actora pueda efectuar esa publicación”.
SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás el fallo atacado, en atención a las razones expuestas en la parte motiva del presente fallo.
TERCERO: CONDENAR en costas a los demandados, en favor del demandante, incluyéndose como agencias en derecho de esta instancia, la suma equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a Rad. 110013199001 2023 23963 01 favor de la parte activa. Procédase conforme el procedimiento previsto en el canon 366 del Código General del Proceso CUARTO: Por secretaría remítase el plenario al a quo para lo de su competencia. Notifíquese y cúmplase, Los Magistrados, (firma electrónica) STELLA MARÍA AYAZO PERNETH (110013199001 2023 23963 01) (firma electrónica) JUAN CARLOS CERÓN DÍAZ (110013199001 2023 23963 01) (firma electrónica) ADRIANA AYALA PULGARÍN (110013199001 2023 23963 01) Firmado Por: Stella Maria Ayazo Perneth Magistrada Sala 04 Civil Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Adriana Ayala Pulgarin Magistrado Sala 017 Civil Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Juan Carlos Ceron Diaz Magistrado Sala 002 Civil Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 Rad. 110013199001 2023 23963 01 Código de verificación: 70cbe9a6c120e9b90b2eaa33c5313e1255056d64546b3baa58e51595c 71b9010 Documento generado en 26/06/2026 09:09:04 AM Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://firmaelectronica.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica