R.I. 16705 REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ - SALA CIVIL Bogotá D.C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) Magistrada Ponente: Stella María Ayazo Perneth Proceso Demandante Demandado Radicado Instancia Asunto Verbal América de Cali S.A. en Reorganización Fabio Alejandro Agudelo Casallas 110013199001202466369 01 Segunda Apelación de auto ASUNTO Procede el despacho a resolver el recurso de apelación formulado por la demandante contra el auto n.° 141770 de 10 de octubre de 20241 emitido por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio2.
ANTECEDENTES 1.- Mediante el proveído impugnado, el Delegado negó la solicitud de cautelas radicada por la accionante3, al no acreditarse su legitimación de causa. A tal efecto, explicó que los documentos aportados son insuficientes para demostrar: i) si el demandante en la actualidad posee el derecho subjetivo de registro marcario y ii) el uso personal, público, ostensible y continuo del nombre y enseña comercial. 2.- Contra esa resolución, la actora interpuso recurso de apelación4.
Sostuvo que en la demanda identificó los signos distintivos de uso exclusivo, registrados en la Superintendencia de Industria y Comercio. Este hecho está probado en los certificados de existencia y representación de la sociedad que reconocen dichos indicadores como de su propiedad. 1 Repartido a este despacho según acta de 6 de diciembre de 2024 en archivo 002 del cuaderno de esta instancia. Archivo 2024141770AU0000000001 de la carpeta 004-AUTO 141770-RESUELVE MEDIDA CAUTELAR de la carpeta 2024-366369 de la carpeta 01PrimeraInstancia del expediente digital. 3 Archivo 24366369--0000000005 de la carpeta 001-PRESENTACION DEMANDA Y CAUTELAR de la misma ubicación. 4 Archivo 24366369--0000400002 de la carpeta 005-PRESENTACION RECURSO APELACIÓN de la misma ubicación. 2 Rad. 110013199001202466369 01 En relación con la vigencia del registro marcario, señaló que aportó certificados de la Secretaría General Ad-Hoc de la Delegatura de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, que registran las marcas para identificar productos y servicios de las clases 18, 21, 24, 25, 27, 28, 34, 38, 41 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza.
Estas certificaciones están renovadas y tienen vigencia, como se puede verificar en el sitio web de la autoridad administrativa. Además, a la impugnación anexó los documentos que respaldan sus alegatos. Asimismo, manifestó que las circunstancias descritas en la solicitud de medidas permiten inferir el uso público y continuo de sus derechos.
En particular, destacó que: i) es una sociedad deportiva que comercializa productos con los colores y logos del equipo de futbol América de Cali; ii) en su matrícula mercantil incluye el nombre comercial “América de Cali S.A. en reorganización”, con siglas “América S.A.”; iii) ha logado renombre en el mercado; iv) desde 1918 funge como una marca notoria en el sector deportivo del mercado colombiano; v) fabrica, promociona y comercializa prendas de vestir, artículos y accesorios deportivos complementarios a través de redes sociales, puntos de venta físicos y su página web. 3.- El a quo concedió la alzada que es del caso decidir previas las siguientes, CONSIDERACIONES 1.- Esta magistratura es competente para resolver el recurso propuesto en esta instancia según los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso, respecto de los reparos formulados por el apelante contra la decisión. 2.- La determinación objeto de alzada se confirmará por las razones que se exponen a continuación. Decisión que, valga precaver, no contrae un prejuzgamiento sobre el objeto de litigio, en tanto se limita a realizar un examen de procedibilidad sobre las cautelas solicitadas. 3.- Las medidas cautelares son instrumentos procesales para asegurar la efectividad de los derechos judicialmente reclamados; así las Rad. 110013199001202466369 01 cosas, el estudio acucioso de estas hace parte de la prerrogativa al acceso a la administración de justicia, la cual, comprende la posibilidad de que se reconozcan unas pretensiones y hacerlas efectivas.
En seguimiento de este fin, el literal c del canon 590 ídem dispone que, en los procesos declarativos el juez puede decretar cualquier medida razonable para la protección del derecho objeto del litigio; sin embargo, esta decisión debe obedecer a la evaluación de la legitimación de la parte, la existencia de una amenaza o vulneración, la apariencia de buen derecho, la necesidad, la efectividad y la proporcionalidad de la cautela. 3.1.- En sintonía, cuando se trata de acciones por la infracción de los derechos derivados de la propiedad industrial, el artículo 245 de la Decisión 486 de 2000 estipula que las medidas son viables para “impedir la comisión de la infracción, evitar consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios”.
Con dicho propósito, el artículo 247 ibidem prevé que las cautelas solo se ordenarán cuando el interesado “acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. La autoridad nacional competente podrá requerir que quien pida la medida otorgue caución o garantía suficientes antes de ordenarla”.
Sobre este punto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Decisión IP – 198 de 2020, al pronunciarse sobre los requisitos necesarios para su trámite, enseñó que estos son los siguientes: “Objeto: Las medidas cautelares recaerán sobre los productos que resulten de la infracción, así como de los materiales o medios que sirvieron para cometerla.
Sujetos activos: La norma dice que se podrá solicitar medidas cautelares por quien acredite legitimación para actuar, pero no dice quién tiene legitimación activa. Por coherencia y lógica, los legitimados para solicitarla son los mismos legitimados para iniciar el proceso de infracción de derechos de propiedad industrial: el titular del derecho protegido.
La existencia del derecho infringido: Si no hay derecho infringido no habría nada que salvaguardar. Presentación de pruebas que hagan presumir razonablemente la infracción o su inminencia: Todos los medios probatorios admitidos en la normativa interna se pueden usar para probar la infracción o la inminencia de infracción. Es muy importante tener en cuenta que para decretar la medida cautelar no se debe probar la infracción, ya que esto Rad. 110013199001202466369 01 es algo que se prueba en el proceso de infracción. La autoridad competente para decretar las medidas cautelares debe determinar, de conformidad con las pruebas presentadas, si hay indicios que hagan pensar que sí puede haberse cometido la infracción. Las medidas cautelares, como efecto, no se decretan por haberlas solicitado el interesado, sino porque de los documentos y demás pruebas presentadas claramente se puede presumir o suponer que sí se cometió la infracción. Garantía o caución: La autoridad nacional competente puede requerir una garantía antes de ordenar las mencionadas medidas.
La garantía o caución debe ser suficiente para resarcir los perjuicios que pueden ocasionarse con la ejecución de las medidas. Información de los bienes, actos o productos sobre los que recaerá la medida cautelar: El solicitante deberá determinar con toda exactitud los productos sobre los que recaerá la medida cautelar. Si la medida cautelar tiene que ver con productos específicos, el solicitante deberá determinarlos claramente para que puedan ser identificados.” 4.- En virtud de este marco jurídico, en este asunto se observa la concurrencia de los dos primeros elementos (legitimación y existencia del derecho), habida cuenta que es cierto que en cabeza de la convocante América de Cali S.A. en reorganización asiste un interés legítimo para formular estas solicitudes, comoquiera que se trata, de la titular de las marcas “América”, “América de Cali S.A.” y “La Mechita”, cuya infracción se endilga.
Para respaldar esta conclusión, es suficiente considerar que la accionante allegó sendos documentos que acreditan este hecho5, entre los que destacan las certificaciones de vigencia y ejecutoria n.° 5751876, 53772367, 5374108, 5377569, 53775710, 53775811, 53772312, 53741013, 53775614, 639883 y 745437, expedidas por la secretaría ad-hoc de la Superintendencia de Industria y Comercio.
También anexó Resoluciones n.° 55050 de 17 de agosto de 202215, 74353 de 16 de diciembre de 201916, 58715 de 28 de septiembre de 202317. 5 Archivo 24366369--0000000040 de la carpeta 001-PRESENTACION DEMANDA Y CAUTELAR de la misma ubicación. 6 Obrante en página 52 de archivo 24366369--0000000040 de la carpeta 001-PRESENTACION DEMANDA Y CAUTELAR de la misma ubicación. Con vigencia desde el 22 de agosto de 2017 al 22 de agosto de 2027. 7 Obrante en la página 55 de la misma ubicación. Con vigencia desde el 26 de octubre de 2016 hasta el 26 de octubre de 2026. 8 Obrante en página 58 de la misma ubicación. Con vigencia desde el 29 de agosto de 2016 hasta el 29 de agosto de 2026. 9 Obrante en página 64 de la misma ubicación. Con vigencia desde el 12 de septiembre de 2016 hasta el 12 de septiembre de 2026. 10 Obrante en página 70 de la misma ubicación. Con vigencia desde el 12 de septiembre de 2016 hasta el 12 de septiembre de 2026. 11 Obrante en página 76 de la misma ubicación. Con vigencia desde el 12 de septiembre de 2016 hasta el 12 de septiembre de 2026. 12 Obrante en página 77 de la misma ubicación. Con vigencia desde el 12 de octubre de 2016 hasta el 12 de octubre de 2026. 13 Obrante en página 80 de la misma ubicación. Con vigencia desde el 29 de agosto de 2016 hasta el 29 de agosto de 2026. 14 Obrante en página 86 de la misma ubicación. Con vigencia desde el 12 de septiembre de 2016 hasta el 12 de septiembre de 2026. 15 Archivo 24366369--0000000041 de la carpeta 001-PRESENTACION DEMANDA Y CAUTELAR de la misma ubicación. 16 Archivo 24366369--0000000043 de la carpeta 001-PRESENTACION DEMANDA Y CAUTELAR de la misma ubicación. 17 Archivo 24366369--0000000046 de la carpeta 001-PRESENTACION DEMANDA Y CAUTELAR de la misma ubicación. Rad. 110013199001202466369 01 Estos anexos son relevantes para determinar la legitimación de la actora para pedir las medidas cautelares, pues constatan el interés que le asiste sobre lo que se decida respecto a la propiedad y al derecho exclusivo de las marcas.
Y es que, aun si persiste duda sobre la vigencia de las inscripciones, esta incertidumbre se habrá de aclararse a lo largo del trámite, más si se tiene en cuenta que, como lo afirmó la recurrente, la situación actual de los registros de las marcas se encuentra pública en el sitio oficial de la Superintendencia de Industria y Comercio 18. 4.1.- De otra parte, en relación con la legitimación para solicitar las medidas cautelares sobre el nombre y la enseña comercial, el extremo activo logró acreditar que le asiste interés para demandar al evidenciar ciertas actividades comerciales sobre las denominaciones de “América”, “América de Cali” y “La Mechita”.
Para estos fines, relató que vende sus productos a través de su sitio web https://www.americadecali.co/, como se observa en las capturas de pantalla aportadas19. Asimismo, reportó que ofrece sus artículos en los puntos de venta físicos “Tienda oficial Holguines”, “Tienda oficial Estadio”, “Tienda oficial Cosmocentro”, “Tienda oficial Único” y “Tienda oficial Unicentro”, establecimientos anotados en el certificado de existencia y representación de la compañía demandante20.
Estos elementos permiten dilucidar que la demandante tiene interés en las resueltas en el proceso y en la protección de un derecho que se atribuye. Así las cosas, se concluye que en este asunto le asiste a la empresa actora la legitimación de causa y la existencia de un derecho para solicitar medidas cautelares. 4.2.- Ahora bien, no igual ocurre con los requisitos relativos a que las pruebas allegadas hagan “presumir razonablemente la infracción o su inminencia”, así como que exista apariencia de buen derecho, conocida también con su aforismo en latín fumus boni iuris, ya que tales elementos, Página 78 y subsiguientes de archivo 24366369--0000000040 de la carpeta 001-PRESENTACION DEMANDA Y CAUTELAR de la misma ubicación. 19 Archivos 24366369--0000000037 y 24366369--0000000037 de la carpeta 001-PRESENTACION DEMANDA Y CAUTELAR de la misma ubicación. 20 Página 114 del archivo 24366369--0000000003 de la carpeta 001-PRESENTACION DEMANDA Y CAUTELAR de la misma ubicación. 18 Rad. 110013199001202466369 01 en verdad, no se encuentran acreditados en el proceso.
De contera, téngase en cuenta que, del examen de los distintos instrumentos aportados, entre los que se encuentran: i) las certificaciones de vigencia identificadas en párrafos previos; ii) pantallazos de las redes sociales de “Instagram”, “TikTok” y “Facebook” cuya propiedad se atribuye al demandado y iii) pantallazos de conversaciones de WhatsApp con el numero +57 3234922344, ante su confrontación con los supuestos que se sustentaron el petitum de medidas cautelares, el despacho no logra presumir o suponer “claramente”, tal y como lo exige la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la infracción endilgada por la empresa América de Cali S.A. en reorganización, o su inminencia. En este sentido, vale la pena precisar que, si bien se advierte la venta de prendas de vestir con los símbolos registrados en las marcas “América”, “América de Cali” y “La Mechita”, lo cierto es que no se puede concluir con certeza que dicha actividad se despliegue por el accionado, en tanto las cuentas de redes “@americanuniversal2027”, sociales reciben denominaciones “@americauniversal1927” y “@Juan como Manuel Battaglia”.
Lo anterior sin que se pueda realizar consideración adicional comoquiera que la atribución de la conducta al demandado es un aspecto que habrá de analizarse de fondo en el fallo. 5.- Corolario de lo anterior, se confirmará la providencia recurrida. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C.- Sala Civil,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR el auto n. 141770 de 10 de octubre de 2024 proferido por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, por lo expuesto en esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas por no aparecer causadas (art. Rad. 110013199001202466369 01 365.8 C.G.P.).
TERCERO: DEVUÉLVASE el expediente al juzgado de origen. Notifíquese y cúmplase, (firma electrónica) STELLA MARÍA AYAZO PERNETH Magistrada Firmado Por: Stella Maria Ayazo Perneth Magistrada Sala 04 Civil Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 Código de verificación: 8229912391934007decc75e520d74252e81270c2b20dbd9b41a61497 58e446ec Documento generado en 19/12/2024 09:50:30 AM Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica