REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SALA CIVIL Bogotá, D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veinticinco (2025). Expediente No. 11001-31-99-001-2024-73966-01. Demandante: DETERGENTES LTDA. Demandada: LAVAGEL S.A.S. En sede de apelación se revisa y se confirma la providencia dictada el 01 de octubre de 2024, por la Superintendencia de Industria y Comercio – Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, mediante la cual se negaron unas medidas cautelares1, por las razones que pasan a exponerse.
ANTECEDENTES Detergentes Ltda., elevó petición de medidas cautelares previas2, por infracción de derechos de propiedad industrial, en contra de Lavagel S.A.S., con el fin que se ordene a esta última lo siguiente: i) abstenerse de utilizar dentro de sus presentaciones comerciales los signos de Detergentes Ltda., específicamente la marca tridimensional que corresponde al producto jabón REY y la mixta JABÓN REY, ii) inhibirse de fabricar, ofrecer y/o comercializar sus productos, en uso de la actual presentación comercial que vincula la imagen de un jabón en barra que emplea la forma mencionada en el numeral precedente, iii) retirar de los circuitos comerciales, sean estos físicos o por medios no tradicionales el producto identificado como DETERGENTE MÁS JABÓN EN BARRA R+V (RINDE MÁS VECES) que usa la actual presentación comercial, la cual vincula la imagen de un jabón en barra igual al de la demandante, iv) evitar cualquier tipo de publicidad ya sea de carácter oral, visual o escrita y a través de cualquier medio prensa, radio, televisión, material impreso POP, folletos, internet, etc., relacionada con la insignia referenciada, v) retirar de forma inmediata toda la publicidad que anuncia sus productos en uso del actual distintivo ya descrito, vi) destruir las etiquetas, empaques, embalajes de todo tipo y el material publicitario oral, visual o escrito, difundido a través de cualquier medio y 1 C. 003-AUTO 135229 RESUELVE SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES. 2 C. 001-PRESENTACION CAUTELAR.
Archivo No. 24373966--0000000003.pdf. vii) acreditar ante la Superintendencia de Industria y Comercio el cumplimiento de todas las medidas ordenadas. El 13 de agosto siguiente, la Delegatura negó el decreto de las medidas, con sustento en que si bien encontró acreditada la legitimación en la causa por activa, las pruebas aportadas al plenario no fueron suficientes para efectuar un cotejo marcario en el que se evidencien las características de forma, relieve, ángulos y demás particularidades del producto que utiliza la marca tridimensional3.
Por otro lado, tampoco observó que haya una similitud ortográfica o visual entre las letras y símbolos de ambas expresiones. Ya de cara a las medidas aplicables en los procesos de competencia desleal precisó que al no haberse acreditado la infracción de algún signo distintivo por la insuficiencia de medios probatorios y la falta de pruebas respecto del parecido en la grafía de los signos en comparación, tampoco podía determinarse un acto de competencia desleal.
La determinación fue censurada4 por la parte demandante, mediante reposición con resultas desfavorables según decisión del 03 de diciembre de 20245, y en subsidio apelación. Razón por la cual se encuentra el asunto en este Tribunal para decidir lo pertinente. En síntesis, la apelante insistió en que la sociedad Lavagel S.A.S., en sus productos detergente + jabón en barra R+V (rinde más veces) y detergente líquido R+V, incluye en sus presentaciones comerciales los elementos gráficos con los cuales infringe la marca tridimensional de Detergentes Ltda., y que corresponden a la representación de una barra de jabón, que en su forma imita aquella propia de su signo, incluyendo además otros rasgos que la caracterizan.
Además, adujo que con las pruebas adosadas se respaldan plenamente los hechos que soportan el petitum, circunstancia que en este punto hace viable el decreto de las medidas suplicadas con el fin de evitar un perjuicio. 3 C. 003-AUTO 135229 RESUELVE SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES. 4 C. 004-RECURSO DE APELACIÓN CONTRA AUTO QUE NIEGA MEDIDAS CAUTELARES. 5 C. 007-AUTO 160613-RESUELVE RECURSO DE APELACION.pdf.
CONSIDERACIONES Sobre la figura de las medidas cautelares, recuérdese en primer lugar que éstas, en los procesos litigiosos, son más que instrumentos para asegurar el resultado de una Litis: son la garantía de la parte victoriosa para hacer efectivo el derecho que pretende le sea reconocido. Así pues, la Corte Suprema de Justicia, al referirse al tema indicó que “(…) son concebidas como una la herramienta procesal a través de la cual se pretende asegurar el cumplimiento de las órdenes judiciales, sean personales o patrimoniales y, en este último caso, se orientan a lograr la conservación del patrimonio del obligado de salir adelante los reclamos del demandante, restringiéndose, con ello, los eventuales efectos desfavorables que puedan suscitarse ante la tardanza de los litigios.
Por ello, son de naturaleza instrumental o aseguraticia, provisoria o temporal, variable o modificable y accesorias al proceso principal.”6 Y fijado ese punto, sea lo primero advertir que la solicitud cautelar se presenta con sustento en que la convocada infringió las marcas sobre las cuales la demandante es titular y, en consecuencia, incurrió en actos de competencia desleal pues, en su sentir, la primera ha utilizado los signos registrados por la promotora con el fin de comercializar sus propios productos y obtener un lucro.
Por lo tanto, con soporte en lo establecido en la Ley 256 de 1996 y la Decisión 486 de 2000, proferida por la Comunidad Andina de Naciones, requirió el decreto y práctica de las medidas relacionadas. Verdad averiguada es, que al tenor del artículo 245 de la Decisión Comunitaria 486 de 2000 “[q]uien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios”.
En concordancia el canon 31 de la Ley 256 de 1996 prevé que “[c]omprobada la realización de un acto de competencia desleal, o la inminencia de la misma, el Juez, a instancia de persona legitimada y bajo 6 CSJ. SC. Sentencia STC4557-2021 del 28 de abril de 2021. Mg. P Luis Armando Tolosa Villabona. responsabilidad de la misma, podrá ordenar la cesación provisional del mismo y decretar las demás medidas cautelares que resulten pertinentes”.
El anterior precepto se debe analizar en consonancia con el artículo 590 procesal según el cual el Juez cognoscente puede decretar la medida que “encuentre razonable para la protección del derecho objeto del litigio, impedir su infracción o evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado o asegurar la efectividad de la pretensión” (se destaca).
Por su parte, el canon 247 de la Decisión reseñada, enumera los requisitos para que sean viables las medidas previas así: i) debe probarse la legitimación para actuar, esto es, que quien solicite la medida cautelar sea titular del derecho protegido, en este caso, dueño de la marca, ii) que realmente exista el derecho vulnerado o infringido y iii) allegarse las pruebas que permitan presumir en forma razonable la infracción del derecho o que se está por quebrantar prontamente por parte del transgresor.
Sin embargo, debe dejarse claro que, el presente trámite y los proveídos dictados dentro del procedimiento de medidas cautelares urgentes, no son la vía para resolver sobre la existencia o no de un acto infractor de propiedad industrial, pues las determinaciones que deben adoptarse en punto a las cautelas, no pueden atar y menos aún condicionar el estudio del fondo del caso.
Ello, en tanto las decisiones se fundan en medios sumarios (artículo 568 mercantil, en concordancia con lo dispuesto en la Decisión 486 de 2000 – Acuerdo de Cartagena), los cuales deben tener vocación anticipada de revelar la posible comisión de conductas infractoras o la existencia de un perjuicio inminente sobre los intereses de la solicitante.
Es decir, en esta instancia, “el examen de estos requisitos de admisibilidad de la cautela, así como de los otros que se establezcan, conduce pues a un juicio de probabilidad y no de certeza que, por tanto, no prejuzga en torno a la concesión de la tutela de mérito”7. Ahora, volviendo a los elementos de factibilidad de las cautelas, respecto del primero de ellos, esto es lo referente al interés para actuar, es un punto pacífico que la promotora se encuentra legitimada como titular de la marca descrita, circunstancia acreditada con los certificados de registro8. 7 Tribunal Andino de Justicia. Interpretación prejudicial 96-IP, de septiembre 22 de 2004. 8 C. 001-PRESENTACION CAUTELAR.
Archivo No. 24373966--0000000004.pdf. Ya de cara a la existencia del derecho vulnerado importante resulta memorar que se encuentra supeditado a comprobar por cualquier medio suasorio que permita inferir de forma razonable y probable la configuración de la infracción para lo cual, a riesgo de fatigar se itera, basta con que se presenten pruebas sumarias que den cuenta de la viabilidad de la solicitud.
En el sub judice, la apelante reprocha que la convocada utiliza en el mercado la marca tridimensional y mixta registrada para el producto denominado jabón REY, con el fin de comercializar sus propios insumos de aseo, específicamente el que está bajo la denominación JABÓN R+V RINDE MÁS VECES, en sus presentaciones polvo y líquido. De tal suerte que, compete al Tribunal en esta etapa preliminar realizar un cotejo de ambas expresiones con el fin de verificar su similitud y así establecer el riesgo de confusión o asociación entre las mismas.
Al respecto, memórese que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en Interpretación Prejudicial No. 476-IP-2019 de 10 de septiembre de 2021, estableció que para confrontar dos marcas tridimensionales se deben seguir las siguientes reglas: i) excluir del cotejo las formas de uso común y necesarias en relación con los productos o servicios en conflicto, a menos que, ii) con eso se reduzcan los signos de tal manera que resulte inoperante la comparación y iii) partir de los elementos que aporten distintividad en cada caso, como las formas, relieves, ángulos, entre otros, para establecer si son confundibles y evitar así el error en el consumidor.
Por demás, dígase que acorde lo ha precisado ese Alto Tribunal en algunos de sus pronunciamientos, al hacer la comparación es “importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate” 9, teniendo en cuenta si se trata de un consumidor medio, selectivo o especializado.
Tal criterio fue explicado en precedencia por la Sala de Decisión Civil de este Tribunal cuando en un asunto de similares contornos anotó “[y] es que, por tanto, hay que ponerse en el lugar de un consumidor medio si se está ante productos o servicios de consumo masivo, de un consumidor selectivo si es informado y escoge bajo criterios de calidad, posicionamiento o estatus, y 9 Tribunal Andino de Justicia. Interpretación prejudicial 42-IP, de 07 de julio de 2017: página 18. de un consumidor especializado si es absolutamente informado y atento sobre las características y tiene como soporte su instrucción técnica o profesional”10.
Descendiendo al caso en concreto, véase que en efecto con las probanzas adosadas y las imágenes que obran en la página web https://lavagel.com.co/detergentes/, se puede realizar una confrontación entre ambos signos que permite apreciar que hay cierta afinidad entre ellos, pues podría decirse que guardan concordancia en lo que se refiere a la forma geométrica, el color, la fuente y tamaño de las letras.
No obstante, en este punto no es posible verificar los demás elementos que la componen al tratarse de una marca tridimensional que, además, tiene otras formas, relieves y ángulos, susceptibles de ser comparables para efectos de determinar que en efecto la analogía es de tal magnitud que podría inducir en error a un usuario promedio. Para decirlo más breve, en esta etapa preliminar del proceso no se desconoce lo aducido por la promotora en cuanto a que hay una aparente igualdad en los distintivos, pero no es suficiente para establecer que, si no se retiran esos insumos de aseo del mercado, se corre un riesgo de asociación respecto de la marca registrada por la convocante.
Para ahondar en razones, en esta fase del litigio tampoco refulge de manera prístina algún acto de competencia desleal por parte de la enjuiciada que habilite la imposición de una medida previa, en tanto que, todavía no se comprueba que con esas características los compradores incurran en confusión frente al artículo que van a obtener. Y es que, habrá de memorarse que solo una vez se analicen las pruebas en conjunto se podrá definir de fondo lo pertinente, pues se insiste que el estudio efectuado en esta instancia no constituye prejuzgamiento. 10 Auto del 29 de noviembre de 2024.
Radicado 00120249748901. Magistrado Sustanciador Germán Valenzuela Valbuena. De tal suerte que se impone confirmar el auto proferido por Delegatura cognoscente en primera instancia, conforme lo expuesto en la parte motiva de este proveído. No habrá condena en costas por no aparecer causadas. En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la providencia del 01 de octubre de 2024 (Auto No. 135229), proferida por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, de acuerdo con las anteriores consideraciones.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: DEVUÉLVASE el expediente digital a la Delegatura de origen, previas las constancias de rigor. Notifíquese y Cúmplase, FLOR MARGOTH GONZÁLEZ FLÓREZ MAGISTRADA Firmado Por: Flor Margoth Gonzalez Florez Magistrada Sala Civil Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 Código de verificación: 397f66c35ca4cf2413f50ad6281b0e56166fd286d0a1f583bf0763ff4dd072b8 Documento generado en 17/02/2025 12:42:56 PM Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica