República de Colombia Rama Judicial del Poder Público Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. Sala Civil de Decisión Magistrada Sustanciadora SANDRA CECILIA RODRÍGUEZ ESLAVA CLASE DE PROCESO Verbal – Infracción marcaria DEMANDANTE DEMANDADO RADICADO PROVIDENCIA DECISIÓN DISCUTIDO Y APROBADO Germán Gaviria S.A.S. Distrimotos Distrimotos de Colombia S.A.S. 11001 31 99 001 2023 90173 01 Sentencia 051 Confirma sentencia de primera instancia Quince (15) de agosto de dos mil veinticuatro (2024) FECHA Veinte (20) de agosto de dos mil veinticuatro (2024) Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia de 1º de marzo de 2024, proferida por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, al amparo de lo previsto en la Ley 2213 de 2022.
I.
ANTECEDENTES Germán Gaviria S.A.S. Distrimotos convocó a Distrimotos de Colombia S.A.S. con el fin de que se declare que ha infringido los derechos contemplados en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 del 2000 por haber usado la marca “Distrimotos” – de propiedad de la primera como parte de su razón social comercial y en el desarrollo de su objeto social, sin una autorización previa.
En consecuencia, se le ordene cesar dicha actuación y retirar el prenotado signo distintivo de su razón social, sin emplear alguna expresión similar que dé lugar a confusión; asimismo, proceda a registrarlo ante la Cámara de Comercio de Sogamoso. En esa línea, imploró sea condenada a indemnizar los daños y perjuicios previstos en el Decreto 2264 de 2014.
Fundamento fáctico: Germán Gaviria S.A.S. Distrimotos es titular de la marca “Distrimotos”, concedida en la Clase 35, bajo el certificado 222524, vigente hasta el 1º de septiembre de 2029. De igual manera, lo es tanto de la enseña como del nombre comercial, por medio de los cuales anuncia sus almacenes y adelanta las actividades concernientes a la compraventa, distribución, representación, importación, exportación e importación de accesorios de motocicletas y vehículos automotores desde el 24 de diciembre de 1981.
Por otro lado, la demandada fue constituida el 26 de marzo de 2012, con el fin de comercializar vehículos automotores, equipos, maquinaria agrícola, pecuaria y minera, lubricantes, repuestos, partes de ellos, prestar servicios tanto de mantenimiento como técnico. La actividad de ambas guarda relación directa entre sí y es a esta última a quien no le asiste ningún derecho respecto del signo distintivo “Distrimotos” por ser posterior su utilización y no estar autorizada por su dueño. En virtud de ello, el 4 de marzo de 2021, la promotora requirió a Distrimotos de Colombia S.A.S. a fin de que no siguiera empleando el aludido signo distintivo.
En respuesta, catorce días después, la misma le indicó que sería aprobada una reforma estatutaria para cambiar su nombre a "Movimotos de Colombia S.A.S.” y su enseña comercial, en ese orden. Sin apreciar el cambio ofrecido, la actora la citó a una conciliación que se llevó a cabo el 8 de febrero de 2022 y en ella lograron llegar a un acuerdo parcial.
En cumplimiento, la convocada cambió su marca y enseña comercial por el signo “Movimotos”, no así para su razón social. 001 2023 90173 01 Actuación procesal: Al libelo se le dio trámite el 18 de abril de 2023 y tras ser intimada, la demandada invocó en su defensa, las excepciones de mérito que denominó: i) Confusión conceptual entre razón social y nombre comercial; ii) Existencia del nombre comercial y marca “Movimotos” propiedad de Distrimotos de Colombia S.A.S.; iii) Los signos distintivos objeto de la demanda son distintos y, iv) Las pretensiones de la demanda recaen sobre la cosa juzgada.
Evacuadas tanto la etapa probatoria como de alegaciones, el a quo profirió la decisión que dio por concluida la instancia, conforme se resume a continuación: Sentencia impugnada: El funcionario denegó las pretensiones del libelo inaugural, declaró probada parcialmente la excepción denominada las pretensiones de la demanda recaen sobre cosa juzgada, condenó en costas a la accionante y ordenó el archivo de las diligencias.
Arribó a esta conclusión tras analizar los efectos de dicha figura procesal en virtud de la celebración de un acuerdo conciliatorio respecto del objeto de la acción de propiedad industrial por la infracción de los derechos derivados de la marca registrada “Distrimotos”. Advirtió que las partes guardaban identidad puesto que en ambas actuaciones intervinieron Germán Gaviria S.A.S. Distrimotos y Distrimotos de Colombia S.A.S. Asimismo, señaló que existía coincidencia parcial en cuanto al debate suscitado porque, en principio, se trató la modificación del signo utilizado por la convocada a efectos de emplear, en su lugar, la denominación “Movimotos de Colombia S.A.S.”, conforme se aprobaría por la Asamblea de Accionistas de la convocada; convenio que no se extendió a la razón social de la segunda – Distrimotos de Colombia S.A.S.-, precisó. Seguidamente, estudió los presupuestos de la acción con miramiento en la Decisión Andina 486 del 2000, y admitió que la reclamante era la titular 001 2023 90173 01 del signo distintivo “Distrimotos” por haberse allegado el certificado 222524 de 2019, demostrarse a través de facturas y certificaciones de proveedores que lo emplea tanto en su nombre como en la enseña comercial.
Deducción a la que sumó las consecuencias derivadas de la inasistencia de la accionada a las vistas públicas programadas. También valoró el uso de esa expresión “distrimotos” dentro de la razón social de la empresa citada y verificó que no corresponde al uso de la marca en virtud del nombre registrado mercantilmente. Aclaró, subsecuentemente, que no lo ha hecho como signo distintivo y para ese propósito se amparó en la Interpretación Prejudicial 15-IP-2020 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Recalcó que, en materia de propiedad industrial, no es dable confundir los efectos netamente registrales de la inscripción de una razón social, como lo es “Distrimotos de Colombia S.A.S.” de la que se sigue el NIT “900520488-6”, con el uso a título de marca o nombre comercial de “Distrimotos”, el cual está destinado a identificar productos, servicios y prestaciones en el mercado.
En ese orden, no avaló la indemnización de perjuicios contemplada en el Sistema de Indemnizaciones preestablecidas e impuso la carga de sufragar los gastos procesales a la citante. Apelación: La demandante interpuso el remedio vertical con el fin de que sea revocada la decisión de primer grado. Con tal propósito, formuló los reparos que sustentó, conforme se sintetizan: a) Uso comercial de la razón social No se trata de un signo distintivo, situación que fue zanjada en el acuerdo conciliatorio, al cual se hizo mención en la sentencia. Se cuestiona el uso que le da la convocada a “Distrimotos”, como nombre comercial, puesto que ha tenido tal trascendencia ante el público e induce 001 2023 90173 01 al error porque se cree que la sociedad “Distrimotos de Colombia S.A.S.” es la dueña de la marca comercial “Distrimotos”; sumado a que, en ocasiones, a la sociedad demandante – Germán Gaviria S.A.S. Distrimotos- le endilgan la mala calidad de los productos y otras circunstancias que se demostraron en el proceso.
Sobre el caso de Juan Valdés, tomado como ejemplo por el a quo, no se podría erigir una empresa con ese nombre, aunque se trate de una razón social, en vista de que se estaría desconociendo al titular de la marca, el nombre y la enseña por la que se comercializan sus productos o se identifican sus servicios en el mercado. Lo que se pretende es impedir el uso que hace de su razón social desde 1999, en la medida en que es usada como nombre comercial dentro del mercado y deriva en la violación de los derechos adquiridos de la accionante, no solo como titular de marca, sino en lo que concierne a su nombre y enseña comercial; máxime, si ambas desarrollan las mismas actividades en el comercio. b) Utilización indebida del nombre comercial El Consejo de Estado en decisión de 25 de enero de 2019, dilucidó que la protección del nombre comercial deriva de su uso efectivo, real y constante, postura que encuentra soporte en la interpretación prejudicial 3-IP-1998 del Tribunal de Justicia de la CAN, por medio de la cual se respalda su prueba a través de facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría, que denoten la regularidad y volumen de la comercialización de los servicios identificado con él. De la misma manera, el Tribunal Regional en la providencia 177-IP2020, concibió que el uso de un signo en el comercio se da por su utilización en documentos comerciales o comunicaciones escritas.
Por ello, se introdujeron las cotizaciones, comunicaciones provenientes de diferentes remitentes que fueron enviadas a la accionante cuando iban 001 2023 90173 01 dirigidas a la demandada y obran los papeles aportados por ella, los cuales dan cuenta del nombre comercial. Circunstancia que también se extiende a los uniformes del personal y a la publicidad extendida por ésta para anunciar sus productos, en los que, además, se identifica el uso del signo distintivo de “Distrimotos”.
II. PROBLEMAS JURÍDICOS ¿El uso que hace Distrimotos de Colombia S.A.S. de su denominación o razón social corresponde al uso de un nombre comercial e infringe los derechos que derivan para el titular de la marca “Distrimotos”? III. CONSIDERACIONES 1. Es oportuno precisar que constituye un acto aclarado por parte del Tribunal de Justicia de la CAN la interpretación prejudicial que efectuó en el proceso 231-IP-2021, sobre el nombre comercial, sus características y protección como signo distintivo.
En aquella ocasión citó el literal b) del artículo 136 y las disposiciones del Título X de la Decisión 486 de 2000. Antes de evocar el contenido de lo dilucidado, se impone recordar que el citado marco normativo regional define al nombre comercial como: “(…) [C]ualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.
Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.” (Se subraya; art. 190, ib.).
Aunado a ello, el canon 191 siguiente, consagra la prerrogativa de exclusividad sobre éste con el primer uso y hasta que culmine, bien 001 2023 90173 01 cuando deja de utilizarlo o finalizan las actividades de la empresa o del establecimiento. A su vez, su titular podrá impedir que terceros lo empleen en el comercio, aun cuando sea similar o pudiere causar bien confusión ora riesgo de asociación con la empresa del titular, sus productos o servicios.
También sobreviene dicha defensa cuando es notoriamente conocido y pudiere ocasionarle un daño económico o mercantil, o conlleve a un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular (Art. 192; id.). Y aun cuando se permita ser registrado ante la entidad competente de cada País Miembro, se contempla que esa actuación tendrá un carácter meramente declarativo, toda vez que el derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos de la regla 191 (Art. 193, id.), es decir, con el primer uso.
De igual manera, se previó una restricción para su inscripción en los siguientes eventos: “a) cuando consista, total o parcialmente, en un signo contrario a la moral o al orden público; b) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento designado con ese nombre; c) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice; o, d) cuando exista una solicitud o registro de nombre comercial anterior.” (Se subraya; art.; 194;
Ob. Cit.). Norma que guarda armonía con el literal b) del canon 136 ibidem, respecto de la prohibición de registrar como marca aquellos signos “cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación”. 001 2023 90173 01 Situaciones que deben ser analizadas por la oficina competente para su registro, a fin de examinar si acaece alguna de las anteriores limitaciones y, en ese sentido, le sería aplicable lo previsto para la clasificación de productos y servicios utilizados para las marcas (art. 195; id.).
Desde esa perspectiva, la autoridad jurisdiccional regional esclareció en el proceso 231-IP-2021 que “[e]l nombre comercial es el signo que identifica al empresario (persona natural o jurídica) en el mercado. No es el nombre, razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores identifican al empresario.
Es más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o el establecimiento comercial del empresario. Y es que el nombre comercial da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros agentes económicos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento” (Se destaca)1.
Como características enunció: i) La diferenciación de la actividad empresarial de un comerciante determinado; ii) La posibilidad de identificar a cada una de ellas con diversos nombres comerciales; iii) La conservación de la independencia del nombre de la persona natural o la razón social de la persona jurídica, con la posibilidad de coincidir con aquel y, iv) La multiplicidad, mientras que la razón social o denominación social es única2.
Y resaltó que la protección del nombre comercial se da ante la acreditación de su uso efectivo, por medio del cual se sustente la necesidad de fundamentar su existencia y el derecho de protección que deriva de éste. En síntesis, explicó que se trata de hechos concretos que les brinden seguridad jurídica a los competidores, en relación con un establecimiento o actividad económica, los cuales pueden apoyarse en facturas, 1 2 Interpretación Judicial 231-IP-2021, núm. 2.
Interpretación Judicial 231-IP-2021, núm. 2. 001 2023 90173 01 documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y el volumen en la comercialización de los productos o servicios identificados con él3. Para ello, evocó la introducción que se haga en el comercio, mediante la venta, oferta, distribución, importación, exportación, almacenamiento o transporte en el que se emplee ese signo o por intermedio de la publicidad, publicaciones de documentos comerciales o comunicaciones escritas, entre otros, que lo contengan4.
En ese orden de ideas, no puede confundirse la razón social o la denominación social con el nombre comercial de una empresa, aun cuando puede existir coincidencia en ambas, pues se sabe que la constitución de una sociedad conlleva el nacimiento de una persona jurídica, con los atributos que de ella se desprenden, aunada a la capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones.
De modo que, en aquel acto adquiere nombre, domicilio, nacionalidad, capacidad, así como un patrimonio. El primero de ellos, corresponde a una forma de individualizarla y reconocerla públicamente, bien mediante una razón o denominación social – se reitera-, según la clase a la que pertenezca5, cuyos efectos inciden en ella. Recuérdese que el artículo 303 del Código de Comercio enseña que “[l]a razón social se formará con el nombre completo o el solo apellido de alguno o algunos de los socios seguido de las expresiones ‘y compañía’, ‘hermanos’, ‘e hijos’, u otras análogas, si no se incluyen los nombres completos o los apellidos de todos los socios.”, esto tratándose de las entidades de personas en las que, además, se indica la naturaleza de la responsabilidad que las cobija6. 3 Interpretación Judicial 231-IP-2021, núm. [2.6] – [2.12].
Interpretación Judicial 231-IP-2021, núm. [2.6] – [2.12]. 5 Ver Reyes Villamizar, Francisco. “Derecho Societario”, Bogotá D.C. - 2020, Ed. Temis, 4ª edición, Tomo I, Pág. 287. 6 Reyes Villamizar, Francisco, “Derecho Societario”, Bogotá - 2020, Ed. Temis S.A., 4ª edición, Tomo I, pág. 287. 4 001 2023 90173 01 Mientras que la denominación social es característica de los entes de capital aparejada de la clasificación societaria.
Con otras palabras: “(…) es un sistema de identificación en el cual no se indican los nombres individuales de los accionistas, sino las actividades de explotación económica previstas en el objeto social, o se utiliza un nombre de fantasía. Se pretende dar a conocer a los terceros el sector productivo en que se especializa la persona jurídica.
El artículo 373 del Código de Comercio exige, además, que se especifique la tipicidad de la sociedad anónima, aun cuando sea con las letras ‘S.A’ (…) El numeral 2 del artículo 5º de la Ley 1258 de 2008, establece un tratamiento semejante para la sociedad por acciones simplificada, en virtud del cual la razón social o la denominación de la sociedad deberá ir seguida de la especificación del tipo societario”7.
Por consiguiente, resulta claro que una persona jurídica de las características precitadas no puede existir sin su nombre, en vista de que es intrínseco a ella, a su personalidad. De modo que no se puede disponer de éste, pues estaría ausente de uno de los atributos que le impediría identificarse a sí mismo y ser reconocido públicamente. 2.
Efectuadas las anteriores precisiones, la Sala abordará el estudio del problema jurídico planteado de acuerdo con el material probatorio allegado al plenario. Veamos: a) Germán Gaviria S.A.S. Distrimotos adujo ser la titular de la marca nominativa “Distrimotos”, en la clasificación 42, conforme a la inscripción que se efectuó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el 7 de marzo de 2019, con vigencia al 1º de septiembre de 20298. 7 Reyes Villamizar, Francisco, “Derecho Societario”, Bogotá - 2020, Ed. Temis S.A., 4ª edición, Tomo I, pág. 288. 8 PDF 23090173—0000000002; fl. 52. 001 2023 90173 01 b) El objeto social de la promotora se circunscribe principalmente a la: “Adquisición y explotación de almacenes comerciales en lo que se refiere a la compraventa, distribución, representación, importación y exportación y accesorios para motocicletas y demás vehículos automotores.
Registrar, comprar, ceder, y vender en general cualquier acto jurídico en relación con marcas, patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, nombres comerciales, lemas comerciales, signos distintivos, rótulos o enseñas, de cualquier producto o servicio. Importaciones, comercialización y distribución de: Materiales textiles y manufacturas, calzado y sus partes, madera procesada, sin procesar sus manufacturas, aceros especiales, partes y repuestos para maquinaria industrial, ácido de batería para moto.
Importación de materias primas para la elaboración de persianas verticales y horizontales: Tiras de aluminio, black out, yute con todos sus accesorios inclusive motores tubulares de tipo mecánico y electrónico, puertas plegables de pvc y material de pvc con todos sus accesorios para la elaboración de las mismas. Importación, comercialización y distribución de aceites lubricantes para uso en motores de motocicletas.”9. c) Y cuenta con el establecimiento de comercio denominado “Distrimotos” que fue matriculado el 14 de noviembre de 1978, bajo la radicación 130680210, de acuerdo con lo consignado en el certificado de existencia y representación legal aportado. d) Su domicilio se encuentra en la ciudad de Pereira11. e) En adición, fueron agregadas varias certificaciones de quienes han sido sus proveedores y la época en que iniciaron esas relaciones comerciales: 1998, 2002, 2003, 2007, 2008, 2010, 2011, 2017 y 202112. f) También se puede verificar la facturación de los años 2019 y 2020, en las que aparece como cliente Germán Gaviria S.A.S. Distrimotos13, así como la expedida por esta última, en donde se anuncia con su denominación social y hace uso de la marca “Distrimotos” como Hipermercado de Motorepuestos14; lo mismo que aquella en donde se indica su nombre y la marca “Distrimotos” “Motorepuestos”15. 9 PDF 23090173—0000000002; fl. 58.
PDF 23090173—0000000002; fl. 63. 11 PDF 23090173—0000000002; fl. 56. 12 PDF 23090173—0000000002; fl. 66-73, 88-92 13 PDF 23090173—0000000002; fl. 97-102, 103-107, 108-116, 117-121, 159-165, 14 PDF PDF 23090173—0000000002; fl. 130-152 15 PDF PDF 23090173—0000000002; fl. 179-182, 183-187, 188-189, 190-192, 193-196, 197-201. 10 001 2023 90173 01 g) Del mismo modo, obra una comunicación de 4 de marzo de 2021, dirigida a la demandada con el fin de que retirara de su establecimiento la enseña comercial que contiene el signo distintivo “Distrimotos” y efectuara el cambio correspondiente de su razón social en la Cámara de Comercio de Bogotá, así como las referencias a éste16. h) En respuesta, Distrimotos de Colombia S.A.S. indicó que se iba a aprobar la reforma estatutaria para cambiar la razón social de la compañía a “Movimotos de Colombia S.A.S.” y lo mismo efectuarían respecto de su establecimiento de comercio, aunado a las acciones para dar a conocer ese cambio ante las autoridades, proveedores, clientes y terceros17. i) Además, en el acuerdo conciliatorio de 8 de febrero de 2022 se concertó el cambio de la marca de “Distrimotos” a “Movimotos” y la convocada se obligó a no utilizar la primera como marca.
Aunado a ello, cambió el dominio web de www.distrimotos.co a www.movimotos.com, lo mismo sucedió con las presentaciones empresariales, publicidad y comunicaciones en Redes Sociales18. En relación con los actos desplegados por la sociedad convocada, se evidencia lo siguiente: a) Su constitución tuvo lugar el 26 de marzo de 2012 y su registro mercantil se llevó a cabo ante la Cámara de Comercio de Bogotá el 15 de mayo siguiente, bajo la denominación social “Distrimotos de Colombia S.A.S.”19. 16 PDF 23090173—0000000002; fl. 207-213.
PDF 23090173—0000000002; fl. 214. 18 PDF 23090173—0000000002; fl. 214-219 y 23090173—0001600006. 19 PDF 23090173—0000000002; fl. 202 y 203; 23090173—0001600002; fl. 1. 17 001 2023 90173 01 b) Luego, el 19 de enero de 2021, la asamblea de accionistas acogió el cambio de domicilio de Bogotá a Sogamoso, Boyacá. Acto que fue inscrito el 10 de mayo de ese año20. c) Su actividad económica principal obedece al “COMERCIO DE MOTOCICLETAS Y DE SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS”21; mientras que la secundaria se trata del “MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS Y DE SUS PARTES Y PIEZAS”22.
Su objeto social comprende la “COMERCIALIZACIÓN AL DETAL Y AL POR MAYOR DE TODA CLASE DE MOTOCICLETAS Y AUTOMOTORES, SEAN NUEVAS O USADAS, LUBRICANTES, REPUESTOS Y PARTES PARA LAS MISMAS. MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS EN GENERAL, SERVICIOS TÉCNICOS DE LAS MISMAS, PRESTADOS EN TALLERES PROPIOS O DE TERCEROS. COMPRA VENTA DE EQUIPO Y MAQUINARIA AGRÍCOLA, PECUARIA Y MINERA, ASÍ MISMO COMO REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA ESTOS.
LA ADMINISTRACIÓN DE TESORERÍAS, DENTRO DEL CUAL PODRÁ REALIZAR PAGOS Y COBROS POR CUENTA DE TERCEROS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD CONEXA CON ESTA FUNCIÓN. LA COMPRA, VENTA Y ADMINISTRACIÓN DE CARTERA EN SOCIEDADES DE CUALQUIER NATURALEZA. AVALAR OBLIGACIONES DE TERCEROS”. Del mismo modo, en el parágrafo se previó que para su cumplimiento podía hacer importaciones relacionadas, participar en licitaciones, ejecutar actos o contratos convenientes; comprar, vender, adquirir a título oneroso o enajenar, en igual forma, toda clase de bienes; prendarlos o hipotecarlos; girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar, avalar, transferir, descontar, prestar, pagar o cancelar títulos valores o cualesquiera otros efectos de comercio, así como aceptarlos en pago; obtener derechos sobre marcas, patentes y privilegios en cesión; celebrar contratos de prestación de servicios, cuentas corrientes, depósitos 20 PDF 23090173—0000000002; fl. 203 y 23090173—0001600002; fl. 1 y 2.
PDF 23090173—0000000002; fl. 202. 22 PDF 23090173—0000000002; fl. 202. 21 001 2023 90173 01 bancarios, mutuo con o sin interés, extender garantías, aunado a toda clase de operaciones de crédito para obtener fondos y activos. Abrir, mantener y administrar fábricas, sucursales, agencias, oficinas y depósitos; concurrir a la constitución de otras sociedades o adquirir acciones, cuotas, partes de interés social en empresas de la misma índole o cuya actividad se relacione con el objeto social; representar o agenciar a personas naturales o jurídicas; participar en fusiones con empresas o sociedades dedicadas al mismo sector; llevar la contabilidad de terceros, hacer revisorías, auditorías y asesorías; administrar toda clase de empresas; desarrollar actividades ganaderas y agropecuarias23. d) En el certificado de existencia y representación legal de 24 de febrero de 2023 que adjuntó al escrito inaugural la demandante, se advierte que contaba, en esa misma ciudad, con un establecimiento de comercio denominado “DISTRIMOTOS DE COLOMBIA SOGAMOSO”, matriculado el 28 de noviembre de 2012, bajo el consecutivo 5840824.
No obstante, en la certificación de 18 de agosto de 2023, allegada con la contestación del libelo, se aprecia que el aludido establecimiento mercantil fue nombrado como “MOVIMOTOS SOGAMOSO”, con la matricula que había obtenido previamente25. e) Incluso, dentro de las documentales arrimadas por la accionada, se encuentra un poder de 17 de agosto de 2023, remitido por Distrimotos de Colombia S.A.S. a la Cámara de Comercio a efectos de que sea realizado el cambio de nombre del establecimiento ubicado en la calle 15 #5A-46 de Ubaté e inscrito con el número 352459226. 23 PDF 23090173—0000000002; fl. 204-205.
PDF 23090173—0000000002; fl. 205. 25 PDF 23090173—0001600002; fl. 3. 26 PDF 23090173—0001600007; fl. 5. 24 001 2023 90173 01 f) Se vislumbran dos cotizaciones de 25 y 26 de octubre de 2022, en las que se indica la marca “Distrimotos de Colombia” y se hace alusión a la denominación social “Distrimotos de Colombia S.A.S.”, seguido del NIT 900.520.488-627, en donde se aprecia el uso del siguiente signo: 28 g) También se vislumbra otra cuantificación de 3 de noviembre de 202229, al igual que un paz y salvo emitido por Distrimotos de Colombia S.A.S., seguido del NIT, en el que se incluye las marcas de Movimotos y Auteco30. h) Dos comunicaciones: la primera de ellas, de Transunion dirigida a Distrimotos de Colombia S.A.S. para que actualizara la información de un cliente31; mientras que la segunda, proviene de la Superintendencia de Industria y Comercio con destino a Germán Gaviria S.A.S. Distrimotos por medio de la cual le traslada un reclamo de un consumidor32. i) De igual manera, se observan las misivas de la demandada de 25 de noviembre y 28 de diciembre de 2021, 23 de marzo de 2023, 17 de agosto de 2023, 12 de marzo de 2022, que contienen los encabezamientos que se plasman a continuación: 27 PDF 23090173—0000000002; fl. 220, 222, 224, PDF 23090173—0000000002; fl. 224. 29 PDF 23090173—0000000002; fl. 224. 30 PDF 23090173—0000000002; fl. 226. 31 PDF 23090173—0000000002; fl. 227. 32 PDF 23090173—0000000002; fl. 228-229. 28 001 2023 90173 01 33 34 35 36 37 38 39 j) Asimismo, una liquidación de prestaciones sociales de 18 de febrero de 2022: 40 g) En la política de prevención de consumo de tabaco alcohol y drogas de 18 de febrero de 2022 se logra observar la marca “Movimotos”: 33 PDF 23090173—0001600007; fl. 2 y 23090173—0001700003; fl. 2.
PDF 23090173—0001600007; fl. 1 y 23090173—0001700003; fl. 1 35 PDF 23090173—0001600007; fl. 3 - 4 y 23090173—0001700003; fl. 3-4. 36 PDF 23090173—0001600007; fl. 5 y 23090173—0001700003; fl. 5. 37 PDF 23090173—0001600007; fl. 6 y 23090173—0001700003; fl. 6. 38 PDF 23090173—0001600007; fl. 7 y 23090173—0001700003; fl. 7. 39 PDF 23090173—0001600007; fl. 8 y 23090173—0001700003; fl. 8. 40 PDF 23090173—0001600007; fl. 9 – 10 y 23090173—0001700003; fl. 9-10. 34 001 2023 90173 01 41 h) También se observa la Resolución 4432 de 7 de febrero de 2022 proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la cual le fue concedido el registro de la marca mixta “Movimotos” a Distrimotos de Colombia S.A.S. Su reivindicación contempló los colores #e52525, #1d3d76 y #1a80c1: Para distinguir servicios de la Clasificación Internacional de Niza edición No. 11, comprendidos en las clases 35 y 37, para la “[g]estión de negocios comerciales, en especial la comercialización de motocicletas, repuestos y accesorios, servicios de agencia de ventas de motocicletas, servicios de agencia de ventas de piezas y accesorios de motocicleta” y prestación de “[s]ervicios de instalación y reparación, Servicio técnico, Mantenimiento y reparación de motocicletas”42. i) En ese orden, se adjuntó el certificado de registro de signo distintivo 699803 de la marca mixta “Movimotos”, con la reivindicación de los colores, las descripciones precitadas y vigencia hasta 9 de febrero de 203243. j) También se anexó la publicidad que ha hecho Distrimotos de Colombia S.A.S. en RCN Radio para el producto “Movimotos Boyacá” en 41 PDF 23090173—0001600007; fl. 11 y 23090173—0001700003; fl. 11.
PDF 23090173—0001600008; fls. 1-4. 43 PDF 23090173—0001600008; fl. 5-6. 42 001 2023 90173 01 Radio Uno Tunja durante la emisión de distintos programas musicales y de noticias para el mes de mayo de 202344. k) Los anuncios de internet relacionados con “Movimotos” y “Movimotos Auteco” de septiembre a diciembre de 2021, de enero a abril, de junio a octubre y diciembre de 2022, de enero a julio de 202345, junto a un aviso de 8 de mayo de esa anualidad, mediante el cual se indica del uso indebido de su imagen por parte de terceros para estafar a las personas46. l) Otras piezas publicitarias de “Movimotos”47 que hacen alusión a Duitama Auteco Mobility Movimotos de 12 de agosto de 2022, 10 y 11 de mayo de 202348; a los puntos de venta de “Movimotos”, “Auteco” y “Auteco Mobility”, tanto sus direcciones físicas como electrónicas49. m) Cuando se ofertó una vacante para administrador comercial se indicó a “Movimotos”50 y en las fotos allegadas sobre los uniformes de los empleados de la demandada se aprecia el prenotado signo distintivo de “Movimotos”51.
Aun cuando, en un volante aparece un modelo con el uniforme en el que está plasmada la marca “Distrimotos” y “Auteco”, se advierte que el nombre comercial utilizado hace alusión a “Movimotos”, bajo la siguiente publicidad: 44 PDF 23090173—0001700002; fl. 1-. PDF 23090173—0001700002; fl. 2-51. 53-61, 64-65 46 PDF 23090173—0001700002; fl. 52. 47 PDF 23090173—0001700002; fl. 71 -77, 79-80, 82, 83, 84, 90-92,. 48 PDF 23090173—0001700002; fl. 62, 66,68, 93-95. 49 PDF 23090173—0001700002; fl. 67 y 89. 50 PDF 23090173—0001700002; fl. 86. 51 PDF 23090713—0001700005. 45 001 2023 90173 01 52 n) Se verifican unas facturas electrónicas de 7 y 25 de octubre, 11 de noviembre de 2022, 10 de febrero, 18 de abril, 28 de junio y 15 de agosto de 2023 en la que el encabezado es el siguiente: 53 Las anteriores probanzas permiten inferir que, en principio, la demandada se anunciaba con “Distrimotos”, como se logra apreciar en las comunicaciones antiguas, las denominaciones que ostentaban sus establecimientos de comercio, los uniformes de sus empleados, el portal web, la publicidad, entre otros.
Más, sin embargo, no debe pasarse desapercibido que realizó varios cambios para anunciarse como “Movimotos” y que cuenta ahora con ese signo. Del que, además, hace uso como empresario y así se da a conocer en el mercado, conforme a las ultimas actualizaciones de las que se allegó prueba. 52 53 PDF 23090173—0001700002; fl. 78 y PDF 23090173—0001700003; fl. 20.
PDF 23090173—0001700003; fl. 1-7. 001 2023 90173 01 Memórese que la protección del nombre comercial se concede con el uso exclusivo de este, a partir del primer momento en que lo hace y durante la continuidad que se le dé, bien por las piezas documentales que emita, como facturas, papeles contables o certificaciones de auditoría, la introducción de piezas o servicios en el comercio a través del signo comercial en aquellas ocasiones en que comercializa los productos, los ofrece, promociona, distribuye, importa, exporta, almacena o transporta con esa identificación. En ese orden de ideas, no cabe duda de que la demandada se anuncia comercialmente con el nombre de “Movimotos” y no de “Distrimotos”.
Ahora bien, el hecho de que en varios documentos se indique ese nombre comercial y a la par se agregue la denominación social “Distrimotos de Colombia S.A.S.” seguida del NIT, es en razón a que esas piezas documentales exigen la identificación de la persona contratante bien porque se trate de una vinculación laboral o la culminación de esta para efectos de verificar las obligaciones contenidas en ese documento, ora de la emisión de un título valor, que conlleva un compromiso a cargo de las partes allí involucradas.
No por identificarse la denominación social de la demandada seguida del NIT puede decirse que está haciendo uso del nombre comercial de la actora, cuando se sabe que es un sujeto jurídico diferente, en el que obra una identificación para definir los alcances de los derechos u obligaciones que emanen de él. Destáquese, por ejemplo, que el artículo 617 del Estatuto Tributario exige, dentro de los requisitos de la facturación, incluir los “apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio”, requisito sin el cual el documento cambiario carecería de eficacia. No obstante, debe prestarse especial cuidado que en esos cartulares también aparece el nombre comercial de “Movimotos”.
Lo mismo sucede cuando se pacta un contrato, el canon 1494 del Código Civil establece que “[l]as obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o 001 2023 90173 01 convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos (…)”, en ese orden, si se celebra una convención deberá conocerse sobre cuáles sujetos recaerán las cargas prestacionales, a la luz de la previsión 1495 ibidem.
Ahora bien, no se puede desconocer que en la contestación del libelo se indicó que “Si bien, DISTRIMOTOS DE COLOMBIA S.A.S evidentemente usa la palabra “DISTRIMOTOS” como parte de su razón social, esto no implica ninguna infracción al derecho marcario o de propiedad industrial, (…). De igual manera, ponemos de presente que, el signo distintivo marca mixta ‘MOVIMOTOS’ distingue las actividades comerciales de mi apoderado, así se puede ver en su certificado de registro de signo distintivo, en donde se refleja que se está ante la clasificación 35 y 37 de la clasificación de Niza”54.
Adicionalmente, explicó que “la razón social no es objeto de protección de la propiedad industrial, ya que, como se indicará más adelante, la razón social tiene otro concepto y cumple otras funciones distintas a las de signo distintivo, por lo tanto, no es posible que se ordene su retiro en la Cámara de Comercio de Sogamoso, Boyacá” 55 y aclaró que “(…) en el transcurso del proceso se evidenció que no era necesario cambiar la razón social, sino que, lo realmente importante en el caso era cesar el uso del signo distintivo y registrar uno nuevo ante la Superintendencia de Industria y Comercio que permitiera distinguir a las dos marcas.”56.
De modo que el uso de “Distrimotos de Colombia S.A.S.” corresponde a su denominación social, se insiste, y su nombre comercial se anuncia como “Movimotos”, pues así distingue sus productos, contabilidad, publicidad, establecimientos comerciales para darse a conocer en el mercado ante clientes, proveedores y público en general. 54 PDF 23090173—0001800002; fl. 2.
PDF 23090173—0001800002; fl. 2. 56 PDF 23090173—0001800002; fl. 4. 55 001 2023 90173 01 Añádase a lo dicho que la norma regional andina no prevé la supresión o modificación del nombre bajo la denominación social de una persona jurídica; por consiguiente, no podría imponerse tal sanción. Mucho menos si sus efectos escapan al uso de signos distintivos y se concreta en uno de los atributos de la personalidad de estos entes sociales, intrínseco a ellos.
Lo anterior cobra mayor importancia si se rememora que el nombre comercial puede diferir de la denominación social y las restricciones que surjan para el primero en virtud de la protección de los derechos de propiedad industrial frente a las marcas o signos distintivos de otros empresarios, no genera efectos frente al segundo. En ese orden, en vista a que no se observa la comisión de alguna conducta por parte de la sociedad convocada que conlleve a la infracción marcaria respecto del nombre comercial “Distrimotos”, cuyo titular es la sociedad accionante, se imponía negar la indemnización deprecada, ante la ausencia de perjuicio, como bien lo acogió el a quo. 3.
Así las cosas, se impone confirmar la decisión protestada y condenar en costas a la apelante, dada la resolución desfavorable del remedio vertical impetrado por ésta. IV. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, en nombre la República de Colombia y por Autoridad de la Ley, el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Quinta Civil de Decisión, RESUELVE 001 2023 90173 01 PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 1º de marzo de 2024, proferida por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio.
SEGUNDO: CONDENAR en costas de esta instancia a la recurrente. Liquídense. La Magistrada Sustanciadora fija como agencias en derecho la suma de $2’000.000.oo,oo, cuyo pago deberá efectuarse en favor de la parte demandada.
TERCERO: ENVIAR esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, conforme lo exige el inciso 3º del artículo 128 del Estatuto de esa autoridad. Secretaría proceda de conformidad.
CUARTO: En su oportunidad, devuélvase el expediente al estrado judicial de origen.
NOTIFÍQUESE SANDRA CECILIA RODRÍGUEZ ESLAVA Magistrada CLARA INÉS MÁRQUEZ BULLA Magistrada (Salvamento de voto) ANGELA MARIA PELAEZ ARENAS Magistrada 001 2023 90173 01 Firmado Por: Sandra Cecilia Rodriguez Eslava Magistrada Sala Civil Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Clara Ines Marquez Bulla Magistrada Sala 003 Civil Tribunal Superior De Bogotá D.C., Firma Con Salvamento De Voto Angela Maria Pelaez Arenas Magistrada Sala 009 Civil Tribunal Superior De Bogotá D.C., Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 Código de verificación: b3f1c6e464d99473875f73203509adba81270cba71996035b1a059d890eb9ac3 Documento generado en 20/08/2024 01:14:06 PM Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica