REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SALA CIVIL Bogotá, D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veinticinco (2025). Expediente No. 11001-31-99-001-2024-92560-01. Demandante: MOBILITY GROUP S.A.S. Demandada: MOVILITY COLOMBIA S.A.S. En sede de apelación se revisa y se revoca la providencia dictada el 08 de abril de 2024, por la Superintendencia de Industria y Comercio – Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, mediante la cual se decretaron unas medidas cautelares1, por las razones que pasan a exponerse.
ANTECEDENTES Mobility Group S.A.S., elevó petición de cautelas previas contra Movility Colombia S.A.S.2, con el fin que se ordene a la convocada lo siguiente: i) el cese inmediato del uso de la palabra “MOVILITY” para identificar servicios de la clase 44, ii) el retiro inmediato de cualquier publicidad que incorpore esa expresión, iii) suspender inmediatamente su uso en redes sociales y material publicitario y iv) la eliminación inmediata de cualquier hashtag que la incluya.
Lo anterior, pues aduce que la segunda infringió los derechos que ostenta la primera sobre la marca “MOBILITY GROUP” (mixta) registrada en las clases 35, 41, 42 y 44. El 08 de abril de 2024, la Delegatura decretó las medidas encaminadas al cese del uso de la marca “MOVILITY” respecto de los servicios de la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza y su suspensión en redes3. 1 C. 008-AUTO 42465-DECRETA MEDIDAS CAUTELARES. 2 C. 001-PRESENTACION MEDIDA CAUTELAR. 3 C. 008-AUTO 42465-DECRETA MEDIDAS CAUTELARES.
La determinación fue censurada4 por la parte demandada, mediante reposición con resultas desfavorables según decisión del 03 de abril de 20255, y en subsidio apelación. Razón por la cual se encuentra el asunto en este Tribunal para decidir lo pertinente. En síntesis, la apelante adujo que la cautela deberá ser revocada pues entre las partes existe pleito pendiente, en tanto que, en agosto de 2023 elevó solicitud de registro de marca frente a la cual la acá promotora presentó oposición, misma que está a la espera de ser resuelta por parte de la Dirección de Signos Distintivos.
Además, relievó que no se acreditó la apariencia del buen derecho pues en esta etapa no se evidencia la probabilidad de éxito de las pretensiones de la demanda. Argumentó que, aunque la parte demandante cuenta con un certificado de concesión de la marca, todavía se encuentra en estudio el derecho que la impugnante tiene sobre el nombre comercial.
Por otro lado, indicó que tampoco se justificaron los posibles perjuicios que podrían causarse en caso de no ordenarse la imposición de las medidas. Máxime cuando ambas expresiones han coexistido pacíficamente en el mercado, durante más de quince años, sin que se hayan tomado acciones. Finalmente, recalcó que no refulge la similitud entre los signos, su fonética, grafía o presentación ideológica.
Además, de tratarse de una palabra que es de uso común en el servicio que ofrecen ambas empresas. CONSIDERACIONES Sobre la figura de las medidas cautelares, recuérdese en primer lugar que éstas, en los procesos litigiosos, son más que instrumentos para asegurar el resultado de una Litis: son la garantía de la parte victoriosa para hacer efectivo el derecho que pretende le sea reconocido.
Así pues, la Corte Suprema de Justicia, al referirse al tema indicó que “(…) son concebidas como una la herramienta procesal a través de la cual se 4 C. 010-PRESENTACION RECURSO RESPOSICION Y APELACION. 5 C. 028-AUTO 31738-RESUELVE RECURSO APELACION CONTRA AUTO 42465. pretende asegurar el cumplimiento de las órdenes judiciales, sean personales o patrimoniales y, en este último caso, se orientan a lograr la conservación del patrimonio del obligado de salir adelante los reclamos del demandante, restringiéndose, con ello, los eventuales efectos desfavorables que puedan suscitarse ante la tardanza de los litigios.
Por ello, son de naturaleza instrumental o aseguraticia, provisoria o temporal, variable o modificable y accesorias al proceso principal.”6 Y fijado ese punto, sea lo primero advertir que la solicitud cautelar se presenta con sustento en que la convocada infringió la marca sobre la cual la demandante es titular al utilizar los signos registrados por la promotora con el fin de comercializar sus propios productos y obtener un lucro, los cuales por demás, adujo que, son similares a los que ofrece.
En ese sentido, el problema jurídico a resolver se centra en establecer la procedencia de las medidas cautelares deprecadas teniendo en cuenta lo previsto en la norma y la jurisprudencia. Verdad averiguada es, que al tenor del artículo 245 de la Decisión Comunitaria 486 de 2000 “[q]uien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios”.
El anterior precepto se debe analizar en consonancia con el artículo 590 procesal según el cual el Juez cognoscente puede decretar la medida que “encuentre razonable para la protección del derecho objeto del litigio, impedir su infracción o evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado o asegurar la efectividad de la pretensión” (se destaca).
Por su parte, el canon 247 de la Decisión reseñada, enumera los requisitos para que sean viables las medidas previas así: i) debe probarse la legitimación para actuar, esto es, que quien solicite la medida cautelar sea titular del derecho protegido, en este caso, dueño de la marca, ii) que 6 CSJ. SC. Sentencia STC4557-2021 del 28 de abril de 2021.
Mg. P Luis Armando Tolosa Villabona. realmente exista el derecho vulnerado o infringido y iii) allegarse las pruebas que permitan presumir en forma razonable la infracción del derecho o que se está por quebrantar prontamente por parte del transgresor. Sin embargo, debe dejarse claro que, el presente trámite y los proveídos dictados dentro del procedimiento de medidas cautelares urgentes, no son la vía para resolver sobre la existencia o no de un acto infractor de propiedad industrial, pues las determinaciones que deben adoptarse en punto a las cautelas, no pueden atar y menos aún condicionar el estudio del fondo del caso.
Ello, en tanto las decisiones se fundan en medios sumarios (artículo 568 mercantil, en concordancia con lo dispuesto en la Decisión 486 de 2000 – Acuerdo de Cartagena), los cuales deben tener vocación anticipada de revelar la posible comisión de conductas infractoras o la existencia de un perjuicio inminente sobre los intereses de la solicitante.
Es decir, en esta instancia, “el examen de estos requisitos de admisibilidad de la cautela, así como de los otros que se establezcan, conduce pues a un juicio de probabilidad y no de certeza que, por tanto, no prejuzga en torno a la concesión de la tutela de mérito”7. Ahora, volviendo a los elementos de factibilidad de las cautelas, respecto del primero de ellos, esto es lo referente al interés para actuar, es un punto pacífico que la promotora se encuentra legitimada como titular de la marca descrita, circunstancia acreditada con el certificado de registro8.
Ya de cara a la existencia del derecho vulnerado importante resulta memorar que se encuentra supeditado a comprobar por cualquier medio suasorio que permita inferir de forma razonable y probable la configuración de la infracción para lo cual, a riesgo de fatigar se itera, basta con que se presenten pruebas sumarias que den cuenta de la viabilidad de la solicitud.
En el sub judice, la apelante reprocha que la convocada utiliza en el mercado la marca mixta denominada “MOBILITY GROUP”, específicamente en lo que concierne a la primera de las palabras, pues usa la expresión “MOVILITY” en el nombre de su empresa Movility Colombia para 7 Tribunal Andino de Justicia. Interpretación prejudicial 96-IP, de septiembre 22 de 2004. 8 C. 001-PRESENTACION CAUTELAR.
Archivo No. 24373966--0000000004.pdf. comercializar y publicitar la prestación de sus servicios relacionados con fisioterapia, apoyo terapéutico y todas las demás actividades conexas. De tal suerte que, compete al Tribunal en esta etapa preliminar realizar un cotejo de ambas expresiones con el fin de verificar su similitud y así establecer el riesgo de confusión o asociación entre las mismas.
Al respecto, memórese que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en Interpretación Prejudicial No. 172-IP-2021 de 07 de diciembre de 2021, estableció que para confrontar dos marcas mixtas se debe determinar antes si predomina el elemento denominativo o el gráfico. En el primero de los casos, las reglas a verificar son las siguientes: i) se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir sin descomponer su unidad fonética, pero teniendo en cuenta las letras, sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que eso ayuda a entender como es percibido el signo en el mercado, ii) establecer si comparten el mismo lexema, iii) tener en cuenta la sílaba tónica, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir la semejanza podría ser evidente, iv) observar el orden de las vocales, porque si están en la misma posición, se asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación y v) determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor.
De otro lado, al tratarse del gráfico es menester establecer: i) la identidad de los trazos del dibujo o similitud, así como, de la idea o concepto que suscite en la mente de quien la observe, ii) tener en cuenta si prevalece el aspecto ideológico, entonces así haya diferencias en los trazos pueden contener una misma idea y iii) la combinación de colores que genera una capacidad de diferenciación. Con todo, concluyó que si “predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión”9. 9 Tribunal Andino de Justicia. Interpretación prejudicial 172-IP-2021 de 07 de diciembre de 2021.
Por demás, dígase que acorde lo ha precisado ese Alto Tribunal en algunos de sus pronunciamientos, al hacer la comparación es “importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate” 10, teniendo en cuenta si se trata de un consumidor medio, selectivo o especializado.
Tal criterio fue explicado en precedencia por esta Sala Civil cuando en un asunto de similares contornos anotó “[y] es que, por tanto, hay que ponerse en el lugar de un consumidor medio si se está ante productos o servicios de consumo masivo, de un consumidor selectivo si es informado y escoge bajo criterios de calidad, posicionamiento o estatus, y de un consumidor especializado si es absolutamente informado y atento sobre las características y tiene como soporte su instrucción técnica o profesional”11.
Descendiendo al caso en concreto, véase que la parte actora aportó un imagen extraída de la página de instagram de la enjuiciada donde se evidencia que usa la expresión Movility como marca y nombre comercial12: En ese hilo, arguyó que esa presentación puede llevar a confusión a los consumidores respecto de los productos que la convocante ofrece desde hace más de diez años, denominada MOBILITY GROUP, así: 10 Tribunal Andino de Justicia. Interpretación prejudicial 42-IP, de 07 de julio de 2017: página 18. 11 Auto del 29 de noviembre de 2024.
Radicado 00120249748901. Magistrado Sustanciador Germán Valenzuela Valbuena. 12 C. 001-PRESENTACION MEDIDA CAUTELAR. Por demás, adujo que el uso de ambas palabras MOBILITY y MOVILITY son similares a la vista de los usuarios. En efecto, al realizar la confrontación de las mismas se puede apreciar que hay cierta afinidad en su fonética y gramática con la diferenciación en la letra v y la b. Veamos.
No obstante, como la expresión se presentó como una marca de tipo mixto, el análisis debe realizarse en conjunto, respecto de las imágenes y el nombre, primero para determinar como lo dijo el Tribunal de la Comunidad Andina, cuál de las dos predomina y en segundo lugar proceder con la comparación, circunstancia que no es posible verificar en este punto del litigio, donde es difícil establecer que en efecto la analogía es de tal magnitud que podría inducir en error a un usuario promedio.
Para decirlo más breve, en esta etapa preliminar del proceso no se desconoce lo aducido por la promotora en cuanto a que hay una aparente igualdad en los nombres, pero no es suficiente para establecer que, si no se retira la publicidad en redes sociales, se corre un riesgo de asociación respecto de la marca registrada por la promotora. Y es que, habrá de memorarse que solo una vez se analicen las pruebas de forma mancomunada se podrá definir de fondo lo pertinente, pues se insiste que el estudio acá efectuado no constituye prejuzgamiento.
Así pues, en aplicación de las premisas anteriormente expuestas se puede concluir que todavía no es factible acreditar la apariencia del buen derecho de las pretensiones, en tanto que, se deben comprobar por lo menos de forma sumaria los lineamientos anotados, para lo cual es menester efectuar todo el recaudo de los elementos de convicción. Por demás, del libelo introductor no se advierte la concurrencia de un peligro apremiante, que pueda solventarse con la imposición una medida.
Por consiguiente, al haber salido avante ese primer reparo, el Tribunal se abstendrá de revisar los demás reclamos esbozados por la apelante. A partir de lo anterior, bien pronto se advierte la revocatoria del proveído opugnado, por las razones esbozadas en precedencia. Sin condena en costas ante la prosperidad del recurso. En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR el auto proferido por la Superintendencia de Industria y Comercio – Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales el 08 de abril de 2024, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: En su lugar, NEGAR las cautelas deprecadas por el demandante.
TERCERO: Sin condena en costas por la prosperidad del recurso.
CUARTO: DEVUÉLVASE el expediente digital a la Delegatura de origen, previas las constancias de rigor. Notifíquese y Cúmplase, FLOR MARGOTH GONZÁLEZ FLÓREZ MAGISTRADA Firmado Por: Flor Margoth Gonzalez Florez Magistrada Sala Civil Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 Código de verificación: a05e99507b0af778867c5bd4a4f1d6bd6af0c5773449997bdbd50e3f5bc82ac9 Documento generado en 16/06/2025 04:17:39 PM Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica