República de Colombia Rama Judicial del Poder Público TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SALA DE DECISIÓN CIVIL Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticuatro (2024) Radicación Proceso 1100131-99-001-2020-48893-03 Verbal infracción a derechos de propiedad industrial Apelación sentencia María Sibila Restrepo y o. María Fernanda Campos Díaz Confirma Asunto Demandante Demandado Decisión Magistrado Ponente JAIME CHAVARRO MAHECHA Discutido en Salas de Decisión del 24 de abril, 19 de junio y 10 de julio de 2024, aprobado en la ultima Se decide el recurso de apelación formulado por la parte demandante contra la sentencia proferida el 26 de mayo de 2022 por el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el proceso verbal de MARÍA SIBILA MEJÍA RESTREPO y UPROLAB S.A.S. contra MARÍA FERNANDA CAMPOS COMUNICACIONES DÍAS, S.A.S., J PRICE LABORATORIOS MERCADEO BIOPEP Y S.A.S., POLYPEP S.A.S. Y TSA S.A.S. I.
ANTECEDENTES 1. Síntesis de la demanda Se solicitó1 declarar que el uso y la explotación de la invención protegida por la patente No. 29377 para “Proceso de producción de Ver archivo “Subsanación” de la carpeta “004 SUBSANACIÓN DEMANDA” de “CuadernoSIC” del expediente digital. 1 Radicado: 110013199001 2020 48893 03 composición que comprende polipéptidos linfo-reticulares de hígado y bazo de cerdo”, que las sociedades J Price Mercadeo y Comunicaciones S.A.S., Laboratorios Biopep S.A.S., Polypep S.A.S., TSO S.A.S. y María Fernanda Campos Díaz han efectuado en el territorio colombiano mediante la fabricación, el ofrecimiento y la comercialización de los mismos, es ilegal e infringe los derechos de propiedad industrial de UPROLAB S.A.S., por lo que transgredieron los artículos 50, 51 y 52 de la Decisión 486 del 2000.
En tal virtud, se ordene a las demandas: i) “cesar los actos de infracción de la totalidad de las reivindicaciones 1 a 8 de la patente 29377 de procedimiento (…)”; ii) “(…) cesar la presentación de ofertas para la venta del producto obtenido con el proceso protegido en la patente (…)”; iii) “que se prohíba (…) fabricar y comercializar el producto obtenido con el proceso de producción de una composición que comprende polipéptidos linforeticulares de hígado y bazo de cerdo según se encuentra protegido en la patente 29377”; iv);
“(…) retirar, recoger y entregar para su destrucción todos los productos que se hayan fabricado con el proceso de producción protegido en la patente (…) de todos aquellos lugares, empresas, establecimientos de comercio en los que hubieran colocado el producto infractor en Colombia”; v) retirar los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como la materia prima, medios, maquinaria y equipo que sirvieran para cometer la infracción; vi) cerrar temporalmente los establecimientos de comercio de las demandadas; vii) la destrucción de los productos Polyzavia, Polyzavia Kids, Impron, Infapep, Polypet e Inmuse y cualquier otro comercializado por las enjuiciadas en Colombia, que hayan sido fabricados con base en el proceso patentado; viii) informar a los actores la identidad de los terceros que participaron en la producción y distribución de los bienes infractores y los circuitos empleados para ese fin; ix) retirar la publicidad de páginas web y medios electrónicos de los productos; x) se ordene al Invima la suspensión de los registros Radicado: 110013199001 2020 48893 03 sanitarios y xi) se ordene al ICA suspender el registro del Polypet y de cualquier otro que infrinja la patente.
En consecuencia, se les condene a aquellos a pagarle, por concepto de lucro cesante, $1.461.868.000 y $58.981.224 a Uprolab S.A.S. y María Sibila Mejía Restrepo, respectivamente, más $20.000.000 por daño emergente a favor de ésta última. 2. Fundamentos fácticos En la demanda reformada se afirmaron los hechos que a continuación se sintetizan. 2.1.
La Superintendencia de Industria y Comercio otorgó el título de patente de invención No. 29377 al doctor Guillermo Mejía Mejía, para el periodo comprendido entre el 27 de octubre de 2008 hasta el 27 de octubre de 2028, respecto del invento denominado “proceso de producción de composición que comprende polipéptidos linfo-reticulares de hígado y bazo de cerdo”, cuyo alcance se delimitó por las 8 reivindicaciones referidas en la Resolución 81121 de 27 de diciembre de 2012, que son: 1.
Un proceso para la obtención de una mezcla de polipéptidos linforeticulares caracterizado porque comprende los pasos de: - Fraccionar hígado y bazo de cerdo sano en trozos pequeños - Agregar Papaína comercial al fraccionado y dejar en maceración - Moler y homogenizar el producto - Adicionar ácido cítrico, pepsina y pancreatina previamente disueltas en agua. - Llevar el producto a las condiciones de hidrolisis con una temperatura entre 30° - 40°C durante 24 a 36 horas. 2.
Proceso de la reivindicación 1 caracterizado por que la etapa de maceración ocurre en un lapso de 2 a 4 horas. 3. Proceso de la reivindicación 1 o 2, en que durante la hidrolisis se toman muestras control para determinar perfil proteico y control microbiológico. 4. Proceso de la reivindicación 1 en que la adición de ácido cítrico, pepsina y pancreatina hasta alcanzar el pH adecuado. 5.
Proceso de la reivindicación 1 en que el producto es Radicado: 110013199001 2020 48893 03 almacenado a temperatura entre 3 a 30°C. 6. Proceso de acuerdo con la reivindicación 4 caracterizado porque el pH de la mezcla adecuado esta entre 4.5 - 5.7 7. Proceso de la reivindicación 1 caracterizado porque la humedad se encuentra entre 1.3 a 2,2% 8.
Un proceso para la obtención de una mezcla de polipéptidos linforeticulares caracterizado porque comprende los pasos de: - Fraccionar hígado y bazo de cerdo sano en trozos pequeños - Colocar los trozos en un recipiente y agregar Papaína comercial, dejar en maceración - Moler los trozos - Una vez molidos, colocar el producto de la molienda en una licuadora, hasta homogenizar el producto. - Recibir el producto homogéneo del paso anterior en un recipiente - Adicionar ácido cítrico, pepsina y pancreatina previamente disueltas en agua desmineralizada. - Colocar el producto en una marmita previamente calentada y someter a hidrolisis durante 24 a 36 horas, temperatura 30 - 40°C controlando cada 2 horas - Al cabo de 24 a 36 horas, colocar el producto en bandejas, extendiéndolo en capas y llevarlas al homo regulado a temperatura entre 30 - 40°C, hasta obtener una humedad baja; - Proceder a pulverizar el producto hasta obtener un polvo con tamaño de partícula homogéneo - Tamizar y guardar en recipientes herméticos en atmosfera de Nitrógeno y bolsa de polietileno negra para protegerlo de la luz directa. 2.2.
El doctor Mejía Mejía junto con el doctor Santiago de Urbina Gaviria constituyeron la sociedad Urbimed S.A.S. para producir y comercializar los suplementos dietarios denominados Uprone y Uprokids, que contienen polipéptidos hepáticos y esplénicos de origen porcino según el procedimiento protegido por la patente. La asistente de producción fue Luz Nelly Rodríguez de Murcia. 2.3.
“El Dr. Mejía fallece el 12 de agosto de 2014, y su patente y marca pasan a ser propiedad de sus hijos, herederos de sus bienes. En la sucesión del Doctor Mejía se liquida la sociedad unipersonal C & D Pharma GMBH EU de propiedad del Dr. Mejía y titular originaria de la patente 29377. La sociedad unipersonal C & D Pharma GMBH EU se encuentra liquidada según se muestra en el anexo 41 que muestra un extracto del RUES”.
Radicado: 110013199001 2020 48893 03 2.4. Los titulares de la patente y de la marca Uprone celebraron contrato de licencia exclusiva con Uprolab S.A.S., que desde el año 2018 ofrece en el mercado colombiano un suplemento dietario con aquel nombre, obtenido a partir del procedimiento patentado, con registro sanitario Invima No. SD2018-0004182, con un precio de $120.000 por un frasco de 60 cápsulas, $160.000.000 el de 90 cápsulas y $90.000 por 30 sachets de Uprone kids. 2.5.
“La sociedad Polypep S.A.S. (…) fabrica la materia prima de los productos: Polyzavia, Polyzavia Kids, Impron, Infapep, Polypet e Immuse que son comercializados por las otras sociedades y la persona natural demandadas en este proceso”, por lo que la referida persona jurídica infringe todas las reivindicaciones de la patente 29377. 2.6. Laboratorios Biopep S.A.S., María Fernanda Campos Díaz, J Price Mercadeo y Comunicaciones S.A.S. y TSO S.A.S. vulneraron los derechos de propiedad industrial de la activa al comercializar los productos Impron e Infapep, la primera sociedad nombrada y la persona natural, y Polyzavia y Polizavia Kids, las otras personas jurídicas, los cuales se elaboran con polipéptidos linfo-reticulares de hígado y bazo de cerdo, conforme con la invención del Dr. Mejía Mejía, pero sin autorización para ello. 3.
Posición de las convocadas Polypep S.A.S. y TSO S.A.S. se opusieron a las pretensiones y presentaron las excepciones de: “falta de legitimación en la causa por activa”, “falta de legitimación en la causa por pasiva” e “inexistencia de violación a la propiedad industrial”2. 2 Ver folios 8 a 28 del archivo “Contestación de la demanda de J Price Mercadeo, Polypep y TSO” de la carpeta “018 Contestación de la demanda de J Price Mercadeo, Polypep y TSO” ídem.
Radicado: 110013199001 2020 48893 03 María Fernanda Comunicaciones Campos S.A.S. y Díaz, TSO J S.A.S. Price no Mercadeo y contestaron oportunamente. 4. Sentencia de primer grado El a quo declaró que probadas las excepciones de “falta de legitimación en la causa por activa” en contra de Uprolab S.A.S. e “inexistencia de violación a la propiedad industrial” frente a María Sibila Mejía Restrepo y negó las pretensiones3.
Para decidir de ese modo, expuso: El contrato de licencia de patente de marca no legitimó a la sociedad demandante para promover la acción, debido a que sólo están legitimados los titulares, conforme lo establecen los artículos 238 y 247 de la Decisión 486 de 2000; además, en la cláusula tercera del acuerdo de voluntades se consignó que los licenciatarios mantienen la titularidad de la patente.
Aun cuando la cláusula novena se refirió a las “acciones contra infractores” y se facultó a Uprolab S.A.S. para iniciar las que estimara pertinentes para la protección de los derechos sobre la patente o las marcas, tal disposición es inaplicable, puesto que no puede modificar lo legalmente impuesto al respecto. La defensa de “falta de legitimación en la causa por pasiva” fue desechada por cuanto el Invima y el ICA son entidades públicas que cumplen un mandato y no pueden considerarse infractoras, dado que las actuaciones administrativas no encajan en los supuestos fácticos que contemplan los literales a y b del artículo 52 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina.
En torno a la falta de vinculación al trámite de las sociedades C.I. Laboratorios 3 Ver archivo “Acta 1118” de la carpeta “068 Audiencia 1118 de 26-05-2022” ídem. Radicado: 110013199001 2020 48893 03 Improfarme S.A.S. y Naturalmmune LLC, debe tenerse presente que el titular de la patente puede convocar a quien estime pertinente, por lo que, al no haber sido demandadas, no era necesaria su participación. En relación con las infracciones a la propiedad industrial alegadas, señaló el juzgador que el artículo 51 de la Decisión Comunitaria determina que el alcance de la protección conferida por la patente está determinado por el tenor de las reivindicaciones, que la actora se abstuvo de acreditar, toda vez que para ese fin allegó el documento nominado “proceso para obtener mezcla de polipéptidos linfo-reticulares y composiciones que los comprenden”, pero su contenido no coincide con lo informado por el artículo 1° de la Resolución 81121 de la Superintendencia de Industria y Comercio, pues tienen títulos distintos y en ésta se aluden 8 reivindicaciones y en aquel escrito a 6, según se reconoció en los hechos 2.4 y 2.5 de la demanda reformada, por tanto, no es posible conocer las reivindicaciones que concedió la Superintendencia de Industria y Comercio en la patente 29377.
El numeral 4 de la resolución mencionada indicó que el solicitante respondió el requerimiento y presentó nuevas reivindicaciones, 1 a 8, folios 80 reverso y 81, que reemplazan las originalmente presentadas. No hay duda de que, en algún punto de la solicitud de registro de la patente de invención, se modificó el capítulo reivindicatorio; entonces, el documento aportado solo tiene 6 reivindicaciones y no 8, por ende, no se trata del capítulo reivindicatorio de que trata la resolución. Además, en esa resolución se dijo que las reivindicaciones están conformadas por 80 folios reverso y 81, sin embargo, el documento arrimado tiene 41 folios, lo que impide tenerlas por probadas.
Tampoco se demostró que el documento fue redactado Radicado: 110013199001 2020 48893 03 por el inventor de la patente Guillermo Mejía Mejía y no se puede aplicar el artículo 244 del C.G.P., motivo por el cual se desconoce la identidad de la persona que elaboró, deficiencia demostrativa que no se supera con la consecuencia que contemplan los artículos 97 y 372 de dicho compendio por la falta de contestación e inasistencia a la audiencia de J Prime Mercadeo y Comunicaciones S.A.S., Laboratorio Biopep S.A.S. y María Fernanda Campos Díaz, dado que la falta de documento que la ley exija como solemnidad para la existencia o validez de un acto o contrato no podrá suplirse por otra (art. 256 CGP), lo que encuentra fundamento en el artículo 51 de la Decisión 486 de 2000.
No se acogió el argumento atinente a que la Superintendencia de Industria y Comercio no exigía la presentación de las reivindicaciones cuando se solicitó la patente, por cuanto no es coherente que se otorgara sin tener acceso a los documentos que contienen la información de las mismas, pues la entidad no podría hacer observaciones a la solicitud ni efectuar la revisión de fondo, pero tal como se colige de las consideraciones de la resolución el título referido era “proceso de producción de composición que comprende polipéptidos linfo-reticulares de hígado y bazo de cerdo” y se encontraba conformada por 8 reivindicaciones contenidas en 80 folios en reverso y 81, que reemplazan las originalmente presentadas.
No se aceptó la disquisición de que los actos administrativos deben ser analizados como un compendio y no solamente la parte resolutiva, dado que gozan de presunción de legalidad y no se pueden analizar de manera aislada su motivación o la resolutiva, con lo que se vislumbró que no se puede tener probada la reivindicación que no coincide con la descrita en la resolución que otorga el derecho sobre la patente.
No se exigió el documento original que las contiene, sino los documentos que las acredite. Radicado: 110013199001 2020 48893 03 En ese orden, al no existir prueba de las reivindicaciones se desconoce el alcance del derecho conferido a la demandante, lo que impide hacer un pronunciamiento sobre la infracción aludida en la demanda reformada.
No se analizan las consecuencias procesales que impone el inciso 2 del artículo 233 del C.G.P. por la presunta falta de colaboración de los encausados en la práctica de la prueba pericial. Al no probarse las reivindicaciones, se ignora si los productos comercializados por los demandados infringen la patente de invención a la titularidad, lo que forzó a negar las pretensiones. 5.
El recurso de apelación La demandante planteó y sustentó los siguientes reparos: 5.1. “Uprolab S.A.S. si está legitimada por activa para ejercer acciones legales en defensa de los derechos conferidos por patente en virtud del artículo 564 del Código de Comercio Colombiano”, como quiera que este precepto estatuye que el titular de una patente o el beneficiario de una licencia pueden, conjunta o separadamente, adelantar las “acciones legales que sean del caso en la defensa de los derechos que confiere la patente”; entonces, la sociedad actora al contar con la licencia debidamente inscrita ante la autoridad competente, no tiene limitación alguna para tal empeño. Si bien la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina “aplica para muchos de los artículos contenidos en el Título II ‘de la propiedad Industrial’ del Código de Comercio; pero varios de los artículos contenidos en dicho título (…) continúan vigentes y aplicables”.
El citado canon no entra en conflicto con los Radicado: 110013199001 2020 48893 03 artículos 238 y 247 de la norma comunitaria, sino que los complementa, al facultar al licenciatario para promover las actuaciones pertinentes en defensa de los derechos de propiedad industrial. La cláusula tercera del contrato en que apoyó sus aspiraciones la sociedad actora, atinente a que los hermanos Mejía Restrepo conservan la titularidad de los derechos licenciados por el término del contrato, no impide que Uprolab S.A.S. pueda interponer las demandas que estime pertinentes ante la vulneración de la patente.
A su turno, la cláusula novena del acuerdo de voluntades no es inaplicable por modificar o derogar disposiciones legales, como dijo el iudex a quo, en la medida en que se sustenta en lo reglado por el artículo 564 del estatuto mercantil. 5.2. “Sí se demostró la existencia de violación a la patente número 29377 – las ocho (08) reivindicaciones otorgadas fueron presentadas al juez de la SIC en cuatro oportunidades”.
La primera, en la “actuación No. 0 de fecha 2020-11-25 a las 20:29:27” que corresponde a la presentación de la demanda en el numeral 2.5., en el que se indicaron las 8 reivindicaciones otorgadas al inventor Dr. Guillermo Mejía Mejía, conforme con la patente No. 29377 (“según título de patente presentado en el anexo 34 de la demanda)” y Resolución No. 81121 del 27 de diciembre de 2012 (anexo 33).
La segunda, en la “actuación No. 3 de fecha 2020-12-18 a las 12:37:10” que contiene la subsanación de la demanda, en la que se atendieron las observaciones efectuadas en el auto inadmisorio, y se presentaron todas las reivindicaciones para el “‘proceso de producción de composición que comprende polipéptidos linforeticulares de hígado y bazo de cerdo’ en el hecho 2.5. de este escrito Radicado: 110013199001 2020 48893 03 de subsanación de demanda.
Es importante aclarar, que en este auto no se presentaron observaciones sobre la falta de reivindicaciones o prueba que demostrara cuáles eran las reivindicaciones concedidas en la patente número 29377”. La tercera, en la “actuación No. 8 de fecha 2021-01-29 a las 16:59:33”, a través de la que se impetró recurso de reposición contra el auto que negó las medidas cautelares, y en el que se destacó que las reivindicaciones se expusieron en los numerales 2.5. de la demanda y la subsanación, al tiempo que se allegó “como anexo 02 las reivindicaciones otorgadas dentro del documento de respuesta a examen de patentabilidad y se aclaró que en este documento (…) estaban tituladas ‘Capítulo Reivindicatorio Modificado’ en los folios 22 y 23 numerados por el inventor al momento de radicar su respuesta”.
Agregó la recurrente que, en el año 2012 cuando se radicaba un documento físico ante la Superintendencia de Industria y Comercio debía foliarse, generalmente a mano en la parte superior derecha, desde el 1 hasta finalizar las hojas respectivas, sin que se numerara conforme con el expediente, dado que no se sabía el consecutivo; adicionalmente, quien recibía el paquete ponía el sello con la cantidad de folios que lo componían.
Luego, se ponían los números correspondientes a cada folio dentro de la totalidad del expediente. Esto explica por qué al juzgador de primer grado no le coincidieron las hojas o folios de las reivindicaciones numeradas con 22 y 23 de dicho paquete completo, con los folios 80 reverso y 81 mostrados en la Resolución que otorgó la patente. Igualmente, en estos trámites es común titular como “capítulo reivindicatorio modificado” el escrito que se presenta como respuesta al requerimiento de la autoridad, con el fin de diferenciarlo del original, sin que se pueda nominar “otorgado”, debido a que todavía no lo está. “Este hecho también confundió al juez de la SIC quien esperaba ver un documento que dijera ‘reivindicaciones otorgadas’”.
Radicado: 110013199001 2020 48893 03 La cuarta, en la “actuación No. 22 de fecha 22-03-18 a las 12:43:37”, por medio de la que la activa aportó la certificación emitida por la Superintendencia con copia de las 8 reivindicaciones (anexo 04) y otros documentos pertinentes para el proceso. 5.3. “Las pretensiones de la demanda reformada por infracción a derechos de propiedad industrial debió haber sido otorgada”.
Se demostró la existencia del derecho de la parte actora y la correlativa transgresión del mismo por las demandadas, quienes no desvirtuaron, como les correspondía en los términos del artículo 240 de la Decisión 486 de 2000, el uso del procedimiento patentado, pues dos de ellas ni siquiera concurrieron al trámite. Probado como quedó el sustento de las aspiraciones, no debió imponerse condena en costas a la demandante.
Con base en lo anterior, solicitó la revocatoria de la sentencia de primer grado. 6. Las demandadas TSO S.A.S. y Polypep S.A.S. se pronunciaron en tiempo respecto de los fundamentos de la censura y pidieron mantener lo dispuesto por el iudex a quo. II. CONSIDERACIONES 1. Concurren en este asunto los presupuestos procesales traducidos en competencia del juez, demanda en forma, capacidad procesal y para ser parte, sin que se advierta causal de nulidad que pueda comprometer la validez de lo actuado, por manera que se procede a resolver el asunto en referencia, en orden a lo cual se precisa que, por mandato del artículo 328 del Código General del Proceso, la actividad del Tribunal se concretará a los precisos reparos debidamente sustentados por la impugnante.
Radicado: 110013199001 2020 48893 03 1.1. Aplicación del criterio jurídico interpretativo del acto aclarado en las solicitudes de interpretación prejudicial Mediante las sentencias de interpretación prejudicial emitidas en los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP2022, todas del 13 de marzo de 2023, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló que, atendiendo el principio de economía procesal, en los eventos en que el juez nacional de única o última instancia deba resolver una controversia, en la que sea necesario aplicar o discutir una o más normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, no estará obligado a solicitar nueva interpretación prejudicial, si dicha Corporación ya la realizó con anterioridad en providencias publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena (GOAC).
Como soporte de ello, la citada autoridad, destacó que la figura de la consulta obligatoria que prevé el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y el artículo 123 de su Estatuto no se eliminó, debido a que solamente se flexibilizó para evitar la formulación de peticiones de interpretación respecto de normas de las que ya se hubo pronunciamiento oficial.
El método hermenéutico analizado, según determinó esa Colegiatura, no procede en los siguientes eventos4: i) Cuando no existe una interpretación prejudicial previamente emitida por el TJCA. En este supuesto, la solicitud de interpretación prejudicial será obligatoria y ameritará la suspensión del proceso interno. Esto incluye los casos en los que la norma andina ha sido objeto de modificación y no ha habido una interpretación prejudicial respecto de la norma modificada. ii) De igual forma, es obligatorio solicitar la interpretación prejudicial cuando, a pesar de que unas normas andinas ya han sido interpretadas, otras que deben aplicarse al caso no lo han sido.
En este caso específico, el juez consultante deberá solicitar 4 Ver “Nota Informativa del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina – Guía para la aplicación del criterio jurídico Interpretativo del acto aclarado en las solicitudes de interpretación prejudicial” anexa al Acuerdo 06-2023-TJCA. Radicado: 110013199001 2020 48893 03 la interpretación prejudicial respecto de las normas andinas que no han sido interpretadas por el TJCA. iii) Si a pesar de contar con una interpretación prejudicial previa respecto de la norma andina en cuestión, el juez consultante considera imperativo que el TJCA precise, amplíe o modifique el criterio jurídico interpretativo contenido en la mencionada interpretación prejudicial, por lo que deberá solicitar la interpretación prejudicial, explicando las razones por las cuales considera que la interpretación encontrada no resulte clara, las circunstancias a tener en cuenta para que la interpretación relacionada sea ampliada, o los argumentos que sustenten la necesidad de modificación de la línea jurisprudencial resuelta a través de la interpretación prejudicial del tema concreto. iv) Asimismo, en los casos en los que a pesar de haberse encontrado una interpretación prejudicial relevante para el caso concreto, el juez advierte cuestionamientos insoslayables sobre situaciones hipotéticas que, en abstracto, se desprenden o están vinculadas con la referida norma andina, caso en el cual deberá presentar la solicitud de interpretación prejudicial para que el TJCA aclare los cuestionamientos puntuales hipotéticos y abstractos, lo que permitirá al juez nacional resolver con mayor precisión e idoneidad la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional.
Con el objeto de orientar a los jueces para el correcto uso de la herramienta aludida, a través del Acuerdo 06-2023-TJCA, se aprobó la “Nota informativa del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina” que contiene como anexo la “Guía para la aplicación del criterio jurídico interpretativo del acto aclarado en las solicitudes de interpretación prejudicial” que sugiere el agotamiento de la “regla de los 4 pasos”, que acompañó, a modo de ejemplo, del modelo que puede emplearse para su verificación, del cual se vale esta Sala para tal fin: Para resolver dicha cuestión controvertida, corresponde aplicar el literal d) del artículo 155 y el literal b) del artículo 243 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, normas comunitarias aplicables al presente caso.
Al respecto, mediante la Interpretación Prejudicial 140-IP2021 de 6 de mayo de 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 4476 de 25 de mayo de 2022, el Tribunal Radicado: 110013199001 2020 48893 03 de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) ya ha interpretado las referidas normas. Si bien, conforme al artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el artículo 123 de su Estatuto (Decisión 500) correspondería a este despacho solicitar obligatoriamente una interpretación prejudicial al TJCA, en el presente caso no resulta necesario requerir dicha interpretación al existir un acto aclarado.
En efecto, el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado ha sido reconocido por el TJCA en las sentencias de interpretación prejudicial emitidas en los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022, todas del 13 de marzo de 2023, de modo que este Tribunal, al no requerir precisiones, modificaciones o ampliaciones a lo ya interpretado por el TJCA, como tampoco formular preguntas sobre situaciones hipotéticas que, en abstracto, se desprenden o están vinculadas con la referida norma andina, dará aplicación a dicho criterio jurídico interpretativo, sin que sea necesario formular una nueva consulta de interpretación prejudicial al TJCA. 2.
Análisis del caso concreto Los reproches contra la sentencia se fundaron, esencialmente, en: i) Uprolab S.A.S. está legitimada en la causa por activa para promover la acción de que se trata, en virtud de lo estatuido por el artículo 564 del Código de Comercio y ii) que se demostraron las reivindicaciones concedidas con el otorgamiento de la patente. 2.1.
De la legitimación en la causa En el ordenamiento se ha señalado, según el caso o la petición de que se trate, quién puede demandar y quién debe resistir las pretensiones, siendo la primera, legitimación en la causa por activa, Radicado: 110013199001 2020 48893 03 y la segunda, por pasiva. Además, es sabido que la ausencia de dicha legitimación implica la frustración de las aspiraciones del actor.
A este respecto, la Honorable Corte Suprema de Justicia ha dicho: 3.- Superado este aspecto, es de rigor ocuparse de la legitimación en la causa como presupuesto de la acción, cuyo análisis debe acometer el juzgador aun de oficio, dado que su ausencia conlleva a la desestimación absoluta de las pretensiones, sin necesidad de examinar el fondo del asunto.
Es así como ha indicado esta Corporación que ‘La legitimación en la causa, aspecto relevante aquí, es asunto del derecho material ligado directamente con los extremos en litigio para la formulación y prosperidad de la acción por quien demanda o soportarla o repelerla en el fondo en el ejercicio del derecho de contradicción. De ese modo, la carencia de legitimación repercutirá en el despacho desfavorable del derecho debatido.
En el punto, en doctrina probable ha dicho esta Corte: “(…) es cuestión propia del derecho sustancial y no del procesal, en cuanto concierne con una de las condiciones de prosperidad de la pretensión debatida en el litigio y no a los requisitos indispensables para la integración y desarrollo válido de éste, motivo por el cual su ausencia desemboca irremediablemente en sentencia desestimatoria debido a que quien reclama el derecho no es su titular o porque lo exige ante quien no es el llamado a contradecirlo” (CSJ SC de 14 de marzo de 2002, reiterada SC5191-2020 de 18 de dic.
Rad. 2008-00001-01) (se subraya) (Negrilla intencional)5. No se presta a dudas la jurisprudencia respecto a que de no concurrir a juicio la persona natural o jurídica, que con soporte en la ley sustancial ha de accionar o quien debe ser demandado, habrá de ser negado el petitum. En el particular, el iudex a quo consideró que la sociedad Uprolab S.A.S., en su condición de licenciataria de los titulares de la patente, carece de legitimación para obrar como actora.
Respecto a María Sibila no hubo discusión, en tanto es cotitular del derecho 5 CSJ. Sala de Casación Civil. SC 4888-2021 de 3 de noviembre de 2021, Rad. 2010- 00247-01. Radicado: 110013199001 2020 48893 03 registrado. Tales argumentos los fundó en el artículo 238 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones. Por su parte, la disidencia se apoyó en que el artículo 564 del Estatuto Mercantil no restringe la posibilidad de que el beneficiario de una licencia pueda adelantar las acciones judiciales en defensa de los derechos que le concede la patente, a la par que destacó que tal norma presta efectos jurídicos, por cuanto no riñe con la comunitaria.
Para resolver tal argumento de la inconforme, es menester memorar que el artículo 162 de la Decisión 486 de 2000 establece, en lo pertinente, que “[e]l titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva”. Frente al alcance de esta disposición ha indicado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: 3.5.
La licencia de la marca se encuentra regulada en el Capítulo IV del Título VI de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El instrumento en el que se plasma la licencia es el contrato de licencia, mediante el cual una persona llamada licenciante cede el derecho de uso de su marca a otra denominada licenciatario; este último se obliga al pago de una remuneración: la regalía. El licenciante conserva la titularidad sobre la marca.
(…) 3.8. La licencia implica únicamente la autorización a utilizar la marca, reteniéndose el titular de esta los restantes derechos relativos al signo en cuestión. (Proceso: 177-IP-2020 de 22 de abril de 2021). Es evidente que este tipo de contrato no apareja que el titular del derecho que corresponda se despoje o lo enajene, sino que permite, autoriza su uso o explotación a otro.
En relación con la posibilidad que tiene el licenciatario para promover acciones judiciales cuando se infringen los derechos sobre los que recae la licencia, pese a ser un debate que no parece agotado ni concluido de forma contundente por el tribunal andino, lo cierto es que en un pronunciamiento específico se inclinó por encontrarlo Radicado: 110013199001 2020 48893 03 legitimado, siempre que el mismo acuerdo de voluntades no lo impida.
Señaló la mentada entidad: ¿El licenciatario de una marca, está legitimado para iniciar una acción por infracción de marca? 2.8. Mediante un contrato de licencia el titular de una marca le otorga a uno o más terceros la explotación de la misma (artículo 162 de la Decisión 486). Si bien el artículo 238 no incluye como sujeto activo al licenciatario, de conformidad con la naturaleza de la licencia se debe entender que como éste tiene un interés claro y evidente en combatir la infracción, también sería legitimado para iniciar la acción, siempre y cuando el contrato respectivo no la prohíba expresamente.
(Proceso: 432-IP-2015) Analizado el “contrato de licencia de patente y marca” suscrito el 18 de septiembre de 2018 entre los titulares de la patente y Uprolab S.A.S., se vislumbra que no se restringió la posibilidad de que ésta promoviera las acciones judiciales o extrajudiciales idóneas para proteger “los derechos sobre la patente”, sino que, por el contrario, se le facultó expresamente para ello, en la cláusula novena.
Así las cosas, encuentra esta Sala que la interpretación ofrecida por el Tribunal Comunitario frente a la legitimación en la causa por activa que tiene el licenciatario para actuar como demandante en asuntos de infracción a la propiedad industrial es la que mayores garantías ofrece para el debido acceso a la administración de justicia y no genera ningún tipo de discordancia entre el compendio nacional y el andino, por lo que habrá de modificarse el ordinal primero de la resolutiva de la sentencia fustigada, para en su lugar, declarar no probada la excepción denominada “falta de legitimación en la causa por activa”, sin que ello signifique se acogerán las pretensiones. 2.2.
De la prueba de la infracción Se examinará ahora el segundo reproche, debido a que para poder determinar si existió la infracción que se predica en la Radicado: 110013199001 2020 48893 03 demanda es necesario, en principio, establecer si se acreditó el derecho específico de los demandantes con ocasión de la patente que sirvió de soporte a las pretensiones.
Para tal fin, se memora que el 27 de diciembre de 2012 la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 81121 “por la cual se otorga una patente de invención”6, en la que resolvió: Artículo primero: Otorgar patente de invención para la creación titulada: “Proceso de producción de composición que comprende polipéptidos linfo-reticulares de hígado y bazo de cerdo” Clasificación IPC: C12P 21/06;
C12N 9/99 Reivindicaciones: 1 a 8 Folios 80 reverso y 81 Titular C & D Pharma GMBH E.U. Domicilio: Bogotá, Colombia. Inventor: Guillermo Mejía Mejía. Vigente desde: 27 de octubre de 2008 Hasta: 27 de octubre de 2028. (…) (Negrilla no es del original) Significa lo anterior, que la invención patentada se denominó “proceso de producción de composición que comprende polipéptidos linfo-reticulares de hígado y bazo de cerdo”; además, que cuenta con 8 reivindicaciones que se hicieron contener a folios 80 reverso y 81 del trámite de solicitud de patente.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha ilustrado sobre este asunto lo siguiente (Proceso 475-IP-2019, 21 de septiembre de 2022): G. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Las reivindicaciones y el alcance de la protección conferida por una patente (…) 1.2. De conformidad con la jurisprudencia uniforme de este Tribunal, uno de los temas de mayor relevancia en el derecho de patentes es la determinación del objeto y el alcance de protección de una patente, cuyas características deben constar en un 6 Ver folios 156 y 157 del archivo Radicado: 110013199001 2020 48893 03 documento escrito que permita vislumbrar con la suficiente claridad y precisión el producto o el procedimiento al que se hace referencia. 1.3. de esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues es en ellas en las que la autoridad nacional competente encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar.
Posteriormente, y con el propósito de evaluar aquello que se considera nuevo y con nivel inventivo, realizará el análisis comparativo entre las reivindicaciones y el estado de la técnica. 1.4. Las reivindicaciones contienen o enuncian las características técnicas de la patente para el cual se reclama la protección jurídica mediante la concesión de una patente.
Para que cumplan su finalidad deben ser claras, concisas y, además, deben estar soportadas por la descripción (Artículo 30 de la Decisión 486), que en definitiva sirve como parámetro interpretativo de aquellas. (…) 1.6. De conformidad con lo establecido en el Artículo 51 de la Decisión 486 el alcance de la protección que confiere una patente “estará determinado por el tenor de las reivindicaciones”.
Este entendimiento debe ser igualmente considerado en el momento de definir el alcance de la protección conferida por una patente de modelo de utilidad, el cual estará del mismo modo delimitado por las reivindicaciones que fueron oportunamente aprobadas. (…) 1.9. De esta manera, resulta evidente que es a partir del contenido de las reivindicaciones que se debe realizar una labor interpretativa para determinar el alcance de la protección de una patente.
(…) Se colige de lo expuesto, que las reivindicaciones definen el alcance de la protección de la propiedad industrial que se confiere a través de una patente. De allí, que solamente con la prueba de las reivindicaciones de una invención se puede realizar el cotejo con los productos presuntamente infractores, para establecer si existen similitudes o discrepancias.
Por ende, en ausencia de las reivindicaciones, no es posible efectuar tal labor. En el caso particular, tal como vislumbró el iudex a quo, no se acreditaron las reivindicaciones de la patente, tal como pasa a explicarse. Si bien la activa aseveró que cumplió con tal encomienda al referir las 8 reivindicaciones que conforman la invención en el hecho 2.5. de la demanda, lo cierto es que no fue así, debido a que como Radicado: 110013199001 2020 48893 03 viene de verse, en la Resolución No. 81121 se manifestó que efectivamente son 8, pero no están allí incluidas, sino que remite a la solicitud elevada por la interesada en la patente de la creación denominada “proceso de producción de composición que comprende polipéptidos linfo-reticulares de hígado y bazo de cerdo”, puntualmente, a los folios “80 reverso y 81”.
La inconformidad sustentada en que no se indicó en la sentencia en qué consistieron las violaciones de las 3 marcas del demandante, rápidamente queda desprovista de asidero, al memorar que el Superintendente Delegado resaltó el objeto social desarrollado por cada una de las partes del litigio, cotejó sus signos, encontró la similitud, el riesgo de confusión y asociación que ello apareja para el consumidor, lo que da cuenta de que si se explicó con suficiencia en qué consistió la infracción cometida por cada signo marcario.
Finalmente, en la providencia se dieron a conocer los motivos por los que se impuso la condena en la cuantía de 150 s.m.l.m.v., disertaciones contra las que no hubo puntual reproche. III. CONCLUSIÓN El acervo probatorio permite determinar que la demandada infringió los derechos de propiedad industrial del demandante en los términos del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, por lo que se confirmará la sentencia atacada, previa modificación de lo resolutivo del fallo cuestionado, al tenor del numeral 2.1. de las consideraciones precedentes.
Vista la decisión anunciada y con apoyo en el artículo 365 numeral 1º del Código General del Proceso, se condenará en costas a la parte demandante. Radicado: 110013199001 2020 48893 03 IV. DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en Sala Civil de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, MODIFICA el ordinal primero de lo resolutivo de la sentencia apelada, para en su lugar declarar no probada la excepción de “falta de legitimación en la causa por activa”; en lo demás, se CONFIRMA esa sentencia. Y se condena en costas por razón del recurso de apelación a la parte actora, en favor de su contraparte.
Liquídense conforme al procedimiento previsto en el artículo 366 del Código General del Proceso. En la debida oportunidad, la Secretaría devolverá la actuación digital al juzgado de origen. Notifíquese. Magistrado y magistradas integrantes de la Sala JAIME CHAVARRO MAHECHA MARÍA PATRICIA CRUZ MIRANDA STELLA MARÍA AYAZO PERNETH Firmado Por: Jaime Chavarro Mahecha Magistrado Sala Civil Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Maria Patricia Cruz Miranda Magistrado Tribunal O Consejo Seccional Dirección Ejecutiva De Administración Judicial División De Sistemas De Ingenieria Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Stella Maria Ayazo Perneth Magistrada Sala 04 Civil Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 Código de verificación: c5ae8bb135bbea8a39a4cdf590d761de9a676ea53c5ca7e29cf641db2c3d3c57 Documento generado en 24/07/2024 03:28:14 p. m. Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica