sentencia — Tribunal Superior de Bogotá

República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil 110013199001202133218

02. REPÚBLICA DE COLOMBIA TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C. SALA CIVIL MAGISTRADA SUSTANCIADORA: RUTH ELENA GALVIS VERGARA Bogotá, D.C., veintitrés de abril de dos mil veinticinco. Ponencia presentada y aprobada en Sala Civil de Decisión No. 3 de 5 de marzo, 2 y 9 de abril de 2025. Proceso: Demandante: Demandado: Radicación: Procedencia: Asunto: SC-014/25 Verbal – Propiedad industrial.

Urbanización Privada Lomas de Caujaral Inmobiliaria Cerrada. Entorna S.A.S. 110013199001202133218 02. Superintendencia de Industria y Comercio Apelación sentencia Unidad Se pronuncia la Sala sobre el recurso de apelación provocado por las partes contra la sentencia proferida el 11 de octubre de 2022 por el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

ANTECEDENTES 1. La Urbanización Privada Lomas de Caujaral Unidad Inmobiliaria Cerrada, instauró acción de infracción marcaria en contra de Entorna S.A.S., acusada de estar incursa en la causal del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000; formulando las siguientes pretensiones1: Folio 3 y 4, SUBSANACIÓN DEMANDApdf. 012 SUBSANACIÓN DEMANDA. 21-33218 TRIBUNAL.

Anexo. 01PrimeraInstancia. SuperintendenciaDeIndustria&Comercio. 11001319900120213321802. 1 110013199001202133218 02. 1 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil 2 110013199001202133218 02. República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil 2. Como sustento fáctico narró, en síntesis2: 2.1. La Urbanización Privada Lomas de Caujaral Unidad Inmobiliaria Cerrada es titular de la marca mixta “Caujaral”, registrada en las clases 35, 36, 41 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza, con certificado 639344 y cuya vigencia se extiende hasta el 28 de enero de 2030. 2.2.

La demandante está conformada por 468 inmuebles residenciales y la Corporación Club Lagos de Caujaral, que cuenta con una cancha de golf de 18 hoyos, piscina, canchas de tenis, fútbol, softball, pesebreras, club de equitación y otras amenidades exclusivas para sus socios y residentes de la propiedad horizontal asociada con la calidad de vida y el acceso a espacios al aire libre ante la variedad de fauna y flora que lo rodea, al ubicarse alrededor de dos lagos. 2.3.

Entorna S.A.S. tiene por objeto social el estudio, elaboración y desarrollo de proyectos inmobiliarios y urbanísticos, en cuya actividad adelanta la construcción de un proyecto inmobiliario bajo la denominación “Caujaral”, muy cerca al sector donde la activante se localiza. 2.4. El 31 de julio de 2020 se llevó a cabo audiencia de conciliación entre las partes a fin de llegar a un acuerdo con respecto al uso indebido de la expresión “Caujaral” sin que ello fuera posible. 2.5.

La convocada, por intermedio de su sociedad controlada Desarrolladora Caribe S.A.S., solicitó el registro de la marca mixta +HOUSE l CAUJARAL para las clases 35, 36 y 42, bajo el radicado SD2020/0057466, la cual fue denegada mediante Resolución 81548 del 18 de diciembre de 2020 por estar incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en el literal a) del artículo 136 y el artículo 137 de la Decisión 486 de 2000. 2.6.

La sociedad convocada usa la expresión “Caujaral” para identificar el proyecto urbanístico generando un riesgo de confusión y asociación con los servicios ofertados por la convocante en la medida que los consumidores asumirían que cuentan con el mismo origen empresarial, hecho que resulta contrario a la realidad. Los hechos de la demanda se encuentran en los folios 33 a 38, PRESENTACIÓN DEMANDA.pdf. 007 PRESENTACIÓN DEMANDA. 21-33218 TRIBUNAL.

Anexo. 01PrimeraInstancia. SuperintendenciaDeIndustria&Comercio. 11001319900120213321802. 2 110013199001202133218 02. 3 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil 3. Con Auto 89112 del 28 de julio de 2021, se admitió la demanda3. 4. Tras surtirse las gestiones de notificación, Entorna S.A.S., se pronunció sobre el escrito primigenio incoando como medios exceptivos: “(I) PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE LA ACCIÓN DECLARATIVA Y DE CONDENA POR PRESUNTOS ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL, (II) FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA, (III) EJERCICIO LEGÍTIMO DEL DERECHO DEL DEMANDADO Y AUSENCIA DE MALA FE, (IV) EL USO DE LA EXPRESIÓN MASHOUSE CAUJARAL (+HOUSE CAUJARAL) POR LA DEMANDADA SE REALIZA A TÍTULO DE NOMBRE Y ENSEÑA COMERCIAL ANTERIOR AL REGISTRO DE LA MARCA CAUJARAL (MIXTA) DE LA DEMANDANTE, (V) AUSENCIA DE CONFUNDIBILIDAD ENTRE LOS SIGNOS Y (VI) EXCEPCIÓN GENÉRICA”4. 5.

Adelantadas las etapas propias del proceso, el 10 de mayo de 20225 se profirió sentencia, que resolvió: «PRIMERO: Declarar que Entorna S.A.S. infringió los derechos de propiedad industrial que ostenta la Urbanización Privada Lomas de Caujaral Unidad Inmobiliaria Cerrada conforme lo establecido únicamente en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 respecto a la marca Caujaral mixta, identificada con el certificado de registro número 639344, de la clase 35 en la clasificación internacional de Niza, conforme a la parte motiva esta providencia.

SEGUNDO: Ordenar a Entorna S.A.S. abstenerse a utilizar la expresión Caujaral contenida en el registro mixto, identificado con el certificado de registro 639344 y titularidad de Urbanización Privada Lomas de Caujaral Unidad Inmobiliaria Cerrada para distinguir los productos y/o servicios inmobiliarios conforme la parte motiva de esta providencia. Lo anterior deberá hacerse en un plazo de 15 días contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia.

TERCERO: Ordenar Entorna S.A.S. a informar a sus clientes que la marca mixta con el certificado registro 639344, titularidad de Urbanización Privada Lomas de Caujaral Unidad Inmobiliaria Cerrada y el proyecto inmobiliario + HOUSE CADUJARAL no tienen no tienen relación alguna adjuntando para tal efecto o para el efecto copia del certificado registro marcario conforme a la parte motiva de esta providencia. Lo anterior, deberá hacerse en un plazo máximo de 15 días contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia. 3 AUTO NO. 89112 ADMITE DEMANDA.pdf. 014 AUTO NO. 89112 ADMITE DEMANDA. 21- 33218 TRIBUNAL.

Anexo. 01PrimeraInstancia. SuperintendenciaDeIndustria&Comercio. 11001319900120213321802. 4 Folios 125 a 141, CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.pdf. 018 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 21-33218 TRIBUNAL. Anexo. 01PrimeraInstancia. SuperintendenciaDeIndustria&Comercio. 11001319900120213321802. 5 ACTA 926.pdf. 065 AUDIENCIA NO. 2259 11-10-22. 21-33218 TRIBUNAL.

Anexo. 01PrimeraInstancia. SuperintendenciaDeIndustria&Comercio. 11001319900120213321802. 110013199001202133218 02. 4 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil CUARTO: Negar la pretensión cuarta conforme a la parte motiva de esta providencia. QUINTA: Desestimar las pretensiones quinta, sexta y séptima conforme a la parte motiva de esta providencia, SEXTO, condenar en costas a Entorna S.A.S. para tal efecto se fija por concepto de agencias en Derecho, la suma de 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, 3000000 de pesos, los cuales deberá pagar en favor de Urbanización Privada Lomas de Caujaral Unidad Inmobiliaria Cerrada.

Secretaría, realícese la liquidación de costos correspondientes »6 6. Inconformes con la decisión, tanto la parte demandante7 como la demandada8 interpusieron recurso de apelación, que se concedió en el efecto suspensivo en dicha vista pública9. 7. En proveído del 25 de noviembre de 2022 se admitió el recurso ordinario vertical10 y el 30 de enero siguiente se elevó solicitud de interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, suspendiendo así el trámite11. 8.

El 20 de febrero de 2025 se prescindió de la interpretación pedida reanudándose la actuación 12 procesal. 9. En auto de 5 de marzo hogaño13 se decretó el testimonio del señor Juan David Ossa Bocanegra convocándose a la audiencia de que trata el artículo 327 de la Ley 1564 de 2012, acto en el que se practicó la dicha probanza, otorgándose oportunidad a las partes para que se pronunciaran, como en efecto lo hicieron; por último, se advirtió que la sentencia que defina la segunda instancia se expediría por escrito13. 6 Récord: 48:44 a 50:38, 21033218—0010000002.mp4. 065 AUDIENCIA NO. 2259 11-10-22. 21-33218 TRIBUNAL.

Anexo. 01PrimeraInstancia. SuperintendenciaDeIndustria&Comercio. 11001319900120213321802. 7 Record:54:44, 21033218—0010000002.mp4. 065 AUDIENCIA NO. 2259 11-10-22. 21-33218 TRIBUNAL. Anexo. 01PrimeraInstancia. SuperintendenciaDeIndustria&Comercio. 11001319900120213321802. 8 Récord: 50:36, 21033218—0010000002.mp4. 065 AUDIENCIA NO. 2259 11-10-22. 2133218 TRIBUNAL.

Anexo. 01PrimeraInstancia. SuperintendenciaDeIndustria&Comercio. 11001319900120213321802. 9.Record:51:54, 21033218—0010000002.mp4. 065 AUDIENCIA NO. 2259 11-10-22. 21-33218 TRIBUNAL. Anexo. 01PrimeraInstancia. SuperintendenciaDeIndustria&Comercio. 11001319900120213321802. 10 05AutoAdmite.pdf. 02SegundaInstancia. 11001319900120213321802 11 09InterpretaciónPrejudicial.pdf. 02SegundaInstancia. 11001319900120213321802 12 14AutoprescindeInterpretacion.pdf. 02SegundaInstancia. 11001319900120213321802. 13 24ActaAudiencia.pdf. 02SegundaInstancia. 11001319900120213321802. 110013199001202133218 02. 5 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Tras historiar la actuación y hallar satisfechos los presupuestos procesales para emitir sentencia, el a quo hizo un breve recuento de los parámetros normativos, doctrinales y jurisprudenciales que rigen la acción de infracción marcaria, delimitando el cotejo únicamente entre el signo registrado y aquel que se dice infractor por lo que delimitó el objeto del asunto a determinar el uso, imitación o reproducción de un signo registrado por una persona sin autorización del titular sin que sea procedente discutir el comportamiento de terceros.

Enseguida, precisó que la excepción de prescripción incoada está dirigida únicamente a los actos de competencia desleal contenidos en la Ley 256 de 1996, pues así lo precisó la demandada, tanto en el título como en el contenido del medio exceptivo, por lo que no podía hacerse extensivo a los actos de infracción de derechos de propiedad industrial máxime cuando están regulados por normas distintas.

Recordó que según el artículo 238 de la Decisión 486 de 2000, el titular de un derecho de propiedad industrial podrá incoar una acción contra cualquier persona que infrinja su derecho, en el caso del epígrafe se acreditó que la demandante cuenta con el registro 639344 para la marca mixta “Caujaral”, para las clases 35, 36, 41 y 43, hecho que no fue objeto de debate ya que al contestar la demanda sobre el particular se tuvieron por ciertos.

Expuso que el uso de la expresión Caujaral no fue objeto de controversia debido a que la convocada aseveró que ha empleado la misma para identificar el proyecto inmobiliario en la medida que dicha partícula fue incorporada en el nombre y enseña comercial + HOUSE CAUJARAL, desde 2016 cuando fueron depositados los signos ante la Superintendencia de Industria y Comercio y obtuvo los permisos para realizar las edificaciones, siendo anterior al registro del demandante.

No obstante, resaltó el a quo, las gestiones para obtener permisos de construcción ante las autoridades competentes no dan cuenta de un uso real y efectivo que trascienda a la esfera del comercio y sea visible por el público en general y, en todo caso, las cartas de instrucción del proyecto en cuestión junto con el fideicomiso del mismo nombre datan del 2020, esto es, después de la concesión del registro. 110013199001202133218 02. 6 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil Añadió que los pantallazos denominados Informes de visitas a páginas web evidencian que los ingresos a los portales web +HOUSE CAUJARAL, son del 2021, sin que se pueda establecer un primer uso del nombre y enseña anterior al registro del signo en cuestión; como tampoco obran probanzas de que tal uso hubiese sido personal, público, ostensible y continuo desde 2016 como alegó la demandada y que potenciales clientes y competidores reconocieran así a la sociedad convocada para la prestación de los servicios debidamente singularizados, concluyendo la inexistencia de los requisitos para la existencia de un nombre comercial.

Aunado a ello, advirtió el juzgador de primer grado, el uso de +House Caujaral en sus dos modalidades, resulta una reproducción similar del signo mixto de la accionante desde un punto de vista ortográfico, dada su longitud, número de silabas y fonético, ya que no se genera un efecto en la pronunciación, entonación distinto e indefectible, puesto que ambos incluyeron la partícula Caujaral, siendo el elemento dominante en los dos signos confrontados, cuyo uso no es común, ni vulgarizado para ese sector del mercado, como tampoco al momento del registro de la marca se emitió algún tipo de restricción o condiciones con respecto del elemento denominativo.

La palabra house corresponde a un vocablo descriptivo que refuerza la idea de la actividad que desarrolla la demandada, relacionada a edificaciones de unidades inmobiliarias o conjunto de viviendas, servicios que se enmarcan en la clase 35; por lo que la palabra no aporta la suficiente distintividad o brinda una connotación diferente para diluir el riesgo de confusión indirecta; infiriendo que Entorna S.A.S. utiliza en el mercado un signo similar al del titular y aquí accionante, cuyos servicios son idénticos transgrediendo el derecho de exclusividad que recae en el titular de un signo distintivo, estando incursa en la causal contenida en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, declarándose la existencia de la infracción denunciada.

Por ello se abstuvo de emitir pronunciamiento sobre las pretensiones subsidiarias relacionadas con la posible existencia de conductas de competencia desleal. Finalmente, frente a los perjuicios originados por la infracción sostuvo que acorde con el artículo 167 de la Ley 1564 de 2012, quien alegue haber sufrido un daño debe 110013199001202133218 02. 7 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil demostrarlo en vista que la legislación colombiana no prevé una presunción de daños derivados de una infracción marcaria, resaltando que el sistema de indemnizaciones preestablecidas libera al interesado de la carga de determinar la cuantía mas no de probar la existencia del daño en sí mismo.

Con base en ello y ante la ausencia de material probatorio en ese sentido negó la pretensión indemnizatoria. LA APELACIÓN 1. El apoderado de la sociedad demandada cimentó su desacuerdo en que se demostró el uso del nombre comercial “+House” desde 2016, año en que se realizó el depósito ante la Superintendencia de Industria y Comercio, uso que ha repercutido en redes sociales y, en la inclusión del proyecto +House Caujaral en el Plan de Ordenamiento Básico Territorial de Puerto Colombia (Atlántico), manteniéndose activo al menos hasta el 2021, anualidad en la que se incoó la acción de infracción marcaria; hecho que fue reconocido por el representante legal de la sociedad activante.

Adujó que el análisis de los signos se limitó a señalar que el elemento predominante era el nominativo desatendiendo el conjunto de elementos que los conformaban, de modo que al efectuar la comparación se advierte que el tipo de letra, la parte figurativa y conceptual presentan evidencias significativas que a pesar la similitud en el vocablo Caujaral ello no es suficiente para determinar la existencia de un riesgo de confusión debido a que el carácter distintivo recae sobre la partícula +House que identifica como origen empresarial a la convocada, situación que fue omitida por el a quo.

En todo caso, el vocablo en común es una expresión que se emplea para identificar un sector y es usado por otros establecimientos de comercio localizados en la misma ubicación geográfica por lo que, no se le puede impedir a terceros su uso para identificar servicios o productos. En el curso de la audiencia prevista en el artículo 327 de la Codificación Procesal Civil, reiteró que el uso del nombre comercial +House Caujaral se remonta al año 2016 para identificar un proyecto inmobiliario y para el 2018 ya contaba con un amplio conocimiento en el público pues en esa época se concretaron las primeras ventas de las unidades ofertadas, esto es, antes de la solicitud del registro marcario efectuada por la promotora de la acción. 110013199001202133218 02. 8 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil Añadió que el vocablo Caujaral ha sido usado comúnmente para individualizar una zona geográfica ubicada en Puerto Colombia, Atlántico, es una expresión usada por las personas que ejercen una actividad comercial en tal lugar y por tanto la Superintendencia de Industria y Comercio se equivocó en la concesión de la marca en cabeza de la convocante, al estar incursa en una causal de irregistrabilidad absoluta, por ende, la comparación de los signos no puede partir en la integración o no de la expresión Caujaral y deberá centrarse en los elementos adicionales, en los que no existe riesgo de confusión porque la locución + House es empleada para evocar el origen empresarial de todos los proyectos inmobiliarios de propiedad de Entorna S.A.S. y solo se añade el nombre del sector donde se localizan.

En todo caso, los servicios ofertados no concurren en el mercado, pues la expresión +House Caujaral distingue el desarrollo de proyectos inmobiliarios que no corresponden a la actividad de la copropiedad Caujaral. 2. Por su parte, la promotora insistió en su disenso con la sentencia de primer grado únicamente en cuanto al no reconocimiento a su favor de perjuicios, aduciendo que se acogió a la indemnización prestablecida en los términos de los artículos 1° y 2° del Decreto 2264 de 2014 en concordancia con los artículos 2.2.2.21.1 y 2.2.2.21.2 Decreto 1074 de 2015, por lo que estaba exenta de demostrar el perjuicio y delega en el juez la facultad de estimarlo conforme a los parámetros normativos, siendo procedente su fijación atendiendo la declaración de la infracción marcaria.

En cuanto a los argumentos de la pasiva reforzados en audiencia en esta instancia, en ejercicio del derecho de réplica sostuvo que Caujaral no es una expresión de uso común, de ser así en su momento la solicitud de registro hubiese sido denegada. Alegó que los servicios ofertados por Entorna S.A.S. bajo la denominación +House Caujaral si guardan estrecha relación con la clase 36 de la Clasificación de Niza, para la cual fue concedida la marca de la demandante por lo que existe el riesgo de confusión. CONSIDERACIONES 1.

Con la presencia de los llamados presupuestos procesales de la acción y sin que se advierta la incursión en causal que pueda viciar de nulidad lo actuado, están dadas las 110013199001202133218 02. 9 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil condiciones para que esta Corporación decida de fondo la instancia. 2.

Preliminarmente se advierte que, como la sentencia fue apelada por los sujetos que conforman ambos extremos del litigio, a voces de lo señalado en el inciso 2° del artículo 328 de la Ley 1564 de 2012, esta Corporación “(…) resolverá sin limitaciones”. 3. Para emprender el estudio, no puede perderse de vista que las marcas corresponden a signos adoptados por empresarios para individualizar productos o servicios y asociarlos a un origen especifico, creando una identidad propia en el mercado y logrando diferenciarse de los competidores.

Por ello, el régimen marcario tiene como finalidad última: «… la de salvaguardar los intereses de los industriales y comerciantes que utilizan la marca como un instrumento de su quehacer económico para que extraños no obtengan provecho ilícito de la buena fama o prestigio de que aquélla goza; pero también, como se ha visto, proteger al público consumidor de las maniobras por quienes se aprovechan de su buena fe para engañarlo con productos o servicios de inferior calidad al ofrecido.»14 3.1.

Bajo ese marco conceptual, el principio registral consagrado en el artículo 154 de la Decisión Andina 486 de 2000 prevé que “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”, es decir que, el titular de una marca debidamente registrada está facultado para explotarla en exclusiva, lo que implica su uso, cesión o licenciamiento.

Igualmente, podrá impedir que terceros ejecuten actos asociados con la marca ya sea que se eleven solicitudes de registro de signos iguales o similares como también evitar la ejecución de actos relacionados con la marca sin consentimiento, incluyendo el uso no autorizado del signo por parte de terceros en relación con cualquier producto o servicio propiciando un riesgo de confusión o asociación. 3.2.

Con fundamento en el principio registral y el derecho de exclusividad, el artículo 155 de la norma comunitaria consagra la acción por infracción marcaria que reza: 14 Corte Constitucional. Sentencia C-228 del 25 de mayo de 1995. Magistrado Ponente: Antonio Barrera Carbonell. 110013199001202133218 02. 10 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil “El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (…) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;” 3.2.1. La causal trasuntada ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así: «2.26. Del Literal d) del Artículo 155 se infiere que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor con el titular de registro.

A continuación, se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones en el que el sujeto pasivo utiliza la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.

La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. Prevé una protección especial con relación al principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca no solo respecto de los productos o servicios idénticos o similares al que la marca distingue, sino también respecto de aquellos con los cuales existe conexión por razones de sustituibilidad, complementariedad, razonabilidad, entre otros. b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la 110013199001202133218 02. 11 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. c) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que, si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada y pretende distinguir además productos o servicios idénticos a los identificados por dicha marca, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto, se debe presentar una doble identidad, vale decir que los signos como los productos o servicios que identifican deben ser exactamente iguales.»15. 3.3.

Así, para emprender las acciones tendientes a impedir o hacer cesar las conductas descritas es menester que el activante sea titular de la marca cuya protección se pretende. 3.3.1. En el sub examine, Urbanización Privada Lomas de Caujaral Unidad Inmobiliaria Cerrada acreditó ser titular de la marca mixta “Caujaral”16, registrada bajo el certificado 639344, para los servicios de las clases 3517, 3618, 4119 y 4320, de la versión 11 de la Clasificación de Niza, cuya representación gráfica es: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 524-IP-2018, de 18 de junio de 2020, Magistrado Ponente Gustavo García Brito. 16 Certificado visible a folios 73 y 75, PRESENTACIÓN DEMANDA.pdf. 007 PRESENTACIÓN DEMANDA. 21-33218 TRIBUNAL.

Anexos. 01PrimeraInstancia. SuperintendenciaDeIndustria&Comercio. 17 35: ADMINISTRACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE BIENES DE CONSTRUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS, GESTIÓN DE NEGOCIOS COMERCIALES DE CONSTRUCCIONES, URBANIZACIONES, PARCELACIONES, EDIFICIOS Y DE CENTROS COMERCIALES, ADQUISICIÓN, ENAJENACIÓN, EXPLOTACIONES DEL SECTOR INMOBILIARIO, ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS COMERCIALES, ADMINISTRACIÓN DE VENTAS DE BIENES INMUEBLES, ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS, SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN COMERCIAL, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS COMERCIALES, SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN COMERCIAL Y DE CONSULTORÍA EN NEGOCIOS. 18 36: SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES RELACIONADOS CON URBANIZACIONES, ALQUILER DE APARTAMENTOS EN URBANIZACIONES, SERVICIOS DE INVERSIÓN EN BIENES INMUEBLES URBANOS Y RURALES, COMPRA, VENTA, PERMUTA Y NEGOCIACIÓN DE INMUEBLES, ALQUILES DE INMUEBLES, PERITAZGO DE INMUEBLES, ASESORÍA Y CONTRATOS DE BIENES INMUEBLES, ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS DE VIVIENDAS, ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS, ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA DE PROPIEDADES INMOBILIARIAS, ADMINISTRACIÓN DE BIENES RAÍCES Y VIVIENDAS, SERVICIOS INMOBILIARIOS RELACIONADOS ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS. 19 41: CELEBRACIÓN DE EVENTOS EN VIVO, CELEBRACIÓN DE EVENTOS RECREATIVOS, ORGANIZACIÓN DE EVENTOS MUSICALES EN DIRECTO, SERVICIOS DE DISC-JOCKEY PARA FIESTAS Y EVENTOS ESPECIALES, ORGANIZACIÓN DE FIESTAS Y RECEPCIONES, PLANIFICACIÓN Y CELEBRACIÓN DE FIESTAS [ENTRETENIMIENTO], SERVICIOS DE MAESTRO DE CEREMONIAS PARA FIESTAS Y EVENTOS ESPECIALES, CLUB, ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, EVENTOS, CAPACITACIONES, SEMINARIOS, FORMACIÓN. EDUCACIÓN 20 43: AGENCIAS DE ALOJAMIENTO, ALOJAMIENTO EN HOTELES, ALOJAMIENTO TEMPORAL, ALQUILER DE ALOJAMIENTO TEMPORAL, BARES [PUBS], CAFÉS, CATERING PARA EL SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, HOTELES DE ALOJAMIENTO PROLONGADO, ORGANIZACIÓN DE ALOJAMIENTO TEMPORAL, PREPARACIÓN DE COMIDAS, PREPARACIÓN DE COMIDAS Y BEBIDAS, PREPARACIÓN DE COMIDAS Y BEBIDAS DE CONSUMO INMEDIATO, PREPARACIÓN Y SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS PARA CONSUMIR IN SITU O PARA LLEVAR, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE BARES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RESTAURANTE, PUESTA A DISPOSICIÓN DE ALOJAMIENTOS TEMPORALES, RESERVA DE ALOJAMIENTO EN HOTELES, RESERVA DE ALOJAMIENTOS TEMPORALES POR INTERNET, RESERVA DE ALOJAMIENTO TEMPORAL, RESERVA DE ALOJAMIENTO TEMPORAL EN HOTELES Y PENSIONES, RESERVA DE HABITACIONES DE HOTEL PARA VIAJEROS, RESERVA DE HABITACIONES PARA VIAJEROS, RESERVA DE HOTELES, RESERVA Y ALQUILER DE 15 110013199001202133218 02. 12 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil Sin mayores elucubraciones se concluye que el demandante se encuentra legitimado por activa para exigir la protección del uso exclusivo del signo citado para los servicios que fue registrado, promoviendo directamente la acción que aquí nos ocupa. 4.

Esclarecido lo anterior, advierte la Sala de Decisión que no existe discusión en cuanto a que la sociedad convocada ha usado la palabra Caujaral al incorporarla en la expresión MasHouse Caujaral o +House Caujaral pues así lo manifestó al contestar el libelo genitor21: 13 No obstante, arguye Entorna S.A.S. que la denominación en comento la ha empleado desde el año 2016 a título de nombre comercial con antelación al registro marcario por lo que no corresponde a un aprovechamiento de la reputación de la marca sino obedece a una variación del signo +HOUSE; por lo que se hace necesario determinar (i) la existencia del nombre comercial +House Caujaral o MasHouse Caujaral, (ii) si el uso del signo distintivo por parte de la demandada infringen los derechos de propiedad industrial de la accionante respecto de la marca mixta Caujaral. 4.1.

Para abordar, los problemas jurídicos acotados en primer lugar, memórese que el artículo 190 de la Decisión Andina 486 de 2000 definió el nombre comercial como “…cualquier signo que identifique a una actividad económica, a ALOJAMIENTOS, RESTAURANTES DE AUTOSERVICIO, SERVICIO DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES Y BARES, SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN HOTELES, SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS CON DESAYUNO, SERVICIOS DE BARES DE CAFÉ Y TÉ, SERVICIOS DE BARES Y RESTAURANTES. 21 Folio 124, CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.pdf. 018 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 21-33218 TRIBUNAL.

Anexo. 01PrimeraInstancia. SuperintendenciaDeIndustria&Comercio. 11001319900120213321802. 110013199001202133218 02. República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil una empresa, o a un establecimiento mercantil”, por ser independiente de la razón social o denominaciones, permitiendo su coexistencia. Por su parte el artículo 191 ejusdem dispone: «Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa». 4.2.

Acerca del conflicto derivado del uso de un nombre comercial frente a una marca registrada, ha dicho la jurisprudencia del Tribunal Andino, en decisión 231-IP2021, con fuerza de acto aclarado: «(…) el signo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica) en el mercado. No es el nombre, razón o denominación social del empresario.

Es más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad comercial del empresario. Y es que el nombre comercial da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros agentes económicos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento.

(…) [2.9.] La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País Miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. [2.10] Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. [2.11] Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero sí que se presenten pruebas que acrediten el uso del mismo desde esa fecha en el mercado, 110013199001202133218 02. 14 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil debiendo ser real y efectivo, considerando los productos y servicios que distinguen el signo. (…) [3.8] El registro de una marca confiere protección a este signo distintivo en todo el territorio del País Miembro, aunque sea usado solo en una fracción de dicho territorio. [3.9] El nombre comercial se protege por su uso y la Decisión 486 no establece si dicha protección es a nivel nacional o solo en el ámbito territorial de difusión, influencia o conocimiento del nombre comercial.

Si el nombre comercial se registra no habría discusión alguna de que se protección tendría que ser, igual que la marca registrada, en todo el territorio del País Miembro. [3.10] En párrafos anteriores, se explica lo referido al ámbito de protección territorial del nombre comercial no registrado y además se establecen los criterios aplicables al conflicto entre un nombre comercial no registrado y una marca registrada.

A partir de dichos criterios es posible extraer las siguientes conclusiones: a) Si el registro de una marca se obtiene de buena fe en el sentido de que su titular (y también la autoridad de propiedad industrial) desconocía la existencia del uso previo de un nombre comercial no registrado susceptible de generar riesgo de confusión con la referida marca, debido a que dicho nombre comercial no era conocido en todo o en un gran porcentaje del ámbito del territorio de un País Miembro (alcance nacional), sino solo a nivel local o incluso menos (por ejemplo, un barrio), el referido nombre comercial -pese a que su uso fue antes del registro de la marca- no puede anular el mencionado registro marcario. b) Por el contrario, el titular de un nombre comercial no registrado acredita que su difusión, influencia o conocimiento de alcance nacional puede oponerse a la solicitud de registro, de una marca idéntica o similar (capaz de generar riesgo de confusión) al nombre comercial, debido a la ausencia de buena fe del titular de la marca, quien conocía de la existencia previa del mencionado nombre comercial.

Dicho en otros términos, el titular de un nombre comercial usado con anterioridad a la solicitud y registro de una marca idéntica o similar, si acredita que el uso del referido nombre comercial es de alcance nacional, puede oponerse al registro de dicha marca así como solicitar la nulidad del registro ya otorgado. c) Un nombre comercial y una marca registrada pueden coexistir si los titulares respectivos se encuentran operando en 110013199001202133218 02. 15 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil ámbitos geográficos distintos y no hay riesgo de confusión entre ambos signos distintivos.

En caso de expansión territorial de las respectivas actividades económicas, los mencionados titulares pueden suscribir un acuerdo de coexistencia, el cual debe prever la inclusión de cláusulas que permitan diferenciar claramente los signos en conflicto» 22. 4.3. A efectos de demostrar el uso del nombre comercial +HOUSE CAUJARAL o MASHOUSE CAUJARAL, Entorna S.A.S. aportó los siguientes medios suasorios: (i) Veintidós documentos contentivos de las cartas instrucciones del fideicomiso Mashouse Caujaral asociados al proyecto inmobiliario homónimo23; a través de los cuales los encargantes aceptaron el contenido del contrato de fiducia mercantil de administración inmobiliaria, suscritos el 15 de abril de 2019 y entre el 24 de junio al 9 de octubre de 2020.

Empero, dichas documentales dan cuenta de la existencia de un proyecto urbanístico, el valor de los aportes, el cronograma para la adquisición de apartamentos y las condiciones de desarrollo del proyecto de cuestión. (ii) Documento titulado “Informe uso de la marca +House Caujaral en publicaciones y/o contenidos”24 en el que se relacionaron enlaces de páginas web que remiten al portal de +House, y los hipervínculos para acceder a un Liver Webinar, información del citado proyecto inmobiliario como la ubicación, referencias de precio, espacios comunes, datos de contacto para la compra de los apartamentos, relación de las pautas publicitarias y gastos generados, perfiles de las redes sociales del perfil @mashousecaujaral y @mashouse, fichas contentivas del webinar de lanzamiento con ELTIEMPO.COM y El Heraldo junto con las notas de su lanzamiento.

(iii) Informe nombrado “Reconocimiento de factores que se asocian a la marca Caujaral”25, elaborado el 11 de noviembre de 2020 por el Equipo Inpsicon Ltda., cuyos objetivos26 fueron: 22 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 231-IP-2021 de 6 de octubre de 2023. Magistrado Ponente Hugo R. Gómez Apac. 23 Folios 18 a 82, 599 a 752, 869 a 878 y 1543 1553 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.pdf. 018 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 21-33218 TRIBUNAL.

Anexo. 01PrimeraInstancia. SuperintendenciaDeIndustria&Comercio. 11001319900120213321802. 24 Folios 500 a 597, CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.pdf. 018 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 21-33218 TRIBUNAL. Anexo. 01PrimeraInstancia. SuperintendenciaDeIndustria&Comercio. 11001319900120213321802. 25 Folios 754 a 767, CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.pdf. 018 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 21-33218 TRIBUNAL.

Anexo. 01PrimeraInstancia. SuperintendenciaDeIndustria&Comercio. 11001319900120213321802. 26 Folio 758, CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.pdf. 018 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 21-33218 TRIBUNAL. Anexo. 01PrimeraInstancia. SuperintendenciaDeIndustria&Comercio. 11001319900120213321802. 110013199001202133218 02. 16 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil Entre el 4 al 9 de noviembre de 2020, la entidad realizó una investigación cuantitativa de tipo exploratoria y carácter descriptivo, por lo que encuestó a 153 personas residentes del estrato 3 a 5 en la ciudad de Barranquilla (Atlántico) y a la pregunta27: 17 4.3.1.

De las probanzas descritas se colige la existencia del proyecto urbanístico nombrado Mas House Caujaral y el despliegue promocional por diferentes medios, sin que pueda ubicarse en un marco temporal exacto en el que se haya usado de forma efectiva, real y continua el nombre comercial. Y pese a que las referidas cartas muestran la estructura contractual y financiera del proyecto inmobiliario ello no es suficiente para determinar que el signo +HouseCaujaral o 27 Folio 764, CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.pdf. 018 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 21-33218 TRIBUNAL.

Anexo. 01PrimeraInstancia. SuperintendenciaDeIndustria&Comercio. 11001319900120213321802. 110013199001202133218 02. República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil Mashouse Caujaral se haya usado como un elemento identificador distintivo del empresario, es decir de Entorna S.A.S., en la creación de las relaciones comerciales con terceros. 4.3.2.

Por otro lado, si bien el informe de uso del signo distintivo da cuenta de campañas publicitarias, actos de lanzamiento y la presencia en redes sociales bajo esa denominación, no se puede establecer el interregno prolongado en el que se llevaron a cabo los actos publicitarios como tampoco que los consumidores distingan a la demandada y la asocien a una actividad comercial especifica con la expresión Mashouse Caujaral.

Y aun cuando se arrimaron pantallazos de artículos de prensa como “Conozca las Ventajas de Invertir en +House Caujaral”28, “+House Caujaral, un proyecto arquitectónico fascinante”29, “+HouseCaujaral, un proyecto arquitectónico fascinante”30 y “+House, una constructora que celebra 10 años en Colombia”31, los mismos resultan ilegibles imposibilitándose reconocer la forma en que se asocia la fuente empresarial específica, ya que a simple vista se conecta únicamente como un desarrollo inmobiliario en concreto. 4.3.3.

El informe de reconocimiento de marca es contentivo de un estudio de percepción del público sobre la locución “Caujaral”, mas no demuestra el carácter distintivo de tal expresión como nombre comercial del demandado; porque no se acreditó el uso efectivo, continuo y previo del signo con antelación a la concesión de la marca que se acusa como infringida, es decir, antes del 15 de septiembre de 2020.

Asimismo, no fue posible delimitar la fecha del primer uso de la expresión como nombre comercial y a pesar de que se publicitó que el lanzamiento del proyecto sería para julio de 2020 y que la primera carta de instrucciones del fideicomiso se suscribió en abril de 2019, tales circunstancias no resultan suficientes para tener certeza que, desde ese momento, la sociedad accionada comenzó a identificarse comercialmente bajo la denominación +House Caujaral; pues Folios 573 a 574, CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.pdf. 018 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 21-33218 TRIBUNAL.

Anexo. 01PrimeraInstancia. SuperintendenciaDeIndustria&Comercio. 11001319900120213321802. 29 Folio 575, CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.pdf. 018 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 21-33218 TRIBUNAL. Anexo. 01PrimeraInstancia. SuperintendenciaDeIndustria&Comercio. 11001319900120213321802. 30 Folio 577 a 578, CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.pdf. 018 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 21-33218 TRIBUNAL.

Anexo. 01PrimeraInstancia. SuperintendenciaDeIndustria&Comercio. 11001319900120213321802. 31 Folio 576, CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.pdf. 018 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 21-33218 TRIBUNAL. Anexo. 01PrimeraInstancia. SuperintendenciaDeIndustria&Comercio. 11001319900120213321802. 28 110013199001202133218 02. 18 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil no fue arrimada probanza alguna en el que se consignara el instante en el que se configuró el primer uso y a pesar de que la apelante argumentó que tal proyecto fue incorporado en el Plan de Ordenamiento Básico Territorial de Puerto Colombia (Atlántico) este no fue aportado al dossier para corroborar tal información. 4.4.

El declarante Juan David Ossa Bocanegra, explicó que a los proyectos inmobiliarios desarrollados por Entorna S.A.S., los bautizaban con la expresión + House seguidos del lugar de su ubicación, en palabras del deponente: «siempre nuestros proyectos se denominaban, se formaba el nombre de los proyectos, se formaban con la palabra + House, era nuestra marca registrada, y el el apellido, por así decirlo del proyecto lo conformaba el nombre de la zona donde se construía. Entonces nosotros en Barranquilla construimos + House Tabor.

Estaba ubicada en el barrio Tabor, + House Los Andes, + House Nuevo Horizonte, si, y es por ese estilo entonces, cuando cuando bautizamos el proyecto desde el 2016 como + House Caujaral era simplemente la consecuencia normal de nuestro, de nuestro normal proceder, no, nunca se hizo para tratar de de, de, de ganar ningún tipo de reputación que pudiera tener la urbanización, sino para darle a conocer a los clientes la ubicación geográfica32 (…) «siempre estuvo el nombre formado por esas dos palabras, la palabra +House, que viene registrada desde el 2014, y como apellido, la zona o el barrio como era conocido en la ciudad como era conocido en la ciudad, para que eso permitiera una fácil ubicación de los clientes, entonces así se hizo»33 De lo antelado, es claro que Caujaral no constituía entonces el nombre comercial de la demandada, entendido como el signo que identifica su actividad económica; lo que emerge como elemento distintivo es la expresión +House empleada por Entorna S.A.S. para identificar sus proyectos inmobiliarios y, por ende, Caujaral resulta ser una partícula accesoria sobre la que no recae el carácter distintivo del supuesto nombre comercial, pues, con base en las aseveraciones transcritas su incorporación solo tenía como propósito identificar la localización del proyecto mas no distinguir al comerciante o los servicios por este ofertados. 4.5.

En ese contexto, no se probó cabalmente por la pasiva el uso efectivo, constante y distintivo de la expresión +House Caujaral (y concretamente esta última palabra) como Récord: 22:55 a 11001319900120213321802. 33 Récord: 29:59 a 11001319900120213321802. 32 110013199001202133218 02. 23:50, 26AudienciaArt327.mp4. CuadernoTribunal. 24:17, 26AudienciaArt327.mp4.

CuadernoTribunal. 19 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil nombre comercial, que tal locución haya sido empleada para identificar y diferenciar a la sociedad demandada en el comercio previo al registro marcario y que tal situación se mantuvo en el tiempo, por lo que no se acreditaron los requisitos jurídicos para considerar que deba otorgarse protección a la dicha expresión como nombre comercial de Entorna S.A.S., y su mera referencia en documentos internos, publicaciones digitales o estudios de percepción no resulta suficiente para conferirle la mentada categoría. 4.6.

Por lo demás, contrario a lo argüido por la sociedad demandada dentro del plenario no obra probanza alguna que dé cuenta de la existencia del depósito del nombre comercial + House Caujaral o Mashouse Caujaral; pues una vez escrutadas las documentales adosadas al expediente digital únicamente se avizoran34 los certificados de registro 566120 y 566121 relacionados a las marcas +House y +H, respectivamente, de propiedad de Desarrolladora Caribe S.A.S. y cuyo uso exclusivo, de acuerdo con lo allí contenido recae únicamente en el titular de los signos, de modo que no se puede colegir que dicha expresión con el añadido Caujaral es una variación de un signo previamente constituido para identificar a la convocada.

Lejos de ello, los signos fueron concedidos para distinguir los servicios comprendidos en las clases 35, 36, 37 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de un tercero, lo que impide derivar de manera automática una relación jurídica o comercial entre los signos previamente protegidos y la expresión en cuestión. Y si bien Desarrolladora Caribe S.A.S. se encuentra en situación de control con Entorna S.A.S., siendo esta última la sociedad matriz35, tal circunstancia no constituye, por sí sola, prueba suficiente para extender la protección de los signos registrados a expresiones distintas que no han sido debidamente acreditadas como nombres comerciales en los términos exigidos por la normativa vigente. 5.

Ante la inexistencia de un nombre comercial, procede la Sala de Decisión a estudiar si se configuró la infracción contenida en el literal c) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, evidenciándose que le asiste razón al a quo en que Folios 74 y 75, RESPUESTA A REQUERIMIENTO INTERNO A SIGNOS.pdf, 062 RESPUESTA A REQUERIMIENTO INTERNO A SIGNOS DISTINTIVOS. 21-33218 TRIBUNAL.

Anexo. 01PrimeraInstancia. SuperintendenciaDeIndustria&Comercio. 11001319900120213321802. 35 Situación que se encuentra acreditada a folio 7 del Certificado de Existencia y Representación legal de Desarrolladora Caribe S.A.S., visible a folios 35 a 43, RESPUESTA A REQUERIMIENTO INTERNO A SIGNOS.pdf, 062 RESPUESTA A REQUERIMIENTO INTERNO A SIGNOS DISTINTIVOS. 21-33218 TRIBUNAL.

Anexo. 01PrimeraInstancia. SuperintendenciaDeIndustria&Comercio. 11001319900120213321802. 34 110013199001202133218 02. 20 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil el demandado ha empleado y reproducido la palabra Caujaral para identificar la construcción, promoción y venta de un proyecto inmobiliario presentando similitudes significativas, no solo en sus componentes fonéticos, ortográficos y visuales sino también con respecto a servicios al compartir el mercado. 5.1.

Junto con el libelo introductor fueron adosados cuatro videos publicitarios36 de un proyecto inmobiliario nombrado “+House Caujaral”, fotografías de vallas en las que se incorporó37: 21 Sumado a ello, como se relacionó en precedencia, la misma demandada aseveró hacer uso de la expresión “+House 36 Visibles en la carpeta: PRESENTACIÓN DEMANDA.pdf. 007 PRESENTACIÓN DEMANDA. 21-33218 TRIBUNAL.

Anexos. 01PrimeraInstancia. SuperintendenciaDeIndustria&Comercio. 11001319900120213321802. 37 Folio 45, PRESENTACIÓN DEMANDA.pdf. 007 PRESENTACIÓN DEMANDA. 21-33218 TRIBUNAL. Anexos. 01PrimeraInstancia. SuperintendenciaDeIndustria&Comercio. 11001319900120213321802. 110013199001202133218 02. República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil Caujaral” para identificar el proyecto inmobiliario, tal y como se consignó en el numeral 4° ut supra. 5.2.

Con el objetivo de realizar el examen comparativo siguiendo los criterios de la jurisprudencia comunitaria, es menester confrontar la marca registrada y el signo empleado por la demandada para hacer alusión al proyecto urbanístico pluricitado así: MARCA REGISTRADA SIGNO INFRACTOR Los signos enfrentados tienen una naturaleza mixta y de acuerdo a la disposición en el arte y el tamaño el elemento dominante es el denominativo al ser el de mayor recordación de modo que la evaluación se hará confrontando las expresiones Caujaral versus +House Caujaral. 5.2.

Como se observa ambas denominaciones incorporan la palabra CAUJARAL, término que es idéntico al estar integrado por 8 letras ubicados en el mismo orden emitiendo una impresión, igual en ambos casos al ser una reproducción exacta ortográfica y fonética del vocablo. Respecto al ítem conceptual, la partícula común carece de significado en la lengua española, ya que al hacer la búsqueda en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua38 no se obtuvo ningún resultado por lo que se presenta como una locución fantasiosa con suficiente carácter distintivo creando en el consumidor promedio la idea de las urbanizaciones ubicadas en el “…kilómetro 9, antigua carretera Puerto Colombia, en el sector denominado Sabanilla Montecarmelo”39 del municipio de Puerto Colombia, Atlántico.

Y es que al cuestionársele a la administradora de la copropiedad demandante el origen del vocablo40 sostuvo: «Cuando el urbanizador inicial, era el señor Karl C. Parrish, visionó un club con una urbanización, creó el club Caujaral tomando como 38 Visible en el link: https://dle.rae.es/caujaral 39 Récord: 11:36 a 11:42, 21033218—0005300001.mp4. 030 AUDIENCIA NO. 926 10-05-22. 21-33218 TRIBUNAL.

Anexo. 01PrimeraInstancia. SuperintendenciaDeIndustria&Comercio. 11001319900120213321802. 40 Récord: 9:02 a 9:11, 21033218—0005300001.mp4. 030 AUDIENCIA NO. 926 10-05-22. 2133218 TRIBUNAL. Anexo. 01PrimeraInstancia. SuperintendenciaDeIndustria&Comercio. 11001319900120213321802. 110013199001202133218 02. 22 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil nombre el del lago interno, había dentro de la urbanización. Posteriormente, en el 2005 la urbanización se constituyó como propiedad horizontal retomando nuevamente el nombre del club y del lago interno que había aquí en el Caujaral»41.

Además, al indagársele sobre la zona en dónde se ubica la urbanización cerrada reiteró42: «Sabanilla Montecarmelo es, como dije anteriormente, está ubicada en el municipio de Puerto Colombia, [inaudible] desarrollando en estos momentos tiene una gran zona de humedales y de protección, una zona protegida ambientalmente porque es de una riqueza incalculable.

Estamos en un en una zona que se, que, se denomina selva tropical, donde hay variedad de árboles, variedad de aves, variedad de especies. Donde creo que, donde creo que el único municipio de de del Atlántico con un estrato 6 alto es Puerto Colombia, gracias a la Urbanización Caujaral, es el único municipio, los demás municipios no creo que tengan el, un estrato seis alto como lo tiene Puerto Colombia gracias a la Urbanización Caujaral»43 Y más adelante, a la pregunta: ¿Usted dijo que Lomas de Caujaral es un seis, un estrato seis superior, qué quiere decir con eso?38 contestó: “que todos los servicios de la copropiedad, los estándares de calidad de vida de las las viviendas que se desarrollan dentro de Caujaral son de un nivel muy alto.

Incluso, incluso el el catastro este año tuvo un incremento altísimo por por el estrato en que se tiene, no sé qué pasa con con el el el proyecto de frente, si también tuvieron ese incremento, si también son considerados estratos 6 altos”44. A lo anterior se suma que verificada la Escritura Pública 2643 del 6 de septiembre de 2005 otorgada en la Notaría Séptima del Círculo de Barranquilla48, la demandante se sometió al régimen de propiedad horizontal añadiéndole a su nombre la expresión Caujaral, es decir que la copropiedad se ha identificado bajo dicha designación desde mucho antes que se impulsara el proyecto inmobiliario promovido por Entorna S.A.S. que, de acuerdo a su propio dicho, inicio en el 2016, es decir, más de diez años después de que la urbanización cerrada empleara Caujaral para singularizar los servicios de administración y comercialización de bienes inmuebles, caracterizados por ofertar una calidad de vida Récord: 9:13 a 9:41, 21033218—0005300001.mp4. 030 AUDIENCIA NO. 926 10-05-22. 2133218 TRIBUNAL.

Anexo. 01PrimeraInstancia. SuperintendenciaDeIndustria&Comercio. 11001319900120213321802. 42 Récord: 20:36 a 21:45, 21033218—0005300001.mp4. 030 AUDIENCIA NO. 926 10-0522. 21-33218 TRIBUNAL. Anexo. 01PrimeraInstancia. SuperintendenciaDeIndustria&Comercio. 11001319900120213321802. 43 Récord: 20:43 a 21:45, 21033218—0005300001.mp4. 030 AUDIENCIA NO. 926 10-0522. 21-33218 TRIBUNAL.

Anexo. 01PrimeraInstancia. SuperintendenciaDeIndustria&Comercio. 11001319900120213321802 44 Récord: 43:30 a 44:09, 21033218—0005300001.mp4. 030 AUDIENCIA NO. 926 10-0522. 21-33218 TRIBUNAL. Anexo. 01PrimeraInstancia. SuperintendenciaDeIndustria&Comercio. 11001319900120213321802. 41 110013199001202133218 02. 23 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil asociado a un estrato seis y relacionarlos directamente con un origen empresarial concreto y si bien solo para el 2020 la activante obtuvo el registro marcario ello no desvirtúa el uso previo del signo, el cual permitió la consolidación de un prestigio en favor de la copropiedad. 5.3.

En ese sentido, la urbanización y el centro social conforman un conjunto planificado en el área de Sabanilla Montecarmelo, cuya extensión territorial abarca incluso un cuerpo de agua de uso privado bautizado Caujaral y es gracias a este que tanto la propiedad horizontal como el club emplean la disputada expresión en su denominación. Empero, la expresión precitada no corresponde a la nomenclatura oficial del suelo donde se erige la demandante, ni representa para el destinatario medio, la totalidad del espacio físico en el que está enclavado, únicamente evoca el sector en el que se localizan las edificaciones residenciales y las instalaciones recreativas referidas, concebidas como una unidad arquitectónica.

Tal percepción se reafirma al examinar el mapa, al cual se tiene acceso a través del enlace incluido en el escrito de demanda45, identificándose que la zona territorial se llama Sabanilla Montecarmelo adscrita a la municipalidad de Puerto Colombia, Atlántico, y es allí donde se localiza la Urbanización Privada Lomas de Caujaral Unidad Inmobiliaria Cerrada y el Club Lagos de Caujaral; como pasa a ilustrarse: Folio 26, SUBSANACIÓN DEMANDA.pdf. 012 SUBSANACIÓN DEMANDA. 21-33218 TRIBUNAL.

Anexo. 01PrimeraInstancia. SuperintendenciaDeIndustria&Comercio. 11001319900120213321802. 45 110013199001202133218 02. 24 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil Adicionalmente, se evidencia que el acceso tanto al club social como a la urbanización activante es el mismo y al transitar la Carrera 51 B se observa una señalización que marca con claridad el ingreso a dichos sitios; este aviso, lejos de constituir una simple indicación vial de carácter general, presenta una elaboración gráfica particular que revela la intencionalidad de comunicar al observador, el inicio del espacio urbanizado Caujaral que abarca todo el entorno físico donde se desarrollan las estructuras mencionadas, tal y como quedó registrado en el récord: 0:46, del video 21033218—0000900004.mp4 así46: 25 El referido letrero al ubicarse sobre una vía pública y ser percibido cotidianamente consolidó en la mente del público una asociación directa entre la expresión Caujaral y la zona en que se erige el complejo inmobiliario, reforzando así la función distintiva del vocablo utilizado por la demandante para distinguirlo sin que ello, signifique que toda la zona geográfica que se extiende más allá de los límites de la copropiedad y el pluricitado club social, se identifique de tal forma.

Ubicado en la carpeta 007 PRESENTACIÓN DEMANDA. 21-33218 TRIBUNAL. Anexo. 01PrimeraInstancia. SuperintendenciaDeIndustria&Comercio. 11001319900120213321802. 46 110013199001202133218 02. República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil 5.4. A pesar de que la sociedad demandada en repetidas ocasiones adujó la existencia de otros establecimientos de comercio localizados en los alrededores de la urbanización demandante que incorporaron el vocablo Caujaral; de las probanzas arrimadas al legajo no se infiere tal situación. 5.4.1.

Si bien es cierto el único testigo, el señor Juan David Ossa Bocanegra, quien entre el año 2012 a octubre de 2023 fungió como asesor jurídico de la sociedad Entorna S.A.S.47, a la pregunta ¿Qué es Caujaral?48 afirmó que era una zona geográfica ubicada en Puerto Colombia, Atlántico, no lo es menos que al explicar qué tipo de zona es aseveró que Caujaral se encuentra pasando el sector de las universidades sobre la carrera 51 B en la que “…se construyó un club, club social que se denomina Caujaral, o siempre lo conocí como Club del Caujaral y pues está la urbanización que está entremezclada con el club.

Sí, pero es una zona geográfica realmente”49, coincidiendo con las especificaciones del lugar al que se circunscribe únicamente tanto el club social como la urbanizadora convocante, infiriéndose que esa supuesta zona geográfica, no se extiende más allá de las edificaciones y los predios que comprenden en si misma el centro de entretenimiento cultural y deportivo y la propiedad horizontal.

Por otro lado, al formularle la pregunta al señor Ossa Bocanegra si en tal ubicación existían negocios, empresas, estaciones de servicio que usen el vocablo Caujaral45 manifestó: «sí, ahí junto al lote nuestro [al lote Mashouse Caujaral o +House Caujaral] está un lote donde funciona una estación de servicio que creo que se llama Caujaral, sí, o es conocida como la estación de servicio de Caujaral y creo que ahí está ubicado la Secretaría de de Hacienda, perdón, de Tránsito de Puerto Colombia.

Ahí, hay dos estaciones de servicio, una de ellas es conocida como Caujaral y están ahí colindantes con el lote, las separa realmente un brazo del Arroyo. Si. están, están porque ahí tenemos la estación Caujaral. Y al otro lado tenemos la estación, lo que es una, es una Petromil, si no estoy mal que eso es una marca de estación de servicio, es muy conocida en la costa, tal vez aquí en Bogotá no, no, no, no tengamos ninguna, pero, pero, pero es ahí Petromil Caujaral, Ecos Caujaral si no estoy mal se llama la la estación y así es conocida, pues tiene Récord: 9:11 a 11:35, 26AudienciaArt327.mp4. 11001319900120213321802. 48 Récord: 26:22 a 26:29, 26AudienciaArt327.mp4. 11001319900120213321802. 49 Récord: 28:19 a 28:37, 26AudienciaArt327.mp4. 11001319900120213321802. 47 110013199001202133218 02.

CuadernoTribunal. CuadernoTribunal. CuadernoTribunal. 26 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil todo un desarrollo comercial, ahí hay un restaurante, tiene locales, creo que tiene un centro de diagnóstico »50. Empero, al contrastar las aseveraciones trasuntadas con el mapa insertado en precedencia, se avizora que la estación de servicio PRETROMIL Caujaral a la que hace alusión el deponente, se localiza en un sector alejado del perímetro que comprende la urbanización y el club; de hecho, tal estación de servicios se sitúa en el límite con el casco urbano de Barranquilla.

Sumado a ello, tampoco se vislumbra otro establecimiento de comercio que adicione el vocablo en cuestión, hecho que se puede corroborar al consultar en el buscador de mapas Google Maps47, y es que la estación de gasolina más cercana de MasHouse Caujaral se llama Primax Papiros, en donde efectivamente funciona la Secretaría de Tránsito a la que hizo mención el testigo, como se precisa a continuación: 27 5.5.

Palmario es, entonces, que la parte demandada no logró acreditar que el término "Caujaral" constituya una denominación de uso generalizado, susceptible de identificar genéricamente una determinada región geográfica o para describir la misma ya que, de lo probado en el dossier se Récord: 52:42 a 11001319900120213321802. 50 110013199001202133218 02. 57:57, 26AudienciaArt327.mp4.

CuadernoTribunal. República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil desprende que tal vocablo ostenta un elevado grado de distintividad, pues permite singularizar el territorio en el que se localizan tanto a la Urbanización Privada Lomas de Caujaral Unidad Inmobiliaria Cerrada como el club denominado Lagos del Caujaral, conformando una unidad espacial claramente delimitada.

Es, pues, respecto de ese ámbito particular que el público consumidor asocia la denominación en disputa, y no frente a una extensión territorial más amplia, como lo sugirió la sociedad recurrente; por lo que no es dable colegir que la expresión Caujaral es de uso común. 5.5.1. Aunado a ello, memórese que el literal e) del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 imposibilitó el registro como marca de aquellos signos que consistan o describan la procedencia geográfica, “prohibición que radica en el hecho de que esa utilización produce en la mente del consumidor se asocie el signo con una determinada localidad o zona geográfica”51; para que se configure dicha prohibición, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que deben concurrir los siguientes presupuestos: “ i. Que el signo consista en una indicación de procedencia o un símbolo que directa o indirectamente designe un lugar geográfico determinado. ii.

Que el lugar geográfico directa o indirectamente designado, se caracterice por la fabricación de los bienes respectivos, es decir, que exista un derecho vínculo entre el lugar geográfico y estos. iii. Que los bienes para los cuales ha sido solicitado el registro no tengan el origen o procedencia geográfica a la que el signo hace alusión. En definitiva, si un signo exclusivamente designa o describe un lugar de origen, sin que medien otros elementos que los puedan hacer distintivo, no es apto para ser registrado.»52 En armonía con lo expuesto, en su momento el artículo 86 de la Decisión 344 de 1993 consagraba “Cuando la marca conste de un nombre geográfico, no podrá comercializarse el producto sin indicarse en éste, en forma visible y claramente Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 194-IP-2020, de 15 de diciembre de 2020, Magistrado Ponente Gustavo García Brito. 52 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 194-IP-2020, de 15 de diciembre de 2020, Magistrado Ponente Gustavo García Brito. 51 110013199001202133218 02. 28 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil legible, el lugar de fabricación del producto” norma que fue reproducida en el artículo 160 de la Decisión 486 de 2000, vigente, cuyo propósito es proteger la indicación de procedencia de un producto pues exige que “…un signo que contenga un nombre geográfico deberá indicar al pie de ella, en forma visible y claramente legible, el lugar de fabricación del producto.

Por tanto, se debe considerar la debida aplicación de esta regla. De ser una denominación caprichosa o de fantasía, tal exigencia debe también cumplirse.”53 En ese sentido, no basta con que un signo añada una expresión que evoque o describa una zona geográfica para su prohibición, sino que se requiere que tal lugar tenga una estrecha relación con la fabricación o producción de un bien en particular; por lo que si el signo pretendido busca distinguir bienes que no tengan dicho origen, es decir, su producción no se origine en tal sitio geográfico y no cuente con más elementos que aporten un grado de distintividad deberá ser negada.

Ahora aplicado tal criterio en el asunto de marras, tales elementos no confluyen, pues tal y como se ha señalado Caujaral no hace mención a una ubicación geoespacial determinada, caracterizada por la producción de bienes que cuentan con unas singularidades en su elaboración; por el contrario, se trata de un nombre que se le dio a la unidad entre un conjunto residencial de casas y un club social y deportivo localizado en Sabanilla Montecarmelo, Puerto Colombia, sin que ello denote una indicación geográfica en los términos previstos por la Decisión 486 de 2000.

En consecuencia, el signo Caujaral no puede entenderse como una designación que aluda a un origen geográfico calificado, ni como un indicativo de procedencia que justifique su uso indiscriminado por parte de terceros. 5.6. Despejado que Caujaral es una expresión de uso común, vale la pena destacar que la demandante al haber logrado el registro de la marca mixta en cuestión obtuvo el derecho al uso exclusivo de todos y cada uno de los elementos que la componen y, por ende, está habilitada para prohibir o autorizar a terceros el uso total o parcial de tanto del componente gráfico como del denominativo; de modo que cualquier persona que desee usar la marca o alguno de sus componentes distintivos, como es el caso de la locución Caujaral, debe contar con la previa autorización de la titular Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 130-IP-2008, de 4 de febrero de 2009. 53 110013199001202133218 02. 29 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil de la marca, la demandante; circunstancia que para el caso que nos ocupa no ocurrió dando origen a la acción aquí estudiada.

En ese orden de ideas, no puede soslayarse el alcance de la decisión administrativa que concedió el registro de la marca, que goza de presunción de legalidad y fue expedida por el funcionario competente en la materia: Superintendencia de Industria y Comercio, autoridad nacional encargada del registro de la propiedad industrial, artículo 273 Decisión 486 de 2000.

Registro marcario que produce efectos jurídicos respecto de la totalidad del signo inscrito y, mientras se mantenga vigente, no es dable desconocer los derechos de él derivados y concedidos, al estar enmarcado en la presunción de legalidad propio de los actos administrativos y siendo suficiente para que el titular de la marca ejerza las acciones tendientes a preservar la exclusividad del uso del signo registrado.

En todo caso, si la sociedad Entorna S.A.S. consideraba que el registro de la marca mixta Caujaral contraviene lo dispuesto en los artículos 134 y 135 de la Decisión 486 de 2000 al pretenderse apropiarse en exclusiva de una palabra de uso común que identifica una zona geográfica y, por ende, la autoridad administrativa de propiedad industrial no debió acceder a su concesión, la demandada pudo hacer uso la acción de nulidad de registro prevista en el artículo 172 ejusdem y no aspirar a que por esta senda se efectué un examen sobre la legalidad del registro del signo pluricitado. 5.7.

Aun cuando, la expresión usada por Entorna S.A.S. inicia con el signo “+”, que se lee “más” continuado por el vocablo “House”, carecen de fuerza para soportar el carácter diferenciador con la marca registrada pues si bien, se trata de una palabra en inglés, su significado es de amplio conocimiento, al traducir casa, siendo, entonces, una locución evocativa de los servicios que se buscan distinguir como lo son las urbanizaciones residenciales por lo que en conjunto no aportan la aptitud distintiva suficiente para no ser asociado con la marca Caujaral, conclusión que se extiende al aspecto gráfico pues a pesar de no guardar relación uno con el otro al ser el de mayor recordación el elemento verbal, los consumidores no podrán desligar con las meras imágenes el origen empresarial, pues se podría entender que se trata de unos servicios distintos que comparten el origen empresarial. 110013199001202133218 02. 30 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil Conclusión que se extiende al aspecto gráfico pues a pesar de no guardar relación uno con el otro, porque en la marca Caujaral se agregó una montaña con una palmera, pájaros y la silueta de un cuerpo de agua haciendo alusión al entorno que rodea a la urbanización y, por su parte la figura usada por la demandada se presenta como un diseño fantasioso tales elementos resultan insuficientes para desvirtuar la asociación empresarial, en tanto que el elemento de mayor recordación es, por regla general, el verbal y los consumidores no podrán desligar con las meras imágenes el origen empresarial, máxime cuando el contexto en el que ambos signos se utilizan corresponde a servicios análogos o conexos dentro del mismo sector económico. 5.8.

Sumado a lo expuesto, los servicios ofertados por la demandada confluyen en el mercado con aquellos que se distinguen con la marca Caujaral para la clase 35 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza, como pasa a explicarse: 5.8.1. A la Urbanización Privada Lomas de Caujaral Unidad Inmobiliaria Cerrada se le concedió la marca para identificar, entre otros, los siguientes servicios: «35: ADMINISTRACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE BIENES DE CONSTRUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS, GESTIÓN DE NEGOCIOS COMERCIALES DE CONSTRUCCIONES, URBANIZACIONES, PARCELACIONES, EDIFICIOS Y DE CENTROS COMERCIALES, ADQUISICIÓN, ENAJENACIÓN, EXPLOTACIONES DEL SECTOR INMOBILIARIO, ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS COMERCIALES, ADMINISTRACIÓN DE VENTAS DE BIENES INMUEBLES, ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS, SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN COMERCIAL, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS COMERCIALES, SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN COMERCIAL Y DE CONSULTORÍA EN NEGOCIOS. 36: SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES RELACIONADOS CON URBANIZACIONES, ALQUILER DE APARTAMENTOS EN URBANIZACIONES, SERVICIOS DE INVERSIÓN EN BIENES INMUEBLES URBANOS Y RURALES, COMPRA, VENTA, PERMUTA Y NEGOCIACIÓN DE INMUEBLES, ALQUILES DE INMUEBLES, PERITAZGO DE INMUEBLES, ASESORÍA Y CONTRATOS DE BIENES INMUEBLES, ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS DE VIVIENDAS, ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS, ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA DE PROPIEDADES INMOBILIARIAS, ADMINISTRACIÓN DE BIENES RAÍCES Y VIVIENDAS, SERVICIOS INMOBILIARIOS RELACIONADOS ADMINISTRACIÓN DE 57 INVERSIONES INMOBILIARIAS.» 110013199001202133218 02. 31 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil 5.8.2.

Como quedó expuesto en precedencia, Entorna S.A.S. ha empelado el signo + HOUSE CAUJARAL para nominar un proyecto inmobiliario en Puerto Colombia, Atlántico, evidenciándose una conexidad competitiva comoquiera que ambos signos han sido usados en el mercado inmobiliario para comercializar bienes raíces, en especial aquellos ubicados en conjuntos o urbanizaciones cerradas y su respectiva administración, originándose en el consumidor promedio la idea que las unidades inmobiliarias del nuevo proyecto urbanístico titulado + HOUSE CAUJARAL cuenta con el mismo origen empresarial que la Urbanización Privada Lomas de Caujaral Unidad Inmobiliaria Cerrada, cuando ello no es así. 5.8.3.

Respecto de la solicitud54 de registro SD2020/0057466 para la marca +| HOUSE CAUJARAL que aspiraba la concesión para los servicios de la clase 36 «SERVICIOS DE SEGUROS; OPERACIONES FINANCIERAS; OPERACIONES MONETARIAS; NEGOCIOS INMOBILIARIOS.» si bien no se hace alusión explicita a los servicios de administración y comercialización de unidades mobiliarios o proyectos urbanísticos, si tiene como finalidad distinguir negocios inmobiliarios, los cuales abarcan cualquier tipo de operación comercial o financiera en dicho mercado, incluyendo la construcción y oferta de bienes inmuebles, infiriéndose la confluencia de los servicios. 5.8.4.

En ese orden de ideas, resulta evidente que los signos enfrentados no solo concurren en el mismo sector económico, sino que también buscan amparar servicios con un grado relevante de similitud funcional y destino comercial, lo que propicia una clara conexidad competitiva y aun cuando no coincidan de forma literal con los descritos en el registro concedido a la Urbanización Privada Lomas de Caujaral, sí se proyecta sobre un mismo núcleo económico de actividades, máxime cuando se despliegan en la misma zona, generando en el consumidor medio una inevitable asociación, comprometiéndose el derecho exclusivo derivado del registro marcario vigente, en tanto se configura un riesgo de confusión o asociación contraria a la función distintiva del signo protegido; máxime cuando no se advierte en forma visible y claramente legible la procedencia u origen empresarial del producto o servicio ofertado (artículo 160 de la Decisión 486 de 2000).

Folio 3, 36 SERVICIOS DE SEGUROS; OPERACIONES FINANCIERAS; OPERACIONES MONETARIAS; NEGOCIOS INMOBILIARIOS.pdf. 058 RESPUESTA A REQUERIMIENTO INTERNO DE SIGNOS DISTINTIVOS. 21-33218 TRIBUNAL. Anexos. 01PrimeraInstancia. SuperintendenciaDeIndustria&Comercio. 54 110013199001202133218 02. 32 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil Sumado a lo expuesto, los servicios ofertados por la demandada confluyen en el mercado con aquellos que se distinguen con la marca Caujaral al tratarse de la construcción de un proyecto urbanístico, con zonas verdes y cuyos potenciales clientes son aquellos que buscan una vivienda rodeada de naturaleza a las afueras de la ciudad y con proximidad a la capital del departamento del Atlántico, acentuándose el riesgo de asociación pues se podría asumir entre los signos existe un vínculo empresarial.

Contrario a lo alegado por la parte demandada, Caujaral no es una palabra de uso común o usual para identificar los servicios de construcción, urbanizaciones o venta de inmuebles; pues si bien es cierto en el sector de Puerto Colombia se hace alusión a la zona donde se ubica la urbanizadora demandante y el Club Lagos de Caujaral únicamente como Caujaral, no es menos cierto que tal distinción se refiere a estos dos establecimientos únicamente que guardan estrecha relación al estar integrados de acuerdo a lo informado por la administradora de la copropiedad demandante. 5.9.

En virtud de lo hasta aquí disertado, la parte demandada ha infringido la causal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, al utilizar y reproducir la expresión "Caujaral" sin contar con la debida autorización del titular del signo distintivo registrado. Dicha conducta desconoce el derecho exclusivo conferido por el registro marcario y genera un riesgo de confusión y asociación en el público consumidor, al inducir a la errónea percepción de un vínculo comercial o empresarial entre las partes.

En consecuencia, se configura una vulneración a las normas sobre propiedad industrial que protegen el uso exclusivo de la marca registrada. 6. Bajo ese derrotero, ahora lo que corresponde a este Cuerpo Colegiado es determinar sí la ocurrencia de esa infracción generó un daño que deba ser indemnizado, puesto que la activante en el acápite de pretensiones solicitó55: Folio 3, SUBSANACIÓN DEMANDApdf. 012 SUBSANACIÓN DEMANDA. 21-33218 TRIBUNAL.

Anexo. 01PrimeraInstancia. SuperintendenciaDeIndustria&Comercio. 11001319900120213321802. 55 110013199001202133218 02. 33 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil Más adelante, desarrolló el tópico de tasación de los perjuicios así56: 34 Así pues, correspondería tasar los perjuicios ocasionados únicamente por daño emergente, de probarse su causación. 6.1.

Sobre este asunto, el artículo 243 de la Decisión Andina 486 de 2000, contempla: «Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: Folio 7, SUBSANACIÓN DEMANDA.pdf. 012 SUBSANACIÓN DEMANDA. 21-33218 TRIBUNAL. Anexo. 01PrimeraInstancia. SuperintendenciaDeIndustria&Comercio. 11001319900120213321802. 56 110013199001202133218 02.

República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido». 6.2.

A su vez, nuestra legislación interna, a través del artículo 3° de la Ley 1648 de 2013, previó la posibilidad de que la indemnización de perjuicios se efectué a través de un sistema previamente establecido que, para el caso concreto, se definió en los Decretos 2264 de 2014 y 1074 de 2015. «ARTÍCULO 2.2.2.21.1. Indemnización preestablecida en procesos civiles de infracción marcaria.

En virtud de lo establecido por el artículo 3 de la Ley 1648 de 2013 la indemnización que se cause cómo (sic) consecuencia de la declaración judicial de infracción marcaria podrá sujetarse al sistema de indemnizaciones preestablecidas o a las reglas generales sobre prueba de la indemnización de perjuicios, a elección del demandante. Para los efectos del presente capítulo, se entenderá que, si el demandante al momento de la presentación de la demanda opta por el sistema de indemnización preestablecida, no tendrá que probar la cuantía de los daños y perjuicios causados por la infracción, tal cómo (sic) establece el artículo 243 de la Decisión Andina 486 y, por lo tanto, sujeta la tasación de sus perjuicios a la determinación por parte del Juez de un monto que se fija de conformidad con la presente reglamentación. (Decreto 2264 de 2014, art. 1)

ARTÍCULO 2. 2.2.21.2. Cuantía de la indemnización preestablecida. En caso de que el demandante opte por el sistema de indemnizaciones preestablecidas, dicha indemnización será equivalente a un mínimo de setenta y ocho coma nueve unidades de valor tributario (78,9 UVT) y hasta un máximo de dos mil seiscientos treinta y un coma mes unidades de valor tributario (2.631,3 UVT), por cada marca infringida.

Esta suma podrá incrementarse hasta en cinco mil doscientos sesenta y dos mil coma seis unidades de valor tributario (5. 262,6 UVT) cuando la marca infringida haya sido declarada cómo notoria por el juez, se demuestre la mala fe del infractor, se ponga en peligro la vida o la salud de las personas y/o se 110013199001202133218 02. 35 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil identifique la reincidencia de la infracción respecto de la marca.

(Inciso MODIFICADO por el Art. 41 del decreto 2642 de 2022)

PARÁGRAFO. Para cada caso particular el juez ponderará y declarará en la sentencia que ponga fin al proceso el monto de la indemnización teniendo en cuenta las pruebas que obren en el proceso, entre otras la duración de la infracción, su amplitud, la cantidad de productos infractores y la extensión geográfica. (Decreto 2264 de 2014, art. 2)». 6.3.

Acerca del tema, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se pronunció en decisión con fuerza de acto aclarado, en la que señaló que los países miembros podrán regular las indemnizaciones preestablecidas, las que son compatibles con el artículo 243 de la Decisión 486 de 2000. «[4.8] Los Países Miembros pueden establecer un sistema de indemnizaciones preestablecidas para el resarcimiento de los daños causados por la infracción marcaria [4.8.1] El TJCA no tiene competencia para interpretar el derecho interno de los Países Miembros, pero sí tiene competencia para explicar el alcance del principio de complemento indispensable en lo referido al artículo 243 de la Decisión 486, que se cita a continuación: (…) [4.8.2] Como puede apreciarse de la norma andina citada, los criterios allí mencionados no son taxativos, sino meramente enunciativos, por lo que en aplicación del principio de complemento indispensable, los Países Miembros pueden establecer criterios adicionales, siempre y cuando estos no violen el derecho andino ni transgredan los principios jurídicos que lo guían. [4.8.3] En la medida que la informalidad, traducida en el incumplimiento total o parcial de la legislación, es un mal que aqueja a los Países Miembros de la Comunidad Andina, no puede desconocerse que hay situaciones en las que, pese a demostrarse la existencia de una infracción marcaria, es bastante complicado para el titular de la marca probar el daño sufrido.

Pensemos, por ejemplo, que el infractor no cuenta con un establecimiento debidamente autorizado por la autoridad competente, o carece de establecimiento (venta en la calle), no emite comprobantes de pago (facturas), no tiene registro de 110013199001202133218 02. 36 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil ventas, no declara ni paga impuestos, entre otros, de modo que es difícil determinar el número de unidades vendidas del producto objeto de la infracción marcaria. [4.8.4] La legislación interna de los Países Miembros puede regular supuestos de las indemnizaciones preestablecidas con el objeto de garantizar al titular de la marca un resarcimiento razonable en aquellos escenarios en los cuales en difícil obtener pruebas vinculadas al daño emergente o el lucro cesante.

Tales supuestos de indemnizaciones prestablecidas son compatibles con el artículo 243 de la Decisión 486. [4.8.5] Resta señalar que es facultad del titular de la marca de optar por el régimen de una indemnización prestablecida, de conformidad con la legislación nacional, o acreditar el daño conforme a los criterios establecidos en el artículo 243 de la Decisión 486»57. 6.4.

Siguiendo dichos derroteros y aplicados al tema materia de disputa, sea lo primero precisar que, el régimen de indemnizaciones preestablecidas, tratándose de infracción marcaria, no está contemplado en las decisiones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Por lo que, viable resulta que la regulación interna aborde esta situación, como en efecto lo hizo el legislador colombiano. El artículo 2.2.2.21.1. del Decreto 1074 de 2015, transcrito, estableció que si el demandante opta por el sistema de indemnización preestablecida, no deberá probar la cuantía del daño, por lo que, para tal fin, fijó unos topes mínimos y máximos que deberán reconocerse; sin embargo, no relevó al interesado de la obligación de acreditar la existencia cierta del daño. Significa que, para nuestra legislación interna, el sistema de indemnizaciones preestablecidas, contrario a lo que considera el apelante, no lo exonera de la carga de probar el concepto del daño, que le impone el artículo 167 de la Ley 1564 de 2012.

Esto porque a pesar de que en la interpretación prejudicial citada en precedencia, se reconoce la dificultad del titular de la marca para probar el daño sufrido, lo cierto es que nuestro legislador, por virtud del principio de complemento indispensable que le permite abordar aspectos no regulados por las normas de la Comunidad Andina, solamente se ocupó 57 Ver sentencia 243-IP2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5187 de 22 de mayo de 2023. 110013199001202133218 02. 37 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil de determinar los límites con los que el juez podrá tasar la indemnización a que haya lugar, pero, se itera, nada dijo sobre la prueba del daño en sí mismo.

Por lo tanto, para que haya lugar a la imposición de una condena para reparar un perjuicio, necesario es que esté plenamente acreditada la ocurrencia del daño al ser una consecuencia de este y es que recuérdese el daño es una pérdida injustificada que sufre, para el presente asunto, el titular de una marca, el cual tiene como origen la conducta ilegítima de un tercero quien, sin autorización, usa una marca registrada para obtener un provecho para sí mismo. 6.5.

En el asunto de marras recaía en la demandante la carga de probar no solo la infracción marcaria, sino los daños y perjuicios que padeció causados con la conducta del convocado. Imperioso es recordar que el artículo 164 de la Ley 1564 de 2012, como lo hacía el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, erige el principio de necesidad de la prueba en el baluarte principal de la decisión judicial, de manera que ésta solo sea el reflejo de los medios legal y oportunamente aportados al proceso, necesidad que se revela en cada uno de los sujetos procesales, de acuerdo con su interés frente al debate que da surgimiento a la dinámica en que se tensan las razones de la dialéctica, cuya conclusión debe resolverse a favor de una de ellas y en contra de la otra, conforme a la robustez de sus asertos.

Desconocer este deber no impide que el juzgador adopte una decisión de fondo, pero le obliga a señalar al sujeto a quien le incumbía probar los supuestos fácticos aducidos como fundamento de sus pretensiones. De este modo, se articula el sistema con el principio de la carga de la prueba, contenido en el artículo 167 de la obra procesal actualmente vigente, en concordancia con el artículo 1757 del Código Civil que instala en la órbita de los contradictores, el gravamen de asumir las actuaciones tendientes a dotar de certeza al juez sobre los hechos que alegan y en los que edifican sus aspiraciones procesales.

Guiados por ese postulado, en el asunto analizado se tiene que según lo dicho desde el libelo inicial, la transgresión por el uso del elemento denominativo Caujaral dio lugar a un riesgo de confusión y asociación con respecto del origen 110013199001202133218 02. 38 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil empresarial de los servicios de construcción de urbanizaciones, comercialización de inmuebles y explotación del sector inmobiliario en sí mismo que coinciden en los clasificados en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, para la cual fue registrada la marca de la demandante. 6.6.

Al absolver el interrogatorio de parte la administradora de la Urbanización Privada Lomas de Caujaral Unidad Inmobiliaria Cerrada, respecto de los daños causados con ocasión a la infracción marcaria, indicó: «Bueno, la confusión que puede crearle a la gente de. (…) Comprando dentro de Caujaral como ya muchas personas han llamado a tanto a la administración como a los distintos miembros de Junta, le han, han llamado a preguntar si el proyecto forma parte de la urbanización. E incluso al estar desarrollado dentro de una zona que es supuestamente que como una zona determinada, como una zona de protección pueden, pueden creer que nosotros somos los culpables de ese tipo de situaciones que incluso existen una acción popular muy importante ya en curso por ese, por ese tema»58.

Más adelante, al cuestionársele si han recibido llamadas averiguando por el proyecto y si la administración del mismo sería a cargo de la convocante59, manifestó: «No, no, no, para nada. Y como dije anteriormente, sí hay, sí hay gente que, interesada en formar parte de la urbanización Caujaral, llama a preguntar, ¿óyeme están vendiendo un proyecto buenísimo que se llama +House Caujaral forma parte de la urbanización?, no, esto no forma parte de la organización. Esto está por fuera de la copropiedad»60.

Y a la pregunta “¿Ha tenido que incurrir algún tipo de gasto o erogación por parte de la sociedad para efectos de contrarrestar la posible infracción de su signo? ¿Y qué gastos serían estos?”61 respondió: “No, no hemos incurrido en gastos”62, infiriéndose que la demandante no ha tenido un detrimento patrimonial a efectos de mitigar la posible confusión generada por el uso 58 Récord: 15:32 a 16:15, 21033218—0005300001.mp4. 030 AUDIENCIA NO. 926 10-05-22. 21-33218 TRIBUNAL.

Anexo. 01PrimeraInstancia. SuperintendenciaDeIndustria&Comercio. 11001319900120213321802. 59 Récord: 1:06:02 a 1:06:11, 21033218—0005300001.mp4. 030 AUDIENCIA NO. 926 10-05-22. 2133218 TRIBUNAL. Anexo. 01PrimeraInstancia. SuperintendenciaDeIndustria&Comercio. 11001319900120213321802. 60 Récord: 1:06:13 a 1:06:35, 21033218—0005300001.mp4. 030 AUDIENCIA NO. 926 10-05-22. 2133218 TRIBUNAL.

Anexo. 01PrimeraInstancia. SuperintendenciaDeIndustria&Comercio. 11001319900120213321802. 61 Récord: 17:09 a 17.23, 21033218—0005300001.mp4. 030 AUDIENCIA NO. 926 10-05-22. 21-33218 TRIBUNAL. Anexo. 01PrimeraInstancia. SuperintendenciaDeIndustria&Comercio. 11001319900120213321802. 62 Récord: 17:24 a 17:26, 21033218—0005300001.mp4. 030 AUDIENCIA NO. 926 10-05-22. 21-33218 TRIBUNAL.

Anexo. 01PrimeraInstancia. SuperintendenciaDeIndustria&Comercio. 11001319900120213321802. 110013199001202133218 02. 39 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil indebido del signo distintivo, pues más allá de aclararle a los posibles compradores de las unidades inmobiliarias del proyecto +House Caujaral que no existe relación con la copropiedad activante, esta última no ha sufragado gastos en publicidad o demás actos a fin de mitigar las consecuencias de la infracción; por el contrario la acción impulsada tuvo un carácter preventivo en la medida que no se habían configurado daños con relación al posicionamiento del signo distintivo.

Ahora, atendiendo la transcripción de los argumentos asociados a la tasación de perjuicios visible en precedencia se observa que la demandante destacó la necesidad que el “Despacho” ordenará la exhibición de libros y papeles de la convocada a efectos de identificar las ventas efectuadas por esta última, pero a reglón seguido dijo que “[e]n el acápite de pruebas, se indicarán algunos argumentos sobre la necesidad de dicha prueba…”63, lo que no ocurrió y tal solicitud no se le elevó formalmente en el escrito introductorio, ya que no se precisaron los documentos o libros que pedía fueran exhibidos, ni al momento descorrer las excepciones de mérito desatendiendo la oportunidad procesal para ello según el artículo 265 del Estatuto Procesal Civil en concordancia con el precitado 173 de la misma codificación. En todo caso, si bien el legislador habilitó al juzgador para decretar pruebas de oficio a fin de “…esclarecer los hechos objeto de la controversia” (artículo 170 ibidem) ello no significa, que las partes estén relevadas de la carga de probar los supuestos de hecho en que fundan los efectos jurídicos que persiguen, respecto a este tópico la Sala de Casación Civil refiere: «Se trata de una facultad-deber cuya finalidad no es suplir deficiencias probatorias de las partes y, por tanto, no puede convertirse en una herramienta para favorecer a alguna sino, por el contrario, para asegurar la igualdad material en casos en que no mediando negligencia de las mismas se presente una incertidumbre que de manera razonable y justificada sea previsible que el juzgador puede despejar mediante el uso de ese mecanismo»64.

Indiscutiblemente el extremo demandante no asumió con la debida diligencia la carga probatoria que en él gravitaba, Folio 50, SUBSANACIÓN DEMANDA.pdf. 012 SUBSANACIÓN DEMANDA. 21-33218 TRIBUNAL. Anexo. 01PrimeraInstancia. SuperintendenciaDeIndustria&Comercio. 11001319900120213321802. 64 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, Agraria y Rural.

Sentencia SC2407-2024 del 26 de septiembre de 2024. Magistrado Ponente: Octavio Augusto Tejeiro Duque. Radicación: 76001-31-03-007-2016-00324 01 63 110013199001202133218 02. 40 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil ausente de medio de convicción se observa el plenario respecto de los supuestos daños padecidos derivados de la infracción y de los supuestos beneficios obtenidos por la demandada al vender los inmuebles bajo la denominación Caujaral. 6.7.

No resulta válido, como aspira el recurrente, que por estar demostrada la transgresión de los derechos de propiedad industrial, automáticamente esta sea la prueba del daño, pues se trata de situaciones que, si bien conexas, son completamente independientes y que, por lo tanto, deben ser autónomamente probadas. Con todo, lo cierto es que tanto en el sistema tradicional de perjuicios como en el de indemnizaciones preestablecidas, resulta indispensable evidenciar la efectiva causación del daño, de allí que en el sub lite el resarcimiento reclamado está signado al fracaso, dada la desatención de la carga probatoria que pesaba en quien reclamó la reparación. 7.

Dentro del contexto fáctico, probatorio y jurídico en precedencia consignado, la censura no tiene vocación de éxito puesto que la sociedad demandada infringió los derechos de propiedad industrial conforme el literal d) del artículo 155 de la Decisión 846 de 2000 al usar la expresión Caujaral sin contar con previa autorización para ello, dando lugar a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, sin embargo, no habrá lugar a la condena en perjuicios al no haber sido demostrados.

En consecuencia, y por los razonamientos aquí vertidos se confirmará la decisión de primer grado, sin condena en costas, al no prosperar ninguno de los recursos. DECISIÓN Por lo explicado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., en Sala de Decisión Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR íntegramente la sentencia del 11 de octubre de 2022 proferida por el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la 110013199001202133218 02. 41 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil Superintendencia de Industria y Comercio. Sin condena en costas.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

NOTIFÍQUESE, RUTH ELENA GALVIS VERGARA Magistrada 110013199001202133218

02. MARTHA ISABEL GARCÍA SERRANO Magistrada 110013199001202133218

02. JORGE EDUARDO FERREIRA VARGAS Magistrado 110013199001202133218 02. 42 Firmado Por: Ruth Elena Galvis Vergara Magistrada 110013199001202133218 02. Sala Civil Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Martha Isabel Garcia Serrano Magistrada Sala 021 Civil Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Jorge Eduardo Ferreira Vargas Magistrado Tribunal O Consejo Seccional Dirección Ejecutiva De Administración Judicial Funcionario Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 Código de verificación: bc032c022b5c45c4ec204688958dfebe83bace1e029b77b2bf99ca8a5c11d7ed Documento generado en 23/04/2025 07:43:56 PM Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica