República de Colombia Rama Judicial TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, D.C. SALA CIVIL Bogotá D.C., trece (13) de junio de dos mil veinticuatro (2024) MAGISTRADA PONENTE: RADICACIÓN: PROCESO: DEMANDANTE: DEMANDADO: ASUNTO: ANGELA MARÍA PELÁEZ ARENAS 110013199001202348994 01 VERBAL IMPOREXPORT FENIX SAS INNOVATEQ S.A. APELACIÓN DE AUTO Decídese el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, en contra de los autos 109287 del 2 de octubre del 20231 y 4356 del 23 de enero último2, mediante los cuales el Abogado del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio decretó unas medidas cautelares.
ANTECEDENTES 1. Mediante los proveídos objeto de inconformidad, la autoridad jurisdiccional ordenó en primer lugar que, dentro de los 10 días hábiles contados a partir de la notificación de la providencia, se prestara caución por la suma de treinta millones de pesos ($ 30.000.000), de manera que constituida y aprobada esta se procedería al decreto de las medidas señaladas en la providencia. Acto seguido y con ocasión de la póliza allegada, decretó en favor de Imporexport Fenix S.A.S., las medidas cautelares solicitadas en escrito allegado el 14 de agosto del 20233, las cuales consisten en: Ver archivo “2023109287AU0000000001.pdf” del cuaderno “008-AUTO 109287-RESUELVE SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES” del expediente denominado “2023-348994DEVOLUTIVO“ remitido en calidad de préstamo para resolver la alzada 2 Ver archivo “2024004356AU0000000001.pdf” del cuaderno “014-AUTO 4356 DE 204-POR EL CUAL ACEPTA CAUCION Y DECRETA MEDIDA CAUTELAR ” ídem 3 Ver archivo “23348994--0000400011.pdf” del cuaderno “003- MEMORIAL DE ALCANCE A LAS MEDIDAS CAUTELARES” íb. 1 Verbal 110013199001202348994 01 Imporexport Fenix SAS contra Innovateq S.A. Ello al considerar que para impedir la infracción marcaria, las mismas puede ser solicitadas de manera previa, concomitante o posterior a la presentación de la acción, siempre que se acrediten los presupuestos de “(i) la existencia del derecho, que se traduce en un privilegio de uso y explotación comercial respecto del derecho de propiedad industrial supuestamente vulnerado, el cual debe existir para la época en que se pide la medida, aspecto que es de primigenia importancia dado que “si no hay derecho infringido no habría nada qué salvaguardar”4 (ii) la legitimación en la causa por activa, que está dada por la calidad de titular del derecho de propiedad industrial cuya infracción se alega, aspecto que deberá ser acreditado teniendo en cuenta la naturaleza de dicho derecho, y (iii) la presentación de pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia, carga procesal que deberá ser asumida por quien solicita la medida”.
(subrayado propio). Consideró que los dos primeros supuestos se acreditaron con la certificación emitida por la Secretaria General ad hoc de la Delegatura de Propiedad Industrial de la SIC, dado que Imporexport Fenix S.A.S., es la titular de la marca mixta “EMASA” para identificar los productos y servicios de las clases 7, 8, 12 y 17 de la Clasificación Internacional de Niza.
A la vez que el tercer presupuesto se demostró con los elementos probatorios adosados en el escrito de medidas cautelares, entre ellas la factura electrónica de venta, expedida el 30 de noviembre del 2022 por Innovateq S.A.S. Puntualizó que valorados los documentos allegados conforme los criterios del artículo 252 del Código General del Proceso, evidenció que dentro del cuerpo del título valor -factura de compraventa- se incluye el signo “emasa Colombia” imputado como infractor de los derechos de propiedad industrial tutelados, de igual forma el NIT coincide con el registrado como de existencia y representación legal de la demandada.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial dentro del proceso 152-IP-2011 2 4 Verbal 110013199001202348994 01 Imporexport Fenix SAS contra Innovateq S.A. Que examinada la identidad y semejanza entre los signos en disputa de cara a lo normado en el literal d) del artículo 155 de la Decisión Andina 486 de 2000, en concordancia con lo considerado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y analizando los criterios para hacer los cotejos entre signos marcarios analizados en el proceso 12-IP-20145, en especial las reglas de cotejo de signos mixtos, determinando cuál es el elemento predominante, esto es, el denominativo o figurativo, evidenció que dentro de los signos en conflicto el predominante es el denominativo, “por ser el que genera mayor impacto y recordación en la mente del consumidor, así como por el evidente protagonismo que tiene en los signos a confrontar, esto teniendo en cuenta la ubicación de las palabras y su tamaño”, refiriendo que el elemento corresponde a la expresión “EMASA” contenida en la marca registrada por la actora y reproducida en el signo presuntamente infractor utilizado por la demandada.
Que al cotejar las expresiones, advierte que las palabras que conforman los signos son iguales, evidenciándose que ambos componen la misma combinación de vocales y consonantes en la palabra E-M-A-S-A, lo que reproduce en su totalidad el elemento de mayor recordación y distintividad de la marca protegida, pues integra la estructura gramatical y la secuencia vocálica y consonántica que hace parte de esa denominación, circunstancia que genera similitud fonética, ortográfica y conceptual, por lo que concluyó que los signos utilizados en el comercio por la demandada es similarmente confundible con la del accionante, derivada de la longitud, sonoridad, número de sílabas y coincidencia del vocablo anteriormente referido.
Agregó diciendo que la oferta de comercialización de la demandada se enfoca en maquinaria y autopartes, actividades que guardan similitud y conexidad competitiva con los servicios de la accionante, identificados con la marca mixta EMASA certificada con el número 666460, para distinguir los productos y/o servicios de las clases relacionadas, que amparan “MAQUINAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS;
MOTORES (EXCEPTO MOTORES PARA VEHICULOS TERRESTRES); ACOPLAMIENTOS Y ELEMENTOS DE TRANSMISIÓN (EXCEPTO PARA VEHÍCULOS TERRESTRES); INSTRUMENTOS AGRICOLAS QUE NO SEAN ACCIONADOS MANUALMENTE; INCUBADORAS DE HUEVOS; DISTRIBUIDORES AUTOMÁTICOS”, lo que lleva a la existencia de un riesgo de confusión indirecta, que podría llevar a los consumidores a que piensen erróneamente que los productos provienen de un mismo origen empresarial, en especial cuando se adquieren productos a través de los distintos canales comerciales.
Regla 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; Regla 2. Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente; Regla 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas y Regla 4. Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 3 5 Verbal 110013199001202348994 01 Imporexport Fenix SAS contra Innovateq S.A. 2.
Inconforme con la anterior determinación, la demandada formuló recurso de reposición y en subsidio apelación alegando la “ausencia de vulneración de derechos de propiedad industrial del solicitante de la medida”, bajo el argumento que de la factura electrónica de venta allegada no se extrae una confusión directa o indirecta, dado que la expresión EMASA no se utiliza para distinguir ningún producto, servicio y por lo mismo no atiende el presupuesto de vulneración de derecho de propiedad industrial para decretar cautelas que son excesivas.
Alegó que la expresión referida no se utiliza a título de marca o enseña comercial y la utilización en redes sociales no tiene ámbito de aplicación exclusivo en Colombia, por lo que ello escapa de la jurisdicción territorial de la Superintendencia, aunado al hecho que no se ha probado ni se probó que la misma se esté utilizando por esos medios, por lo que no se configura la infracción alegada.
De igual forma, que la misma no se utiliza en avisos publicitarios, anuncios, redes o pendones. Refirió que las medidas no pueden extenderse a aspectos privados y tampoco inciden en el ámbito comercial, como proyectos y mobiliario interno y privado, pues son intrascendentes; menos aún pueden afectar la razón social de la empresa, la cual es un atributo de su personalidad, aunado al hecho que la misma no contiene la expresión referida.
Aseveró que la sociedad hace parte de un grupo multilatino liderado por una empresa denominada EMASA EQUIPOS Y MAQUINARIAS S.A., la cual se constituyó con esa denominación social desde hace más de 40 años, por lo que afirmó que no pueden ser de recibo fotos tomadas al interior de su sede administrativa, pues la misma no se trata de un establecimiento de comercio y ello vulnera su privacidad e intimidad, por lo que esos medios probatorios resultan ilegales y no pueden ser tenidos en cuenta por su violación al debido proceso.
Alegó que los medios fotográficos tampoco demuestran el uso de expresión como enseña comercial, por lo que no existe prueba del uso infractor de la marca; que en todo caso la expresión EMASA COLOMBIA no puede escindirse a solo la primera para determinar el uso infractor de la marca. Concluyó diciendo que el registro fotográfico de la feria EXPOPARTES 2023 es ilegible, borroso y parcial, por lo que no puede ser tenido en cuenta como prueba de uso infractor de marca, menos aun se demuestra la confusión de los consumidores, pues en manera alguna se allegó una encuesta de mercado técnica o un estudio del mismo que demuestre tal apreciación subjetiva, que surge de un cotejo fraccionado de los signos y de la cita de normas de rango supranacional, circunstancia por la cual solicitó la revocatoria del auto acusado. 4 Verbal 110013199001202348994 01 Imporexport Fenix SAS contra Innovateq S.A. 3.
Mediante providencia 41922 del 5 de abril del 2024, la autoridad jurisdiccional modificó la orden impartida en el numeral (iv) del numeral segundo del auto 4356 del 23 de enero de esta misma anualidad, ordenando “a INNOVATEQ S.A.S. cesar el uso de la expresión EMASA en los nombres o denominaciones de sus establecimientos de comercio, proyectos según corresponda”, a la vez que mantuvo incólume las demás decisiones adoptadas, al considerar que las mismas se encuentran acordes a derecho, pues la factura de venta allegada resulta suficiente para acreditar, en sede cautelar, que la accionada hace uso de la expresión tutelada para la promoción de sus productos y/o servicios, conforme lo dispone el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000.
Que el signo visible en el extremo superior del título valor tiene la potencialidad de generar identidad respecto de los productos allí comercializados (sondas y bujías) por la sociedad INNOVATEQ S.A.S., prueba que en todo caso se analizó a la luz del artículo 252 del C.G.P., siendo dable acreditar que la factura fue emitida por la demandada.
Afirmó, frente a las imágenes allegadas, que las mismas no fueron consideradas, por lo que no es preciso efectuar pronunciamiento sobre ello; sin perjuicio que en las etapas procesales correspondientes sean valoradas como elementos suasorios presentados conforme a la legislación procesal. Refirió que es completamente viable escindir el aspecto o parte nominativa de la marca analizada, ya que la expresión “Colombia” es meramente descriptiva o indicativa del lugar donde se realiza la oferta o comercialización de los productos puestos a consideración del público consumidor, lo que le otorga un papel protagónico a la acepción “EMASA”, consideración que ha sido reiterada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a través de sus diferentes interpretaciones prejudiciales.
Manifestó no comprender los argumentos esbozados por el recurrente en lo que respecta a que la medida no puede extenderse a aspectos privados que no incidan en el ámbito comercial, pues las órdenes emitidas en el auto 109287 se encaminan a abstenerse de utilizar la expresión EMASA en avisos y/o anuncios publicitarios, pendones, redes sociales (Facebook, Twitter (hoy X) e Instagram) o cualquier uso a titulo de marca o enseña comercial que pudiere causar riesgo de confusión y/o asociación de la marca registrada, lo que guarda relación directa con el comercio, pues puede afectar la capacidad decisoria de los consumidores, aunado al hecho que se encuentran taxativamente descritos en el artículo 246 de la Decisión 486 del 2000.
Desconoció el argumento relativo a que el uso del signo EMASA en las redes sociales no es exclusivo para Colombia, pues refirió que superado el trámite registral ante la autoridad nacional competente, el otorgamiento de un 5 Verbal 110013199001202348994 01 Imporexport Fenix SAS contra Innovateq S.A. derecho marcario, su uso exclusivo respecto del signo distintivo por un término inicial de 10 años dentro del territorio nacional, impide que terceros ejecuten actos susceptibles de generar confusión o riesgo de asociación y el hecho que existan publicaciones en redes sociales con visualización en Colombia, es suficiente para tener por satisfecho esta ámbito de aplicación normativa, por lo que la cautela resulta procedente, pues la misma se limita al territorio nacional.
Finalmente, aun cuando reconoció que la denominación de la persona jurídica es un atributo de la personalidad que no tiene incidencia en el comercio, circunstancia por la cual la orden de cesar el uso de la expresión reclamada no se puede extender a la razón social, confirmó las demás determinaciones, concediendo el recurso de alzada invocado, lo que explica la presencia de las diligencias en esta sede judicial.
CONSIDERACIONES 1. Sea lo primero memorar que las medidas preventivas son “(…) instrumentos con los cuales el ordenamiento protege, de manera provisional, y mientras dura el proceso, la integridad de un derecho que es controvertido en ese mismo proceso. De esa manera el ordenamiento protege preventivamente a quien acude a las autoridades judiciales a reclamar un derecho, con el fin de garantizar que la decisión adoptada sea materialmente ejecutada.
Por ello, (…) estas medidas buscan asegurar el cumplimiento de la decisión que se adopte, porque los fallos serían ilusorios si la ley no estableciera mecanismos para asegurar sus resultados, impidiendo la destrucción o afectación del derecho controvertido (…)”6. De allí que corresponda al funcionario judicial estudiar las solicitudes a efecto de que las mismas cumplan con los requisitos estatuidos en la legislación vigente, que en el caso de los juicios de infracción marcaria se encuentran establecidos en los artículos 245 y s.s. del Decreto 486 del 2000 de la Comunidad Andina de Naciones.
Lo anterior con el fin de impedir la comisión de la infracción y/o evitar sus consecuencias, entre otros, siempre y cuando se acrediten los presupuestos establecidos para su procedencia consistentes en “(…) legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia (…)”. 2.
Descendiendo al caso bajo estudio, la recurrente alega una “ausencia de vulneración de derechos de propiedad industrial del solicitante de la medida”, por lo que prontamente se advierte que la apelación interpuesta por la convocada no tiene vocación de prosperidad, por las razones que a continuación se exponen. 6 Corte Constitucional, sentencia C-379 de 2004. 6 Verbal 110013199001202348994 01 Imporexport Fenix SAS contra Innovateq S.A. 2.1.
En primer lugar, téngase en cuenta que conforme se extrae de las consideraciones realizadas por el Abogado del Grupo de Trabajo de la autoridad jurisdiccional conocedora del asunto, abordó todos los presupuestos requeridos por la ley para determinar la procedencia de las medidas cautelares decretadas. En efecto, mediante el proveído 109287 del 2 de octubre de 2023, claramente el a quo advirtió la acreditación de Imporexport Fenix S.A.S. como titular de la marca mixta “EMASA”, como identificador de los productos y/o servicios de clase 7, 8, 12 y 17 de la Clasificación Internacional de Niza, los cuales corresponden a “MÁQUINAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTAS;
MOTORES (EXCEPTO MOTORES PARA VEHÍCULOS TERRESTRES); ACOPLAMIENTOS Y ELEMENTOS DE TRANSMISIÓN (EXCEPTO PARA VEHÍCULOS TERRESTRES); INSTRUMENTOS AGRÍCOLAS QUE NO SEAN ACCIONADOS MANUALMENTE; INCUBADORAS DE HUEVOS; DISTRIBUIDORES AUTOMÁTICOS”, signo que se encuentra amparado con el certificado 666460 con vigencia hasta el 23 de octubre del 2030.
De igual forma, realizó un minucioso análisis frente a los elementos materiales probatorios allegados, en especial la copia de una factura electrónica de venta expedida por la demandada el 30 de noviembre de 2022, refiriendo los argumentos que razonablemente permiten presumir la comisión de la infracción deprecada, pues advirtió que “dentro del cuerpo del título valor se incluye el signo “emasa Colombia” imputado como infractor de los derechos de propiedad industrial tutelados por la demandante.
Adicionalmente, el NIT allí dispuesto coincide con el registrado en el certificado de existencia y representación legal de la sociedad demandada”. Acto seguido ponderó dicha prueba documental, con los actos estatuidos en el artículo 155 de la Decisión 486 del 2000 como prohibidos y los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, esto es, confrontando las marcas en controversia y determinando los elementos predominantes en las mismas, sin que este Despacho pueda advertir, como erróneamente lo indica la recurrente, que las conclusiones a las cuales llegó el funcionario de conocimiento fueran meras apreciaciones subjetivas, pues téngase en cuenta que al cotejar las expresiones puntualizó que “los signos son iguales” dado que “se componen de la misma combinación de vocales y consonantes en la palabra E-M-A-S-A” lo que “genera una similitud fonética, ortográfica y conceptual” y términos generales inducen a la confusión a la vista del consumidor, aunado al hecho que según las consideraciones del a quo, las actividades comerciales desarrolladas por las sociedades en disputa guardan similitud y conexidad competitiva con los servicios protegidos por la marca mixta líneas atrás referida. 7 Verbal 110013199001202348994 01 Imporexport Fenix SAS contra Innovateq S.A. Con lo cual se demuestra que evidentemente existió un estudio frente a la legitimación de Imporexport Fenix S.A.S., al solicitar las cautelas decretadas, dio los fundamentos que respaldan el “fomus boni iuris” o apariencia del buen derecho, por cuyo reclamo aboga, pues claramente se realizó un análisis puntual y cuidado de los medios suasorios obrantes en el plenario, lo que indicó razonablemente la existencia de una infracción por parte de Innovateq S.A.S., sin que ello implique per se un prejuzgamiento, lo que necesariamente impide declarar la ausencia de requisitos para el decreto de medida cautelar y menos aún la ausencia de vulneración del derecho de propiedad deprecado. 2.2 En segundo lugar, frente al argumento relativo a lo excesivo de las medidas decretadas, se advierte que conforme lo dispone el artículo 246 de la Decisión tantas veces referida, el ordenamiento legal autoriza que, entre otras medidas, el funcionario conocedor de la solicitud cautelar puede decretar: “a) el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción; b) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción; c) la suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior; d) el cierre temporal del establecimiento denominado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción (…)”.
Lo que necesariamente implica la posibilidad de fijar aquellas cautelas vitales para salvaguardar los derechos discutidos, que en el presente caso es la infracción de la marca mixta protegida e identificada como “EMASA” y que en términos del literal c) del numeral 1 del artículo 590 del C.G.P., permitan protegerlos e impida “su infracción o evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado o asegurar la efectividad de la pretensión”.
Por lo que para la procedencia de las cautelas, corresponde al juez evaluar la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida solicitada o que se considere viable y aunque no se desconoce que se puede decretar una menos gravosa o distinta a la peticionada, debiéndose establecer su alcance y duración, pudiendo modificarla, sustituirla o cesar sus efectos en cualquier momento, bien de oficio ora a petición de parte; se observa que ninguna razón le asiste al memorialista, pues claramente la abstención de utilizar, a través de las redes sociales como Facebook, X (antes Twitter) e Instagram, la expresión EMASA o cualquiera que resulte similarmente confundible con la marca mixta del mismo nombre concedida bajo el certificado 666460, en manera alguna resulta desproporcionada ni excesiva, dada la difusión que tienen esos medios de comunicación en el público consumidor y al que se 8 Verbal 110013199001202348994 01 Imporexport Fenix SAS contra Innovateq S.A. pretende proteger de la eventual confusión que genera la utilización de la expresión por un tercero diferente al titular del derecho marcario; quien, como se informó, guarda similitud de actividades comerciales y en forma indirecta puede generar confusión en los consumidores de los productos objeto de distribución. 2.3 En tercer lugar, esto es, frente a que las medidas no pueden extenderse a aspectos privados, como proyectos, mobiliario y la razón social de la empresa, dado que el mismo es un atributo de la personalidad; se advierte que este argumento tampoco tiene vocación de prosperidad, en la medida que mediante providencia 41922 del 5 de abril del 2024, se modificó el auto 4356 del 23 de enero de 2024, limitando la utilización de la expresión EMASA a los nombres o denominaciones de los establecimientos de comercio de la demandada, excluyendo lo relativo a su razón social. 2.4 Finalmente, y en cuarto lugar, respecto a la situación de control denunciada como argumento relevante a efectos de hacer improcedente las cautelas decretadas, se advierte que si bien conforme lo dispone el artículo 30 de la Ley 222 de 1995, existe una obligación de inscribir en el registro mercantil tal situación, esa inscripción en manera alguna implica una deslegitimación del derecho marcario o anulación del mismo, pues en todo caso téngase en cuenta que la situación de control y/o grupo empresarial suscrita mediante documento privado data del 14 de marzo del 2023 y operó a partir del 20 de abril del mismo año, fecha en la cual se surtió su inscripción, en tanto que el registro marcario otorgado en el trámite administrativo SD2020/0035847 bajo la denominación EMASA marca mixta bajo el radicado 666460, es del 31 de agosto del 2020, concediéndose hasta el 23 de octubre de 2030; lo que denota que la titularidad del derecho aquí discutido es anterior a la intervención realizada por la sociedad extranjera Emasa Equipos y Maquinaria S.A., de nacionalidad chilena y con domicilio fuera del país. 3.
Corolario de lo expuesto, al hallarse que la medida cautelar es procedente, se refrendará la decisión censurada, sin condenar en costas de esta instancia a la apelante, por no aparecer causadas, según lo previsto en la regla 8ª del artículo 365 del estatuto procesal civil. DECISIÓN En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., RESUELVE:
PRIMERO. CONFIRMAR la providencia de fecha y procedencia anotadas, conforme lo expresado en la parte motiva. 9 Verbal 110013199001202348994 01 Imporexport Fenix SAS contra Innovateq S.A.
SEGUNDO. SIN costas en esta instancia, por no aparecer causadas.
TERCERO. Una vez cobre ejecutoria esta providencia, devolver el expediente digital al estrado de origen.
NOTIFÍQUESE, ANGELA MARÍA PELAEZ ARENAS Magistrada Firmado Por: Angela Maria Pelaez Arenas Magistrada Sala 009 Civil Tribunal Superior De Bogotá D.C., Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 Código de verificación: f117d4bff1430b585e7cedd66c22e82ce9b267d859c8771c5b9b4b02e9b973ac Documento generado en 13/06/2024 11:28:15 AM Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica 10