República de Colombia Rama Judicial del Poder Público Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. Sala Civil de Decisión Magistrada Sustanciadora SANDRA CECILIA RODRÍGUEZ ESLAVA CLASE DE PROCESO INFRACCIÓN A DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DEMANDANTE JOHN MAURO PIÑEROS LÓPEZ DEMANDADO FUNDACIÓN LOS PORTALES RADICADO 1100-131-99-001-2024-04919-01 PROVIDENCIA Interlocutorio No. 118 DECISIÓN CONFIRMA FECHA Diecinueve (19) de septiembre de dos mil veinticinco (2025) 1.
ASUNTO Procede el Tribunal a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra el auto No.167380 de 19 de diciembre de 2024, proferido por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio del cual negó las medidas cautelares pedidas. 2.
ANTECEDENTES 2.1. Mediante la actuación censurada, la autoridad administrativa con funciones jurisdiccionales dispuso negar las cautelas atinentes a (i) el cese inmediato al uso de la expresión “WONDER” o cualquier otra similar para identificar servicios asociados a la clase 41; (ii) la suspensión y retiro “inmediato de la publicidad física o digital incluyendo página web, redes sociales, correos electrónicos, papelería, avisos catálogos y demás elementos que contengan la expresión “WONDER” o cualquier otra similar para identificar servicios asociados a la Clase 41”;
(iii) el retiro inmediato de cualquier aviso, letrero, valla, pancarta, o cualquier otro material comercial y/o publicitario en el que se emplee la expresión “WONDER” o cualquier otra similar; (iv) el cambio de nombre del jardín infantil, así como los avisos en fachadas o interiores que contengan la expresión “WONDER”; (v) desistir de la solicitud de registro de la marca “WONDER PLACE PRESCHOOL (nominativa)” del expediente SD2023/0079709 solicitada por la presunta infractora hasta la resolución del litigio; y, (vi) dimitir del registro de la marca “WONDER PLACE PRESCHOOL (nominativa)” del expediente SD2023/0079725.
Expresó que, las capturas de pantalla, al no estar en el formato original, vínculo o enlace web “es evidente que no están cobijadas por las exigencias previstas en la Ley 527 de 1999 aplicable a los mensajes de datos”, por tanto, les es aplicable el régimen general del artículo 243 del Código General del Proceso y siguientes. Señaló que, si bien el actor acreditó la legitimación en la causa por activa de las marcas «WONDERKIDS» (nominativa) y «WONDERKIDS» (mixta), y su titularidad debido a los registros 717111 de 28 de febrero de 2024 t 725531 de 5 de marzo del mismo año, lo cierto es que ello “no constituye un uso de los signos «WONDER PLACE PRESCHOOL» (nominativa) y «WONDER PLACE PRESCHOOL» (mixta) en el mercado”.
Indicó que realizado el cotejo marcario conforme a las disposiciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, bajo las normativas previstas en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, confrontada la marca mixta de titularidad del accionante de la clase 41 de la clasificación de Niza, evidenció que el elemento denominativo de los signos en conflicto, teniendo en cuenta la ubicación de las palabras y su tamaño “al menos en esta etapa cautelar del proceso─ el despacho considera que no presentan similitudes susceptibles de generar un riesgo de confusión”, pues, “si bien los signos distintivos poseen la expresión «WONDER», lo cierto es que existen elementos nominales adicionales — «KIDS» y «PLACE»— que al ser pronunciados, escritos y visualizados producen una impresión distinta en el consumidor, lo que permite concluir que en caso de coexistencia no generarían riesgo de confusión ni de asociación, aún, cuando ambos amparan servicios de la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza”. 001 2024 04919 01 Especificó que los signos distintivos “WONDER KIDS” y “WONDER PLACE PRESCHOOL” son diferenciables para el consumidor medio, máxime que la expresión “WONDER” es usada por otros empresarios y en su conjunto han coexistido pacíficamente, circunstancia que inviabiliza la estructuración de la infracción preliminar pedida. 2.2 Inconforme con la anterior determinación, el mandatario del suplicante formuló recurso de reposición y en subsidio el de apelación, aduciendo que la decisión no es acertada, habida razón que omitió analizar “el dictamen pericial, el cual, aunque reconocido como prueba de la infracción, no fue objeto de ningún pronunciamiento sustancial por parte del Despacho.
Dicho dictamen proporciona elementos suficientes para acreditar la confusión generada entre los signos, la cual no es meramente prospectiva o eventual, sino real. Este informe evidencia la confusión efectiva que ocurre en el mercado entre los signos “WONDER KIDS” y “WONDER PLACE · PRESCHOOL””. Manifestó que el despacho le dio mayor relevancia a la existencia de elementos adicionales, sin descartar que la expresión “WONDER”, “teniendo en cuenta que las palabras de uso común como "KIDS", "PLACE" y PRESCHOOL" no pueden ser exclusivas de algún titular, y ello implica que se deben excluir del cotejo marcario como lo ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en numerosas oportunidades” Afirmó que la inclusión de la expresión en comento en otras marcas, a su parecer no generan confusión, ya que no presentan elementos que induzcan al consumidor a error o confusión en la percepción del público como se demuestra en el dictamen pericial adosado. 2.3.
Surtido en debida forma el traslado de la anterior inconformidad, el operador judicial de primera instancia mantuvo incólume el auto recurrido, al considerar que (i) “no comparte el argumento de la parte recurrente, relativo a que el cotejo marcario únicamente se debió realizar con la expresión «WONDER» y no, por el contrario, usando las expresiones «KIDS», «PLACE» y «PRESCHOOL», porque, la marca del accionante al ser un signo evocativo es necesario estudiar la totalidad de su composición para definir si existe o no confusión con el signo de la accionada, 001 2024 04919 01 tal y como se hizo al momento de resolver la medida cautelar”;
(ii) el signo del demandante es débil al ser evocativo; (iii) el juzgador estudió las palabras en su contenido completo para concluir que en esta etapa preliminar no hay riesgo de confusión o asociación en el consumidor. Explicó sobre la presunta falta de valoración del dictamen que en sus providencias puede hacer alusión únicamente a las pruebas suficientes que le permiten fundamentar su decisión, y la adosada no lo hace, atendiendo que la muestra la realizó con 200 personas entre 25 y 54 años con “estrato socioeconómico promedio de 3, con un 76,5% de mujeres, y ubicados en Suba y Usaquén, no demuestra efectivamente que exista un riesgo de asociación o confusión entre el signo de la accionante y la expresión que usa la parte accionada”, y si bien la mayoría asocia la marca de actor con la expresión que el accionado también presenta en el mercado, no precisó las razones por las que los consumidores las relacionan.
Acto seguido, concedió la alzada en el efecto devolutivo, razón por la cual el asunto se encuentra en estudio ante esta magistratura. 3. CONSIDERACIONES 1. El recurso de apelación, tal y como es menester de ley, tiene por objeto que el superior jerárquico examine la decisión tomada en primera instancia, con el fin de revocar o reformar dicha providencia si es el caso, únicamente cimentado en aquellos reparos formulados por el recurrente. 2.
Es indispensable reiterar que las medidas cautelares se han instituido como una tutela jurídica de carácter instrumental que el legislador autoriza para ciertos casos, ya sea antes o en el curso de un proceso, para lo cual deben darse ciertos supuestos, como por ejemplo la apariencia del derecho que se abroga y el peligro de daño ante la posible demora del proceso, circunstancias sin cuya ocurrencia ni justificación – en los términos señalados por la ley- implicaría carencia de sentido para la citada pretensión. 001 2024 04919 01 Sobre el particular la Corte Constitucional ha dilucidado lo siguiente: “[C]abe señalar que las medidas cautelares constituyen actos jurisdiccionales de naturaleza preventiva y provisional que, de oficio o a solicitud de parte, se ejecutan sobre personas, bienes y medios de prueba para mantener respecto de éstos un estado de cosas similar al que existía al momento de iniciarse el trámite judicial, buscando la efectiva ejecución de la providencia estimatoria e impidiendo que el perjuicio ocasionado por la vulneración de un derecho sustancial, se haga más gravoso como consecuencia el tiempo que tarda el proceso en llegar a su fin”1. 3.
El artículo 590 del Código General del Proceso refiere que, para asegurar la ejecución de la sentencia, desde la presentación de la demanda, a petición del demandante podrán solicitarse medidas cautelares en los procesos declarativos, particularmente, el literal c) de esta normativa, prevé en lo pertinente: “ARTÍCULO 590. MEDIDAS CAUTELARES EN PROCESOS DECLARATIVOS. c) Cualquiera otra medida que el juez encuentre razonable para la protección del derecho objeto del litigio, impedir su infracción o evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado o asegurar la efectividad de la pretensión. Para decretar la medida cautelar el juez apreciará la legitimación o interés para actuar de las partes y la existencia de la amenaza o la vulneración del derecho.
Así mismo, el juez tendrá en cuenta la apariencia de buen derecho, como también la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida y, si lo estimare procedente, podrá decretar una menos gravosa o diferente de la solicitada. El juez establecerá su alcance, determinará su duración y podrá disponer de oficio o a petición de parte la modificación, sustitución o cese de la medida cautelar adoptada.
Sobre las medidas cautelares, la Corte Constitucional en sentencia T-206 de 2017, con apoyo en la doctrina, señaló que comportan las siguientes características, que se deducen de su definición y naturaleza2: 1 Corte Constitucional. Sentencia C-925 de 1999 2 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil, Tomo I. Parte General. Novena Edición. 2007, DUPRE editores. 001 2024 04919 01 (i) Son actos procesales, toda vez que con ellas se busca asegurar el cumplimiento de las decisiones del juez, lo cual es una de las funciones esenciales del proceso.
(ii) Son actuaciones de carácter judicial, propias de un proceso. (iii) Son instrumentales, esto es, solo encuentran asidero cuando se dictan en función de un proceso al cual acceden. (iv)Son provisionales, y tienen como duración máxima el tiempo en el que subsista el proceso al cual acceden, por lo que una vez culminado este, la medida necesariamente deja de tener efecto.
(v) Son taxativas, es decir, se encuentran consagradas en la ley, la cual señala el proceso dentro del cual proceden3. Entonces, el primer supuesto básico e indispensable, según el tratadista Hernando Devis Echandía, supone la acreditación previa siquiera sumaria de unas “condiciones o cualidades subjetivas, que le otorgan la facultad jurídica de pretender determinadas declaraciones judiciales con fines concretos, mediante una sentencia de fondo o mérito, o para controvertirla”5, en la búsqueda de la tutela efectiva de su derecho. 3.1.
Descendiendo al asunto puesto a consideración de esta sala unitaria, es necesario reseñar que sobre la legitimación y titularidad para solicitar las precautelares no existe debate alguno, razón por la que en consonancia con lo normado en el artículo 328 del Código General del Proceso esta colegiatura se ceñirá a los argumentos planteados en el medio de impugnación, máxime que el operador de primer grado reconoció que al actor le asisten las mismas, empero, frente a la apariencia de buen derecho y sobre su razonabilidad para impedir eventuales daños o infracciones no puede aducirse similar reflexión. Lo anterior, en consideración a que el artículo 247 de la Decisión 486 de 2000 de la CAN4, fija que, para el decreto de estas preventivas, es necesario acreditar “su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y 3 Corte Constitucional, Sentencia T-172 de 2016. 4 normativa aplicable desde 1969 cuando suscribió el Acuerdo de Cartagena 001 2024 04919 01 presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. La autoridad nacional competente podrá requerir que quien pida la medida otorgue caución o garantía suficientes antes de ordenarla.
(…) Quien pida una medida cautelar respecto de productos determinados deberá suministrar las informaciones necesarias y una descripción suficientemente detallada y precisa para que los productos presuntamente infractores puedan ser identificados” (resaltado fuera del texto). Así lo señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, en pronunciamiento No.035 IP 2014 dictado el 22 de septiembre de 2014, “La norma comunitaria prescribe que la medida sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para obrar, la existencia del derecho cuya infracción se denuncia y pruebas que conduzcan a presumir razonablemente la comisión real o inminente de tal infracción (artículo 247).
Por tanto, el solicitante tiene la carga de aportar elementos de prueba que permitan a la autoridad nacional competente, a título de presunción iuris tantum, reconocer como probable la legitimación del solicitante, la existencia del derecho invocado y su infracción. Se entiende que la autoridad indicada valorará también el temor fundado de que, durante el intervalo hasta el pronunciamiento de la sentencia de mérito, se vea amenazada la efectividad de la tutela del derecho.
En todo caso, es de la potestad discrecional de dicha autoridad condicionar la obtención de la medida al otorgamiento, por parte del solicitante, de garantía suficiente, así como valorar la idoneidad y suficiencia de dicha garantía, la cual, de ser el caso, servirá para responder por los daños y perjuicios que, eventualmente, pudieran causarse.
(negrillas propias del Despacho). 3.2. Verificado el sustento normativo y jurisprudencial citado, sin mayores ambages, esta magistratura advierte prontamente la confirmación de la providencia apelada, en consideración a que las solicitudes cautelares no confutan de manera certera los actos denunciados como transgresores, cimentados en los literales d) y e) del canon 155 de la Decisión 486 de 2000 emitida por el Tribunal Andino que a su tenor prescribe;
“(…) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; 001 2024 04919 01 e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;” Ello, pese a que, como titular de la marca puede en principio impedir que, sin su consentimiento se continúen ejerciendo actos tendientes a vulnerar los derechos conferidos sobre los registros marcarios con los que cuenta desde enero de 2022, de la revisión de los medios suasorios que fueron aportados en el recurso y con el escrito de apelación, no se extrae la inminencia de la infracción que echa de menos el juez de conocimiento.
Téngase en cuenta que, en la resolución del recurso la autoridad jurisdiccional expresó claramente que sí realizó un estudio concienzudo del dictamen adosado, empero, este no generó en ella convicción suficiente para entender que en el consumidor o el público al que van destinados los bienes y 001 2024 04919 01 servicios de las instituciones educativas genera verdadera confusión, efectuada la confrontación entre marcas, según la clasificación internacional NIZA.
En efecto, verificadas las marcas y signos distintivos, adicional al registro, no existe ninguna anotación respecto de las palabras, su orden o combinación, que vislumbren en manera alguna confusión, engaño o la inducción a error a los ciudadanos. Recuérdese al respecto que, el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, precisa que podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica, entre ellos “a) las palabras o combinación de palabras”, empero, verificados los registros marcarios efectuados por los litigantes, se observan diferencias sustanciales como la composición de una sola palabra en la primera, y la otra, por el contrario, contiene la expresión “WONDER” de manera separada, por ende, no puede siquiera avistarse que sea una réplica exacta de la marca.
Sumado a lo dicho, la representación gráfica entre empresarios dista en todos sus caracteres, pues, basta su cotejo para identificar que el tipo de letra, colores y demás distintivos no se acompasan y por ende no generan de entrada, un riesgo de asociación por lo menos de forma preliminar “consistente en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor 001 2024 04919 01 de [este] tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado”.5 En la senda descrita, y ante la falta de cumplimiento del requisito exorado, no es posible discernir tampoco la existencia del derecho infringido, lo que de suyo deriva en la refrendación del proveído apelado, sin que ello signifique, en manera alguna que, la valoración previamente realizada constituya cosa juzgada como tampoco trace la línea jurisprudencial, normativa y de argumentación de la providencia que resuelva la instancia dentro del litigio declarativo posterior; así como tampoco define la forma en que debe solucionarse el tema de debate.
Ello, por cuanto una vez propuesto ese análisis, previo agotamiento de las etapas y estudio de fondo del dictamen presentado frente al cual, si bien sirvió de apoyo para esta valoración antelada, no puede ser objeto de valoración definitiva y cualificada, en tanto es tema del debate que en lo sucesivo se surta, junto con el restante caudal probatorio a que hubiere lugar solicitado por las partes y decretado por la funcionaria cognoscente, para decidir de fondo sobre la presunta infracción marcaria conjurada por la convocada. 3.3.
Bajo las premisas descritas los argumentos interpelados por la apelante se caen de su peso, y coligen forzosamente el fracaso de la alzada, por consiguiente, se respaldará la providencia censurada, sin condena en costas por no aparecer causadas, de acuerdo con el numeral 8º del canon 365 ib. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. – Sala Civil, RESUELVE 5 TJCA 08-IP-2022 de 15 de diciembre de 2022 001 2024 04919 01 PRIMERO: CONFIRMAR la providencia de fecha y procedencia anotadas, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.
SEGUNDO: Oportunamente devuélvase lo actuado a la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, que actualmente conoce el asunto, previas las constancias de rigor.
NOTIFÍQUESE, SANDRA CECILIA RODRÍGUEZ ESLAVA Magistrada Firmado Por: Sandra Cecilia Rodriguez Eslava Magistrada Sala Civil Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 Código de verificación: 4279b164b4ce672714c6856f870689652036cd3cc3c706e5f5cfd1a893bdbc69 Documento generado en 19/09/2025 04:14:15 PM Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica 001 2024 04919 01