República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil REPÚBLICA DE COLOMBIA TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C. SALA CIVIL MAGISTRADA SUSTANCIADORA: RUTH ELENA GALVIS VERGARA Bogotá, D.C., tres de julio de dos mil veinticinco. Proceso: Demandante: Demandado: Radicación: Procedencia: Asunto: AI-153/25 Competencia desleal American Franchising CORP Eyver Antonio Álvarez Meza 110013199001202435005 01 Superintendencia de Industria y Comercio Apelación de auto Se decide el recurso de apelación presentado por el apoderado de American Franchising Corp en contra del auto 131052 de 23 de septiembre de 2024, proferido por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Antecedentes 1. American Franchising Corp formuló demanda por infracción a derechos de propiedad industrial en contra del señor Eyver Antonio Álvarez Meza, con base en el artículo 238 de la Decisión 486 del 2000 de la Comunidad Andina, derivado del aparente uso indebido de la marca, enseña, nombre comercial y demás signos distintivos asociados a “EL CORRAL” por el establecimiento de comercio “el corral del chicharrón” de propiedad del demandado lo que, a su juicio, constituye un riesgo de confusión. 2.
Previo a la notificación del auto admisorio, el extremo activo solicitó medidas cautelares consistentes en: 110013199001202435005 01 1 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil 2 3. El 23 de septiembre de 2024 se negó la petición cautelar tras considerar que las resoluciones que conceden las marcas a American Franchising tienen más de un año de ser emitidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por lo que no existe certeza frente al derecho concedido; sumado a que no se acreditó el requisito del peligro en la mora por una amenaza inminente que ponga en riesgo los derechos de la demandante mientras se resuelve la instancia, máxime cuando la infracción aparentemente se presenta desde mayo de 2022, por lo que la tolerancia le resta perentoriedad a la cautela. 110013199001202435005 01 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil 4.
La demandante presentó recurso de reposición, y en subsidio de apelación. Argumentó que sus derechos se pueden ver considerablemente afectados por la pérdida de su reputación comercial, goodwill y derechos marcarios, sumado a que cabe la posibilidad que los clientes sean inducidos en error por el uso indebido de la marca “el corral”, lo cual representa un riesgo de confusión y asociación; añadió que no toleró esos actos, ni el tiempo que ha pasado eliminó el peligro que conllevan, cuando lo que realmente ocurrió fue que se intentaron mecanismos alternos de solución de conflictos para hacer cesar la infracción. Insistió en que no hay un término perentorio para la solicitud de cautelas; y que las 76 marcas concedidas a American Franchising están vigentes, información que la Superintendencia de Industria y Comercio podía constatar en sus bases de datos.
El 25 de octubre de 2024 la activante aportó la resolución No. 61257 del 11 de octubre de 2024 emitida por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, «a través de la cual se declara la notoriedad de la marca EL CORRAL LA RECETA ORIGINAL de titularidad de [AMERICAN FRANCHISING] para identificar servicios de restauración». 5.
El 10 de marzo de 2025, la Superintendencia de Industria y Comercio iteró que con las probanzas adosadas, no se acreditaba la legitimación en la causa que reclama la promoción de la cautela, como quiera que los certificados de registro aportados tenían una expedición de hace más de 2 años y 4 meses, periodo en el que pudieron presentar diferentes operaciones comerciales como transferencias, cancelaciones u otro tipo de registros, en especial, cuando para la fecha de expedición, los titulares eran otras sociedades distintas a la promotora.
De otro lado, dijo que era extemporánea el documento radicado el 25 de octubre de 2024, por lo que operó el principio de preclusión. Finalmente, apuntó que no se desplegó ninguna acción para proteger los derechos que se dicen afectados entre el 14 de diciembre de 2022, fecha de la última actuación de la demandante, y la promoción de la demanda, por lo que no observaba la urgencia de decretar medidas cautelares en esta oportunidad. 110013199001202435005 01 3 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil De allí que mantuvo la providencia fustigada y concedió la apelación ante esta Corporación. Consideraciones 1.
En virtud de la Ley 323 de 1996 se protocolizaron las modificaciones al Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena), suscrito en Trujillo, Perú, el 10 de marzo de 1996; y se creó la comunidad Andina, en el que se ha desarrollado un sistema normativo común, que comprende entre otras, la Decisión 486 de 2000, relativa a la propiedad industrial. 2.
Cuando se constate la infracción a los derechos contenidos en la Decisión 486 de 2000, quien pretenda adelantar demanda para su restablecimiento podrá solicitar las medidas cautelares en los términos de los artículos 241, 245 y 247 ibidem. 3. Al interpretar la anterior normativa, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, indicó que las medidas precautorias: «(…) están destinadas a asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva en un procedimiento procurando, a través de ellas, que un daño no se convierta en irreparable.
En tales casos, el titular de la marca supuestamente infringida puede solicitar a la autoridad que le provea de lo necesario para impedir que se siga cometiendo el supuesto acto infractor, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios, con el fin de asegurar que el procedimiento consiga un resultado»1.
En la misma providencia agregó que: “Las medidas cautelares tienen por objeto lo siguiente: Impedir la comisión de la infracción. Evitar las consecuencias que esa infracción pueda generar. Obtener y conservar pruebas, para adelantar el trámite por infracción de derechos de propiedad industrial. Asegurar que la acción sea efectiva para proteger los derechos de propiedad industrial. 1 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación del 7 de septiembre de 2018, 27-IP-2017, Magistrado Ponente: Hernán Rodrigo Romero Zambrano. Disponible en https://www.tribunalandino.org.ec/decisiones/IP/27-IP-2017.pdf. 110013199001202435005 01 4 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil Asegurar el resarcimiento de daños y perjuicios” 2.
Más adelante, explicó que para su viabilidad, deben confluir los siguientes supuestos: «a) Objeto. Las medidas cautelares recaerán sobre los productos que resulten de la infracción, así como de los materiales o medios que sirvieron para cometerla. b) Sujetos activos: La norma dice que se podrá solicitar medidas cautelares por quien acredite legitimación para actuar, pero no dice quien tiene legitimación activa.
Por coherencia y lógica, los legitimados para solicitarla son los mismos legitimados para iniciar el proceso de infracción de derechos de propiedad industrial: el titular del derecho protegido. c) La existencia de un derecho infringido. Si no hay derecho infringido no habrá nada que salvaguardar. d) Presentación de pruebas que hagan presumir razonablemente la infracción o su inminencia. Todos los medios probatorios admitidos en la normativa interna se pueden usar para probar la infracción o la inminencia de la infracción. Es muy importante tener en cuenta que para decretar la medida cautelar no se debe probar la infracción, ya que es algo que se prueba en el proceso de infracción. La autoridad competente para decretar las medidas cautelares debe determinar, de conformidad con las pruebas presentadas, si hay indicios que hagan pensar que sí puede haberse cometido la infracción. Las medidas cautelares, como efecto, no se decretan por haberlas solicitado el interesado, sino porque de los documentos y demás pruebas presentadas claramente se puede presumir o suponer que sí cometió la infracción e) Garantía o caución. La autoridad nacional competente puede requerir una garantía antes de ordenar las mencionadas medidas.
La garantía o caución debe ser suficiente para resarcir los perjuicios que puedan ocasionarse con la ejecución de las medidas f) Información de los productos sobre los que recaerá la medida cautelar. El solicitante deberá determinar con toda exactitud los productos sobre los que recaerá la medida cautelar. Si la medida cautelar tiene que ver con productos específicos, el 2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación del 7 de septiembre de 2018, 27-IP-2017, Magistrado Ponente: Hernán Rodrigo Romero Zambrano. Disponible en https://www.tribunalandino.org.ec/decisiones/IP/27-IP-2017.pdf. 110013199001202435005 01 5 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil solicitante deberá determinarlos claramente para que puedan ser identificados» 3.
Sin que constituya un juicio anticipado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha establecido que el juzgador debe emplear las presunciones iuris tantum para, a partir de las probanzas recaudadas, reconocer como probable la legitimación del solicitante, la existencia del derecho invocado y su infracción4. Además, “valorará también el temor fundado de que, durante el intervalo hasta el pronunciamiento de la sentencia de mérito, se vea amenazada la efectividad de la tutela del derecho” 5. 4.
En el sub examine, se anticipa que la decisión de primera instancia se revocará conforme pasa a explicarse. 4.1. Preliminarmente, verificadas las probanzas allegadas con la demanda por infracción a derechos de propiedad industrial6, se constató que si bien se aportaron las resoluciones por medio de las que se concedieron los registros de la marca, enseña, nombre comercial y demás signos distintivos asociados a “el corral”, no en todos aparece como titular American Franchising Corp7, en algunos casos se le concedió ese derecho a Timberland Trading Inc8, IRC C Limitada9, Inversiones el Corral & Cía. Ltda.10, Madeira 3 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación del 7 de septiembre de 2018, 27-IP-2017, Magistrado Ponente: Hernán Rodrigo Romero Zambrano. Disponible en https://www.tribunalandino.org.ec/decisiones/IP/27-IP-2017.pdf. 4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación del 22 de septiembre de 2014, 035 IP 2014, Magistrada Ponente: Cecilia L. Ayllón Q..
Disponible en https://www.tribunalandino.org.ec/ips/35-IP-2014.pdf. 5 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación del 22 de septiembre de 2014, 035 IP 2014, Magistrada Ponente: Cecilia L. Ayllón Q.. Disponible en https://www.tribunalandino.org.ec/ips/35-IP-2014.pdf. 6 Folio 66-y subsiguientes, 24335005--0000000001.pdf, 24335005--0000000002.pdf, 24335005--0000000003.pdf, 24335005--0000000004.pdf, 001-PRESENTACION DEMANDA, 2024-335005, CuadernoSuperintendencia, Principal, Primera instancia, 11001319900120243500500. 7 Folio 127, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 147, 149, 151, 154, 157, 160, 163, 165, 168, 171, 173, 176, 179, 182, 218, 220, 222, 224, entre otros, 24335005--0000000001.pdf, 001-PRESENTACION DEMANDA, 2024-335005, CuadernoSuperintendencia, Principal, Primera instancia, 11001319900120243500500. 8 Folio 68, 83, 85, 89, 91, 110, 112, 114, entre otros, 24335005--0000000001.pdf, 24335005-0000000002.pdf, 001-PRESENTACION DEMANDA, 2024-335005, Cuaderno Superintendencia, Principal, Primera instancia, 11001319900120243500500. 9 Folio 70, 225, entre otros, 24335005--0000000001.pdf, 24335005--0000000002.pdf, 001PRESENTACION DEMANDA, 2024-335005, CuadernoSuperintendencia, Principal, Primera instancia, 11001319900120243500500. 10 Folio 72, 98, 101, 103, 183, 24335005--0000000001.pdf, 24335005--0000000002.pdf, 001PRESENTACION DEMANDA, 2024-335005, CuadernoSuperintendencia, Principal, Primera instancia, 11001319900120243500500. 110013199001202435005 01 6 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil Services Ltda.11, el corral investments. inc12, e Irc C limitada13.
Empero, varios de los certificados de registro de signos distintivos anexados y expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, dan cuenta de que la aquí demandante es titular de varias marcas, que se encuentran vigentes: Clase Marca mixta Marca nominativa Marca nominativa Marca nominativa Marca nominativa Marca nominativa Marca nominativa Marca nominativa Marca mixta Marca mixta Marca nominativa Marca mixta Marca mixta Marca mixta Identificación El Corral Corral Callejera Corralísima Certificado 573902 571872 Vigencia 31-07-2027 06-07-2027 571886 06-07-2027 Corralera 572917 19-07-2027 Corral Philadelphia Corral Cobb 571991 07-07-2027 571887 06-07-2027 Corral Taco 572918 19-07-2027 El Corral Postres El Corral La Receta Original Corral Queso Edición Especial Corralazos 571888 06-07-2027 611557 10-01-2029 587163 12-01-2028 590291 05-04-2028 Corralazos 596814 La Heladería 601583 El Corral Est. 1983 La Heladería 599668 El Corral Est. 1983 26-06-2028 04-09-2028 11 Folio 75, 77, 79, 81, 87, 107, 109, entre otros, 04-08-2028 24335005--0000000001.pdf, 24335005-0000000002.pdf, 001-PRESENTACION DEMANDA, 2024-335005, CuadernoSuperintendencia, Principal, Primera instancia, 11001319900120243500500. 12 Folio 117, 119, 121, entre otros, 24335005--0000000001.pdf, 24335005--0000000002.pdf, 001-PRESENTACION DEMANDA, 2024-335005, CuadernoSuperintendencia, Principal, Primera instancia, 11001319900120243500500. 13 Folio 216, entre otros, 24335005--0000000001.pdf, 24335005--0000000002.pdf, 001PRESENTACION DEMANDA, 2024-335005, CuadernoSuperintendencia, Principal, Primera instancia, 11001319900120243500500. 110013199001202435005 01 7 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil Marca nominativa Marca nominativa Marca mixta Marca mixta Marca mixta Marca mixta Marca nominativa Food Truck El Callejero del Corral Corral Doble Doble Burger Bar By El Corral Burger Bar By El Corral Gourmet El Corral Est. 1983 El Corral El Corral Corral Todoterreno 612482 22-01-2029 618353 08-05-2029 626077 622935 10-07-2029 622477 04-07-2029 622478 637584 04-07-2029 14-01-2030 Otorgadas para productos y/o servicios comprendidos en las clases 29, 30, 35 y 43 de la edición 11 de la Clasificación Internacional de Niza.
Certificaciones, se itera, vigentes para la fecha de la solicitud de la cautela, que son documentos públicos de los que se presume su autenticidad y de los que no se puede suponer su variación sin que obre ningún medio de convicción que así lo demuestre. Además, realizada la consulta en la base de datos mundial habilitada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual14, la cual es de libre acceso, se corroboró que en el territorio colombiano, registran al menos los siguientes signos registrados por la sociedad demandante con su constancia de vigencia de 10 años a partir de su registro: Tomado de: https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/results?page=1&pageSize=30&criteria=C&offices= CO,WO&territories=CO&basicSearch=el%20corral. 14 110013199001202435005 01 8 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil Lo anterior permite tener por acreditada, en este estadio procesal, la existencia de un derecho marcario en cabeza de la actora susceptible de ser objeto de protección cautelar, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 245 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, según el cual la autoridad competente podrá, a solicitud de parte, ordenar medidas destinadas a prevenir la infracción de un derecho de propiedad industrial. 4.2.
De las pruebas aportadas15, prima facie es posible considerar verosímil y probable la existencia de los riesgos de afectación a los derechos marcarios, e inducción en error de los clientes por el uso de la expresión “el corral” por parte del demandado en su establecimiento de comercio denominado “el corral del chicharrón”, al utilizarse la misma expresión que identifica productos y establecimientos de la accionante, lo que puede crear confusión y probabilidad de asociación entre ambos, situaciones que se pretenden mitigar mientras se emite la decisión que en derecho corresponda, máxime cuando se le ha dado prelación a la expresión “El CORRAL”: 9 Tal proceder puede llegar a constituir una afectación de los derechos consagrados en el literal d16 del artículo 155 de la Decisión Andina 486 de 2000. 4.3.
En lo atinente al “periculum in mora”, si bien se constató que la parte demandante tuvo conocimiento de la presunta infracción desde mayo de 2022 y que sus últimas actuaciones extraprocesales datan de diciembre de ese año, también lo es que los hechos que se imputan como infractores se mantienen, continúan, por cuanto el uso del signo “El Corral del Chicharrón” persiste hasta la fecha, según 15 Folios 10-15, 16 Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (…) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; 110013199001202435005 01 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil se desprende de las piezas publicitarias17 y registros de redes sociales allegadas al dossier. En tal sentido, la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que el “periculum in mora” debe analizarse en función del riesgo concreto y actual para la eficacia de la sentencia definitiva (Interpretación Prejudicial 04-IP-2013), sin que la simple inactividad procesal del titular del derecho implique una renuncia o tolerancia tácita, especialmente en el marco de infracciones de carácter prolongado.
De allí que, en casos de uso marcario no autorizado que se mantiene en el tiempo, el riesgo de consolidación del daño reputacional, de desvío de clientela o de pérdida de distinción se incrementa, con potencial afectación a los efectos prácticos del pronunciamiento final. 4.4. Ahora lo anterior no significa que todas las cautelas solicitadas sean procedentes, pues algunas tienen por finalidad acceder de forma prematura a los objetivos de la demanda, y no responden a la teleología de la cautela que consiste en impedir la comisión de la infracción que se dice está ocurriendo o evitar las consecuencias que eventualmente ella pueda generar, pues como se desprende del escrito introductor, las medidas precautorias 2.3 a 2.6 guardan simetría con las siguientes pretensiones18: 17 Tomado de: https://es.restaurantguru.com/El-corral-del-chicharon-Monteria Folios 2-4, 24335005--0000000001.pdf, 001-PRESENTACION DEMANDA, 2024-335005, CuadernoSuperintendencia, Principal, Primera instancia, 11001319900120243500500. 18 110013199001202435005 01 10 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil Además, tampoco se demostró cómo podría ser perjudicial para el extremo activo esperar a que se resuelva de fondo el asunto para emitir el pronunciamiento pertinente frente a estas pretensiones.
Así las cosas, se estima procedente revocar parcialmente la decisión censurada y conceder la medida cautelar de “Ordenar provisionalmente a Eyver Antonio Álvarez Meza, propietario de El Corral del Chicharrón, sus socios, colaboradores, empleados y dependientes, actuales, potenciales, o futuros, el cese del uso del signo “El Corral” en lo que sea similar o derive su confusión con la marca registrada a nombre de American Franchising Corp”.
En cuanto a las restantes medidas impetradas, esta Colegiatura considera que en esta etapa procesal resultaría desproporcionada, pues implica una afectación intensa del buen nombre y la libertad de empresa, sin que aún se haya emitido una resolución de fondo respecto a la infracción debatida. 5. No obstante la conclusión precedente, esta Colegiatura no puede decretar las cautelas que considera viables, habida cuenta que no se ha fijado el monto de la caución, lo que corresponde al juez de primer grado y, por ende, el interesado no la ha prestado; por lo que por mandato imperativo de la ley, se torna indispensable el pronunciamiento del fallador de primer grado y el cumplimiento de la carga procesal por la actora, previo al decreto de la cautela. 6.
Corolario de lo antelado, sin más consideraciones habrá de revocarse parcialmente la providencia vilipendiada para que el a quo, previo al decreto de las medidas 2.1 y 2.2, provea sobre la fijación de la caución de que trata el artículo 247 de la decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, en consonancia con el numeral 2° del artículo 590 de la Ley 1564 de 2012. 110013199001202435005 01 11 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil Decisión En armonía con lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D. C., Sala Civil de Decisión,
RESUELVE
1. REVOCAR el Auto 131052 del 23 de septiembre de 2024, proferido por la Delegatura Para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio. En consecuencia, se DISPONE: DEVOLVER la actuación a la oficina judicial de origen para que provea sobre la fijación de la caución de que trata el artículo 247 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, en consonancia el numeral 2° del artículo 590 de la Ley 1564 de 2012. 2.
Sin condena en costas dado el éxito parcial de la censura. Notifíquese, RUTH ELENA GALVIS VERGARA Magistrada 12 Firmado Por: Ruth Elena Galvis Vergara Magistrada Sala Civil Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., 110013199001202435005 01 Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 Código de verificación: 88b693363be44a28a0b2aac9c7db74d5c67c55eb13b56458f60c61bf1e5ba9b0 Documento generado en 03/07/2025 01:53:15 PM Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica