República de Colombia Rama Judicial del Poder Público TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, D.C. SALA CIVIL Bogotá, D.C., siete (07) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024) MAGISTRADO PONENTE: ANGELA MARÍA PELÁEZ ARENAS RADICACIÓN: 11001319900120247987601 PROCESO: INFRACCIÓN A DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DEMANDANTE: ESPUMAS PLÁSTICAS S.A.S. DEMANDADO: CRISTIAN CAMILO ORREGO ESTRADA ASUNTO: APELACIÓN DE AUTO Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto fechado seis (6) de agosto de dos mil veinticuatro (2024), por medio del cual se desestimó la solicitud cautelar solicitada en el pliego introductorio.
ANTECEDENTES 1. Mediante el proveído censurado, la Superintendencia de Industria y Comercio - Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, desestimó la petición cautelar, al considerar que la demandante no logró acreditar la legitimación en la causa por activa frente al decreto de medidas cautelares y tampoco el derecho infringido, en tanto no se logró demostrar la titularidad actual sobre la marca mixta, pues la certificación que reposa en el libelo data de hace más de cuatro años.
Luego, el juez no tiene la certeza suficiente “para establecer si el demandante conserva en la actualidad el derecho subjetivo de registro marcario, pues habida cuenta de la antigüedad del certificado, así como de la ausencia de otros elementos de convicción encaminados a demostrar este presupuesto -la legitimación en la causa por activa- no existe certeza, lo que en principio, en esta etapa primigenia y preliminar del proceso, le impide al despacho tener por cumplido este presupuesto para los fines de la imposición de la medida cautelar”. 2.
Inconforme con tal determinación, el extremo impulsor, formuló recurso directo de apelación aduciendo que conforme lo dispone el artículo 152 de la Decisión 486 de 2000 emitida por la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, “El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años”.
Por tanto, el certificado adosado cumple con los Infracción a Derechos de Propiedad Industrial 110013199001202479876 01 Espumas Plásticas S.A.S. VS. Cristian Camilo Orrego Estrada. requisitos de esta reglamentación y da cuenta de la titularidad y vigencia de la marca en cabeza de la sociedad demandante hasta el 11 de diciembre de 2029.
Afirmó que en el asunto no se suscitaron vicisitudes que variaran el estado marcario, en tanto no cuenta con ninguna orden de cancelación por no uso o cualquier otra causal, de manera que se ha venido ejerciendo de manera constante y continua, razón por la que no es posible aseverar que su representada carezca de legitimación. 3. En decisión del 3 de octubre de 2024, el juez de primer grado concedió el medio de impugnación reclamado.
En consecuencia, se procede a desatar la alzada planteada, previas las siguientes, CONSIDERACIONES 1. Sea lo primero memorar que las medidas preventivas son “(…) instrumentos con los cuales el ordenamiento protege, de manera provisional, y mientras dura el proceso, la integridad de un derecho que es controvertido en ese mismo proceso. De esa manera el ordenamiento protege preventivamente a quien acude a las autoridades judiciales a reclamar un derecho, con el fin de garantizar que la decisión adoptada sea materialmente ejecutada.
Por ello, (…) estas medidas buscan asegurar el cumplimiento de la decisión que se adopte, porque los fallos serían ilusorios si la ley no estableciera mecanismos para asegurar sus resultados, impidiendo la destrucción o afectación del derecho controvertido (…)”1. De allí que el literal c) del art. 590 del Código General del Proceso, exija a quien las pide, ostentar “la legitimación o interés para actuar de las partes y la existencia de la amenaza o la vulneración del derecho” y al Juez, tener en cuenta “la apariencia de buen derecho, como también la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida”.
El primer supuesto básico e indispensable, según el tratadista Hernando Devis Echandía, supone la acreditación previa siquiera sumaria de unas “condiciones o cualidades subjetivas, que le otorgan la facultad jurídica de pretender determinadas declaraciones judiciales con fines concretos, mediante una sentencia de fondo o mérito, o para controvertirla”2, en la búsqueda de la 1 2 Corte Constitucional, sentencia C-379 de 2004.
CSJ STC11358-2018, 5 de septiembre de 2018. 2 Infracción a Derechos de Propiedad Industrial 110013199001202479876 01 Espumas Plásticas S.A.S. VS. Cristian Camilo Orrego Estrada. tutela efectiva de su derecho. Entonces, la legitimación en la causa se define como “la titularidad del interés materia del litigio y que debe ser objeto de sentencia (procesos contenciosos) o del interés por declarar o satisfacer mediante el requisito de la sentencia (procesos voluntarios) (…)”3, por consiguiente, debe examinarse si quien lo reclama se encuentra facultado para ello y si acredita la existencia de una amenaza cierta y demostrable en medio suasorio diferente al meramente argumentativo.
A tono con lo anterior, frente a lo que doctrinariamente ha sido apellidado como la apariencia del buen derecho (fumus boni iuris), por cuyo reclamo aboga, tal “concepto corresponde al juicio de valor realizado por el funcionario judicial facultado para emitir una medida cautelar, mediante el cual se formula una hipótesis que, con los medios de prueba aportados por el solicitante y los requisitos establecidos por ley para la concesión de la misma, permite colegir, con un grado de acierto, cuál sería el sentido de la sentencia que se dicte en el proceso, así como sus posibles efectos, tratando así de garantizar su cumplimiento en caso de salir airosas las pretensiones”4.
Sobre el particular, y, en reciente pronunciamiento, esta Corporación recordó: La apariencia de buen derecho ‘se basa en la probabilidad o verosimilitud del derecho alegado por el actor en su demanda’5 o expresado en otras palabras ‘que tenga la probabilidad de ser tutelable en el ordenamiento jurídico’6, requisito que tuvo como fuente de inspiración el ordenamiento jurídico español, cuya Ley de Enjuiciamiento Civil la prevé en su artículo 728.2 que “[…] el solicitante […] habrá de presentar con su solicitud los datos, argumentos y justificaciones documentales que conduzcan a fundar, por parte del Tribunal, sin prejuzgar de fondo el asunto, un juicio provisional e indiciario favorable al fundamento de su pretensión […]”, sin perjuicio de que pueda ofrecer “otros medios de prueba, que deberá proponer en el escrito […]”.
A pesar de que esa pauta probatoria no se adoptó, con el mismo nivel de detalle por el Código General del Proceso, el convencimiento al que debe llevarse al juzgador aconseja que, si ello no emerge por sí solo de la demanda, cuando menos se pongan a disposición del funcionario sólidos medios de prueba que le permitan construir una idea inicial, no vinculante de cara a la 3 Idem.
Definición extraída de la sentencia CSJ SC19903-2017. Barahona Vilar Silvia, Competencia Desleal, Tiran Lo Blanch Tratados, Valencia, 2008, Pág. 194.3 6 Ulate Chacón Enrique, “Derecho a la Tutela Judicial Efectiva: Medidas Cautelares en el Ámbito Constitucional”. 4 5 3 Infracción a Derechos de Propiedad Industrial 110013199001202479876 01 Espumas Plásticas S.A.S. VS. Cristian Camilo Orrego Estrada. decisión final, que esboce el alto grado de probabilidad de que en el proceso principal sea dable lograr sus propósitos, circunstancia que conlleva que la parte actora ejerza un riguroso y dinámico rol, en orden a presentar un escenario con las especificas características referidas, especialmente cuando la medida exorada tenga repercusiones que sean ampliamente significativas para el convocado7. 2.
Tratándose de la propiedad industrial y su régimen, incluyendo las acciones por infracción de derechos, es menester indicar que la normativa aplicable corresponde a la fijada por la Comisión de la CAN, de la cual hace parte la nación desde 1969 cuando suscribió el Acuerdo de Cartagena. Por tanto, las disposiciones allí prescritas -denominadas supranacionalesson prevalentes y de aplicación inmediata, como lo señaló de vieja data la Corte Constitucional en Sentencia C-137 de 1996, reiterado en pronunciamiento SC713 de 2022 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia; al expresar: Como es sabido, el concepto de supranacionalidad -dentro del que se inscribe el Acuerdo de Cartagena- implica que los países miembros de una organización de esta índole se desprendan de determinadas atribuciones que, a través de un tratado internacional, son asumidas por el organismo supranacional que adquiere la competencia de regular de manera uniforme para todos los países miembros sobre las precisas materias que le han sido transferidas, con miras a lograr procesos de integración económica de carácter subregional.
Las normas supranacionales despliegan efectos especiales y directos sobre los ordenamientos internos de los países miembros del tratado de integración, que no se derivan del común de las normas de derecho internacional. Por una parte, esta legislación tiene un efecto directo sobre los derechos nacionales, lo cual permite a las personas solicitar directamente a sus jueces nacionales la aplicación de la norma supranacional cuando ésta regule algún asunto sometido a su conocimiento.
En segundo lugar, la legislación expedida por el organismo supranacional goza de un efecto de prevalencia sobre las normas nacionales que regulan la misma materia y, por lo tanto, en caso de conflicto, la norma supranacional desplaza (que no deroga) dentro del efecto conocido como preemption- a la norma nacional8. Entonces, para resolver el tópico central materia de apelación, como lo son las medidas cautelares procedentes para esta clase de asuntos, el artículo Tribunal Superior de Bogotá-Sala Civil, Auto del 12 de oct. 2021, rad. 040-2020-00294-01.
Estos efectos fueron reconocidos por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en su concepto de septiembre 6 de 1979, Consejero Ponente: Jaime Paredes Tamayo. 7 8 4 Infracción a Derechos de Propiedad Industrial 110013199001202479876 01 Espumas Plásticas S.A.S. VS. Cristian Camilo Orrego Estrada. 568 del Código de Comercio, derogado por la reglamentación en comento, particularmente, el artículo 241 de la Decisión 486 de 2000 de la CAN, prevé:
ARTÍCULO 241. El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas: a) el cese de los actos que constituyen la infracción; b) la indemnización de daños y perjuicios; c) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción; d) la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior; e) la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios; f) la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o, g) la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.
Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de la marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo, no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente. Quedarán exceptuados los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca.
(Negrilla extra texto). 5 Infracción a Derechos de Propiedad Industrial 110013199001202479876 01 Espumas Plásticas S.A.S. VS. Cristian Camilo Orrego Estrada. A su vez, el canon 245 siguiente de la misma obra, establece: “Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.
Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio”. Consonante con lo anterior, el precepto 246 ibídem, estatuye que podrán ordenarse, entre otras, las siguientes cautelas: “a) el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción; y b) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción (…)”.
Y finalmente, la cláusula 247 ejusdem, fija que, para el decreto de estas preventivas, es necesario acreditar “su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. La autoridad nacional competente podrá requerir que quien pida la medida otorgue caución o garantía suficientes antes de ordenarla.
(…) Quien pida una medida cautelar respecto de productos determinados deberá suministrar las informaciones necesarias y una descripción suficientemente detallada y precisa para que los productos presuntamente infractores puedan ser identificados”. (Resaltado fuera del texto). Así lo señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, en pronunciamiento No.035 IP 2014 dictado el 22 de septiembre de 2014, La norma comunitaria prescribe que la medida sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para obrar, la existencia del derecho cuya infracción se denuncia y pruebas que conduzcan a presumir razonablemente la comisión real o inminente de tal infracción (artículo 247).
Por tanto, el solicitante tiene la carga de aportar elementos de prueba que permitan a la autoridad nacional competente, a título de presunción iuris tantum, reconocer como probable la legitimación del solicitante, la existencia del derecho invocado y su infracción. Se entiende que la autoridad indicada valorará también el temor fundado de que, durante el intervalo hasta el pronunciamiento de la sentencia de mérito, se vea amenazada la efectividad de la tutela del derecho.
En todo caso, es de la potestad discrecional de dicha autoridad condicionar la obtención de la medida al otorgamiento, por parte del 6 Infracción a Derechos de Propiedad Industrial 110013199001202479876 01 Espumas Plásticas S.A.S. VS. Cristian Camilo Orrego Estrada. solicitante, de garantía suficiente, así como valorar la idoneidad y suficiencia de dicha garantía, la cual, de ser el caso, servirá para responder por los daños y perjuicios que, eventualmente, pudieran causarse.
(Negrillas propias del Despacho). Por consiguiente, los presupuestos para decretar las medidas cautelares deben conjurar, en síntesis: i) la legitimación o interés para solicitarla, ii) la existencia de la infracción sobre el derecho, iii) acreditación probatoria siquiera sumaria para presumir la comisión de esta o su amenaza y iv) el cumplimiento de la regla general para todo tipo de cautelas como es la prestación de la caución que garantice los daños o perjuicios ocasionados con esta. 3.
Bajo el amparo de las normas y jurisprudencia previamente descritas, advierte esta Sala que la providencia censurada habrá de revocarse, porque de la revisión de los medios suasorios que fueron aportados con el líbelo introductor y el escrito de apelación, se extrae el cumplimiento del requisito echado de menos por el juez cognoscente, como pasará a explicarse. 3.1.
En primer lugar, memórese que el extremo activo en sus pretensiones pidió que se “i) declare civil y extracontractualmente responsable al señor Cristian Camilo Orrego Estrada por la utilización ilícita del signo distintivo «Comodísimos» de la sociedad «Espumas Plásticas S.A.S.» la que se enmarca en el literal f) del art. 155 de la Decisión 486 del 2000; ii) condene al extremo pasivo al pago de perjuicios tasados en cien salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la sentencia por concepto de lucro cesante; iii) ordene al accionado el cese del uso de la marca mixta «Comodísimos» en el vehículo de placas STB 974 y iv) condene en costas y agencias en derecho al accionado”.
Por su parte la autoridad administrativa con funciones jurisdiccionales, desestimó el decreto de la medida cautelar, al considerar como insuficiente para demostrar la titularidad actual sobre la marca mixta “COMODISIMOS”, pues lo allegado para su acreditación, fue una certificación que data de hace cuatro (4) años y por las “variaciones suscitadas a causa del tiempo, el juez no tiene el grado de certeza suficiente para establecer si el demandante conserva en la actualidad el derecho subjetivo de registro marcario”.
Al respecto, es pertinente indicar que el artículo 152 de la Decisión 486 de 2000, previamente expuesta, establece que “El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años”; a su turno el canon siguiente -153 ídem- prevé que el titular del registro deberá solicitar su 7 Infracción a Derechos de Propiedad Industrial 110013199001202479876 01 Espumas Plásticas S.A.S. VS. Cristian Camilo Orrego Estrada. renovación dentro de los seis (6) meses anteriores a su expiración, es decir, casi al término del primer lapso señalado.
Ahora, en lo que respecta a su demostración, el artículo 167 ibídem determina que “La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. (…) El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”.
(Resaltado fuera del texto). Por tanto, se presume sobre su vigencia el interregno establecido en la norma, siempre y cuando se demuestre al menos de forma sumaria la titularidad de la marca. 3.2. Descendiendo al asunto objeto de estudio, y vislumbrada la documental militante en el plenario y en el escrito de apelación, es posible inferir de manera preliminar y sumaria, que la sociedad demandante Espumas Plásticas S.A.S., acreditó ser titular de la marca mixta “COMODÍSIMOS” desde el 29 de octubre de 20199, la que conserva a la fecha actual, en consideración a que esta titularidad continúa vigente si se tiene en mente que no obran solicitudes de cancelación “por falta de uso o por cualquier otro motivo, respecto de la marca COMODÍSIMOS, con número de expediente 07131478 en el SIPI.
(…)” y tampoco de cancelación como lo informa la Superintendencia de Industria y Comercio en misiva de agosto de 202410. De manera que, el interés para solicitar la precautoria, se encuentra demostrado por lo menos sucintamente en los términos descritos por el director del proceso en primer grado, en consideración a que no se encontraron variaciones a causa del tiempo que indicaran un cambio en la titularidad de la marca (mixta) “COMODISIMOS” y que obra en el expediente No. 07131478 que identifica el “CERTIFICADO DE RENOVACIÓN DE UN SIGNO DISTINTIVO” de esa impronta.
Así pues, esta magistratura evidencia desatino en la decisión adoptada por el a quo, que, si bien debe propender por el cumplimiento de las exigencias dispuestas por el legislador, y particularmente las normas de orden supranacional para el decreto de la cautela solicitada; negó de plano la medida preventiva sin tener en cuenta que el requisito extrañado no suponía refrendación adicional o atestación de actualidad para contar con total validez, 9 Cfr. Pags. 29 a 32 del archivo 24279876—0000000003.pdf «001-PRESENTACIÓN DEMANDA Y CAUTELAR».
Cfr. archivo 24279876—0001300003.pdf «013-MEMORIAL». 10 8 Infracción a Derechos de Propiedad Industrial 110013199001202479876 01 Espumas Plásticas S.A.S. VS. Cristian Camilo Orrego Estrada. dado que tiene una vigencia de diez (10) años como lo dispone el art. 152 Decisión 486 de 2000; ergo, el demandante con miras a cumplir con el requerimiento allegó documental atinente a demostrar la vigencia de la marca.
Por consiguiente, bien pudo el juzgador de instancia requerir al promotor de la presente acción incoativa, para que probara la legitimidad que le asiste y así solicitar la cesación de la estimada infracción marcaria que permitiera el estudio completo de su habilitación; sin embargo, se limitó en un exceso rigorismo a denegar categóricamente la petición. En estas condiciones, y superada como se encuentra la deficiencia detectada por la Superintendencia Delegada, se impone a este despacho revocar el pronunciamiento adoptado y ordenar a aquella que analice los requisitos restantes para la procedencia de la medida previa, con cabal sujeción a lo prescrito en los preceptos que rigen la materia. 4.
Ubicada de esa manera la situación litigiosa, siendo un tema pacífico en interés de la actora, en vista de que las pruebas arrimadas al legajo traen un convencimiento sumario de la titularidad marcaria, se ordenará a la Superintendencia de Industria y Comercio -Delegatura Para Asuntos Jurisdiccionales- que efectúe el examen pertinente frente a los postulados de la existencia del derecho infringido, la necesidad, efectividad y proporcionalidad y apariencia de buen derecho, a fin de que proceda al razonable decreto de la cautela peticionada.
Labor para la cual deberá observar, con rigurosidad, lo establecido en el artículo 590 del C. G. P., normas de la Comunidad Andina de Naciones, y demás preceptos atinentes a este tema, sin lugar a imponer condena en costas a la parte recurrente (Regla 1ª del artículo 365 del C. G. del P.). DECISIÓN En mérito de lo expuesto el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C., en Sala de Decisión Civil Unitaria, RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR la providencia de fecha y procedencia anotadas, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.
SEGUNDO: En consecuencia, se ordena devolver el expediente al juzgado de origen, para que, previa nueva revisión del proceso, proceda a admitir las 9 Infracción a Derechos de Propiedad Industrial 110013199001202479876 01 Espumas Plásticas S.A.S. VS. Cristian Camilo Orrego Estrada. cautelas deprecadas, si a ello hubiere lugar.
TERCERO: SIN COSTAS por la prosperidad del recurso.
CUARTO: DEVOLVER las diligencias al Despacho de origen, previas las constancias del caso. Ofíciese.
NOTIFÍQUESE, ANGELA MARÍA PELÁEZ ARENAS Magistrada (99001-2024-79876-01) Firmado Por: Angela Maria Pelaez Arenas Magistrada Sala 009 Civil Tribunal Superior De Bogotá D.C., Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 Código de verificación: 6e5376e3e0abfb6868396685a1731ad085db6f850c4ed66cac418efd30c1a2db Documento generado en 07/11/2024 12:20:32 PM Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica 10