REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SALA DE DECISIÓN CIVIL Bogotá D.C., siete (7) de junio de dos mil veinticuatro (2024) Proceso Demandante Demandado Radicado Instancia Decisión Verbal Telefonaktiebolaget LM Ericsson Ingram Micro S.A.S. 1100131 99 001 2023 20580 01 Segunda instancia -apelación autoRevoca Se decide el recurso de apelación formulado por la parte demandada contra auto proferido el 12 de diciembre de 2023 por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio. 1.
Antecedentes 1.1. Dentro del trámite verbal de infracción de derechos de propiedad industrial instaurado por Telefonaktiebolaget LM Ericsson en contra de Ingram Micro S.A.S., se solicitaron las medidas cautelares contempladas por la Decisión 486 de 2000, atinentes al régimen de propiedad industrial consistentes en: El “cese de inmediato la importación a la República de Colombia de todos los Productos Infractores identificados en el ANEXO 23”;
“se abstenga de inmediato de ofrecer en venta en Colombia todos los Productos Infractores identificados en el ANEXO 23”; “se abstenga de inmediato de vender en Colombia todos los Productos Infractores identificados en el ANEXO 23”; “emita una comunicación interna a sus empleados o colaboradores, informándoles de la existencia del proceso judicial actual y dándoles instrucciones de no eliminar ni modificar de ninguna manera documentos análogos o digitales relacionados con esta disputa”;
“se Exp. 1100131 99 001 2023 20580 01 abstenga de presentar cualquier solicitud, reclamación, aplicación o petición para perseguir o hacer cumplir una Medida Antiproceso (ASI por sus siglas en inglés) de un tribunal extranjero, que prohíba, disuada, imponga multas monetarias o límite de alguna manera el derecho de ERICSSON a hacer cumplir o defender su Patente en Colombia, incluido el derecho a buscar medidas cautelares”.
Y “ORDENAR a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) que prohíba la entrada a la República de Colombia de todos los Productos Infractores identificados en el ANEXO 23”; “el cese inmediato del uso de cualquier material publicitario que promocione u ofrezca los Productos Infractores identificados en el ANEXO 23, a través de Internet, plataformas de redes sociales, medios de comunicación masiva, medios de prensa, plataformas electrónicas o cualquier otro medio similar” y “NOTIFICAR E INFORMAR a supermercados, minoristas, propietarios de plataformas de redes sociales, medios de comunicación masiva y plataformas de comercio electrónico dentro del territorio nacional sobre la existencia del actual procedimiento de medida cautelar preliminar, para que puedan tomar las medidas necesarias para cumplir con las órdenes emitidas por este H. Despacho”. 1.2.
Mediante auto de 12 de diciembre de 2023, se decretaron las medidas cautelares solicitadas, al considerar que “resultan necesarias para proteger el derecho presuntamente vulnerado al solicitante, ya que impiden la comisión de los actos de infracción como la importación, distribución y comercialización de productos que utilizan la patente de titularidad del accionante; es efectiva por cuanto protege el patrimonio del solicitante ante un eventual fallo favorable a sus intereses; y, resulta proporcional, al apuntar a la protección del derecho en disputa ordenando retirar sólo aquellos productos que presuntamente usan la patente de invención de la demandante para obtener un beneficio indebido al margen de las disposiciones sobre derechos de propiedad industrial que están en discusión”. 1.3.
Inconforme con la decisión la parte demandada, formuló recuso de apelación, con fundamento en que: Exp. 1100131 99 001 2023 20580 01 i) No se encuentran reunidos los presupuestos para decretar las medidas cautelares, pues, estas no son necesarias, no son proporcionales y son eficaces, en tanto, se reclama la infracción de una patente esencial, sin que esté demostrado que se trata de una patente esencial, para el uso de tecnologías celulares 5G, redes que no son operativas en Colombia.
Refirió que no se analizó la apariencia de buen derecho, para lo cual debe tenerse en cuenta que, con las pruebas adosadas no se demuestra la infracción de la patente, y que transcurrió el término de prescripción para la acción de infracción de derechos de propiedad industrial contemplado por el artículo 244 de la Decisión 486 de 200 Tampoco se revisó la necesidad ni razonabilidad de las medidas, en tanto, la entidad demandada solo adquiere los dispositivos móviles a Motorola de buena fe, sin conocer, las patentes que estos elementos ejecutan y que estos tienen un sinnúmero de funcionalidades, diferentes al enlace a redes G5, como la comunicación por vía de texto, SMS, por internet, reproducción de música y video, juegos, entre otras. ii) Que la Superintendencia no es competente para resolver este asunto, dado que la controversia que se presenta no es una infracción de patente común, sino que corresponde a una disputa de tipo contractual que debe dirimirse con base en leyes internacionales, pues, la demandante tiene la obligación contractual de permitir el licenciamiento de patentes esenciales a cualquier tercero en términos FRAND1. iii) Que Ingram no está legitimado para ser demandado ya que solo Motorola que es el fabricante y quien hace uso del método que cubre la patente podrá ser demandado. iv) Que no es procedente el decreto de medidas cautelares sin que exista un debate probatorio y que se haya determinado de forma técnica si se configuró o no la infracción alegada.
“El acrónimo FRAND se corresponde con los términos en inglés “fair”, “reasonable” y “nondiscriminatory”, es decir, condiciones “justas, razonables y no discriminatorias”. Los titulares de patentes que deseen integrarlas en una norma deben comprometerse a conceder licencias sobre sus patentes en condiciones FRAND. Si no conceden licencias en condiciones FRAND, los licenciatarios pueden iniciar acciones judiciales contra ellos y pedir al tribunal que fije una tasa de licencia que se considere conforme a las condiciones FRAND.
Igualmente, si un licenciatario se niega a obtener una licencia en condiciones FRAND, pero sigue utilizando la tecnología patentada, puede ser demandado por infracción de patente.” https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2022/04/article_0007.html 1 Exp. 1100131 99 001 2023 20580 01 v) Alegó también, la procedencia de una prejudicialidad, por cuanto, existen diferentes demandas y medidas cautelares iniciadas en contra de Motorola. 2.
Consideraciones 2.1. En lo que atañe a los argumentos relativos a la falta de competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio para conocer de este asunto y sobre la falta de legitimación en la causa por pasiva, este despacho no efectuará ningún pronunciamiento, como quiera que son situaciones que podrían, eventualmente, conllevar a la revocatoria de las medidas cautelares, pero lo cierto es que se trata de aspectos que deben ser valorados por el juez de instancia, como en efecto habrá lugar, pues la entidad demandada, formuló, excepciones previas y de mérito con las que fundamentó aquellos puntos; luego, la decisión sobre esos tópicos le esta vedada a esta magistratura en esta oportunidad, dado que únicamente se detendrá al análisis de la viabilidad de las medidas cautelares decretadas.
Igual situación acontece con la solicitud de aplicación de la prejudicialidad, pues, es un tema sobre el cual debe pronunciarse el juez de primer grado en su oportunidad. Y es que, aunque para adoptar las cautelas, podría tenerse en cuenta los aspectos antes mencionados, a la hora de analizar la apariencia de buen derecho, lo cierto es que son temas que no han sido abordados por el juez cognoscente, por tanto, no existe ninguna consideración expuesta por este, que pueda ser objeto de análisis en esta alzada. 2.2.
De otra parte, el precepto 245 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, prevé que “Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.
Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con Exp. 1100131 99 001 2023 20580 01 posterioridad a su inicio. (…) Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio” (se resaltó). A su vez el artículo 247 de aquella regulación señala “Una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia ” Así, para el decreto de las medidas cautelares en disputa, de acuerdo con la regulación de la Comunidad Andina de Naciones, acogida por Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio, debió determinar si la solicitante acreditó i) la legitimación de Ericsson, para solicitar la medida; ii) la existencia de la infracción de la patente 37362 por parte de Ingram y si las pruebas aportadas permiten inferir razonablemente la comisión o inminencia de la infracción por parte esa entidad, siendo este último el equivalente a la apariencia de buen derecho.
Sin embargo, ninguno de esos ítems aparecen analizados en el auto objeto de censura, pues allí únicamente se mencionaron sucintamente los de necesidad, efectividad y proporcionalidad, al señalar que “…las cautelas anunciadas y que serán decretadas en este auto, resultan necesarias para proteger el derecho presuntamente vulnerado al solicitante, ya que impiden la comisión de los actos de infracción como la importación, distribución y comercialización de productos que utilizan la patente de titularidad del accionante; es efectiva por cuanto protege el patrimonio del solicitante ante un eventual fallo favorable a sus intereses; y, resulta proporcional, al apuntar a la protección del derecho en disputa ordenando retirar sólo aquellos productos que presuntamente usan la patente de invención de la demandante para obtener un beneficio indebido al margen de las disposiciones sobre derechos de propiedad industrial que están en discusión.” Entonces, aquella motivación no realiza ningún estudio al respecto de la legitimación de Ericsson para solicitar las medidas, y más importante aún, no entrega los fundamentos que respalden el “fomus boni iuris”, es decir, no se aprecia un análisis puntual y cuidadoso de las Exp. 1100131 99 001 2023 20580 01 pruebas aportadas ni de la situación en concreto que indiquen de manera razonable la existencia de la infracción por parte de la demandada, sin que esto implique per se un prejuzgamiento.
En ese orden de ideas, el argumento de la apelación concerniente a la falta de requisitos para el decreto de las medidas cautelares saldrá avante, en el entendido que no se razonó sobre la totalidad de los presupuestos para decretar la medida cautelar, lo que realmente impide a esta magistratura pronunciarse de fondo sobre el tema en cuestión, actividad aquella que le corresponde al juez de instancia y en este punto sólo se encuentran los argumentos que defienden la tesis de cada parte, sin que exista una decisión judicial que valore aquellos aspectos, de manera que puedan ser revisados por este superior funcional. 3.
Conclusión En suma, se revocará el auto impugnado porque el juzgador de primer grado no realizó el estudio riguroso de los presupuestos requeridos para asuntos de esa naturaleza, con el consecuente análisis de las alegaciones de las partes y las pruebas hasta el momento recaudadas, para de ahí descubrir lo aspirado por la parte actora. Y no se impondrán costas por razón de la apelación, teniendo en cuenta la prosperidad del recurso. 3.
Decisión En mérito de lo expuesto, el suscrito magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, REVOCA el auto objeto de apelación. Por secretaría líbrese la comunicación a que se refiere el artículo 326 del Código General del Proceso y envíe las diligencias a la oficina judicial de origen, previas las anotaciones pertinentes.
Notifíquese. JAIME CHAVARRO MAHECHA Magistrado Firmado Por: Jaime Chavarro Mahecha Magistrado Sala Civil Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 Código de verificación: 3233dcb2f37b57fc46b131a0ad7082b8d26f3bb1465dda66ea255f771c7a1333 Documento generado en 07/06/2024 03:41:40 PM Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica