República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil REPÚBLICA DE COLOMBIA TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C. SALA CIVIL MAGISTRADA SUSTANCIADORA: RUTH ELENA GALVIS VERGARA Bogotá, D.C., treinta y uno de mayo de dos mil veinticuatro. Ponencia presentada y aprobada en Sala Civil de Decisión No. 3 de 10 de abril y 8 de mayo de 2024 Proceso: Demandante: Demandado: Radicación: Procedencia: Asunto: SC-017/24 Verbal – Propiedad industrial Travel Reservations S.R.L. y otro Gustavo Alberto Álvarez Zuluaga y otro 110013199001201883033 01 Superintendencia Industria y Comercio - Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial Apelación sentencia Se pronuncia la Sala sobre el recurso de apelación provocado el señor Carlos Álvarez, a través de curador ad litem, contra la sentencia proferida en audiencia de 26 de marzo de 2021, por la Superintendencia de Industria y Comercio – Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial.
ANTECEDENTES 1. Travel Reservations S.R.L. y Servicios Online S.A.S., promovieron demanda por infracción de los derechos de propiedad industrial en contra de los señores Gustavo Alberto Álvarez Zuluaga y Carlos Álvarez. En demanda reformada pretendieron1: Folios 28 y 29, PDF 18083033—0000600001, 07MemReformaDem, carpeta 1883033 TRIBUNAL, SuperintendenciaDeIndustria&ComercioSIC. 1 110013199001201883033 01 1 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil 2 2.
Como sustento fáctico expusieron, en síntesis: 2.1. Travel Reservations y Servicios Online hacen parte del grupo empresarial Despegar, el cual es reconocido como una de las agencias de viajes más grandes de Latinoamérica. Tiene presencia en 21 países, en donde emplea a más de 6000 profesionales para ofrecer soluciones a través de su portal, 110013199001201883033 01 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil por medio del cual, se pueden comparar precios, comprar tiquetes y diferentes productos y servicios de turismo. 2.2.
Servicios Online tiene como objeto social principal la compraventa de todo tipo de pasajes, tiquetes aéreos, porciones terrestres, paquetes turísticos, de viajes, reservaciones, venta de cupos hoteleros, renta de vehículos, seguros médicos, tarjetas de asistencia, a través de medios electrónicos o presenciales. 2.3. Travel Reservations es una compañía constituida bajo las leyes de la República Oriental del Uruguay; originalmente se denomina e identifica como Despegar Online SRL.
En Colombia, es titular de tres registros de marca “DESPEGAR.COM®”. 2.4. A través de documento privado de 7 de enero de 2013, el representante legal de Despegar Online SRL (Travel Reservations SRL) suscribió contrato de licencia de uso, para Colombia, respecto de las marcas “DESPEGAR.COM®” y en favor de Servicios Online. 2.5. En virtud de las obligaciones allí adquiridas, Servicios Online se comprometió a defender las marcas “DESPEGAR.COM®” objeto de licencia. 2.6.
La página web www.despegar.net.co es un nombre de dominio a través del cual se promocionan y comercializan tiquetes, hospedajes, renta de vehículos, cruceros y tours. Según la base de datos “WHOIS”, el propietario y registrante de esa dirección electrónica es el señor Carlos Álvarez. 2.7. El señor Gustavo Alberto Álvarez Zuluaga, es propietario del establecimiento de comercio “DESPEGAR.NET.CO”, identificado con NIT 75067050-1, comerciante con matrícula mercantil 21-599297-01. 2.8.
Señaló que hay un vínculo “indefectible y evidente” entre el establecimiento de comercio “DESPEGAR.NET.CO” y el mismo nombre de dominio. 2.9. Acusó al demandado Carlos Álvarez de realizar un uso indebido de las marcas “DESPEGAR.COM®” de las que es titular Travel Reservations y licenciatario Servicios Online S.A.S.; destacó que la infracción se concreta no solo en la utilización del nombre, sino que, en la página web se genera una impresión equívoca pero realista al usuario al pensar que 110013199001201883033 01 3 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil está adquiriendo “DESPEGAR.COM®”. los servicios turísticos de 2.10.
En el portal web “DESPEGAR.NET.CO” se incluyen videos corporativos de las páginas Despergar.com, sin autorización de su titular o licenciatario, lo que no solo constituye la vulneración de los derechos de autor, sino que también genera confusión entre los consumidores. Relató que la interfaz de la mencionada página web evoca el diseño de “DESPEGAR.COM”, lo que se traduce en una infracción de los derechos marcarios. 2.11.
Por otro lado, dijo que ninguno de los convocados hace parte de Servicios Online o del grupo Despegar.com. A su vez, fue posible establecer que a través del portal “DESPEGAR.NET.CO” hay personas que se hacen pasar por trabajadores de “DESPEGAR.COM” para solicitar la entrega de sumas de dinero; además, el servicio al cliente que se ofrece a través de “DESPEGAR.NET.CO” es “misérrimo”, lo que compromete la reputación de la marca registrada. 3.
La reforma de la demanda se admitió mediante auto de 13 de abril de 20182. 3.1. Toda vez que no fue posible notificar al convocado Carlos Álvarez, en proveído de 28 de diciembre de 2018 se ordenó su emplazamiento3, y se le designó curador ad litem, quien contestó la demanda4 de forma extemporánea5 proponiendo como excepción “Inexistencia de infracción desde el punto de vista probatorio”. 3.2.
Por su parte, al enjuiciado Gustavo Alberto Álvarez Zuluaga fue notificado por aviso quien, en el término otorgado para ejercer su defensa, optó por guardar silencio6. 4. En audiencia de 13 de octubre de 2020 se profirió sentencia en la que se resolvió: «PRIMERO: NEGAR la pretensión primera de la demanda, por los motivos expuestos en esta providencia. PDF 2018038856AU0000000001, 11AutoAdmiteRefDemanda, carpeta 1883033 TRIBUNAL, SuperintendenciaDeIndustria&ComercioSIC. 3 PDF 2018130811AU0000000001, 40AutoOrdenEmplazamien, carpeta 1883033 TRIBUNAL, SuperintendenciaDeIndustria&ComercioSIC. 4 PDF 18083033—0004600001, 47ContestaciónDemanda, carpeta 1883033 TRIBUNAL, SuperintendenciaDeIndustria&ComercioSIC. 5 PDF 2019055963AU0000000001, 48AutoFijaFechaAudiencia, carpeta 1883033 TRIBUNAL, SuperintendenciaDeIndustria&ComercioSIC. 6 PDF 2019055963AU0000000001, 48AutoFijaFechaAudiencia, carpeta 1883033 TRIBUNAL, SuperintendenciaDeIndustria&ComercioSIC. 2 110013199001201883033 01 4 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil SEGUNDO: DECLARAR que CARLOS ÁLVAREZ infringió el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, respecto las marcas titularidad de TRAVEL RESERVATIONS S.R.L identificadas con los certificados N° 230944, 495126 y 275831, conforme a la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ORDENAR a CARLOS ÁLVAREZ, cesar de manera inmediata los actos que constituyen la infracción de los signos titularidad de TRAVEL RESERVATIONS S.R.L.
CUARTO: ORDENAR a CARLOS ÁLVAREZ, SUSPENDER Y ABSTENERSE DE UTILIZAR LA EXPRESIÓN "DESPEGAR" A TÍTULO DE ENSEÑA, MARCA Y/O NOMBRE COMERCIAL para identificar el portal web DESPEGAR.NET.CO y promocionar servicios comprendidos en de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.
QUINTO: ORDENAR a CARLOS ÁLVAREZ abstenerse de usar el dominio DESPEGAR.NET.CO asociado a servicios comprendidos dentro de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.
SEXTO: ORDENAR a CARLOS ÁLVAREZ, retirar todo aviso, publicidad, grabado o pancarta en los que utilice la expresión "DESPEGAR.NET.CO" A TÍTULO DE ENSEÑA, MARCA Y/O NOMBRE COMERCIAL asociado a servicios comprendidos dentro de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.
SEPTIMO: NEGAR la pretensión séptima conforme a la parte motiva de esta providencia.
OCTAVO: DECLARAR que GUSTAVO ALBERTO ÁLVAREZ ZULUAGA infringió el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, respecto las marcas titularidad de TRAVEL RESERVATIONS S.R.L identificadas con los certificados N° 230944, 495126 y 275831, conforme a la parte motiva de esta providencia.
NOVENO: ORDENAR a GUSTAVO ALBERTO ÁLVAREZ ZULUAGA, cesar inmediatamente los actos que constituyen la infracción las marcas titularidad de TRAVEL RESERVATIONS S.R.L identificadas con los certificados N° 230944, 495126 y 275831.
DÉCIMO: ORDENAR a GUSTAVO ALBERTO ÁLVAREZ ZULUAGA, ABSTENERSE DE UTILIZAR LA EXPRESIÓN "DESPEGAR" A TÍTULO DE ENSEÑA, MARCA Y/O NOMBRE COMERCIAL para identificar su establecimiento de comercio y promocionar servicios comprendidos en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.
UNDÉCIMO: CONDENAR en costas a los demandados. Por concepto de agencias en derecho se fija la suma equivalente a cinco (5) SMLMV, esto es, la suma de cuatro millones trescientos ochenta y nueve mil quince pesos ($4.389.015). Por Secretaría procédase a realizar la liquidación de costas». 110013199001201883033 01 5 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil 5.
Contra esa decisión propuso recurso de apelación el curador ad litem. 5.1. La alzada se admitió el 4 de marzo de 2021, con proveído de 11 de marzo siguiente se otorgó traslado a las partes para la sustentación y su contradicción. En auto de 23 de abril de 2021 se solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial, razón por la cual se decretó la suspensión del proceso. 5.2.
Vía correo electrónico, el 7 de marzo de 2024 se recibió, proveniente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, auto con ocasión del proceso 99-IP-2021 en el que resolvió que carece de objeto emitir interpretación prejudicial, por cuanto las normas consultadas constituyen un acto aclarado. 5.3. Finalmente, en proveído de 8 de marzo pasado, se puso en conocimiento la decisión del mencionado Tribunal, se levantó la suspensión de términos y se dispuso enterar a las partes de lo allí ordenado.
LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Los accionantes indicaron hacer parte de un mismo grupo empresarial “Despegar” en el que Travel Reservations SRL es titular de los signos mixtos “Despegar.com”. Se identificó la existencia de un portal web con el dominio www.despegar.net.com y de un establecimiento de comercio del mismo nombre; del primero es titular el señor Carlos Álvarez y el segundo está registrado en favor de Gustavo Alberto Álvarez Zuluaga.
Así, resulta que los accionados usan la marca registrada para ofrecer servicios relacionados con el turismo idénticos a los que comercializa la parte demandante con sus signos. Lo anterior, constituye una infracción a los derechos de propiedad industrial por uso no autorizado. Encontró acreditada la legitimación en la causa por activa de Travel Reservations SRL para solicitar la protección que contempla el artículo 155 de la Decisión Andina 486 de 2000.
Sin embargo, dijo que Servicios Online S.A.S no es titular de los signos infringidos y su interés radica en la licencia que le extendió la sociedad extranjera, pero evidencia ausencia de legitimación al no ostentar la titularidad de ninguno de los signos cuya vulneración acusa. 110013199001201883033 01 6 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil Para analizar la infracción de conformidad con el artículo 155 de la citada Decisión Comunitaria, resaltó que se deben tener en cuenta las confesiones derivadas de la consecuencia procesal contemplada en los artículos 97 y 372 de la Ley 1564 de 2012.
Así las cosas, atendiendo lo dicho en los hechos 4.10 y 4.11 Gustavo Alberto Álvarez Zuluaga y su establecimiento de comercio denominado “Despegar.net.co” están registrados para ejercer actividades como operadora de agencia de viajes; lo que se refuerza con los registros mercantiles y de turismo obrantes en el expediente. Por su parte, al tener como confesos los hechos 4.7, 4.8 y 4.13, el señor Carlos Álvarez es titular del nombre de dominio www.Despegar.net.co conclusión que se ve fortalecida con la traducción oficial del portal “whois”, según el cual esta persona registró el mencionado nombre de dominio web.
A su vez, según lo vertido en el hecho 4.12 entre esa página web y el establecimiento de comercio existe un vínculo comercial, lo que se corrobora con el uso de un mismo número telefónico como dato de contacto. Luego de estudiar las pruebas aportadas, concluyó que a través del portal web “Despegar.net.co” se comercializan viajes, paquetes y servicios turísticos, entre otros, con la reproducción de forma similar del elemento nominativo contenido en los signos de la accionante.
Esto permite inferir que los enjuiciados en su actividad económica utilizan el signo “Despegar.net.co” y las expresiones “Despegar” y “Despegar.net.co”, con lo cual podría generarse un riesgo de confusión con los derechos de propiedad industrial que la demandante tiene sobre los signos “Despegar.com”. Señaló que en la marca registrada el elemento denominativo “Despegar” es el preponderante; lo mismo que sucede con el que es usado por los convocados, pues las expresiones “.net.co” y “la mejor opción para tu viaje” solo indican la vinculación a un portal web y el servicio ofertado.
Así que los extremos a comparar son las palabras “Despegar”, lo que únicamente permite concluir que los elementos relevantes de los signos enfrentados son idénticos ortográfica y fonéticamente, con lo que se infringen los derechos de propiedad industrial, específicamente lo contenido en el literal d del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 siendo la afectada Travel Reservations SRL, única en favor de quien se impartirán las órdenes para la protección de sus garantías al ser la titular de la marca. 110013199001201883033 01 7 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil Por otra parte, no se advierte que los accionados fabriquen un producto que se identifique con los signos distintivos protegidos, máxime, cundo lo debatido es la prestación de un servicio y no la oferta de un producto, por lo que no se puede declarar la transgresión del literal a del mencionado compendio andino, lo que lleva a negar las pretensiones primera y séptima de la demanda.
LA APELACIÓN 1. La promovió el curador ad litem designado para la defensa de los intereses del señor Carlos Álvarez. 1.1. Fundó su desacuerdo en que el demandado Carlos Álvarez no está plenamente determinado, pues no se indicó su nombre completo ni su número de identificación, lo que dificulta el adecuado ejercicio del derecho a la defensa y no permite asegurar la legitimación en la causa por pasiva.
Consideró que el anterior es un presupuesto indispensable para poder emitir la sentencia estimatoria. Agregó que la vaguedad en la información aportada por la parte demandante, constituye un grave defecto al no permitir la adecuada identificación del señor Carlos Álvarez a efectos de notificarle sobre la demanda adelantada en su contra. También, dijo que de haberse contado con el nombre completo del señor Carlos Álvarez y su número de identificación, había sido posible realizar una pesquisa a fondo para establecer su paradero.
Y es que, aunque al reformar la demanda se indicó una dirección y un número de contacto, no fue posible su ubicación. 1.2. También, cuestionó lo que, en su sentir, fue una omisión en la valoración del material probatorio obrante en el expediente, ello, por cuanto a pesar de que por la contestación extemporánea de la demanda se declaró la confesión de los hechos susceptibles de ella, no implica que el juez desconozca sus deberes y omita la práctica de pruebas de oficio.
Así, dijo que como la prueba fue “insinuada” en la tempestiva contestación de la demanda, por lo que al no haberse decretado y practicado se incurrió en un exceso ritual manifiesto. 110013199001201883033 01 8 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil 1.3. Finalmente, aseguró que no se valoraron en debida forma las pruebas electrónicas aportadas por la parte demandante, puesto que el fundamento de la decisión se encuentra en material documental electrónico que no cumple con los requisitos propios para considerarse válida.
Al examinarlos, de ninguno de ellos es posible establecer la relación del señor Carlos Álvarez con el uso de la marca “Despegar”, lo que menos aún está acreditado por los “pantallazos” de las páginas web pues de allí no se establece que la infracción haya sido cometida por el mencionado señor o que él participara en su estructuración o elaboración. 2.
Por su parte, el extremo demandante, sobre las manifestaciones de su contraparte, señaló que la inexistencia o indeterminación del demandado Carlos Álvarez desconoce que incluir el nombre completo del demandado y su número de identificación, no son requisitos obligatorios para la presentación de la demanda. Reiteró que según la base de datos whois el señor Carlos Álvarez fue quien registró el dominio despegar.net.co quien al momento de hacerlo omitió indicar su nombre completo y su documento de identidad, por lo que la falta de datos de contacto solo le es imputable a esa persona.
En cuanto al decreto de las pruebas de oficio, acusó las alegaciones del curador de desconocer el deber de diligencia probatoria que recae en cabeza de las partes y el objeto y procedencia de las mismas. Destacó que la conducta de la SIC no es una aplicación excesiva de formalidades y, por el contrario, lo que busca es que el juez supla su carga probatoria.
Finalmente, sobre la valoración de los medios de prueba, refirió que contrario a lo que afirma el apelante, las documentales fueron aportadas en un formato que reprodujo con exactitud la información electrónica, por lo que su valoración se hará como si se tratara de copias. CONSIDERACIONES 1. Con la presencia de los llamados presupuestos procesales de la acción y sin que se advierta la configuración de causal que pueda viciar de nulidad lo actuado, están dadas las condiciones para que esta Corporación decida de fondo la instancia. 110013199001201883033 01 9 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil 2.
Preliminarmente se advierte que, atendiendo la pretensión impugnaticia y lo preceptuado por el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012, el análisis de esta Corporación se limitará únicamente a aquello que resultó adverso al señor Carlos Álvarez y si, los argumentos esbozados por su curador ad litem, son suficientes para revocar las decisiones adoptadas en su contra. 3.
Sobre la legitimación en la causa. Tratándose de procesos en los que se cuestiona la infracción de una marca registrada, el artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 establece: “El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al 110013199001201883033 01 10 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio».
Así, para que se puedan emprender las acciones para impedir o hacer cesar alguna de las conductas anteriormente descritas es menester acreditar que se es titular de la marca cuya protección se pretende. 3.1. En el sub examine, Travel Reservations S.R.L acreditó ser titular de las siguientes marcas mixtas: - “DESPEGAR.COM”7 para productos y servicios de la clasificación 39, presentada el 28 de enero de 2000. - “despegar.com EL MEJOR PRECIO PARA TU VIAJE”8 para productos y servicios de la clasificación 39, presentada el 22 de febrero de 2013. - “DESPEGAR.COM”9 para productos y servicios de la clasificación 38, presentada el 28 de enero de 2000.
A su vez, Servicios Online S.A.S. funge como licenciatario de Travel Reservations S.R.L. en los siguientes términos10: Certificado número 230944, visible a folio 1, PDF 18083033—0000000011, 18083033— 0000000011, 01DemandaAnexos, 18-83033 TRIBUNAL, SuperintendenciaDeIndustria&ComercioSIC. 8 Certificado número 495126, visible a folio 3, PDF 18083033—0000000011, 18083033— 0000000011, 01DemandaAnexos, 18-83033 TRIBUNAL, SuperintendenciaDeIndustria&ComercioSIC. 9 Certificado número 275831, visible a folio 5, PDF 18083033—0000000011, 18083033— 0000000011, 01DemandaAnexos, 18-83033 TRIBUNAL, SuperintendenciaDeIndustria&ComercioSIC. 10 Folio 4, PDF 1808033—0000000005, 18083033—0000000011, 01DemandaAnexos, 18-83033 TRIBUNAL, SuperintendenciaDeIndustria&ComercioSIC. 7 110013199001201883033 01 11 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil 3.2.
Por su parte, el señor Gustavo Alberto Álvarez Zuluaga en el registro mercantil figura como propietario del establecimiento de comercio “DESPEGAR.NET.CO”11 y el señor Carlos Álvarez, según información obtenida de la plataforma whois registró a su nombre el dominio “despegar.net.co”12; lo que motiva la acusación en su contra de incurrir en las conductas proscritas por el artículo 155 de la Decisión Andina 486 de 2000. 3.3.
La legitimación en la causa es un presupuesto de la acción cuya acreditación corresponde a las partes. Al respecto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha dicho: «El nexo que une a las partes, permitiendo a la una accionar y a la otra responder a tales reclamos, es lo que se conoce como legitimación en la causa. Su importancia es tal, que no depende de la forma como asuman el debate los intervinientes, sino que el fallador debe establecerla prioritariamente en cada pugna al entrar a desatar la litis o, en casos excepcionales, desde sus albores.
De no cumplirse tal conexión entre quienes se traban en un pleito, se presentaría una restricción para actuar o comparecer, sin que se trate de un aspecto procesal susceptible de subsanación, sino que, por su trascendencia, tiene una connotación sustancial que impide abordar el fondo de la contienda. La Corte en sentencia de 24 de julio de 2012, exp. 199821524-01, reiteró que “[l]a legitimación en la causa consiste en ser la persona que la ley faculta para ejercitar la acción o para resistir la misma, por lo que concierne con el derecho sustancial y no al procesal, conforme lo tiene decantado la jurisprudencia (…) En efecto, ésta ha sostenido que ‘el interés legítimo, serio y actual del ‘titular de una determinada relación jurídica o estado jurídico’ (U. Rocco, Tratado de derecho procesal civil, T. I, Parte general, 2ª reimpresión, Temis-Depalma, Bogotá, Buenos Aires, 1983, pp. 360), exige plena coincidencia ‘de la persona del actor con la persona a la cual la ley concede la acción (legitimación activa) y la identidad de la persona del demandado con la persona contra la cual Ver Folio 60 PDF 18083033—0000000001, 01DemandaAnexos, 18-83033 TRIBUNAL, SuperintendenciaDeIndustria&ComercioSIC. 12 PDF 18083033—0000600002, 07MemReformaDem, 18-83033 TRIBUNAL, SuperintendenciaDeIndustria&ComercioSIC. 11 110013199001201883033 01 12 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil es concedida la acción (legitimación pasiva).
(Instituciones de Derecho Procesal Civil, I, 185)’ (CXXXVIII, 364/65), y el juez debe verificarla ‘con independencia de la actividad de las partes y sujetos procesales al constituir una exigencia de la sentencia estimatoria o desestimatoria, según quien pretende y frente a quien se reclama el derecho sea o no su titular’ (cas. civ. sentencia de 1° de julio de 2008, [SC-061-2008], exp. 11001-3103-033-2001-06291-01).
Y ha sido enfática en sostener que tal fenómeno jurídico ‘es cuestión propia del derecho sustancial y no del procesal, por cuanto alude a la pretensión debatida en el litigio y no a los requisitos indispensables para la integración y desarrollo válido de éste’ (Sent. de Cas. Civ. de 14 de agosto de 1995, Exp. N° 4268, reiterada en el fallo de 12 de junio de 2001, Exp.
N° 6050)»13. 3.4. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre la acción de derechos de propiedad industrial, reiteradamente ha señalado que: «(…) se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 (artículo 238 al 244), y cuenta con las siguientes características: a) Sujetos activos: personas que pueden interponer la acción: (i) El titular del derecho protegido.
El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (ii) El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. b) Sujetos pasivos; personas sobre las cuales recae la acción: (i) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. 13 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia SC4468-2014 de 9 de abril de 2014.
Magistrado Ponente Fernando Giraldo Gutiérrez. Radicación 08001310300200800069 01. Citado en sentencia SC119-2023 de 7 de junio de 2023, Magistrado Ponente Francisco Ternera Barrios. Radicación 110013103020201501182 01. 110013199001201883033 01 13 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil (ii) Cualquier persona que con sus actos pueda, de manera inminente, infringir los derechos de propiedad industrial.
Esta es una disposición preventiva, pues no es necesario que la infracción se verifique, sino que basta que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción de los referidos derechos»14. 3.5. Ahora bien, Servicios Online S.A.S. acudió a esta acción aduciendo ser licenciatario de Travel Reservations S.R.L. (titular de las marcas registradas); por lo tanto, es preciso verificar si la relación contractual entre las mencionadas sociedades otorga a la primera derechos para reclamar la protección de los signos distintivos.
Sobre el particular, obsérvese: «[2.2] Una de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la marca es la facultad que tiene su titular de disponer de ella. Esta potestad de disposición, de conformidad con el postulado de la autonomía de la voluntad privada, se puede manifestar a través de la transferencia o cesión del registro de marca a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia de uso para la explotación de la misma.
(…) [2.7] La licencia de explotación de la marca implica únicamente la autorización para utilizar la marca, reteniéndose el titular de esta los restantes derechos del signo en cuestión. [2.8] En la licencia de explotación de la marca una de las notas características es que el titular no se desprende, como en la cesión, de la exclusividad absoluta del derecho, sino más bien que se limita o restringe al licenciatario ciertos derechos, ejerciendo el licenciante el control de la marca y los derechos no expresamente transmitidos»15 (énfasis añadido). «[2.9] Al constar por escrito el contrato de licencia de explotación de la marca, en dicho documento se deben incorporar los derechos y obligaciones del licenciatario, entre los cuales podría estar la defensa de los derechos de propiedad industrial; es decir, el titular del derecho Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 243-IP-2022, Magistrada Ponente Sandra Catalina Charris Rebellón. 15 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 248-IP-2022.
Magistrado Ponente Gustavo García Brito. Decisión en la que se dispuso que las normas allí analizadas constituyen un acto aclarado. 14 110013199001201883033 01 14 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil marcario puede facultar expresamente al licenciatario para ejercer en su nombre y representación las acciones necesarias en contra de terceros que usen la marca sin autorización, lo que permitirá al licenciatario actuar en defensa de la marca en un procedimiento administrativo o en un proceso judicial; de no autorizarse dicha facultad, la defensa procesal es exclusiva del titular de la marca» 3.6.
Revisadas las documentales que fueron aportadas, a la luz de los diferentes pronunciamientos antes citados, prontamente se concluye que la legitimación en la causa por activa para este pleito, únicamente recae en cabeza de Travel Reservations SRL, pues solo aquella sociedad es la titular de los derechos que le otorga el registro, a su nombre, de las marcas “Despegar.com” y “Despegar.com el mejor precio para tu viaje”.
En contraposición, Servicios Online S.A.S., carece de legitimación, al ser simplemente licenciatario de Travel Reservations SRL y sin que se le otorgase en el contrato de licencia facultad para ejercer acciones en contra de terceros, ni para representar al licenciante, pues claramente se dijo que “El LICENCIATARIO no es agente ni mandatario del LICENCIANTE” el que por demás aquí actuó de manera directa, como quiera que no se desprendió de los derechos que la titularidad de la marca legalmente le confiere, advirtiéndose que “el LICENCIANTE tendrá solo la iniciativa de oponerse, si lo considera necesario a dicha reivindicación o acción, todo a su cargo”, correspondiendo al licenciatario enterar al licenciante cuando “tenga conocimiento o sospechas del uso efectivo o previsible de las LICENCIAS por terceros no autorizado en el Territorio” 16.
Se insiste, es indiscutible que para reclamar la protección el único legitimado es el titular de la marca Travel Reservations SRL, entidad que de manera directa promovió la acción. En tanto que, Servicios Online S.A.S., carece de legitimación para accionar, pues siendo mera licenciataria no le fue otorgada facultad para demandar. 3.7. Ahora bien, está plenamente acreditado que el señor Gustavo Alberto Álvarez Zuluaga registró, como propietario, un establecimiento de comercio denominado “Despegar.net.co”, como se extrae del certificado de registro mercantil adosado con la demanda y que, en lo pertinente, se reproduce a continuación: 16 PDF18083033—0000000005, 01DemandaAnexos 110013199001201883033 01 15 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil 16 Entonces, toda vez que el nombre de su establecimiento comercial incluye, el signo denominativo “Despegar”, que viene a ser el único segmento identificador exactamente igual al signo protegido como marca registrada, esta persona sin lugar a dudas es sujeto pasivo de la acción por infracción marcaria puesto que su conducta se enmarca dentro de las conductas prohibidas a un tercero frente al titular de la marca.
En cuanto al señor Carlos Álvarez, se le acusó de similar acción, pero, por figurar como registrante de un nombre de dominio web “Despegar.net.co”, según información obtenida de la plataforma Whois: 110013199001201883033 01 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil La mencionada base de datos, “WHOIS es un sistema de consulta de información pública asociada a recursos de Internet tales como registros de nombres de dominio o direcciones de red”17.
Sobre el nombre de dominio, es preciso señalar que: «(…) es la dirección de un sitio en Internet escrita a través de letras, palabras, números, etc., de fácil recordación. Su objetivo es permitir al usuario localizar con facilidad una página web en la red. El nombre de dominio www.tribunalandino.org.ec es la dirección de la página del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
En este ejemplo, el dominio propiamente dicho o segmento identificador es «tribunalandino». Este es el que generalmente proporcional información sobre quien es la persona o entidad que administra o es titular del sitio de internet. El nombre de dominio no tiene una limitación territorial. (…) En la práctica los nombre de dominio establecen una vinculación entre el Internet y un sujeto, así como entre este sujeto y la actividad económica o empresarial a que se refiere el contenido del internet en cuestión y a su vez entre este sujeto y el internet como lugar de contratación de las presentaciones allí ofrecidas.
En este sentido, los nombres de dominio pueden ser considerados como signos distintivos sui generis atípicos que, en atención al Según información obtenida en la página web del Ministerio de las Tecnologías y la Información “Preguntas Frecuentes – WHOIS.CO”, disponible en https://www.colcert.gov.co/800/w3-article-198650.html. 17 110013199001201883033 01 17 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil contenido que en internet identifican pueden participar de la naturaleza de los nombres comerciales o incluso de los rótulos de establecimiento (enseña comercial)»18.
Así, se concluye que los demandados son las personas llamadas a repeler las aspiraciones de la parte demandante, por lo que en ellos recae la legitimación en la causa por pasiva. 4. Superado lo anterior y, toda vez que la apelación fue propiciada únicamente en favor del señor Carlos Álvarez, procede entonces la Sala a analizar los argumentos expuestos por la defensa del prenombrado. 4.1.
Aseguró el curador ad litem que, al no haberse indicado el nombre completo y la clase y número de identificación de ese demandado, aquella persona es “inexistente” o está “indeterminada” lo que, en su sentir, también impide asegurara la legitimación en la causa por pasiva. Como viene de verse, la legitimación en la causa por pasiva está ligada a la infracción consumada o inminente de los derechos de propiedad industrial la que, para el caso particular del apelante, encuentra asidero en el registro de un nombre de dominio que incluye el uso de una marca registrada.
Sobre este tipo de controversias, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, resaltó: «Conflictos entre signos distintivos conocidos y nombres de dominio notoriamente [8.2.] El artículo 233 de la Decisión 486 señala lo siguiente: «Artículo 233.- Cuando un signo distintivo notoriamente conocido se hubiese inscrito debidamente en el País Miembro como parte de un nombre de dominio o de una dirección de correo electrónico por un tercero no autorizado, a su pedido del titular o legitimo poseedor de ese signo la autoridad nacional competente ordenará la cancelación o la modificación de la inscripción del nombre de dominio o dirección de correo electrónico, siempre que el uso de ese nombre o dirección fuese susceptible de tener alguno de los efectos mencionados 18 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 231-IP-2021.
Magistrado ponente Hugo R. Gómez Apac, 110013199001201883033 01 18 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil en el primer y segundo párrafos del artículo 226» (subraya y negrilla propia del texto citado). (…) [8.3] Conforme a dicho artículo, el titular de un signo notoriamente conocido puede solicitar a la autoridad nacional competente la cancelación o modificación de la inscripción del nombre de dominio o dirección de correo electrónico, si es que cualquiera de estos fuese susceptible de tener, respecto del mencionado signo, cualquiera de los siguientes efectos: «Artículo 246.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.
También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo a los electrónicos». [8.4] Lo anterior permite, en consecuencia, que el titular de un signo distintivo notoriamente conocido (como es el caso de una marca notoria) puede obtener la cancelación o modificación del registro de un nombre de dominio o 110013199001201883033 01 19 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil una dirección de correo electrónico que pudiere causar riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo notorio o con sus actividades, establecimientos, productos o servicios; dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo notorio; o aprovechamiento injusto del prestigio del signo notorio. [8.5] A contrario sensu, es totalmente viable que quien tenga derecho a usar la marca o signo distintivo notoriamente conocido, pueda incluirlo en un nombre de dominio. [8.6] En la práctica los nombres de dominio establecer una vinculación entre el internet y un sujeto, así como entre este sujeto y la actividad económica empresarial a que se refiere el contenido del Internet en cuestión y a su vez entre este sujeto y el Internet como lugar de contratación de las presentaciones allí ofrecidas.
En este sentido, los nombres de dominio pueden ser considerados como signos distintivos sui generis atípicos que, en atención al contenido que el Internet identifican, pueden participar de la naturaleza de los nombres comerciales o incluso de los rótulos de establecimiento (enseña comercial). [8.7] Con la finalidad de identificar y resolver los problemas o conflictos que se pueden presentar entre el nombre de dominio y los signos distintivos notoriamente conocidos, este Tribunal considera pertinente establecer los siguientes criterios, no taxativos, para orientar a las autoridades nacionales de propiedad industrial: a) Criterios conducentes a determinar la existencia de un eventual conflicto entre un nombre de dominio y un signo notoriamente conocido: a.1) Si el nombre de dominio está inscrito en el país miembro de la Comunidad Andina. a.2) Si el nombre de dominio se encuentra relacionado con una actividad económica o empresarial y con los bienes o servicios vinculados a dicha actividad. a.3) Si el nombre de dominio es susceptible de generar riesgo de confusión, asociación, dilución, aprovechamiento injusto de la reputación ajena o uso parasitario. 110013199001201883033 01 20 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil a.4) Si los productos o servicios relacionados con el nombre de dominio son idénticos, similares o conexos a los productos o servicios distinguidos por el signo distintivo notoriamente conocido, y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente. b) Criterios conducentes a resolver un eventual conflicto entre un nombre de dominio y un signo notoriamente conocido: b.1) Si los derechos sobre un signo distintivo notoriamente conocido son anteriores a la inscripción o adquisición del nombre de dominio, prevalecerá el primero. b.2) Si la inscripción o adquisición del nombre de dominio es anterior al reconocimiento de los derechos sobre un signo distintivo notoriamente conocido, la autoridad nacional competente podrá analizar los siguientes aspectos: b.2.1) Si el titular del nombre de dominio no tiene un derecho subjetivo o interés legítimo respecto del nombre de dominio. b.2.2) Si el nombre de dominio en cuestión ha sido inscrito o utilizado de mala fe. [8.8] Los criterios antes mencionados, según corresponda, pueden complementarse con otros, no taxativos, asociados a la determinación de actos de competencia desleal, tales como los siguientes: a) Que el registro o adquisición del nombre de dominio tenga como finalidad obstaculizar la actividad comercial de un competidor. b) Que, al utilizar el nombre de dominio, su titular busque atraer a usuarios de internet a su página web o a otros sitios en línea, mediante la confusión de un signo notoriamente conocido, por ejemplo, dando a entender que el signo distintivo patrocina o se encuentra vinculador a los productos o servicios ofrecidos en la página web. [8.9] En virtud del principio del complemento indispensable, la legislación nacional de los países 110013199001201883033 01 21 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil miembros puede regular lo relativo a las medidas correctivas pertinentes que puede adoptar la autoridad nacional de propiedad industrial cuando se presenten eventuales conflictos entre nombres de dominio y signos distintivos notoriamente conocidos»19. 4.1.1.
Ahora bien “Despegar”, sin lugar a dudas es un signo notoriamente conocido, pues su titular o quien explota la marca registrada, se ha encargado de posicionar el mencionado nombre, tanto así que al consultar en motores de búsqueda “agencia de viajes”, el primer resultado que se obtiene está asociado a “Despegar.com”, véase: 22 Téngase en cuenta que, según el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico20, signo notoriamente conocido es un: «Signo distintivo conocido por el sector idóneo del público o en los círculos empresariales afines al mismo, como perteneciente a un tercero, que ha adquirido dicha calidad por su uso en el país o como consecuencia de la promoción del mismo» (subraya fuera de texto).
También lo define como: 19 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación prejudicial, proceso 231-IP-2021, de 6 de octubre de 2023, Magistrado Ponente Hugo R. Gómez Apac. 20 Disponible en https://dpej.rae.es/lema/signo-distintivo-notoriamenteconocido#:~:text=Merc.%3B%20M%C3%A9x.,y%20las%20denominaciones%20de%20origen. 110013199001201883033 01 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil «Símbolo, figura, vocablo o expresión que se utiliza en la industria o en el comercio para distinguir un producto, servicio o establecimiento de otros de su misma especie, clase o actividad en el mercado.
Se protegen mediante las marcas, avisos y nombres comerciales y las denominaciones de origen» (énfasis añadido). Entonces, hay lugar a afirmar, sin hesitación, que “Despegar” como marca registrada es un signo notoriamente conocido cuyo uso en el nombre de dominio por parte del señor Carlos Álvarez en la dirección web “Despegar.net.co”, bajo los criterios antes expuestos, denota la existencia de un conflicto, por cuanto (i) el nombre de dominio “Despegar.com” fue registrado ante la Superintendencia de Industria y Comercio21 con anterioridad a que se registrara “Despegar.net.co”, (ii) según lo narrado en los hechos de la demanda, lo que no fue desvirtuado por ninguno de los convocados y ante su silencio goza de presunción de certeza, a través de la página web “Despegar.net.co”, se ofrecían productos y servicios relacionados con el turismo22, (iii) “Despegar.net.co” se aprovechó de la reputación de “Despegar.com” y, (iv) en una y otra página web se ofrecían similares productos o servicios.
Ergo, se itera, la legitimación en la causa por pasiva está más que acreditada. 4.1.2. Ahora, sobre la supuesta inexistencia del señor Carlos Álvarez, además de que no se allegó prueba alguna al respecto, esa aseveración se desvirtúa con el registro a nombre de aquella persona del sitio web “Despegar.net.co”, como se comprobó a través de la base de datos Whois, pues para ello la persona debió haber suministrado una serie de información tendiente a obtener la inscripción, cuestión diferente es que haya omitido los datos que permitieran su identificación; empero, ello no puede traducirse en que esa persona, simple y llanamente, no existe. 4.2.
En cuanto a la indebida valoración probatoria con fundamento en que no se decretaron, de oficio, las pruebas que fueron “insinuadas” en la contestación extemporánea de la demanda, resulta que acoger tal planteamiento, sería tanto como desconocer el artículo 169 de la Ley 1564 de 2012, en virtud del cual “Incumbe a las partes probar el supuesto de 21 Presentado el 28 de enero de 2000, folio 5, 18083033—0000000011, 01DemandaAnexos, 18- 83033 TRIBUNAL, SuperintendenciaDeIndustria&ComercioSIC. 22 Hecho 4.7, folio 8, PDF 18083033—0000600001, 07MemReformaDem, 18-83033 TRIBUNAL, SuperintendenciaDeIndustria&ComercioSIC. 110013199001201883033 01 23 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.
Además, es inadmisible que la parte que actuó con desidia pretenda trasladar sus obligaciones al juez director del proceso, pues la prueba de oficio no se instituyó para suplir sus falencias, sino para aquellos casos en los que del material aportado no le es posible al juzgador obtener la convicción que necesita para la solución del asunto.
Al respecto, ha dicho la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia enseñó: «En tal sentido, esta Sala ha indicado que «aunque al juez se le exige acuciosidad y dinamismo en la búsqueda de la verdad real sobre la cual ha de definir la controversia, esa labor no se extiende hasta el punto de tener que suplir en cualquier supuesto la carga probatoria que le incumbe a las partes»5.
En otras palabras, este deber no puede convertirse en una excusa para que los contendientes se entiendan relevados de cumplir con la carga de la prueba impuesta por las normas adjetivas 6. Es por ello por lo que ha sido reiterada la jurisprudencia reciente de esta Sala de Casación Civil en aseverar que «(…) el ejercicio de esas facultades no es, ni puede ser, arbitrario o caprichoso, pues no están consagradas para que el juez tome partido por uno de los extremos procesales, rompiendo el principio de imparcialidad y desconociendo en consecuencia el equilibrio entre los extremos procesales.
(…) Procurando la protección de tales garantías constitucionales, nuestro estatuto procesal consagra la limitación del decreto oficioso de pruebas testimoniales a los testigos que aparezcan mencionados en el expediente (art. 169 C.G.P), y la obligatoriedad de la contradicción de las pruebas decretadas por iniciativa del juez (art. 170 C.G.P).
En la misma dirección, esta Corporación ha sostenido que la labor oficiosa no llega hasta el punto de suplir la carga probatoria de las partes, pues ella no desplaza el principio dispositivo que rige los procesos entre particulares y que subsiste en nuestro sistema. Ha considerado la Sala que las facultades oficiosas no 110013199001201883033 01 24 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil pueden interpretarse como un mandato absoluto, dado que no son exigibles cuando la ausencia del medio probatorio se debe a la comprobada incuria o negligencia de la parte, o cuando no se apoyan en trazas serias y fundadas dentro del expediente que permitan considerar de manera plausible su necesidad.
La jurisprudencia constitucional, por su parte, reconoce que el decreto de pruebas de oficio responde a la exigencia de garantizar el principio de igualdad material, pero no por ello puede estar encaminado a corregir la inactividad ni la negligencia de los apoderados, ni a agudizar la asimetría entre las partes. Ese decreto oficioso exige justificación para que estas puedan practicarse y debe permitirse la plena contradicción de los medios de convicción así obtenidos, en atención a los principios de igualdad y lealtad procesal»7.
De manera que, para esta Corporación, no incurre en yerro el juzgador que se negó a decretar oficiosamente las pruebas que, a juicio del censor, eran trascendentales en la resolución de la controversia. Ello debido a que, se insiste, la actual jurisprudencia de esta Sala de Casación Civil ha sostenido que «la incuria del actor no puede convertirse en un ataque contra el juzgador.
Luego, “en este evento no se incurrió por el Tribunal en el yerro de iure denunciado, puesto que fue la propia conducta descuidada de la [impugnante] la que produjo como secuela que tales medios de convicción, los que en su opinión eran trascendentes (…), no se decretaran como probanzas»8»23 (subraya propia del texto citado). Con todo, lo cierto es que, ni siquiera, se enunciaron las pruebas que debieron haberse decretado y menos aún se determinó cómo, de haberlo hecho, la decisión adoptada por el a quo habría sido favorable a los intereses del apelante, o al menos, no tan gravosa para él. 4.3.
Finalmente, cuestionó que el material probatorio, por ser de contenido electrónico, no cumple con los requisitos propios para su validez del cual, además, tampoco se evidenció la relación del señor Carlos Álvarez con el uso de la marca “Despegar.com”. 23 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia SC119-2023 de 7 de junio de 2023, Magistrado Ponente Francisco Ternera Barrios.
Radicación 110013103020201501182 01. 110013199001201883033 01 25 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil La jurisprudencia nacional ha abordado el valor probatorio de las capturas de pantalla y, al respecto, ha señalado: «20. En este sentido, la doctrina especializada ha hecho referencia a las siguientes denominaciones: “prueba digital”, “prueba informática”, “prueba tecnológica” y “prueba electrónica”.
Al efecto, un sector se ha decantado por la expresión “prueba electrónica” como la más adecuada, partiendo de un punto de vista lingüístico, de tal forma que se obtenga una explicación que abarque la generalidad de los pormenores que se puedan presentar. Al respecto, valga traer a colación la siguiente cita: “De esta manera vemos como el apelativo ‘electrónica’, según la RAE, sería todo lo pertinente a la electrónica, ofreciendo una acepción concreta cuando se conecta con algún dispositivo en la que ‘electrónica’ significaría máquina electrónica, analógica o digital, dotada de una memoria de gran capacidad y de métodos de tratamiento de la información, capaz de resolver problemas matemáticos y lógicos mediante la utilización automática de programas informáticos.
Con ello se consideraría prueba electrónica a cualquier prueba presentada informáticamente y que estaría compuesta por dos elementos: uno material, que depende de un hardware, es decir la parte física de la prueba y visible para cualquier usuario de a pie, por ejemplo la carcasa de un Smartphone o un USB; y por otro lado un elemento intangible que es representado por un software, consistente en metadatos y archivos electrónicos modulados a través de unas interfaces informáticas”[40].
En este sentido, se ha aludido a los documentos electrónicos como una especie al interior del género “prueba electrónica”. Otras manifestaciones de esta última son el correo electrónico, SMS (Short Message Service), y los sistemas de video conferencia aplicados a las pruebas testimoniales. Acerca de los SMS, es fácilmente reconocible el influjo que han tenido en la actualidad como método de comunicación y su empleo habitual en teléfonos móviles.
En este escenario es relevante hacer mención de la aplicación WhatsApp, la cual se constituye como “un software multiplataforma de mensajería instantánea pues, además del envío de texto, 110013199001201883033 01 26 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil permite la trasmisión de imágenes, video y audio, así como la localización del usuario”[41]»24.
En similar sentido: «No obstante, la Corte Constitucional tuvo la oportunidad de pronunciarse respecto del valor probatorio de una captura de pantalla en la Sentencia T-043 de 2020. Allí estudió el uso de una reproducción parcial de una conversación de Whatsapp como medio de prueba. En esa oportunidad, esta Corporación estimó que: (i) si bien es cierto que las capturas de pantalla tienen valor probatorio, como lo reconocen el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, también lo es que (ii) dicho valor es atenuado o indiciario.
Esto, en la medida en que existe la posibilidad de “que, mediante un software de edición, un archivo digital impreso que contenga texto pueda ser objeto de alteraciones o supresiones”[120]. En ese sentido, la Corte Constitucional estableció que las capturas de pantalla, también denominadas “pantallazos”, tendrán que ser analizados con “los demás medios de prueba” debidamente aportados al expediente» (subraya añadida)25.
A propósito la Corte Suprema de Justicia indicó: “Ahora, dado que en la actualidad se permite la presentación digital de demandas, anexos y memoriales, la aportación de esos mensajes puede realizarse mediante la fotografía de los mismos a través de la herramienta de captura de pantalla o screenshots. Respecto de las fotografías como prueba documental, la homóloga constitucional ha predicado que se trata de “un objeto que muestra un hecho distinto a él mismo, el cual emerge del documento sin que tenga que hacerse un ejercicio de interpretación exhaustiva de su contenido”.
En tal sentido, ha señalado que debe constatarse su autenticidad, por lo que es necesario tener «certeza de la fecha en la que se capturaron las imágenes y, para ello, corresponde al juez efectuar un cotejo de las fotografías con testimonios, documentos u otros medios probatorios». Sobre el particular, concluyó que: «(…) el valor probatorio de las fotografías no depende únicamente de su autenticidad formal sino de la 24 Corte Constitucional, sentencia T-043/20 de 10 de febrero de 2020, Magistrado Ponente José Fernando Reyes Cuartas. 25 Corte Constitucional, sentencia T-238/22 de 1° de julio de 2022, Magistrada Ponente Paola Andrea Meneses Mosquera. 110013199001201883033 01 27 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil posibilidad de establecer si la imagen representa los hechos que se le atribuyen, y no otros diferentes en razón del tiempo, del lugar o del cambio de posición de los elementos dentro de la escena capturada.
Para ello, el juez debe valerse de otros medios probatorios, apreciando razonablemente el conjunto» (…) Datos contenidos en una conversación de WhatsApp texto, fotografías, videos, emojis, gifs, stickerscomportan mensajes de datos que pueden ser aportados en su formato original allegando el dispositivo en el que se produjeron al juzgador para que se efectúe sobre él la inspección correspondiente, o a través del documento electrónico que se origina mediante la opción de «exportar chat» que contiene esa aplicación, o simplemente, con la reproducción de esa conversación en una impresión en papel o en una fotografía o captura de pantalla sobre la misma. »26 4.3.1.
Comienza el apelante su censura, señalando que las pruebas en las que se fundó el a quo “(…) obedecen a material probatorio documental de índole electrónico que no cumplen con los requisitos propios para ser considerada validas (…)” (negrilla y subraya propia del texto); sin embargo, no explicó a qué formalidades se refiere, ni tampoco invocó el fundamento legal de su razonamiento.
Con todo, lo cierto es que las capturas de pantalla de la página web “Despegar.net.co”, son pruebas documentales en las que se incluyeron imágenes que dan cuenta de la información y productos allí ofrecidos, las que, al no haber sido desconocidas o controvertidas gozan de valor probatorio y por lo tanto deben ser apreciadas. Si bien, de la jurisprudencia en cita, resulta que el grado de convicción de ese tipo de medio suasorio (captura de pantalla) es atenuado lo que impone que deban analizarse en conjunto con las demás probanzas, al hacer tal estudio, adquieren la fuerza suficiente para demostrar la infracción marcaria, como pasa a explicarse. 4.3.2.
Aquí cobra especial relevancia la consecuencia que consagra el artículo 97 de la Ley 1564 de 2012 a cuyo tenor: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de tutela STC16733-22, radicación No. 68001-22-13-000-2022-00389-01, MP. Octavio Augusto Tejeiro Duque. 26 110013199001201883033 01 28 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil «La falta de contestación de la demanda o de pronunciamiento expreso sobre los hechos y pretensiones de ella, o las afirmaciones o negaciones contrarias a la realidad, harán presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la demanda, salvo que la ley le atribuya otro efecto».
Así, si se tienen en cuenta los “pantallazos” de la página web “Despegar.net.co”, como por ejemplo la imagen visible en el consecutivo 18083033--000000000227: 29 Junto con la información obtenida de la base de datos Whois, en armonía con lo narrado en los hechos 4.7, 4.8, 4.13 y 4.14 de la reforma de la demanda, los cuales por la defectuosa defensa del convocado son susceptibles de presumirse como ciertos, es posible concluir que el señor Carlos Álvarez sí incurrió en infracción marcaria, tal como fue considerado por el a quo.
Recuérdese que en los señalados supuestos fácticos se afirmó: Carpeta 01DemandaAnexos, SuperintendenciaDeIndustria&ComercioSIC. 27 110013199001201883033 01 18-83033 TRIBUNAL, República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil 30 Entonces, no resulta cierta la indebida valoración probatoria, pues tras la apreciación en conjunto de las pruebas allegadas al proceso, como lo impone el artículo 176 del Estatuto Procesal Civil, está más que verificada la vulneración de los derechos marcarios de Travel Reservations S.R.L. 5.
Colofón de las precedentes consideraciones, resulta frustránea la censura del apelante, por lo que se confirmará la decisión de primer grado. Sin embargo, no hay lugar a condenar en costas toda vez que el recurrente fue representado por curador ad litem. DECISIÓN Por lo explicado en precedencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D. C., en Sala de Decisión Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia emitida en audiencia de 13 de octubre de 2020 por la Superintendencia de Industria y 110013199001201883033 01 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil Comercio, Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
NOTIFÍQUESE, RUTH ELENA GALVIS VERGARA Magistrada 110013199001201883033 01 MARTHA ISABEL GARCÍA SERRANO Magistrada 110013199001201883033 01 JORGE EDUARDO FERREIRA VARGAS Magistrado 110013199001201883033 01 Firmado Por: Ruth Elena Galvis Vergara Magistrada 110013199001201883033 01 31 Sala Civil Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Jorge Eduardo Ferreira Vargas Magistrado Tribunal O Consejo Seccional Dirección Ejecutiva De Administración Judicial División De Sistemas De Ingenieria Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Martha Isabel Garcia Serrano Magistrada Sala 021 Civil Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 Código de verificación: ae987691f1203f9bb916d6aac76c1bf83bbb88baa765d7d3b25d0dde4b91962a Documento generado en 31/05/2024 02:00:09 p. m. Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica