REPÚBLICA DE COLOMBIA TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. SALA CIVIL Magistrada Ponente MARÍA PATRICIA CRUZ MIRANDA Bogotá D.C., veintinueve (29) de octubre de dos mil veinticuatro (2024) Asunto: Proceso Verbal de Hotel Now S.A. contra Grupo Now Colombia S.A.S. Rad. 01-2019-33710-01. Sentencia escrita de conformidad con lo autorizado por el artículo 12 de la Ley 2213 de 2022, cuyo proyecto se discutió y aprobó en sesión de sala de 9 de octubre de 2024, según acta 43 de la misma fecha.
Se resuelve el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra de la sentencia de 15 de julio de 2021 que profirió la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio. I.
ANTECEDENTES 1. Hotel Now S.A. demandó a Grupo Now Colombia S.A.S. para que se declare que ese ente “ha infringido los derechos de propiedad industrial sobre la marca ‘NOW’, con certificado de registro de marca No. 363.779, de conformidad con lo establecido en los literales a), c) y d), del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000”. En consecuencia, pidió: Exp. 01-2019-33710-01 1 i) que se ordene a la demandada cesar el uso, de forma inmediata y definitiva, del signo “MOTELNOW”, para distinguir los servicios de la clase 43 de la Clasificación Internacional de Marcas; ii) que se le ordene terminar la comercialización de servicios identificados con aquel signo, así como la oferta, promoción y publicidad de servicios de reserva de habitaciones de moteles “incluyendo dominios, páginas web, redes sociales, aplicaciones (app) correos electrónicos, avisos, material impreso o de publicidad…”1; y iii) se la condene a pagar la indemnización preestablecida, por “los beneficios indebidamente obtenidos… a través de la comercialización de mala fe de servicios indebidamente identificados con el signo ‘MOTELNOW’”2. 2.
Relató, como sustento de su petitum, que es una empresa colombiana constituida en el año 2008, dedicada a la prestación de servicios de “hospedaje y restauración”, titular de la marca nominativa “NOW”, para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Marcas, registro que consta en el certificado 363.779 de la Superintendencia de Industria y Comercio, vigente hasta el 30 de octubre de 2018 y en trámite de renovación. La demandada, que es filial de la sociedad chilena “GRUPO NOW SPA”, inició sus actividades en Colombia en el año 2017, y es titular de la aplicación móvil “MOTELNOW”, que le permite a sus usuarios reservar habitaciones en moteles del país. Estos servicios están incluidos “en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Marcas”. 1 Folio 129 en archivo “ENVIAR AL TRIBUNAL 2019-133710.pdf”. 2 Folio 141 ibidem.
Exp. 01-2019-33710-01 2 El aludido signo “MOTELNOW” infringe sus derechos de propiedad industrial, porque “es similarmente confundible con la marca registrada ‘NOW’”3. 3. La Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio admitió la demanda el 24 de julio de 20194. Grupo Now Colombia S.A.S. compareció al proceso y se opuso a las pretensiones mediante la formulación de las excepciones “inexistencia riesgo de confusión y asociación”, “inexistencia de conexidad competitiva”, y “excepción genérica”5.
Alegó que su marca “MOTELNOW” está registrada en Colombia, mediante la Resolución 88128 de la Superintendencia de Industria y Comercio, impugnada por la actora y ratificada en la Resolución 54219, determinación en donde la autoridad registral sostuvo que los dos signos “uno mixto y el otro nominativo, tenían suficientes características de distintividad” y, por lo tanto, “no existía riesgo de confusión entre las marcas”.
Además, el “objeto del mercado” de ambas empresas no era el mismo, porque la actora era un hotel tradicional que funciona como un servicio turístico para viajeros o ejecutivos, mientras que “MOTELNOW” está enfocada en consumidores de moteles, personas que buscan pasar un rato corto. Por lo general no son viajeros sino de residentes. 4. Surtido el trámite de rigor, el juzgador profirió sentencia el 15 de julio de 20216, en la que declaró probadas las excepciones y, en consecuencia, negó las pretensiones. 3 Folio 7 ibidem. 4 Folio 146 ibidem. 5 Folio 195 ibidem. 6 Folio 405 ibidem.
Exp. 01-2019-33710-01 3 II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Consideró que se demostró que la demandada obtuvo el 4 de diciembre de 2018, un registro del signo mixto “MOTELNOW” para la clase 9 de la clasificación internacional del Niza, consistente en software de aplicaciones para dispositivos móviles; por tanto, como el signo de la actora también estaba registrado, el estudio del caso debía comprender el principio de “especificidad de las marcas y aquellas clases para las cuales fueron conferidos los registros”.
Refirió que el titular de los derechos sobre signos distintivos tenía “dos sistemas diferentes de protección”: la acción de competencia desleal y la acción derivada de las normas sobre propiedad industrial; que para la prosperidad de la última, se exigía que el interesado probara “la existencia del derecho infringido” y “la infracción de tal derecho que tiene lugar cuando… los terceros realizan las conductas que expresamente se prohíben por las normas que delimitan el alcance de ese derecho”.
Sostuvo que en este caso se demostró, contrario a lo que alegó la demandante, que la plataforma de la convocada “no tiene técnicamente la capacidad de reservar un espacio físico, sino solamente gestionar la misma por el interesado”, toda vez que los únicos capaces de brindar albergue eran los establecimientos de propiedad de terceros reseñados en la aplicación. La convocada solo ofrece una plataforma digital identificada con un signo para que el lugar de hospedaje pueda ofertar sus servicios y hacerse visible al público.
Manifestó que, aunque la demandada utiliza piezas publicitarias “tipo adhesivos dispuestos en entradas o habitaciones de moteles”, estas no se dirigían a identificar el servicio de hospedaje suministrado por el hotel, ni tenían como propósito generar la idea de que la aplicación prestaba esos Exp. 01-2019-33710-01 4 servicios, sino que “se enfoca en identificar un aplicativo móvil que facilita o intermedia la relación de consumo cliente establecimiento”.
No se probó, tampoco, que “la accionada, a través de su signo, haga una reproducción idéntica de aquel signo del accionante, y aún menos que se fabriquen etiquetas o envolturas para tal fin”. Indicó, que otra parte, que tal y como lo sostuvo la autoridad registral, aunque existían similitudes, no había riesgo de confusión o asociación, debido a que el signo de la accionada contenía variados elementos diferenciadores, nominativos y gráficos, que le otorgaban suficiente distintividad.
III. EL RECURSO DE APELACIÓN La demandante apeló. Alegó que se demostró que su contraparte, a través de su aplicación, sí presta servicios de reserva de habitaciones en moteles, lo que confesó su representante legal. Es decir, el juzgador de primera instancia se equivocó al concluir que su actividad era solo de intermediación. Existía riesgo de confusión entre los signos porque ambos son distintivos “de los considerados esencialmente idénticos, tanto en su composición visual como en su composición fonética y exactamente con su misma composición ideológica”, y según la jurisprudencia, bastaba que existiera confusión visual, fonética o ideológica para así declararlo, en defensa del consumidor.
También concurría “conexidad competitiva entre los signos”, al ser “esencialmente idénticos, para distinguir servicios de idéntica naturaleza”. Ambos son servicios de “hospedaje temporal”. Además, la función del intermediario tiene que ver con el ejercicio de la actividad hotelera, misma que desempeña la actora. Exp. 01-2019-33710-01 5 IV.
CONSIDERACIONES 1. No admiten reparo los denominados presupuestos procesales, puesto que quienes acudieron a la litis por activa y pasiva ostentan capacidad procesal, la demanda fue debidamente presentada y tramitada por el juez competente, lo que, aunado a la ausencia de vicio con idoneidad anulatoria, permite proferir a esta Corporación la decisión de fondo que se requiere. 2.
Como cuestión preliminar, la Sala precisa que, en cumplimiento del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del artículo 123 del Estatuto de esa Corporación, en auto de 27 de enero de 20227 se le solicitó a esa autoridad la interpretación prejudicial de los artículos 152, 154 y literales a), c), y d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000.
Posteriormente, el citado Tribunal, mediante el Acuerdo 06-2023TJCA de 7 de julio de 2023, aprobó y publicó la “Nota informativa –Guía para la aplicación del criterio jurídico interpretativo del acto aclarado en las solicitudes de interpretación prejudicial”. En tal documento, reconoció “que ‘la doctrina interpretativa del acto aclarado’ es plenamente compatible con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y en el artículo 123 de su Estatuto”, y por tal razón el juez nacional llamado a aplicar normas andinas “no estará obligado a solicitar una nueva interpretación prejudicial al TJCA, si es que esta corte internacional ya ha interpretado tal o tales normas con anterioridad, en una o más interpretaciones prejudiciales publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena”. 7 Archivo “07AutoInterpretacionPrejudicial.pdf”.
Exp. 01-2019-33710-01 6 Con sustento en tal criterio, y conforme a los supuestos reseñados en aquella guía, esta Corporación le solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en auto de 9 de agosto de 20248, que “se desprenda de la competencia que asumió con anterioridad a la doctrina del acto aclarado”, puesto que las normas objeto de consulta ya habían sido interpretadas por esa entidad en las decisiones que allí se citaron, solicitud a la que accedió en auto de 29 de agosto siguiente9.
Por tales razones, como las normas de la Decisión 486 de 2000 en que se sustentará esta providencia ya constituyen un acto aclarado, no resulta necesaria la aludida interpretación prejudicial. 3. Establecido lo anterior, debe tenerse en cuenta que el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 define la ‘marca’ como: “…cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.
Según la misma norma, pueden constituir marcas signos tales como “palabras o combinación de palabras”, “imágenes, figuras, símbolos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos”, “las letras y los números”, “un color delimitado por una forma, o una combinación de colores”, entre otros. Este “bien inmaterial” tiene como función primordial identificar o distinguir los productos y servicios que existen en el mercado.
Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha considerado que “[l]as marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de 8 Archivo “11AutoPrescindeInterpretacionPrejudicia.pdf”. 9 Archivo “14TCAAceptaDesistimientoInterpretacion.pdf”.
Exp. 01-2019-33710-01 7 otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”10. Conforme al régimen contenido en la citada Decisión, el registro de una marca debe presentarse ante la oficina nacional competente y reunir los requisitos de que tratan los artículos 138 y 139 de esa normativa.
La autoridad receptora de la solicitud, si ésta cumple con las exigencias requeridas, ordena su publicación. Quien tenga “legítimo interés” puede presentar su oposición al registro de forma fundamentada, y luego del término allí previsto el ente administrativo tiene la obligación de “realizar el examen de registrabilidad”, pronunciarse sobre las oposiciones, en caso de que existan, y conceder o denegar el registro de la marca mediante una resolución (artículo 150 ibidem).
Este examen, de carácter obligatorio, no está sujeto al arbitrio de la autoridad registral. Por el contrario, debe fundamentarse adecuadamente, respaldarse en un estudio técnico detallado y atender la jurisprudencia comunitaria, la doctrina y las particularidades del caso concreto. En torno a este análisis de viabilidad de registro, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido: “5.3.
El acto por el cual se concede o se deniega el registro de una marca debe estar respaldado en un estudio técnico, prolijo y pormenorizado de todos los elementos y reglas que sirvieron de base a la oficina nacional competente para tomar su decisión. El funcionario que realice el examen de registrabilidad debe aplicar las reglas que la jurisprudencia comunitaria y la doctrina jurídica que va en armonía con esta jurisprudencia han establecido con esta finalidad.
La aplicación de dichas reglas en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a los signos en conflicto. “… “5.5. La resolución que emita la oficina nacional competente tiene que ser motivada y expresar los fundamentos de hecho y de derecho que la sustentan. Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registro de marcas, este Tribunal ha manifestado que dichos 10 Proceso 04-IP-94.
Exp. 01-2019-33710-01 8 actos requieren de motivación para asegurar su validez, ya que la resolución que los contenga podría quedar afectada de nulidad absoluta si, por falta de motivación (de hecho o de derecho), se lesiona el derecho de defensa o la garantía del debido proceso de los administrados. “5.6. En consecuencia, el examen de registrabilidad debe estar plasmado en la resolución que concede o deniega el registro de marcas.
Es decir, la oficina nacional no puede mantener en reserva el referido examen y, en consecuencia, la resolución que concede o deniega el registro de marcas, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la debida motivación de los actos”11.
De conformidad con el artículo 154 de esa Decisión, una vez registrada la marca, su titular adquiere “el derecho al uso exclusivo”, que le otorga, según el precepto 155 subsiguiente, la potestad de impedir a cualquier tercero llevar a cabo, sin su consentimiento, los siguientes actos: “a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
“b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; “c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;
“d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; “e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;
“f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una 11 Proceso 344-IP-2022. Exp. 01-2019-33710-01 9 dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio”. Según el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el registro es el único acto constitutivo que le otorga a su titular el derecho a usar de forma exclusiva el signo, y también le confiere “la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca”12.
Esta potestad del titular, denominada ius prohibendi, tiene como principales finalidades las de proteger la capacidad de selección de los consumidores de bienes y servicios, e impedir el riesgo de confusión en detrimento de los empresarios. La citada autoridad ha establecido que esta acción: “…está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (…) La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (…) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión” 13.
Este registro de la marca, conforme al artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, es susceptible de declararse nulo, de oficio o a solicitud de parte, por la autoridad nacional competente. Su nulidad será absoluta cuando “se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 12 Proceso 10-IP-2005. 13 Proceso 11-IP-96.
Exp. 01-2019-33710-01 10 primer párrafo y 135”, y relativa “cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe”. En efecto: “2.2. El artículo 172 de la Decisión 486 reconoce dos tipos de nulidad de un registro marcario: la nulidad absoluta y la nulidad relativa.
“2.3. La nulidad absoluta ocurre cuando el registro de la marca se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 134 de la Decisión 486 y todos los supuestos previstos en el artículo 135 de la referida Decisión. Así, con relación al primer párrafo del artículo 134 de la Decisión 486, que también es la causal prevista en el literal a) del artículo 135 de la misma norma comunitaria, será nulo el registro si el signo no es apto para distinguir un producto o servicio en el mercado o no es susceptible de representación gráfica.
Así también será nulo si el signo carece de distintividad intrínseca, conforme al literal b) del artículo 135 eiusdem, o si incurre en cualquiera de las causales previstas en los demás literales (c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p) del artículo 135 de la Decisión 486. “La nulidad absoluta busca la protección del ordenamiento andino y el interés público subyacente, por lo que la acción de nulidad absoluta puede ser incoada de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento; es decir, la acción de la nulidad absoluta no prescribe.
“2.4. La nulidad relativa ocurre cuando el registro de la marca se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 136 de la Decisión 486 (sus literales a, b, c, d, e, f, g, h), o cuando el registro hubiese sido obtenido mediando mala fe, lo que ocurre, por ejemplo, con los actos de competencia desleal, cuando el solicitante actuó sabiendo que dañaba o perjudicaba a un tercero, etc.
“La nulidad relativa tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque puede ser ejercida por cualquier persona. Como se indicó, para que se configure esta nulidad, el registro debe haberse concedido en contravención de alguna de las causales establecidas en el artículo 136 de la Decisión 486 o cuando este hubiera sido efectuado de mala fe.
“La nulidad relativa busca la protección del tercero afectado por el registro marcario. Si bien la acción de nulidad relativa puede ser incoada de oficio o a solicitud de cualquier persona, esta acción prescribe a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. “2.5. Tanto la nulidad absoluta como la relativa se pueden decretar de oficio por la autoridad nacional competente.
Lo anterior impone una carga procesal especial para la entidad respectiva: realizar un proceso salvaguardando el derecho fundamental del debido proceso. 2.6. Tal como lo prevé el tercer párrafo del artículo 172 de la Decisión 486, las acciones de nulidad absoluta o relativa antes descritas no afectan las que Exp. 01-2019-33710-01 11 pudieran corresponder por concepto de resarcimiento de daños y perjuicios conforme lo contemple la legislación nacional de cada País Miembro”14.
Además, como en este caso la demandante alegó que su contraparte infringió su derecho de propiedad industrial sobre la marca nominativa “NOW”, es importante tener en cuenta que este tipo de signos -nominativosconsisten únicamente en una palabra o conjunto de ellas, sin ningún diseño gráfico o elemento visual añadido, utilizan “…expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.
Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar”15. A diferencia de las marcas nominativas, las mixtas combinan palabras con elementos gráficos que, al integrarse, forman una unidad distintiva: “[l]as marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).
La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”16. 14 Proceso 90-IP-2022. 15 Proceso 15-IP-2013. 16 Ibidem.
Exp. 01-2019-33710-01 12 Según la autoridad comunitaria, la comparación entre signos nominativos y mixtos debe comprender la determinación de “cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico”. Así, ha explicado que: “36. De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.
“37. En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial”. 4.
Con base en los criterios expuestos, la Sala analizará las pruebas recaudadas, y determinará si la actora acreditó la infracción de sus derechos de propiedad industrial. Para ello, recuerda que sus pretensiones se fundaron en el hecho de que su contraparte utiliza un signo que “es similarmente confundible con la marca registrada ‘NOW’, para distinguir servicios de la clase 43 de la Clasificación Internacional de Marcas”. 4.1.
Para acreditar su reclamo, esa parte aportó: Una certificación expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, de 22 de marzo de 201917, en la que indicó que, según el Registro Nacional de Propiedad Industrial, Hotel Now S.A. era la titular de la marca “NOW Nominativa”, vigente hasta el 30 de octubre de 2028. También, que se otorgó para “SERVICIOS DE RESTAURACIÓN (ALIMENTACIÓN);
HOSPEDAJE TEMPORAL”, con el certificado No. 363779. 17 Folio 32 en archivo “ENVIAR AL TRIBUNAL 2019-133710.pdf”. Exp. 01-2019-33710-01 13 Allegó el documento titulado “INFORME ORDEN DE TRABAJO”, elaborado por Diego Armando Ávila Gómez, que refirió ser tecnólogo criminalista18. Este profesional dijo haber sido contratado para “fijación y recolección de… elementos materiales probatorios y/o evidencia física, para establecer circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos relacionados con la utilización de la aplicación MOTELNOW, establecer el funcionamiento de la misma”.
En ese documento explicó que descargó la aplicación “MOTELNOW” en un dispositivo móvil, hizo el registro de usuario y contraseña, activó la búsqueda de moteles cercanos, generó una reserva en uno de ellos, obtuvo un código, y luego, al llegar al motel que seleccionó, presentó el citado código e hizo el pago respectivo. Cuando ingresó observó el “logotipo de la aplicación MOTELNOW en la parte posterior de la habitación”.
A ese informe adjuntó imágenes de la aplicación, del lugar y de la factura. También se presentó la Resolución No. 88128 del 4 de diciembre de 2018 de la Superintendencia de Industria y Comercio19, en la que dicha entidad resolvió sobre la solicitud de registro presentada por la demandada respecto a la marca mixta “MOTELNOW”, compuesta por elementos gráficos y nominativos, así representada: 18 Folio 40 ibidem. 19 Folio 204 ibidem.
Exp. 01-2019-33710-01 14 En dicho trámite, Hotel Now S.A. se opuso a la solicitud de registro en los términos de la Decisión 486 de 2000, ya explicados, y alegó que el signo de su contraparte infringía sus derechos sobre la marca nominativa “NOW”. No obstante, la autoridad registral declaró infundados los argumentos de la oposición y, en consecuencia, concedió el registro solicitado por la demandada.
Sobre la oposición, la autoridad consideró: “… si bien los signos comparados MOTELNOW / NOW comparten cierta semejanza, al compartir la partícula NOW analizándolos en su conjunto tal y como debe realizarse su examen, se encuentra que el signo solicitado cuenta con elementos adicionales denominativos (Motel) que generan que al ser pronunciados y transcritos produzcan una impresión totalmente diferente en el consumidor y en caso de coexistencia no generarían riesgo de confusión ni de asociación. Si bien se presentan semejanzas entre los mismos, al compartir algunas de sus letras, dicha coincidencia se ve diluida por los demás elementos que conforman las marcas.
En efecto, los signos en cotejo presentan distintas cadenas vocálicas y consonánticas lo que los diferencia en el aspecto gramatical. Aunado a lo anterior, el signo solicitado cuenta con una composición silábica superior que lo hace más extenso y le confiere una pronunciación diferente, permitiendo la diferenciación gramatical y fonética de los signos. Es decir, si bien el signo solicitado MOTELNOW, reproduce parcialmente al signo registrado NOW, en su visión de conjunto no resultan confundible (sic) en la medida en que el signo solicitado presentan elementos (sic) adicionales nominativos (Motel) y gráficos (expresión ‘MotelNow’ en un tipo caligráfico especial ubicada debajo de la figura abstracta representativa de la consonante M y además dos personas unidas entre sí) que permiten su individualización; lo anterior en virtud de las reglas de cotejo marcario, que establecen que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto.
Según las consideraciones antes expuestas, aunque los signos confrontados coinciden en algunas de sus letras, los elementos adicionales nominativos y gráficos que presenta la marca solicitada permiten su individualización, por lo que el uso del signo pretendido no es susceptible de acarrear riesgo de confusión en el mercado”. Así mismo, obra en el expediente una certificación proferida por la Delegatura de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Exp. 01-2019-33710-01 15 Comercio el 12 de mayo de 202120, en la que indicó que Grupo Now Colombia S.A.S. era titular de la marca mixta “MOTELNOW”, atrás referida; que el certificado de registro era el número 633157; la resolución de concesión fue la 54219 de 11 de octubre de 2019; y sostuvo que “[a]l momento de expedir la presente certificación sobre el estado de la marca no se evidencia en el Sistema de Información para la Propiedad Industrial -SIPIningún tipo de afectación al registro marcario”.
También durante el trámite se recaudó el interrogatorio de parte del representante de la demandante21, que narró que la empresa que representa “se conformó en 2008”; desempeña una gestión “de hotelería, con todos los servicios que tiene la hotelería”; dijo que utilizaba su signo en “facturas, página web, publicaciones… trabajos virtuales, ofertas”, y lo empleaba “indistintamente” como “Now Hotel”, “Hotel Now”, a veces con un gráfico encima.
En su actividad presta servicios “que tienen como complemento la hotelería, tanto por días como por horas, no haciendo referencias a temas de uso… digamos sexual”. Solo existe una sede del hotel, que queda en la ciudad de Cali, inaugurada en el año 2009, y planea abrir otra de tipo campestre. Refirió que, para reservar una habitación en sus instalaciones, el cliente puede ir a una agencia de viajes, acudir directamente al lugar, hacerlo vía telefónica o virtual.
Se publicitan mediante comunicación directa, redes, radio, correos. Sus usuarios ocupan el hotel por lapsos de una hora hasta por varias noches. Recién empiezan “la mecánica” de vender habitaciones por horas. Ante la pregunta del juzgador consistente en “algún cliente, estoy hablando de clientes, de usuarios, ¿ha solicitado la prestación de tus servicios en el Hotel Now, bajo la consideración que corresponden a aquellos provistos por la aplicación MOTELNOW?”, respondió “no su 20 Folio 390 ibidem. 21 A partir del minuto 7:30 en archivo “19133710—0002800001.mp4”- Exp. 01-2019-33710-01 16 señoría”.
Y luego sostuvo que solo una vez “alguien” le hizo el comentario de si su hotel se había convertido en motel. Por su parte, el representante de la demandada22 sostuvo que “MOTELNOW” es un signo que tiene registrado bajo la clase 9 de “software y apps”; indicó que la parte gráfica intenta reflejar “una pareja teniendo relaciones sexuales” con el nombre de la aplicación en la parte de abajo; la marca aparece en todas sus publicidades en la web, “stickers”, etc.; lanzó la primera versión de la aplicación en Chile, en el año 2011; no ofrece ningún tipo de alojamiento, solo son intermediarios entre los moteles y los usuarios; para estos últimos el servicio es gratuito, sus clientes son los moteles; los “stickers” del signo se usan también en los establecimientos, aunque la gran mayoría no los ponen; cuando hay quejas las direccionan directamente a los moteles, no son responsables por sus servicios; el máximo tiempo de hospedaje es de una noche; se enfocan en parejas; los usuarios no piensan que exista entre la aplicación y el establecimiento algún tipo de vínculo; son los moteles los que dicen si tienen o no disponibilidad de habitaciones; comercializan la aplicación mediante un ejecutivo que contacta a los moteles, se reúnen y firman un contrato en virtud del cual proveen software; respecto de los usuarios, hacen publicidad digital; ganan por comisión que les pagan los establecimientos.
Por último, el testigo Diego Armando Ávila Gómez23 narró que, para hacer el trabajo que le encomendó la actora -ya reseñado-, descargó la aplicación de la demandada en su teléfono móvil, siguió los pasos que allí se indicaban, se registró, hizo una reserva y se dirigió al motel en el que reservó. El pago lo hizo en el establecimiento, luego de que entregara el código respectivo.
Allí había publicidad de “MOTELNOW” en la parte posterior de la puerta de la habitación. La factura se la suministró el motel. 22 A partir del minuto 2:29 en archivo “19133710—0002800001.mp4”. 23 A partir del minuto 11:20 en archivo ““19133710—0004200001.mp4”. Exp. 01-2019-33710-01 17 En la aplicación le aparecieron varios lugares para escoger; al entrar al sitio le preguntaron de qué manera había hecho la reserva. 4.2.
Con sustento en este conjunto de pruebas, la Sala concluye que las pretensiones de la demanda estaban llamadas al fracaso, tal y como lo declaró el a quo, con asidero en las siguientes razones: Se comprobó que el uso que la demandada hace de su signo mixto, consistente en la imagen similar a la letra “M”, encima de la palabra “MOTELNOW”, se encuentra amparado por un registro marcario emitido por la autoridad nacional competente.
En efecto, tal y como consta en la certificación de 12 de mayo de 2021, la Superintendencia de Industria y Comercio otorgó el registro de esa marca a favor de la demandada, en un trámite en el que la acá actora se opuso y alegó, como lo hace en este proceso, una supuesta similitud entre su signo y el de su contraparte. No obstante, su oposición le fue resuelta desfavorablemente.
Se demostró, en consecuencia, que Grupo Now Colombia S.A.S. adquirió legítimamente el derecho de uso exclusivo de ese signo distintivo desde el momento de su registro, conforme al artículo 154 de la Decisión 486 de 2000. Por lo tanto, esa parte cuenta con todas las prerrogativas derivadas de tal acto, que incluyen la facultad de utilizarlo de forma exclusiva e impedir que terceros lleven a cabo conductas como las previstas en el artículo 155 ibidem.
Este suceso, por sí mismo, descarta cualquier posible infracción de derechos, tal y como lo explica el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en los siguientes términos: “[e]n la medida en que el uso en el comercio de un determinado producto se encuentre amparado en el registro de un derecho de propiedad industrial, como por ejemplo, el registro de un Exp. 01-2019-33710-01 18 diseño industrial, estaríamos frente a un uso lícito y, en consecuencia, no cabría referirse a una posible infracción de derechos”24.
De otra parte, no se demostró que el aludido registro hubiese sido declarado nulo por la autoridad nacional competente en los términos del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. Adviértase que el registro del signo distintivo constituye un acto de la administración, en la medida en que representa la manifestación de su voluntad “tendiente a producir efectos jurídicos ya sea creando, modificando o extinguiendo derechos para los administrados o en contra de éstos…”25.
Por consiguiente, de acuerdo con el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expidió el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esa decisión goza de la presunción de legalidad mientras no sea anulada “por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”, lo que implica que los efectos derivados de esa determinación, hasta la fecha, permanecen intactos y son oponibles a los administrados.
Téngase en cuenta, además, que motivos tales como la confundibilidad de marcas, tratándose de productos o servicios idénticos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación -que es precisamente lo que la actora alegó en este asunto-, son aspectos que la autoridad registral debe tener en cuenta, necesariamente, al momento de analizar la procedencia del registro, en los términos del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 y de la jurisprudencia comunitaria.
Por ende, si el derecho a uso exclusivo de la marca se concedió en desatención a estos criterios, lo que corresponde es formular la nulidad del registro, conforme al precepto 172 de esa normativa, acción que no se ha promovido según lo acreditado. 24 Proceso 476-IP-2022. 25 Corte Constitucional - Sentencia C1436, 2000 Exp. 01-2019-33710-01 19 Súmese a esto que en las pretensiones de la demanda no se solicitó la nulidad de aquel acto, y, en cualquier caso, esta jurisdicción, la ordinaria en su especialidad civil, no es la competente para juzgar sobre la legalidad de las decisiones de la administración. De ahí entonces que el petitum carezca de asidero.
Grupo Now Colombia S.A.S. sí tiene derecho al uso exclusivo del signo mixto compuesto por la palabra “MOTELNOW” y la figura que la acompaña. Es decir, cuenta con la facultad, respaldada por la normatividad andina y el registro que se le concedió, de utilizarlo como imagen de su aplicación, publicitarlo por canales físicos y virtuales, y, en general, emplearlo de forma exclusiva.
Por último, es importante señalar que no se alegó ni probó una infracción de la marca denominativa “NOW” de la demandante por el uso de algún otro signo de la demandada. Además, el signo analizado difiere evidentemente del de la actora, tal y como lo consideró la Superintendencia de Industria y Comercio en la Resolución 88128 citada, porque tiene cinco letras adicionales consistentes en la palabra “MOTEL”, aunado en que está acompañada de un elemento gráfico llamativo, que predomina sobre el elemento denominativo; luego analizado en conjunto el signo y el elemento gráfico, de ello no se puede deducir el riesgo de confusión en el mercado con la registrada por la demandante.
Las razones expuestas son suficientes para concluir que los argumentos de la apelación carecen de fundamento. Esto porque, según las pruebas analizadas, no se evidencia una infracción de los derechos de propiedad industrial de la actora. Por el contrario, esos medios de prueba indican que la demandada hace un uso legítimo de su marca, conforme lo determinó la autoridad administrativa competente, que descartó la identidad de los signos debido a los elementos denominativos adicionales, la diferencia en las secuencias “vocálicas y consonánticas”, y la presencia Exp. 01-2019-33710-01 20 de una figura abstracta.
Estos factores, en conjunto, eliminan los riesgos de confusión o asociación, según lo concluyó una decisión cuya presunción de legalidad no ha sido desvirtuada. En suma, se comprobó que la providencia de primera instancia, que negó las pretensiones, está ajustada a derecho. 5. En conclusión, el Tribunal confirmará íntegramente la sentencia impugnada.
Impondrá la consecuente condena en costas de esta instancia a la parte apelante, conforme lo ordena el numeral 1º del artículo 365 del Código General del Proceso. Como agencias en derecho la Magistrada Sustanciadora señala la suma de dos salarios mínimos mensuales legales vigentes, equivalentes a $2’600.000.oo, de conformidad con el numeral 1º del artículo 5º del Acuerdo No. 10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura.
V. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá D.C., en Sala de Decisión Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: Confirmar la sentencia que profirió la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, el 15 de julio de 2021, dentro del asunto de la referencia.
SEGUNDO: Condenar en costas de esta instancia a la apelante, ante el fracaso de su recurso. Como agencias en derecho la Magistrada Sustanciadora señala la suma de dos salarios mínimos mensuales legales Exp. 01-2019-33710-01 21 vigentes, equivalentes a $2’600.000.oo, de conformidad con lo establecido en el numeral 1º, artículo 5º del Acuerdo No. 10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura.
TERCERO: Remitir el expediente a la oficina de origen para lo de su trámite y competencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Los Magistrados, MARÍA PATRICIA CRUZ MIRANDA STELLA MARÍA AYAZO PERNETH JAIME CHAVARRO MAHECHA Firmado Por: Maria Patricia Cruz Miranda Magistrado Tribunal O Consejo Seccional Dirección Ejecutiva De Administración Judicial Funcionario Exp. 01-2019-33710-01 22 Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Jaime Chavarro Mahecha Magistrado Sala 007 Civil Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Stella Maria Ayazo Perneth Magistrada Sala 04 Civil Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 Código de verificación: 990cbec56c4a07a79a933a00eea6e1f76812a9cc8172fb8dcd6d47ee15943ed3 Documento generado en 29/10/2024 06:42:22 PM Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica