TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL SALA CIVIL Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veinticinco (2025). Ref: VERBAL de INTEL CORPORATION contra INTELSOFT.CO S.A.S. Exp. 007-2020-00091-01. MAGISTRADO PONENTE: JORGE EDUARDO FERREIRA VARGAS. Discutido y aprobado en Sala de Decisión de 27 de marzo de 2025. Decide el Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia dictada el día 29 de julio de dos mil veinticuatro (2024), en el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá. I.
ANTECEDENTES 1.- La persona jurídica Intel Corporation, actuando por conducto de apoderado judicial, instauró demanda verbal de protección a los derechos de propiedad industrial contra la persona jurídica Intelsoft.Co S.A.S. pretendiendo que se declare: i). Conforme a lo decidido por la Superintendencia de Industria y Comercio que la marca “Intel” es notoriamente conocida “y además reconocida mundialmente, cuya titular es Intel Corporation para distinguir productos y servicios en las clases 9 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza”; ii).
Que el uso del signo “Intelsoft”·que hace la pasiva infringe los derechos de propiedad industrial que ostenta sobre los signos notoriamente conocidos “Intel” nominativos y mixtos, reconocidos en certificados de registro Nos. 220549, 128548, 2250, 318084, 231212, 214426, 321762, respectivamente, para distinguir productos y servicios en las clases 9 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza; iii).
Que la demandada utiliza el signo “Intelsoft” de mala fe en el comercio, “con conocimiento de que los derechos marcarios pertenecen en exclusiva a mi representada”. En consecuencia, ordenar a la pasiva cesar: i). Inmediata y definitivamente todo acto constitutivo de infracción que implique utilización del signo “Intelsoft”, debido a que reproduce totalmente los signos notoriamente conocidos “Intel” nominativos y mixtos, reconocidos en favor de la accionante en los certificados de registro Nos. 220549, 128548, 2250, 318084, 231212, 214426, 321762 respectivamente, para distinguir productos y servicios en las clases 9 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza; ii).
Definitivamente el Exp. 007-2020-00091-01. VERBAL de INTEL CORPORATION contra INTELSOFT.CO S.A.S. 2 uso de los nombres de dominio www.intelsoft.co, wwww.intelsoftenlinea.com y www.intelsoftwed.com en los cuales se incluye el signo “Intelsoft”, debido a que reproducen totalmente los signos notoriamente conocidos “Intel” nominativos y mixtos, reconocidos en favor de la demandante en los certificados de registro Nos. 220549, 128548, 2250, 318084, 231212, 214426 y 321762 respectivamente, para distinguir productos y servicios en las clases 9 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza; además, iii).
Se prohíba a la convocada usar de cualquier forma y a través de cualquier medio el signo “Intelsoft”, debido a que reproduce totalmente los signos notoriamente conocidos “Intel” nominativos y mixtos, reconocidos en favor de la parte actora en los certificados de registro Nos. 220549, 128548, 318084, 231212, 214426 y 321762, respectivamente, para distinguir productos y servicios en las clases 9 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza; iv).
Retirar del comercio avisos, material publicitario, promocional o de comunicación pública, física o digital (página web, redes sociales, redes profesionales u otros), en los que se use el signo “Intelsoft”, debido a que reproduce totalmente los signos notoriamente conocidos “Intel” nominativos y mixtos, reconocidos en favor de mi mandante en certificados de registro Nos. 220549, 128548, 2250, 318084, 231212, 214426, 321762 respectivamente, para distinguir productos y servicios en las clases 9 y 42 de la Clasificación Internacional Niza; v).
Concluir definitivamente el uso de su razón social “Intelsoft” y del nombre comercial “Intelsoft” en los cuales se incluye el signo “Intelsoft”, debido a que reproduce totalmente los signos notoriamente conocidos “Intel” “nominativos y mixtos (…)”; vi). Condenar a la demandada al pago de los perjuicios predeterminados “conforme lo dispone el Decreto 2264 de 2014, los que se solicita tasar en 200 SMLM”, “por tratarse del uso de mala fe de una marca notoria y renombrada”; y, finalmente, vi).
Condenarla en costas (007Demanda.pdf). 2.- Las pretensiones se apoyan, en resumen, en los hechos que seguidamente se citan (ib.): 2.1.-La demandante es una corporación fundada en 1968, dedicada principalmente a la fabricación y desarrollo de procesadores y microprocesadores para aparatos electrónicos, tales como computadores, tabletas, teléfonos celulares, entre otros. 2.2.- La accionante en la actualidad es la mayor fabricante de microprocesadores del mundo;
“los productos identificados con su marca INTEL se encuentran en las principales marcas de computadores tales como APPLE, HP, LENOVO, ASUS, HACER y SAMSUNG”. 2.3.- Intel Corporation es titular en Colombia de los siguientes registros marcarios: MARCA No. Registro Vigencia Clase y Productos INTEL 220549 9 INTEL 128548 12/07/2029 y registrado desde el 12 de julio de 1999. 29/08/2024 y registrado desde el 10 de julio de 2006 9 Exp. 007-2020-00091-01.
VERBAL de INTEL CORPORATION contra INTELSOFT.CO S.A.S. 318084 10/07/2026 y registrado desde 10 de julio de 2006. 9 INTEL 2250 9 INTEL 231212 INTEL 214426 Registrada desde el 1 de enero de 1990 02/01/2021 y registrada desde el 2 de enero de 2021. 24/11/2028 y registrada desde el 25 de noviembre de 1998 30/08/2026 y registrada desde el 30 de agosto de 2006 321762 3 42 42 42 2.4.- La marca INTEL es un signo notoriamente conocido, “reconocido como tal por la Superintendencia de Industria y Comercio en las resoluciones No. 27961 del 31 de octubre de 1997 y No. 02975 del 25 de febrero de 1999 (…)”. 2.5.- “Igualmente, por medio de la Resolución No. 47859 del 18 de agosto de 2020, la Dirección de Signos Distintivos declaró la notoriedad del signo INTEL para identificar procesadores, software, programas de computador y de ordenador, productos de la clase 9 de la Clasificación de Niza, por el período comprendido entre el año 2014 a diciembre de 2017”. 2.6.- “De acuerdo con la declaración juramentada rendida por el señor Jim Nucci -Director de Estrategia de Marca de Intel Corporation- en el año 2012 la marca debutó en la lista anual de las mejores marcas globales Interbrand e INTEL fue clasificada como la marca más valiosa del mundo, valorada en más de US$38 mil millones y desde allí siempre ha estado en el top 15 de las marcas más valiosas”. 2.7.- “Además de haber sido reconocida como un signo notoriamente conocido por la Superintendencia de Industria y Comercio, durante más de una década, del año 2002 al 2012, la marca INTEL ha estado en el top 10 de las marcas más importantes y prestigiosas del mundo, avaluada en un rango de los 30 a los 40 millones de dólares, de acuerdo con los estudios efectuados por la compañía INTERBRAND, año tras año (…)”. 2.8.- “La compañía INTEL CORPORATION es titular de más de 1700 registros alrededor del mundo de la marca INTEL, los cuales se encuentran vigentes.
Con la demanda se allega un reporte obtenido del buscador especializado TM VIEW en el cual cuenta la totalidad de estos registros”. 2.9.- La marca INTEL es usada por la compañía INTEL CORPORATION, y sus licenciatarios y personas autorizadas, para Exp. 007-2020-00091-01. VERBAL de INTEL CORPORATION contra INTELSOFT.CO S.A.S. 4 identificar programas de computador (software), así como procesadores que vienen instalados en computadores de marcas tales como SAMSUNG, LENOVO, HACER, ASUS, HP y APPLE”. 2.10.- “Durante los años 2009 a 2018, INTEL CORPORATION invirtió más de diecisiete mil millones de dólares (U$D17.000’000.000), en publicidad para promocionar su marca INTEL alrededor del mundo.
Como prueba de lo afirmado se allega declaración juramentada rendida por el señor Jim Nucci, Director de Estrategia de Marca INTEL CORPORATION, en la cual constan los montos de inversión publicitaria de cada año”. 2.11.- “Durante los años 2007 a 2014 INTEL CORPORATION invirtió más de (…) (U$D16.000’000.000) en gastos publicitarios en Colombia, país miembro de la Comunidad Andina.
Como prueba de esto se allega declaración juramentada rendida por el señor Jim Nucci, Director de Estrategia de Marca de INTEL CORPORATION en la cual consta los montos de inversión publicitaria de cada año”. 2.12.- “La marca INTEL es una de los activos más valiosos de INTEL CORPORATION y su valor contable es de más de U$D38.000’000.000. Esto se corrobora en la misma declaración juramentada rendida por el señor Jim Nucci, Director Estratégico de Marca de INTEL CORPORATION (…)”. 2.13.- El 19 de septiembre de 2012, la sociedad convocada solicitó el registro del signo mixto INTELSOFT, el cual se tramitó dentro del expediente No. 12161832 para distinguir productos y servicios de las clases 9 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, concretamente: 2.14.- Publicada la solicitud de registro en la gaceta de propiedad industrial No. 653 del 28 de septiembre de 2012, Intel Corporation presentó oposición a la solicitud de registro del signo mixto postulado por la pasiva, esto, con base en el registro de las marcas INTEL con certificados Nos. 128548, 201915, 220549, 235574, 235069, 231212 y 321762 en las clases 9 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza.
Así, mediante resolución No. 41022 del 9 de julio de 2003, la mencionada dirección declaró fundada la oposición presentada y negó el registro del signo mixto de la convocada, determinaciones que fueron recurridas, mas con efectos fallidos. 2.15.- Mediante correo de 15 de noviembre de 2013 la apoderada de la demandante remitió comunicación a la persona jurídica aquí citada a fin de solicitarle el cese del uso no autorizado del signo Exp. 007-2020-00091-01.
VERBAL de INTEL CORPORATION contra INTELSOFT.CO S.A.S. 5 notoriamente conocido; sin embargo, el 26 de noviembre siguiente aquélla contestó “que no tenía intención de cesar el uso de la expresión INTELSOFT, y que independientemente de lo que se decidiera en el trámite el registro continuarían usando el término”, y así lo ha hecho “para identificar los servicios de desarrollo y venta de software a los que se dedica, actividad que está estrechamente relacionada con los productos y servicios identificados por los signos notoriamente conocidos Intel”. 2.16.- A través del acta de testimonio especial de 9 de marzo de 2021 corrida en la Notaría 31 del Círculo de Bogotá, se puede constatar que la demandada a través de la página web www.intelsoft.co comercializa en Colombia Software Avanzado de Gestión de Información, Software especializado en NIIf y Nómina Multigestión, Servicios de Desarrollo APP para teléfonos móviles y tabletas para Android, Software especializado de gestión y administración del cliente, Aplicativos Desarrollados sobre Necesidades y a la medida del cliente”. 2.17.- “La demandada igualmente utiliza la expresión Intelsoft en redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, Youtube y LinkedIn”. 2.18.- “La sociedad INTELSOFT.CO S.A.S. opera mediante dos establecimientos de comercio en los que comercializa sus productos y servicios.
Dichos establecimientos están localizados en la actualidad en Pereira, en la Calle 34, Manzana 35, Casa 15, Barrio Samaria 2 y en la Calle 44 No. 10-10, Barrio Maraya de Pereira y en Bogotá, en la Calle 74 No. 15-80, Int. 1, Oficina 103 del Edificio Osaka”, en donde además se obtienen folletos publicitarios de servicios con el nombre de “Intelsoft”. 3.- La sociedad Intelsof.Co S.A.S., apoyada en profesional del derecho, contestó la demanda, se opuso a las pretensiones, objetó el juramento estimatorio y planteó las excepciones que tituló: i).
“Inexistencia de los actos constitutivos de infracción de los derechos de propiedad industrial aquí alegados”; ii). “Inexistencia del daño y perjuicio causado”; iii). “Falta de legitimación en la causa por activa”; iv). “Falta de legitimación en la causa por pasiva”; v). “Abuso del derecho de las vías procesales”; vi). “Extinción de la acción por prescripción -artículo 232 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina”; y, vii).
“Genérica” (015ContestaciónDemandaExcepciones.pdf). 4.- Más adelante, la accionante corrigió la demanda en punto a los antecedentes del litigio, el petitum y el juramento estimatorio; todo con ocasión de deprecar la indemnización de perjuicios prestablecida en el Decreto 2264 de 2014 -200 SMLMV- (Derivado 024), mas se admitió como reforma (Derivado 026). 5.- La sociedad Intelsof.Co S.A.S., representada judicialmente por abogado, se pronunció frente a la mencionada reforma, en ese orden, frente a la pretensión 2.9 y objetó el juramento estimatorio (027ContestaciónDemandaExcepciones.pdf).
Exp. 007-2020-00091-01. VERBAL de INTEL CORPORATION contra INTELSOFT.CO S.A.S. 6 6.- Surtido el trámite de rigor, se dictó la sentencia que finiquitó la instancia, advirtiéndose en la parte considerativa: Inconforme con tal determinación la sociedad demandada presentó recurso de apelación (065RecursoDeApelación). II. EL FALLO DEL A-QUO 7.- El Juzgador a-quo tras hacer alusión al asunto a tratar, los antecedentes del debate, hacer mención a la acción invocada como a las características de una marca, subrayó: i).
El alcance de los actos administrativos que negaron el registro de la marca a la sociedad demandada, indicando, que el juez no tenía la facultad de cuestionar su contenido; ii). Sobre las excepciones que tuvieron que ver con la falta de legitimación en la causa por pasiva y activa, refirió de un lado que los argumentos en que se fundaban no guardaban relación con las figuras invocadas; y, de otro, que la legitimación de ambas partes se encontraba demostrada; iii).
Que en lo referente a las oposiciones denominadas: “Inexistencia de los actos constitutivos de infracción de los derechos de propiedad industrial aquí alegado” y “abuso del derecho de vías procesales”, analizadas en conjunto y tras sostener que no entraría a dilucidar sus incidencias en lo referente a las similitudes ortográficas, fonéticas y de otra especia entre las marcas Intel e Intelsoft ante la existencia de decisiones administrativas sobre esa controversia, incluso, entendiendo que “este estrado entenderá que la marca INTEL es notoria, sin entrar a analizar las implicaciones o particularidades sobre dicha declaración, pues administrativamente así se le reconoció”, incluso, entendiendo que la decisión que negó el registro de la marca Intelsoft se interpretó “como originaria de la prohibición de su uso”, además, que a través de Resolución 47859 de 2020, la Superintendencia de Industria y Comercio reconoció la notoriedad de la marca INTEL, concluyó: “(…) es evidente la utilización de la marca INTELSOFT por parte de la sociedad encartada, se erige como lesiva de los intereses de la Exp. 007-2020-00091-01.
VERBAL de INTEL CORPORATION contra INTELSOFT.CO S.A.S. 7 compañía extranjera demandante, pues contraria sin hesitaciones las decisiones administrativas en las que se prohibió de manera implícita su uso, lo cual constituye de paso la infracción marcaria que aquí se estudia”; iv). sobre el uso del nombre comercial Intelsoft “en razón a que dicha partícula igualmente hace parte de su razón social” y tras hacer a alusión a los medios de convicción que daban cuenta del uso, resaltó que el registro de marcas de la demandante era de 1984, fecha anterior a la creación de la sociedad demandada, luego, “por lo que, respecto de las acotaciones referentes al nombre comercial, su constitución resulta del todo posterior a tal calenda”, y pese a que la pasiva sostenga que su uso “refiere a su nombre comercial, sus actos denotaron en su momento su empleo como marca”, amén que el signo distintivo del que se negó el registro, fue usado de manera indiscriminada según se advirtió del material probatorio recaudado, por tanto, “pese a que dicha circunstancia se hiciera como citación del presunto nombre comercial, es claro que el mismo padece de los mismos defectos que la marca evocada, es decir, procura la confusión con la de INTEL, lo que claramente se erige lesivo de los derechos de propiedad de esta última”, ello incluso desatendiendo que la demandante hubiera fundado su oposición administrativa, “así como para que le insistiese de manera reiterada y extrajudicialmente la cesación de tales actos (…)”, en ese orden los medios exceptivos no tenían vocación de prosperar; v).
En lo que toca a la defensa denominada: “extinción de la acción por prescripción-artículo 232 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina”, consideró que las actuaciones de la demandada pueden catalogarse de mala fe, esto, “a pesar de la solicitud reiterada de INTEL CORPORATION de la cesación de tal conducta”, pues patente fue el “desprecio de las ordenes administrativas que se profirieran en contra de sus intereses, esto con independencia de que éstas fueran refutadas a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que se incorpora en su momento.
(…) Con todo, debe considerarse que la negación del registro de la marca, como se ha venido diciendo a lo largo del presente fallo, deviene en la obvia prohibición de su uso, según lo interpreta ese juzgado, por lo que este último, al haberse demostrado como extendido en el tiempo, puede entenderse como realizado de mala fe”; bajo esos argumentos la desestimó; vi).
En lo referente a la titulada: “inexistencia del daño y perjuicio causado” adujó que si existió el mentado daño, pues la parte actora ostenta la marca registrada INTEL, derivando en que, como lo expuso la Superintendencia de Industria y Comercio, se produce confusión frente a esta última, además de otras implicaciones descritas en los actos administrativos varias veces mencionados”.
En ese camino, sobre la tasación del perjuicio puntualizó que operaban por ministerio de ley, remitiéndose al canon 241 de la Decisión 486 de 2000, reglamentado en Colombia mediante el Decreto 2264 de 2014; sin embargo, de conformidad con lo advertido en el expediente los perjuicios pedidos resultaban excesivos, “pues no se demostró un impacto significativo de la infracción marcaria en su patrimonio, ni mucho menos en el prestigio de su marca (…), aun cuando la marca se haya considerado como notoria por parte del ente supervisor encargado del registro marcario, pese a que se halló demostrada la mala fe (…)”, incluso, “habrá de sumarse que, aunque la infracción se extendió en el tiempo, es claro que el producto desarrollado por la demandada tiene una marca completamente diferente, aunque tangencialmente se haya generado la infracción conforme se indicó anteriormente, la misma se circunscribió a un territorio específico, como lo es el país, sin que incluso en tal eventualidad se Exp. 007-2020-00091-01.
VERBAL de INTEL CORPORATION contra INTELSOFT.CO S.A.S. 8 haya extendido a toda su extensión, destinado a poblaciones de características determinadas, como PYMES y profesionales en contaduría, sin que se invadiera el nicho de mercado abordado por la sociedad querellante, el cual, sin lugar a dudas, es de mucho mayor tamaño que aquel en el que incursa la convocada.
Es por ello, que el despacho hace uso de la facultad de ponderación que le confiere el parámetro de la norma invocada, para establecer una indemnización inferior a la pretendida en la reforma de la demanda”, tasando los perjuicios en 20 SMLMV, pon ende, la excepción no saldría avante; finalmente, vii). Sobre la totalidad de las pretensiones precisó: “(…) en lo que refiere a la mutación de la razón social de su contendiente, tales requerimientos desbordan el alcance de lo decidido en vía administrativa por la Superintendencia de Industria y Comercio, y en dicho casó, ahí sí, puede el juzgador determinar si también conlleva vulneración de los derechos marcarios que le asisten a la parte actora, encontrándose que el nombre completo, INTELSOFT.CO S.A.S., ya conlleva una adición suficiente para determinar su individualidad frente a la marca de la parte actora, con lo cual, una decisión de tal naturaleza resultaría incluso lesiva de sus derechos fundamentales, pues los mismos abordan atributos esenciales de la personalidad, lo cual se desliga completamente de aquellos aspectos marcarios discutidos en el presente litigio”, para sostener, “(e)llo entonces irradia a otros rubros relacionados con la mentada razón social, como lo es su denominación en las redes sociales y otros espacios publicitarios, e incluso respecto de los dominios web en los buzones electrónicos de sus empleados o en su página web.
Cabe entonces destacar que, más allá de establecerse una presunta trasgresión de los derechos marcarios reclamados a través de la presente acción con estos, los mismos refieren de manera clara y específica a la sociedad demandada, máxime si allí se detalla la partícula ‘S.A.S.’ que denota parcialmente su razón social, lo cual no se avizora como lesivo.
Sin embargo, para evitar la presunta confusión se ordenará complementar los nombres reseñados en las redes sociales agregando la partícula ‘.CO’ de esta última, sin que ello implique el cambio de dominios, pues resultan distintivos en estos los vocablos ‘enlínea’ o ‘intelsoftweb’, mas destacó que la utilización del signo mixto INTELSOFT& estaba vedado para la pasiva, así, “(…) aun cuando los dominios web y los usuarios de las redes sociales puedan permanecer como otrora se crearon, el mentado signo deberá proscribirse de tales espacios, en procura de acatar las decisiones administrativas que prohibieron su evocación”.
III.
FUNDAMENTOS DEL RECURSO 8.- La censura de la parte demandada se contrae a: i). La demandante no cumplió con la carga probatoria de demostrar su pretensión de reconocimiento de marca notoria, esa fue la primera pretensión, de suerte que no acreditó los requisitos de que trata el canon 228 de la Decisión 486 de 2000, en efecto, “brilló por su ausencia documentos que señalarán el volumen de pedidos de personas interesadas en productos distinguidos por la marca ‘INTEL’ ó de las cifras de ventas y de ingresos que esa empresa norteamericana tuvo con su marca.
Tampoco tenemos noticia del grado de conocimiento ó el valor de la publicidad invertida por el Exp. 007-2020-00091-01. VERBAL de INTEL CORPORATION contra INTELSOFT.CO S.A.S. 9 demandante. ¿Entonces con qué elementos probatorios sea alega su supuesto carácter notorio? Recortes de prensa como los que trajo el demandante simple y llanamente no sirven pues fueron efectuados por terceros (como las grandes superficies de ALKOSTO).
Es que como curiosamente se reseña en la misma sentencia1, la notoriedad de una marca es un hecho que se debe probar y que una marca no es notoria desde su aparición en el mercado. La consecuencia en el subjudice es clara: sin marca notoria no hay Derecho de Propiedad Industrial a proteger”. ii). Las resoluciones que adosó la parte actora proferidos por la Superintendencia de Industria y Comercio llevaron al fallador a aceptar de forma acelerada y sin rigor jurídico tres situaciones: “(i) la existencia de una marca notoria, (ii) la infracción al Derecho de Propiedad Industrial y (iii) el daño al titular del registro marcario”, por tanto, advirtió que se “abstenía de volver a estudiar un asunto ya decidido 2”, soslayando que era su responsabilidad adelantar una nueva valoración probatoria.
“Entre otros motivos porque la notoriedad de un signo distintivo no es perpetua ni estática sino que responde a las dinámicas propias del comercio, y esto conlleva a la necesidad que de tanto en tanto y en escenarios distintos se valore su condición especial de notoriedad. Así, marcas que en el pasado tuvieron un gran calado e importancia en el mercado nacional (como por ejemplo marcas como CYRANO para repostería ó ICASA para electrodomésticos), hoy ya no la tienen.
Contrario sensu, signos de difícil recordación en el pasado hoy pueden estar muy vigentes y tener un gran valor económico. Advierta desde ya el TRIBUNAL en su SALA CIVIL que las declaratorias de notoriedad que hizo la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO tienen un marco temporal y espacial (no “mundial” como pretendió el actor), y que le correspondía al juez de primera instancia valorar las pruebas - no las que se ventilaron en vía gubernativa -, sino las pocas y superfluas que trajo INTEL CORPORATION a la jurisdicción. Entiéndase que no estamos desconociendo la presunción de legalidad de ningún acto administrativo pues es asunto ajeno a esta jurisdicción, pero si rechazamos la simplista forma en que esas decisiones gubernativas tuvieron efecto en el fallo recurrido”.
En ese orden, “(…) es erradamente se tomó como evidencia documental unos actos administrativos (y las pruebas que los presidieron) que no son idóneos ni pertinentes para resolver esta litis, entre otros porque en la mayoría de ellos el aquí demandado no fue parte en la vía gubernativa (sin haber tenido la posibilidad de controvertirlos), y en el que sí lo fue la Autoridad Administrativa rechazó el pedido de notoriedad que en ese entonces buscó INTEL CORPORATION.
En conclusión, esas resoluciones de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO le son inoponibles a INTELSOFT.CO S.A.S. pues a pesar de que gozan de presunción que legalidad, sus efectos no comprometen ni obligan al aquí demandado”. (iii). “También fue equivocada la lectura que se hizo en primera instancia de las dos resoluciones por las cuales se le negó a nuestra representada su solicitud de registro de la marca “INTELSOFT” pues ni es ese 1 2 Ver página 7 del proveído del 29 de Julio.
Ver párrafo final página 9 de la sentencia del 29 de Julio. Exp. 007-2020-00091-01. VERBAL de INTEL CORPORATION contra INTELSOFT.CO S.A.S. 10 trámite administrativo ni en ningún otro la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO prohíbe el uso de una marca cuyo registro fue rechazado. Entiéndase que el Acto Administrativo a través del cual se concede el registro de una marca no autoriza su uso sino que crea un derecho exclusivo y excluyente, un ius prohibendi en favor del titular.
De igual forma al que se le rechaza su solicitud de registro de marca no es que se le prohíba usarla en el comercio, simplemente que carece de ese Derecho de Propiedad Industrial, no pudiendo oponerse al uso que un tercero le de a una marca similar ó idéntica y exponiéndose – eso sí -, a las acciones legales civiles y hasta penales que ese uso pueda causar.
Es que el derecho de propiedad sobre una marca nace con el registro, siendo el uso que se le pudo haber dado irrelevante para efectos de la titularidad”. iii). “Insistimos en que no hubo daño (pilar fundamental para endilgar responsabilidad civil), causado a la multinacional, pues entro otros el A QUO no tuvo en cuenta: (i) los testimonios que trajo el demandado y que demostraron el uso de “SAGI” y no de ‘INTELSOFT’ por parte de nuestro cliente.
Entre ellos el más diciente fue en el que a petición del apoderado del demandante, el testigo mostró el display ó pantalla de su celular donde se pudo apreciar que el demandado utiliza su marca registrada ‘SAGI’ para identificar sus productos y servicios; fue una respuesta fresca y espontánea que pasó por alto la primera instancia, (ii) la confesión de la representante legal de INTEL CORPORATION donde aceptó que esa empresa norteamericana ni fábrica ni producen ni comercializa software contable ni administrativo, como si lo hace el demandado.
Y decimos que es una confesión porque ese hecho desdibuja el pretendido daño que alega INTEL CORPORATION. Es que en materia de infracción de marca y de responsabilidad civil el daño debe ser cierto y no una mera posibilidad, no es como en la vía gubernativa donde una solicitud de registro de marca puede ser negada por el mero riesgo de confusión. Allá no se evalúa la causación real de un daño, aquí sí. El demandante acudió a la figura de la indemnización preestablecida, es decir la ratio indemnizatoria.
Pero el juzgado de instancia cometió el error de acoger ese monto abstracto como prueba del daño, siendo conceptos diferentes el daño al perjuicio y su cuantificación; no puede haber indemnización sin haber daño”. iv). “El demandante tenía el deber de romper la presunción de buena fe del demandado y no lo hizo. El fallador de primera instancia se equivocó al calificar la intencionalidad del demandado: De capital importancia para que prospere la excepción de prescripción en esta litis es el principio de buena fe.
Sin embargo quién tenía la carga probatoria de destruir la presunción de que sigue gozando mi representada pues no lo hizo. Por el contrario, en el fallo atacado se incurre en varios yerros sobre el particular. Primero al indicarse que al haberse creado primigeniamente la empresa INTEL CORPORATION en el año en 1.984 eso le otorga automáticamente al demandante un derecho mejor al del demandado, ó calificar al segundo como desleal ó con mala fe.
Segundo, es la errónea la lectura que hizo el A QUO del comunicado que en su momento INTEL CORPORATION recibió de INTELSOFT. CO S.A.S. En esa misiva el demandado sólo está reiterando su derecho a su nombre comercial y su razón social, haciendo énfasis en la ausencia de un mercado común entre las dos compañías. Además, en el Exp. 007-2020-00091-01.
VERBAL de INTEL CORPORATION contra INTELSOFT.CO S.A.S. 11 interrogatorio de parte que absolvió y a pregunta formulada por el apoderado del actor, el señor MIGUEL GARZÓN aceptó conocer la existencia de INTEL CORPORATION antes de que él creara la compañía INTELSOFT.CO S.A.S., sin que de dicha respuesta por sí solo se puede predicar que ese conocimiento generó mala fe.
Lo que se requería para esos efectos era que el Señor GARZÓN hubiese confesado que para crear INTELSOFT.CO S.A.S. quiso parecerse ó asimilarse a INTEL CORPORATION y eso no se probó porque simplemente no ocurrió. Es más, nada dijo el A QUO en su providencia del 29 de Julio sobre las pruebas documentales que demostraban la pluralidad de compañías que en Colombia emplean la palabra “INTEL” como parte de su nombre comercial y de su razón social.
También guardó silencio sobre la pluralidad de registros de marca que aquí se adosaron como prueba y que contienen la partícula gramatical ‘INTEL’ y que son empleadas en el sector de la informática. Insistimos que esos usos en el comercio se hacen de forma masiva - como también ocurre con expresiones como ‘ODONTO’ ó como ‘MEDI’ en el sector salud -, son una costumbre mercantil de acudir a vocablos evocativos como lo es ‘INTEL’, y que al mismo tiempo demuestran la buena fe del demandado”. v).
“(…) como se indicó en los alegatos de conclusión (incluso por el mismo apoderado de la parte actora), estamos ante una acción que –a pesar de encontrarse en la normativa de Propiedad Industrial-, encaja dentro del esquema clásico de responsabilidad extracontractual: daño, culpa y nexo causal. Siendo ello así, era menester que la multinacional demandante demostrar esos tres elementos.
Pero esto no ocurrió pues –contrario a lo señalado por el A QUO-, aquí no se probó que ‘INTEL’ fuera una marca notoria ni a nivel nacional ni mucho menos a nivel mundial como lo pretendió el demandante, y/ó que la compañía norteamericana sufriera un daño real y concreto y/ó que el demandado hubiese obrado de mala fe al contar con la expresión “INTELSOFT” dentro de su razón social, siendo menester liberar de cualquier declaratoria de responsabilidad a INTELSOFT.CO S.A.S.”. 9.- Así mismo, por auto adiado 4 de septiembre de la pasada anualidad se ordenó correr el traslado previsto en la Ley 2213 de 2022.
Adicionalmente, se dispuso a remitir comunicación al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a efectos de establecer si existían actos aclarados en punto de los artículos 134, 154, literales a), c). y literal d). del 155, 157 y 238 de la Decisión 486 de 2000. 9.1.- A través de escrito enviado por correo electrónico a la Secretaría de este Tribunal la apelante -convocada- sustentó en debida forma sus reparos y la convocante descorrió el traslado de su contraparte 9.2.- Por auto de 26 de septiembre del 2024, se puso en conocimiento de las partes la respuesta emitida por el citado tribunal andino. Exp. 007-2020-00091-01.
VERBAL de INTEL CORPORATION contra INTELSOFT.CO S.A.S. 12 IV. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 1.- Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para la regular la formación y desarrollo de la relación jurídico procesal como son demanda en forma, capacidad para ser parte, comparecer, y competencia concurren en la litis, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que se impone una decisión de mérito, con la consideración adicional referida a que en el evento de ser interpuesta la alzada por ambas partes, la Sala está revestida de la competencia para resolver sin limitaciones, mas no es el caso de autos. 2.- Desde esta perspectiva, en términos generales los problemas jurídicos a resolver se circunscriben a: (i) Dilucidar el alcance de una marca notoria, máxime si en el sub examine no salió avante la pretensión que se encaminó en ese sentido, además, la parte interesada no cumplió con la carga probatoria para acreditar el sustento de su dicho, en últimas, sostiene el recurrente que “sin marca notoria no hay Derecho de Propiedad Industrial a proteger”;
(ii). Determinar la obligatoriedad de las resoluciones dictadas por la Superintendencia de Industria y Comercio que llevaron al juzgador de primera instancia a tener por acreditada la marca notoria “Intel”, la infracción a los derechos de propiedad industrial y el daño al titular de tales gabelas. En últimas, era responsabilidad del juzgador adelantar una nueva valoración atendiendo las dinámicas propias del comercio.
Agregó, “(…) las declaratorias de notoriedad que hizo la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO tienen un marco temporal y espacial (no “mundial” como pretendió el actor), y que le correspondía al juez de primera instancia valorar las pruebas - no las que se ventilaron en vía gubernativa -, sino las pocas y superfluas que trajo INTEL CORPORATION a la jurisdicción. Entiéndase que no estamos desconociendo la presunción de legalidad de ningún acto administrativo pues es asunto ajeno a esta jurisdicción, pero si rechazamos la simplista forma en que esas decisiones gubernativas tuvieron efecto en el fallo recurrido”;
(iii). Sobre el ítem anterior, resaltó que en la mayoría de los trámites administrativos que adelantó esa superintendencia no intervino, de suerte que, no tuvo la posibilidad de controvertirlos, de modo que, debe analizarse la inoponibilidad de las determinaciones que allí tomó esa autoridad “pues a pesar de que gozan de presunción que legalidad, sus efectos no comprometen ni obligan al aquí demandado”;
(iv). En ningún acto administrativo la superintendencia prohibió el uso de la marca cuyo registro fue rechazado, es que se le concedió el registro de la marca a la demandante, pero ello “no autoriza su uso sino que crea un derecho exclusivo y excluyente, un ius prohibendi en favor del titular”, de modo que al que se le rechaza “no es que se le prohíba usarla en el comercio, simplemente que carece de ese Derecho de Propiedad Industrial, no pudiendo oponerse al uso que un tercero le dé a una marca similar ó idéntica y exponiéndose – eso sí -, a las acciones legales civiles y hasta penales que ese uso pueda causar”;
(iv). La inexistencia del daño deprecado por la parta actora, en ese orden, considera la sociedad recurrente que no se tuvieron en cuenta los medios de convicción que adosó “que demostraron el uso de ‘SAGI’ y no de ‘INTELSOFT’ (…). Es que en materia de infracción de marca y de responsabilidad civil el daño debe ser cierto y no una mera posibilidad, no es como en la vía gubernativa donde una Exp. 007-2020-00091-01.
VERBAL de INTEL CORPORATION contra INTELSOFT.CO S.A.S. 13 solicitud de registro de marca puede ser negada por el mero riesgo de confusión (…)”, es más, el juez a quo cogió un “monto abstracto como prueba del daño, siendo conceptos diferentes el daño al perjuicio y su cuantificación (…)”; (v). La demandante no rompió la presunción de buena fe, así, se equivocó el funcionario “al calificar la intencionalidad del demandado: De capital importancia para que prospere la excepción de prescripción en esta litis es el principio de buena fe.
Insistimos que esos usos en el comercio se hacen de forma masiva - como también ocurre con expresiones como ‘ODONTO’ ó como ‘MEDI’ en el sector salud -, son una costumbre mercantil de acudir a vocablos evocativos como lo es ‘INTEL’, y que al mismo tiempo demuestran la buena fe del demandado”; y, vi). Tratándose de una acción de responsabilidad, la activa no probó que “INTEL” fuera una marca notoria a nivel nacional ni mucho menos mundial “y/ó que la compañía norteamericana sufriera un daño real y concreto y/ó que el demandado hubiese obrado de mala fe al contar con la expresión ‘INTELSOFT’ dentro de su razón social, siendo menester liberar de cualquier declaratoria de responsabilidad a INTELSOFT.CO S.A.S.”. 3.- Para entrar en materia, el artículo 333 de la Carta Política preceptúa que: “La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos sin autorización de la ley.
La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones ”. Esta disposición garantiza el ejercicio de la actividad económica y de la iniciativa privada, junto con la facultad de los asociados de desarrollarse económicamente a través de la empresa, propenden al progreso individual y social, pero dentro de los límites que señalen las normas que para el caso expida el legislador; fue por ello que el constituyente señaló que: "La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades", y esas responsabilidades se refieren al cumplimiento de determinadas reglas que sobre el ejercicio de la actividad económica ha expedido el legislador, es por ello que el particular al ejercer el comercio tiene que adecuar su conducta al marco normativo que lo orienta, lo controla y lo verifica, con el fin de que no cause daño a los demás particulares, deterioro al medio ambiente, o lo reduzca a las más mínimas consecuencias y dentro de los niveles permitidos; así que la libertad económica y empresarial no es absoluta sino restringida en cierto grado, porque quien la ejerza debe someterse a determinados límites, debe desarrollarse dentro de ciertos parámetros o talanqueras que el legislador ha impuesto, facultado por la misma Constitución Política, al indicar en ese postulado "que supone responsabilidades"; la misma Carta previo que en esta actividad aunque exista plena libertad, debía regular determinadas conductas o comportamientos no acordes con el progreso particular y social. 4.- En relación con la propiedad industrialmodalidad del derecho de dominio-, cumple señalar que ésta ha sido concebida como el conjunto de derechos, limitados en el tiempo y en su contenido, que de manera general, se otorgan o reconocen a una persona natural o jurídica, sobre invenciones, diseños industriales, signos distintivos, que habilitan a su titular, Exp. 007-2020-00091-01.
VERBAL de INTEL CORPORATION contra INTELSOFT.CO S.A.S. 14 debidamente registrado, a su directa o indirecta, pero exclusiva explotación y, además, a impedir o prohibir que un tercero las use sin su autorización -ius prohibendi-, cometido que contribuye a la transparencia del mercado. Así lo puntualizó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, al señalar que la esencia del derecho sobre diseños industriales consiste “(…) en la potestad que le otorga el registro a su titular, para usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de esa figura de la Propiedad Industrial.
En consecuencia, toda persona, física o jurídica, para poseer el derecho de exclusividad sobre su diseño industrial y poder tener la facultad de explotarlo debe necesariamente registrarlo. Una vez reconocido por la Ley, el titular podrá hacer uso de los derechos que ese registro le otorga como lo expresa la normativa andina” 3. 4.1.- Dentro de los mecanismos de protección que se regulan en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, está la acción por infracción de derechos, que exige para su procedencia una legitimación por activa, que descansa en el titular del derecho protegido o en sus causahabientes y aún el mismo Estado -situación ésta que se actualiza cuando la legislación interna expresamente lo autoriza-, que se dirija –preventivamente- contra cualquier sujeto de derecho que potencialmente pueda desconocer las prerrogativas que le concede ésta especial regulación, teniendo, entonces, como objeto primordial resguardar los derechos derivados de la propiedad industrial, bien sea para prevenir, evitar o hacer cesar transgresiones y para obtener la indemnización de perjuicios.
Así mismo, es importante precisar que con fundamento en los mismos supuestos fácticos se pueden ejercer tanto la acción de infracción de derechos como la de competencia desleal, a pesar de que ellas son distintas, por su teleología como por sus objetivos, pues la función tuitiva de la primera pretende amparar los derechos propios del registro de una marca, mientras que la segunda apremia la represión de los actos deshonestos concurrenciales realizados por un competidor. 4.2.- Ahora bien, como quiera que este asunto gira en torno a una infracción marcaria, necesario es hacer mención a la definición de este concepto, así: la marca es “un signo o combinación de signos que utiliza el empresario para identificar en el mercado los productos que fabrica o comercializa o los servicios que presta, con el propósito de distinguirlos de otras alternativas que se ofrezcan en el mercado”4 y atribuirle determinado origen empresarial, esto, para que el consumidor lo reconozca, de manera que es una de sus características más importantes, su capacidad distintiva.
En ese sentido, la Decisión 486 en su artículo 134, para establecer el ámbito de protección, define la marca como cualquier signo con aptitud para distinguir un producto o servicio que se halla en el mercado. 3 4 Proceso No. 12-IP-2007. METKE MÉNDEZ, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial. Primera Edición, Baker & McKencie., 2001. Página 53.
Exp. 007-2020-00091-01. VERBAL de INTEL CORPORATION contra INTELSOFT.CO S.A.S. 15 Luego el artículo 154 ibidem, dispone que “[e]l derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. (Resaltado fuera del texto) y, a renglón seguido el artículo 155, prevé que éste confiere a su titular “el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio” (El resaltado no es original).
A su turno, el artículo 238 de la misma normatividad, establece que: “[e]l titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción”. 5.- En este contexto, se tiene que cursó pacifico en la contienda que la demandante es la titular de varias marcas mixtas y denominativas, las que fueron enlistadas en el acápite de antecedentes de esta providencia, requiriendo especial mención la correspondiente a la No. 2250, pues no haberse adosado su registro, empero, a términos del artículo 229 de la Decisión 486 de 2000 quedará cobijada con la declaración de notoriedad.
Es más, que la pasiva carece de registro marcario alguno relacionado con el signo: “Intelsoft”. 5.1.- Efectuadas las anteriores precisiones, pertinente resulta memorar, de entrada, que la persona jurídica demandante pretendió por la vía de la protección del derecho de propiedad intelectual -ramo de la propiedad industrial- que se declarara conforme a lo decidido por la Superintendencia de Industria y Comercio que la marca Intel es notoriamente Exp. 007-2020-00091-01.
VERBAL de INTEL CORPORATION contra INTELSOFT.CO S.A.S. 16 conocida “y además reconocida mundialmente, cuya titular es Intel Corporation para distinguir productos y servicios en las clases 9 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza”; sin embargo, ha de mencionarse que sobre esa pretensión el juez a quo no se pronunció de forma expresa en la parte resolutiva de la providencia, mas de su parte considerativa se extrae que sí consideró las marcas con tal aptitud -notoria- a propósito de lo dispuesto por la citada autoridad administrativa.
Ahora bien, en ese camino, entiende la Sala que la primera réplica del apelante tiene que ver con la inferencia de la notoriedad de la marca Intel. Pues bien, tenemos que la parte actora es titular de las siguientes marcas (familia de marcas) -según los certificados adosados al expediente-: MARCA No. Registro Vigencia Clase y Productos INTEL 220549 9 INTEL 128548 12/07/2029 y registrado desde el 12 de julio de 1999. 29/08/2024 y registrado desde el 10 de julio de 2006 10/07/2026 y registrado desde 10 de julio de 2006. 24/11/2028 y registrada desde el 25 de noviembre de 1998 30/08/2026 y registrada desde el 30 de agosto de 2006 42 Vigente hasta 2 de enero de 2031 42 (no hechos de la demanda) 318084 INTEL 214426 321762 INTEL 231212 9 9 42 Ahora bien, sobre la resolución expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, concretamente, la No. 47859 de 18 de agosto de 2020 tenemos que, entre otras, dispuso: “ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la notoriedad del signo INTEL 5 para identificar: ‘procesadores, software de computador y de ordenador, productos propios de la clase 9 Internacional de Niza, durante el periodo comprendido entre los años 2014 a diciembre de 2017”, acto administrativo en el que además se anotó: “Si bien la marca INTEL fue declarada como notoria por parte de esta Dirección en las resoluciones No. 27961 del 31 de octubre de 1997 y No. 02975 del 25 de febrero de 1999, ahora se hace necesario verificar el material probatorio allegado al plenario, para determinar la viabilidad de declarar una nueva notoriedad del 5 Exp. 007-2020-00091-01.
VERBAL de INTEL CORPORATION contra INTELSOFT.CO S.A.S. 17 signo, toda vez que ya han transcurrido varios años desde la última declaratoria”. Adicionalmente, la Resolución No. 82200 de 22 de noviembre de 2020 de esa misma entidad dispuso:
ARTÍCULO 1. Extender la notoriedad del signo INTEL 6 para identificar “procesadores, software, programas de computador y de ordenador”, productos de la clase 9 de la Clasificación de Niza, por el período comprendido entre diciembre de 2017 y diciembre de 2019”. Puestas así las cosas, advierte la Sala que el juez a quo no podía fundar la notoriedad de un signo distintivo registrado por la demandante en unas resoluciones cuyos efectos sólo se extendían hasta diciembre del año 2019 y tenían relación con el certificado de titularidad No. 318084, por tanto, le correspondía descender al estudio de la primera pretensión para establecer la aptitud deprecada de los signos distintivos restantes por el lapso comprendido entre enero de 2014 a la fecha de presentación de la demanda, esto es, 24 de febrero de 2020. 5.2.- Ahora bien, en ese camino, la Sala se ocupará de fijar el alcance de la declaración de notoriedad de la marca o de las marcas registradas por la sociedad demandante.
Así, para entrar en materia de forma liminar, debe traerse a colación que: La Decisión 486 de 2000 en su artículo 134 advierte que constituirá como marca: “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”, en ese orden, “podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. Así, menciona una lista no taxativa de signos que podrían ser considerados como marcas, entre los que destacan: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.
En esa línea, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a través de la interpretación prejudicial con ocasión del Proceso N° 70IP-2019 señaló que “la susceptibilidad de representación gráfica es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe (…)”. 6 Exp. 007-2020-00091-01.
VERBAL de INTEL CORPORATION contra INTELSOFT.CO S.A.S. 18 Ahora bien, “(e)n relación con lo dispuesto en el artículo 84 de la Decisión 344, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial, dice: ‘La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien alega las circunstancias que le dan ese estatus…’ (folio 347), y agrega: ‘Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de los productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso…” (folio 347).
Al respecto, esta Corporación en reiteradas oportunidades ha sostenido que las pruebas descritas en la citada norma son de carácter enunciativo, por lo tanto, las evidencias que se presenten basta que sean idóneas y eficaces para demostrar que la marca es notoriamente conocida (…)”7. En ese camino, importa traer a colación el contenido del artículo 224 de la Decisión 486 de 2000 que literaliza: “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.
“La marca notoria es pues aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque ha sido ampliamente difundida entre dicho grupo. El artículo 84 de la Decisión 344 señala los criterios para determinar si una marca es notoriamente conocida, sobre las bases de la extensión de su conocimiento entre el público consumidor; su intensidad y el ámbito de difusión y de publicidad o promoción; la antigüedad y su uso constante, así como el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca” 8.
Adicionalmente, el canon 228 de la misma normatividad establece -Decisión 486 de 2000-: “Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; 7 Cfr. Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección. Consejo Ponente. Marco Antonio Velilla Moreno. Sent. 27 de agosto de 2008. Rad. 11001-03-40-000-2001-00369-01. 8 Cfr. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 5 -IP-94. Exp. 007-2020-00091-01. VERBAL de INTEL CORPORATION contra INTELSOFT.CO S.A.S. 19 d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.
No puede pasarse por alto, que el canon 230 de la misma legislación, prescribe: “Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”. 5.3.- Bajo el anterior marco, desciende la Sala al análisis de los elementos de convicción obrantes en el expediente, entre los que, tenemos: -Los certificados de Registro de Signos Distintivos 321762, 318084, 231212, 220549, 128548 y 214426 (02Certificados.pdf). - Declaración de testimonio especial No. 07 del 2021 de la Notaria 31 del Círculo de Bogotá que cuenta del ingreso al enlace: Exp. 007-2020-00091-01.
VERBAL de INTEL CORPORATION contra INTELSOFT.CO S.A.S. 20 Concretamente, se advierte del uso de la marca mixta: Y la alusión a otras como: Adicionalmente, ella utilización de la marca Intel (denominativa) para referencias portátiles, verbi gratia: - Declaración de testimonio especial No. 04 del 2021 de la Notaria 31 del Círculo de Bogotá, referente al acceso al enlace https://www.asus.com/co/, el que permite observar los portátiles de la marca ASUS que utilizan procesadores INTEL. -Declaración de testimonio especial No. 03 del 2021 de la Notaria 31 del Círculo de Bogotá, en el que se sostiene que el ingreso al enlace https://www.acer.com/ac/es/AR/content/home, permite ver el uso de las marcas Intel, Intel Inside, Intel Core y Core Inside.
Exp. 007-2020-00091-01. VERBAL de INTEL CORPORATION contra INTELSOFT.CO S.A.S. 21 -Declaración de testimonio especial No. 08 del 2021 de la Notaria 31 del Círculo de Bogotá, documento que trata del ingreso al enlace https://www.lenovo.com/co/es, mostrando el uso de las marcas Intel e Intel Core i3, i5 e i7 en varios productos. A modo de ejemplo: Exp. 007-2020-00091-01.
VERBAL de INTEL CORPORATION contra INTELSOFT.CO S.A.S. 22 - Artículo denominado: “Mercado de GPUs: Intel captura cuota de mercado de AMD y Nvidia” de 1º de septiembre de 2018 (fls. 76 y ss. 003Anexos.pdf). -Varios artículos de opinión (fls. 82 y ss., ib.): Portafolio: “Barcelona vs Madrid: el partido que ven 650 millones de espectadores en el mundo” diciembre de 2016.
Wikipedia: “Intel Corporation” (fls. 133 y ss., ib.), escrito que permite observar varias referencias y enlaces externos. Se advierte en el documento: “Esta página se editó por última vez el 22 oct 2018 a las 11:34”. 20 minutos-Clipset 2018: “Intel 360 Replay, así se crean las mejores repeticiones 3D de las jugadas de ‘El Clásico’” por Juan Castromil (fls. 144 y ss., ib.) Fecha pantallazo 07/11/2018.
JPR Jon Peddie Research (fls. 154 y ss., ib.): “Reloj de mercado”. Exp. 007-2020-00091-01. VERBAL de INTEL CORPORATION contra INTELSOFT.CO S.A.S. 23 - Documento denominado: “Interbrand best global brands 2018”, mas no se tendrá en cuenta comoquiera que no fue adosado en castellano (Art. 104 del Código General del Proceso), al igual que el titulado “DECLARATION OF LYDIA S. WHEELER” e “In the matters of intelectual property rigths in relation to ‘INTEL’ trademarks in Colombia” (fls. 127 y ss y 177 y ss.., ib.). - Marketing de los Deportes (fls. 167 y ss., ib.): “COI firma acuerdo con Intel hasta 2024”.
Refiriéndose al Comité Olímpico Internacional y a la demandante como patrocinadora. -Dinero: “La venta de computadores sigue en terreno positivo en Colombia según Intel”. Fecha de 12/12/2017 (fls. 212 y ss., ib.). - Varios vínculos algunos “rotos” o que no dirigen a la información relacionada en la reforma de la demanda (fls. 231 y ss., ib.).
Revista Semana: Revista Dinero: Soho: Revista Fucsia: Exp. 007-2020-00091-01. VERBAL de INTEL CORPORATION contra INTELSOFT.CO S.A.S. Revista Arcadia: Revista Jetset: -http://4patas.com.co/? -Revista Semana Finanzas Personales. 24 Exp. 007-2020-00091-01. VERBAL de INTEL CORPORATION contra INTELSOFT.CO S.A.S. -Revista Semana Sostenibilidad - Revista Semana -Semana Rural - Revista Semana: Zona VIP - Revista Semana: Foros 25 Exp. 007-2020-00091-01.
VERBAL de INTEL CORPORATION contra INTELSOFT.CO S.A.S. 26 -iab.colombia. - Pantallazo productos ofertados por Falabella. Página web https:/www.falabella.com.co/Falabella-co/search/?Ntt=Intel. Fecha 07-11-2018 (fls. 163 y ss., ib.). Tenemos a modo de ejemplo: -Pantallazos -Compra Online en exito.com de 7/11/2018 (fls. 239 y ss., ib.). Pantallazos https://www.exito.com/products/MP0156000000090/portatil-asus-x441uawx131-intelcore-i3 de fecha de 7 de noviembre de 2018 (fl. 69 y ss., ib.). - Pantallazos “Resultados de la búsqueda para: ‘intel’ Ktronix Tienda Online de 7/11/2018 (fls. 1 y ss., 005Anexos.pdf).
Exp. 007-2020-00091-01. VERBAL de INTEL CORPORATION contra INTELSOFT.CO S.A.S. 27 -Ahora, sobre el documento en castellano denominado: “En el asunto de los Derechos de Propiedad Intelectual en relación con las marcas ‘INTEL’ en Colombia”, debe decirse que se trata de una declaración jurada del Director de Estrategia de la Marca de Intel Corporación adiada 13 de diciembre de 2019, en la que entre otras, precisa: i).
La data desde la que se encuentra en ese cargo, amén de su trayectoria en la compañía; ii). Algunos pormenores de la multinacional como su presencia en 30 países; iii). El uso de la marca Intel desde 1968 y sus marcas “estilizadas”; iv). Que la marca INTEL “se ha colocado en el Top 15 de la lista anual de mejores marcas globales de Interbrand desde el debut de la lista en 2000.
En 2012, la marca INTEL fue clasificada como la marca más valiosa del mundo y valorada en más de US$38 mil millones”; v). El uso de la marca y del logotipo de Intel en “prácticamente todos los productos y servicios de Intel”, detallando que: “La marca INTEL abarca el campo de las computadoras, las comunicaciones, las redes e Internet. Además, la marca INTEL se usa en productos y servicios tan variados como software, tecnología de conducción autónoma, drones, publicaciones y servicios educativos, así como artículos que incluyen ropa y accesorios en www.theintelstore.com.
Los clientes de los productos de Intel van desde fabricantes de computadoras hasta empresas, escuelas, gobiernos y consumidores individuales”; vi). Que “Intel fabrica numerosos productos de la marca INTEL que incluyen software. Intel vende u ofrece de otro modo su software en numerosos países de todo el mundo, incluida Colombia. Consulte https://software.intel.com/es-es/home”; vii).
La relación del uso de las marcas en el curso del tiempo desde 1990; viii). El detalle de registro de sus marcas en Estados Unidos y varios países, es más, “registros nacionales en todo el mundo” y en Colombia; ix). Que “Intel licencia sus marcas INTEL a miles de licenciatarios en todo el mundo para su uso en y en conexión con sistemas informáticos basados en procesadores y tecnología Intel, incluidos los grandes fabricantes de sistemas informáticos como Acer Incorporated, Asus Tek Computer, Inc., Hewlett Packard Company, Dell Inc., LG Electronics, Inc., Positivo Informática Ltda., Huawei Technologies Co., Samsung Electronics Co., Lenovo Group Limited y Panasonic Corporation.
Solo en su programa Intel Technology Provider, Intel tiene casi dos mil licenciatarios de marcas registradas en Colombia, que incluyen, entre otros, los Exp. 007-2020-00091-01. VERBAL de INTEL CORPORATION contra INTELSOFT.CO S.A.S. 28 siguientes: (…)”; x) La relación de los ingresos netos mundiales anuales de Intel de 2009 a 2018, “extraídos de los Informes anuales de Intel y las presentaciones del Formulario 10-K ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos”, verbi gratia, para 2018 en USD70.800.000.000. y concretamente en Colombia: xi).
Adicionalmente, detalló el número total de computadores de escritorio, tabletas y computadores portátiles basadas en procesadores de la marca INTEL vendidos en Colombia desde 1995. “En 2012, se vendieron en Colombia más de dos millones de computadoras con procesador INTEL”. xii). Que la compañía de la que hace parte gasta millones de dólares para anunciar su marca INTEL.
Así mostró las aproximaciones de los costos anuales de publicidad -2009-2018 extraídos de los reportes anuales de Intel y las presentaciones del Formulario 10-K ante la Bolsa y Valores de los Estados Unidos. Adicionalmente, mencionó que los valores que gasta anualmente en anuncios directos para las marcas Intel y “formativas de INTEL en Colombia” de 2007 a 2014 ascienden a: Exp. 007-2020-00091-01.
VERBAL de INTEL CORPORATION contra INTELSOFT.CO S.A.S. 29 xiii). Que “(…) la publicidad directa de Intel de la marca comercial INTEL, a través del programa de licencias INTEL INSIDE, los fabricantes de computadoras (Fabricantes de Equipos Originales u OEM, por sus siglas en inglés) colocan la marca comercial INTEL en productos que contienen tecnología Intel y en anuncios de dichos productos.
Intel luego reembolsa a esos OEM una parte de sus costos publicitarios. Como resultado, las marcas comerciales INTEL y formativas de INTEL se difunden a través de muchos canales de marketing y crean miles de impresiones de marca. Estos canales de comercialización incluyen medios impresos, televisión, transporte público, carteleras e Internet”; xiv).
Que “(a) través del programa INTEL INSIDE, Intel ha otorgado la licencia de la marca comercial INTEL a OEM (incluidos, entre otros, Samsung Electronics, Lenovo, Asustek, Dell, Acer y HP) para su uso en campañas publicitarias en Colombia. Los reembolsos aproximados de costos de Intel para tales campañas publicitarias en Colombia entre 2008 y 2014 son los siguientes: Finalmente, xv).
Que “(d)ebido al uso desde hace mucho tiempo de Intel y la extraordinaria inversión en publicidad, y al éxito del Programa INTEL INSIDE, las marcas INTEL son ampliamente conocidas en todo el mundo, incluida Colombia. Entiendo que las marcas INTEL y formativas de INTEL están reconocidas como conocidas en Colombia a partir de 1999 con respecto a los productos incluidos en la clase 09 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios.
Ver Resolución No. 27961 del 31 de octubre de 1997 y 02975 de febrero de 1999”. - Publicidad en el diario El Tiempo del establecimiento: “Alkosto”. Fecha ilegible (fl. 1 ss., 006Anexos4.pdf). Exp. 007-2020-00091-01. VERBAL de INTEL CORPORATION contra INTELSOFT.CO S.A.S. 30 -Publicidad Falabella/Exito. Fecha ilegible (fl. 2, ib.). - Video “El Santiago Bernabéu estrena la tecnología Intel 360” El Santiago Bernabéu estrena la tecnología Intel 360 Fecha 31 de enero 2017 (Escrito de demanda). 5.4.- Al cariz de lo expuesto, desciende la Sala al análisis del material probatorio como del contenido de las Resoluciones Nos. 47859 de 18 de agosto de 2020 y 82200 de 22 de noviembre de 2022 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, y de entrada advierte, que se reconocerá la notoriedad en Colombia de las marcas relacionadas en el libelo introductorio con registros Nos. 321762, 2250, 231212, 220549, 128548 y 214426 para distinguir los servicios de las clases 9 y 42 de la Clasificación Internacional Niza, según corresponda, concretamente, en el periodo del 1º de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2019, habida cuenta que los elementos que obran en el expediente resultan suficientes para afirmar que se trata de signos reconocidos en un sector de consumidores para identificar procesadores, software de computador y de ordenador; productos y servicios, como se anticipó, de las clases 9 y 42 Internacional de Niza -respectivamente-.
Lo anterior, como quiera que: (i) Las declaraciones testimoniales relacionadas permitieron entrever que varias empresas multinacionales de tecnología utilizan en la producción de sus bienes los circuitos integrados desarrollados por la persona jurídica demandante, concretamente, se trata de los procesadores que comúnmente son encontrados en las computadoras de distribución masiva.
Además, se trata de empresas como Hewlett Packard, Asus, Acer y Lenovo. (ii) De los elementos suasorios aportados se advierte una amplia gama de computadores personales y procesadores, que se adaptan a las necesidades de los consumidores. Exp. 007-2020-00091-01. VERBAL de INTEL CORPORATION contra INTELSOFT.CO S.A.S. 31 (iii) Adicionalmente, se advierte el desarrollo de las marcas de la sociedad accionante en el transcurso del tiempo, concretamente, en lo que toca a la evolución empresarial, verbi gratia, los contenidos como el de la enciclopedia libre Wikipedia, la relación de computadores de escritorio, portátiles y tabletas vendidos en Colombia, que para 2018 ascendió a 1.315.002 y los gastos para anunciar la marca Intel para ese mismo año de USD 1.200.000.000.
(iv). Los artículos relacionados dan cuenta de la posición de la marca en algunos mercados internacionales, incluso, que su titular invierte en patrocinios deportivos. (v). Algunos de los documentos aportados son muestra de la oferta de productos con procesadores “Intel” en tiendas del país -grandes superficies- como Falabella, Exito, Ktronix, mas esas publicaciones según se adosó datan de 2018.
Incluso, pese a que la fecha de publicación no sea inteligible, se advierte la publicidad en periódicos de alta circulación en el país como El Tiempo, además, se aportó un video en la red social y plataforma youtube. (vi). El Director de Estrategia de la Marca de Intel Corporación sostuvo que “Intel licencia sus marcas INTEL a miles de licenciatarios en todo el mundo para su uso y en conexión con sistemas informáticos basados en procesadores y tecnología Intel, incluidos los grandes fabricantes de sistemas informáticos como Acer Incorporated, Asus Tek Computer, Inc., Hewlett Packard Company, Dell Inc., LG Electronics, Inc., Positivo Informática Ltda., Huawei Technologies Co., Samsung Electronics Co., Lenovo Group Limited y Panasonic Corporation.
Solo en su programa Intel Technology Provider, Intel tiene casi dos mil licenciatarios de marcas registradas en Colombia, que incluyen, entre otros, los siguientes: Como se anunció, la declaración de notoriedad para el 2014 a 2019 recaerá únicamente sobre las marcas mixtas y denominativas, respectivamente, con certificados de registro Nos. 220549, 128548, 2250, 321762, 231212 y 214426, toda vez que de un lado, los medios probatorios no permiten entrever el uso, promoción y posicionamiento de la marca para el año 2020, último en el que se presentó la demanda.
Es de memorar que conforme a Exp. 007-2020-00091-01. VERBAL de INTEL CORPORATION contra INTELSOFT.CO S.A.S. 32 lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso “(i)ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen (…)”, máxime si “(t)oda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso (…)”, de modo que, la decisión que finiquite la instancia no se puede fundar en meras presunciones, hipótesis, incluso, en el conocimiento privado del juzgador, y aunque pudiera decirse que no se advierte indicio de dilución de las marcas, lo cierto es, que la decisión no puede fundarse en tal medio de convicción. Es que la marca notoria es “aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que es aplicable, porque ha sido ampliamente difundido entre dicho grupo”9, en otras palabras, el uso reiterado de la marca, la difusión y su presencia en el mercado, entre otras, otorgan a un signo distintivo un status comercial y jurídico diferente a una marca común, de suerte que, esa connotación no puede predicarse para las marcas relacionadas en el párrafo anterior para el año 2020, esto, ante la carencia de elementos de convicción que demuestren dicha aptitud.
El Tribunal de Justicia Andina puntualizó: “En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura en la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto o servicio donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión10”.
Finalmente, es importante tener claridad de cara al alcance del artículo 228 de la Decisión 486 de 2000, pues entiende esta judicatura que no se trata de requisitos concurrentes, de suerte que, es al juzgador a propósito del contenido de ese precepto que debe tomar en consideración, “entre otros”, los factores allí relacionados para determinar la notoriedad de una marca.
Así las cosas, a la Sala de Decisión le correspondíadiscrecionalidad judicial- evaluar el material probatorio aportado por la parte interesada a efectos de establecer su solidez y alcance frente al petitum. Tenemos que en el expediente No. 262-IP-2018 el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto al contenido del canon citado, puntualizó: “3.10.
En consecuencia, para determinar la notoriedad de 9 Ib. Proceso 5-IP-94. 10 Ver interpretación judicial Prejudicial No. 433-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2702 del 23 de marzo de 2016. Exp. 007-2020-00091-01. VERBAL de INTEL CORPORATION contra INTELSOFT.CO S.A.S. 33 un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la regla en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normatividad procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable”. 5.5.- En síntesis, se reconocerá la notoriedad de las marcas bajo los registros Nos. 220549, 128548, 2250, 321762, 231212 y 214426 para distinguir los servicios de las clases 9 y 42 de la Clasificación Internacional Niza, respectivamente, únicamente desde el 1º de enero de 2014 y hasta el 31 de diciembre de 2019.
En ese orden de ideas, se logró acreditar cierto reconocimiento de los miembros de un sector de consumidores, la duración, amplitud y extensión de su utilización, la promoción, publicidad, el valor por concepto de ingresos operacionales en el desarrollo de la actividad comercial, la existencia de contratos de licencia así como la existencia de los registros marcarios.
A propósito de las anteriores consideraciones habrá de adicionarse la decisión de primera instancia. 6.- Decantado lo anterior, desciende la Sala al análisis de los demás motivos de inconformidad propuestos por la parte recurrente, en este caso, el relativo al alcance de las resoluciones que adosó la parte actora y que fueran proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, pues a juicio del apoderado de la sociedad accionada llevaron al juzgado de primera instancia a tres grandes y erróneas conclusiones, esto es, i).
La existencia de una marca notoria; ii). La infracción al Derecho de Propiedad Industrial; y, iii). el daño al titular de los registros marcarios -que se estudiará más adelante-. Pues bien, frente al primer punto, es claro que la situación se resolvió en el punto anterior, concretamente, en lo que toca a la declaración de notoriedad desde el 1º de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2019 respecto de los registros marcarios Nos. 220549, 128548, 321762, 231212 y 214426 para distinguir los servicios de las clases 9 y 42 de la Clasificación Internacional Niza, según corresponda.
Ahora, en lo que toca a la declaración de notoriedad dispuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio de cara a las marcas de la demandante, concretamente, en las Resoluciones Nos. 27961 del 31 de octubre de 1997, 02975 de 25 de febrero de 1999, 47859 de 18 de agosto de 2020 y 82200 de 22 de noviembre de 2022, debe decirse de un lado, que se trata de actos administrativos que se presumen legales cuyo contenido es obligatorio hasta tanto no sean declarados nulos por el juez competente; y, de otro, que a propósito de los imperativos contenidos en los artículos 58, 61, 150 y 189 de la Constitución Política y su desarrollo legislativo, es la citada superintendencia la encargada de administrar el sistema nacional de propiedad industrial “y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma” Decreto 092 de 2022 expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
Bajo esa tesitura, al tratarse de la autoridad competente para decidir las solicitudes que se relacionan con el registro o el depósito de un signo distintivo, así como de la Exp. 007-2020-00091-01. VERBAL de INTEL CORPORATION contra INTELSOFT.CO S.A.S. 34 cancelación y caducidad de uno de igual naturaleza, sus determinaciones deben ser acatadas, máxime si la Decisión 486 de 2000 en su artículo 155 dispone: “El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.
Y el canon 156 siguiente: “A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos: a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, Exp. 007-2020-00091-01.
VERBAL de INTEL CORPORATION contra INTELSOFT.CO S.A.S. 35 c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables”. Por tanto, si esa autoridad consideró que la marca Intel era notoria-las particularidades de cada declaración se reflejan en las diferentes resoluciones-, no es posible, que so pretexto de un trámite judicial, se desconozcan tales.
En últimas, esa autoridad también es competente para declarar la notoriedad de una marca, por tanto, el análisis probatorio que aquí se adelantó correspondió a la notoriedad de marcas distintas a la que cuenta con el registro No. 318084 desde el 1º de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2019, manteniendo lo dispuesto por la Superintendencia de Industria y Comercio, que como se anotó tiene presunción de legalidad.
Para finiquitar, es importante puntualizar que tal como lo alegó el apoderado de la sociedad convocada, la notoriedad solo puede ser declarada a nivel nacional, habida cuenta la jurisdicción del funcionario que conoce de la acción, amén que el canon 244 de la Decisión 486 de 2000 es claro en establecer que: “Se entiende por signo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”, de suerte que, no resultaba procedente un declaración de notoriedad mundial.
Puestas así las cosas, basta referir que el juez a quo, no podía soslayar el alcance de tales decisiones de naturaleza administrativa, máxime si, como se anunció, gozan de la presunción de legalidad y fueron dictadas por funcionario competente en la materia. Adicionalmente, sus efectos tampoco pueden ser desconocidos por el accionado, pese a no haberlos controvertido, comoquiera que el canon 229 de la Decisión 486 de 2000 dispone: “No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero” (Subrayado ajeno al texto).
Y en este caso las marcas cuentan con su respectivo registro, es más, mediante las Resolución No. 47859 de 18 de agosto de 2020 y 82200 de 22 de noviembre de 2022 la Superintendencia de Industria y Comercio, luego de un juicioso análisis probatorio, declaró la notoriedad de uno de sus signos mixtos para identificar: “‘procesadores, software de computador y de ordenador, productos propios de la clase 9 Internacional de Niza” durante el periodo comprendido entre los años 2014 a diciembre de 2019, y, en últimas, esta Sala de Decisión concluyó que se encontraron reunidas las Exp. 007-2020-00091-01.
VERBAL de INTEL CORPORATION contra INTELSOFT.CO S.A.S. 36 condiciones para declarar esa misma notoriedad a los restantes signos por igual término. En otras palabras, si el alegato de la sociedad recurrente se encamina a afirmar que las decisiones de la autoridad administrativa le son inoponibles “pues a pesar de que gozan de presunción que legalidad, sus efectos no comprometen ni obligan al aquí demandado”, basta decir que la notoriedad de un signo no pende de tal declaración administrativa, pues como se anotó, el artículo 229 es claro en señalar que esa calidad, la de notoriedad, ni siquiera puede negarse porque -el signo- no esté registrado o en trámite de registro en el país miembro, incluso, por falta de uso, de suerte que dicho potencial no estriba en un decisión de naturaleza administrativa pues a la notoriedad de una marca depende del grado de conocimiento por un sector de consumidores a la que se destinen los productos o servicios ofertados, en últimas, se trata de la declaración de un estado de cosas por la citada autoridad. 7.- Continuemos, plantea, en síntesis, la sociedad recurrente, por intermedio de su apoderado judicial, que contrario a la lectura efectuada por el juez a quo, las decisiones que negaron la solicitud de registro de la marca “INTELSOFT” en momento alguno prohibieron el uso de ese signo distintivo, es que el acto administrativo a través del que de concedió el registro no autoriza su uso, sino que crea un derecho exclusivo y excluyente en favor del titular.
En palabras del profesional del derecho que representa los intereses de la demandada: “De igual forma al que se le rechaza su solicitud de registro de marca no es que se le prohíba usarla en el comercio, simplemente que carece de ese Derecho de Propiedad Industrial, no pudiendo oponerse al uso que un tercero le dé a una marca similar ó idéntica y exponiéndose – eso sí -, a las acciones legales civiles y hasta penales que ese uso pueda causar.
Es que el derecho de propiedad sobre una marca nace con el registro, siendo el uso que se le pudo haber dado irrelevante para efectos de la titularidad”. Para entrar en materia, recordemos que el canon 134 de la Decisión Andina prescribe que puede constituir una marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, y que procede su registro atendiendo los pormenores relacionados en los cánones 135 y 136 ib., es más, que el registro de una marca supone su uso exclusivo (art. 154, ib.), y en específico, a tono con lo dispuesto en el artículo 155 ib., los actos allí relacionados.
Finalmente, entre otras gabelas, el artículo 238 ib., reseña que “el titular del de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción (…)”.
Bajo ese marco considera la Sala trascendental el motivo de apelación, en la medida que es a propósito de ese uso, el que en últimas sí materializó la pasiva, que la parte actora de forma liminar requirió a la parte demandada para que cesara, se opuso en el trámite de registro de la marca Intelsoft y, finalmente, acudió a la administración de justicia al Exp. 007-2020-00091-01.
VERBAL de INTEL CORPORATION contra INTELSOFT.CO S.A.S. 37 considerar que la pasiva infringe sus derechos a propósito de los registros marcarios Nos. 220549, 128548, 2250, 318084, 231212, 214426, 321762, respecto de varios signos distintivos denominativos y mixtos de la que es titular, pues pidió que se detenga “todo acto constitutivo de infracción que implique utilización del signo Intelsoft, debido a que reproduce totalmente los signos notoriamente conocidos INTEL nominativos y mixtos (…)”, incluso, que se le “prohíba (…) usar de cualquier forma y a través de cualquier medio el signo INTELSOFT (…)”, lo que implicaría “retirar” del comercio avisos, material publicitario, promocional o de comunicación pública, física o digital (página web, redes sociales, redes profesionales u otros) en los que se use el signo INTELSOFT, éstas entre otras peticiones de igual rigor”.
Memórase que la acción procede tanto para que cese la infracción como para evitarla de forma inminente. La Real Academia Española define el término “inminencia” 11 así: “Cualidad de inminente, especialmente tratándose de un riesgo”, en tanto, “inminente” 12 como “(q)ue amenaza o está para suceder prontamente”. Finalmente, riesgo lo precisa como: “Contingencia o proximidad de un daño” 13.
Adicional a lo expuesto, en lo que toca a marcas notorias el precepto 231 de la Decisión Andina establece que: “El titular de un signo distintivo notoriamente conocido tendrá acción para prohibir su uso a terceros y a ejercer ante la autoridad nacional competente las acciones y medidas que correspondan. Asimismo, el titular podrá impedir a cualquier tercero realizar con respecto al signo los actos indicados en el artículo 155, siendo aplicables las limitaciones previstas en los artículos 157 y 158”.
En últimas, pese a la interpretación de la pasiva, terminó usando la partícula “Intel” en el desarrollo de su objeto social, soslayando el derecho que da el registro a su titular, el que supone a grandes rasgos el uso exclusivo de una marca como la posibilidad de evitar que terceros la utilicen sin su consentimiento; cuestiones que no necesitaban prohibirse de forma expresa en la vía gubernativa. 8.- En lo que toca al daño y la aplicación de los criterios mencionados en el artículo 2º del Decreto 2264 de 2014 para fijar el monto de la indemnización de perjuicios (Compilación Decreto 1074 de 2015), desciende la Sala a efectuar el respectivo análisis: 8.1.- Para entrar en materia, de forma liminar debe traerse a colación el contenido del artículo 2.2.2.21.1 del Decreto 1074 de 2015 que literaliza: “En virtud de lo establecido por el artículo 3 de la Ley 1648 de 2013 la indemnización que se cause como consecuencia de la declaración judicial de infracción marcaria podrá sujetarse al sistema de indemnizaciones preestablecidas o a las reglas generales sobre prueba de la indemnización de perjuicios, a elección del demandante. 11 https://dle.rae.es/inminencia?m=form 12 https://dle.rae.es/inminente?m=form 13 https://dle.rae.es/riesgo?m=form.
Exp. 007-2020-00091-01. VERBAL de INTEL CORPORATION contra INTELSOFT.CO S.A.S. 38 Para los efectos del presente capítulo, se entenderá que, si el demandante al momento de la presentación de la demanda opta por el sistema de indemnización preestablecida, no tendrá que probar la cuantía de los daños y perjuicios causados por la infracción, tal como lo establece el artículo 243 de la Decisión Andina 486 y, por lo tanto, sujeta la tasación de sus perjuicios a la determinación por parte del Juez de un monto que se fija de conformidad con la presente reglamentación”.
Y con ese horizonte, el canon siguiente -vigente para la data en que se profiere esta decisión- prevé: “En caso de que el demandante opte por el sistema de indemnizaciones preestablecidas, dicha indemnización será equivalente a un mínimo de setenta y ocho coma nueve unidades de valor tributario (78,9 UVT) y hasta un máximo de dos mil seiscientos treinta y un coma mes unidades de valor tributario (2.631,3 UVT), por cada marca infringida.
Esta suma podrá incrementarse hasta en cinco mil doscientos sesenta y dos mil coma seis unidades de valor tributario (5. 262,6 UVT) cuando la marca infringida haya sido declarada cómo notoria por el juez, se demuestre la mala fe del infractor, se ponga en peligro la vida o la salud de las personas y/o se identifique la reincidencia de la infracción respecto de la marca.
(Inciso MODIFICADO por el Art. 41 del Decreto 2642 de 2022) 14 PARÁGRAFO. Para cada caso particular el juez ponderara y declarara en la sentencia que ponga fin al proceso el monto de la indemnización teniendo en cuenta las pruebas que obren en el proceso, entre otras la duración de la infracción, su amplitud, la cantidad de productos infractores y la extensión geográfica”. 8.2.- En ese camino, es importante señalar que si el demandante optó por la aplicación de la indemnización preestablecida, no tendrá que probar la cuantía de los daños y perjuicios a tono con lo dispuesto en el artículo 243 de la Decisión 486 de 2000, siendo entonces el juzgador quien tiene el deber de establecer, de acuerdo a los parámetros legales, el respectivo monto; lo que viene de decirse sin perjuicio de la carga que tiene la parte actora de haber ocurrido efectivamente la causación de ese daño, y por tanto, de la aportación del material probatorio con ese propósito.
No obstante, deberá revocarse la decisión de primer grado en ese sentido, comoquiera que a tono con lo dispuesto en el parágrafo único del precepto 2.2.2.21.2. el juez ponderará y declarará en sentencia el 14 “El texto original era el siguiente: Artículo 2.2.2.21.2. Cuantía de la indemnización preestablecida. En caso de que el demandante opte por el sistema de indemnizaciones preestablecidas, dicha indemnización será equivalente a un mínimo de tres (3) salarios mínimos legales mensua les vigentes y hasta un máximo de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por cada marca infringida.
Esta suma podrá incrementarse hasta en doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando la marca infringida haya sido declarada como notoria por el juez, se demuestre la mala fe del infractor, se ponga en peligro la vida o la salud de las personas y/o se identifique la reincidencia de la infracción respecto de la marca”.
Exp. 007-2020-00091-01. VERBAL de INTEL CORPORATION contra INTELSOFT.CO S.A.S. 39 monto de la indemnización teniendo en cuenta las pruebas que obran en el proceso, entre otras, la duración de la infracción, su amplitud, la cantidad de productos infractores y la distribución geográfica; sin embargo, en el caso sub examine, no se estableció el daño cierto con ocasión del uso por la pasiva de la denominación “Intelsoft”.
Es importante referir que no hay elementos que den cuenta con certeza de ese detrimento. Incluso, es de mencionar que la representante de la sociedad accionante no habló de un daño cierto, más bien hizo referencia a la posibilidad de que las marcas se debilitara, lo que en definitiva afectaría sus derechos como titulares de los respectivos signos distintivos, es más, refirió que desconocía, habida cuenta la magnitud de la compañía, de alguna queja por el uso de “Intelsoft”, con todo, insistió en el riesgo de confusión. En ese orden de ideas, advierte esta Colegiatura que no hay prueba de un menoscabo cierto y concreto a propósito de las actividades desplegadas por la demandada, verbi gratia, la dilución de las marcas.
Sin embargo, la anterior conclusión no desdibuja la finalidad de la acción, porque como se precisará líneas atrás, ésta también procede ante la inminencia de una infracción, añádase que, en punto a las medidas cautelares, el canon 245 ib., señala: “Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.
(…)” (La negrilla es ajena al texto), lo que ratifica que la acción puede ser solamente preventiva. En ese orden resulta inane establecer el mérito demostrativo de los testimonios recaudados; sin embargo, ello no implica que se soslaye el alcance del acto administrativo No. 041022 de 09 de julio de 2013 expedido por la Superintendencia de Industria y Comercia, en el que dispuso la irregistrabilidad del signo propuesto por la pasiva “Intelsoft” a propósito del “riesgo de confusión y asociación”, por tanto, no es posible liberar o sostener que no se incurrió en infracción alguna a los derechos de propiedad industrial conferidos a Intel Corporation al no encontrarse los elementos de la “responsabilidad aquiliana”.
Puestas así las cosas, ser revocarán los numerales sexto y séptimo de la decisión atacada, para en su lugar negar cualquier pretensión indemnizatoria. 9.- Decantado lo anterior, desciende la Sala al examen del último motivo de apelación relativo a la calificación de buena o mala fe en las actuaciones de la sociedad demandada, cuestión que necesariamente redunda en establecer el término prescriptivo de la acción que concita la atención de la Sala.
Concretamente, el artículo 232 de esa misma decisión dispone: “Artículo 232.- La acción contra un uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido prescribirá a los cinco Exp. 007-2020-00091-01. VERBAL de INTEL CORPORATION contra INTELSOFT.CO S.A.S. 40 años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción. Esta acción no afectará la que pudiera corresponder por daños y perjuicios conforme al derecho común”.
Al amparo de la normativa citada pronto advierte la Sala que la calificación de “mala fe” a propósito de las actuaciones de la pasiva deberá mantenerse, esto, vinculado a los argumentos expuestos líneas atrás y sumados a los siguientes: - Mediante la Resolución No. 041022 del 9 de julio 2013, la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición presentada por Intel Corporation y negó el registro del signo mixto INTELSOFT.
Entre otros argumentos, allí se indicó: Finalmente, con ocasión de la impugnación de la pasiva frente a la decisión que negó el mentado registro, la citada autoridad confirmó lo decidido mediante Resolución No. 71363 de 28 de noviembre de 2013(Según manifestación de ambas partes, habida cuenta que no se advierte copia de ese acto administrativo en el expediente).
En esa línea, se evidencia, al menos, en la Resolución No. 41022 del 9 de julio 2013, no hubo discusión frente al uso que la parte interesada la hubiera dado al signo “Intelsoft”, como quiera que aquélla se centró en el análisis de registrabilidad de dicho signo y en dilucidar si tenía cabida la solicitud de declarar la notoriedad de la marca “Intel”. -Ahora bien, el debate sobre el uso por Intel Corporation, según los medios de convicción que obran en el expediente, data del mes de noviembre de 2013, sin que sea patente advertir la calenda especifica en que aquélla conoció o advirtió el uso de “Intelsoft” como marca por la sociedad convocada.
Exp. 007-2020-00091-01. VERBAL de INTEL CORPORATION contra INTELSOFT.CO S.A.S. 41 - En todo caso, debe decirse que mediante la Resolución 47859 del 18 de agosto de 2020 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, se resolvió, entre otras: “ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la notoriedad del signo INTEL 15 para identificar: ‘procesadores, software de computador y de ordenador, productos propios de la clase 9 Internacional de Niza, durante el periodo comprendido entre los años 2014 a diciembre de 2017·.
Conforme con lo expuesto no se acreditó que para cuando se declaró la notoriedad de la Marca Intel mediante Resolución No. 47859, la parte demandada modificara las condiciones en que utilizaba el signo “Intelsoft” en el desarrollo de su objeto social, comoquiera que pese al contenido de las resoluciones Nos. 41022 del 9 de julio 2013 y 71363 de 28 de noviembre de la misma anualidad, continuó con su usanza como marca, habida cuenta de su insistencia en que: i).
Esas resoluciones no le prohibieron de forma expresa su utilización; ii). Sostener su utilización en los derechos al nombre comercial y razón social; iii). La ausencia de un mercado común; iv). La pluralidad de compañías que emplean la palabra “Intel” como parte del nombre comercial y de la razón social; v). La pluralidad de registros marcarios que contienen la partícula gramatical “Intel” y que son empleadas en el sector de la informática; y, finalmente, vi).
“(…) esos usos en el comercio se hacen de forma masiva - como también ocurre con expresiones como ‘ODONTO’ ó como ‘MEDI’ en el sector salud -, son una costumbre mercantil de acudir a vocablos evocativos como lo es ‘INTEL’”. Lo anterior, soslayando: i). Que una marca corresponde a un signo apto para distinguir productos o servicios en un mercado; ii).
Que no pueden registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, como en el sub examine; iii). Que “(e)l derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente” (Art. 154 Decisión 486 de 2000); iv). Que de conformidad con el canon 155 ib., “(e)l registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (…)”; v).
El contenido del artículo 157 ib., según el cual: “Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la 15 Exp. 007-2020-00091-01.
VERBAL de INTEL CORPORATION contra INTELSOFT.CO S.A.S. 42 procedencia de los productos o servicios. (…) El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos·” (El resaltado es ajeno al texto original); vi).
Que “(c)onstituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.
También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios;
(…)” (Art. 226, ib.); vii). Que “(e)l titular de un signo distintivo notoriamente conocido tendrá acción para prohibir su uso a terceros y a ejercer ante la autoridad nacional competente las acciones y medidas que correspondan. Asimismo el titular podrá impedir a cualquier tercero realizar con respecto al signo los actos indicados en el artículo 155, siendo aplicables las limitaciones previstas en los artículos 157 y 158” (Canon 231, ib.); y, para terminar, viii).
La legalidad que se predica de los actos administrativos Nos. 41022 y 71363 expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, autoridad administrativa en lo que toca a los derechos de propiedad industrial, en las que por demás se hizo alusión al riesgo de confusión y asociación. Puestas así las cosas, pese a algunas de las inferencias del juez a quo, por las razones aquí relacionadas se considera que la sociedad demandada sí actuó de mala fe en el uso del signo “Intelsoft”, máxime porque no se advirtió su manejo como “nombre comercial y razón social”, más bien se notó su uso como marca, incluso, tras predicarse que sus productos eran referenciados con la marca SAGI.
Basta ver: -Folletos traídos por la parte actora: Exp. 007-2020-00091-01. VERBAL de INTEL CORPORATION contra INTELSOFT.CO S.A.S. - Página web Intelsoft.co. -Redes sociales (Algunas imágenes). 43 Exp. 007-2020-00091-01. VERBAL de INTEL CORPORATION contra INTELSOFT.CO S.A.S. -Cotización empresa: -Cotización Convenio de Consultoría: - Facturas (Ejemplo): 44 Exp. 007-2020-00091-01.
VERBAL de INTEL CORPORATION contra INTELSOFT.CO S.A.S. 45 Es de memorar que acorde con el Tribunal de Justicia Andina, el principio de buena fe se concibe como “(…) la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de la buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos, y sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno16”17, es más, en dicha providencia se indicó: “Para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio del interés ajeno 18.
En ese orden de ideas, deberá mantenerse lo decidido frente a la excepción de prescripción postulada, mas por las razones expuestas en este proveído. 10.- Por último, es de señalar en punto a “las pruebas documentales que demostraban la pluralidad de compañías que en Colombia emplean la palabra ‘INTEL’ como parte de su nombre comercial y de su razón social·”, incluso, frente a “la pluralidad de registros de marca que aquí se adosaron como prueba y que contienen la partícula gramatical ‘INTEL’ y que son empleadas en el sector de la informática.
Insistimos que esos usos en el comercio se hacen de forma masiva - como también ocurre con expresiones como ‘ODONTO’ ó como ‘MEDI’ en el sector salud -, son una costumbre mercantil de acudir a vocablos evocativos como lo es ‘INTEL’, y que al mismo tiempo demuestran la buena fe del demandado”, que: -Del contenido de la Resolución No. 41022 del 9 de julio 2013 ya citada, se advierte que la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio realizó el respectivo análisis de registrabilidad, descendiendo al análisis de cotejo, para concluir: 16 Véase, de modo referencia, la Interpretación Prejudicial Nº 67 -IP-2015 de fecha 13 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2533 del 8 de julio de 2015. 17 18 T.J. A. Interpretación Pre Judicial 33-IP-2020.
Véase, de modo referencia, la Interpretación Prejudicial Nº 67 -IP-2015 de fecha 13 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2533 del 8 de julio de 2015. Exp. 007-2020-00091-01. VERBAL de INTEL CORPORATION contra INTELSOFT.CO S.A.S. 46 Lo anterior para significar que corresponde a la Oficina de Signos Distintivos de la mentada superintendencia resolver sobre el registro de una marca lo que impone realizar un análisis prospectivo en el sentido de evaluar si los consumidores podrían incurrir en confusión entre el signo solicitado y una marca inscrita en el registro, por lo que no es posible realizar el respectivo estudio en esta instancia, mucho menos sin la intervención de los titulares marcas relacionadas, amén que en lo que toca a los nombres comerciales el examen debería dirigirse a establecer si su uso se constituye a título de marca, es más, si es capaz de inducir al público a confusión o asociación sobre la procedencia de los productos y servicios; sin embargo, esos ítems no se relacionaron en el petitum.
Con todo, importa puntualizar que la línea argumental del demandado no es suficiente para soportar el uso de “Intelsoft”, habida cuenta de la negativa de su registro. Prescribe el canon 281 del Código General del Proceso: “La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades de este Código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieran sido alegadas si así lo exige la ley (…)”. 11.- Colofón de lo anterior, se modificará la decisión de primer grado en aras de claridad, por tanto, se declarará probada la excepción titulada: “Inexistencia de Daño y perjuicio causado”, y en orden con lo descrito, se accederá a declarar la notoriedad de las marcas de Intel desde el 1º de enero de 2014 a diciembre de 2019, se revocarán los numerales sexto y séptimo de la decisión de primera instancia y se negarán las pretensiones restantes.
En todo lo demás se confirmará. Exp. 007-2020-00091-01. VERBAL de INTEL CORPORATION contra INTELSOFT.CO S.A.S. 47 Consecuentemente, se condenará en esta instancia en costas a la parte recurrente, determinación que se toma con estribo en la prosperidad parcial de su impugnación. VI. DECISION Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., en Sala Civil de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
1.- MODIFICAR la parte resolutiva de la sentencia dictada el 29 de julio de 2024 por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá, el cual quedará como sigue: “PRIMERO: DECLARAR como infundadas las excepciones de mérito planteadas por la sociedad demandada INTELSOFT.CO S.A.S. y catalogadas como “inexistencia de los actos constitutivos de infracción de los derechos de propiedad industrial aquí alegados”, “falta de legitimación en la causa por activa”, “falta de legitimación en la causa por pasiva”, “abuso del derecho de las vías procesales” y “extinción de la acción por prescripción – artículo 232 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina”, esto de conformidad con lo explicitado en la parte motiva de esta providencia. Por el contrario, fundada la titulada: “Inexistencia del daño y perjuicio causado”, según se anotó en la segunda instancia.
SEGUNDO: RECONOCER la notoriedad sobre los signos “INTEL” nominativos y mixtos, reconocidos en certificados de registro Nos. 220549, 128548, 231212, 214426, 321762, así mismo, respecto del certificado no acreditado No. 2250 por la razón anotada en la parte considerativa de esta decisión, para distinguir productos y servicios en las clases 9 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza -según corresponda-, para el periodo del 1º de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2019.
TERCERO: DECLARAR que INTELSOFT.CO S.A.S. incurrió en una infracción marcaria al infringir los derechos de propiedad industrial conferidos a INTEL CORPORATION por el registro de sus marcas, según certificados número 220549, 128548, 318084, 231212, 214426 y 321762; así mismo, respecto del certificado no acreditado No. 2250 por la razón anotada en la parte considerativa de esta decisión, derivado lo anterior de la utilización de mala fe del signo distintivo mixto INTELSOFT, aun cuando le fuera denegado por la Superintendencia de Industria y Comercio su registro marcario y, por ende, su utilización.
CUARTO: ORDENAR a INTELSOFT.CO S.A.S., cesar toda conducta que implique el uso del signo mixto INTELSOFT, así como del nombre comercial de la misma denominación, esto de cualquier forma y por Exp. 007-2020-00091-01. VERBAL de INTEL CORPORATION contra INTELSOFT.CO S.A.S. 48 cualquier medio, en razón a que estos reproducen la marca INTEL, de propiedad de la compañía demandante.
QUINTO: En consecuencia, ORDENAR a INTELSOFT.CO S.A.S. el retiro de todo material publicitario, incluidos folletos de tal índole e imágenes en redes sociales y en su sitio web, en el cual se reproduzca el signo mixto INTELSOFT, en razón a que el mismo reproduce la marca INTEL, de propiedad de la compañía demandante.
SEXTO: En la misma medida, ORDENAR a INTELSOFT.CO S.A.S. a modificar sus redes sociales, así como sus usuarios inscritos en estas, en el orden de indicar la integridad de su razón social, de modo que la misma no produzca confusión en razón a su similitud con la marca INTEL, de propiedad de la compañía demandante.
SÉPTIMO: NEGAR las demás peticiones invocadas por INTEL CORPORATION en el sub examine.
OCTAVO: CONDENAR en costas de esta instancia a INTELSOFT.CO S.A.S. Para su liquidación, se señala como agencias en derecho la suma de $4.000.000. Por secretaría, realícese en su oportunidad la respectiva liquidación, conforme lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso”. 2.- CONDENAR en costas a la parte recurrente. De conformidad con lo previsto en el numeral 1º del artículo 365 del C. G. del P., en la liquidación de costas causadas en segunda instancia, inclúyase como Agencias en Derecho la suma equivalente a dos (2) salarios mínimos mensuales vigentes.
Para la elaboración de la misma síganse las reglas previstas en el artículo 366 ejúsdem. CÓPIESE Y
NOTIFÍQUESE JORGE EDUARDO FERREIRA VARGAS MAGISTRADO RUTH ELENA GALVIS VERGARA MAGISTRADA MARTHA ISABEL GARCÍA SERRANO MAGISTRADA Firmado Por: Jorge Eduardo Ferreira Vargas Magistrado Tribunal O Consejo Seccional Dirección Ejecutiva De Administración Judicial Funcionario Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Ruth Elena Galvis Vergara Magistrada Sala Civil Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Martha Isabel Garcia Serrano Magistrada Sala 021 Civil Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 Código de verificación: 826651f91e70cc8a2ba5e2bdb929c42f466382edfeb046c40e0da2039f7ab649 Documento generado en 28/04/2025 01:49:41 PM Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica