Declarativo: Demandante: Demandada: Rad.: Solicitud de medida cautelar extraprocesal Florida Parque Comercial Propiedad Horizontal Plan B Investments S.A.S. 11001319900120257227901 REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SALA CIVIL secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co JUAN CARLOS CERÓN DÍAZ Magistrado Ponente Bogotá D.C., once de noviembre de dos mil veinticinco.
Decide el Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto N° 34820 del 11 de abril de 2025, proferido por la Superintendencia de Industria y Comercio.
ANTECEDENTES 1. A través de apoderada judicial, Florida Parque Comercial Propiedad Horizontal, solicitó como medidas cautelares extra procesales, en contra de la sociedad Plan B Investments S.A.S., las siguientes1: (i) El cese inmediato en el uso no autorizado del signo Bacanísimo; (ii) Prohibirle el uso del signo Bacanísimo de mi representada para la comercialización de sus productos y servicios;
(iii) Ordenar el retiro de las redes sociales y de todos los sitios Web y similares los avisos, material impreso o digital y en [general] cualquier elemento en el que se utilice el signo Bacanísimo de mi representada, y (iv) Ordenar el retiro de sus avisos publicitarios del signo Bacanísimo. 2. Como fundamento de su solicitud afirmó, en síntesis, que: (i) Mediante Resolución N° 16407 la Superintendencia de Industria y 1 Documento digital 3-25072279—0000000003, Carpeta 001-Presentación Medida Cautelar 11001319900120257227901 1 Comercio otorgó el registro del lema comercial Bacanísimo para la clase 35 de la clasificación internacional de Niza a la copropiedad Florida Parque Comercial Propiedad Horizontal, signo este que cuenta con certificado de registro número 536457 y que se encuentra vigente hasta el 09 de febrero de 2035, en cual fue concedido para amparar los servicios “Publicidad;
Gestión de Negocios Comerciales; Administración Comercial; Trabajos de Oficina.”, adquiriendo el uso exclusivo de la marca; (ii) La Superintendencia reconoció los derechos de exclusividad de la copropiedad sobre el signo Bacanísimo mediante la Resolución N° 33778 de 2020, confirmada por la Resolución 73532 de 2020; (iii) La Delegatura para la Propiedad Industrial negó el registro de la marca Bakanísimo “por ser este confundible con el lema comercial de mi representada” por lo que los referidos signos no podrían coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor, pues se puede inferir de ellos una misma procedencia empresarial; también por ser ambos nombres “ortográfica y fonéticamente similares, comoquiera que el signo solicitado reproduce al signo antecedentes, sin que contenga elementos nominativos y/o gráficos adicionales que le otorguen distintividad.” (iv) En los años del 2023 al 2025 la sociedad Plan B Investments SAS ha usado constantemente la expresión “Bacanísimo” para acompañar su marca Ísimo en redes sociales como Instagram, Facebook, YouTube, Tik Tok, y en medios tradicionales de publicidad;
(v) En junio de 2023 la Copropiedad Parque Comercial requirió a la sociedad Plan B Investments SAS para que cesara “el uso infractor de su signo.”, y en respuesta, el representante legal de la sociedad Plan B Investments manifestó que la sociedad no había tenido la intención de infringir los derechos adquiridos por la Copropiedad sobre el lema comercial Bacanísimo, solicitando un tiempo razonable para retirar todo el material en todas las tiendas en el territorio nacional, página web y demás canales de comunicación;
(vi) Sin haber cumplido con la promesa de cesar el uso de la expresión, en septiembre de 2023 la sociedad convocada se contactó con el gerente y administrador de la Copropiedad, para manifestar el interés de obtener una licencia para el uso del signo; en el mismo mes, la sociedad le presentó a la Copropiedad una oferta en los siguientes términos: “Apreciado Nicolás, Voy a enviarte un correo informal con una conversación que tuve con la 11001319900120257227901 2 junta.
Debido a que el uso sería mixto y no tenemos un valor referente en el mercado, la propuesta que me dicen que puedo hacer es de 10 millones de pesos. Esto debido a que el uso es mixto y que además es un slogan que acompaña a las tiendas.” (vii) La propuesta fue declinada dado el monto irrisorio propuesto, de tal manera que no se otorgó licencia para su uso. 3.
La funcionaria administrativa con funciones jurisdiccionales, desestimó el decreto y práctica de las medidas cautelares solicitadas2, tras considerar que: (i) Según los términos de la solicitud de medidas cautelares, la solicitante Florida Parque Comercial, había tenido conocimiento del uso contante de las expresiones “Bacanísimo” para acompañar la marca Ísimo, permitiendo concluir que desde junio de 2023 la accionante conoció el uso de las expresiones por parte de la sociedad accionada, comportamiento que persistió en el tiempo;
(ii) No obstante que la accionante demostró la legitimación en la causa, pero que se desestimará la solicitud “al no estar demostrado el requisito del peligro en la mora (periculum in mora) al que están sometidas las acciones jurisdiccionales. Lo expuesto, teniendo en cuenta la conducta omisiva de la accionante durante el tiempo en el que alega que ha sufrido el daño, a raíz de la presunta comisión de la infracción de los derechos de propiedad industrial reprochada a la accionada.” (…) “del relato de los hechos, fundamentos y pruebas de la solicitud cautelar, no se advierte la inminencia o amenaza que ponga en riesgo los derechos de la accionante hasta una decisión de fondo que resuelva la presente instancia. Esto, pues ciertamente, aquélla manifestó tener conocimiento de la comisión de la infracción de los derechos de propiedad industrial desde el año 2023.”;
(iii) En la misma senda puntualizó que las cautelas deprecadas por la accionante no cumplen con el requisito de prevenir un peligro de daño por la demora del proceso (periculum in mora), pues la misma advirtió la presunta infracción a su derecho de propiedad industrial más de un año atrás de haber solicitado las medidas cautelares en esta vía judicial, pero manteniendo una conducta omisiva 2 Documento digital 7-2025034820AU0000000001, Carpeta 003-Auto 34820-Resuelve Medida Cautelar 11001319900120257227901 3 hasta la radicación de la solicitud sub júdice, por lo que no hay lugar a considerar la urgencia o inmediatez para adoptar su petición. 3.
Inconforme con dicha decisión, la apoderada judicial de la parte solicitante, interpuso, de manera directa, recurso de apelación3, reiterando los argumentos de la solicitud de las cautelas, y agregando que en el sub lite que “la pérdida progresiva de la fuerza distintiva de la marca afectada configura de manera evidente el periculum in mora, entendido como ese riesgo cierto y fundado de que, al no adoptarse la medida cautelar, se produzca un perjuicio mayor o irreversible antes de que se profiera sentencia definitiva.”, agregando que entre más se prolongue el uso indebido del signo, mayor es la confusión en el mercado, la pérdida de posicionamiento de la marca legítima y la erosión de su valor comercial, el cual es imposible de reparar posteriormente.
En consecuencia, la a quo concedió la alzada, que pasa a resolverse previas las siguientes: CONSIDERACIONES 1. Como ya lo ha reseñado esta Corporación, el artículo 31 de la Ley 256 de 1996 autoriza al juez, para que una vez acreditada la realización de un acto desleal o su inminente ejecución, ordene la cesación de aquél, o el decreto de cautelas pertinentes y adecuadas; lo que armonizada con lo dispuesto en por la Comunidad Andina la Decisión 486 de la Comunidad Andina4, que habilita su práctica, con el propósito de “impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios”, efectos generales predicables de todas las medidas cautelares. 2.
En la misma senda se ha señalado que las medidas cautelares, en el ordenamiento jurídico, tienen como una de sus finalidades, evitar los efectos nocivos que puede generar el tiempo prolongado que se utiliza en el trámite de los procesos judiciales, superando las posibles contingencias 3 Documento digital 7-2025034820AU0000000001, Carpeta 003-Auto 34820-Resuelve Medida Cautelar 4 Artículo 245 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina 11001319900120257227901 4 que sobrevengan durante el mismo sobre las personas o los bienes;
“instrumentos con los cuales el ordenamiento protege, de manera provisional, y mientras dura el proceso, la integridad de un derecho que es controvertido en ese mismo proceso. De esa manera el ordenamiento protege preventivamente a quien acude a las autoridades judiciales a reclamar un derecho, con el fin de garantizar que la decisión adoptada sea materialmente ejecutada”5; preventivas reguladas en el artículo 590 del Código General del Proceso, que dispone que al momento de decretar la cautela solicitada, deberá apreciarse por parte del juzgador, la legitimidad o interés para pedirla, la existencia de amenaza o vulneración del derecho, su necesidad, efectividad y proporcionalidad y, finalmente, la apariencia de buen derecho, en cabeza del peticionario.
Tales son los requisitos de viabilidad de las preliminares, sobre los que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que “la obtención de la tutela cautelar exige a quien la solicite la carga de presentar una situación que, a la luz de los elementos de prueba disponibles prima facie, permita al juez considerar como verosímil y probable la existencia del derecho que se invoca (fumus boni iuris), y reconocer la presencia del riesgo a que podría quedar expuesta la efectividad de la sentencia de mérito, a causa del retardo en su pronunciamiento (periculum in mora)”6, elementos de juicio de necesaria concurrencia, a partir de los cuales se debe determinar la procedencia de la medida cautelar. 3.
En el sub júdice la Superintendencia negó el decreto de las medidas preventivas, al considerar que al accionante conoció el uso de las expresiones por parte de la sociedad accionada, comportamiento que persistió en el tiempo, y que la accionante demostró la legitimación en la causa, pero no el otro elemento esencial al no demostrar el peligro en la mora (periculum in mora) (…) teniendo en cuenta la conducta omisiva de la accionante durante el tiempo en el que alega que ha sufrido el daño, a raíz de la presunta comisión de la infracción de los derechos de propiedad industrial reprochada a la accionada.” (…) “del relato de los hechos, fundamentos y pruebas de la solicitud cautelar, no se advierte la 5 Sentencia C-379 del 2004, expediente D-4974, Magistrado Ponente Alfredo Beltrán Sierra 6 Proceso 04-IP-2013, Interpretación Prejudicial, Indualca S.A. vs Sociedad Ecuaquímica Ecuatoriana de Productos Químicos 11001319900120257227901 5 inminencia o amenaza que ponga en riesgo los derechos de la accionante hasta una decisión de fondo que resuelva la presente instancia. Esto, pues ciertamente, aquélla manifestó tener conocimiento de la comisión de la infracción de los derechos de propiedad industrial desde el año 2023.”, de manera que las cautelas deprecadas por la accionante no cumplen con el requisito de prevenir “un peligro de daño por la demora del proceso (periculum in mora)”, pues la misma advirtió la presunta infracción a su derecho de propiedad industrial más de un año atrás de haber solicitado las medidas cautelares en esta vía judicial. 4.
Ahora bien, escrutado el material adosado al plenario se advierte liminarmente que no hay lugar al decreto de las cautelas exoradas, por las razones que se pasan a exponer: La apariencia de buen derecho “se basa en la probabilidad o verosimilitud del derecho alegado por el actor en su demanda”7 o expresado en otras palabras “que tenga la probabilidad de ser tutelable en el ordenamiento jurídico”8, debiendo llevar al funcionario judicial sólidos medios de prueba que le permitan construir una idea inicial, no vinculante de cara a la decisión final, en que se esboce el alto grado de probabilidad de que en el proceso principal sea dable lograr sus propósitos, circunstancia que conlleva a que la parte actora ejerza un riguroso y dinámico rol, en orden a presentar un escenario con las específicas características referidas, especialmente cuando la medida exorada tenga repercusiones que sean ampliamente significativas para el convocado.
Bajo el orden de ideas que se trae, para la Sala Unitaria, no existe la demostración sumaria del peligro que traen los supuestos actos infractores denunciados, menos aún su inminencia, como elemento que conlleva la urgencia de evitar que un acto perjudicial se consolide antes de que se resuelva el proceso judicial; esto si en cuenta se tiene, como razonablemente lo expuso la juez de primera instancia, que por la propia versión de la solicitante de las cautelas, mantuvo una conducta omisiva prolongada, manteniéndose inactiva durante más de un año a pesar de tener conocimiento de los presuntos actos de competencia desleal que 7 8 Barahona Vilar Silvia, Competencia Desleal, Tiran Lo Blanch Tratados, Valencia, 2008, Pág. 1943 Ulate Chacón Enrique, “Derecho a la Tutela Judicial Efectiva: Medidas Cautelares en el Ámbito Constitucional” 11001319900120257227901 6 ahora alega; tolerancia pasiva que desvirtúa la urgencia e inminencia del peligro, que como criterios esenciales debe tener el juez para determinar el decreto de las medidas preventivas, adoleciendo en sub lite de la evidencia de un riesgo actual o inminente que merezca la intervención inmediata del juez, pudiendo concluir que la solicitud de las medidas cautelares carece de la apariencia de urgencia requerida para su procedencia, de conformidad con el artículo 590 del CGP. del Proceso; siendo lo anterior suficiente para confirmar la decisión impugnada.
Por lo anterior, la Sala Unitaria Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR el auto de fecha y procedencia pre anotadas.
SEGUNDO. Devuélvase el expediente al despacho de origen.
TERCERO. Sin costas, por no aparecer causadas en esta instancia. Notifíquese, JUAN CARLOS CERÓN DÍAZ Magistrado Ponente Firmado Por: Juan Carlos Ceron Diaz Magistrado Sala 002 Civil Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 Código de verificación: 97c96d100d35e971575a56881836c1af037aae1334bf1c81fa496366479f898f Documento generado en 11/11/2025 11:12:40 AM 11001319900120257227901 7 Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica 11001319900120257227901 8