República de Colombia Rama Judicial del Poder Público TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SALA DE DECISIÓN CIVIL Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticuatro (2024) Radicación Proceso Asunto Demandante Demandado Decisión 1100131 99-001-2022-60999-01 Verbal Apelación sentencia Pop Up Buró S.A.S. Teg Expo S.A.S. Confirma Magistrado Ponente JAIME CHAVARRO MAHECHA Discutido y aprobado en Sala de Decisión del 3 de julio de 2024 Se decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia de 9 de junio de 2023, proferida por el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el proceso verbal de POP UP BURÓ S.A.S. contra TEG EXPO S.A.S. I.
ANTECEDENTES 1. Síntesis de la demanda Tras reformar el libelo1, la actora solicitó declarar que la convocada infringió en los términos del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, su derecho marcario identificado con el certificado número 643484, al usar en el comercio el signo similar Archivo “22060999—0002200003.pdf” de la de la carpeta “022-REFORMA A LA DEMANDA” de “44.22-60999 – SUSPENSIVO – EXPEDIENTE COMPLETO” de “SuperintendenciaDeIndustria&Comercio”. 1 Radicado: 1100131 99 001 2022 60999 01 a la marca color rosado “PANTONE 9-26 U RGB: 255/142/190” de la que es dueña, que conllevó a confusión y/o asociación en la exposición de la feria de emprendimientos denominada “Eva”, adelantada en esta ciudad entre los meses de noviembre y diciembre de 2021.
En consecuencia, conminarla a anunciar públicamente en un medio de amplia circulación nacional, redes sociales oficiales de Instagram, Twitter y Facebook, el uso indebido reseñado, con explicación de que no cuenta con autorización de la promotora para dicha utilización. Adicionalmente, indemnizarle la afectación al valor intrínseco de las prerrogativas de la estirpe ya señalada, a título de daño emergente y lucro cesante con su respectiva indexación, de acuerdo con el sistema establecido en la Ley 1648 de 2013, el Decreto 2264 de 2014, así como el parágrafo del artículo 2.2.2.21.2. del Único Reglamentario 1074, al igual que el literal b) del canon 241 de la Decisión 486.
Ordenar cesar definitivamente el uso del signo aludido, por ella registrado, además de abstenerse de infringir en el futuro los derechos de propiedad industrial de su titularidad. Determinar que incurrió en los actos de competencia desleal previstos en los artículos 259, literal a) de la Decisión 486 de 2000; 8, 10, 14 y 15 de la Ley 256 de 1996.
Condenarla a privarse de ejecutar conductas encaminadas a crear desconcierto en el público consumidor, diseñar carteles, piezas gráficas y en general cualquier tipo de propaganda destinada a la puesta en marcha de las distintas ediciones de la Feria Eva con el tono citado, en las que deberá dejar de emplearlo, con suspensión de cualquier difusión, promoción y oferta a través de las plataformas digitales referidas; igualmente, pagar las costas del proceso.
Radicado: 1100131 99 001 2022 60999 01 2. Fundamentos fácticos Para soportar los pedimentos, se afirmaron los hechos que a continuación se sintetizan. 2.1. En el 2014, el establecimiento de comercio Buró Feria de Diseño, con matrícula 2464968, inició actividades mercantiles tendientes a crear, diseñar, así como poner en marcha un bazar de emprendimientos colombianos. En los años 2015 y 2016, suscribió convenios con Total Events Group Colombia S.A., quien realizó el montaje de la infraestructura física a fin de llevar a cabo las distintas ediciones cristalizadas en esta metrópoli desde el 11 de diciembre de 2014 al 21 del mismo mes, pero del año 2021.
Dicha relación comercial concluyó a finales de 2016. 2.2. Ante el exponencial crecimiento de la feria, el 15 de agosto de 2018, se constituyó Pop Up Buró S.A.S., cuyo objeto social era la organización, promoción y/o gestión de eventos culturales, al igual que comerciales; elaboración, distribución de toda clase de productos manufacturados; adquirir patentes, nombres mercantiles, marcas, derechos de propiedad industrial, entre otras circunstancias. 2.3.
Debido a las estrategias de marketing, los diferentes certámenes han sido catalogados como “la feria rosa de Bogotá”, tanto que, al consultarse de ese modo en Google, relaciona directamente a la Feria Buró. 2.4. El color con el que los usuarios, consumidores, modelos y empresas identifican a la sociedad convocante, es el rosado “PANTONE 9-26 U RGB: 255/142/190”, registrado ante la Superintendencia de Industria y Comercio con el número 643484, expediente SD2019/0066589, para distinguir los servicios de Radicado: 1100131 99 001 2022 60999 01 “Organización de ferias con fines comerciales o publicitarios” de la clase 35, Clasificación Internacional de Niza, versión 11. 2.5.
La intimada Teg Expo S.A.S., quien desarrolla la feria Eva, según solicitud marcaria efectuada en el diligenciamiento SD2018/0060457, deprecó el registro de la “EVA BOULEVARD”, es un ente moral estrecha y directamente relacionado con Total Events Group Colombia S.A., persona jurídica con la que la activante mantuvo una relación comercial desde sus inicios, como se detalló anteriormente. 2.6.
Durante el 2017 al 2019, la enjuiciada, quien por demás es un competidor directo de la actora, en razón a las asistencias que prestan, así como por compartir un mismo mercado geográfico, ejecutó varias ediciones de la Feria Eva con tintes grises y morados; pero a partir del 16 de abril de 2020, cuando se concedió el registro de la marca color “PANTONE 9-26 U RGB: 255/142/190”, continuó desarrollándolas con un pigmento rosa idéntico o similar al proyectado para ese momento por la pretensora, de manera que genera a los usuarios confusión. 2.7.
A finales de 2020, la activa identificó la perplejidad causada a sus clientes con el uso de iguales colores al inscrito en abril de esa anualidad. 2.8. Entre noviembre y diciembre de 2021, la encartada publicitó un anuncio en el que utilizó la tintura aludida, dentro de varias insignias que, si bien no son semejantes a las registradas, sí representan la misma figura. 2.9.
A raíz de una situación mediática desfavorable para la demandante, ocurrida en desarrollo de una de sus ferias en septiembre de 2021, la conminada promovió con imágenes alusivas a lo acontecido, su edición de esa data, en claro actuar agresivo y Radicado: 1100131 99 001 2022 60999 01 deshonesto para obtener una ventaja competitiva. En noviembre postrero, la encausada difundió las dos del mes siguiente, con explotación de la gama registrada por la convocante, que incluyó figuras de estrellas con dicha coloración, en una ubicación previamente utilizada por ésta en varias ocasiones y mismo periodo de tiempo. 2.10.
La demandada ha decidido usar en diferentes ediciones de sus exhibiciones de Eva, la marca color inscrita que confirma la posibilidad de generar riesgo de desorientación, al igual que asociación con las prestaciones ofrecidas, armazón, ensamblaje y demás productos que la gestora posee como titular de derechos marcarios. 2.11. Aclaró que, pese a que la acusada ha concertado ferias con anterioridad a la fecha en la que se protegió el semblante rosa memorado, luego del registro en 2020, comenzó a realizar distintas ediciones de Eva con tonalidades equivalentes al inscrito por la impulsora. 3.
Posición de la convocada Enterada la interpelada del escrito que fue objeto de reforma, admitido en proveído del 2 de septiembre de 20222, se pronunció a través de apoderada judicial frente a los hechos, con oposición a las pretensiones y desplegó las excepciones de fondo tituladas: “Prescripción de la Acción por competencia desleal”, “No existe proceder alguno que se enmarque en las conductas censuradas por la decisión 486 de 2000”, “No se han configurado los elementos de la responsabilidad civil extracontractual”, “No existe proceder alguno que viole las normas sobre competencia desleal” y “Toda excepción Archivo “AUTO 105247 ADMITE DEMANDA REFORMADA.pdf” de la carpeta “023ADMITE DEMANDA REFORMADA”. 2 Radicado: 1100131 99 001 2022 60999 01 derivada de cualquier oposición, réplica, contrarréplica, y en general, de cualquier medio de defensa empleado por TEG EXPO”3. 4.
Sentencia de primer grado El funcionario, luego de enunciar que se encuentran presentes los presupuestos procesales, así como no hallar invalidez que nulite lo actuado, precisó que de acuerdo con el precepto 238 de la Decisión 486 de 2000, la gestora cuenta con legitimación en la causa por activa para promover el presente asunto, en la medida que las documentales adosadas al plenario respaldan que tiene la titularidad de la marca color rosado “PANTONE 9-26 U RGB: 255/142/190”, identificada con el certificado número 643484, conferida en una estrella de 5 puntas, clase 35, hasta el 16 de abril de 2030.
Destacó que la convocada confesó en la contestación del libelo el uso estandarizado del mencionado color desde el año 2017 hasta la actualidad, para identificar el evento denominado Feria Eva, que incluiría mobiliarios, piezas gráficas, al igual que publicidad. No se probó que haya utilizado una figura de pentagrama sólido en forma de estrella en la oferta o identificación de sus servicios, menos que el uso del color rosa técnicamente corresponda al alegado reivindicado por la convocante, conforme la IP 120 de 2021 proferida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, pronunciamiento que, además de estudiar dicho pigmento, alude lo previsto en el literal e) del artículo 134 ejúsdem, en cuanto al color delimitado por una forma o una combinación de tonos, en el entendido que cuando se encuentra comprendido en una silueta o trazo, debe accederse a su registro.
Archivo “22060999—0002500002.pdf” de la carpeta “025-MEMORIAL” del cuaderno “44.22-60999 – SUSPENSIVO – EXPEDIENTE COMPLETO”. 3 Radicado: 1100131 99 001 2022 60999 01 Fundado en la misma decisión de la Corporación citada, precisó que el literal h) del canon referido, proscribe la inscripción del tinte aisladamente considerado, debido a que el número de tonalidades fundamentales y puros es limitado, pues su apropiación conferiría una ventaja competitiva desmesurada que configuraría un obstáculo para el libre mercado, cuestión que ya se dilucidó en la IP 111 de 2009.
Relievó que, para efectos de su anotación, así como de la protección de marca, el color mencionado debe estar siempre en una forma específica, en aras de gozar de distintividad, es decir, que, a voces de los lineamientos de la autoridad aludida, especialmente los agregados en la IP 619 de 2019 e IP 225 de 2020, los tintes no se presentan al público ni al comercio de forma aislada, sino acompañados de elementos nominativos, gráficos u otros componentes diferenciadores que en últimas son los apreciados por los consumidores.
A tono con ello, explicó que, si bien la encartada utiliza colores rosados para distinguir el servicio denominado Feria Eva, insertos en figuras geométricas, no evidenció elemento suasorio que permita establecer que dichas tonalidades son usadas en al menos una estrella pentagonal o polígono estrellado de 5 vértices reconocido marcariamente a la demandante, sino a otras formas como cristales y copos de nieve, cuya estructura corresponde a un prisma hexagonal, vale decir, de 6 lados, tetragramas u otras imágenes de semicírculos o círculos completos con ángulos irradiados hacia el exterior.
Tampoco se acreditó a través de un informe técnico que el tono rosa alegado por la convocante corresponde al mismo usado por la accionada, menos que los gráficos de aquella sean similares a las formas implementadas por ésta. Radicado: 1100131 99 001 2022 60999 01 Así las cosas, concluyó inexistente la infracción de derechos de propiedad industrial respecto de la marca color, pues del simple ejercicio de la comparación visual no se observa la coexistencia demandada, dado que la intensidad de las tonalidades en disputa difícilmente es dable estandarizarlas.
Atinente a la competencia desleal, adujo que el alegado uso del color rosa en la identificación de la Feria Eva data del 4 de mayo de 2016, tal como lo admitió la representante legal de la actora en el interrogatorio de parte que rindió, pues manifestó tener noticia del evento en su formato de carpas individuales, así como el mentado tinte desde la primera edición celebrada el 4 de mayo de 2017, gracias a que varios emprendedores le comunicaron el uso del semblante, al igual que la estructuración de una iniciativa empresarial semejante a la de la pretensora.
En adición, destacó que la declarante sostuvo que a partir de ese momento contempló la posibilidad de instaurar acciones legales por el proceder de imitación sistemático que configurarían los actos denunciados, lo cual no se concretó a la espera de obtener el registro marcario, lapso en el que mientras tanto recopiló las pruebas usadas en el presente juicio.
Además, el profesional del derecho que representa a dicho extremo procesal expresó en los alegatos de conclusión que tuvieron conocimiento de tales hechos desde el 2017. De manera que, partiendo de esa calenda (4 de mayo de 2016), hasta cuando se radicó esta demanda (16 de febrero de 2022), transcurrieron en el mejor de los casos más de los 3 años (término extraordinario) para la configuración de la prescripción extintiva, si en cuenta se tiene que la promotora contaba como plazo máximo para impetrarla al 4 de mayo de 2019, por lo que no incide la suspensión de términos entre el 17 de marzo al 30 abril de 2020, menos la del 1º mayo al 30 de junio del mismo último año citado, Radicado: 1100131 99 001 2022 60999 01 con ocasión de la emergencia sanitaria, porque a esas datas la acción ya se hallaba prescrita, de ahí que la radicación del libelo no tuvo la entidad de interrumpir el aludido lapso al resultar extemporánea su presentación por más de 2 años.
Por consiguiente, con estribo en lo antecedente, declaró avante la excepción de “No existe proceder alguno que se enmarque en las conductas censuradas por la decisión 486 de 2000”; demostrada la enervante de “Prescripción de la Acción por competencia desleal”; desestimó las pretensiones e impuso el pago de las costas a la actora4. 5. El recurso de apelación La activante, inconforme con la decisión, apeló. Para el efecto sostuvo, en lo medular, que la sentencia de primer grado es incongruente, en tanto acogió favorablemente la excepción de prescripción con soporte en supuestos de hecho y fundamentos jurídicos distintos a los alegados por la demandada, quien por demás omitió precisar si acudía a la ordinaria o extraordinaria, de modo que el medio de defensa aludido no le es dable reconocerlo de oficio al dispensador de justicia. Rebatió la declaratoria del fenómeno decadente referido respecto del acto de confusión a que aluden los artículos 258 y 259 de la Decisión 486 de 2000, pese a que dicho proceder está ligado al derecho de exclusiva otorgado por el régimen de propiedad industrial, que la actora adquirió solo hasta el 16 de abril de 2020, una vez le fue concedido el registro de la marca color “PANTONE 926 U RGB: 255/142/190”.
Vale decir, antes de esa calenda, no contaba con legitimidad para demandar el memorado acto de competencia desleal. Archivos “2023002277UD0000000001.pdf” y “2260999-20230609-1604.mp4” de la carpeta “051-ACTA 2277 AUDIENCIA & VIDEO”. 4 Radicado: 1100131 99 001 2022 60999 01 Erró el a quo al estimar que la infracción marcaria se limita a signos distintivos idénticos, pues es contrario a lo dispuesto en el artículo 155 de la Decisión 486 de 2000.
Desconoció la similitud entre los colores rosa confrontados, que conllevó a una confusión derivada de su uso, pues una persona consignó un dinero a una cuenta bancaria de la demandante, con la convicción que participaría en la exposición de la Feria Eva, que descarta la posibilidad de exigir una prueba técnica para definir si los tonos comparten o no semejanza; carga que, además, resulta desproporcionada y atenta contra la libertad probatoria, teniendo en mente que la reglamentación vigente no exige tarifa legal para acreditar la infracción marcaria.
Cuestionó la ausencia de valoración del testimonio rendido por Marta Soto, quien refrendó la desorientación descrita, al relatar que varias personas depositaron recursos económicos a los productos financieros de la convocante, bajo el pensamiento que sufragaron a Teg Expo S.A.S., aspecto que ratifica el origen del desconcierto en la utilización del color rosado afín. El funcionario descontextualizó la norma del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, en el entendido que la disposición allí contenida no hace distingos acerca de si se trata o no de marcas de color o cualquier otro tipo5.
Dentro de la oportunidad legal, la actora amplió sus reparos concretos6. 6. La demandada se pronunció en tiempo respecto de los fundamentos de la censura e impetró mantener lo dispuesto por el fallador a quo7. 5 Archivo “22060999—0005700003.pdf” de la carpeta “055-MEMORIAL”. 6 Archivo “06SustentaciónApelación.pdf” del “CuadernoTribunal”. 7 Archivo “08DescorreTrasladoApelación.pdf” del cuaderno ibídem.
Radicado: 1100131 99 001 2022 60999 01 II. CONSIDERACIONES 1. Concurren en este asunto los presupuestos procesales traducidos en competencia del juez, demanda en forma, capacidad procesal y para ser parte, sin que se advierta causal de nulidad que pueda comprometer la validez de lo actuado, por manera que se procede a resolver el asunto de la referencia; así se precisa que, por mandato del artículo 328 del Código General del Proceso, la actividad del Tribunal se concretará a los precisos reparos debidamente sustentados por la parte opugnante. 2.
Infracción de derechos de propiedad industrial y la competencia desleal El titular de signos distintivos, ante la indebida utilización de los mismos por parte de un tercero, cuenta con dos mecanismos legales de protección para prevenir y sancionar las conductas vulneradoras de sus derechos, que, por estar encaminados a proteger bienes jurídicos diferentes, imponen al accionante distintas cargas probatorias para que prosperen sus aspiraciones.
Es así como, de un lado, está prevista la acción por infracción de derechos de propiedad industrial y, de otro, se encuentra instituida la de competencia desleal. La primera de las mencionadas se halla regulada en el título XV de la Decisión 486, respecto de la que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, señaló: “(…) [A]demás que los derechos de exclusión en referencia ‘pueden subsumirse en la facultad del titular del registro marcario para impedir determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el trágico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir al público a confusión’ (Sentencia dictada en el expediente N° 69-IP-2000, del 6 de julio de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 690, del 23 de Radicado: 1100131 99 001 2022 60999 01 julio del mismo año).
Por tanto, ‘La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado’, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada ‘de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (…) La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión (…), allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión (…)’”8.
Por su parte, la acción de competencia desleal no tiene como propósito defender el signo distintivo como tal, sino salvaguardar la libre y leal competencia económica, así como garantizar que los participantes en el mercado encuadren sus conductas dentro de los parámetros de las sanas costumbres comerciales, el principio de la buena fe mercantil, los usos honestos en materia industrial, la protección de la libre decisión del consumidor y el funcionamiento concurrencial del mercado, en los términos del artículo 7 de la Ley 256 de 1996.
Al respecto, la referida Corporación sostuvo lo siguiente: “(…) De manera que los actos de competencia desleal, además de poder causar daños a un competidor determinado, lo pueden hacer al mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor. En esta línea se puede decir que la finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: ‘de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrán resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas (publicidad engañosa, por ejemplo) (…)”9. 8 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Proceso 129-IP-2013. 9 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 129-IP-2013. Radicado: 1100131 99 001 2022 60999 01 Entonces, el indebido uso de un signo distintivo no basta, en línea de principio, para estructurar la competencia desleal cimentada en el desconocimiento de la propiedad industrial, comoquiera que el acto desleal tiene ocurrencia si la utilización de la marca, por ejemplo, tiene como objeto o efecto los fines concurrenciales sancionados por la ley.
Para establecer la deslealtad competitiva fundamentada en la infracción de derechos de un signo distintivo, no es dable al operador judicial detenerse solamente en la contravención de un derecho de propiedad industrial, para determinar si se produjo la imitación o reproducción no autorizada, sino que el examen debe dirigirse a esclarecer si dicha transgresión produce confusión en el mercado, de suerte que el juicio “(…) no se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos (…), ya que esto es un tema regulado en otra normativa.
Se trata entonces de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial de un competidor (…)”10. 3. Análisis del caso concreto Partiendo de los lineamientos conceptuales descritos en precedencia, la Sala abordará el estudio específico de cada una de las inconformidades planteadas por la promotora del debate, relativas a establecer, en el orden que sigue, si deben salir avante las pretensiones del libelo, enfiladas a declarar infringidos los derechos de propiedad industrial por parte de la pasiva sobre la marca color rosado “PANTONE 9-26 U RGB: 255/142/190”, cuya titularidad es de la actora, quien la registró para identificar los servicios similares a los prestados por aquélla; de consiguiente determinar si la enjuiciada incurrió en las conductas desleales de 10 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Proceso 149-IP-2007. Radicado: 1100131 99 001 2022 60999 01 confusión –también vinculada a la propiedad industrial-, desviación de la clientela, imitación y explotación de la reputación ajena, en el evento que la prescripción que halló estructurada la primera instancia deba infirmarse. Antes de acometer el estudio de los aludidos cuestionamientos, necesario es precisar que debe repelerse la censura con la que el inconforme se resiste a la prescripción del acto de confusión ligado a la propiedad industrial de que tratan los artículos 258 y 259 de la Decisión 486 de 2000, por cuanto a voces de la jurisprudencia del Alto Tribunal de Justicia, apelar “(…) no es ensayar argumentos disímiles o marginales que nada tengan que ver con lo decidido en la providencia impugnada (…)”, sino “(…) sustentar y manifestar las razones fácticas, probatorias y jurídicas de discrepancia con la decisión impugnada (…).
Demostrar los desaciertos de la decisión para examinarla y, por tanto, el apelante debe formular los cargos concretos, y cuestionar las razones de la decisión o de los segmentos específicos que deben enmendarse, porque aquello que no sea objeto del recurso, no puede ser materia de decisión, salvo las autorizaciones legales necesarias y forzosas (art. (…) 328 del C. G. del P.) (…)”11.
En el presente caso, el desencuentro que se pretende izar en tal aspecto resulta inviable, porque es patente que el pronunciamiento fustigado, lejos de declarar el fenómeno extintivo respecto del indicado acto vinculado a la propiedad industrial, como lo consagran las normas citadas, lo determinó en exclusiva sobre las conductas endilgadas de competencia desleal previstas en la Ley 256 de 1996.
Es más, nótese que en lo atinente a la infracción marcaria alegada destinó consideraciones que resolvieron de fondo la contienda en ese particular, tan así que expresamente halló probada la defensa que la conminada invocó con el rótulo de “No 11 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 18 de junio de 2014. Expediente 01190-00.
Radicado: 1100131 99 001 2022 60999 01 existe proceder alguno que se enmarque en las conductas censuradas por la decisión 486 de 2000”. Dicho de otro modo, para despachar desfavorablemente las ambiciones sobre ese segmento, contrario a lo estimado por el apelante, el funcionario de primer nivel se basó en argumentos dispares a la prescripción; y, por tanto, a través del recurso vertical planteado no es dable atacar tópicos que no fueron objeto de análisis en la decisión confutada.
Despejado lo anterior, para continuar con el análisis de los motivos de disenso, la Sala estima propicio memorar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante el Acuerdo 06-2023TJCA, emitió una “(…) Guía para la aplicación del criterio jurídico interpretativo del acto aclarado en las solicitudes de interpretación prejudicial (…)”; documento con el que la entidad recordó el deber de elevar la consulta regulada en los artículos 33 de la Decisión 472 de 1999 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para que profiera una interpretación prejudicial vinculante de obligatorio cumplimiento.
Determinó igualmente, que el criterio jurídico interpretativo del “acto aclarado” es compatible con la figura de la “consulta obligatoria”, que el juez nacional de única o última instancia, en un proceso en el que tenga que aplicar o se discutan normas andinas, “(…) no estará obligado a solicitar una nueva interpretación prejudicial al TJCA, si es que esta corte internacional ya ha interpretado tal o tales normas con anterioridad, en una o más interpretaciones prejudiciales publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena (…)”.
Por consiguiente, dispuso la necesidad de efectuarlo en cuatro supuestos: inexistencia de interpretación prejudicial, “(…) incluye los casos en que la norma andina ha sido objeto de modificación y no se ha interpretado la regla modificada (…)”; “(…) a pesar de que unas disposiciones ya fueron desentrañadas, otras que deben aplicarse no lo han sido (…)”, evento por el que debe consultarse sobre las Radicado: 1100131 99 001 2022 60999 01 últimas; pese a existir interpretación, el juez considera imperativo que el Tribunal “(…) precise, amplíe o modifique el criterio jurídico interpretativo (…)”; y, cuando el funcionario advierta “(…) cuestionamientos insoslayables sobre situaciones hipotéticas que, en abstracto, se desprenden o están vinculadas con la referida norma andina (…)”.
En coherencia con ello, estableció la “regla de los 4 pasos” para aplicar el criterio interpretativo del acto aclarado, los cuales se pasan a verificar en este asunto, con el propósito de definir si no se mantiene la obligación de solicitar una interpretación prejudicial a la aludida autoridad. En punto al primero, esto es, “(…) determinar si en el caso concreto debe aplicarse o se controvierte una norma andina y se tiene la obligación de solicitar interpretación prejudicial (…)”, estima la Colegiatura que comoquiera que la actora le endilga a la convocada haber incurrido en infracción marcaria por emplear un signo similar al contenido en su marca color registrada, con lo que generó riesgo de confusión y de asociación, conducta con la que le irrogó perjuicios, ante lo cual la última en mención alegó, a más de la prescripción de la acción por competencia desleal, entre otras, que no existe proceder alguno que se enmarque en las conductas censuradas, disciplinan este asunto los artículos 134, 154, 155 literal d) y 243 de la Decisión 486 de 2000, normas andinas respecto de las cuales existe la obligación de solicitar interpretación prejudicial.
Acerca de “(…) si existe un acto aclarado. En esta fase (…), conforme a la jurisprudencia del acto aclarado no es necesario formular una nueva consulta (…)”, se advierte que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ya se ha pronunciado sobre los citados preceptos andinos, entre otros, en las interpretaciones 346IP-2015 sobre el derecho exclusivo a usar una marca y la facultad Radicado: 1100131 99 001 2022 60999 01 de su titular de impedir que terceros la empleen; 101-IP-2021 y 391IP-2022 en cuanto a la utilización indebida de la misma que genera riesgo de confusión o de asociación; 391-IP-2022 respecto a las reglas aplicables para el cotejo de signos; y 140-IP-2021 concerniente a la demostración del perjuicio, situación que torna innecesaria una nueva consulta, pues se obtendría un pronunciamiento similar.
Conforme a identificar “(…) claramente la sentencia de interpretación prejudicial que contiene el criterio jurídico interpretativo de la norma en cuestión (…)”, se observa que los pronunciamientos antes evocados precisan posturas jurídicas aplicables sobre la estructuración de las conductas de infracción marcaria alegadas, las reglas de confrontación de signos, así como la demostración de los perjuicios causados por tales actos, determinaciones que más adelante se reseñarán con el propósito de resolver los temas planteados.
Tocante al cuarto paso, la consulta en este caso no resulta obligatoria según los lineamientos trazados por la autoridad andina, debido a que existen interpretaciones prejudiciales sobre las normas, no han sido objeto de modificación, las consideraciones vertidas en tales providencias son suficientes para proveer sobre los problemas jurídicos planteados en este asunto; de esas razones deviene innecesario que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina “(…) precise, amplíe o modifique el criterio jurídico interpretativo (…); y, la Sala no tiene cuestionamientos insoslayables sobre situaciones hipotéticas que, en abstracto, se desprendan o estén vinculadas con los memorados mandatos, pues dados los tópicos a resolver, ya enunciados, resultan idóneos y suficientes.
Con el fin de definir el caso sub-examine, como primera medida vale recordar que el artículo 134 de la Decisión 486 indica que “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir Radicado: 1100131 99 001 2022 60999 01 productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.
La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; (…) e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores (…)”.
A voces del canon 154 ibídem, “(…) el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente (…)”. La disposición en comento consagra el principio “reqistral” en el campo del derecho de marcas, porque una vez inscrita, su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.
A partir de tal prerrogativa le asisten las siguientes facultades: “(…) a) Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. b) Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el ámbito registral o en el mercado. i) En el ámbito registral, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible con la suya. ii) En el mercado, el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin su consentimiento, realicen determinados actos con su marca.
Radicado: 1100131 99 001 2022 60999 01 De conformidad con lo anterior, se deberá tomar en cuenta que el titular de un signo distintivo podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio un signo idéntico o similar al suyo en relación con cualquier producto o servicio, sujeto a que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor (…)”12.
Por su parte, la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en los preceptos 238 al 244, Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. A su vez, del “(…) Literal d) del Artículo 155 se infiere que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor con el titular del registro.
A continuación, se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. La conducta se califica mediante el verbo «usar». Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones en el que el sujeto pasivo utiliza la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.
La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial número 346-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2725 de 22 de abril del 2016.
Página 6. 12 Radicado: 1100131 99 001 2022 60999 01 Prevé una protección especial con relación al principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca no solo respecto de los productos o servicios idénticos o similares al que la marca distingue, sino también respecto de aquellos con los cuales existe conexión por razones de sustituibilidad, complementariedad, razonabilidad, entre otros.
Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que, si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada y pretende distinguir, además, productos o servicios idénticos a los identificados por dicha marca, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto, se debe presentar una doble identidad, vale decir que los signos y los productos o servicios identificados por ellos deben ser exactamente iguales.
Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para oponerse a determinados actos en relación con el signo o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen, en el tráfico económico y sin su consentimiento, un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión (…)”13.
Además, valga advertir que “(…) el riesgo de confusión puede ser directo o indirecto: 13 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial número 101- IP-2021 de fecha 6 de mayo de 2022, y 140-IP-2021. Radicado: 1100131 99 001 2022 60999 01 El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto.
El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a un producto o servicio, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relaci6n o vinculaci6n económica con otro agente del mercado (…)”14.
Del anterior marco, se advierte que los derechos de propiedad industrial de una marca registrada se infringen por el uso en el comercio, sin la autorización del titular de esta, sobre el signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, que genere riesgo de confusión o de asociación en el consumidor, cual lo consagra el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000.
En este contexto, en primer lugar, corresponde examinar si entre los signos confrontados, esto es, el contenido en la marca color de la demandante y el usado por la convocada, existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión -directo o indirecto- o de asociación en el público consumidor, así como un riesgo económico o comercial en la titular.
Para los fines que aquí interesan, según criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la similitud entre dos signos puede ser: 14 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial número 391- IP-2022 de fecha 13 de marzo de 2023. Radicado: 1100131 99 001 2022 60999 01 “(…) a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza en la escritura de los signos en conflicto desde el punto de vista de su composición; esto es, tomando en cuenta, entre otros, el orden o la secuencia de las letras, con especial atención en las vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, las cuales pueden inducir en mayor o menor grado a que el riesgo de confusión sea más evidente u obvio. b) Fonéticas: Se refiere a la semejanza de los sonidos de las letras, números, silabas o palabras que confrontan los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones de las palabras; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados, entre otros, sobre la base de los aspectos fonéticos. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y lo valor idéntico y lo semejante. d) Grafica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo, el objeto que representan o el concepto que evocan (…)”15.
Conforme la mencionada autoridad, al realizar el cotejo o comparación de los signos en conflicto, se deben observar las siguientes reglas: “(…) a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman los signos en conflicto; es decir, cada uno 15 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial número 391- IP-2022 de fecha 13 de marzo de 2023, publicado en la Gaceta 5147.
Radicado: 1100131 99 001 2022 60999 01 debe analizarse con una visión integral y de conjunto, teniendo en cuenta la unidad de sus componentes ortográficos, fonéticos, conceptuales o ideológicos y gráficos o figurativos. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que generalmente lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir si existe riesgo de confusión directo o indirecto, o riesgo de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y tomar en cuenta su grado de percepción, de conformidad con el tipo de producto o servicio de que se trate, con base en los siguientes criterios: (i) Criterio de consumidor medio: Si estamos frente a productos o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis (…).
Es admisible presumir que el consumidor medio está atento y se encuentra razonablemente informado sobre los bienes y servicios que requiere habitualmente. No obstante, su nivel de percepción es variable en relación con las distintas categorías de productos y servicios que adquiere, aspecto que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente, en cada caso concreto.
El grado de atención del consumidor medio y su nivel de información constituyen un parámetro importante para el análisis de (…) signos que pretenden distinguir producto o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que estos pueden variar según el tipo de producto o servicio del que se trate (…). Radicado: 1100131 99 001 2022 60999 01 (ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, o de posicionamiento o estatus en el mercado.
Es un consumidor que se ha instruido claramente acerca de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir, conoce sus detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no los conocería (…). (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.
Dicho consumidor realiza una evaluación más prolija del producto o servicio que desea adquirir, aspecto que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis (…). (…) Por otra parte, es importante que al analizar el caso concreto se verifique si se determinaron las similitudes de los signos en conflicto, considerando los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión directo o indirecto, o en riesgo de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el examen (…) debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos aquellos relacionados con los productos y los servicios que distinguen o pretenden distinguir los signos en conflicto (…)”16. 16 Cfr. idem.
Radicado: 1100131 99 001 2022 60999 01 Así mismo, la aludida entidad ha destacado que la comparación de los signos en conflicto debe llevarse a cabo de acuerdo con la naturaleza de estos, que bien pueden ser denominativos, nominales o verbales; denominativos compuestos; mixtos; figurativos o tridimensionales17. Los primeros están conformados por una o varias letras, sílabas, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable compuesto por expresiones acústicas o fonéticas, el cual puede o no tener significado o concepto.
Atinente a los segundos, se encuentran integrados por varias palabras. Frente a los terceros, se componen de un elemento denominativo -una o varias letras, sílabas, palabras o números- y un elemento grafico -trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, íconos, etc.-.
Por su parte, los últimos son formados por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto; al igual que ocupar las tres dimensiones del espacio. Así, la misma Corporación atendiendo la naturaleza de los signos en cotejo, dada su particularidad en este asunto, ha sentado que: “(…) En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos deberá realizarse el cotejo conforme a las siguientes reglas: a) Debe analizarse cada signo de manera integral y en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad ortográfica ni fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, números, sílabas o palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, con el propósito de alcanzar el 17 Cfr. idem. Radicado: 1100131 99 001 2022 60999 01 entendimiento suficiente sabre cómo el signo es percibido en el mercado. b) Debe establecerse si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.
Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ologo.
Los morfemas son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unidos a un lexema modifica su definición Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: - Por lo general, el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al realizar un análisis gramatical de los signos en conflicto. - Usualmente, en el lexema está ubicada la silaba tónica. - Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión conceptual o ideológica.
Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio conceptual o ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar la existencia de riesgo de confusión o asociación entre los signos en conflicto. c) Debe tenerse en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma ubicación, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Debe observarse el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Debe determinarse cuál es el elemento que genera mayor influencia en la mente del consumidor, pues así podría apreciarse cómo es percibida o captada la marca en el mercado (…)”18.
Aunado, no debe perderse de vista que “(…) los colores (registrados o no como marca) no se presentan aislados en el comercio, sino que están acompañados de elementos denominativos y/o figurativos, de las formas y colores de los productos (…) o de otros elementos diferenciadores que, de manera integral, son apreciados 18 Cfr. idem. Radicado: 1100131 99 001 2022 60999 01 por los consumidores en el momento de identificar y escoger un producto o servicio (…)19.
Finalmente, sumado a los parámetros anteriores, debe complementarse con un examen más minucioso al realizar el parangón entre signos que identifican o amparan productos pertenecientes a la misma clasificación internacional de Niza. Bajo estas directrices, al valorar en conjunto las pruebas allegadas al plenario, encuentra la Corporación que la actora es titular de la marca color rosado “PANTONE 9-26 U RGB: 255/142/190”, clase 35 de la relación Internacional de Niza, para distinguir los servicios de “(…) Organización de ferias con fines comerciales o publicitarios (…)”, con vigencia hasta el 16 de abril de 203020, identificado así: Por su parte, la intimada deprecó ante la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, el reconocimiento del signo denominado “EVA BOULEVARD”21, destinado a prestar un servicio similar al de su contendora, el que se identifica de la siguiente manera22: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación Prejudicial número 619-IP-2019 de fecha 7 de octubre de 2020, publicada en la Gaceta 4087. 20 Folios 116 y 117 del archivo “22060999- -0000000003.pdf” del cuaderno “44.2260999 – SUSPENSIVO – EXPEDIENTE COMPLETO” de la carpeta “SuperintendenciaDeIndustria&ComercioSIC”. 21 Folios 121 a 123 ibidem. 22 Folios 135 y 136 ibídem. 19 Radicado: 1100131 99 001 2022 60999 01 Así las cosas, mientras la actora es titular, por un lado, de una marca color que la integra un gráfico de varias estrellas con distintos tamaños entre sí, compuestas de cinco puntas cada una, todas de color rosado; la demandada usa la siguiente representación nominativa compuesta para denominar el establecimiento de su propiedad: “EVA BOULEVARD”, vertida en un cuadro que en su fondo contiene un círculo rosa con letras grises en mayúscula palabra inicial- y blancas en minúscula -última palabra-.
Entonces, debe efectuarse el cotejo entre una marca color de titularidad de la demandante, junto con un signo mixto compuesto que usa la demandada para identificar sus negocios, por lo que impone aplicarse la subregla antes mencionada, relativa a que la comparación debe surtirse entre el gráfico con el vocablo. Siguiendo las memoradas pautas, se anticipa que tanto la marca de la actora, como la que utiliza la intimada no tienen en común la expresión “FERIA”, así corresponde a una palabra descriptiva del servicio prestado por ambas, que por no hallarse en tales signos ha de excluirse del parangón, de ahí que la confrontación a efectuarse corresponde exclusivamente al color contenido en la marca de titularidad de la precursora y la figura cuadrada empleada por la encausada con el vocablo “EVA BOULEVARD”.
Radicado: 1100131 99 001 2022 60999 01 Sin embargo, surge irrefragable que entre estas dos no existe una posible similitud, ni conceptual, ni ideológica, por tener amplias diferencias en su composición, que incide en menor grado al riesgo de confusión entre las gráficas analizadas, habida cuenta que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina adoctrinó que “(…) [e]s muy importante tener en cuenta que el criterio conceptual o ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar la existencia de riesgo de confusión o asociación entre los signos en conflicto (…)”23.
En el sub-examine no ocurre la situación reseñada, en razón a que como ya se anunció, y contrario a lo esgrimido en la apelación, no existe similitud ortográfica, ni fonética entre los signos aludidos, que impide que un consumidor medio, menos aún uno selectivo o especializado, al adquirir cualquier producto o servicio brindado por la pasiva crea que lo está haciendo con la sociedad actora.
Tampoco se patenta semejanza en la imagen de estrellas de usanza de la activa, según se alega en la demanda, pues al hacer lo propio con la figura de la conminada, menos existe concordancia alguna, en tanto ésta en los símbolos publicitados para promover su organización comercial24, distan de las representaciones en forma de estrella, como acertadamente lo apuntaló la primera instancia, desigualdad que disminuye en gran medida la posibilidad real de confusión de los signos confrontados. 23 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación Prejudicial número 391- IP-2022 de fecha 13 de marzo de 2023, publicado en la Gaceta 5147, 24 Folio 145 ibídem. Radicado: 1100131 99 001 2022 60999 01 Si bien la enjuiciada emplea el tono rosa cuestionado, también utilizó distintos tintes que no son disfrutados por la activa en la marca otorgada. De hecho, con claridad el literal e) del artículo 134 de la Decisión 486, prevé que el color debe delimitarse por una forma o una combinación de tonalidades, es decir, estar comprendido en una silueta o trazo, como en efecto se advierte del que se alberga en las figuras de la activa, que, vale decir, no tiene coincidencia con las destinadas por la pasiva, para así predicar que por su uso está creando confusión o riesgo de asociación en el mercado.
Frente a lo discurrido, no en vano el Tribunal de la Comunidad Andina precisó que “(…) si a través de una marca, una empresa pudiese apropiarse de un color fundamental o puro, obtendría una ventaja competitiva desmesurada y, al mismo tiempo, los competidores tropezarían con un grave obstáculo que podría llegar a bloquear el libre acceso al mercado (…)”25, de donde se sigue que, con oposición a lo argüido por el recurrente, la alegación en cuanto 25 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación Prejudicial número 111- IP-2009 de fecha 22 de marzo de 2010, publicado en la Gaceta 1809. Radicado: 1100131 99 001 2022 60999 01 a que la utilización del semblante rosa genera confusión, apunta más a una gama aislada sin demarcación alguna. Sobre el punto, la referida Corporación también explicó que “(…) esta clase de signos distintivos deben ser vistos en conjunto, tanto en la oportunidad de realizar el análisis de registrabilidad como en el momento de evaluar si existe o no una infracción marcaria.
Así, la forma bajo la cual está delimitado el color es un componente esencial y de vital importancia, toda vez que la marca de color delimitado por una forma no es otra cosa que un signo distintivo en el que el color tiene una posición determinada, que es precisamente la forma específica que contiene o aloja un color determinado (…)”26. En coherencia con lo expuesto, ningún reproche merece el fallador de primer grado por la conclusión a la que arribó, que no podía ser otra diferente a que no existe similitud entre los signos confrontados; circunstancia que descarta la configuración de la infracción marcaria alegada, y por la misma senda el actuar de competencia desleal vinculado a la propiedad industrial que prevé el artículo 259, literal a) de la Decisión 486 de 2000.
Bajo la misma orientación, dado que no se acreditó la conculcación endilgada, resta decir que tampoco hay lugar a la condena de perjuicios impetrada de manera consecuencial, pues el fracaso de la súplica principal impide abordar el estudio de esta última petición. En ese sentido el Tribunal de Cierre Civil ha puntualizado: “(…) [C]cuando el demandante propone una o más pretensiones para que sean estimadas, siempre y cuando, prospere otra en la cual aquellas encuentran fundamento; es decir, cuando se proponen peticiones en tal grado de conexidad con otra, que su éxito se halla supeditado a la estimación de aquella de la que dependen, como acontece cuando (…) se acumula[n] (…) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación Prejudicial número 619-IP-2019 de fecha 7 de octubre de 2020, publicado en la Gaceta 4087. 26 Radicado: 1100131 99 001 2022 60999 01 ‘pretensiones secundarias o consecuenciales, que únicamente pueden alcanzar prosperidad en la medida en que de antemano lo logre una pretensión autónoma, la lógica indica que la desestimación o el rechazo de esta última hace inútil el estudio de las primeras (…)’ (G.J. CCCXXXI, pág. 726) (…)’”27.
Así que, desestimada la pretensión tendiente a declarar la infracción marcaria respecto del signo color de la actora, no hay que escudriñar si se acreditó la ocurrencia de los menoscabos invocados por tal trasgresión, a tono con lo regulado en el artículo 243 de la Decisión 486 de 2000 y los cánones 2.2.2.21 y 2.2.2.22 del Decreto 1074 de 2015.
Precisado lo anterior, pasa ahora la Colegiatura a analizar si como lo alega el apelante, la determinación se torna incongruente al declarar configurado el fenómeno de la prescripción de la acción de competencia desleal, en tanto se aparta del sustento de la excepción formulada por la pasiva respecto de la figura procesal en comento, por lo que, en su concepto, fue reconocida de oficio por el sentenciador.
El funcionario encontró estructurada la prescripción alegada por la convocada al verificar que, en el interrogatorio de parte practicado a la representante legal de la gestora, ésta confesó tener conocimiento de los actos desleales reprochados desde el 4 de mayo de 2016, data en la que la interpelada celebró la primera edición de la Feria Eva con imitación del color rosado, así como la estructuración de la iniciativa empresarial igualmente utilizados por la persona jurídica demandante.
De manera que, a la fecha de presentación del escrito genitor (16 de febrero de 2022), transcurrió en el mejor de los casos más de tres años, que supera con creces el término extraordinario previsto en el artículo 23 de la Ley 256 de 1996. 27 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 4 de noviembre de 1999, expediente 5225.
Magistrado Ponente doctor Jorge Antonio Castillo Rugeles, citada en sentencia SC5631 de 2014. Magistrado Ponente doctor Fernando Giraldo Gutiérrez. Radicado: 1100131 99 001 2022 60999 01 Con el propósito de resolver este tópico, conviene resaltar que, a tono con lo regulado en el precepto aludido en precedencia, “(…) [l]as acciones de competencia desleal prescriben en dos (2) años a partir del momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal y en todo caso, por el transcurso de tres (3) años contados a partir del momento de la realización del acto (…)”.
Es decir, que dicho plazo está atado a un criterio subjetivo -2 años-, esto es, el conocimiento del sujeto pasivo del comportamiento desleal respecto de la persona que realizó la conducta, y a otro objetivo -3 años-, que se configura con la materialización del ilícito concurrencial, debiéndose optar por el que se consolide primero28. Descendiendo al sub-lite, para delimitar el estudio en esta instancia, se constata que el extremo pasivo fundamentó su defensa de prescripción bajo el criterio subjetivo, de ahí que el Tribunal se releva de analizar dicho fenómeno trienal.
De acuerdo con lo discurrido, a pesar de indicar que los actos de competencia desleal se consolidaron con posterioridad al registro de la marca color rosado “PANTONE 9-26 U RGB: 255/142/190” en abril de 2020, no debe pasarse por alto que la demandante admitió en interrogatorio de parte absuelto, que tuvo noticia “(…) más o menos a principios del 2016 (…)”29, que la encartada estaba “(…) organizando una feria en el Parque de la 93 (…) llamémoslo Eva Boulevard (…)”30, a concretarse en mayo del año siguiente, pese a que fue su “(…) proveedor (…), alquiler de carpas (…), insumos (…)”, aspecto que le llamó la atención en la medida que decidieron “(…) competir con mi quehacer después de haber conocido de primera 28 Corte Suprema de Justicia, Sentencia SC3907-2021.
Minuto 20:50 del archivo “22060999—0004100002.mp4” del archivo “040-VIDEO AUDIENCIA”. 30 Minuto 21:41 ibídem. 29 Radicado: 1100131 99 001 2022 60999 01 mano toda la información que yo les pasé (…)”31, “(…) me doy cuenta que ellos empiezan a comercializar la feria y (…) a hacer su primera edición (…) con el formato de carpas individuales, que ya ese formato (…) lo habíamos hablado directamente con Buró y era algo que se había diseñado para Buró y que ellos usaron e implementaron en su primera edición (…)”32, cuyo aspecto conllevó a “(…) una (…) confusión (…) porque Parque de la 93, rosado Buró, o rosado, las marcas muy semejantes (…)”33, y “(…) es ahí donde nosotros empezamos a ver como qué está pasando.
En ese entonces nosotros quisimos implementar la demanda (…)”34. Al ser indagada por el funcionario acerca de si “(…) a principios de 2016 (…), usted tuvo conocimiento no solo la estructuración de una iniciativa empresarial que agruparía emprendedores, sino también de carpas individuales y colores rosados que identificarían en general la feria (…)”35, sostuvo que “(…) sí, es cierto (…)”36.
Asimismo, mediante apoderado judicial la activa refirió, en los alegatos de conclusión, que “(…) la infracción marcaria, de acuerdo con la fijación del litigio, [debía] establecerse si Eva usó el rosa o el pantón registrado como marca por Buró, (…) en condiciones de tiempo, modo y lugar (…) así lo hizo por lo menos desde el año 2017 y hasta la última edición (…)37, situación que recabó en que “(…) ese uso (…) se realiza desde el 2017 (…)”38.
De ahí que no desacertó el a-quo al considerar que los actos de competencia desleal alegados por Pop Up Buró S.A.S., fueron de su conocimiento a partir del 4 de mayo de 2017, calenda en la que 31 Minuto 22:34 ibídem. 32 Minuto 23:01 ibídem. 33 Minuto 23:20 ibídem. 34 Minuto 23:48 ibídem. 35 Minuto 26:08 ibídem. 36 Ibídem. 37 Minuto 4:31 del archivo “2260999-20230609-946.mp4” de la carpeta “051-ACTA 2277 AUDIENCIA & VIDEO”. 38 Minuto 6:12 ibídem.
Radicado: 1100131 99 001 2022 60999 01 se dio inicio a la primera edición de la feria organizada por Teg Expo S.A.S., si se repara en que fue la misma actora quien confesó el momento en que se enteró de las conductas que a su criterio son tildadas de desleales, lo cual refrendó a través del profesional del derecho que la asiste. Así las cosas, al estar probada la fecha exacta en que presuntamente la convocada comenzó a desplegar actos tendientes a desviar la clientela, confundir, imitar y explotar la reputación de la pretensora, vale decir, 4 de mayo de 2017, es plausible concluir sin ambages que para el momento en que se presentó la demanda, esto es, el 16 de febrero de 202239, se encontraba más que fenecido el término prescriptivo, al haberse superado el plazo de los dos años previstos en la regla 23 de la Ley 256 de 1996, sin que sea necesario entrar a analizar si existió interrupción civil, dado que para esa fecha el lapso legal de la acción liberatoria estaba más que consolidado, conforme se reseñó líneas atrás. En esas circunstancias, tampoco es viable considerar, como lo sugirió el opugnante, que el fallador, en contravención de los artículos 281 y 282 del Estatuto Adjetivo, incurre en incongruencia por ajustar los hitos temporales de la prescripción alegada, pues tal proceder resulta propicio para determinar el momento en que aflora el interés jurídico para demandar.
Memórese que, a voces de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, “(…) la incongruencia fáctica (causa petendi) implica sustitución arbitraria de los supuestos aducidos por las partes en sustento de sus aspiraciones y no de su interpretación. Sucede, por tanto, en los casos en que el juzgador, al decir de la Corte, imagina o inventa hechos, pero no cuando los tergiversa (…)”40, Archivo DEMANDA”. 39 “22060999—0000000001.pdf” de la carpeta “001-PRESENTACIÓN Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil.
Auto de 12 de enero de 2018. Expediente 15469-31-03-001-1997-05625-01. M.P. Luis Armando Tolosa Villabona. 40 Radicado: 1100131 99 001 2022 60999 01 circunstancia que no se presenta en el sub examine, pues de manera alguna se están suponiendo los supuestos en que se fundó la defensa para tildar la determinación de incongruente, si en cuenta se tiene que se resolvió la prescripción extintiva invocada de acuerdo al período argüido por la demandada, quien expresó con la claridad debida que “(…) en cuanto a la prescripción ordinaria se refiere, esta empezó a contar el 4 de mayo de 2017 con el conocimiento del uso de los colores, y operó el 4 de mayo de 2019 (…)”41.
Ahora bien, es inviable sostener que el lapso prescriptivo no se consolidó porque el signo marcario solo le fue concedido a la convocante el 16 de abril de 2020, data a partir de la que, opina, inicia el conteo extintivo, en razón a que antes de esa calenda no gozaba con legitimación para ejercitar la acción por los actos de competencia desleal endilgados.
Lo anterior, porque sin contar con que el canon 21 de la Ley 256 de 1996 ni siquiera exige perentoriamente que quien pretenda incoar esta clase de juicios debe tener previamente registrado su signo, pues, según la literalidad de ese precepto, “(…) cualquier persona que participe o demuestre su intención para participar en el mercado, cuyos intereses económicos resulten perjudicados o amenazados por los actos de competencia desleal, está legitimada para el ejercicio de las acciones previstas en el artículo 20 de esta ley (…)” -énfasis de la Sala-.
Por consiguiente, como quedó explicado en precedencia, es válido afirmar que, ante el pleno conocimiento de la demandante, de la presunta conducta transgresora, el término prescriptivo ordinario devenía extinto para la época de la presentación del libelo, por haber transcurrido más de dos años desde el acaecimiento de esas puntuales condiciones; pero aun si se examinara el asunto 41 Folio 16 del archivo “22060999---0002500002.pdf” de la carpeta “025-MEMORIAL”.
Radicado: 1100131 99 001 2022 60999 01 desde la óptica de la prescripción extraordinaria, la decisión estaría orientada en la misma dirección. Las reflexiones que preceden dan respuesta a los argumentos de la apelación enfilada, y conllevan al fracaso de los reparos que la inconforme le hizo al veredicto, por lo que se impone mantenerlo incólume.
III. CONCLUSIÓN Consecuencia de lo que viene de exponerse, como las inconformidades del apelante devienen frustráneas se ratificará el veredicto apelado, con la consecuente condena en costas contra la parte recurrente (num. 1º-8º del art. 365 del C. G. P.). IV. DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en Sala Civil de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, RESUELVE Primero: CONFIRMAR la sentencia fustigada.
Segundo: CONDENAR en costas a la apelante par. Liquídense conforme al procedimiento previsto en el canon 366 del Código General del Proceso. En la debida oportunidad, la Secretaría devolverá el diligenciamiento a la autoridad de origen. Radicado: 1100131 99 001 2022 60999 01 Notifíquese. Magistrado y magistradas integrantes de la Sala JAIME CHAVARRO MAHECHA 1100131 99 001 2022 60999 01 MARÍA PATRICIA CRUZ MIRANDA 1100131 99 001 2022 60999 01 STELLA MARÍA AYAZO PERNETH 1100131 99 001 2022 60999 01 Firmado Por: Jaime Chavarro Mahecha Magistrado Sala Civil Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Maria Patricia Cruz Miranda Magistrado Tribunal O Consejo Seccional Dirección Ejecutiva De Administración Judicial División De Sistemas De Ingenieria Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Stella Maria Ayazo Perneth Magistrada Sala 04 Civil Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 Código de verificación: 95cae2a6c3436012426657bfacfde88b4d857707bfb16969976c393d2905dbe8 Documento generado en 24/07/2024 03:28:25 p. m. Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica