R.I. 16678 REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SALA CIVIL Bogotá D.C., dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) Magistrada Ponente: Stella María Ayazo Perneth Proceso Demandante Demandados Radicado Instancia Asunto Infracción a derechos de propiedad industrial Juan Velásquez Entretenimiento S.A.S. Ave Fénix Entretenimiento S.A.S. y Ricardo Leyva Páez 110013199001 2024 40810 01 Segunda Apelación de auto ASUNTO Procede el despacho a resolver el recurso de apelación1 formulado por el extremo activo contra el auto nro. 38555 de 26 de marzo de 20242 emitido por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el que se dispuso negar el decreto de medidas cautelares.
I.
ANTECEDENTES 1.1. A través de escrito de calenda 29 de enero de 20243, la sociedad Juan Velásquez Entretenimiento S.A.S. solicitó que se practiquen como medidas previas, entre otras, las siguientes: i) se ordene a la sociedad Ave Fénix Entretenimiento S.A.S y a Ricardo Leyva Páez retirar el uso de la expresión “Viva la Salsa”, de todos los circuitos comerciales en los que circula; ii) se disponga el cese inmediato de dicha denominación, y cualquier otra que se asemeje a la marca “Vive La Salsa En Vivo”; iii) se suspenda el uso de cualquier otro contenido en el que se emplee la expresión “Viva la Salsa”; y, iv) se les ordene abstenerse de usar en el mercado la denominación 1 Recibido por reparto el 31 de octubre de 2024, archivo “002Acta”, carpeta “02SegundaInstancia”. 2 Archivo “2024038555AU0000000001”, carpeta “011-AUTO 38555 POR EL CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES”. 3 Archvo “24040810—0000000001”, carpeta “001-PRESENTACION MEDIDA CAUTELAR”.
Rad. 110013199001 2024 40810 01 “Tour Viva la Salsa”, o cualquier otra que contenga la expresión “Viva la Salsa”, y que se utilice para identificar la realización de eventos musicales. 1.2. Mediante el proveído impugnado la a quo negó tales solicitudes4, al considerar que, sin perjuicio de que se hayan demostrado los dos (2) primeros requisitos que prevén los artículos 245 al 249 de la Decisión 486 de 2000, esto es, i) la existencia del derecho de propiedad industrial, y ii) la legitimación en la causa, ciertamente las pruebas allegadas no permiten “presumir” razonablemente que se hubiese cometido la infracción reclamada en la demanda o que esta “tenga un carácter inminente.” Y, además, expuso que según dan cuenta los medios de convicción allegados, los signos distintivos que usó la demandada para promover sus eventos musicales, y que se censuran como infractores, “Tour Viva la Salsa” y “Vive la Salsa”, “se encuentran compuestos por palabras de uso común [que] no pueden ser de apropiación exclusiva de la sociedad [convocante]”; a la par que no se observa similitud plena entre los gráficos que los componen y aquellos que identifican la marca “Viva la Salsa en Vivo”. 1.3.
Contra esa determinación la pretensora interpuso recursos de reposición y, en subsidio de apelación5, en los que adujo que, al momento en el que se registró la marca, el certificado respectivo no incluyó una limitación sobre el alcance del derecho que otorga. Asimismo, que el cotejo de los signos empleados por la convocada y los de la enseña que se busca proteger, debe tener en cuenta preponderantemente los elementos nominativos, y no los aspectos gráficos y de denominación como lo sostiene la jurisprudencia emitida sobre la materia por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, entre otras, en el proceso 021-IP-2013.
Y, agregó, que se desconoció que en una ocasión anterior la Superintendencia de Industria y Comercio, en sede administrativa, ya había indicado que la expresión “Vive La Salsa En Vivo” (mixta) es similarmente confundible con la frase “Viva La Salsa.” 1.4. Al resolver el remedio vertical, la delegada señaló que la marca prenotada corresponde a una de aquellas catalogadas como “débiles”, en razón a que su carácter denominativo contrae elementos de uso común en el escenario musical, y, por ello, no se puede restringir su utilización a terceros de acuerdo con lo indicado en la interpretación prejudicial existente dentro del proceso 630-IP-2015.
Razón por la que confirmó su decisión y 4 Archivo 24366369--0000000005 de la carpeta 001-PRESENTACION DEMANDA Y CAUTELAR de la misma ubicación. 5 Archivo 24366369--0000400002 de la carpeta 005-PRESENTACION RECURSO APELACIÓN de la misma ubicación. Rad. 110013199001 2024 40810 01 concedió la alzada en el efecto devolutivo. II. CONSIDERACIONES 2.1.
En cuanto a la procedencia del recurso, preliminarmente se observa que lo cuestionado es susceptible de apelación tal como lo contempla el numeral 8° del artículo 321 del Código General del Proceso, según el cual tal remedio es predicable contra el auto que “resuelva sobre una medida cautelar (…).” 2.2. En ese entendido, al ser revisado el caso, advierte el despacho que la decisión de primer grado debe ser confirmada por las razones que se expondrán en el curso de esta providencia. Decisión que, valga precaver, no contrae un prejuzgamiento sobre el objeto de litigio, en tanto se limita a realizar un examen de procedibilidad sobre las cautelas solicitadas. 2.2.1.
Ciertamente, tal como lo expuso este mismo despacho en decisión de 14 de mayo de 20246, debe recordarse que las vías previas son catalogadas como instrumentos procesales necesarios para asegurar la efectividad de los derechos judicialmente reclamados, y, con ello, el acceso a la administración de justicia. Aspecto por el que su viabilidad se determina por la naturaleza de la pretensión rogada; de ahí que, en el escenario de cautelas como las que se describieron antes, según el literal c) del artículo 590 del Código General del Proceso, debe apreciarse la legitimación o interés de las partes, la existencia de la amenaza o la vulneración, así como la proporcionalidad de la medida y “la apariencia de buen derecho”. 2.2.2.
En todo caso, dado que se trata de precautelas deprecadas bajo el régimen de propiedad industrial, debe tenerse en cuenta que la Decisión 486 de 2000, en su artículo 245, establece que este tipo de invocaciones son viables para “impedir la comisión de la infracción, evitar consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios”.
Tipo de pedimento cuyos requisitos se encuentran en el artículo 247 ibidem, en el que se establece: “Una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. La autoridad nacional competente podrá requerir que quien pida la medida otorgue caución o garantía suficientes antes de ordenarla. 6 MP.
Stella María Ayazo Perneth. Expediente 11001310302720220005301. Rad. 110013199001 2024 40810 01 Quien pida una medida cautelar respecto de productos determinados deberá suministrar las informaciones necesarias y una descripción suficientemente detallada y precisa para que los productos presuntamente infractores puedan ser identificados.” Punto por el que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Decisión IP- 198 de 2020, al pronunciarse sobre los requisitos necesarios para su trámite, enseñó que estos son los siguientes: "Objeto: Las medidas cautelares recaerán sobre los productos que resulten de la infracción, así como de los materiales o medios que sirvieron para cometerla.
“Sujetos activos: La norma dice que se podrá solicitar medidas cautelares por quien acredite legitimación para actuar, pero no dice quién tiene legitimación activa. Por coherencia y lógica, los legitimados para solicitarla son los mismos legitimados para iniciar el proceso de infracción de derechos de propiedad industrial: el titular del derecho protegido.
“La existencia del derecho infringido: Si no hay derecho infringido no habría nada que salvaguardar. “Presentación de pruebas que hagan presumir razonablemente la infracción o su inminencia: Todos los medios probatorios admitidos en la normativa interna se pueden usar para probar la infracción o la inminencia de infracción. Es muy importante tener en cuenta que para decretar la medida cautelar no se debe probar la infracción, ya que esto es algo que se prueba en el proceso de infracción. La autoridad competente para decretar las medidas cautelares debe determinar, de conformidad con las pruebas presentadas, si hay indicios que hagan pensar que sí puede haberse cometido la infracción. Las medidas cautelares, como efecto, no se decretan por haberlas solicitado el interesado, sino porque de los documentos y demás pruebas presentadas claramente se puede presumir o suponer que sí se cometió la infracción. “Garantía o caución: La autoridad nacional competente puede requerir una garantía antes de ordenar las mencionadas medidas.
La garantía o caución debe ser suficiente para resarcir los perjuicios que pueden ocasionarse con la ejecución de las medidas. “Información de los bienes, actos o productos sobre los que recaerá la medida cautelar: El solicitante deberá determinar con toda exactitud los productos sobre los que recaerá la medida cautelar. Si la medida cautelar tiene que ver con productos específicos, el solicitante deberá determinarlos claramente para que puedan ser identificados.” 2.2.3.
En virtud de tales postulados, en el sub examine se observa que no existe contención alguna sobre la concurrencia de los dos (2) primeros elementos, habida cuenta que es cierto que en cabeza de la convocante Juan Velásquez Entretenimiento S.A.S. asiste un interés legítimo para formular este tipo de solicitudes, debido a que se trata, precisamente, de la titular de la marca “Vive La Salsa En Vivo”, cuya infracción se endilga ahora en sede judicial.
Rad. 110013199001 2024 40810 01 Evento que soporta con la certificación de vigencia y ejecutoria nro. 634.338 expedida por la secretaría general ad-hoc de la Superintendencia de Industria y Comercio, que da cuenta del alcance y titularidad de la marca en comento a nombre de Juan Velásquez Entretenimiento S.A.S., y por la que, bajo los senderos del canon 154 de la Decisión 486 de 2000, se deducen existentes la legitimación en la causa por activa y el derecho subjetivo que se pretende amparar.7 Cuestión que, amén de no ser materia de reproche, desde luego la faculta para exigir los derechos que le asisten sobre ese elemento de propiedad industrial. 2.2.4.
Ahora bien, no igual ocurre con los requisitos relativos a que las pruebas allegadas hagan “presumir razonablemente la infracción o su inminencia”, así como que exista apariencia de buen derecho, conocida también con su aforismo en latín fumus boni iuris, como quiera que tales elementos, en verdad, no se encuentran acreditados en el proceso.
De contera, téngase en cuenta que del examen de los distintos instrumentos aportados, entre los que se encuentran: i) copia de los documentos por los que se transfirió a la impugnante la marca “Vive La Salsa En Vivo”, ii) de la Resolución n° 51185 de 27 de agosto de 2020 expedida por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio en el expediente SD2020/0019264, en la que se negó el registro nominativo de “Viva la Salsa” ante su confundibilidad con la enseña registrada “Vive La Salsa En Vivo” (mixta); iii) certificado de inscripción de la sociedad Juan Velásquez Entretenimiento S.A.S. como productora permanente de mediano formato en el Registro Nacional de Productores de Espectáculos Públicos de las áreas escénicas (PULEP); iv) declaraciones juramentadas; v) certificados de existencia y representación legal; vi) solicitudes de registro marcario, vii) documentos de oposición; y viii) links de las redes sociales “Threads” e “Instagram”, ante su confrontación con los supuestos que se sustentaron el petitum de medidas cautelares, el despacho no logra presumir o suponer “claramente”, tal y como lo exige la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la infracción endilgada por la empresa Juan Velásquez Entretenimiento S.A.S., o su inminencia. De ahí que no pasa por desapercibido el hecho de que la única razón con la que se soportan aquellos pedimientos, se centra exclusivamente en que los convocados “Ricardo Leyva Páez [habrían] decido promocionar y comercializar a nombre propio y de AVE FENIX ENTRETENIMIENTO S.A.S., dos 7 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (24 de julio de 2013).
Proceso 75-IP-2013. Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013. Rad. 110013199001 2024 40810 01 eventos musicales denominados “TOUR VIVA LA SALSA," ofreciendo en venta y publicitando, a través de diferentes medios, boletería sin contar con derechos de marca y buscando apropiarse del reconocimiento de JUAN VELASQUEZ ENTRETENIMIENTO y de la marca VIVE LA SALSA EN VIVO (Mixta) en la clase 41”, lo que, según la demandante, evidenciaría la transgresión demandada.
Sin embargo, aquella tesis, de momento, no aparece nítidamente respaldada, puesto que, por el contrario, como lo sostienen las excepciones planteadas por las personas demandadas, existen dudas que permiten descartar la “claridad” de la infracción, y su posible ocurrencia. Y, es que no puede desconocerse que, en verdad, es objeto de debate en el proceso el hecho de que el uso de cada uno de los signos y denominaciones que fueron empleados por su contraparte realmente se haya efectuado en perjuicio de la convocante, así como la circunstancia de si la enseña “Vive La Salsa En Vivo” entraña o no una descripción que identifique frases usadas de forma común, que logre clasificarla como una marca débil y que conlleve a que su nominación y enunciación pueda emplearse por terceros, sin esto comporte legalmente una infracción. Elementos que, desde luego, no deben ni tienen que resolverse en la etapa de medidas cautelares, sino que solo habrán de evacuarse en la decisión de fondo correspondiente.
Motivo por el que, al comportar el objeto de debate propio del proceso, evidentemente no permiten denotar la apariencia de buen derecho que se requiere para los fines previos, ni mucho menos presumir la infracción marcaria señalada en la solicitud y en la demanda. Circunstancias por las que, a primera vista, y sin perder el norte respecto a que tales pruebas aún no han sido sometidas a contradicción en audiencia, para este Tribunal, se itera, no puede presumirse que Ricardo Leyva Páez y Ave Fénix Entretenimiento S.A.S. hayan materializado actos de infracción a los derechos marcarios que asisten en cabeza de Juan Velásquez Entretenimiento S.A.S. como titular de “Vive La Salsa En Vivo”, de cara a la solicitud cautelar correspondiente. 2.2.5.
Ya en lo que atañe al plano específico de la “fumus boni iruis”, debe memorarse que tal elemento ha sido reconocido por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SC19903-2017 como el “juicio de valor realizado por el funcionario judicial facultado para emitir una medida cautelar, mediante el cual se formula una hipótesis que, con los medios de prueba aportados por el solicitante y los requisitos establecidos por ley para su concesión, permite colegir, con un grado de acierto, cuál sería el sentido de la sentencia que se dicte en el proceso, así como sus posibles efectos, tratando así de garantizar su cumplimiento Rad. 110013199001 2024 40810 01 en caso de salir airosas las pretensiones.”8 Por lo que su concreción se limita, en todos los escenarios, a un juicio de probabilidades y de verosimilitud, en el que se evalúa palmariamente si la providencia definitiva de instancia declarará o no el derecho en sentido favorable a aquél que solicita la medida cautelar.
Contexto ante el cual, frente a las medidas deprecadas en el sub lite, ciertamente se observa, al efectuar la valoración de los medios documentales aportados, así como el total de pretensiones que componen el escritor genitor, que tales instrumentos, por sí solos, no permiten confluir que exista per se apariencia de buen derecho como lo exige el inciso 3° literal c) del canon 590 del Código General del Proceso, para dar lugar a su decreto.
Más aún que, como ya se dijo, el presente asunto se encuentra plenamente abierto a la discusión, debido a que el extremo pasivo desplegó legalmente un amplio margen de excepciones que genera un debate cierto acerca de la procedencia o no de tales invocaciones. 2.2.6. Agréguese a lo expuesto que, como lo consideró este Tribunal en decisión de 24 de septiembre de 20249 proferida en un asunto similares connotaciones, emitir ordenes cautelares como las que aquí fueron planteadas “podría de forma eventual afectar derechos de propiedad industrial de la demandada, cuyo ejercicio también se encuentra protegido por la normatividad, así como los derechos de los consumidores.” Inclusive, porque, como lo indicó la solicitante, por parte de las personas convocadas se han erigido y están en curso peticiones de registro marcario sobre signos y enseñas que contienen expresiones como “Tour Viva La Salsa”, respecto de las cuales este despacho no puede interferir en sede cautelar, ni llevar a los contendientes a desconocer, en dado caso, los derechos que emanen también de ese tipo de acto industrial.
Punto que, de hecho, diluye el criterio de proporcionalidad exigido por el legislador, frente al que, al ocuparse de la materia, la Corte Constitucional en las sentencias C-379 de 200410 y C-352 de 2017, reiterada por el Consejo de Estado en decisión de 25 de agosto de 201511, ha indicado lo siguiente: “[A]unque el Legislador, goza de una considerable libertad para regular el tipo de instrumentos cautelares y su procedimiento de adopción, debe de todos modos obrar cuidadosamente, por cuanto estas medidas, por su propia 8 CSJ.
SC19903-2017 de 29 de noviembre de 2017, exp. 73268-31-03-002-2011-00145-01. 9 MP. María Patricia Cruz Miranda. Radicado: 12 2023 00490 01. 10 MP. Alfredo Beltrán Sierra. 11 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta. Consejera ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Radicación número: 110010328000201500018 – 00.
Rad. 110013199001 2024 40810 01 naturaleza, se imponen a una persona antes de que ella sea vencida en juicio. Por ende, los instrumentos cautelares, por su naturaleza preventiva, pueden llegar a afectar el derecho de defensa y el debido proceso, en la medida en que restringen un derecho de una persona, antes de que ella sea condenada en un juicio.
(…) Precisamente por esa tensión es que, la doctrina y los distintos ordenamientos jurídicos han establecido requisitos que deben ser cumplidos para que se pueda decretar una medida cautelar, con lo cual, la ley busca que esos instrumentos cautelares sean razonables y proporcionados (…)” (Negrilla fuera del texto original) 2.3. Con sustento en las anteriores razones, se concluye que las medidas cautelares solicitadas no son procedentes, y, por ello, se entiende que la autoridad judicial de primera instancia acertó al denegar su decreto.
Razón suficiente por la que se ratificará la decisión impugnada, sin mediar condena en costas por no haberse generado ese concepto. III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala Civil,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR el auto nro. 38555 de 26 de marzo de 202412 emitido por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, por las razones anteriormente indicadas.
SEGUNDO: Sin condena en costas por no aparecer causadas.
TERCERO: Por secretaría, hágase devolución del expediente a la autoridad judicial de origen. Notifíquese y cúmplase, (firma electrónica) STELLA MARÍA AYAZO PERNETH Magistrada 12 Archivo “2024038555AU0000000001”, carpeta “011-AUTO 38555 POR EL CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES”. Firmado Por: Stella Maria Ayazo Perneth Magistrada Sala 04 Civil Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 Código de verificación: 7f39a46941e628d1ea1a26df49cc40396c3c820c298da6d439da373c4a2f0d34 Documento generado en 18/12/2024 11:26:34 AM Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica