R.I. 16058 REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ - SALA CIVIL Bogotá D.C. veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticuatro (2024) Magistrada Ponente: Stella María Ayazo Perneth Proceso Demandante Demandado Radicado Instancia Asunto Verbal Orquesta Guayacán Ltda. José Miguel Acero Acelas 1100131990012019785801 Segunda Sentencia Discutido y aprobado en Salas de 12 y 26 de junio de 2024, actas nros. 023 y 025 ASUNTO Se procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por el extremo demandante, contra la sentencia proferida el 27 de agosto de 20211 por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio.
I.
ANTECEDENTES 1) Petitum de la demanda:2 La sociedad accionante, por conducto de apoderado judicial, formuló acción verbal contra José Miguel Acero Acelas a fin de que se acceda a las siguientes pretensiones declarativas y de condena: Primera: Se declare que el demandado infringió los derechos de propiedad industrial contemplados en los artículos 192, 227, literales e) y f) del 155 e incisos 1°y 2°, literales a) y c) del 226 de la Decisión 486 de 1 Carpeta: 67.
AUDIENCIA ART. 373 – ACTA 1942 DE 2021 2 Carpetas: 01. CDJ DEMANDA-
25. SUBSANACIÓN DE REFORMA DE DEMANDA 2000, sobre el nombre comercial notoriamente conocido “GUAYACÁN ORQUESTA.” Primera consecuencial: Se le ordene al demandado abstenerse de volver a usar el nombre comercial “GUAYACÁN ORQUESTA” o “algún otro que pueda ser similar o idéntico que pueda generar entre los consumidores riesgo de confusión, asociación o de uso parasitario para promover sus servicios de presentaciones musicales en vivo.” Segunda: Se declare que el demandado infringió los derechos de propiedad industrial previstos en los literales e) y f) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, de la marca notoriamente conocida “PRODUCCIONES ORQUESTA GUAYACÁN Y DEL AYER”, registrada esta última en la clase 41 de la clasificación internacional de Niza.
Segunda consecuencial: Se le ordene al demandado abstenerse de volver a usar la marca de propiedad de la actora “PRODUCCIONES ORQUESTA GUAYACÁN Y DEL AYER” o “algún otro que pueda ser similar o idéntico que pueda generar entre los consumidores riesgo de confusión, asociación o de uso parasitario para promover sus servicios de presentaciones musicales en vivo.” Tercera: Que el convocado actuó de mala fe al utilizar la referencia “PRODUCCIONES ORQUESTA GUAYACÁN Y DEL AYER” y el nombre comercial “GUAYACÁN ORQUESTA” sin autorización, “pese a conocer su notoriedad” según lo dispuesto en el artículo 232 de la Decisión 486 de 2000.
Cuarta: Se le condene a pagar 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, o el valor que estime el despacho, conforme al sistema de indemnizaciones prestablecidas en el Decreto 2264 de 2014, por la infracción de la marca notoriamente conocida “PRODUCCIONES ORQUESTA GUAYACÁN Y DEL AYER,” de conformidad con el artículo 243 de la Decisión 486 de 2000.
Quinta: Se condene al demandado a pagar la suma de $49.015.000 por los ingresos percibidos como resultado de la infracción al nombre comercial “GUAYACÁN ORQUESTA.” Subsidiaria a la quinta: Se le imponga al señor Acero Acelas el pago de $30.000.000 por el anterior concepto. Sexta: Se condene al demandado al pago de costas y agencias en derecho. 2) CAUSA: Los fundamentos fácticos de las pretensiones admiten el siguiente compendio: 1.
El señor Alexis Lozano Murillo creó la agrupación artística “GUAYACÁN ORQUESTA” en el año 1986 con el fin de participar en el mercado de la música salsa. 2. A partir de 1991 hizo parte de la agrupación el señor Saturnino Caicedo. 3. La orquesta musical “ha alcanzado un importante renombre (…)” tanto en Colombia como en el exterior. 4. El nombre comercial “GUAYACÁN ORQUESTA” le pertenecía a Alexis Lozano Murillo y a Saturnino Caicedo, desde el año 1991 y el 2 de abril de 2008 y el 31 de diciembre de 2014, aquellos le cedieron sus derechos de propiedad industrial a la sociedad Orquesta Guayacán Ltda. 5.
La demandante es propietaria de la marca nominativa “PRODUCCIONES ORQUESTA GUAYACÁN Y DEL AYER.” 6. Dichos signos distintivos gozan de reconocimiento y notoriedad. 7. El demandado es un empresario dedicado a la industria del entretenimiento en la ciudad de Ibagué, quien el 26 de junio de 2015 realizó un concierto en la discoteca “PALLACAVICHE” en la que se presentaron los artistas Maelo Ruiz y Carlos Brito ex cantante de GUAYACÁN ORQUESTA. 8.
A pesar, que la agrupación musical no se presentaba en el espectáculo, el demandado “promocionó el evento con una publicidad (afiches, volantes, publicidad virtual)” que “tuvo la potencialidad de inducir a error o confusión al público, ya que (…) muestra en dimensión grande los nombres de MAELO RUIZ, el anuncio SALSA CONCIERTO FIESTAS DEL FOLCLOR IBAGUÉ y la palabra GUAYACÁN quedando en letras diminutas el nombre del señor CARLOS BRITO, el prefijo “EX” y la expresión “ORQUESTA DE CALI,” lo cual sin lugar a dudas podía confundir a los consumidores (…).” 9.
Por esa circunstancia, presentó queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio el 14 de julio de 2015, por lo que el 19 de abril de 2016 dicha autoridad le requirió la siguiente información al demandado: “a. Aportar la totalidad de piezas publicitarias por medio de las cuales se ofreció el evento: viernes 26 de junio MAELO RUIZ, salsa concierto, FIESTAS DEL FOLCLOR IBAGUÉ, Carlos Brito ex GUAYACÁN orquesta de cali en PALLACAVICHE.
(En adelnate el evento) b. Informar el tipo y número de boletas que se pusieron a disposición de los consumidores para el evento. c. Aportar la información suministrada los consumidores respecto de los artistas participantes en el concierto. d. Allegar copia de la autorización suscrita por el Grupo Guayacán para promocionar a uno de los artistas participantes en el evento, siento este ex integrante del grupo artístico. e. Informar las condiciones de admisión del evento. f. Indicar las localidades habilitadas y el aforo del evento. g. Allegar una boleta por cada localidad ofrecida. h. Señalar el procedimiento para la devolución del dinero y el plazo para el retracto de la compra. i. Allegar la relación de PQR´s recibidas con ocasión del evento, indicando fecha de radicación, quejoso, motivo y trámite dado a la misma.” 10.
El 5 de mayo de 2016 el señor José Miguel Acero Acelas respondió la petición, pero “no dijo la verdad” porque “en efecto, las locaciones dispuestas para general y VIP si fueron cobradas. Además, los precios dados por el demandado para los palcos no corresponden con la realidad.” 11. El 28 de abril de 2017 la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Resolución nro. 214000 de 2017 formuló pliego de cargos contra el convocado “en virtud de que habría incurrido en publicidad engañosa y violación de las condiciones mínimas de información.” 12.
Por medio de la Resolución nro. 14402 de 28 de febrero de 2018, dicha autoridad sancionó al convocado por incumplimiento de los artículos 23, 24 y 30 numeral 1.4 de la Ley 1480 de 2011 y le impuso una multa por la suma de $11.718.630. 13. Lo anterior, le ha ocasionado los siguientes perjuicios a la actora: - $49.000.000 por los beneficios obtenidos por el convocado por la utilización de los signos distintivos de propiedad de la demandante. - $30.000.000, correspondiente al valor que el demandado hubiese tenido que pagar por una licencia de uso de la marca nominativa “PRODUCCIONES ORQUESTA GUAYACÁN Y DEL AYER” y el nombre comercial “GUAYACÁN ORQUESTA”. - 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, o el valor que estime el despacho, conforme al sistema de indemnizaciones prestablecidas en el Decreto 2264 de 2014, “por los daños causados (…) con la infracción de los derechos que tiene sobre la marca notoriamente conocida PRODUCCIONES ORQUESTA GUAYACÁN Y DEL AYER al utilizar sin licencia (…) un signo similar a este dado que lo reproduce en su parte esencial, el vocablo “GUAYACÁN.” 3) ACTUACIÓN PROCESAL: El 9 de mayo de 20193 se admitió el litigo así planteado y se dispuso el enteramiento al demandado; quien, vinculado al proceso, contestó la demanda de manera extemporánea y propuso la excepción denominada: “FALTA DE LEGITIMACIÓN POR PASIVA.”4 3 Carpeta:
07. AUTO ADMITE DEMANDA 4 Carpeta:
15. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Mediante auto de 24 de julio de 20205 el juez de primera instancia tuvo por no contestada la demanda, toda vez que la notificación al convocado se surtió el 30 de octubre de 2019 y, la réplica al libelo introductorio se presentó el 6 de julio de 2020. Por proveído de 30 de octubre de 20206 se admitió la reforma a la demanda y se corrió traslado a la pasiva, término dentro del cual guardó silente conducta.7 II.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA A través de fallo del 27 de julio de 2021, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió: (i) negar las pretensiones de la demanda, y (ii) condenar en costas al extremo activo. Para llegar a la anterior determinación puso de presente que: - Le asiste legitimación en la causa por activa a la demandante para reclamar la protección del nombre comercial “GUAYACÁN ORQUESTA” y la marca “PRODUCCIONES ORQUESTA GUAYACÁN Y DEL AYER”, toda vez que acreditó la existencia y titularidad sobre esos signos distintivos. - La demandante únicamente podría alegar el uso a título personal del nombre comercial “GUAYACÁN ORQUESTA” a partir del año 2015, cuando le fue cedido, “sin que pueda pretenderse que el uso realizado por una o más personas naturales se homologue y acumule con aquel efectuado por la persona jurídica accionante, bajo el entendido que corresponden a sujetos de derecho totalmente distinto.” - Agregó que, la mayoría de los pantallazos, recortes y fotografías “carecen de condiciones de tiempo, modo y lugar que permitan una debida valoración del material probatorio.” - Refirió que el uso del nombre comercial por parte de la actora ha sido público y ostensible “pues ha trascendido hasta la esfera el 5 Carpeta:
18. AUTO PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 6 Carpeta:
27. AUTO ADMITE DEMANDA REFORMADA 7 Carpeta:
29. ENTRADA AL DESPACHO mercado, estando a disposición y vista de clientes efectivos y potenciales, e incluso otros agentes del medio artístico.” - Se acreditó la identificación de la trayectoria de la agrupación musical en el mercado, sin embargo, no existe certeza respecto al grado de reconocimiento que ha gozado. - En relación con la experticia arrimada al expediente, consideró que “presenta algunas omisiones e imprecisiones de información que podría generar inexactitud en los cálculos y apreciación del perito.” Ello, en tanto, “no tuvo en cuenta de forma alguna, valores respecto de impuestos, costos y gastos erogaciones que ciertamente existen en la realidad y que se extrañan del total calculado.
De igual forma, llama la atención que el cálculo se realizó a partir de un promedio obtenido solamente en los años 2019 y 2020, sin tener en cuenta información de la sociedad de años precedentes 2015 y siguientes (…).” - De las pruebas obrantes en el plenario, no se puede concluir que el nombre comercial “GUAYACÁN ORQUESTA,” ostente la condición de notorio, dado que no se acreditaron la totalidad de elementos de convicción que estipula el artículo 228 de la Decisión 486 de 2000. - Precisó que, si bien la agrupación musical pudo contar con reconocimiento, no quiere decir que tal circunstancia persista en la actualidad, más aún cuando de las declaraciones rendidas se extrae que esas personas desde años atrás no veían una presentación en vivo. - Por último, refirió que, “las pruebas aportadas están dirigidas a soportar la existencia del nombre comercial y su notoriedad, más no la de la marca registrada.” III.
LA APELACIÓN La sociedad demandante apeló el fallo de primer grado, por las siguientes razones: a) La Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales se equivocó al no valorar las pruebas que acreditaban el uso del nombre comercial “GUAYACÁN ORQUESTA” desde 1986 hasta 2014, tras considerar que, el empleo en el mercado de este signo distintivo por parte de la demandante inició en el año 2014, fecha en la que le fue cedido.
Refirió que, esa interpretación va en contravía de “las operaciones que se pueden realizar sobre los signos distintivos,” de conformidad con la Decisión 486 de 2000 y el artículo 608 del Código de Comercio. En ese sentido, si es posible legalmente ceder un nombre comercial “mal haría con afirmar que el primer uso del mismo sólo se da por parte del cesionario a partir del momento en que adquiere la titularidad del mismo, (…) pues es claro que cuando una persona ha utilizado de manera personal dicho nombre comercial y lo cede a un tercero, este (…) lo que hace es asumir la posición de uso personal que el cedente le otorga.” b) Mencionó que en el fallo atacado hubo una indebida valoración probatoria, ya que con la documental allegada al plenario se acreditó la trayectoria y notoriedad de los signos distintivos en el mercado de la salsa.
Además: - En la sentencia recurrida se mencionó que algunos de los documentos no daban cuenta de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se llevaron a cabo las presentaciones de la agrupación musical, sin embargo, “llama la atención del a quo un afiche en el que se aduce que la orquesta se presentaría en Houston, ante lo que manifestó en la sentencia que no era claro dónde quedaba dicha ciudad.
Sobre, esto, consideramos que, el juez al momento de valorar los documentos no puede ignorar conocimientos de cultura general que tiene, y que le sirven darse cuenta de aspectos que resultan fundamentales en procesos como el presente en que uno de los puntos fundamentales es precisamente el conocer la difusión del signo a fin de conocer su notoriedad.” - Los contratos de licencia y cesión del nombre comercial “muestran un proceso hacia la formalización de las orquestas, pues los cedentes utilizaron el nombre en el comercio desde 1986, luego constituyen una sociedad a la cual inicialmente le licenciaron los derechos (…) para explotarlo y luego lo cedieron a fin de que (…) sea parte del patrimonio de la compañía.” - El juez de primera instancia indicó que no se podía establecer la fecha de las grabaciones anexas a la demanda, sin embargo, esta cuestión se pudo resolver “mirando la parte trasera de dichos documentos.” c) Dijo que los testimonios recaudados en el proceso se valoraron de manera inadecuada, porque el a quo entendió que el nombre comercial había perdido notoriedad porque los señores Murillo, Areiza y Longa, afirmaron que “hace algunos años no veían en tarima a GUAYACÁN,” sin embargo, perdió de vista que coincidieron en afirmar que la agrupación musical es ampliamente reconocida en el mercado de la música desde hace más de 30 años, “al punto de señalar que, cuando alguien escucha el nombre en comento lo relaciona con calidad en la interpretación musical.” d) Los informes allegados al plenario dan cuenta del reconocimiento nacional e internacional de la actora. e) El juez de primera instancia no valoró en debida forma el dictamen pericial aportado que “arribó a conclusiones que provienen de los estados financieros, en donde se da cuenta de la situación financiera de la empresa, sus ventas y difusión, motivo por el cual se llegó a un valor (…) que no fue controvertido por la contraparte.” f) En el fallo recurrido se valoró la declaración del representante legal de la demandante en su contra a pesar de no haber sido controvertida por el demandado, y, sobre ello se consideró que “la pérdida de carácter distintivo de la expresión GUAYACÁN deviene del hecho de que dicho nombre en principio corresponde a un árbol propio del Chocó, lo cual le hace perder fuerza (…),” sin tener en cuenta que “aquellas expresiones que son comunes en un sector pueden ser totalmente creativos en otro.” g) Explicó que el a quo no tuvo en cuenta que operó la confesión ficta, comoquiera que el demandado no contestó la demanda, su reforma ni asistió a la audiencia inicial. h) Debieron acogerse las pretensiones de la demanda y, por ende, no resultaba procedente la condena en costas a la actora. i) El nombre comercial se adquiere por el primer uso y éste no desaparece cuando es cedido. j) El juez de primera instancia perdió de vista que los elementos para probar la notoriedad son enunciativos y no taxativos “lo cual lo hizo concluir que no existía notoriedad del signo cuando en realidad si existe.” k) Se probó la notoriedad de los signos distintivos de la actora. l) Se acreditó la infracción marcaria prevista en los artículos 155 en sus literales d) y e) y 192 de la Decisión 486 de 2000. m) Se acreditaron los daños causados a la actora por el menoscabo a los signos distintivos y los actos de competencia desleal ejecutados por el convocado.
En ese sentido, refirió que el juramento estimatorio, que no fue controvertido por la parte demandada y el peritaje allegado acreditan la cuantía del daño irrogado. IV. INTERPRETACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA Por auto del 25 de agosto de 2022,8 se pidió al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones la interpretación prejudicial de las normas alegadas por la sociedad actora, según lo ordenado en el artículo 123 de la Decisión 500 de 2001.
Ahora bien, al advertirse que, en el asunto seguido bajo el radicado nro. 11001319900120194307902, dicha autoridad se pronunció, precisamente sobre la normatividad en comento, y señaló que “no corresponde emitir un nuevo pronunciamiento si es que este Tribunal ya ha interpretado una norma comunitaria andina con anterioridad, en una sentencia de interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena”; además, "el artículo 155 constituye un acto aclarado.”7 Así, en decisión de 28 de mayo de 20249 se dio a conocer a las partes este pronunciamiento, término dentro del cual la sociedad demandante solicitó la revocatoria del fallo de primera instancia para que en su lugar se acceda a las pretensiones de la demanda, tras alegar que, en el 8 Archivo: 18.AutoSolicitaInterpretaciónPrejudicial.pdf 9 Archivo: 23.AutoPrescindeInterpretaciónPrejudicial.pdf presente asunto no se encuentra configurada ninguna de las excepciones previstas al artículo 155 de la Decisión 486 de 2000.
V. CONSIDERACIONES 1) Presupuestos procesales Sea lo primero advertir que, en el presente asunto resulta aplicable la doctrina interpretativa del acto aclarado, según la cual “en aquellos casos en los que el juez nacional de única o última instancia tiene que resolver una controversia en la que deba aplicar o se discuta una norma del ordenamiento jurídico comunitario andino, no estará obligado a solicitar interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina si es que esta corte internacional ya ha interpretado dicha norma con anterioridad en una interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.”10 Lo anterior, porque las pretensiones se enfocaron en la protección de los derechos de propiedad industrial de la demandante por el uso no autorizado del nombre comercial “GUAYACÁN ORQUESTA” y la marca “PRODUCCIONES ORQUESTA GUAYACÁN Y DEL AYER”, por parte del convocado, bajo el amparo de los literales d), e) y f) del artículo 155 y del canon 192 de la Decisión 486 de 2000, preceptos que ya fueron interpretados por esa autoridad judicial en las sentencias 124-IP-2013, 103-IP-122, 243-IP-2022, 75-IP-2021, 231-IP-2021, 153-IP-2022, 387IP-2022.
Además, se itera, en esta sede judicial se siguió el expediente con radicado nro. 11001319900120194307902 incoado por la aquí demandante contra el ex vocalista de la agrupación musical, Carlos Brito Mosquera, con similares pretensiones y sustento en la normativa mencionada, en el que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina precisó que “no corresponde emitir un nuevo pronunciamiento si es que este Tribunal ya ha interpretado una norma comunitaria andina con anterioridad, en una sentencia de interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.” Y agregó que “el artículo 155 constituye un acto aclarado,” por lo que se impone observar los criterios allí expuestos.
En ese orden, se advierte que en el presente asunto se encuentran reunidos los presupuestos para considerar válidamente trabada la relación jurídico procesal y no se vislumbra vicio de nulidad que afecte el trámite; lo que permite decidir de mérito. En consecuencia, la Sala se limitará al examen de los puntos específicos objeto del recurso, en aplicación a lo consagrado en el artículo 328 del Código General del Proceso, según el cual “[e)l juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.” 2) Del estudio de la acción promovida frente al caso concreto En el asunto que ocupa ahora la atención de la Sala, debe estudiarse si el demandante infringió o no los derechos que tiene la actora sobre los signos distintivos “PRODUCCIONES ORQUESTA GUAYACÁN Y DEL AYER” (marca) y “ORQUESTA GUAYACÁN” (nombre comercial).
Sobre la protección a este tipo de propiedad industrial, el artículo 238 de la Decisión 486 de 2000, dispone: “[e]l titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho.” En relación con dicho precepto, el Tribunal Comunitario ha dicho lo siguiente: “( ) el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: A. Positiva: es la posibilidad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla.
B. Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado. En relación con la primera, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible y, en relación con la segunda, tiene la faculta de impedir que terceros, sin consentimiento, realicen determinados actos con su marca.”10 A su turno, el artículo 155 de la misma normativa señala: 10 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Proceso 83-IP-2014. “El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
(…) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (…)” Y, sobre los nombres comerciales, el artículo 192 ibidem establece: “El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.
En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda.” De conformidad con lo anterior, luego de descender al análisis del caso sub examine, se debe precisar que el convocado contestó de manera extemporánea la demanda, en atención a que se enteró de esta el 30 de octubre de 2019 y, la réplica la presentó hasta el 6 de julio de 2020.
Además, guardó silente conducta frente a la reforma del libelo genitor admitida por auto del 30 de octubre de 2020. Ante dicha circunstancia, se impone la sanción prevista en el artículo 97 del Código General del Proceso, que dispone: “[l]a falta de contestación de la demanda o de pronunciamiento expreso sobre los hechos y pretensiones de ella, o las afirmaciones o negaciones contrarias a la realidad, harán presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la demanda, salvo que la ley le atribuya otro efecto.” Seguidamente, no puede perderse de vista que el convocado, no compareció a la audiencia inicial prevista en el precepto 372 del Código General del Proceso, llevada a cabo el 7 de mayo de 2021, ni justificó su inasistencia dentro de los tres (3) días siguientes como lo exige el inciso 3° numeral 3° de ese articulado, circunstancia que hace presumir como ciertos supuestos relatados en el líbelo introductor; claro está, sin perjuicio de la evaluación probatoria que es del caso realizar en esta providencia. Sobre este tópico, el artículo 205 del Código General del Proceso señala que: “La inasistencia del citado a la audiencia, la renuencia a responder y las respuestas evasivas, harán presumir ciertos los hechos susceptibles de prueba de confesión sobre los cuales versen las preguntas asertivas admisibles contenidas en el interrogatorio escrito.
La misma presunción se deducirá, respecto de los hechos susceptibles de prueba de confesión contenidos en la demanda y en las excepciones de mérito o en sus contestaciones, cuando no habiendo interrogatorio escrito el citado no comparezca, o cuando el interrogado se niegue a responder sobre hechos que deba conocer como parte o como representante legal de una de las partes.
Si las preguntas no fueren asertivas o el hecho no admitiere prueba de confesión, la inasistencia, la respuesta evasiva o la negativa a responder se apreciarán como indicio grave en contra de la parte citada.” (Destacado propio). En ese mismo sentido, el numeral 4° del artículo 372 del Estatuto Procesal establece: “La inasistencia injustificada del demandante hará presumir ciertos los hechos en que se fundan las excepciones propuestas por el demandado siempre que sean susceptibles de confesión; la del demandado hará presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión en que se funde la demanda.” (negrilla propio) No obstante, las circunstancias en mención no eximen a la sociedad demandante de su carga probatoria, como quiera que, la aplicación de las sanciones en comento solamente comporta suponer como ciertos “los hechos susceptibles de confesión” consignados en la demanda.
Lo que impone evaluar cada uno de los hechos contenidos en la reforma al escrito inicial, a fin de establecer el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 191 del Código General del Proceso, sin perder de vista que el canon 197 ibidem advierte que en todo caso “admite prueba en contrario.” Lo anterior, en cumplimiento del canon 166 ibidem según el cual: “[l]as presunciones establecidas por la ley serán procedentes siempre que los hechos en que se funden estén debidamente probados.
El hecho legalmente presumido se tendrá por cierto, pero admitirá prueba en contrario cuando la ley lo autorice.” (Negrilla y subrayado fuera del texto original) Al respecto ha decantado la jurisprudencia que: “Las presunciones en el ámbito jurídico son de dos tipos: las presunciones legales y las presunciones simples o judiciales también llamadas presunciones de hombre.
Dentro de las presunciones legales, se distinguen las presunciones iuris tantum - que admiten prueba en contrario - y las presunciones iuris et de iure - que no admiten prueba en contrario. En este orden de cosas, el artículo 176 del Código de Procedimiento Civil establece que “las presunciones establecidas por la ley serán procedentes, siempre que los hechos en que se funden estén debidamente probados.
El hecho se tendrá por cierto, pero admitirá prueba en contrario cuando la ley lo autorice” (Subrayas fuera de texto). ( ) Tal como se había mencionado, la presunción exime a quien la alega, de la actividad probatoria. ( ) Se puede, sin embargo, desvirtuar el hecho indicador. Se admite, por tanto, la actividad orientada a destruir el hecho a partir del cual se configura la presunción. ( )”11 De ese modo, y auscultados los supuestos fácticos del libelo genitor, se advierte que los referentes a la historia de la agrupación musical, así como a la constitución de la sociedad actora (1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10), no pueden acreditarse por confesión de conformidad con lo reglado en los numerales 2 y 5 del artículo 191 ut supra; circunstancias que a la postre, no conducen a producir “consecuencias jurídicas adversas” al demandado, ni versan “sobre hechos personales del confesante o de los que tenga o deba tener conocimiento.” Debe afirmarse lo mismo respecto de los elementos fácticos alusivos al requerimiento de información por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (14, 15,16,17,18,19), la conducta silente en la investigación seguida en su contra por dicha autoridad (22), las decisiones tomadas por ésta en ejercicio de sus funciones administrativas (21, 23), así como la presentación musical promocionada por éste y llevada a cabo el 26 de junio de 2015 en la discoteca “PALLACAVICHE” (12); toda vez que, con la publicidad y las resoluciones que reposan como anexos de la demanda, se acredita el dicho de la demandante sobre el particular, sin que sea menester establecer presunción alguna al respecto.
Por consiguiente, se tienen como ciertos los siguientes hechos: el alusivo a la calidad de empresario dedicado a la industria del entretenimiento del señor Acero Acelas (11), los referentes a la potencialidad de producir error o confusión en los consumidores (13) y a los perjuicios (24); sin embargo, deberán estudiarse de cara a las pruebas arrimadas al expediente y a la normativa comunitaria.
Es más, de lo dicho no se colige, per se, la prosperidad de las pretensiones de la demanda, porque para ello deben auscultarse las probanzas allegadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 176 del Código General del Proceso, según el cual “[l]as pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos.
El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.” De las probanzas arrimadas al plenario, se pueden reseñar las siguientes de mayor relevancia: Vídeos de entrevistas y presentaciones de Guayacán Orquesta.11 Interrogatorio de parte representante legal de del - Mencionó los orígenes de la agrupación la musical, su trayectoria, los lugares en los sociedad demandante, Alexis que se han presentado y los premios que Lozano Murillo. han ganado. - Adujo que “lo correcto es que cada quien use su marca (…) él no tiene por qué usar la marca Guayacán Orquesta, porque él no es socio mío, el no pertenece a la sociedad Guayacán Ltda. ni a la Orquesta Guayacán.” - Refirió que “un buen nombre se construye con disciplina, con esfuerzo, talento, seriedad, profesionalismo” y al ser usado por personas no autorizadas “llegan a hacerlo con muy baja calidad y de esa manera lesionan el buen nombre de lo que nuestro 11 Carpeta: VIDEOS APORTADOS-25 público seguidor está esperando de una presentación digna.” Certificado nro. 220011 de la Inclusión en el Registro Nacional de Propiedad Superintendencia de Industria Industrial, en la clase 41 de la Clasificación y Comercio.12 Internacional de Niza, de la marca nominativa “PRODUCCIONES ORQUESTA GUAYACÁN Y DEL AYER” Licencia para el uso del Alexis Lozano Murillo y Saturnino Caicedo Córdoba nombre comercial “GUAYACÁN licencian a la sociedad Orquesta Guayacán Ltda. la ORQUESTA” de 20 de abril de explotación del nombre comercial “GUAYACÁN 2008.13 ORQUESTA” por el término de 10 años.
Contrato de cesión del nombre Alexis Lozano Murillo y Saturnino Caicedo Córdoba comercial “GUAYACÁN le ceden, a título gratuito, a la sociedad Orquesta ORQUESTA” de 31 de Guayacán Ltda. los derechos que tienen sobre la diciembre de 2014. denominación comercial “GUAYACÁN ORQUESTA.” 14 Contrato de servicio musical El objeto del convenio consistía en la presentación suscrito entre el Club de la agrupación musical Guayacán Orquesta el 26 Campestre de Cali y Guayacán de diciembre de 2014 por valor de $95.505.618.
Orquesta de 9 de octubre de 2014.15 Contrato de servicio musical La Guayacán Orquesta se comprometió a 2 sets celebrado por el Club musicales de 45 minutos cada uno en las Campestre de Cali y Guayacán instalaciones del Club Campestre de Cali el 26 de Orquesta de 28 de octubre de diciembre de 2013 por la suma de $89.988.751. 2013.16 Contrato de prestación de El objeto del negocio jurídico se contraía a la servicios PS-075-2009 suscrito presentación de Guayacán Orquesta en 4 fechas en por Corfecali y Guayacán el marco de la feria de Cali, por valor de Orquesta el 23 de noviembre de $137.496.000. 2009.17 Contrato artístico signado por Guayacán Orquesta se comprometió a realizar una CG PRODUCCIONES Y presentación musical el 22 de mayo de 2015 en la EVENTOS S.A.S. y Guayacán ciudad de Bogotá, por la suma de $85.000.000.
Orquesta el 4 de mayo de 2015.18 12 Fl. 27 Archivo: CDJDEMANDAPARTE1.pdf 13 Fls. 36 a 38 Archivo: CDJDEMANDAPARTE1.pdf 14 Fls. 39 a 42 Archivo: CDJDEMANDAPARTE1.pdf 15 Fls. 43 a 45 Archivo: CDJDEMANDAPARTE1.pdf 16 Fls. 46 a 48 Archivo: CDJDEMANDAPARTE1.pdf 17 Fls. 49 y 50 Archivo: CDJDEMANDAPARTE1.pdf 18 Fls. 51 y 52 Archivo: CDJDEMANDAPARTE1.pdf Contrato de prestación de Guayacán Orquesta se obligó a llevar a cabo un servicios musicales celebrado espectáculo musical el 24 de noviembre de 2017 en entre Guayacán Orquesta y la Corporación Club Colombia de la ciudad de Sanas Canciones Ltda. el 25 Pasto, por la suma de $100.281.000. de agosto de 2017.19 Contrato artístico celebrado Guayacán Orquesta se comprometió a realizar una entre Guayacán Orquesta y la presentación musical el 14 de agosto de 2016 en La Administración Municipal La Sierra- Cauca por la suma de $75.000.000 Sierra- Cauca el 14 de diciembre de 2025.20 Contrato artístico firmado El objeto del convenio consistía en la presentación entre Guayacán Orquesta y de la agrupación musical Guayacán Orquesta el 11 Williams Giovanni Madrid Vega de febrero de 2015 en Lago Agrio- Ecuador, por el 20 de enero de 2015.21 Contrato artístico valor de USD 28.000. firmado Guayacán Orquesta se comprometió a realizar una entre Guayacán Orquesta y presentación musical el 8 de marzo de 2018 en Los L.A. Producciones del 6 de Ángeles- California, por valor de USD 22.000. marzo de 2018.22 Lista de reproducción de YouTube del grupo musical Guayacán Orquesta.23 Álbumes musicales de Guayacán Orquesta denominados: “SUPERNATURAL,” “GUAYACÁN 25 AÑOS V.I.P. EDITION,” “OTRA COSA,” “14 EXITOS DUROS COMO GUAYACÁN,” “BUENO Y MÁS,” “GUAYACÁN ORQUESTA SU HISTORÍA MUSICAL,” “XTREMO,” “DE NUEVO EN LA SALSA,” “NADIE NOS QUITA LO BAILAO,” “A PURO GOLPE,” “LA OTRA CARA,” “COMO EN UN BAILE,” “MARCANDO LA DIFERENCIA,” “CON EL CORAZÓN ABIERTO,” “SENTIMENTAL DE PUNTA A PUNTA,” “5 AÑOS AFERRADOS AL SABOR,” “LA MÁS BELLA,” “GUAYCÁN ES LA ORQUESTA,” “LLEGÓ LA HORA DE LA VERDAD,” “QUE LA SANGRE ALBOROTA,” “CON SABOR TROPICAL,” Y “A VERSO Y GOLPE.”24 Reportes de noticias referentes a la Guayacán Orquesta.25 Propaganda del espectáculo del 26 de julio de 2015:26 19 Fls. 53 a 55 Archivo: CDJDEMANDAPARTE1.pdf 20 Fls. 58 a 60 Archivo: CDJDEMANDAPARTE1.pdf 21 Fls. 61 y 62 Archivo: CDJDEMANDAPARTE1.pdf 22 Fls. 63 y 64 Archivo: CDJDEMANDAPARTE1.pdf 23 Fls. 65 y 66 Archivo: CDJDEMANDAPARTE1.pdf 24 Fls. 67 a 108 Archivo: CDJDEMANDAPARTE1.pdf 25 Fls. 109 a 144 Archivo: CDJDEMANDAPARTE1.pdf 26 Fl. 32 Archivo: CDJDEMANDAPARTE1.pdf Publicidad de Facebook del concierto del 26 de julio de 2015:27 A folios 145 a 266 consta publicidad de Guayacán Orquesta, dentro de la que se destaca:28 27 Fls. 33 a 35Archivo: CDJDEMANDAPARTE1.pdf 28 Archivo: CDJDEMANDAPARTE1.pdf “(…) cuando en el medio de la salsa se habla de Declaración extrajudicial de la marca guayacán orquesta se asocia con el Alejandro Loga Potes.29 señor alexis lozano, con una calidad de música de primera, reconocida como una de las mejores orquestas de salsa del mundo (…)” Declaración extrajudicial Libardo Areiza Mosquera. de “Para los seguidores de la salsa cuando se escucha el nombre Guayacán se identifica con la 30 orquesta de los señores Alexis Lozano y Nino Caicedo.
Además, este nombre es súper conocido por los premios que ha recibido dentro y fuera del país y por lo tanto para un fanático de la salsa es identificable con la agrupación referida, es una marca que todos conocemos.” Declaración extrajudicial de “Conozco a Guayacán Orquesta desde el año Yilmar Moreno Urrutia. 1986 (…) como grupo musical ha marcado a toda 31 una generación, los cuales hemos disfrutados de sus grabaciones y presentaciones en vivo por muchos años en ciudades como Quibdó, Medellín, Cali, Bogotá, Barranquilla e Itsmina.
Esta orquesta ha tenido gran éxito a nivel nacional e internacional y por lo tanto el nombre “GUAYACÁN ORQUESTA” es muy conocido por todos los fanáticos de la salsa.” Declaración extrajudicial de “Fui testigo de las primeras presentaciones de la Guillermo Mosquera Dueñas. 32 agrupación acá en el Chocó y compré sus discos también y he seguido la evolución de la orquesta (…) cuando se habla de la Orquesta Guayacán en conciertos, promociones y venta de discos, el mundo espera la presencia de Alexis Lozano (…)” Resolución nro. 2140 de 2017 de La directora de Investigaciones de Protección al la Superintendencia de Industria y Consumidor inició investigación administrativa Comercio.33 en contra de José Miguel Acero Acelas, por la presunta vulneración de las normas que regulan la información y publicidad que debe suministrarse a los consumidores. 29 Fl. 267 Archivo: CDJDEMANDAPARTE1.pdf 30 Fl. 268 Archivo: CDJDEMANDAPARTE1.pdf 31 Fl. 269 Archivo: CDJDEMANDAPARTE1.pdf 32 Fl. 270 Archivo: CDJDEMANDAPARTE1.pdf 33 Fls. 271 a 281 Archivo: CDJDEMANDAPARTE1.pdf Resolución nro. 14402 de 2018 de La directora de Investigaciones de Protección al la Superintendencia de Industria y Consumidor multó a José Miguel Acero Acelas por $11.718.630, tras considerar que “de las piezas Comercio.34 publicitarias a través de las cuales se ofreció el evento “Viernes 26 de junio MAELO RUIZ, salsa concierto, FIESTAS DEL FOLCLOR IBAGUÉ Carlos Brito, así como la expresión “ex”, acompañado de la palabra GUYACÁN escrita en letra mayúscula, induce a error a los consumidores de manera que estos consideren que se presentaría el grupo musical GUAYACÁN y no el artista Carlos Brito, pues tal como se evidencia en la imagen No. 1 obrando en el considerando tercero de la presente resolución, no se observa claramente el nombre del artista debido al disminuido tamaño de la letra en que se anuncia, lo cual desconoce los requisitos de claridad, suficiencia y verificación que debe tener la información según lo dispone el artículo 23 y el numeral 1.4 del artículo 24 de la Ley 1480 de 2011, y además incurre en la prohibición establecida en el artículo 30 (…) referente a la publicidad engañosa, derivada de la inducción a error a los consumidores por indebido suministro de la información del evento (…)” Informe de Corfecali del 19 de “es una agrupación ampliamente reconocida en mayo de 2021.35 el mercado de la musical nacional, representativa del género de la salsa caleña, razón por la cual ha sido invitada a participar en los diferentes eventos realizados por CORFECALI, especialmente en la Feria de Cali.” Informe de la Sociedad de Autores Allegó “formato excel en el cual se evidencian las y Compositores de Colombia licencias emitidas por esta Sociedad de Gestión (SAYCO).36 Colectiva de Derecho de Autor, sobre espectáculos públicos en los cuales la orquesta Guayacán, se reporta como agrupación interprete, en el cual se reportan ciento veintiocho (128) espectáculos.” Informe de Colombiana Productores la de Asociación “acreditaciones de la Orquesta Guayacán se Intérpretes y encuentran realizadas ante la entidad por los Fonográficos diferentes (ACINPRO). 37 artistas y/o ejecutantes que participaron en las diferentes producciones fonográficas, desde el mes de enero del año 2002 y de parte de los productores fonográficos que fijaron los sonidos de una producción musical en 34 Fls. 282 a 294 Archivo: CDJDEMANDAPARTE1.pdf 35 Carpeta: 47.
RESPUESTA – CORPORACIÓN DE EVENTOS FERIAS Y ESPECTACULOS DE CALI 36 Fls. 14 a 105 Archivo: RESPUESTAS- REQUERIMIENTO ENTIDADES 37 Archivo: 53. RESPUESTAACINRPO.pdf un soporte material desde el mes de diciembre del año 2004.” Dictamen pericial de tasación de Se elaboró la siguiente liquidación: daños y perjuicios rendido por José Salomón Blanco Gutiérrez.38 1.
Valor del nombre comercial de Guayacán Orquesta: $2.408.655.410 2. Lucro cesante por el uso del signo distintivo por el demandado: $114.388.600 3. Beneficios obtenidos por el uso del nombre comercial por el convocado: $120.872.031 4. Precio que el infractor hubiera tenido que pagar por una licencia: $90.445.166,67 Informe de CODISCOS S.A.S.39 “El único conocimiento de CODISCOS S.A.S. sobre la agrupación musical GUAYACÁN es aquel con el que cuentan algunos funcionarios de nuestra compañía, derivado de su difusión radial y en otros medios de comunicación como una reconocida orquesta colombiana de música salsa y tropical con éxitos radiales y en ventas, principalmente en la década de los noventas del siglo pasado.” Informe de Edimúsica S.A. Discos Fuentes “la ORQUESTA GUAYACÁN es reconocida en el 40 mercado de la música colombiana y el género por el que se le conoce es la SALSA.” De lo anterior, se encuentra acreditado: (i) Del certificado nro. 220011 de la Superintendencia de Industria y Comercio se extrae que la actora es la titular de la marca nominativa “PRODUCCIONES ORQUESTA GUAYACÁN Y DEL AYER.” (ii) No hay prueba del uso del signo distintivo “PRODUCCIONES ORQUESTA GUAYACÁN Y DEL AYER”, por el demandado.
(iii) La sociedad demandante es propietaria del nombre comercial “GUAYACÁN ORQUESTA”, quien lo adquirió con su uso en el 38 Carpeta: 41.MEMORIAL-DICTAMEN PERICIAL 39 Archivo: 61.RESPUESTACODISCOS S.A.S. 40 Archivo: 64.RESPUESTATERCEROS.pdf comercio de conformidad con lo reglado en el canon 191 de la Decisión 486 de 2000. No viene a duda que los señores Alexis Lozano Murillo y Saturnino Caicedo Córdoba venían utilizando el signo distintivo “GUAYACÁN ORQUESTA” en el comercio.
De ello da cuenta el interrogatorio de parte del representante legal de la demandante, las declaraciones extrajudiciales ratificadas en el curso del debate, así como la documental arrimada al expediente. Así mismo, se advierte que, es la demandante quien ha venido explotando en el mercado este nombre, según se advierte en los contratos de licencia y cesión fechados 20 de abril de 2008 y 31 de diciembre de 2014, así como en los convenios de prestación de servicios anexos al libelo genitor.
(iv) El nombre comercial “GUAYACÁN ORQUESTA” goza de notoriedad y reconocimiento. Obsérvese que: (i) las piezas publicitarias anexas a la demanda dan cuenta de las distintas presentaciones que la demandante ha hecho a nivel nacional e internacional haciendo uso de tal denominación comercial, (ii) desde 1986 se ha empleado el signo distintivo a fin de identificar a la agrupación musical demandante, (iii) las declaraciones recaudadas acreditan el renombre de “GUAYACÁN ORQUESTA”, en el medio artístico y (iv) de las nominaciones a galardones internacionales como Latin Grammys y Billboard se concluye la relevancia que ha adquirido el nombre comercial.
(v) La propaganda acusada como infractora, esto es, la alusiva al concierto llevado a cabo el 26 de junio de 2015 en la discoteca “PALLACAVICHE” tiene la potencialidad de causar error o confusión en los consumidores en contravención de lo dispuesto en el artículo 192 de la Decisión 486 de 2000, habida cuenta que aparece el signo distintivo en letra grande y el nombre del cantante mucho más pequeño. Lo anterior, de conformidad con el artículo 228 de la Decisión 486 de 2000, según el cual, para determinar tal característica, se tendrán en cuenta, entre otros: “a) El grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier país miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier país miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;” así como “f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo.” En ese orden, una vez auscultados los medios probatorios allegados al plenario, es del caso estudiar los reproches incoados por la actora a la decisión de instancia, algunos de ellos, de manera conjunta, en atención a que se sustentan en los mismos supuestos fácticos: En lo que tiene que ver con los reparos reseñados en los literales g) y h), atinentes a la aplicación de la confesión ficta en el presente asunto, se advierte que, en fallo de primer grado se omitió aplicar las consecuencias jurídicas previstas en los artículos 97, 166, 205 y 372 numeral 4° del Código General del Proceso, motivo por el cual esta sede judicial calificó cada uno de los hechos contenidos en la demanda y tuvo como ciertos los siguientes: el alusivo a la calidad de empresario dedicado a la industria del entretenimiento del señor Acero Acelas (11), los referentes a la potencialidad de producir error o confusión en los consumidores (13) y a los perjuicios (24).
De ese modo, le asiste razón a la recurrente, toda vez que, ante la falta de contestación de la demanda y la inasistencia a la audiencia inicial, debieron estudiarse y presumirse como ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en el libelo genitor. No obstante, la presunción de veracidad de los hechos susceptibles de confesión contenidos en la demanda no tiene la fuerza para lograr la prosperidad de la totalidad de las pretensiones incoadas, por las siguientes razones: (i) Se tuvo como cierta la virtualidad de generar error y confusión en el público, circunstancia que se acompasa con los elementos probatorios allegados al plenario, debido a que de la propaganda anexa se colige que en ella consta que se presentaría un ex vocalista de la agrupación musical actora, sin embargo, esta precisión se hizo en un tamaño de letra más pequeño al que aparece el signo distintivo “GUAYACÁN ORQUESTA” (13).
(ii) Sin embargo, el dictamen pericial que se aportó no prueba la cuantía de los perjuicios alegados, puesto que, como se detallará al resolver los reproches vistos en los literales e) y m), esa experticia genera dudas sobre los resultados a los que llegó el perito. Mas aún que su experiencia no se relaciona con el asunto aquí discutido; quien, incluso, no informó si se encontraba inmerso o no en las causales previstas en el artículo 50 del Código General del Proceso.
Se sigue de lo expuesto que, si bien se demostró la potencialidad de confusión que generan las piezas publicitarias puestas en el comercio por el demandado, hecho que, se itera, se presumió como cierto ante la falta de contestación de la demanda e inasistencia al interrogatorio de parte, y se corroboró con la documental allegada al plenario, ello, per se, no abre paso al reconocimiento de perjuicios en favor de la actora, a quien le asistía la carga de comprobar el daño que le ocasionó la conducta del convocado y los consecuentes perjuicios.
Ahora, en lo que tiene que ver con los reproches condensados en los literales a) e i) referentes a que se equivoca el juez de primera instancia al considerar que el uso del nombre comercial por la demandante inició en el año 2014 y la parte del b) alusiva a que la cesión del mismo corresponde a la “formalización de la orquesta”, se advierte que al respecto dispone el artículo 603 del Código de Comercio: “Los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro.
No obstante, puede solicitarse su depósito. Si la solicitud reúne los requisitos de forma establecidos para el registro de las marcas, se ordenará la concesión del certificado de depósito y se publicará.” A su turno, el artículo 191 de la Decisión 486 de 2000 señala: “El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.” Normativa de la que se extrae que, quien invoque la protección de un nombre comercial deberá acreditar su uso, sin que sea menester probar que el mismo se prolongó durante determinado periodo, motivo por el cual resulta irrelevante si la utilización por parte de los señores Alexis Lozano y Saturnino Caicedo desde el año 1986 se transmitió a la actora a través del contrato de cesión de 31 de diciembre de 2014, y lo se debía acreditar es que ha sido empleado con anterioridad al momento en el que se pretende su resguardo.
Así, como quiera que lo discutido por la demandante es el uso infractor del nombre comercial “GUAYACÁN ORQUESTA”, por el convocado en la publicidad del concierto llevado a cabo el 26 de junio de 2015 en la discoteca “PALLACAVICHE” y no hay duda de que este le fue cedido el 31 de diciembre de 2014, es decir, con anterioridad al mentado espectáculo, y bien podía reclamar su protección. Lo anterior, con soporte también en lo dicho por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones que: “quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional (…) que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad (…).”41 Y, en relación con la súplica atinente a que no era dable condenar en costas a la actora, sino que debieron acogerse las pretensiones, debe precisarse que en razón a que en esta instancia prosperaron de manera parcial tales invocaciones, es del caso condenar en parte, por este rubro, al convocado.
En punto de los reparos contenidos en los literales b), c), d), f), j) y k), es del caso señalar que, le asiste razón a la actora, en relación con la notoriedad del nombre comercial “GUAYACÁN ORQUESTA,” en tanto, tal como se reseñó, las declaraciones, la discografía, lista de reproducción y las certificaciones de premio de la actora, dan cuenta de su prestigio y conocimiento en el mercado.
En ese sentido, de la propaganda del concierto anunciado por el demandado llevado a cabo el viernes 26 de junio de 2015 en la discoteca “PALLACAVICHE” se advierte la mención del signo distintivo protegido. Y si bien, se precisó que la persona que se presentaría sería un ex integrante o ex vocalista de la agrupación musical, no se puede perder de 41 228-IP-2019 vista que, se incluyó en una letra mucho más pequeña de aquella en la que se indican las palabras “GUAYACÁN ORQUESTA.” Lo anterior, puede llevar a un consumidor promedio a asociar la prestación mercantil ofrecida por la actora a la del empresario Acero Acelas, en tanto, lo primero que ve, por su relieve, es la alusión de ese nombre comercial cuya protección se reclama.
Se sigue de lo expuesto, que la publicidad en comento tiene la potencialidad de causar riesgo de asociación entre la prestación mercantil de la demandante y el show anunciado por el señor Arero Acelas. Por tanto, se encuentra acertada la recurrente al predicar la infracción del nombre comercial “GUAYACÁN ORQUESTA.” Lo anterior, sin que se pueda afirmar, como entendió el a quo, que la propaganda no da cuenta de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se llevaron a cabo las presentaciones, puesto que de ellas se extraen las calendas y los lugares en los que se hicieron, así como las fechas de producción de las discografías.
Baste, en efecto, con revisar algunas de las documentales antes reseñadas, las cuales hacen referencia a las presentaciones de la agrupación musical en distintas ciudades del exterior. Así mismo, a juicio de esta Corporación se equivoca el juez de primera instancia al considerar que los criterios establecidos para determinar la notoriedad de un signo distintivo en el artículo 226 de la Decisión 486 de 2000 son taxativos, como quiera que de su tenor literal se extrae que “para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: (…)” (Destacado propio).
De ahí que, los mencionados sean tan sólo algunos de los supuestos a tener en cuenta para tal tarea, tal como lo ha reconocido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones: “El artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad (…) En consecuencia, para determinar la notoriedad deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como así lo dispone la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable.
(…) En ese orden de ideas, para probar la nortoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben presentar todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso.”42 En ese entendido, como bien menciona la recurrente, le asistía libertad probatoria para demostrar su alegación de notoriedad del nombre comercial “GUYACÁN ORQUESTA.” Ahora, en lo que hace a la valoración de los informes obrantes en el plenario, así como las declaraciones del representante legal de la actora y de los señores Yilmar Moreno Urrutia, Libardo Areiza Mosquera y Alejandro Loga Potes ratificadas en la audiencia inicial prevista en el artículo 372 del Código General del proceso, advierte la Sala que, le asiste razón a la sociedad recurrente, por las siguientes razones: (i) Los mentados deponentes mencionaron las fechas en las que asistieron a una presentación en vivo de la agrupación musical.
En ese sentido, Libardo Areiza Mosquera indicó que la última vez que vio en escena a la agrupación musical “fue hace 2 años, en el 2018, en Quito” y Alejandro Longas manifestó no recordar la última vez que vio a la agrupación. Empero, de ahí no se sigue que el signo distintivo protegido haya perdido reconocimiento dentro de los consumidores.
Por el contrario, fueron enfáticos en afirmar que conocían a “GUAYACÁN ORQUESTA” y que se trata de una reconocida agrupación dentro del ámbito de la salsa. (ii) Los distintos informes recaudados, antes reseñados, acreditan la importancia de “GUAYACÁN ORQUESTA” en el gremio musical, así como de sus regalías, producciones discográficas a lo largo de los años, reproducción de sus canciones en distintas plataformas, entre otros.
Conforme a ello, se itera, tanto las declaraciones como la publicidad allegada al plenario, acreditan el prestigio, reconocimiento y trayectoria 42 49-IP-2018 de la agrupación musical demandante, así como del riesgo de asociación entre esa prestación mercantil y la del convocado. En relación con la inconformidad contenida en el literal l), atinente a que, a juicio de la actora, en el presente asunto se vulneró lo previsto en los artículos 155 y 192 de la Decisión 486 de 2000, baste señalar que, tal como se expuso, en relación con la marca nominativa “PRODUCCIONES ORQUESTA GUAYACÁN Y DEL AYER,” registrada en la clase 41 de la clasificación internacional de Niza, no se acreditó uso alguno por parte del demandado.
Empero, se itera, se encontró demostrada la infracción del nombre comercial “GUAYACÁN ORQUESTA,” pues como se dijo, en la propaganda del evento llevado a cabo el 26 de junio de 2015 en la ciudad de Ibagué, por el demandado, tenía la potencialidad de inducir a confusión a los consumidores. Ahora bien, en relación con los perjuicios que alega la actora se le causaron, inconformidad planteada en los literales e) y m), es del caso apuntar que no se demostraron los conceptos pretendidos por la actora, tal como pasa a verse: Adujo la recurrente que del dictamen pericial anexo y del juramento estimatorio se desprende la cuantía de los daños alegados, toda vez que no fueron controvertidos por el demandado.
Al respecto, esta Corporación ha señalado: “Desde luego que la falta de cuestionamiento de la pericia por parte del extremo demandado impone al juzgador una apreciación rigurosa sobre la experticia, estudiando aspectos como la experiencia de quien lo rinde, el método científico aplicable, la “conexión lógica entre la investigación y la conclusión”, así como la “fiabilidad de su resultado”, elementos que revisten la prueba, pues el rol del juez al valorar el instrumento de convicción no puede “ser pasivo sino, muy al contrario, dinámico, activo y acucioso.”43 Sobre este punto, señala el artículo 226 del Código General del Proceso que: 43 Sentencia de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá del 13 de marzo de 2024.
“(…) El perito deberá manifestar bajo juramento que se entiende prestado por la firma del dictamen que su opinión es independiente y corresponde a su real convicción profesional. El dictamen deberá acompañarse de los documentos que le sirven de fundamento y de aquellos que acrediten la idoneidad y la experiencia del perito. Todo dictamen debe ser claro, preciso, exhaustivo y detallado; en él se explicarán los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de sus conclusiones.
El dictamen suscrito por el perito deberá contener, como mínimo, las siguientes declaraciones e informaciones: (…) Si se encuentra incurso en las causales contenidas en el artículo 50, en lo pertinente.” Frente a dichos tópicos, se observa que al plenario se arrimó una experticia contentiva de la “TASACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS”. No obstante, aquel medio de convicción no puede ser tenido como prueba de tales elementos, dado que, como se dijo anteriormente, no se acreditó la idoneidad del perito frente a la labor encomendada y, por demás, el instrumento mismo no ofrece certeza sobre los hechos que se buscan acreditar, como pasa a verse: - En el trabajo pericial en comento, no se puso de presente si se encontraba inmerso o no en las causales previstas en el artículo 50 del Código General del Proceso. - Si bien se informaron los asuntos en los que actuó previamente, no se precisaron los temas sobre los que versaron dichas experticias, en tanto, se limitó a señalar que se trataba de la tasación de daños y perjuicios.
En ese orden, no se logra constatar si el experto se habría pronunciado o no previamente sobre un asunto similar al que aquí se discute. - Se anexaron los soportes de la educación del experto, pero contrastados estos con el tema debatido en el asunto, se advierte que tratan de tópicos disimiles. Obsérvese que, relacionó la siguiente trayectoria académica, la cual no guarda relación con el asunto debatido en el caso de autos, esto es, una acción de infracción de propiedad industrial: Sobre este tema, ha dicho la Corte Suprema de Justicia que: “El fallador apreciará el dictamen en su sentencia; labor que emprenderá de acuerdo con las reglas de la sana crítica y en la que evaluará la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos, la idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia, así como las demás pruebas que obren en el proceso (art. 232).
Es este el momento, entonces, en el que se deberá examinar con rigor el trabajo pericial en todas sus dimensiones a efectos de asignarle fuerza demostrativa. Dicho de otra manera, es aquí que se escudriña la imparcialidad e idoneidad del experto, así como la fundamentación de la investigación y sus conclusiones.”44 Además, a juicio de esta Corporación, la experticia en comento produce las siguientes incertidumbres: a) Se incluyó dentro del lucro cesante el valor comercial del signo distintivo “GUAYACÁN ORQUESTA,” sin embargo, este rubro no demuestra los ingresos que dejó de percibir la actora por el uso infractor por parte del convocado, debido a que no se trata de la venta ni cesión de aquel como erróneamente lo valoró el experto. b) En lo que tiene que ver con los beneficios percibidos por el convocado con el uso del nombre comercial “GUAYACÁN ORQUESTA,” es del caso precisar que esa cifra no resulta del promedio de lo que facturaba la actora por sus shows porque ello no acredita lo efectivamente cobrado por el empresario Acero 44 STC2066-2021.
MP. Octavio Augusto Tejeiro Duque. Citado en sentencia proferida por esta Corporación dentro del radicado 11001319900120194307902. Acelas y mucho menos con los gastos en los que éste incurrió para llevarla a cabo. Lo anterior, tal como lo explicó el mismo perito en su trabajo: En conclusión, se colige de lo anterior que: (i) no se acreditó la idoneidad del perito, (ii) la experticia no reúne los requisitos previstos en el artículo 226 del Código General del Proceso y (iii) los tópicos estudiados en el trabajo no demuestran los ingresos dejados de percibir por la demandante, esto es, el lucro cesante solicitado como resultado de la infracción al nombre comercial.
Corolario, y sin ser necesaria consideración adicional se impone revocar la decisión apelada. VI. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en Sala de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Constitución y la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 27 de agosto de 2021, proferida por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, por las razones anotadas en la parte motiva.
SEGUNDO: DECLARAR, en su lugar, prospera parcialmente la pretensión primera del libelo genitor, en la medida que el demandado infringió el nombre comercial “GUAYACÁN ORQUESTA” de propiedad de la actora, en los términos del artículo 192 de la Decisión 486 de 2000.
TERCERO: En consecuencia, se ORDENA al demandado José Miguel Acero Acelas que, para futuros eventos, en los que actúe como empresario, publicite los espectáculos musicales de manera tal que ninguna duda quede respecto a quién se presenta. Lo anterior, con miras a evitar, en todo caso, que infrinja la protección al nombre comercial “GUAYACÁN ORQUESTA,” conforme se señaló en la parte considerativa de la presente providencia.
CUARTO: NEGAR las demás pretensiones incoadas, por las razones antes indicadas.
QUINTO: Condenar parcialmente en costas en ambas instancias al accionado José Miguel Acero Acelas en favor de la demandante, en cuantía del 60%, de conformidad con lo previsto en el numeral 4° del artículo 365 ibidem. La magistrada ponente fija como agencias en derecho de segundo grado, el equivalente a tres (3) SMMLV.
SEXTO: Remítase el expediente a la Superintendencia Sociedades para lo de su trámite y competencia. Notifíquese y cúmplase, Los magistrados, (firma electrónica) STELLA MARÍA AYAZO PERNETH Magistrada (firma electrónica) MARÍA PATRICIA CRUZ MIRANDA Magistrada (firma electrónica) JAIME CHAVARRO MAHECHA Magistrado de Firmado Por: Stella Maria Ayazo Perneth Magistrada Sala 04 Civil Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Maria Patricia Cruz Miranda Magistrado Tribunal O Consejo Seccional Dirección Ejecutiva De Administración Judicial División De Sistemas De Ingenieria Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Jaime Chavarro Mahecha Magistrado Sala Civil Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 Código de verificación: 398cfa8c274a337204da162fa63d87bc3cb38054d798ec5463d6fc40cfbf4b94 Documento generado en 24/07/2024 03:37:18 PM Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica