República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil REPÚBLICA DE COLOMBIA TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C. SALA CIVIL MAGISTRADA SUSTANCIADORA: RUTH ELENA GALVIS VERGARA Bogotá, D.C., dieciocho de octubre de dos mil veinticuatro. Ponencia presentada y aprobada en Sala Civil de Decisión No. 3 de 25 de septiembre y 16 de octubre de 2024 Proceso: Demandante: Demandado: Radicación: Procedencia: Asunto: SC-041/24 Verbal – Propiedad industrial Invención S.A. y Corporación Universitaria Remington Instituto Nacional de Educación y Superación Politécnico Indes 110013199001201901427 02 Superintendencia Industria y Comercio - Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial Apelación sentencia Se pronuncia la Sala sobre el recurso de apelación provocado por la parte demandante, contra la sentencia proferida en audiencia de 27 de agosto de 2021, por la Superintendencia de Industria y Comercio – Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial.
ANTECEDENTES 1. Invención S.A. y la Corporación Universitaria Remington promovieron demanda por infracción de los derechos de propiedad industrial contra el Instituto Nacional de Educación y Superación Politécnico INDES. Sus pretensiones se concretaron, respecto de sendas marcas nominativas y mixtas que enunció, en1: 1 Folios 13 y 14, PDF Demanda, carpeta 5.
Demanda, CuadernoSIC. 110013199001201901427 02 1 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil (…) (…) 2 (…) (…) (…) 110013199001201901427 02 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil 3 110013199001201901427 02 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil 2.
El sustento fáctico de las aspiraciones se sintetiza así: 2.1. Invención S.A. tiene por objeto social la prestación del servicio de educación. Por su parte, la Corporación Universitaria Remington es una institución universitaria privada con sede en distintas regiones del país. 2.2. La Corporación Universitaria Remington desde su creación en el año de 1996 ha usado el nombre y las marcas registradas que incluyen la denominación “Remington” para identificar los productos y servicios que ofrece. 2.3.
El 3 de septiembre de 1991 Competencia Profesional S.A. solicitó ante la Superintendencia de Comercio el registro de la marca “Remington”; que le fue conferido mediante Resolución n° 21414 de 20 de octubre de 1993, conforme al certificado 149675. La totalidad de los derechos de la referida marca fueron trasladados por su titular a Invención S.A., según consta en anotación de 4 de diciembre de 2012. 2.4.
Invención S.A. es la actual titular en Colombia de distintas marcas registradas que incluyen la denominación “Remington” y con las que se distinguen diversos productos y servicios de las clases 9, 14, 16, 25, 38, 41 y 42 de la Clasificación Internacional Niza, lo que le da el derecho exclusivo de las mismas. 2.5. La Corporación Universitaria Remington es titular de la marca mixta “Remington”, que comprende productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional Niza, según certificado 515709. 2.6.
El 29 de octubre de 2009 mediante Resolución 54945 la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de 110013199001201901427 02 4 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil Industria y Comercio reconoció la notoriedad de la marca Remington para distinguir la comercialización de servicios de educación técnica y formal a nivel nacional. 2.7.
Entre Invención S.A. y la Corporación Universitaria Remington se suscribieron dos contratos los días 23 de septiembre de 2013 y 12 de enero de 2016, a través de los cuales se le confirió a la última una licencia de uso respecto de la marca notoria “Remington” así como las demás marcas y lemas comerciales de los que la primera es titular. 2.8.
El Instituto Nacional de Educación y Superación Politécnico Indes se dedica al desarrollo de programas de formación o educación informal a través de cursos de corta permanencia con una duración inferior a 160 horas. 2.9. La Corporación Universitaria Remington celebró un convenio con el Politécnico Indes el 14 de septiembre de 2001 para extender la oferta y promoción de los programas académicos de la primera. 2.10.
En virtud de ese convenio el Instituto Nacional de Educación y Superación Politécnico Indes podía ofrecer los siguientes programas académicos (i) Especialización en Revisoría Fiscal y Contraloría, (ii) Especialización en Gerencia de Informática, (iii) Tecnología en Contaduría y Tributaria y (iv) Técnico Profesional en Secretariado Ejecutivo, todos ellos con registro calificado a favor de la Corporación Universitaria Remington. 2.11.
El Instituto Nacional de Educación y Superación Politécnico Indes, contrario a lo fijado en el convenio, comenzó a usar la marca notoria “Remington” y las marcas registradas que contienen la misma expresión, sin autorización de su titular ni del licenciatario, para distinguir su establecimiento educativo y publicitarlo en diferentes medios. 2.12.
Además, la encartada incurrió en una serie de incumplimiento que se concretaron en ofrecer, ejecutar y administrar programas a nombre de la Corporación Universitaria Remington sin tener autorización para ello. 2.13. Para dirimir las controversias entre la Corporación Universitaria Remington y el Instituto Nacional de Educación y Superación Politécnico Indes, se pactó cláusula compromisoria, de la que se hizo uso el Instituto referido; el Tribunal Arbitral declaró probadas las excepciones 110013199001201901427 02 5 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil formuladas por la Corporación al tiempo que declaró la nulidad absoluta sobreviniente por objeto ilícito del convenio celebrado por las partes e impartió una serie de órdenes al Politécnico Indes. 2.13.
La Corporación Universitaria Remington solicitó el cumplimiento de lo resuelto en el laudo arbitral; empero, el Instituto Nacional de Educación y Superación Politécnico Indes continúo usando y explotando la marca notoria “Remington” y las diversas marcas registradas contentivas de esa denominación. Al tiempo, en redes sociales y diferentes medios de comunicación publicita sus establecimientos educativos como si se tratara de la Corporación Universitaria Remington. 2.14.
Así mismo, ofrece programas educativos bajo la marca notoria “Remington” que no corresponden a los ofrecidos por esa Corporación Universitaria y debidamente autorizados por el Ministerio de Educación Nacional. 2.15. La marca notoria “Remington” ha logrado posicionarse exitosamente en el mercado colombiano, no solo por su larga trayectoria y buena reputación, sino porque ha invertido en publicidad a nivel nacional. 3.
Politécnico INDES se pronunció sobre los hechos de la demanda y para su defensa planteó las excepciones que denominó “FALTA DE LEGITIMACIÓN DE LA CAUSA POR ACTIVA DE INVENCIÓN S.A. Y LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REMINGTON”, “INEXISTENCIA DE INFRACCIÓN EN EL USO DE LA MARCA REMINGTON”, “PRESCRIPCIÓN”, “CANCELACIÓN DE REGISTROS MARCARIOS” e “INEXISTENCIA DEL DAÑO”2. 4.
En sentencia proferida en audiencia de 27 de agosto de 2021 el a quo resolvió3: 2 PDF C 50 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA, carpeta 46.CONTESTACIÓN.DE.LA.DEMANDA, CuadernoSIC. 3 PDF ACTA DE AUDIENCIA 1937, carpeta76.ACTA.AUDIENCIANo.1937, CuadernoSIC. 110013199001201901427 02 6 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil 5.
Por estar inconforme con lo determinación de primera instancia, la parte demandante promovió recurso de apelación el cual fue concedido en el efecto suspensivo. 5.1. La alzada se admitió el 11 de mayo de 2022. Con proveído de 13 de julio siguiente se solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial, razón por la cual se decretó la suspensión del proceso. 5.2.
En atención a la doctrina del Acto Aclarado y tras revisar las decisiones con fuerza de tal emanadas del prenombrado cuerpo colegiado, mediante proveído del pasado 15 de julio se decidió prescindir de la interpretación prejudicial previamente solicitada y levantar la suspensión de términos. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Teniendo en cuenta la fijación del litigio, determinó que el problema jurídico a resolver era establecer: (i) sí la sociedad Invención S.A. es titular de las marcas “Remington”;
(ii) sí Corporación Universitaria Remington es titular de las marcas “Remington”; (iii) si está demostrada la notoriedad de las marcas “Remington”; (iv) sí Indes utiliza la marca “Remington” y sus lemas comerciales en la comercialización de productos idénticos sin autorización de la parte demandante; (v) sí el uso no autorizado infringe los derechos marcarios;
(vi) sí la presunta infracción está prescrita; (vii) sí hay lugar a la indemnización de daños y perjuicios. Al resolver, comenzó por señalar que dentro de sus competencias no se halla la de analizar si la parte demandante está autorizada o no para la prestación del servicio de educación superior, cuyo estudio además es irrelevante por no contemplarse en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 para el otorgamiento de una marca.
Por el contrario, lo que se revisa es la titularidad sobre las marcas cuya protección se solicita; luego de citar la decisión 04 IP 94 de 7 de agosto de 1995 y el artículo 154 de la Decisión 486 de 2000 sobre la función distintiva de la marca y su uso exclusivo, recalcó que solo verificaría la titularidad de las marcas y su presunta infracción. Encontró acreditado que Invención S.A. es titular de las marcas denominativas y mixtas “Remington”, para distinguir productos de las clases 9, 14, 16, 25, 38, 41 y 42 de la clasificación internacional de Niza, esto, según se infiere de 110013199001201901427 02 7 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil los certificados de registro adjuntos al expediente virtual.
Teniendo en cuenta que el demandante es el titular de los signos de los que depreca protección, es clara su legitimación para la reclamación. Por otra parte, señaló que la Corporación Universitaria Remington no está legitimada para pedir la protección de las marca, y los lemas comerciales, porque esta es una facultad del titular del derecho marcario conforme lo dispone el artículo 238 de la Decisión 486 de 2000; así, la suscripción de la licencia de uso con Invención S.A. no implica per se, la capacidad para promover la acción, incluso en el mismo contrato quedó establecido que en caso de afectación de la marca, deberá notificar a su titular quien ejercerá las acciones correspondientes.
Analizadas las pruebas adosadas concluyó que el Politécnico Indes, sí usa el signo Uniremington Corporación Universitaria Remington. A continuación, verificó sí se configuraba la prescripción de la acción; para ello, se refirió a los distintos tipos de infracción: instantánea, continuada, permanente o compleja. Las infracciones prescriben a los dos años desde que se tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, a los cinco años desde que se cometió por última vez.
Detectó que la demandante conoció de la infracción desde el año 2012, según fue confesado al contestar las excepciones de mérito; allí se dijo que con anterioridad se instauraron otras demandas por los mismos hechos ante la misma Superintendencia el 30 de septiembre de 2014 y el 18 de septiembre de 2018, con lo que consideró el demandante que se interrumpió la prescripción. No obstante, destacó que Invención S.A. desistió de la demanda, la cual se aceptó mediante auto de 9 de noviembre de 2015 y, por lo tanto, respecto de la infracción de derechos de propiedad industrial entre los años 2012 a 2014 operó la cosa juzgada.
Indicó que en interrogatorio de parte la representante legal de Invención S.A. reconoció que al menos desde cinco años atrás, la encartada hace uso de la marca registrada. Con todo, señaló que se trata de una infracción continuada ya que se ha prolongado en el tiempo. 110013199001201901427 02 8 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil Enfatizó que en el proceso radicado 183432, otro de los asuntos que se trajo a colación para sustentar la interrupción de la prescripción, este fue presentado el 18 de septiembre de 2018; esto es, cuando habían transcurrido 2 años, 8 meses y 12 días, lo que permite tener por demostrada la prescripción de la acción. LA APELACIÓN 1.
Inconforme la demandante propició el recurso vertical, exponiendo como reparos que estaba plenamente demostrada la infracción marcaria y la prescripción no se había consumado al operar la interrupción de la misma. 1.1. Al sustentar su desacuerdo, refirió que no se tuvo en cuenta que la demanda que se promovió en el año 2014 no versó sobre los mismos hechos, toda vez que para esa data aún estaba vigente el convenio celebrado entre la Corporación Universitaria Remington y el Instituto Nacional de Educación y Superación Politécnico Indes.
Así considera que no hay lugar a efectuar el cómputo del término de prescripción desde febrero de 2016, como lo hizo el a quo, porque el convenio interinstitucional fue declarado nulo a partir del 15 de junio de 2017, determinación que cobró ejecutoria el 4 de julio de 2017, sin que antes fuera posible reputar la inexistencia de relación jurídica alguna.
Fue así como el 18 de septiembre de 2018 se promovió una demanda por infracción de los derechos de propiedad industrial a la que se le asignó el radicado 18-234332 la que a la postre no salió avante al haberse declarado probada la excepción previa de inepta demanda; razón por la cual se instauró una nueva acción el 27 de septiembre de 2019.
Entonces, el cómputo del término prescriptivo debió comenzar el 4 de julio de 2017 y si bien, en principio, fenecía el 5 de julio de 2019 con la demanda presentada el 18 de septiembre de 2018 se interrumpió el conteo y se extendió hasta el año 2020. Por otra parte, dijo que se trata de una infracción continuada que, por tal razón no hay data desde la cual computar el término pues los actos transgresores aún se siguen ejecutando. 110013199001201901427 02 9 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil 1.2.
También señaló que no se tomó en consideración la notoriedad de la marca, lo que a su vez hace que la protección otorgada sea mucho más amplia. Destacó que mediante Resolución 72244 de 10 de noviembre de 2021 la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió reconocer la notoriedad del signo mixto “Remington”; así, dijo que aportaba copia de la mencionada determinación administrativa.
Agregó que ante la notoriedad de la marca se debe aplicar el artículo 232 de la Decisión Andina 486 de 2000, el que señala que la acción prescribe a los cinco años, salvo que el uso no autorizado se hubiere iniciado de mala fe, pues en este caso se torna imprescriptible. 2. En el traslado del recurso, el Instituto Nacional de Educación y Superación Politécnico Indes dijo no entender la razón por la cual el recurrente en repetidas oportunidades pasó por alto los hechos que se presentaron en el proceso de arbitramento, apuntó que aunque el supuesto incumplimiento de la decisión arbitral debe debatirse ante la jurisdicción ordinaria y no en una acción por infracción de derechos de propiedad industrial, ejercería la réplica de la alzada.
Aseguró que no se incumplió el convenio y menos aún hay prueba de ello. Señaló que Invención S.A. sabía del uso de la marca por parte del Politécnico Indes desde que aquella y la Corporación Universitaria Remington presentaron demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio en 2014. Por otra parte, destacó el errado convencimiento del apoderado de la parte demandante respecto de que se declaró la nulidad del convenio INDES-UNIREMINGTON, cuando lo que se resolvió en el laudo arbitral, fue acceder a la excepción planteada por la entonces convocada.
Llamó la atención respecto de la forma “conveniente” en que el apoderado de la recurrente quiere hacer valer como única fecha para el cómputo del término el 4 de julio de 2017 cuando de las pruebas se extrae que el conocimiento de la supuesta infracción es anterior. En cuanto al desconocimiento de la notoriedad de la marca, dijo que en el presente no están cumplidos los requisitos que establece el artículo 228 de la Decisión 486 de 2000; refirió que en el auto n° 13305 del 14 de febrero de 2020, en el que se decretaron unas medidas cautelares, se dijo que la marca “Remington” no era notoria, situación frente a la que el recurrente guardó silencio.
Mencionó que la Resolución 110013199001201901427 02 10 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil 54945 de 29 de octubre de 2009 reconoció la notoriedad de la marca Remington para el periodo comprendido entre 1997 a 2008 y no se probó su continuidad en el tiempo. CONSIDERACIONES 1. Con la presencia de los llamados presupuestos procesales de la acción y sin que se advierta la configuración de causal que pueda viciar de nulidad lo actuado, están dadas las condiciones para que esta Corporación decida de fondo la instancia. 2.
Preliminarmente se advierte que, atendiendo la pretensión impugnativa y lo preceptuado por el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012, el análisis de esta Corporación se limitará únicamente a determinar sí en el presente caso operó o no la prescripción de la acción por infracción a los derechos de propiedad industrial, dada la interrupción del conteo con ocasión de las demandas antes presentadas o si por tratarse de una marca notoria y al haberse usado la marca de mala fe, la acción resulta imprescriptible. 3.
Al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Decisión Andina 486 de 2000, el titular de un derecho protegido puede promover acción en contra de quien está cometiendo actos de infracción contra el mismo. Aquella acción, según el artículo 244 ídem, “(…) prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez”.
En caso de que se trate de una marca notoria, el artículo 232 del mismo compendio normativo indica “(…) prescribirá a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribirá la acción”. 4. Para resolver el asunto que concita la atención de esta Sala, resulta necesario realizar una breve cronología de la relación entre los extremos del litigio y el uso que la encartada ha hecho de la marca “Remington”. 110013199001201901427 02 11 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil 4.1.
Invención S.A. es titular de las marcas4 “LICEO REMINGTON Mixta”, “Politécnico Aburrá FORMACIÓN TÉCNICA, DE FUTURO Mixta”, “REMINGTON EDUCACIÓN (Nominativa)”, “REMINGTON LIBRERÍA Y PAPELERÍA (Nominativa)”, “REMINGTON Mixta” (en varias versiones distintas), “UNIREMINGTON Nominativa”, “POLITÉCNICO REMINGTON Mixta”, “R CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REMINGTON Mixta” y de los lemas comerciales “LA REMINGTON LA QUE TARDE O TEMPRANO USTED ELIGIRÁ (Nominativa)” y “PODER ESTUDIAR, PODER TRABAJAR nominativa”. 4.2.
Entre Invención S.A. y la Corporación Universitaria Remington se suscribió “CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE MARCA (…)”5, en el que, en su cláusula primera se delimitó su objeto en los siguientes términos: 12 4.3. Entre la documental allegada obra el “CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN Y SUPERACIÓN POLITÉCNICO INDES Y LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REMINGTON”6, con la finalidad de: 4 Ver certificados expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio en folios 519 a 547, PDF C 0 DEMNADA Y MEDIDA CAUTELAR, 01.DEMANDA.Y.MEDIDA.CAUTELAR, CuadernoSIC. 5 Folios 144 y siguientes, PDF C 0 DEMNADA Y MEDIDA CAUTELAR, 01.DEMANDA.Y.MEDIDA.CAUTELAR, CuadernoSIC. 6 Folio 49 y siguientes, PDF C 0 DEMNADA Y MEDIDA CAUTELAR, 01.DEMANDA.Y.MEDIDA.CAUTELAR, CuadernoSIC. 110013199001201901427 02 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil 4.4.
El Instituto Nacional de Superación Politécnico Indes hizo uso se la cláusula arbitral contenida en el mencionado convenio para dirimir las controversias suscitadas por la ejecución del mismo; ese asunto culminó con laudo de 15 de junio de 20177, en el que se resolvió, entre otras: 4.5. Invención S.A. y la Corporación Universitaria Remington promovieron demanda de propiedad industrial en contra de la Corporación de Ciencias Empresariales – Corciencias y el Instituto Nacional de Educación y Superación Politécnico Indes, a la que se le asignó la radicación 14-215557, que terminó por desistimiento del convocante, aceptado en auto de 5 de noviembre de 20158. 4.6.
El 18 de septiembre de 2018, se radicó una segunda demanda, expediente 18-234332, en la que Invención S.A. y la Corporación Universitaria Remington demandaron a la Corporación de Ciencias Empresariales Corciencias y al Instituto Nacional de Educación y Superación Politécnico Indes, por infracción a derechos de propiedad industrial; trámite en el que el 21 de junio de 2019 se declaró probada la excepción previa de “inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones”9, y se declaró la terminación de esa causa. 5.
Hecha la anterior cronología, resulta imperioso analizar si la marca cuya protección se depreca, en efecto, está revestida de notoriedad puesto que, dependiendo de ello, el plazo de prescripción será, bien el del artículo 232 de la Decisión Andina 486 de 2000, ora el del artículo 244 ídem. Define el artículo 224 de la Legislación Andina antes señalada “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.
Folio 56 y siguientes, PDF C 0 DEMNADA Y MEDIDA CAUTELAR, 01.DEMANDA.Y.MEDIDA.CAUTELAR, CuadernoSIC. 8 Folio 2, PDF C 50 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA, 46.CONTESTACIÓN.DE.LA.DEMANDA. 9 Folios 249 y siguientes, 1 PDF CONSTANCIA GENERAL C 83 PÁG 1 – 3, 73.CONSTANCIA.GENERAL. 7 110013199001201901427 02 13 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil En concordancia, el artículo 228 ibídem, señala: “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”. 110013199001201901427 02 14 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil 5.1.
En este expediente, con auto de 14 de febrero de 202010, al resolver una medida cautelar solicitada por la parte demandante la Superintendencia de Industria y Comercio concluyó que de la documental adosada no se acreditó, si quiera sumariamente, la notoriedad de la marca, véase: 15 Además, para comprobar la notoriedad de la marca que aduce en sede de apelación, no allegó ningún otro elemento de convicción que permita colegir una conclusión distinta para así tener por demostrados los elementos del artículo 228 de la Decisión Andina 486 de 2000, citados en líneas precedentes y concluir que, en efecto, la marca se ha “ (…) difundido dentro de un territorio y durante un tiempo determinado, toda vez que la única manera de lograr el reconocimiento de un signo distintivo es por medio de su difusión, lo cual implica la identificación de un ámbito temporal y territorial (…)”11.
Es evidente que todo el esfuerzo desplegado por el demandante se encaminó a convencer al juzgador de la 10 PDF AUTO 13305, 05.AUTONo.13305-RESUELVE.UNA.SOLICITUD.DE.MEDIDA.CAUTELAR, CuadernoSIC. 11 Guerrero Gaitán, Manuel. La Propiedad Industrial, Teoría y Práctica. Editorial Universidad Externado de Colombia, 2023. Página 171. 110013199001201901427 02 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil infracción marcaria cometida por su oponente, pero olvidó que, si quería valerse de la notoriedad de la marca de la que es titular, era menester así probarlo. 6.
En el sub examine, como de los medios de prueba adosados no se concluye la notoriedad de la marca “Remington”, el término prescriptivo aplicable es el establecido en el artículo 244 de la Decisión Andina 486 de 2000. Sobre su configuración, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en decisión con fuerza de acto aclarado señaló: «[2.26] La norma citada indica que las infracciones prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción, o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.
Si el plazo de prescripción venció, entonces la acción es improcedente. [2.27] Para verificar el plazo de prescripción (extintiva), es relevante diferenciar los distintos tipos de infracción administrativa, tal como lo explica la doctrina jurídica, a saber: a) Infracción instantánea: Es un único acto el que configura el supuesto calificado como infracción administrativa.
Este único acto, a su vez, puede tener efecto que se agota con el acto infractor o efecto permanente en el tiempo. b) Infracción continuada: se trata de actos idénticos que se repiten en el tiempo de manera continuada. Si bien cada acto podría constituir una infracción individual, se los agrupa en una sola infracción debido que todos ellos son de ejecución de un mismo plan, forman parte de un único proceso (proceso unitario), existiendo por tanto unidad jurídica de acción. c) Infracción permanente: Es un solo acto, solo que este acto es duradero en el tiempo. d) Infracción compleja: Se trata de una serie concatenada de varios actos dirigidos a la consecución de un único fin. 110013199001201901427 02 16 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil [2.28] Las infracciones a los derechos de propiedad industrial, conforme a lo dispuesto en el artículo 244 de la Decisión 486, prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez. [2.29] Respecto del plazo de dos años, este se computará necesariamente desde la fecha que el titular del derecho de propiedad industrial tomó conocimiento del acto infractor, independientemente si se trata de una infracción instantánea, continuada, permanente o compleja.
En consecuencia, y a modo de ejemplo, si el titular de un derecho de propiedad industrial tomó conocimiento de una infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja), al referido derecho el 10 de enero de 2016, habrá prescrito la acción para denunciar o demandar la infracción de ese derecho el 11 de enero de 2018. [2.30] En cambio, respecto del plazo de cinco años, dicho plazo se empezará a computar dependiendo del tipo de infracción en el tiempo que nos encontremos: - Infracción instantánea: el plazo se computa desde el mismo momento en que se consumó el acto infractor (el acto único). - Infracción continuada: el plazo se computa desde la fecha de realización del último acto (idéntico), que es ejecución del mismo plan, que consuma la infracción. - Infracción permanente: el plazo se computa desde el momento en que cesa la conducta que califica como acto permanente en el tiempo. - Infracción compleja: el plazo se computa desde la fecha de realización del último acto que consuma la infracción. (…) [2.32] El plazo de prescripción (extintiva) de dos años tiene como premisa el conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho.
El tiene dos años para hacerlo. Si se le vence este plazo, no puede acudir al otro plazo (de cinco años), cuya lógica es distinta. En efecto, el plazo de prescripción (extintiva) de cinco años no toma en consideración el conocimiento de la infracción por 110013199001201901427 02 17 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil parte del titular del derecho, sino la fecha de ocurrencia o cese de la infracción. [2.33] Así las cosas, si el denunciado o demandado por una presunta conducta constitutiva de infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja) de un derecho de propiedad industrial acredita que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por más de dos años de la referida conducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción (extintiva) de la acción, lo que genera la improcedencia de la denuncia o demanda, así como la imposibilidad del titular del derecho de acudir al plazo de prescripción de cinco años»12. 6.1.
En el particular, desde lo narrado en el escrito de demanda resulta evidente que Invención S.A. tenía conocimiento del uso no autorizado de la marca “Remington”, el que ocurrió también en vigencia del convenio entre la Corporación Universitaria Remington y el Instituto Nacional de Educación y Superación Politécnico Indes, el que fue firmado por los allí intervinientes el 14 de septiembre de 2001, véase lo dicho:13 A esto se suma lo declarado por la representante legal de Invención S.A., quien luego de ser reconvenida por sus respuestas evasivas sobre el tiempo en el que ocurrió la presunta infracción relató14: Preguntado: “¿Desde qué fecha, aproximadamente, tiene usted conocimiento de que Politécnico Indes viene 12 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación prejudicial 243-IP-2022 de 17 de mayo de 2023, magistrada ponente Sandra Catalina Charris Rebellón. 13 Folio 17, C 3 SUBSANACIÓN DEMANDA, 04.SUBSANACIÓN.DE.LA.DEMANDA, CuadernoSIC. 14 1:49:00, archivo de audio y video AUDIENCIA 1155 C 72, 64.ACTA.AUDIENCIANo.1155, CuadernoSIC. 110013199001201901427 02 18 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil utilizando las marcas de titularidad de la empresa que usted representa en el mercado?”.
Contestó: “Pues, señor juez, yo exactamente la fecha no la tengo clara, pero sí sé que digamos, cinco años, por lo menos, la viene utilizando”. Se extrae que del uso no autorizado que se demanda, se enteró Invención S.A. incluso cuando entre las partes aún estaba vigente el convenio signado entre la Corporación Universitaria Remington y el Instituto Nacional de Educación y Superación Politécnico Indes, puesto que claramente se dijo que “(…) desbordando lo pactado en el señalado convenio, comenzó a utilizar la marca notoria REMINGTON y las marcas registradas que contienen la denominación REMINGTON sin la autorización de su titular (…)” (subraya añadida).
A esto se suma que, la presentación de otras demandas en similar sentido, es una prueba fehaciente de que, desde años anteriores, ya se tenía conocimiento del uso indebido de la marca registrada. Aquí se destaca que con ocasión de la prueba de oficio decretada en auto de 16 de julio de 202115, se ordenó incorporar los siguientes: El primero de los mencionados, se radicó el 30 de septiembre de 2014, según consta en el sello adhesivo adherido a la demanda16 y se admitió con auto de 2 de octubre de 2014, notificado en estado del 6 de octubre siguiente17; a su vez, el extremo demandado se notificó personalmente el 20 de febrero de 201518. 15 PDF AUTO 83458, 71.AUTONo.83458-DECRETA.UNA.PRUEBA.DE.OFICIO, CuadernoSIC.
Folio 35, PDF 2 PDF CONSTANCIA GENERAL C 83 PÁG 7, 73.CONSTANCIA.GENERAL, CuadernoSIC. 17 Folio 50, PDF 2 PDF CONSTANCIA GENERAL C 83 PÁG 7, 73.CONSTANCIA.GENERAL, CuadernoSIC. 18 Folio 84, PDF 2 PDF CONSTANCIA GENERAL C 83 PÁG 7, 73.CONSTANCIA.GENERAL, CuadernoSIC. 16 110013199001201901427 02 19 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil En esa oportunidad se pidió, respecto del Instituto Nacional de Educación y Superación Politécnico Indes, la declaración de una infracción “(…) de la marca notoria REMINGTON objeto de esta demanda, en actividades relacionadas con la clase 41 de la Clasificación internacional de Marcas”19.
Lo otrora deprecado por los aquí demandantes, permite inferir, sin lugar a dudas que al menos, desde esa fecha, Invención S.A. tenía conocimiento del uso no autorizado de la marca “Remington”, por parte del ahora encartado. Lo anterior, siguiendo las directrices del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con independencia del tipo de infracción cometida, que dicho sea de paso en el particular enmarca en la que se denomina continuada, tal como lo indicó el a quo, se traduce en que el término habrá de computarse desde que el titular del derecho tuvo conocimiento del acto infractor.
Siendo este el panorama, incuestionable resulta que el término prescriptivo que debió observar el actor era el de dos años que impone el artículo 244 de la Decisión Andina 486 de 2000; esto, porque como se explicó, está plenamente acreditado que conoció de la acción infractora que ahora denuncia, al menos, desde el 30 de septiembre de 2014, cuando presentó la primera demanda para repeler idénticos hechos a los aquí expuestos.
Esto significa que, los dos años para promover la acción, se consumaron el 1° de octubre de 2016; y para la data en que se radicó esta demanda, el 27 de diciembre de 2019, habían transcurrido poco más de cinco años y tres meses. Si bien, de conformidad con lo estatuido por el artículo 94 de la Ley 1564 de 2012, “La presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad (…)”, esta prerrogativa resultó ineficaz porque, de esa demanda, mediante proveído de 5 de noviembre de 2015 se aceptó “(…) el desistimiento que la parte demandante INVENCIÓN S.A. y LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REMINGTON presentó respecto de la demanda de propiedad industrial iniciada en contra de la parte demandada CORPORACIÓN DE CIENCIAS EMPRESARIALES – CORCIENCIAS y EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN Y SUPERACIÓN POLITÉCNICO – INDES”20.
Lo anterior, tiene como consecuencia ineludible que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 95 del Estatuto Folio 36, PDF 2 PDF CONSTANCIA GENERAL C 83 PÁG 7, 73.CONSTANCIA.GENERAL, CuadernoSIC. 20 Folio 100, PDF 5 PDF CONSTANCIA GENERAL C 83 PÁG 10,CuadernoSIC. 19 110013199001201901427 02 20 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil Procesal Civil21, no se considere interrumpida la prescripción, por lo que el paso del tiempo sin actuar consumó la consecuencia adversa para el demandante.
Aquí, resulta importante señalar que ninguna relevancia ofrece para este debate la declaración hecha en el laudo arbitral de 15 de junio de 2017 por el Tribunal de Arbitramento, “INSTITUTO NACIONAL DE SUPERACIÓN POLITÉCNICO INDES VS COPORACIÓN UNIVERSITARIA REMINGTON”, en el que se tuvo por probada la excepción de “NULIDAD ABSOLUTA SOBREVINIENTE por objeto ilícito del contrato suscrito entre EL POLITÉCNICO INDES y la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REMINGTON celebrado el día 14 de septiembre de 2001 (…)”22.
Esto, porque aunque el recurrente considera que con la emisión de esa decisión está ante hechos nuevos, dada la nulidad del convenio que vinculaba a la Corporación Universitaria Remington con el Politécnico Indes, además de que la infracción es de naturaleza continuada como ya se dijo, no debe olvidarse que, como lo reconoció la misma demandante, nunca se autorizó el uso o explotación de las marcas registradas.
Esto significa que es intrascendente a efectos de establecer la transgresión marcaria sí el negocio entre aquellas estaba activo o no, ejecutándose o no; lo dicho, porque la incursión en el acto acusado no dependía, para nada, del vínculo contractual tantas veces mencionado, tanto así que incluso antes de que se profiriera la resolución arbitral, ya se habían demandado similares actos lesivos del derecho de propiedad industrial.
También, es inane la promoción de una segunda demanda tramitada en el expediente 18-234332 radicada el 18 de septiembre de 2018 en la que Invención S.A. y la Corporación Universitaria Remington demandaron a la Corporación de Ciencias Empresariales Corciencias y al Instituto Nacional de Educación y Superación Politécnico Indes, por infracción a derechos de propiedad industrial, porque al margen de que allí se haya hecho la notificación oportuna de la contraparte, como se indicó en precedencia, el término prescriptivo siguió descontándose y, para cuando se promovió esta nueva acción ya había fenecido, por lo que no había nada que interrumpir. 21 “No se considerará interrumpida la prescripción y operará la caducidad en los siguientes casos: 1.
Cuando el demandante desista de la demanda (…) ”. 22 Folio 128, PDF C 0 DEMNADA Y MEDIDA CAUTELAR, 01.DEMANDA.Y.MEDIDA.CAUTELAR. 110013199001201901427 02 21 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil Con todo y, en gracia de discusión, auscultado ese asunto, se encontró que el 30 de octubre de 2018 se profirió el auto admisorio de la acción, notificado en estado del 31 de octubre siguiente23; de ese asunto se enteraron personalmente los encartados el 8 de febrero de 201924.
En auto de 21 de junio de 2019 se declaró probada la excepción previa de “ inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones”25. Esta declaración, así como sucedió con la hecha en la causa judicial incoada en el 2014, torna ineficaz la interrupción de la prescripción que pretende el apelante sea aceptada. Sobre el particular, esto ha dicho la doctrina: «2.a Cuando el proceso termine por la prosperidad de una excepción previa que impida continuar con el trámite (CGP, art. 95.2).
Por lo tanto, si prospera la excepción de inexistencia de alguna de las partes (CGP, art. 100.3), incapacidad o indebida representación (CGP, art. 100.4), falta de prueba de la calidad en que obra alguna de las partes (CGP, art. 100.6) o pleito pendiente (CGP, art. 100.8), no es posible mantener los efectos sobre la caducidad o la prescripción. Tampoco pueden conservarse tales efectos si prospera la excepción previa de inepta demanda por falta de requisitos formales o indebida acumulación de pretensiones (CGP, art. 100.5), pues a semejanza de las hipótesis relacionadas, en esta el proceso también termina dejando la situación como si la demanda no hubiese sido presentada»26. 7.
Así las cosas, emerge el desatino de los reparos propuestos por el apelante para quebrantar la sentencia vilipendiada, lo que lleva a su confirmación. Al tiempo, ante el fracaso del recurso, bajo la égida de lo consignado en el numeral 1° del artículo 365 de la Ley 1564 de 2012, se condenará en costas al recurrente que resultó vencido. DECISIÓN Habida cuenta de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D. C., en Sala de Decisión Civil, 23 Folio 8, 1 PDF CONSTANCIA GENERAL C 83 PÁG 1 – 3, 73.CONSTANCIA.GENERAL. 24 Folios 10 y 11, 1 PDF CONSTANCIA GENERAL C 83 PÁG 1 – 3, 73.CONSTANCIA.GENERAL.
Folios 249 y siguientes, 1 PDF CONSTANCIA GENERAL C 83 PÁG 1 – 3, 73.CONSTANCIA.GENERAL. 26 Rojas Gómez, Miguel Enrique. Lecciones de Derecho Procesal, Tomo 2, Procedimiento Civil, Parte General. Editorial Esaju, séptima edición 2020. Página 279. 25 110013199001201901427 02 22 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá, D.C. Sala Civil administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia emitida el 27 de agosto de 2021 por la Superintendencia de Industria y Comercio, Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial.
SEGUNDO: CONDENAR en costas al apelante vencido.
NOTIFÍQUESE, RUTH ELENA GALVIS VERGARA Magistrada 110013199001201901427 02 MARTHA ISABEL GARCÍA SERRANO Magistrada 110013199001201901427 02 JORGE EDUARDO FERREIRA VARGAS Magistrado 110013199001201901427 02 Firmado Por: Ruth Elena Galvis Vergara Magistrada 110013199001201901427 02 23 Sala Civil Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Jorge Eduardo Ferreira Vargas Magistrado Tribunal O Consejo Seccional Dirección Ejecutiva De Administración Judicial Funcionario Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Martha Isabel Garcia Serrano Magistrada Sala 021 Civil Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 Código de verificación: 633106bc7513605114115f11d9fe51b2852d0c90ce55712c7b1f9dbdbfac619b Documento generado en 18/10/2024 02:08:13 PM Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica