REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, D.C. SALA CIVIL DE DECISIÓN Bogotá D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil veinticuatro (2024) MAGISTRADA PONENTE: ANGELA MARÍA PELÁEZ ARENAS RADICACIÓN: 11001-31-99-001-2019-75161-04 PROCESO: VERBAL DEMANDANTE: SANDRA MARCELA QUINTERO RODRÍGUEZ DEMANDADO: OPERADORA DE FRANQUICIAS DE COLOMBIA S.A.S. Y OTROS ASUNTO: IMPUGNACIÓN SENTENCIA De conformidad con el artículo 12 de la Ley 2213 de 2022, decide el Tribunal el recurso de apelación interpuesto por ambas partes, frente a la sentencia proferida el 22 de octubre del 2021, por el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el asunto del epígrafe1.
I.
ANTECEDENTES 1. La demandante acudió a la jurisdicción para que se declare que “(…) OPERADORA DE FRANQUICIAS DE COLOMBIA S.A.S. utiliza los signos ‘DOS CHINGONES” y “CHINGÓN” para identificar sus establecimientos de comercio y productos. Se declare que los signos ‘DOS CHINGONES’ y ‘DOS CHINGONES TAQUERÍA CHILANGA’ son similarmente confundibles con la marca ‘EL CHINGÓN’ de titularidad de SANDRA QUINTERO”.
Por lo anterior, pidió que se ordene a la demandada “el cese inmediato del uso de los signos ‘DOS CHINGONES’ y ‘DOS CHINGONES TAQUERÍA CHILANGA’. El retiro de la expresión ‘DOS CHINGONES’ y ‘DOS CHINGONES TAQUERÍA CHILANGA’ de las redes sociales de su titularidad. El retiro de todos los avisos, letreros, anuncios o elementos con las expresiones ‘DOS 1 El proceso estuvo suspendido entre el 17 de febrero de 2022 hasta el 11 de abril de 2024.
Verbal 11001-31-99-001-2019-75161-04 de Sandra Marcela Quintero Rodríguez en contra de Operadora de Franquicias de Colombia S.A.S. CHINGONES’ y ‘DOS CHINGONES TAQUERÍA CHILANGA’ de los establecimientos de propiedad de la sociedad OPERADORA DE FRANQUICIAS DE COLOMBIA S.A.S. El retiro de todo objeto usado por OPERADORA DE FRANQUICIAS DE COLOMBIA S.A.S. en la prestación de sus servicios, tales como platos, cartas, servilletas, empaques, etc., que contengan las expresiones ‘DOS CHINGONES’ y ‘DOS CHINGONES TAQUERÍA CHILANGA’.
Asimismo, deprecó condenar “a la sociedad OPERADORA DE FRANQUICIAS DE COLOMBIA S.A.S. al pago de la indemnización de daños y perjuicios con base al régimen de indemnizaciones establecido en el Decreto 2264 de 2014”. Como causa petendi adujo que es titular de la marca mixta “EL CHINGÓN COMIDA TEX-MEX”, para identificar “servicios de restauración en la clase 43 internacional, conforme certificado de registro No. 423643 que se encuentra vigente hasta el día 16 de mayo de 2021”, la cual se aprecia a continuación: Relató que Operadora de Franquicias de Colombia S.A.S. solicitó ante la Superintedencia de Industria y Comercio el registro de la siguiente insignia: Para identificar “productos y servicios de la clase 29, 30 y 43 Internacional el día 23 de mayo de 2018”.
Sin embargo, tuvo que ejercer oposición a esa petición, ya que ese signo “es similarmente confundible con [sus] marcas, por lo que mediante Resolución No. 88874 la SIC declaró fundada la oposición (…) y en consecuencia negó el registro de la marca (…)”, decisión que fue objeto de apelación, siendo confirmada en acto administrativo No. 54143 del 11 de octubre de 2019. 2 Verbal 11001-31-99-001-2019-75161-04 de Sandra Marcela Quintero Rodríguez en contra de Operadora de Franquicias de Colombia S.A.S. Historió que nuevamente la sociedad demandada pidió el registro de la marca nominativa “DOS CHINGONES TAQUERÍA CHILANGA”, para “identificar productos de la clase 43 internacional”, siendo despachada adversamente esa solicitud en Resoluciones No. 47256 del 6 de julio de 2018 y 4216 del 3 de septiembre de 2019.
Sostuvo que la convocada “utiliza la expresión ‘DOS CHINGONES’ y ‘CHINGÓN’ para identificar una serie de establecimientos de comercio que se dedican a la comercialización de comida mexicana en la ciudad de Bogotá y Chía, violando consecuencialmente los derechos de propiedad industrial de [la actora] (…). Dichos establecimientos de comercio tienen como actividad económica principal el ‘Expendio a la mesa de comidas preparadas’, mismo servicio que identifica la marca de propiedad de [ella], tal y como se observa en la matrícula de los establecimientos”.
Agregó que “comercializa productos en sus restaurantes con expresiones muy similares y que llevan al público consumidor a confusión con respecto a la marca de titularidad de [la accionante], violando consecuencialmente sus derechos (…). De igual forma, la sociedad OPERADORA DE FRANQUICIAS COLOMBIA S.A.S. factura en estos establecimientos con la expresión ‘DOS CHINGONES’, creando confusión con la marca [suya]”.
Relató que el “día 4 de octubre de 2019 la señora Sandra Marcela Quintero envío vía correo certificado una carta en la que le solicitaba a la sociedad OPERADORA DE FRANQUICIAS DE COLOMBIA S.A.S. el cese inmediato del uso de las expresiones ‘DOS CHINGONES’, ‘EL CHINGÓN’ que eran de su titularidad o generaban confusión en el público consumidor con las marcas de su titularidad”.
En respuesta recibida vía correo electrónico, la accionada le informó que el “uso del signo ‘DOS CHINGONES’ y ‘DOS CHINGONES TAQUERÍA CHILANGA’ no generaban confusión en el público consumidor y afirma que dicho uso se viene realizando hace más de tres años, pese a que la SIC ya se hubiese pronunciado al respecto”. Explicó que el 25 de septiembre de 2019 “licenció el uso de [su] marca al señor JAVIER LEONARDO DÍAZ, para que este último iniciara una consultoría de franquicias sobre el modelo de [su] negocio con la finalidad de franquiciarlo.
El contrato de licencia mencionado (…) se hizo por los siguientes valores: (…) El 10% del valor de entrada de cada una de las franquicias que el licenciatario venda. El 50% del valor de las regalías que se cobren mensualmente 3 Verbal 11001-31-99-001-2019-75161-04 de Sandra Marcela Quintero Rodríguez en contra de Operadora de Franquicias de Colombia S.A.S. a los franquiciados.
La sociedad OPERADORA DE FRANQUICIAS DE COLOMBIA debió solicitar a su titular una licencia de su de marca y por consiguiente, pagar lo que los actuales licenciatarios pagan por su uso”. 2. Trabada la litis, el extremo encartado se opuso a las pretensiones incoadas, formulando como excepciones de mérito las que denominó “OPERADORA DE FRANQUICIAS DE COLOMBIA TIENE EL DERECHO LEGÍTIMO DE USAR SU ENSEÑA COMERCIAL DOS CHINGONES”, “LA DEMANDANTE NO ACREDITA DE NINGUNA FORMA EL USO DE SU MARCA EL CHINGÓN COMIDA TEX-MEX”, “LA DEMANDANTE NO DEMUESTRA EL RIESGO DE CONFUSIÓN EN EL MERCADO”, “INEXISTENCIA DE PERJUICIOS”, “LA IRRELEVANCIA E IMPERTINENCIA DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO MARCARIO EN EL PRESENTE PROCESO DE INFRACCIÓN MARCARIA”, “EL CARÁCTER DE USO COMÚN DE LA EXPRESIÓN ‘CHINGÓN’ PARA IDENTIFICAR COMIDA MEXICANA DESCARTA EL RIESGO DE CONFUSIÓN”, “LA DENOMINACIÓN ‘CHINGÓN’ ES DESCRIPTIVA Y CARECE DE DISTINTIVIDAD PARA PRESTAR SERVICIOS DE RESTAURACIÓN”, “INEXISTENCIA DE RIESGO DE CONFUSIÓN”, “PRESCRIPCIÓN”, “ABUSO DEL DERECHO DE LA DEMANDANTE” y “BUENA FE DE OPERADORA DE FRANQUICIAS DE COLOMBIA S.A.S.”.
II. LA SENTENCIA APELADA Agotado el trámite de rigor, el sentenciador de primer grado accedió parcialmente a las aspiraciones demandatorias, tras declarar que la intimada infringió los derechos de propiedad industrial de su contraparte, en relación con la marca mixta “EL CHINGÓN COMIDA TEX-MEX”. En consecuencia, ordenó a la pasiva el cese inmediato de su uso y comercialización, así como el retiro de todos los canales y circuitos de comercialización de productos con el reseñado distintivo.
De otro lado, declaró probada la excepción de “INEXISTENCIA DEL PERJUICIO”, por tanto, denegó, entre otras cosas, el reconocimiento de la indemnización preestablecida peticionada en el libelo principal. Para arribar a tales conclusiones, el fallador, en torno a la infracción marcaria, luego de tener por acreditada la titularidad del derecho invocado como vulnerado en cabeza de la demandante, recordó que, la contravención alegada “se centraría en la expresión ‘DOS CHINGONES’ utilizada 4 Verbal 11001-31-99-001-2019-75161-04 de Sandra Marcela Quintero Rodríguez en contra de Operadora de Franquicias de Colombia S.A.S. por la accionada para identificar en el mercado sus establecimientos de Comercio dedicados al servicio de alimentación o preparación de alimentos, así como algunos productos comercializados en estos, identificados con expresiones similares al registro de [la accionante].
En el caso concreto, se observa que, conforme a la fijación de hechos efectuada en la audiencia del 372, la accionada aceptó como cierto los hechos 10, 11 y 14, según los cuales poseía siete establecimientos de comercio denominados ‘DOS CHINGONES’, ubicados en la ciudad de Bogotá y Chía, dedicados al expendio a la mesa de alimentos preparados, que, agregado a ello, la sociedad accionada facturaría sus servicios en estos establecimientos con la expresión ‘DOS CHINGONES’, a su vez las facturas aportadas -consecutivo 30 página cuatro-, se advierte que la accionada habría facturado unos servicios de restauración utilizando el signo ‘DOS CHINGONES’ en las siguientes fechas y establecimientos: 15 de septiembre del 2017, Centro Comercial Multiplaza La Felicidad, 29 de septiembre del 2017, 10 de septiembre del 2017, 2 de septiembre del 2017, 11 de octubre del 2017 y 11 de octubre del 2017, en el mismo centro comercial Multiplaza La Felicidad.
Por su parte, el 18 de agosto del 2020, se facturó en la calle 140 número 11-15, local 1. El 27 de agosto del 2020 en la calle 114 número 56-92. El 10 de agosto del 2020 en el Centro Comercial Santa Fe local 3-120. También se evidencia una factura del 3 de octubre del 2019 expedida por la accionada identificada con la expresión ‘DOS CHINGONES 106’ por concepto del expendio de alimentos y bebidas (…).
A continuación, refirió que, “en similares términos, la comunicación del 24 de octubre del 2019, emitida por la accionada en respuesta al requerimiento de la accionante del 4 de octubre del 2019, se evidencia que la parte accionada aceptaría la identificación de unos establecimientos de Comercio con la expresión ‘DOS CHINGONES TAQUERÍA’, dedicados a la prestación de servicios de alimentos (…), que conforme el certificado de existencia y representación legal expedido el 4 de octubre del 2019 (…) la accionada tendría matriculado los siguientes establecimientos de Comercio, a saber, ‘DOS CHINGONES CAPITAL’ identificado con número de matrícula 02852897 el 10 de agosto del 2017 con domicilio en Bogotá. ‘DOS CHINGONES 106’ número de matrícula 02947450 del 17 de abril del 2018, ubicado en Bogotá. ‘DOS CHINGONES 140’ número matrícula 03015634 del 21 de septiembre del 2018 en Bogotá. ‘DOS CHINGONES FONTANAR’, matrícula 03031409 del 30 de octubre del 2018 en Chía, ‘DOS CHINGONES PARQUE 93’ matrícula 03133111 el 2 de julio del 2019 Bogotá”. 5 Verbal 11001-31-99-001-2019-75161-04 de Sandra Marcela Quintero Rodríguez en contra de Operadora de Franquicias de Colombia S.A.S. Agregó que en las diligencias obran unos “pantallazos de un perfil denominado ‘DOS CHINGONES CALL’, en los que se evidencia una publicación del 16 de diciembre del 2019, en la que se anuncia una promoción del menú del día, publicación que, además, se identificaría el signo “DOS CHINGÓN’ del accionado, en similares términos se observa una publicación del 31 de diciembre del 2019, desde el mismo perfil de la red social (…).
Igualmente se advierte en diversos pantallazos del 19 de noviembre de 2019 de un perfil denominado ‘DOS CHINGONES” de la red social Instagram y Facebook, que permiten corroborar que la accionada posee unos establecimientos de comercio identificados con tal expresión y dedicados al servicio de restauración (…). Asimismo, se observan los pantallazos del 3 de mayo del 2021, donde se evidencia unas publicaciones de idéntico contenido donde se hace uso de la expresión ‘DOS CHINGONES’ (…).
En igual forma se advierten dos videos de dos perfiles de redes sociales, denominados ‘DOS CHINGONES’, en los que se corrobora la información de los pantallazos ya mencionados -consecutivo cero, página 20 y 21-. Así como la ubicación de los cinco establecimientos identificados con esta expresión, sus direcciones y números de contacto (…).
Por su parte, obra pantallazo del 18 de diciembre del 2020, en el cual se advierte que el accionado usaría la expresión ‘DOS CHINGONES TAQUERÍA’ tanto para identificar dos perfiles denominados ‘DOS CHINGONES CALL’ (…) expresión unida, en redes sociales para publicitar servicios y promociones de alimentación. De igual forma, otro pantallazo de la misma fecha evidencia que el accionado tendría un perfil y menú en la sección de restaurantes de comida mexicana en la plataforma Rappi -consecutivo 46, página cuatro a seis y consecutivo 64 página 16-.
A su vez, el pantallazo del 3 de abril del 2021 -consecutivo 64 página 7- demostraría el uso de la expresión ‘DOS CHINGONES’ para identificar un servicio de alimentos a domicilio en la plataforma domicilios.com. Asimismo, (…) se evidencia que conforme a la sanción del artículo 96 y 97 del C.G.P. respecto al hecho 13, la accionada comercializaría productos en los establecimientos de Comercio ‘DOS CHINGONES’ identificándolos con expresiones similares a aquel registro de la accionante, tales como sopa y limonada ‘CHINGONA’.
Aspecto que, se corroboraría a partir del menú obrante en el expediente (…)”. Luego precisó que respecto “al uso de la expresión ‘DOS CHINGONES TAQUERÍAS CHILANGA’, se reitera, no se evidencia prueba del uso de esta expresión por parte del despacho y, no se puede entrar a realizar mayores consideraciones, razón por la cual las pretensiones de cara al uso de esta expresión no tienen vocación de prosperar.
Así las cosas, es claro que en el 6 Verbal 11001-31-99-001-2019-75161-04 de Sandra Marcela Quintero Rodríguez en contra de Operadora de Franquicias de Colombia S.A.S. presente caso, la accionada en desarrollo de su actividad económica y especialmente para la identificación de sus establecimientos de Comercio dedicados al expendio de alimentos preparados, así como la comercialización de algunos de sus productos, ha usado las expresiones “dos Chingones taquería” y “chingona” en piezas, publicaciones e identificaciones de perfiles en redes sociales y plataformas de domicilio desde agosto del 2017 hasta el 3 de agosto del 2021, fecha en la que se declaró el cumplimiento de la orden cautelar por parte de este despacho mediante auto número 92062, providencia que a la fecha se encuentra firme”.
Sostuvo que “el uso de la expresión ‘DOS CHINGONES TAQUERÍA’ y ‘CHINGONA’, por parte del demandado, es una reproducción similar del signo mixto de la accionante ‘EL CHINGÓN COMIDA TEX-MEX’, y que, particularmente, se utiliza para aquellos servicios registrados para la clase 43, esto es, servicios de restauración. Así las cosas, corresponde establecer si con este uso la accionada infringiría los derechos de propiedad industrial de la actora sobre la marca mixta con certificado 423643 conforme a los postulados del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que, para realizar el cotejo de ciclos mixtos, como los empleados por ambos extremos procesales, se debe determinar el elemento predominante, esto es, el nominativo o el figurativo, pero para luego continuar con el estudio de las marcas en conflicto, aplicándolo o aplicando las reglas establecidas para cada caso, es decir, aquellas de cotejo de signos denominativos o figurativos.
Sobre el particular ha de recordar que, por lo general, el elemento denominativo del ciclo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la venta del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico que, por su tamaño, color, diseño y otras características pueda causar mayor impacto en el consumidor (…).
Visto lo anterior, observa el despacho que, entre los signos en disputa, el elemento preponderante sería el nominativo, en tanto genera mayor recordación e impacto en los consumidores que los elementos gráficos del signo que aporta, que no aporta (sic) mayor distintividad. En este orden de ideas, se cotejarán los elementos denominativos del signo mixto de la demandante y de la 7 Verbal 11001-31-99-001-2019-75161-04 de Sandra Marcela Quintero Rodríguez en contra de Operadora de Franquicias de Colombia S.A.S. demandada, a saber, de la siguiente manera: ‘EL CHINGÓN COMIDA TEX-MEX’ y los signos usados por la accionada ‘LOS CHINGONES TAQUERÍA’ y ‘CHINGONA’.
(…) Así, atendiendo a los criterios fijados por el Tribunal Andino, se concluye que los signos en disputa son similares desde un punto de vista ortográfico y fonético. Al respecto, se evidencia que la expresión ‘EL CHINGÓN’, ‘DOS CHINGONES’ y ‘CHINGONA’ presentan una sucesión similar de sílabas cuya extensión y coincidencias en las letras que integran los signos corresponden entre sí. Es de agregar que el orden de sus vocablos genera una pronunciación y entonación semejante entre los signos. De igual forma, la anteposición de los vocablos ‘DOS’ al inicio del signo del accionado y la pluralización de la expresión ‘CHINGÓN’ y el uso de la letra ‘a’ no tiene la potencialidad de generar la suficiente distintividad entre los signos, máxime si se tiene en cuenta que su pronunciación generaría incluso un sonido símil.
He de destacar que las conclusiones de este despacho se advierten coincidentes con el análisis realizado por la dirección de signos distintivos de esta entidad y expuesto en las resoluciones que declararon fundadas las oposiciones presentadas por la accionante. (…) Tampoco se evidencia que el registro del accionante, específicamente, la parte nominativa del signo, hubiese sido limitada por parte de la Autoridad Registral, bajo el criterio del uso común descriptivo laudatorio de la expresión. Al margen de lo anterior, se observa que los signos o en cotejos son ortográfica y fonéticamente análogos.
Es de agregar que la expresión ‘TAQUERÍA’ adicionada por el demandado a su signo no otorga distintividad al mismo, máxime si se tiene en cuenta que esta expresión es descriptiva de la clase de producto que se comercializa, esto es, preparación de comida mexicana. Establecido lo anterior, es de reiterar que las expresiones del accionado se utilizan para idénticos servicios a aquellos amparados por el registro del accionante, esto es, aquellos estipulados en la clase 43 de la clasificación internacional de Niza, específicamente, servicios de restauración, alimentación de comida mexicana. 8 Verbal 11001-31-99-001-2019-75161-04 de Sandra Marcela Quintero Rodríguez en contra de Operadora de Franquicias de Colombia S.A.S. Lo ya dicho se sumaría a la similitud gramatical y fonética ya identificadas, lo que podría llevar a generar al consumidor promedio genere (sic) o una idea errónea que los servicios del accionante y el accionado comparten un mismo origen empresarial (…).
En el caso concreto, estamos frente al escenario de semejanza entre los signos e identidad de los servicios, pues como se expresó, los signos del accionado presentan similitud fonética y ortográfica con el signo registro del demandante, sumado a que estos se usan para identificar los mismos servicios de restauración, específicamente comida mexicana.
Así las cosas, el despacho concluye que existe el riesgo de confusión en el presente asunto, dada la similitud entre los signos empleados por la accionada y la accionante, así como la identidad de los servicios que se identifican con tales signos, lo que podría llevar a los consumidores a adquirir algún servicio ofrecido por la accionada, pensando erróneamente que se trata de la accionante o que entre los mismos existe algún tipo de vínculo.
Todo ello da paso a que se configuren los supuestos de infracción contemplados en los literales a) y d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, que habilita al titular de un signo distintivo para impedir a terceros aplicar o colocar a la marca un signo distintivo ético semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca, sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o condicionamientos o acondicionamientos de tales productos y b) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquier producto o servicio cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Establecido lo anterior, resta al despacho abordar si a partir del comportamiento desplegado existiría o no un perjuicio indemnizable y su cuantía. En lo particular, esta entidad sostiene que no se puede confundir la infracción del derecho con las consecuencias derivadas de dicha infracción, pues estas últimas y no la primera, son las que son indemnizables.
También se ha sostenido que conforme al artículo 167 del C.G.P., quien alegue haber sufrido un daño como consecuencia de una infracción debe demostrar que lo sufrió, pues solo así se le podrá reconocer una indemnización. Finalmente, se ha advertido que en la legislación colombiana no existe una norma alguna que establezca una presunción 9 Verbal 11001-31-99-001-2019-75161-04 de Sandra Marcela Quintero Rodríguez en contra de Operadora de Franquicias de Colombia S.A.S. de daños derivados de la infracción de derechos de propiedad industrial o que releve al demandante de dicha prueba dentro del proceso.
(…) En materia de infracción a derechos de propiedad industrial, el perjuicio corresponde a la consecuencia derivada de la infracción, el cual para que sea indemnizable debe ser demostrado dentro del respectivo proceso, pues es la carga de quien lo alega conforme al artículo 167 del C.G.P., y ¿por qué?, se reitera, en materia de propiedad industrial ninguna norma establece presunción que avale la posibilidad de relevarse de tal prueba.
De acuerdo con lo expuesto con el escrito de la demanda, los daños sufridos por la accionante corresponden a) daño emergente relacionado con los costos de defensa legal de su signo y la pérdida de valor distintivo de la marca registrada que afectaría un proceso de franquicia respecto al signo ‘EL CHINGÓN COMIDA TEX-MEX’ y b) un lucro cesante derivado del precio que habría tenido que pagar el accionado por una licencia. Igualmente, para efectos de la cuantificación del perjuicio, la accionante se acogió al sistema de indemnizaciones preestablecidas antes de emitir pronunciamiento.
En este aspecto, debe dejarse claro que quien alegue o quién elige el sistema de indemnizaciones preestablecidas no tiene que probar la cuantía de los daños y perjuicios causados por la infracción, sino que su tasación estará determinada por el juez. No obstante, el régimen de indemnizaciones preestablecidas únicamente libera de la carga de la prueba de la cuantía del perjuicio, mas no de la existencia del mismo, cuya carga sigue estando en cabeza de la demandante.
Así las cosas, debe comenzarse por analizar si la demandante cumplió o no con la referida carga para posteriormente estimar su cuantía de conformidad con los criterios establecidos en el decreto de indemnizaciones preestablecidas. (…) De esta forma, en el caso concreto respecto al perjuicio pretendido bajo el literal c), no es dable entrar a su análisis y aún menos a su reconocimiento, pues la estipulación de perjuicios de la demanda procuraría erróneamente la indemnización de unos perjuicios bajo el literal c) en conjunto con la tipología del literal a) del artículo 243 de la decisión 486 del 2000 (…).
He de señalar que, contrario a las consideraciones de las partes, los gastos que implican la defensa de un registro marcario corresponden a una contingencia propia de la titularidad de un derecho de propiedad industrial que se pretende esgrimir y ciertamente no pueden pretender endilgarse en su causación al 10 Verbal 11001-31-99-001-2019-75161-04 de Sandra Marcela Quintero Rodríguez en contra de Operadora de Franquicias de Colombia S.A.S. accionado, máxime si se tiene en cuenta que, quie, decidió accionar el aparato judicial y, por ende, contratar servicios jurídicos para tal efecto, fue el titular del derecho.
Aunado a lo anterior, respecto a la alegada pérdida de distintividad del registro del accionante y que ha comprometido el proceso de franquicia y que habría comprometido un proceso de licenciamiento de franquicias (…) basta señalar que no se encuentra demostrado dentro del expediente. En efecto, ninguna de las pruebas da cuenta de la pérdida de distintividad del signo y aún menos que los procesos de licenciamiento de signos si hubiesen visto afectados con ocasión del infractor.
Ello no es menos válido, bajo el entendido de que algunos comentarios desfavorables que pudieron hacer algunos comensales respecto al servicio recibido en los establecimientos del accionado visibles en los pantallazos allegados con el escrito de demanda, pues ciertamente también se advierten comentarios favorables. Así las cosas, no puede generalizarse la idea de una pérdida de distintividad a partir de algunos comentarios aisladamente considerados.
Ahora bien, en cuanto a la afectación a los procesos de franquicia, se observa que la accionante inició un proceso de licenciamiento de su signo a Javier Leonardo Díaz, para efectos de que este a su vez iniciara una consultoría de franquicias con la finalidad de franquiciar el uso del signo en una especie de sublicenciamiento, tal como dan cuenta los hechos 17, 18, y 19 de la demanda (…).
Ello no es menos cierto bajo la afirmación del accionante -consecutivo 85 página 1 minuto 24:39-, según la cual el presente litigio habría afectado el otorgamiento de franquicias, pues tal manifestación solo corresponde a una afirmación de la parte, sin sustento probatorio alguno, que evidencie que la presente actuación judicial ha generado una disminución en los posibles interesados o un impacto negativo en los negocios ya iniciados, limitándose la no concesión de las licencias a un posible efecto de esperar a las resultas del proceso, mas no a la extinción de las negociaciones o acercamientos ya iniciados.
Lo anterior, no es menos cierto bajo la consideración de un uso continuo del signo alegado como infractor para la identificación de un establecimiento o su publicidad en redes sociales, pues como se dejó establecido, existe una diferencia entre la infracción de un signo y la ejemplarización de un perjuicio a partir del mismo, la cual, en todo caso, debe ser demostrada.
Así las cosas, se declarará probada la excepción de inexistencia del perjuicio. Sobre la base de lo anterior, y dado que no es posible verificar la existencia de un perjuicio dentro del respectivo proceso, los pretendidos perjuicios no serán reconocidos y se negará la pretensión cuarta de la demanda. 11 Verbal 11001-31-99-001-2019-75161-04 de Sandra Marcela Quintero Rodríguez en contra de Operadora de Franquicias de Colombia S.A.S. LAS APELACIONES 1.
Inconforme con tal determinación, por intermedio del recurso de apelación, sustentado en el trámite de segunda instancia, Operadora de Franquicias de Colombia S.A.S. resistió la sentencia proferida, aduciendo, principalmente que: i) la parte demandante no probó el riesgo de confusión entre las marcas, requisito sine qua non para acreditar la infracción marcaria; ii) la sentencia ignoró sin ningún análisis el carácter de marca descriptiva y de uso común de la expresión EL CHINGÓN, lo que le impedía a la demandante pretender actos de exclusividad sobre dicha expresión; iii) el juez de primera instancia pasó por alto las normas de la Decisión 486 que limitan el derecho del titular de una marca sobre una expresión de uso común y a la vez descriptiva; iv) se desconoció el hecho de que los signos cotejados coexistieron pacíficamente en el mercado durante casi cuatro años, junto con muchos otros signos que empleaban la expresión CHINGÓN, sin presentarse entre ellos quejas o confusión de los consumidores, y v) el carácter de uso común y descriptivo de la denominación CHINGÓN fue despachado desfavorablemente con el argumento simplista y equivocado de que la resolución que concedió la marca EL CHINGÓN COMIDA TEX_MEX no había señalado expresamente que la expresión EL CHINGÓN era de uso común. 2.
A su turno, el mandatario judicial de Sandra Marcela Quintero discrepó de la denegatoria a los perjuicios peticionados, por cuanto, en su opinión, estos sí se encuentran demostrados en el informativo, al igual que la mala fe de su contraparte; argumentaciones en las que ahondó en el trámite de segunda instancia, pues, en su opinión, los daños que se produjeron fueron los siguientes: 12 Verbal 11001-31-99-001-2019-75161-04 de Sandra Marcela Quintero Rodríguez en contra de Operadora de Franquicias de Colombia S.A.S. Señaló que tuvo que “pagar la factura 2032 y también debió pagar sumas de dinero para la póliza como requisitos indispensable para que se decretaran las medidas cautelares, por lo que su patrimonio se vio disminuido por dichas circunstancias y en dichos montos.
Su marca perdió reconocimiento, ya que los consumidores, no podían distinguir bien entre DOS CHINGONES y EL CHINGÓN TEX MEX, por lo que hay una dilución de la marca, esto es, de una marca con un nombre sonoro, pasó a existir 2 restaurantes con nombres muy similares, por lo que el cliente efectivamente se confundía y por ende le restaba distintividad a la marca registrada.
La sociedad demandada, debió para hacer un uso de la expresión CHINGÓN pagar el valor de la licencia correspondinete, dinero que se privó a la señora SANDRA QUINTERO RODRÍGUEZ (ya fallecida) por lo que su patrimonio fue privado injustamente de esa suma de dinero, la cual se está reclamando con esta demanda y por las acciones solo atribuibles a OPERADORA DE FRANQUICIAS S.A.S.”.
Sostuvo que otro “daño causado por el actuar doloso de la sociedad Operadora de Franquicias, consiste en la confundibilidad que se presentó entre los servicios prestados por la demandada con los de la demandante y que quedaron demostrados cuando se dijo y se declaró en los interrogatorios de parte que: a) 13 Verbal 11001-31-99-001-2019-75161-04 de Sandra Marcela Quintero Rodríguez en contra de Operadora de Franquicias de Colombia S.A.S. Se mostraron en redes sociales mis platos, hablando de ‘DOS CHINGONES’, b) Recibí llamadas donde me decían si los establecimientos de comercio ‘DOS CHINGONES’ eran de mi propiedad (Declaración de parte de la señora SANDRA MARCELA QUINTERO). c) Hay comentarios en redes sociales, tanto positivos como negativos de DOS CHINGONES lo que afecta el buen nombre y el good will de la marca y prueba que en efecto el público consumidor se confundía entre las marcas ‘DOS CHINGONES’ y ‘EL CHINGÓN’; por tanto, se evidencia que se presenta la dilución del reconocimiento de la marca EL CHINGÓN COMIDA TEX MEX.
Insistió en que se acogió a la figura de la indemnización prestablecida consagrada en la Ley 1648 de 2013, normatividad que no fue tenida en cuenta, “toda vez que ni compensó los perjuicios, pese a encontrar acreditada la infracción de la marca, ni disuadió al infractor, pues el accionado obtuvo ingresos por el uso de la marca infringida, según la misma revisoría fiscal de la sociedad demandada (…)”.
CONSIDERACIONES 1. Preliminarmente, cumple destacar que el Tribunal Andino, mediante el Acuerdo 06-2023-TJCA, emitió una “Guía para la aplicación del criterio jurídico interpretativo del acto aclarado en las solicitudes de interpretación prejudicial”, en el que reiteró la obligatoriedad de elevar la consulta de que tratan los artículos 33 de la Decisión 472 de 1999 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para que profiera una interpretación prejudicial vinculante y de obligatorio cumplimiento.
Sin embargo, “reconoció que el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado es plenamente compatible con la figura de la ‘consulta obligatoria’” y para tal efecto consideró que “en aquellos casos en los que el juez nacional de única o última instancia tenga que resolver una controversia, en la que deba aplicar o se discuta una o más normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, no estará obligado a solicitar una nueva interpretación prejudicial al TJCA, si es que esta corte internacional ya ha interpretado tal o tales normas con anterioridad, en una o más interpretaciones prejudiciales publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena”.
En ese orden de ideas, cumple relievar que antes de la emisión del anterior concepto, este Tribunal por auto del 17 de febrero de 2022, dispuso oficiar al TJCA para consultarle, principalmente, las “regulaciones en las que jurídicamente se cimentaron las pretensiones de la presente acción derivada de infracción de derechos de propiedad industrial”, específicamente 14 Verbal 11001-31-99-001-2019-75161-04 de Sandra Marcela Quintero Rodríguez en contra de Operadora de Franquicias de Colombia S.A.S. para que remitiera interpretación prejudicial de los artículos 134, 135, 155, 156 y 243 de la Decisión 486 de 2000, a “efectos de obtener su entendimiento, en relación con los hechos materia de esta demanda, y sobre los cuales se efectúan los siguientes interrogantes: i) A la luz de lo preceptuado en los cánones 134, 135, 155 y 156 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a) ¿Qué debe entenderse por signo descriptivo y signo de uso común?; b) ¿Qué debe entenderse por actitud de distintividad de la marca?; c) ¿En que consiste el concepto de marca débil y cuáles son los límites de una marca de esta estirpe?; d) Cuál es el alcance del artículo 135, ejusdem, respecto del requisito de distintividad marcaria?; e) Cuáles son los límites del derecho a la exclusividad de la marca, en relación con un símbolo común o descriptivo?. ii) ¿Es posible predicar la distintividad de que trata el artículo 134, ídem, de una marca cuya expresión se compone de un vocablo de uso común y descriptivo en un país diferente al cual se encuentra registrado?; iii) En el escenario del artículo 243 de la Decisión 486 antes citada, ¿la infracción de los derechos conferidos por la marca es constitutiva o generadora, per se, del daño y, en consecuencia, su existencia no necesita demostración? En Oficio N° 240-S-TJCA-2024 del 9 de abril de los corrientes, la secretaria general del TJCA informó que los “artículos 134 y 135 de la decisión 486 constituyen un acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial previamente citado y en los términos de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 344-IP-2022 del 11 de abril de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5154 del 12 del mismo mes (…)”.
Asimismo, comunicó que, “… artículos 155, 156 y 243 de la Decisión 486 constituyen un acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial previamente citado y en los términos de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 243-IP-2022 del 17 de mayo de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5187 del 22 del mismo mes (…)”.
También notificó que “en el proceso interno se alegó el uso de un signo a modo de enseña comercial, es pertinente que la autoridad consultante se remita asimismo al artículo 200 de la Decisión 486, el cual constituye un acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial previamente citado y en los términos de los párrafos 4. a 4.4. de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 101-IP-2021 del 6 de mayo de 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4485 del 30 del mismo mes (…).
En últimas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina decidió que “ la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 344-IP-2022, 243-IP-2022 y 101-IP-2022 (…)”. Por lo anterior, y en virtud del principio de economía procesal desarrollado en los criterios expuestos en las decisiones 145-IP-2022, 261IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022 -citados en el Acuerdo 06-202315 Verbal 11001-31-99-001-2019-75161-04 de Sandra Marcela Quintero Rodríguez en contra de Operadora de Franquicias de Colombia S.A.S. TJCA-, esta Corporación acudirá al criterio jurídico interpretativo del acto aclarado y, en consecuencia, tendrá en cuenta las sentencias de interpretación judicial que fueron relacionadas en el oficio N° 240-S-TJCA2024 del 9 de abril de 2024, sin perjuicio de consultar otras decisiones que sean aplicables al caso en concreto. 2.
Realizadas las anteriores precisiones; encontrándose presentes los presupuestos procesales necesarios para adoptar una decisión de fondo, y no habiendo vicio que pueda invalidar lo rituado, se hace necesario anotar que esta Sala se circunscribirá a analizar, exclusivamente, los motivos de desacuerdo demarcados por los extremos opositores, acatando los lineamientos de los cánones 320 y 328 del Código General del Proceso.
Sin embargo, y a fin de dar un orden lógico a la solución de las apelaciones impetradas, se examinarán anticipadamente las inconformidades que expuso el extremo convocado, y, en caso de no prosperar sus alegaciones, se analizará la alzada que formuló la parte actora. 3. Delimitada como quedó la médula impugnativa en el juicio de la referencia, lo primero que cumple decir es que en este asunto se debate la violación del literal a) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, el cual prohíbe “aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos” y el literal d) de la misma codificación, según el cual el registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar sin su consentimiento entre otros los siguientes actos: “d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro”.
Así, la legislación andina dispone que la marca concede derechos de exclusividad en su dimensión positiva y negativa. La positiva le permite al titular usarla, cederla, o conceder licencia. La negativa implica que el titular está facultado para prohibir que terceros usen la marca. 16 Verbal 11001-31-99-001-2019-75161-04 de Sandra Marcela Quintero Rodríguez en contra de Operadora de Franquicias de Colombia S.A.S. La normativa andina solo prevé dos circunstancias bajo las cuales se podría utilizar una marca registrada ajena: a) que el titular de la marca autorice dicho uso y b) las excepciones establecidas en el art. 157 de la decisión. 4.
Abordando entonces lo concerniente a la infracción marcaria, necesario resulta, en primer lugar, recordar que a la demandante le fue concedida la titularidad del signo distintivo que se ilustra en la siguiente certificación: La marca registrada por la aquí demandante, y actualmente vigente, es de naturaleza mixta, ya que “se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias 17 Verbal 11001-31-99-001-2019-75161-04 de Sandra Marcela Quintero Rodríguez en contra de Operadora de Franquicias de Colombia S.A.S. imágenes).
La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado” 2, en otras palabras, el signo se conforma de palabras e imágenes, las que desde luego distinguen en el mercado productos o servicios, en este caso, el de restauración (alimentación).
Respecto del uso de la marca, cumple decir que la demandante, al absolver el interrogatorio de parte, manifestó: PREGUNTADO: ¿Nos puede indicar un estimativo de las ventas mensuales que realiza el establecimiento que opera la marca suya? CONTESTÓ: Mas o menos entre $70.000.000 y $80.000.000 mensuales. PREGUNTADO: ¿Ha recibido usted algún caso de denuncia de algún consumidor que haya alegado haberse confundido con el establecimiento Dos Chingones con el suyo El Chingón Comida Tex – Mex? CONTESTÓ: Como te decía, algunos clientes nos han preguntado o nos preguntaban en ese momento, pues ya después llegó la pandemia, y nosotros pues decíamos que eso no era de nosotros, en ese momento solo teníamos un solo local.
PREGUNTADO: ¿Usted nos puede comentar con El Chingón desde cuando usted está en el comercio con esa expresión? CONTESTÓ: Desde el año 2006. PREGUNTADO: ¿Cómo ha sido la explotación de esa expresión? CONTESTÓ: Bueno pues nosotros iniciamos antecitos del 2006, iniciamos en la calle, y luego tuvimos tanto éxito que a los dos años pasamos a estar ya en un local como tal y trabajando todos los días, y desde ese entonces hasta ahora venimos en ese proceso.
PREGUNTADO: ¿Infórmenos si en todo este tiempo ustedes han cerrado por pandemia? CONTESTÓ: Dos años antes de iniciar la pandemia nosotros ya trabajábamos con domicilios (…) y ya cuando iniciamos pandemia no cerramos sino un fin de semana al inicio de la pandemia, y ya el lunes siguiente nosotros no volvimos a cerrar y seguimos trabajando hasta hoy.
Del anterior medio de persuasión, se desprende que en efecto la marca tiene un uso serio, real y efectivo dentro de los supuestos temporales, especiales, cualitativos y cuantitativos que enmarca la normatividad andina, ya que se hace uso de la marca dentro de un período relevante -entre el año 2006 y por lo menos hasta el momento en que se 2 Interpretación Prejudicial 80-IP-2014. 18 Verbal 11001-31-99-001-2019-75161-04 de Sandra Marcela Quintero Rodríguez en contra de Operadora de Franquicias de Colombia S.A.S. surtió la audiencia de que trata el artículo 372 del C.G.P.-; en segundo lugar se acreditó la prestación del servicio dentro de la Comunidad Andina (Colombia); tercero, se usa la marca para identificar los servicios concedidos en el registro y sin agregar o quitar elementos que hagan la marca sustancialmente diferente a la que se registró; por último, demostró ingresos que oscilan entre los $70.000.000 y $80.000.000 que según el tipo de comerciante, el servicio se prestó en la cantidad y forma que corresponde, afirmaciones que no fueron objeto de contradicción en las diligencias ni tampoco se aportaron otras pruebas que desvirtúen esas conclusiones.
En últimas, analizando en conjunto el acervo probatorio, es posible inferir que los servicios que ampara el certificado de registro marcario No. 423643, están siendo real, efectiva y continuamente prestados a través de la marca “EL CHINGÓN COMIDA TEX-MEX”. 5. Auscultado lo anterior, se constata que son hechos indiscutibles que enmarcan el caso sub examine, los siguientes: i) la demandante es titular de la marca denominada “EL CHINGÓN COMIDA TEXMEX”, de carácter mixto (nominativa y figurativa), perteneciente a la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza; ii) la misma se encuentra protegida mediante el registro No. 423643 expedido por la autoridad administrativa correspondiente (Superintendencia de Industria y Comercio –Dirección de Signos Distintivos–, art. 19 Decreto 4886 de 2011); iii) el demandado ha intentado obtener, sin ningún éxito, el registro de la siguiente marca: Ahora, si bien es cierto la marca mixta utilizada por la demandada, se compone, no solamente del elemento denominativo, esto es, su nombre, sino que también se vale de una expresión gráfica y con una combinación de colores, que junto con aquel conforma el signo que identifica los servicios prestados en el mercado (art. 134, Decisión 486)3, denominado “Dos Chingones” y “Taquería”, un análisis de este rasgo figurativo, tal y como aparece en los anexos de la demanda, que vale precisar corresponde a la imagen de su enseña comercial, deja entrever, en El Tribunal de Justicia de la Comunicada Andina (TJCA), define la marca como “un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio” (proceso 70-IP-2013, providencia del 8 de mayo de 2013). 3 19 Verbal 11001-31-99-001-2019-75161-04 de Sandra Marcela Quintero Rodríguez en contra de Operadora de Franquicias de Colombia S.A.S. todo caso, que esta sí denota, a primera vista, una apariencia similar a aquella que caracteriza la de la demandante, pues la fuente (tipo de letra) utilizada y sus colores, específicamente el amarillo, más allá de imponer una clara diferencia con esta última, genera un efecto contrario, al punto que, salvo el tamaño de la letra, y las líneas que le separan, ambos signos son fácilmente confundibles.
Sobre el particular, cumple decir que los consumidores -grupo receptor de la publicidad y apariencia- a efectos de adquirir el servicio ofrecido por los aquí contendores, no siempre remiten su atención, con detalle, sobre las diferencias que en este caso son mínimas. Es por ello que la similitud entre dos signos adquiere tanta importancia en el ámbito marcario: Si no es posible advertir una divergencia lo suficientemente clara entre dos marcas comerciales, la confusión, o el riesgo de que ella acaezca, podría resultar inevitable para la mayor parte del público, cuya percepción, usualmente, no recae en esos pequeños distintivos que solo quien conoce a profundidad el símbolo, como el caso de quien lo creó o lo utiliza, puede advertir fácilmente.
Y es que ciertamente, basta con observar el signo registrado, frente al utilizado por la intimada, para denotar con facilidad que existe riesgo de confusión, último elemento que se materializa cuando un competidor realiza actos idóneos para provocar en el consumidor un error acerca de la procedencia de la prestación del producto o servicio que se ofrece en el mercado.
Al respecto, el TJCA en interpretación prejudicial 145-IP-2022 recordó que el riesgo de confusión puede “ser directo o indirecto: El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto. El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a un producto o servicio, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee”.
Para la confrontación de las marcas, se acude al siguiente cuadro: 20 Verbal 11001-31-99-001-2019-75161-04 de Sandra Marcela Quintero Rodríguez en contra de Operadora de Franquicias de Colombia S.A.S. CONFRONTACIÓN DE MARCAS MARCA REGISTRADA MARCA INFRACTORA Entonces, el literal a) del artículo 155 de la Decisión 486, define como uno de los actos infractores del derecho marcario, “aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre (…) productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado”.
La semejanza, en los términos indicados por la norma, es clara en lo que comporta a este caso, incluso, como ya se verificó, tomando como punto de referencia el signo que en la actualidad utiliza la convocada, situación que suscita para su marca, una pérdida de la “distintividad extrínseca”, característica fundamental de toda seña comercial, y que alude a “la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado”, como lo precisó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en providencia del 8 de mayo de 2013, proceso 70-IP-2013.
Y esta apariencia similar se hace extensiva, no solo al aspecto figurativo acabado de explicar, sino también al denominativo, que conjugados, a juicio de este Tribunal, abren paso a la similitud en su grado ortográfico, fonético e ideológico, así, “la similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.
(…) La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados” y “la similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva 21 Verbal 11001-31-99-001-2019-75161-04 de Sandra Marcela Quintero Rodríguez en contra de Operadora de Franquicias de Colombia S.A.S. del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra”4.
Los anteriores criterios de identidad, en el caso bajo escrutinio, se encuentran presentes, toda vez que: i) la palabra “Chingón”, comparte la misma raíz con la palabra “Chingones” y se diferencia por el tamaño de la fuente (confusión visual) y porque en una se emplea de manera singular y en la otra en plural; ii) los componentes vocales son idénticos, así que bajo una perspectiva auditiva puede presentar confusión y iii) estas afinidades, a falta de rasgos con vigor suficiente para imprimirle al signo de la demandada una verdadera identidad, se prestan, con toda facilidad, a la evocación de un concepto de servicio idéntico al del demandante, de suerte que mirados con desprevención, como razonablemente se entiende que lo hace un consumidor en condiciones normales, ambas figuras podrían concebirse como equivalentes, lo que se conoce como confusión ideológica.
En suma, la semejanza que revelan las marcas confrontadas, permite atribuirle a la demandada la conducta prevista en el ya transcrito literal a) del artículo 155 de la Decisión 486. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha contextualizado el denominado riesgo de confusión, en cuatro posibles dimensiones, a saber: “(i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre estos”5. Revisado el contenido del certificado de existencia y representación de la demandada, así como los servicios registrados con la marca por la actora, se advierte que hay identidad entre ellos, todos los cuales se centran en aquellos de restauración (alimentación), más precisamente de “comida típica de México”.
Con todo, la marca por sí 4 5 explicado por el TJCA, de la siguiente manera (sentencia del 14 de marzo de 2014, proceso 12-IP-2014: TJCA, proceso 82-IP-2002, providencia del 29 de enero de 2003, marca “CHIP’S”. 22 Verbal 11001-31-99-001-2019-75161-04 de Sandra Marcela Quintero Rodríguez en contra de Operadora de Franquicias de Colombia S.A.S. misma da a los receptores una idea suficientemente clara del objeto social de las partes en litigio.
En estas condiciones, es factible que se presente confusión en los consumidores, pues amén de la patentizada semejanza entre las marcas o signos propiamente dichos, se advierte similitud en cuanto a los servicios prestados por los aquí contendores; cabe recordar que “ no es necesario que el signo solicitado para registro de hecho induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación”6, supuesto fáctico que tiene la misma aplicación en tratándose de conductas infractoras de la marca, como lo previene el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486.
Igualmente, el Tribunal encuentra susceptible de acontecer en este caso, el llamado riesgo de asociación, entendido como “ la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”7.
En últimas, el conjunto de elementos comunes entre las marcas dubitadas, incluyendo la coincidencia de los servicios que ellas amparan, es suficiente para que, desde una perspectiva razonable, se pueda afirmar la existencia de un riesgo de asociación, puesto que aun cuando un consumidor pudiese apreciar la ínfima diferencia entre un signo y otro, igualmente podría, dadas todas las similitudes acabadas de mencionar, colegir que, en cualquier caso, se trata de marcas asociadas o de alguna manera vinculadas comercialmente, como no es de poca usanza en este ámbito mercantil.
No puede olvidarse que la identificación del riesgo de asociación tiene el propósito de “evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del 6 7 TJCA, ib., proceso 12-IP-2014. (proceso 70-IP-2008, providencia del 21 de agosto de 2008, marca denominativa “SHERATON”). 23 Verbal 11001-31-99-001-2019-75161-04 de Sandra Marcela Quintero Rodríguez en contra de Operadora de Franquicias de Colombia S.A.S. surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena”8. 6.
Adicionalmente, no pierde de vista esta Corporación que la compañía accionada, sin ningún reparo intentó patentarse en el negocio con la utilización del signo distintivo tantas veces ilustrado, solicitud elevada ante el órgano administrativo competente para su registro. Sin embargo, tal y como quedó visto, el signo “Dos Chingones”, bajo las características ya mencionadas, no es susceptible de ser protegido en cabeza de la demandada, por existir un derecho adquirido por parte de la señora Sandra Marcela Quintero, situación fáctica que no puede pasarse por alto.
Las similitudes nominativas, y las diferentes decisiones adoptadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, no han sido óbice para que aún se perpetúe la utilización de la marca y enseña, y así se observa en los registros fotográficos, redes sociales, folletos, y demás elementos configurativos visuales incorporados al diligenciamiento, hasta el punto que se decretaron medidas cautelares.
Es más, de la contestación efectuada por el extremo pasivo, es evidente la conciencia de infracción, amén de considerar que la entidad administrativa que concedió el registro erró al efectuar el mismo, bajo diferentes apreciaciones, entre las que se encuentra la no utilización de la marca y que la palabra “El Chingón” es de uso común. De ello, basta señalar que la Superintendencia de Industria y Comercio fue reiterativa frente a la inconformidad del aquí recurrente, dejando claro que el registro marcario cumple las exigencias legales para su vigencia, y, en punto al análisis que ocupa la atención de la magistratura, es evidente que las apreciaciones de índole subjetivo de ninguna manera contrarrestan los efectos vinculantes de los actos administrativos.
Es así que lo procedente es confirmar la decisión de primer grado, pues suficientemente clara resulta para esta Corporación la infracción marcaria, sin que se hubiere demostrado lo contrario. 888 (op. cit., 12-IP-2014). 24 Verbal 11001-31-99-001-2019-75161-04 de Sandra Marcela Quintero Rodríguez en contra de Operadora de Franquicias de Colombia S.A.S. 7.
Desde otro paraje, la parte actora se alzó contra la sentencia de primer grado, rebatiendo que la causación del perjuicio se halla probado en el proceso, y dado que en el marco de la indemnización prestablecida consagrada en el Decreto 2264 de 2014, tal reconocimiento se abre paso sin tener que acreditarse la cuantía del desmedro, debe accederse al reclamo.
Sobre este particular asunto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación perjudicial 33-IP-2021 sostuvo que la indemnización de daños y perjuicios deprecados de conformidad con lo previsto en el literal b) del artículo 241 ídem, deberá ser calculada según los criterios establecidos en el precepto 243 ibidem, “(…) mencionado artículo [que] establece criterios no exhaustivos que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor.
Este deberá aportar igualmente la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla”. (Negrillas propias). Desde esa perspectiva, y con base en el entramado comprobatorio recopilado en las presentes diligencias, este cuerpo decisorio advierte desatendido el deber procesal impuesto a la parte interesada por el artículo 167 del C. G. del P., para demostrar lo relativo a la causación de los perjuicios por ella alegados, pues no arrimó los elementos de juicio necesarios para traer credibilidad sobre este tópico.
Al respecto, huelga relievar que, si bien pudo establecerse idóneamente la comercialización de alimentos en establecimientos de propiedad de la demandada y bajo la enseña de “Dos Chingones”, este hecho no resulta suficiente para derivar la probanza del daño emergente y lucro cesante deprecado y menos cuando no militó en la actuación medio de convicción respecto de los ingresos obtenidos por la venta y que los mismos provinieron de clientes que efectivamente su querer era ingresar al local de la demandante y no al de los demandados, así como tampoco las utilidades que afirmó dejar de percibir.
Aunado a lo anterior, incumbe precisar que en el proceso se echa de menos prueba idónea que pueda dar cuenta de las presuntas ganancias no recibidas por la actora, o al menos que sirva como base para su fijación; y si bien la trasgresión del derecho marcario se encontró comprobada, tal 25 Verbal 11001-31-99-001-2019-75161-04 de Sandra Marcela Quintero Rodríguez en contra de Operadora de Franquicias de Colombia S.A.S. ocurrencia no traduce, por sí misma, un actuar contrario a la probidad y lealtad requerida en el tráfico jurídico. 8.
Todo lo previamente discurrido basta para confirmar el fallo proferido por la delegatura de primera instancia. Por la forma como se resolvieron las alzadas interpuestas, no se impondrá condena en costas a ninguno de los extremos apelantes, de conformidad con lo previsto en el artículo 365 del C. G. del P. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., en Sala Quinta Civil de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, RESUELVE:
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 22 de octubre del 2021, por el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.
SEGUNDO. SIN CONDENA en costas.
TERCERO. En oportunidad, por Secretaría ofíciese a la Delegatura de origen, informándole sobre la presente decisión y remítasele copia magnética de esta providencia, para que haga parte del expediente respectivo.
NOTIFÍQUESE ANGELA MARÍA PELÁEZ ARENAS Magistrada (01-2019-75161-04) SANDRA CECILIA RODRÍGUEZ ESLAVA Magistrada (01-2019-75161-04) CLARA INÉS MÁRQUEZ BULLA Magistrada (01-2019-75161-04) 26 Firmado Por: Angela Maria Pelaez Arenas Magistrada Sala 009 Civil Tribunal Superior De Bogotá D.C., Clara Ines Marquez Bulla Magistrada Sala 003 Civil Tribunal Superior De Bogotá D.C., Sandra Cecilia Rodriguez Eslava Magistrada Sala Civil Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 Código de verificación: f27fefd6ef7e1611a9e923991f2c8fa09646d40826de670721f45e4e03560e1a Documento generado en 28/06/2024 12:03:18 PM Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica