República de Colombia Rama Judicial del Poder Público TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SALA DE DECISIÓN CIVIL Magistrado Ponente Iván Darío Zuluaga Cardona Bogotá D.C., ocho (8) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024). Proceso Demandante Demandado Radicado Instancia Decisión Verbal – Infracción a derechos de propiedad industrial Granos y Cereales del Campo S.A.S. H y R Distribuciones S.A.S. 110013199 001 2021 50413 02 Segunda Sentencia Proyecto discutido en Sala de Decisión del 23, 30 de octubre y 6 de noviembre de 2024 Se procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandante en contra de la sentencia proferida el 4 de diciembre de 2023 por la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales1, en el asunto en referencia. I.
ANTECEDENTES 1. Pretensiones2 En el escrito inaugural la parte demandante solicitó: i) declarar que H y R Distribuciones S.A.S. incurrió en la violación de los supuestos establecidos en los literales a) y d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 de la CAN al ofrecer los mismos productos bajo una marca registrada previamente por un tercero, sin haberse otorgado licencia o autorización para su uso y explotación. Como 1 Proceso recibido por el Tribunal el 19 de diciembre de 2023.
Cuaderno de segunda instancia, archivo 03: Acta de reparto. 2 Cuaderno de primera instancia, carpetas 001, 004 y 005, archivo 21450413-0000400003. T. S. B. S. CIVIL - EXP. 110013199 001 2021 50413 02 consecuencia, condenarla a: ii) no utilizar la marca, ni ninguna similarmente confundible, iii) no realizar publicidad física o virtual, ni utilizar nombres de dominio en los que utilice la marca, ni cualquier otro signo confundible, iv) pagar la indemnización preestablecida en los artículos 1 y 2 del Decreto 2264 de 2014 por el daño emergente sufrido con la transgresión a la marca capio y v) pagar las costas. 2.
Fundamentos fácticos de las pretensiones 2.1. Granos y Cereales del Campo S.A.S. es titular de la marca capio (nominativa) para distinguir café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harina y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helado; miel, jarabe de malaza; levadura, polvo para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo; harinas, productos comprendidos en la clase 30.
Y es solicitante del registro de la marca harina capio (mixta) para productos de igual clasificación. 2.2. La demandante conoció del uso de la marca capio por parte de H y R Distribuciones S.A.S., para la comercialización de los mismos productos y conexos. 2.3. La demandada es una sociedad comercial registrada desde 2001 con objeto social principal de compra y venta, agencia, comercialización y distribución de toda clase de productos alimenticios y abarrotes en general, vinos, licores, cigarrillos y toda clase de productos populares, ya sea de fabricación nacional e importados y la realización de todos los demás actos y contratos relacionados. 2.4.
La demandada fue citada a audiencia de conciliación, la que concluyó sin acuerdo. 3. Posición de la parte pasiva 2 T. S. B. S. CIVIL - EXP. 110013199 001 2021 50413 02 H y R Distribuciones S.A.S., en escrito de contestación a la demanda3: i) dio respuesta a cada uno de los hechos, ii) se opuso a las pretensiones y iii) propuso las excepciones de mérito: a) falta de legitimidad por exclusividad, b) inexistencia de infracción a la propiedad industrial, c) buena fe, d) carencia de objeto, e) imposibilidad de apropiación de los bienes públicos y f) la innominada. 4.
Sentencia de primera instancia En decisión del 4 de diciembre de 2023 el a quo resolvió4: “[Primero]: Declarar la excepción de inexistencia de infracción a derechos de propiedad industrial. [Segundo]: En consecuencia, negar todas las pretensiones de la demanda. [Tercero: Condenar] en costas a la parte demandante en esta instancia. Para el efecto se fija por concepto de agencias en derecho la suma de un (1) salario mínimo legal mensual vigente.” El funcionario a cargo precisó que el asunto debe ceñirse a la presunta infracción por derechos de propiedad industrial y no respecto a otros temas aludidos en el debate.
Con ello, indicó que el estudio versaba sobre los signos distintivos, es decir, las marcas en el sentido estricto, sin los elementos adicionales que las pudieran llegar a acompañar. Resaltó la titularidad en la demandante de la marca capio, con vigencia hasta el 28 de abril de 2030 y la solicitud de inscripción de la mixta harina capio para el momento de interposición de la demanda, por lo que para esa data no estaba concedida, pese a que en efecto lo fue con posterioridad.
Por tanto, la tuvo como una expectativa. En línea a lo acordado en la fijación del litigio, el análisis solo puede abarcar lo atinente a la marca capio nominativa, tal como fue sentado entre las partes y para lo que se halla legitimada la peticionaria. 3 Ibídem, carpeta 020, archivo 21450413-0001900005. 4 Ibídem, carpeta 077, grabación 21450413-0007600002, minutos 00:00 a 20:00. 3 T. S. B. S. CIVIL - EXP. 110013199 001 2021 50413 02 Tuvo como demostrado el uso del signo presuntamente infractor por la demandada en el comercio como lo soportan las fotografías del empaque y lo dicho por la implicada en el interrogatorio de parte.
Lo que hizo dable concluir la existencia de un producto denominado “harina capio de maíz blanco donde también se resalta la expresión La Comarca” y el de capio con anterioridad a la radicación de la acción. Al estudiar la infracción consideró que, la “Real Academia de la Lengua” asemeja la acepción capio al “maíz blanco, es decir, con una clase de los maíces existentes en el mercado” y como respalda el interrogatorio de parte de la demandante, corresponde a una variedad que se usa en la cocina tradicional antioqueña, escasa, con un valor comercial superior a la de maíz blanco.
Decantó el despacho que el concepto capio hace referencia a productos relacionados con una clase de maíz y sus derivados, genérico y de uso común, con mayor razón en la “región antioqueña”. Explicó que se trata de una marca que, de conformidad con la doctrina de la Comunidad Andina se considera débil como “único signo nominativo” que posee el “signo distintivo” y que compone la marca “descriptiva de la actividad” con las restricciones propias de aquellas que contienen esa característica.
Lo que apoyó en la interpretación prejudicial 64-IP-2021 sobre los signos “con fuerza limitada de oposición, toda vez que las partículas descriptivas se deben excluir de un eventual cotejo marcario” y ninguna persona puede ostentar derecho exclusivo sobre los mismos. Puntualizó no desconocer la existencia del signo, empero enfatizó ser débil al ser genérico, descriptivo y evocativo, contrario a lo que ocurre con los distintivos de fantasía. 5.
Recurso de apelación de la parte demandante 4 T. S. B. S. CIVIL - EXP. 110013199 001 2021 50413 02 Propuso como reparos ante la primera instancia, sustentados en esta sede5: i) inadecuado análisis del registro de la marca capio nominativa clase 30, certificado nro. 401.573 (debe entenderse 401.173), ii) inadecuado análisis de la solicitud prioritaria de la marca harina capio mixta en clase 30, certificado nro. 701848, iii) omisión de estudio de actos de mala fe del demandado que conllevan a demostrar la infracción marcaria y iv) necesidad de declarar fundada la indemnización preestablecida y costas procesales. 6.
Intervención del no recurrente Ante esta instancia la apoderada de la demandada acercó escrito para refutar el medio incoado y contradecir la postura expuesta por su contraparte6. 7. Aplicación de la teoría del acto aclarado En interlocutorio del 11 de octubre de 2024 el magistrado sustanciador tuvo por aclarado el acto que concierne a la temática en específico, esto es, los literales a) y d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 – Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comisión de la Comunidad Andina.
Y tuvo como aplicable al caso concreto la interpretación prejudicial emitida en el proceso 243IP-2022 del 17 de mayo de 20237. Lo que guarda afinidad con la respuesta acercada ante la primera instancia por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina proceso 268-IP-2022 en el que remitió este asunto a los criterios jurídicos de la referida interpretación 243-IP20228.
II. CONSIDERACIONES 1. La competencia del Tribunal está delimitada por los puntos de controversia expuestos como reparos concretos, ampliados en la sustentación de 5 Ibídem, carpeta 077, grabación 21450413-0007600002, minutos 20:00 y 22:00, carpeta 080. Cuaderno de segunda instancia, archivo 06. 6 Cuaderno de segunda instancia, archivos 08 y 09. 7 Ibídem, archivo 10. 8 Cuaderno de primera instancia, carpeta 074, archivo 21450413-0007300003.
Ver también: solicitud de oficiar al TJCA, carpeta 033. 5 T. S. B. S. CIVIL - EXP. 110013199 001 2021 50413 02 la apelación, y están vedados los temas que no hayan sido debatidos frente al fallo de primera instancia como enmarcan los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso. 2. Desde ahora se advierte que se confirmará la sentencia refutada, toda vez que los puntos de inconformidad de la demandante no reflejan desaciertos al interior de la providencia que se revisa, lo que conduce a su conservación. 3.
La controversia se ha suscitado en el contexto del registro extendido a Granos y Cereales del Campo S.A.S., para la marca capio y el uso no consentido ni autorizado de tal expresión por la demandada H y R Distribuciones S.A.S., en la comercialización de productos similares. 4. La materia se ubica dentro de la propiedad industrial en procura de la protección a los derechos derivados de la marca registrada capio, a partir de los presupuestos de los literales a y d del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” de la Comunidad Andina, de la cual, Colombia es miembro9: “Artículo 155.-El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación 9 Comunidad Andina.
Somos CAN. 2018. Página 02. Recuperado de: https://www.comunidadandina.org/StaticFiles/20168194153Folleto_SomosCAN.pdf “La CAN nació el 26 de mayo de 1969, con la suscripción del Acuerdo de Cartagena, que es el Tratado Constitutivo que fija los objetivos de la integración andina, define su sistema institucional y establece los mecanismos y políticas que deben ser desarrolladas por los órganos comunitarios.
Los países que integramos la Comunidad Andina: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, estamos unidos por el mismo pasado, una variada geografía, una gran diversidad cultural y natural; así como por objetivos y metas comunes.” 6 T. S. B. S. CIVIL - EXP. 110013199 001 2021 50413 02 con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.” (Subraya fuera del texto) 5.
No está en discusión que: i) Granos y Cereales del Campo S.A.S es la titular de la marca capio, solicitada desde 2009, con vigencia hasta el 28 de abril de 2030, ii) la demandante usa en sus productos tal denominación, iii) el vocablo capio fue usado por la demandada H y R Distribuciones S.A.S., con anterioridad a la radicación de la demanda y al otorgamiento de la marca mixta La Comarca harina de maíz blanco capio actualmente de su titularidad, misma que no había sido concedida al tiempo de presentarse el medio pero lo fue en el transcurso del trámite jurisdiccional y iv) la demandada usó la palabra capio para identificar productos similares a los de la demandante, contenidos en el tipo 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 6.
La postura del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para el caso concreto. A partir de la aplicación de la teoría del acto aclarado, tanto en primera como en segunda instancia se tiene que, la decisión comunitaria para tener en cuenta como interpretación prejudicial corresponde a la proferida en el proceso 243-IP2022 – del 17 de mayo de 2023, que tuvo como norma objeto de la consulta el “artículo 155 de la Decisión 486 - «Régimen Común sobre Propiedad Industrial»” tema “[la] infracción de los derechos de propiedad industrial concedidos por el registro de una marca.”10 7.
En el contexto anterior, se pasan a resolver los puntos de apelación en un orden distinto al propuesto por la recurrente, dado que, lo dicho para el segundo 10 Cuaderno de primera instancia, carpeta 074 y cuaderno de segunda instancia, archivo 10. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Año XL - Número 5187, Lima, 22 de mayo de 2023. Proceso 243-IP-2022.
Páginas 20 a 57: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205187.pdf 7 T. S. B. S. CIVIL - EXP. 110013199 001 2021 50413 02 de ellos en cuanto a la marca harina capio es determinante para delimitar el enlistado como primero y que incumbe a la marca capio. 8. Inadecuado análisis de la solicitud prioritaria de la marca harina capio mixta en clase 30, certificado nro. 701848 (punto de apelación 2). 8.1.
La alzante mostró desconcierto en cuanto a no haberse considerado la infracción a la marca harina capio mixta bajo el supuesto de la falta de firmeza para el momento de presentación de la demanda porque se trataba de una mera expectativa. Sin embargo, el registro fue solicitado desde el 5 de agosto de 2021 previamente a la interposición del medio, que lo fue el 11 de noviembre de 2021 y ésta actualmente se halla reconocida.
Aunado, la demandada usó el mismo tipo de letra, colores y trazos, por lo que, los empaques en el mercado eran totalmente confundibles. Debió realizarse la comparación fijada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina como lo fue en el proceso 72-IP-2001, bajo i) el cotejo de conjuntos, o visión en conjunto de las marcas comparables y ii) el cotejo sucesivo y no simultáneo de los signos. 8.2.
El funcionario de origen fundó la negativa para acceder al estudio en: i) estar en trámite la solicitud de registro de la marca para la fecha de radicación de la acción, por lo que no se trataba de un acto vigente, pese a haberse otorgado con posterioridad y ii) no haber quedado abarcado ese análisis al fijarse el litigio. 8.3. Para esta Colegiatura se torna relevante: 8.3.1.
La demanda por infracción a derechos de propiedad industrial fue impetrada el 10 de noviembre de 2021 ante la SIC – Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales11. 8.3.2. La marca mixta harina capio cuenta con el certificado nro. 70184812, fecha de presentación: 5 de agosto de 2021, vigencia: 18 de marzo de 2032, titular: 11 Cuaderno de primera instancia, carpeta 001, archivo 21450413-0000000001. 12 Ibídem, carpeta 068, archivo 21450413-0006700002, página 1. 8 T. S. B. S. CIVIL - EXP. 110013199 001 2021 50413 02 Granos y Cereales del Campo S.A.S., y agrupa como productos y/o servicios: “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sustitutos del café; harina y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvo para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo; harinas.” La que se visualiza como: 8.3.3.
Al volver sobre el paginario se otea que: - El escrito de demanda es impreciso en torno a la formulación de pretensiones para la dubitada infracción a la “solicitud” de registro de la marca harina capio, más cuando, la condena elevada por daño emergente solo se circunscribió a la transgresión de la marca capio13. - El hecho tercero es el único que se relaciona con la antedicha para referir14: “[Tercero]: Nuestra mandante, la sociedad [Granos y Cereales del Campo S.A.S.], es solicitante del registro de la marca [harina capio] (Mixta) para distinguir café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sustitutos del café; harina y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvo para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo; harinas, productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación, la cual obra en el expediente No. SD2021/0074203.” - El hecho cuarto trata del conocimiento acerca del “uso de la marca [capio]” por parte de la demandada H y R Distribuciones S.A.S15. - La solicitud de conciliación extrajudicial se instauró “con el fin de llegar a un acuerdo sobre el uso infractor del signo capio”16.
Lo que se respalda en la constancia de no acuerdo extendida por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia del 31 13 Cuaderno de primera instancia, carpeta 005, archivo 21450413-0000400003, páginas 7 y 8. 14 Ibídem, páginas 6 y 7. 15 Ibídem, página 7. 16 Ibídem, página 7. 9 T. S. B. S. CIVIL - EXP. 110013199 001 2021 50413 02 de agosto de 2021, en la que no se hace mención directa a la solicitud marcaria de harina capio, con sus características como tipo de letra y colores17. 8.3.4.
De connotación emerge que, desde los albores de lo rituado, solo se habló con obviedad de la infracción a la marca capio, más no de la solicitud de harina capio. Materia sobre la cual los extremos estuvieron de acuerdo y no presentaron ninguna petición tendiente a la ampliación o reforma, más cuando ello no se trató de un derrotero a tener como probado o exceptuado de demostración. De valía resulta que H y R Distribuciones S.A.S., al contestar la demanda refirió que el hecho tercero del escrito inaugural no le constaba y no ser cierto el cuarto. Mientras que al fijarse el litigio, el delegado restringió lo propuesto, para señalar que se ceñiría a: i) determinar si la demandante es titular de la marca nominativa capio, ii) si la demandada está “infringiendo” la marca nominativa capio, según los literales a y d del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 y iii) si existió un perjuicio y su monto.
Para lo que no hubo desavenencia18. 8.3.5. Con arreglo a lo discurrido, en atención al principio de congruencia de la sentencia, especialmente en lo que atañe al imperativo del inciso segundo del artículo 281 del Código General del Proceso que llama porque “[no] podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta”, deberá excluir la judicatura cualquier apreciación que implique la marca junto a su tipografía y colores al no haber quedado comprendida esa polémica de manera diáfana en el libelo y en la fijación del litigio.
Lo que redunda en la falta de defensa y contradicción de la convocada frente a pedimentos claros que propendieran por el uso de harina capio y el evidente abandono que se hizo sobre esta expresión y los posibles actos de infracción al evacuarse la fijación del objeto del litigio en el marco de la audiencia inicial. 17 Ibídem, carpeta 001, archivo 21450413-0000000003, páginas 43 a 49. 18 Ibídem, grabación carpeta 43, grabación 3, minutos 00 a 2:45. 10 T. S. B. S. CIVIL - EXP. 110013199 001 2021 50413 02 Lo ocurrido imposibilita escudriñar si la demanda pudo interpretarse sin la reserva que se hace forzosa al contrariar la última parte del numeral 5, del artículo 42 del C.G.P. y lo sentado por el Órgano de Cierre de esta Jurisdicción19.
En tal ámbito, solo podrá auscultarse lo atinente a la marca nominativa capio al estar ello en armonía con lo perfilado en las actuaciones hito en que intervino la interesada (la demanda y la fijación del litigio). 9. Inadecuado análisis del registro de la marca capio nominativa clase 30, certificado nro. 401.173 (punto de apelación 1). 9.1.
La sociedad apelante sostuvo estar en desacuerdo con lo argüido por el funcionario de primer grado en cuanto a que, la palabra capio es débil y descriptiva debido a su significado. Desconoció el derecho otorgado a la marca, mismo que no fue limitado por la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, sin estar dentro de las causales de irregistrabilidad absolutas contenidas en el artículo 135 de la Decisión 486 de la CAN.
Y no consideró que el empaque de la demandante fue copiado para identificar el “mismo producto”, para lo que utilizó la “misma expresión”. 19 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia SC775-2021. MP. Dr. Francisco Ternera Barrios. “En sentido análogo, la Sala ha destacado el yerro fáctico in iudicando denunciable en casación por la causal primera, en que incurre el fallador cuando al interpretar la demanda, “tergiversa de modo evidente su texto, o lo hace decir lo que no expresa o, también cuando cercena su real contenido” (Casación Civil de 22 de agosto de 1989), “a raíz de lo cual fija los hechos y peticiones de la misma que en su sentir estructuran la disputa judicial de que conoce, y como consecuencia de ese ejercicio cae en la equivocación consistente en considerar uno o varios hechos ajenos a la causa o en definir una petición que no le ha sido formulada (Sent. cas. civ. de 8 de abril de 2003, expediente 7844), en cuyo caso, su certeza, notoria evidencia e incidencia comporta el quiebre de la sentencia" (sentencia gas. civ. de 6 de mayo de 2009, exp. 00083).” (Negrillas de este Tribunal). 11 T. S. B. S. CIVIL - EXP. 110013199 001 2021 50413 02 9.2.
La primera instancia refirió que el término capio está relacionado a una clase de maíz y a sus derivados lo que lo hace débil y con fuerza limitada al ser genérico, descriptivo y evocativo, contrario a lo que ocurre con los signos distintivos de fantasía. Pese a denotarse usado en la comercialización de productos afines y propios de la actividad económica del demandado no se configuró la infracción. 9.3.
Esta Sala de Decisión como aspectos cruciales para desatar la alzada considera: 9.3.1. La marca nominativa capio20 cuenta con el certificado nro. 401173, fecha de presentación: 28 de octubre de 2009, vigencia: 28 de abril de 2030, titular: Granos y Cereales del Campo S.A.S., y agrupa como productos y/o servicios: “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harina y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados, miel, jarabe de melaza; levadura, polvo para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.” 20 Ibídem, carpeta 058, archivo 3. 12 T. S. B. S. CIVIL - EXP. 110013199 001 2021 50413 02 9.3.2.
La marca mixta de la demandada y que se trajo como infractora corresponde a La Comarca harina de maíz blanco capio21 cuenta con el certificado nro. 723316, fecha de presentación: 6 de diciembre de 2021, vigencia: 2 de diciembre de 2032, estado: registrada, titular: H y R Distribuciones S.A.S., y agrupa como productos y/o servicios: “café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.” La que se visualiza como: Y anterior a su solicitud de registro, se observaba de la siguiente forma: 9.3.3.
En estricto sentido, solo puede analizarse la inclusión de la acepción capio en la marca que de forma reciente solicitó la persona jurídica que se trajo como transgresora y a quien también le fue otorgado el registro. Porque, como ya 21 Ibídem, carpeta 068, archivo 21450413-0006700002, página 2. 13 T. S. B. S. CIVIL - EXP. 110013199 001 2021 50413 02 se anticipó la tipografía, formas y colores no hacen parte de la inscripción que quedó como nominativa22. - Debe memorarse lo dictado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina - TJCA, en la interpretación prejudicial que sirve a este juicio, para lo que se destaca23: “(…) una vez registrada la marca, su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.
Así, el titular de la marca tiene dos tipos de facultades24: a) Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por tanto, de ejercer actos de disposición sobre ella, tales como usarla, licenciarla o cederla. a) Negativa (lus prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes, según si se está en el ámbito registral o en el mercado: (i) (ii) En el ámbito registral, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible con la suya.
En el mercado, el titular tiene la facultad de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen determinados actos con relación a su marca. [1.3.] De conformidad con lo anterior, se deberá tomar en cuenta que el titular de una marca puede impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio un signo idéntico o similar al suyo en relación con cualquier producto o servicio, sujeto a que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.” - Y para la comparación entre signos mixtos y denominativos es clave acudir a otras interpretaciones del TJCA25: “3.5.
En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se deberá identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las 22 Explica la Superintendencia de Industria y Comercio: ¿Qué se puede registrar como una marca? / ¿Qué tipos de marcas existen? / Nominativas: consisten en la escritura de la expresión, frase o palabra que se utiliza para identificar el producto o servicio, sin ningún tipo de acompañamiento, caracterización ni tipo de letra.
Recuperado de: https://www.sic.gov.co/node/78 23 Ver nuevamente: Proceso 243-IP-2022. Página 25. 24 Ver Interpretación Prejudicial 15-IP-2020 de 6 de mayo de 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4467 de 13 de mayo del 2022. 25 Proceso 172-IP-2021. Página 10: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/172_IP_2021.pdf Ver también: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Sentencia del 29 de agosto de 2024. Rad. 11001032400020140009900. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez. 14 T. S. B. S. CIVIL - EXP. 110013199 001 2021 50413 02 marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial 26, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos expuestas en el párrafo 2.3.
Literal a) de la presente Interpretación Prejudicial.” 27 - En el particular debe notarse que la palabra capio como marca de Granos y Cereales del Campo S.A.S., se halla inserta y reproducida en su totalidad al interior de La Comarca harina de maíz blanco capio de H y R Distribuciones S.A.S., sin embargo, tal alusión es insuficiente para tener por acaecida la infracción al hallarse dentro de un contexto donde su nivel protagónico no se torna exclusivo o único porque está seguida de otras menciones que describen en sí el producto y le restan preponderancia al vocablo.
Ahora bien, el empleo que realizó la demandada contiene otros elementos a considerar: La Comarca harina de maíz blanco capio que no separó en ninguno de los usos (previos o después de la solicitud de registro), es decir, no utilizó de forma independiente la nominación capio, sino que la mantuvo en el escenario que atañe a su significado de “maíz blanco”28 y como un insumo para cierto tipo de alimentos tradicionales29.
Capio no fue una articulación creada por el demandado30, puesto que en efecto alude a una variedad del grano o destaca que esa harina contiene una calidad distinta que la hace apta para ciertas preparaciones. Así, su colocación más que infractora para un consumidor medio31 puede tornarse explicativa. 26 Ver Interpretación Prejudicial N° 129-IP-2015 de 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2604 de 14 de octubre de 2015. 27 El párrafo 2.3, literal a) se refiera al cotejo entre signos mixtos, para lo cual se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) si en los signos predomina el elementos denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas del cotejo de signos denominativos: (i) se debe analizar cada signo en su conjunto, (ii) se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema, (iii) se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, (iv) se debe observar el orden de las vocales y (v) se debe determinar el elementos que impacta de manera más fuerte la mente del consumidor. 28 Capio: 1. m. Col. capia (‖ maíz blanco).
Sin.: capia. Real Academia Española. Recuperado de: https://dle.rae.es/capio 29 Cuaderno de primera instancia, carpeta 42, grabación 21450413-0004100002, minutos 24:00 y 45:00. 30 Ibídem, carpeta 42, grabación 21450413-0004100002, minutos 16:00 y 26:15. 31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 31 de julio de 2018.
Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Rad. 11001-03-24-000-2010-00153-00. C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez. “[P]ara la Sala es claro que, en primer lugar, el consumidor medio es aquel que no efectúa un examen muy riguroso y detallado, pero tampoco muy negligente, es decir, efectúa un estudio normal del producto debido a que conoce las características generales del mismo, en atención a que tiene un conocimiento y una capacidad de percepción corriente, por cuanto se trata de un producto de consumo masivo y, en segundo lugar, el consumidor especializado es aquel que presta un mayor cuidado y atención en el producto que va a adquirir, debido a que se trata de productos dirigidos a determinado grupo de personas por su especialidad, conocimiento, calidad de vida, capacidad adquisitiva, costo del producto o sus características especiales, debido a que se trata de productos de consumo selectivo.” (Subraya fuera del texto). 15 T. S. B. S. CIVIL - EXP. 110013199 001 2021 50413 02 El tamaño que inicialmente tuvo la palabra capio en el empaque previo a la petición de inscripción no alcanza a consumar un acto de confusión y/o asociación porque la distintividad está acompañada de más elementos entre ellos La Comarca, que fija otro origen.
En el caso de la procedente de Granos y Cereales del Campo S.A.S., tal identidad también la confiere el componente de La Antioqueña y la ilustración, lo que permite concluir que el empaque de la censora no solo está provisto de denominaciones sino también de una imagen que le da una apariencia característica, pese a no hacer parte de la marca registrada.
Por último, aunque en inicio no lo fuera, en la actualidad la marca de la demandada está autorizada32, sin que se le haya impuesto la talanquera de irregistrabilidad dada por los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000 y, aunque es mixta, le fue autorizado el uso de capio como integrante de los bienes que se desean comercializar con un aspecto distinto al que poseía al impulsarse la acción. Lo discurrido es suficiente para truncar la alzada y mantener la postura de la delegatura en ejercicio de funciones jurisdiccionales. 10.
Omisión de estudio de actos de mala fe del demandado que conllevan a demostrar la infracción marcaria y la necesidad de declarar fundada la indemnización preestablecida y costas procesales (puntos de apelación 3 y 4). Lo corrido impide examinar si los actos reprochados se hayan provistos de mala fe, más cuando esta no se torna de calibre para el escenario, en tanto, de haberse constituido la conducta sería inocuo entrar a evaluar presupuestos de intencionalidad.
En tal virtud “la autoridad nacional competente no tiene la obligación de entrar a analizar si el investigado actuó con dolo o culpa en la realización de la conducta señalada en la norma referenciada para la existencia de la imputación, limitándose a la verificación del nexo causal.”33 32 Ver nuevamente: cuaderno de primera instancia, carpeta 068, archivo 21450413-0006700002, página 2. 33 Ver nuevamente: Proceso 243-IP-2022.
Página 27. 16 T. S. B. S. CIVIL - EXP. 110013199 001 2021 50413 02 Sumado a ello, la prosperidad de la sanción y costas a favor estaba ligada al éxito del recurso, lo que no se recabó y frustra la concesión de tales conceptos. 11. En consecuencia, se pasa a confirmar la sentencia de primera instancia. Se condenará en costas por esta sede a la recurrente, al no salir avante el objeto de la apelación, las que se fijarán en el mínimo, como reglamenta el numeral 1, del artículo 365 del Código General del Proceso, y el numeral 1, del artículo 5°, del Acuerdo PSAA16-10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura.
II. DECISIÓN Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en Sala Séptima Civil de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE Primero. Confirmar la sentencia proferida el 4 de diciembre de 2023 por la Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, en el presente radicado.
Segundo. Condenar en costas a la demandante y en favor de la demandada. Como agencias en derecho por la segunda instancia el Magistrado Sustanciador fija la suma de $1.300.000. Ante el a quo efectúese la correspondiente liquidación. Tercero. Devolver el expediente a la autoridad jurisdiccional de origen, una vez ejecutoriada esta providencia. Por secretaría procédase de conformidad.
NOTIFÍQUESE; Los Magistrados34, IVÁN DARÍO ZULUAGA CARDONA ÓSCAR FERNANDO YAYA PEÑA MANUEL ALFONSO ZAMUDIO MORA 34 Documento con firma electrónica colegiada. 17 Firmado Por: Ivan Dario Zuluaga Cardona Magistrado Sala 010 Civil Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Manuel Alfonso Zamudio Mora Magistrado Sala 005 Civil Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Oscar Fernando Yaya Peña Magistrado Sala 011 Civil Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 Código de verificación: 4c87dbee573374ebdc87148ea486599847e8c4184c28ee9c5b0dd6475cb28937 Documento generado en 08/11/2024 02:34:13 PM Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica