auto — Tribunal Superior de Bogotá

República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil REPÚBLICA DE COLOMBIA TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C. SALA CIVIL Bogotá, D.C., veinte de febrero de dos mil veinticinco. Proceso: Demandante: Demandado: Radicación: Procedencia: Asunto: AI-026/25 Verbal Urbanización Privada Lomas de Caujaral Inmobiliaria Cerrada.

Entorna S.A.S. 110013199001202133218 02. Superintendencia de Industria y Comercio Apelación sentencia Unidad Revisada la actuación, a efectos de impartir celeridad al asunto, atendiendo a que han transcurrido dos años desde que se solicitó interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sin que se haya comunicado respuesta, procede la suscrita Magistrada, de oficio, a analizar si en la controversia del epígrafe hay lugar a aplicar la doctrina del acto aclarado.

Antecedentes 1. La Urbanización Privada Lomas de Caujaral Unidad Inmobiliaria Cerrada promovió acción por infracción marcaria en contra de Entorna S.A.S. por estar incursa en la causal prevista en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000. 2. En sentencia proferida por la autoridad jurisdiccional de primer grado el 11 de octubre de 20221 se declaró que la demandada infringió derechos de propiedad industrial respecto de la marca mixta “Caujaral” y, en consecuencia, le ordenó abstenerse de utilizar la expresión CAUJARAL para distinguir productos y servicios inmobiliarios e informar a sus clientes que el signo referido, de titularidad de la convocante no tiene relación alguna con el proyecto inmobiliario +House Caujaral. 3.

Entorna S.A.S. impetró recurso de apelación contra la precitada providencia cuestionando, en esencia, que (i) se demostró el uso del nombre comercial “+House” desde el 2016, 1 ACTA 2259.pdf. 065 AUDIENCIA NO. 2259 11-10-22. Anexo. 01PrimeraInstancia. 11001319900120213321802 110013199001202133218 02. 21-33218 TRIBUNAL. SuperintendenciaDeIndustria&Comercio. 1 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil anualidad en la que se efectuó el depósito ante la Superintendencia de Industria y Comercio y, que la activante conocía al menos desde el 2017, es decir, antes del registro de la marca;

(ii) no existe riesgo de confusión entre los signos debido a que el carácter distintivo no recae únicamente en el elemento denominativo de los signos desatendiendo los demás componentes de los mismos que permiten su coexistencia ya que por la presencia de un elemento común no se configura la infracción denunciada y, (iii) la partícula “Caujaral” es de uso común en el sector al ser empleado por otros establecimientos ubicados en la misma zona geográfica que no guardan relación contractual con el demandante. 4.

Igualmente, la Urbanización Privada Lomas de Caujaral Unidad Inmobiliaria Cerrada incoó el recurso ordinario vertical, adujó que a efectos de tasar la indemnización se acogió a los artículos 1º y 2º del Decreto 2264 de 2014 en concordancia con los artículos 2.2.2.21.1 y 2.2.2.21.2 del Decreto 1074 de 2015 por lo que no se le debía exigir probar la cuantía de los daños causados por la infracción al corresponderle al juez su fijación al estar sujeta al sistema de indemnizaciones preestablecidas. 5.

En providencia de 25 de noviembre de 20222 se admitió la alzada. Con auto de 31 de enero siguiente3, se elevó solicitud de interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de los artículos 134,135, 166, 228, 233, 243, 244 y 259 de la Decisión Andina 486 de 2000, en los términos explicados en ese proveído.

Consideraciones 1. A través de las sentencias 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350IP2022 y 391-IP-2022 de 13 de marzo de 2023 el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina “reconoció que la «doctrina interpretativa del acto aclarado» es plenamente compatible con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y en el artículo 123 de su Estatuto”, explicando el contexto en el que a ello puede procederse: «(…) en aquellos casos en los que el juez nacional de única o última instancia tiene que resolver una controversia en la que deba aplicar o se discuta una o más normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, no está obligado a solicitar interpretación prejudicial al TJCA si es que esta corte internacional ya ha interpretado tal o tales normas con anterioridad, en una o más interpretaciones prejudiciales publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 2 05AutoAdmite.pdf. 02SegundaInstancia. 11001319900120213321802 3 09InterpretaciónPrejudicial.pdf. 110013199001202133218 02. 02SegundaInstancia. 11001319900120213321802 2 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil 3.2.

La obligatoriedad de solicitar la interpretación prejudicial al TJCA, prevista en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y en el artículo 123 de su Estatuto, se mantiene en los siguientes casos: a) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no ha emitido interpretación prejudicial respecto de la norma del ordenamiento jurídico comunitario andino que el juez nacional de única o última instancia debe aplicar (o es materia de discusión) para resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional.

Al efecto, se considerará que en la categoría de «norma no interpretada» están incluidas aquellas normas comunitarias que han sido modificadas o sustituidas por otras, con posterioridad a la interpretación prejudicial, que haya realizado el Tribunal; caso en el cual el juez nacional debe solicitar la interpretación perjudicial respecto del texto modificado, o respecto del texto sustituido, pues en ambos casos estamos ante normas nuevas que no fueron objeto de interpretación perjudicial por parte del Tribunal. b) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sí ha emitido interpretación perjudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena respecto de alguna de las normas del mismo ordenamiento, aplicables a la misma controversia.

En este caso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitirá la interpretación prejudicial respecto de aquellas normas que no hubiere interpretado en el pasado y ratificará el criterio jurídico interpretativo respecto de las cuales sí lo hubiere hecho, de ser el caso. c) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sí ha emitido interpretación prejudicial en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena respecto de la norma del ordenamiento jurídico comunitario andino que el juez nacional de única o última instancia debe aplicar (o es materia de discusión) para resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional, pero dicho juez considera imperativo que el TJCA precise, amplíe o modifique el criterio jurídico interpretativo contenido en la mencionada interpretación prejudicial; y, d) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sí ha emitido interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena respecto de la norma del ordenamiento jurídico comunitario andino que el juez nacional de única o última instancia debe aplicar (o es materia de discusión) para resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional, pero dicho juez tiene preguntas insoslayables sobre situaciones hipotéticas que, en abstracto, se desprenden o están vinculadas con la referida norma andina y que deben ser aclaradas por el TJCA para que el mencionado juzgador pueda resolver con mayor precisión e idoneidad la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional. 110013199001202133218 02. 3 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil 33.

La aplicación del criterio jurídico interpretativo del acto aclarado en el ámbito andino no deja sin efecto la obligatoriedad de solicitar interpretación prejudicial, sino que delimita el alcance de la obligación; esto es, restringe su ámbito de aplicación a los casos en los que la formulación de una consulta prejudicial resulte estrictamente necesaria, y así evitar generar un escenario anómalo, no previsto por el constituyente ni el legislador andino, que causa un perjuicio innecesario (sic) a los usuarios del sistema andino de solución de controversias, cuando las autoridades nacionales se ven obligadas a suspender el trámite de los procesos jurisdiccionales a su cargo para realizar una consulta repetitiva, cuya respuesta conoce de antemano y no tiene razones para suponer que el TJCA va a cambiar de criterio jurisprudencial». 2.

Mediante Acuerdo 06-2023-TJCA, se aprobó la “Nota informativa sobre Guía para la aplicación del criterio jurídico interpretativo del acto aclarado en las solicitudes de interpretación prejudicial”. 3. Siguiendo las precedentes pautas y aplicadas al presente caso, resulta preciso indicar que en atención a la pretensión impugnatoria y, conforme al artículo 328 de la Ley 1564 de 2012, solo compete a esta Corporación emitir pronunciamiento sobre: (i) si la inclusión de una palabra o expresión de uso común en una marca registrada otorga derecho de exclusividad sobre esta;

(ii) la forma en que se deben comparar signos distintivos mixtos, (iii) el uso del nombre comercial y, (iv) respecto de las indemnizaciones prestablecidas. Significa lo anterior, que para adoptar la decisión que a este Tribunal incumbe, en cuanto a las normas de la Decisión Andina 486 de 2020 solo resultan relevantes y aplicables: (i) literal g) del artículo 1354, (ii) artículo 1545, (iii) literal d) del artículo 1556, (iv) 4 Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; 5 Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. 6 Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (…) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; 110013199001202133218 02. 4 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil artículo 1907, (v) artículo 1918, (vi) inciso segundo del artículo 1929 y, (vii) artículo 24310. 4. Consultado el “ÍNDICE DE CRITERIOS JURÍDICOS INTEPRETATIVOS QUE CONSTITUYEN ACTO ACLARADO”11 se halló que sobre las normas citadas el 28 de julio de 202212 se profirió interpretación prejudicial en la que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, expuso: «2.

Comparación entre signos mixtos (…) 2.2. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias letras, sílabas, palabras o números) y un elemento gráfico (trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, íconos etc.). La combinación de estos elementos al ser apreciada en su conjunto produce en el consumidor una idea integral sobre el signo, que le permite diferenciarlo de los demás signos existentes en el mercado. 2.3.

En el análisis de signos mixtos se deberá determinar cuál de sus elementos – denominativo o gráfico- genera mayor influencia en la mente del consumidor. Así, la oficina nacional competente deberá determinar, en el caso concreto, su el elemento denominativo del signo mixto es el más relevante, característico o determinante; o, si lo es el elemento gráfico, o si lo son ambos, teniendo en cuenta para el efecto la capacidad expresiva propia del leguaje escrito, el tamaño, color y ubicación de los elementos gráficos, y si además el Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. 8 Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. 9 Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.

En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda. 10 Artículo 243- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.” 11 Disponible en: chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.tribunalandino.org.ec/Criterio s_Juridicos/D486_INDICE_DE_CRITERIOS_JUR%C3%8DDICOS_INTERPRETATIVOS_QUE_C ONSTITUYEN_ACTO_ACLARADO_Nov.pdf 12 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 366-IP-2021, de 28 DE JULIO DE 2022, Magistrado Ponente Hernán Rodrigo Romero Zambrano. 7 110013199001202133218 02. 5 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil tamaño gráfico es susceptible de evocar conceptos o si se trata únicamente de un elemento abstracto. 2.4.

Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo deberá realizarse lo siguiente: (i) Debe analizarse cada signo de manera integral y en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad ortográfica ni fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, números, sílabas o palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, con el propósito de alcanzar el entendimiento suficiente sobre cómo el signo es percibido en el mercado.

(ii) Debe establecerse si los signos en conflicto comparten mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, depot-ivo, deport-istas, deport-ólogo.

Los morfemas son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: Por lo general, el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al realizar un análisis gramatical de los signos en conflicto.

Usualmente, en el lexema está ubicada la sílaba tónica. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podrían generarse riesgo de confusión conceptual o ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio conceptual o ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar la existencia de riesgo de confusión o asociación entre los signos en conflicto.

(iii) Debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma ubicación, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Debe determinar cuál es el elemento que genera mayor influencia en la mente del consumidor, pues así podría apreciarse cómo es percibida o captada la marca en el mercado. 110013199001202133218 02. 6 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil b) Si resultare que los elementos característicos de los signos mixtos es el elemento gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso: (i) Se debe realizar la comparación de los aspectos gráficos y conceptuales, ya que la confusión podría generarse no solamente por la identidad o similitud de los trazos o dibujos, sino también por la idea o concepto que la marca figurativa evoque en la mente del consumidor.

(ii) Entre los dos elementos del signo gráfico o figurativo – el trazado o dibujo y el concepto-, suele prevalecer la parte conceptual o ideológica, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, estos en su conjunto pueden evocar una misma idea o concepto y generar riesgo de confusión o asociación. (iii) Si el signo solicitado a registro reivindica colores como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el grafico que contiene dicha combinación, puesto que este aspecto podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro. c) Si al realizar la comparación se determina que en uno de los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, y en los otros signos mixtos en conflicto prevalece el denominativo sobre el gráfico, en principio no habría lugar a que se genere riesgo de confusión o asociación entre los signos, por lo que podrían coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que los elementos gráficos y denominativos predominantes puedan evocar una misma idea o concepto, en cuyo caso podría generarse riesgo de confusión o asociación, lo que deberá determinarse en el caso concreto. 2.5.

Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad, para la cual se ha solicitado el registro, lo que incluye todos los elementos denominativos y gráficos que la componen. Cuando se otorga el registro de una marca mixta se la protege de manera integral y no a sus elementos por separado. 2.6. Si bien, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más relevante, característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia del lenguaje escrito, el cual por definición es pronunciable, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y ubicación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico, por lo general, suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en trazos o en un dibujo abstracto. 2.7. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar cuál es el elemento más relevante, característico o determinante de los signos mixtos en conflicto y, posteriormente, proceder al cotejo de conformidad con los criterios señalados en el presente acápite. 110013199001202133218 02. 7 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil (…) 5.

Palabras de uso común en la conformación de marcas (…) 5.3. En el marco del Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486, se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial de país en que se ha solicitado el registro del signo, para identificar los productos o servicios de que trate. 5.4.

En este caso, el sigo no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de las indicaciones comunes o usuales que lo integren. 5.5. La prohibición alcanza tanto a los signos denominativos como los gráficos: en efecto, cuando la disposición alude a la indicación que se utiliza en el lenguaje corriente, cabe interpretar que se refiere al signo denominativo, y cuando trata de la indicación común en el uso comercial, cabe considerar que la prohibición se refiere también al signo gráfico. 5.6.

En la doctrina, Otamendi ha señalado que las designaciones usuales son las que “habitualmente se utilizan para un producto, además de las necesarias. Es aquí donde se incorporan las palabras extranjeras, el lunfardo y otras palabras inventadas que adquieran una cierta popularidad en su uso. Son las palabras que no encontraremos en los diccionarios con las acepciones que éstos les atribuyen, peor sí, en el lenguaje de todos los días, tal vez de mucha gente, tal vez de unos pocos cuando se trata de términos técnicos”. 5.8.

Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca. 5.8. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario de deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signo en conflicto. 110013199001202133218 02. 8 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil 5.9.

La carga de la prueba de la veracidad de los hechos que se alegan, corresponde a la parte que lo alega, en este sentido si una parte señala que nos encontramos ante un elemento común, le corresponderá acreditarlo. Ello sin perjuicio del examen de registrabilidad que efectúa la autoridad administrativa. 5.10. Como se ha señalado en los acápites anteriores, los términos de uso común por si mismos no resultan registrables como marcas debido a que carecen de fuerza distintiva. 5.11.

El que un término sea de uso común para un producto o servicios de una clase también podría serlo para el producto o servicio de otra clase si es que entre ellos hay conexidad competitiva. Tendrá que analizarse caso por caso a efectos de verificar si por la naturaleza y características de los productos o servicios involucrados, lo que es de uso común para el producto o servicio de una clase también lo que para el producto o servicio de otra clase. 5.12.

En tal sentido, se debe determinar si los signos presentas elementos de uso común en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, para establecer su carácter distintivo o no y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que si presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.» Frente a las reglas para determinar la existencia de un riesgo de confusión o asociación, el Tribunal de Justicia Comunitario, en providencia del 13 de marzo de 202313 refirió: «a) El riesgo de confusión puede ser directo o indirecto: El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto.

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a un producto o servicio, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado. 1.3.

Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el 13 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 261-IP-2022, de 28 de marzo de 2023, Magistrado Ponente Iñigo Salvador Crespo. 110013199001202133218 02. 9 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza en la escritura de los signos en conflicto desde el punto de vista de su composición; esto es, tomando en cuenta, entre otros, el orden o la secuencia de las letras, con especial atención en las vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, las cuales pueden inducir en mayor o menor grado a que el riesgo de confusión sea más evidente u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de las letras, números, sílabas o palabras que conforman los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones de las palabras; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados, entre otros, sobre la base de los aspectos fonéticos. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujó, el objeto que representan o el concepto que evocan. 1.4.

Igualmente, al realizar el cotejo o comparación de los signos en conflicto, se deberán observar las siguientes reglas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión integral y de conjunto, teniendo en cuenta la unidad de sus componentes ortográficos, fonéticos, conceptuales o ideológicos y gráficos o figurativos. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que generalmente lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir si existe riesgo de confusión directo o indirecto, o riesgo de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y tomar en cuenta su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos servicio de que se trate, con base en los siguientes criterios. 110013199001202133218 02. 10 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de registrabilidad.

Es admisible presumir que el consumidor medio está atento y se encuentra razonablemente informado sobre los bienes y servicios que requiere habitualmente. No obstante, su nivel de percepción es variable en relación con las distintas categorías de productos y servicios que adquiere, aspecto que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente, en cada caso concreto.

El grado de atención del consumidor medio y su nivel de información constituyen un parámetro importante para el análisis de registrabilidad de signos que pretenden distinguir productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que estos pueden variar según el tipo de producto o servicio del que se trate. A manera de ejemplo, no se tiene el mismo nivel de información ni se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos (v.g, cremas y lociones para el rostro, jabones para el cuerpo, etc.) que al comprar utensilios de limpieza doméstica (v.g. escobas, recogedores de basura, etc.).

(ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, o de posicionamiento o estatus en el mercado. Es un consumidor que se ha instruido claramente acerca de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir, conoce sus detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no los conocería. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.

(iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiera; teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor realiza una evaluación más prolija del producto o servicio que desea adquirir, aspecto que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de registrabilidad.

A manera de ejemplo, constituye un consumidor o adquirente especializado la persona natural o jurídica del área de salud que vaya a adquirir instrumental médico para la realización de distintos tipos de cirugías o procedimientos quirúrgicos. 1.5. Por otra parte, es importante que al analizar el caso concreto se verifique si se determinaron las similitudes de los signos en conflicto, considerando los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión directo o indirecto, o en riesgo de asociación. 1.6.

Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en 110013199001202133218 02. 11 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil cualquiera de sus formas, pues el examen de registrabilidad debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos aquellos relacionados con los productos y/o servicios que distinguen o pretenden distinguir los signos en conflicto. […] 3.

Conexión entre productos Clasificación Internacional de Niza y/o servicios de la 3.1. Cuando en el proceso interno se alegue que existe conexión entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, corresponde analizar este tema. 3.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase de la Clasificación internacional de Niza no es determinante para establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486. 3.3.

Es por ello que debe matizarse la aplicación del principio de especialidad y, en consecuencia, corresponde analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de que se genere riesgo de confusión (indirecto) o asociación en el público consumidor.

Es decir, debe analizarse la naturaleza o el uso de los productos y/o servicios identificados por los signos, ya que la sola pertenencia de varios productos o servicios a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos o servicios en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 3.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y si resultan aplicables alguno de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre productos o servicios Existe conexión cuando los productos y/o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro de manera indistinta, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto y/o servicio origina una mayor demanda en el otro.

En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos y/o servicios la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos y/o servicios, el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto y/o servicio es 110013199001202133218 02. 12 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil competidor de otro producto y/o servicio, de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones comercializadas en bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios Existe conexión cuando el consumo de un producto y/o servicio genera la necesidad de consumir o usar otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone también la utilización del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo en relación con el material de enseñanza. c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad) Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo agente del mercado.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada. 3.5. Los criterios de sustítuibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por si mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios. 3.6. Los siguientes criterios, en cambio, por si mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados tomando en consideración cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos: - La pertenencia de productos o servicios a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos y/o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos y/o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva. 110013199001202133218 02. 13 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil - Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva.

Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. Dos productos completamente disimiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (‘L g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.

De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios sustanciales para observar la existencia de conexión competitiva, descritos anteriormente. Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 3.7. Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, la autoridad consultante, en el caso en concreto, deberá analizar el grado de similitud de los signos objeto de análisis y si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo agente del mercado.» Por otro lado, en decisión del 18 de junio de 202014, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, señaló: «…En ese sentido, se procederá a analizar lo establecido en el Artículo 154 de la Decisión 486 (…) 1.2.

La precitada disposición establece el principio “registral” en el campo del derecho de marcas. Sobre la base de dicho principio básico se sustenta el sistema atributivo del registro de marca, mediante el cual el derecho sobre las marcas nace del acto de registro. En ese sentido se debe tener en cuenta lo siguiente. a) Se hace referencia al derecho exclusivo, en la medida que una vez registrada la marca, su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. b) De conformidad con lo anterior, el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: 14 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 524-IP-2018, de 18 de junio de 2020, Magistrado Ponente Gustavo García Brito. 110013199001202133218 02. 14 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil Facultad positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla.

Facultad negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si está en el ámbito registral o en el mercado: (i) En el ámbito registral, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible. (ii) En el mercado, el titular puede impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. 1.3.

De conformidad con lo anterior, se deberá tomar en cuenta que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio una marca idéntica o similar en relación con cualquier producto o servicio, siempre que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Ese derecho nace a partir del registro de la marca. 2.

Acción por infracción de derechos. Los titulares de una marca de impedir a un tercer la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio (…) 2.2. El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se determine la existencia o no de infracción contra las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto. 2.3.

De conformidad con el Artículo 192 de la Decisión 486, las disposiciones normativas de la materia correspondientes a la acción por infracción de derechos de propiedad industrial previstas en los Artículos 155, 156, 157 y 158 de la referida norma comunitaria se aplica también al nombre comercial, por lo tanto, la Sala consultante deberán aplicar lo desarrollado en el presente tema, mutatis mutandis al nombre comercial en lo que fuere pertinente.

Bajo el mismo criterio y, de conformidad con el Artículo 200 de la Decisión 486, lo expuesto en el presente aplicable es aplicable a las acciones por infracción planteadas sobre la base de una enseña comercial. (…) 2.5. Tomando en cuenta las conductas atribuidas al demandado por parte de la demandante, resulta necesario analizar la interpretación del Artículo 155 de la Decisión 486 por ser oportuno en el presente caso. 2.6.

Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de 110013199001202133218 02. 15 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (Artículos 238 al 244) y cuenta con las siguientes características: 2.7.

Sujetos activos de la acción: personas que pueden interponer la acción: (i) El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (ii) El Estado. si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. 2.8.

Sujetos pasivos: personas sobre las cuales recae la acción: (i) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. (ii) Cualquiera que con sus actos pueda, de manera inminente, infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, pues no es necesario que la infracción se verifique, sino que basta que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos. [ ] 2.26.

Del Literal d) del Artículo 155 se infiere que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor con el titular de registro.

A continuación, se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones en el que el sujeto pasivo utiliza la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.

La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. Prevé una protección especial con relación al principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca no solo respecto de los productos o servicios idénticos o similares al que la marca distingue, sino también respecto de aquellos con los cuales existe 110013199001202133218 02. 16 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil conexión por razones de sustituibilidad, complementariedad, razonabilidad, entre otros. b) Posibilidad de generar riesgo de confusi6n o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. c) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que, si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada y pretende distinguir además productos o servicios idénticos a los identificados por dicha marca, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto, se debe presentar una doble identidad, vale decir que los signos como los productos o servicios que identifican deben ser exactamente iguales. […] 3.

El nombre comercial. Características y su protección (…) 3.4. El nombre comercial es el signo que identifica a un empresario (persona natural o jurídica) en el mercado. No es el nombre, razón o denominación social del empresario, es el signo mediante el cual los consumidores identifican al empresario. Es más, es el signo mediante el cual los consumidores identifican la actividad económica del empresario o el establecimiento comercial del empresario.

Y es que el nombre comercial da una imagen global del empresario y permite distinguirlo de los otros agentes económicos que participan en el mercado, de modo que comprende tanto la identificación del empresario como su actividad económica y su establecimiento. Características del nombre comercial 3.5. Las principales características del nombre comercial son las siguientes: - El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. - Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial; es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. - El nombre comercial es independiente del nombre de la persona natural o la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a esta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. + - El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero solo una razón social. 110013199001202133218 02. 17 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil Protección del nombre comercial 3.6.

Los Artículos 191, 192 y 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. El Artículo 191 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado y, consecuentemente, este uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real y efectivo del nombre comercial.

Por su parte, el Artículo 193 de la Decisión 486 precisa que el registro o el depósito del nombre comercial ante la oficina nacional competente tiene un carácter declarativo; sin embargo, el derecho al uso exclusivo solo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial. 3.7. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores.” 3.8.

Este Tribunal también ha manifestado que: “( ) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro ( )” 3.9.

Conforme a las indicadas disposiciones, quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad ( ). La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos.

La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que, sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario” 3.10. La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País Miembro.

Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. 110013199001202133218 02. 18 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil 3.11.

Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 3.12.

Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero sí que se presenten pruebas que acrediten el uso del mismo desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y servicios que distingue el signo. 3.13.

Por lo antes expuesto, quien sustente una acción de infracción sobre un nombre comercial, previamente deberá haber probado el uso real, efectivo y constante del mismo con relación a las actividades económicas que distingue, pues de esta forma acreditará los derechos sobre dicho signo distintivo.» Sobre las infracciones marcarias derivadas del uso de un nombre de dominio, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en pronunciamiento del 6 de octubre de 2023 15, adujo: «[8] Los nombres de dominio y su relación con los derechos de propiedad industrial El nombre de dominio [8.1] El nombre de dominio es la dirección de un sitio en internet escrita a través de letras, palabras, números, etc., de fácil recordación. Su objetivo es permitir al usuario localizar con facilidad una página web en la red. El nombre de dominio www.tribunalandino.org.co.ec es la dirección de la página web del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

En este ejemplo, el dominio propiamente dicho o segmento identificador es «tribunalandino». Este es el que generalmente proporciona información sobre quién es la persona o entidad que administra o es el titular del sitio de internet. El nombre de dominio no tiene una limitación territorial. […] Conflictos entre nombres de dominio y marcas que no ostentan la calidad de notorias, nombres comerciales u otros signos distintivos La Decisión 486 no contiene disposición alguna que enuncie el trámite que podría iniciar el titular de tina marca, nombre comercial u otros signos distintivos para evitar su uso indebido a través de un nombre de dominio.

En ese sentido, en aplicación del principio de Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 231-IP-2021, de 6 de octubre de 2021, Magistrado Ponente Hugo R. Gómez Apac. 15 110013199001202133218 02. 19 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil complemento indispensable se deberá analizar en cada caso cuál sería el trámite interno que se puede seguir; o, en su defecto, verificar las posibilidades que brindan algunas organizaciones internacionales especializadas en la materia para solucionar este tipo de controversias. [8.11] No obstante lo anterior, se debe reconocer que el nombre de dominio puede entrar en conflicto con una marca, nombre comercial u otro signo distintivo, especialmente en el actual contexto, en el que el nombre de dominio podría constituir la identidad comercial de los agentes económicos en el mercado virtual.

De esta manera, la autoridad nacional competente podrá tomar en cuenta de modo orientativo los criterios no taxativos establecidos en los párrafos 8.7, 8.8 y 8.9 precedentes, según corresponda y en cuanto fuere aplicable, para resolver los conflictos que se puedan suscitar. […] Sobre la probanza de una infracción marcaria a través de un establecimiento virtual identificado con un nombre de dominio que actúa como nombre comercial […] [9.3] En la medida que un nombre de dominio puede cumplir una función distintiva como la del nombre comercial, puede infringir un derecho marcarlo obtenido con anterioridad.

Y es que dicha función distintiva puede generar- un riesgo de confusión que la ley andina de propiedad industrial busca evitar. [9.4] Una infracción marcaría que puede darse en el mercado es que el infractor, para incrementar ilícitamente sus ventas, utiliza un nombre de dominio idéntico o similar a una marca registrada. Así, los consumidores, podrían ser inducidos a pensar (por error) que el establecimiento virtual identificado con el nombre de dominio pertenece al titular del registro marcarlo, cuando en realidad pertenece, o simplemente beneficia, al infractor. [9.5] En aplicación del principio de primacía de la realidad, el juzgador, ya se trate de una autoridad administrativa o jurisdiccional, ante un conflicto entre la realidad de los hechos y la ficción contenida en documentos o actos jurídicos, debe preferir lo que ocurre en la realidad, es decir, la verdad real a la ficción jurídica. [9.6] Adicionalmente, no debe perderse de vista que las infracciones marcarías pueden ser comprobadas no solo con pruebas directas, sino también con indirectas (indicios y presunciones). [9.7] En ese sentido, para determinar una infracción marcaria, más relevante que averiguar quién es la persona natural o jurídica titular del nombre do dominio que actúa o cumple la función de un nombre comercial, es identificar a la persona natural o jurídica que se beneficia la actividad económica, por ejemplo, de oferta y comercialización de bienes y servicios en el establecimiento virtual, 110013199001202133218 02. 20 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil es decir, que se beneficia con la utilización del sitio web identificado con el nombre de dominio.

La individualización del beneficiario constituye un indicio relevante para identificar al autor de la infracción marcaría. [9.8] Si al indicio que representa la individualización del beneficiario de los productos o servicios que se ofertan al interior del establecimiento virtual identificado con un nombre de dominio, se suma otro u otros indicios que apuntan en la misma dirección, como el hecho de que dicho beneficiario ha usado el signo distintivo en conflicto en otras circunstancias —como, por ejemplo, en un registro mercantil—, la autoridad puede concluir con mayor fundamento que el mencionado beneficiario es el que ha cometido la infracción marcarla. [10] Particularidades relacionadas con la figura jurídica del nombre comercial prevista en la Decisión 486 Los siguientes criterios han sido desarrollados por el Tribunal al responder las preguntas formuladas por las autoridades consultantes de los Países Miembros. [10.1] ¿Qué debe entenderse por uso público, ostensible y continuo? Con relación al uso de un nombre comercial, este Tribunal a través de su reiterada jurisprudencia se ha pronunciado acerca de la necesidad de probar el uso real, efectivo y constante en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País Miembro.

El uso es público y ostensible cuando es apreciado con absoluta facilidad por los clientes y consumidores teniendo en cuenta la naturaleza del producto o servicio que es comercializado bajo el correspondiente nombre comercial. El nombre comercial es el signo con el que los consumidores y clientes conocen al empresario. [10.2] ¿El carácter continuo se desvirtúa al [no] existir solución de continuidad en el uso de un nombre comercial? Corno ya se ha señalado, la persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante en el mercado.

Sin embargo, con respecto a la prueba del uso constante no es necesario que se acredite el uso del nombre comercial a cada instante ni de manera continua desde el primer día, por el contrario, deberá tomarse en consideración que dicho uso sea acorde con la naturaleza de las actividades comerciales que identifica el nombre comercial. A manera de ejemplo, en el caso de un nombre comercial cuya actividad comercial está asociada a la venta de productos para la época navideña no podría exigirse que su uso sea continuo durante todo el año. [10.3] Sobre los artículos 154, 155, 191 y 192 de la Decisión 486, para precisar si una empresa, amparada en el uso de un nombre comercial, ¿puede utilizar un signo nominativo de características similares a una marca mixta de otra - 110013199001202133218 02. 21 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil debidamente registrada-, sin que ello implique infracción de ésta última? Sobre la base de un nombre comercial, el titular puede utilizar en el comercio un signo denominativo de características similares a una marca registrada, siempre y cuando tal uso no cause riesgo de confusión o de asociación con la marca registrada.

Cuando se trata del uso de una denominación idéntica para distinguir productos o servicios idénticos se presume que existe riesgo de confusión. [10.4] Sobre si un nombre comercial y una marca registrada pueden coexistir, o si la prevalencia de cualquiera de estos depende del primer uso Un nombre comercial y una marca registrada pueden coexistir en el comercio, siempre y cuando no causen confusión en el consumidor.

En relación con la prevalencia se debe considerar que el sistema para adquirir el derecho del nombre comercial es diferente al de la marca, pues mientras que en el nombre comercial es declarativo, el de marcas es constitutivo, es decir, que el derecho de un nombre comercial nace por su primer uso y el derecho sobre una marca nace a partir del registro en la oficina nacional competente. […] [10 6] Sobre la acreditación del derecho sobre un nombre comercial con carácter previo al otorgamiento del registro de una marca y el presunto cometimiento de una infracción El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se determine la existencia o no de alguna infracción contra cualquiera de los derechos de propiedad industrial previstos en la Decisión 486 y, de ser el caso, la adopción de medidas destinadas a evitar la continuidad de la infracción. En el caso de que se alegue la existencia del uso previo de un nombre comercial como mecanismo de defensa en la acción por infracción, el juez deberá determinar, con base en las pruebas allegadas en el proceso interno, quién adquirió de manera prioritaria el derecho de propiedad industrial.

Quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional que el nombre comercial se ha venido utilizando con anterioridad. La simple alegación del uso no habilita al poseedor o titular del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos.» Respecto de las indemnizaciones preestablecidas el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante sentencia 2043-IP2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5187 de 22 de mayo de 2023, sostuvo: 110013199001202133218 02. 22 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil «[4.8.1] (…) El TJCA no tiene competencia para interpretar el derecho interno de los Países Miembros, pero sí tiene competencia para explicar el alcance del principio de complemento indispensable en lo referido al artículo 243 de la Decisión 486, que se cita a continuación: (…) [4.8.2.] Como puede apreciarse de la norma andina citada, los criterios allí mencionados no son taxativos, sino meramente enunciativos, por lo que en aplicación del principio de complemento indispensable, los Países Miembros pueden establecer criterios adicionales, siempre y cuando estos no violen el derecho andino ni transgredan los principios jurídicos que lo guían. [4.8.3] En la medida que la informalidad, traducida en el incumplimiento total o parcial de la legislación, es un mal que aqueja a los Países Miembros de la Comunidad Andina, no puede desconocerse que hay situaciones en las que, pese a demostrarse la existencia de una infracción marcaria, es bastante complicado para el titular de la marca probar el daño sufrido.

Pensemos, por ejemplo, que el infractor no cuenta con un establecimiento debidamente autorizado por la autoridad competente, o carece de establecimiento (venta en la calle), no emite comprobantes de pago (facturas), no tiene registro de ventas, no declara ni paga impuestos, entre otros, de modo que es difícil determinar el número de unidades vendidas del producto objeto de la infracción marcaria. [4.8.4] La legislación interna de los Países Miembros puede regular supuestos de indemnizaciones preestablecidas con el objeto de garantizar al titular de la marca un resarcimiento razonable en aquellos escenarios en los cuales es difícil obtener pruebas vinculadas al daño emergente o el lucro cesante.

Tales supuestos de indemnizaciones prestablecidas son compatibles con el artículo 243 de la Decisión 486. Resta señalar que es facultad del titular de la marca optar por el régimen de una indemnización prestablecida, de conformidad con la legislación nacional, o acreditar el daño conforme a los criterios establecidos en el artículo 243 de la Decisión 486» (subraya fuera de texto). 5.

En ese mismo sentido, el Tribunal Andino expidió interpretaciones prejudiciales en los procesos 344-IP-202216, 391-IP-202217 y 350-IP-202218. 16 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 344-IP-2022, de 11de abril de 2022, Magistrada Ponente Sandra Catalina Charris Rebellón. 17 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 391-IP-2022, de 13 de marzo de 2022, Magistrado Ponente Sandra Hugo R. Gómez Apac. 18 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 350-IP-2022, de 13 de marzo de 2023, Magistrada Ponente Sandra Catalina Charris Rebellón. 110013199001202133218 02. 23 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil 6.

A fin de absolver las preguntas contenidas en los numerales 519 y 820 del auto del 31 de enero de 2022, es menester traer a colación la interpretación prejudicial emitida el 19 de mayo de 202121, en la que se dijo: «Los plazos de prescripción de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial relacionados con los supuestos de infracción previstos en los Literales a), 131 c) y d) del Artículo 155 de la Decisión 486 2.27.

En ese sentido, en atención a los Literales a), b), c) y d) del Artículo 155, se debe tener en cuenta lo establecido en el Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual prescribe lo siguiente: «Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los das años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.» 2.28.

La norma citada indica que las infracciones prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez. Si el plazo de prescripción venció, entonces la acción es improcedente. 2.29. Para verificar el plazo de prescripción (extintiva), es relevante diferenciar los distintos tipos de infracción administrativa, tal como lo explica la doctrina jurídica, a saber: a) Infracción instantánea: Es un único acto el que configura el supuesto calificado como infracción administrativa, Este único acto, a su vez, puede tener, efecto que se agota con el acto infractor, o efecto permanente en el tiempo. b) Infracción continuada: Se trata de actos idénticos que se repiten en el tiempo de manera continuada.

Si bien cada acto podría constituir una infracción individual, se los agrupa en una sola infracción debido que todos ellos son ejecución de un mismo plan, forman parte de un único proceso (proceso unitario), existiendo por tanto unidad jurídica de acción. c) Infracción permanente: Es un solo acto, solo que este acto es duradero en el tiempo. 19 5.

Entre las funciones de una marca mixta está la de distinguir o identificar un producto y/o servicio buscando en algunos casos indicar su origen o procedencia. En caso de que la marca registrada sea un vocablo de uso común de la zona o corresponda a una ubicación geográfica, podría considerarse una infracción marcaria que otra persona lo utilice en la misma circunscripción territorial, a la luz del artículo 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 20 8.

¿El artículo 244 de la Decisión 486, plantea dos hipótesis para contabilizar el término de prescripción de la acción, se aplican indistintamente a la misma situación fáctica?, ¿en qué casos se tiene en cuenta el conocimiento de la infracción por parte del titular?, ¿en qué casos, se contabiliza desde la última infracción? 21 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 04-IP-2021, de 22 de abril de 2021, Magistrado Ponente Hugo R. Gómez Apac. 110013199001202133218 02. 24 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil d) Infracción compleja: Se trata de una serie concatenada de varios actos dirigidos a la consecución de un único fin. 2.30.

Las infracciones a los derechos de propiedad industrial, conforme al Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez. 2.31.

Respecto del plazo de dos años, dicho plazo se computará necesariamente desde la fecha que el titular del derecho de propiedad industrial tomó conocimiento del acto infractor, independientemente de si se trata de una infracción instantánea, continuada, permanente o compleja. En consecuencia, y a modo de ejemplo, si el titular de un derecho de propiedad industrial tomó conocimiento de una infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja) al referido derecho el 10 de enero de 2016, habrá prescrito la acción para denunciar o demandar la infracción a ese derecho el 11 de enero de 2018. 2.32.

En cambio, respecto del plazo de cinco años, dicho plazo se empezará a computar dependiendo del tipo de infracción en el que nos encontremos: - Infracción instantánea: el plazo se computa desde el mismo momento en que se consumó el acto infractor (el acto único). - Infracción continuada: el plazo se computa desde la fecha de realización del último acto (idéntico), que es ejecución del mismo plan, que consuma la infracción. - Infracción permanente: el plazo se computa desde el momento que cesa la conducta que califica como acto permanente en el tiempo. - Infracción compleja: el plazo se computa desde Fa fecha de realización del último acto que consuma la infracción 2.33.

Los plazos de prescripción han sido establecidos para limitar en el tiempo el ejercicio del derecho de acción del titular del derecho de propiedad industrial para denunciar o demandar una presunta conducta constitutiva de infracción de su derecho de propiedad industrial. Es por ello que el denunciado o demandado puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de la acción del titular del derecho de propiedad industrial.

La institución de la prescripción (extintiva) de la acción lo que busca es generar certeza o seguridad jurídica en el mercado. 2.34. El plazo de prescripción (extintiva) de dos años tiene como premisa el conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho. Él tiene dos años para hacerlo. Si se le vence este plazo, no puede acudir al otro plazo (de cinco años), cuya lógica es distinta.

En efecto, el plazo de prescripción (extintiva) de cinco años no toma 110013199001202133218 02. 25 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil en consideración el conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho, sino la fecha de ocurrencia o cese de la infracción. 2.35. Así las cosas, si el denunciado o demandado por una presunta conducta constitutiva de infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja) de un derecho de propiedad industrial acredita que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por más de dos años de la referida conducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción (extintiva) de la acción, lo que genera la improcedencia de la denuncia o demanda, así corno la imposibilidad del titular del derecho de acudir al plazo de prescripción de cinco años. 2.36.

En cambio, si el denunciado o demandado por una presunta conducta constitutiva de infracción de un derecho de propiedad industrial no puede acreditar que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por más de dos años de dicha conducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de cinco años si es que la infracción ocurrió, cesó o se consumó hace más de cinco años de presentada la denuncia o demanda correspondiente, según la naturaleza de cada infracción. 2.37.

El titular del derecho podría considerar que una determinada conducta califica como infracción permanente o continuada y como viene ocurriendo hasta la fecha puede presentar su denuncia o demanda en cualquier momento_ Sin embargo, si el denunciado o demandado acredita que dicho titular conocía de la referida conducta hace más de dos años, la acción por infracción del titular del derecho de propiedad intelectual habrá prescrito (extintivamente), debiéndose declarar improcedente su denuncia o demanda? 2.38.

En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, se deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción. 2.39.

Si la coexistencia pacífica entre los signos en conflicto revela que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación, no se configuraría la infracción. Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra que hay riesgo de confusión o riesgo de asociación, se configuraría la infracción. […] 4. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial.

Actos de confusión. Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena (…) 110013199001202133218 02. 26 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil Definición de competencia desleal 4.2. Se entiende por competencia desleal todo acto contrario a la buena fe empresarial, contrario al normal desenvolvimiento de las actividades económicas basado en el esfuerzo empresarial legítimo.

Sobre el particular, el Tribunal ha considerado que son actos contrarios a los usos y prácticas honestos aquellos que se producen con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor. 4.3. Un empresario puede captar más clientes si ofrece en el mercado productos o servicios a menores precios, de mejor calidad, en mayor variedad y/o de más fácil acceso, beneficios todos estos que pueden resumirse en un solo concepto: eficiencia económica.

Esta eficiencia se logra mejorando la administración de la empresa; investigando e innovando; reduciendo los costos de producción; optimizando los canales de comercialización; contratando a los mejores trabajadores, proveedores y distribuidores; ofreciendo servicios de postventa idóneos y oportunos, etc. 4.4. El esfuerzo empresarial legítimo, expresado como eficiencia económica, da como fruto la atracción de clientes y el incremento de las ventas.

El daño concurrencial lícito ocurre precisamente cuando un empresario atrae una mayor clientela lo que supone la pérdida de clientes de otro u otros empresarios— debido a su capacidad de ofrecer en el mercado algo más atractivo de que lo que ofrecen sus competidores. Y esta es la virtud del proceso competitivo: fa presión existente en el mercado por ofrecer las mejores condiciones (precio, calidad, variedad y/o acceso) en beneficio de los consumidores. 4.5.

Lo ilícito, y que constituye un acto desleal o de competencia desleal, es atraer clientes o dañar al competidor, no sobre la base del esfuerzo empresarial legítimo (eficiencia económica), sino debido a actos contrarios a la buena fe comercial, actos que atentan contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas que pueden perjudicar igualmente a los consumidores y al interés general, tales como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), la denigración al competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la violación de secretos comerciales, entre otros similares. 4.6.

Sobre el particular, el Artículo 258 de la Decisión 486 establece lo siguiente: «Artículo 258.-Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.» 4.7. De lo anterior se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales.

Será desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos. 4.8. En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que son actos que se 110013199001202133218 02. 27 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor. 4.9.

La doctrina jurídica señala que para que un acto pueda ser constitutivo de competencia desleal, el mismo debe reunir dos elementos fundamentales: un acto de competencia (la finalidad concurrencial del acto), y que este acto de competencia sea calificable como desleal (el medio empleado para competir y atraer la clientela es desleal). Veamos en detalle ambos elementos: a) Es un acto de competencia porque la realiza un competidor en el mercado con la finalidad de atraer clientes. b) Es desleal porque en lugar de atraer clientes sobre la base de la eficiencia económica (esfuerzo empresarial), lo hace a través de métodos deshonestos, contrario a la buena fe empresarial, como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), el descrédito o denigración del competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la comparación indebida, la imitación sistemática, la violación de secretos comerciales, entre otros.

El acto de competencia desleal atenta contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas en el mercado, por lo que afecta (daño efectivo o daño potencial) al competidor o competidores, a los consumidores y al interés general. La competencia desleal afecta el normal desenvolvimiento del mercado, afecta el principio de buena fe. 4.10.

La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos; por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta o desleal, se desprenden de la misma, a fin de propiciar un correcto funcionamiento del sistema competitivo.

Actos de confusión 4.11. Al respecto, el Literal a) del Artículo 259 de la Decisión 486 regula los actos de competencia desleal, en la modalidad de actos de confusión, vinculados a la propiedad industrial. 4.12. Tales actos gozan de las siguientes características, de acuerdo con lo sostenido por este Tribunal: a) No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa.

Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. b) La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas ¡maneras de crear confusión respecto de 110013199001202133218 02. 28 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal. c) Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que si no hay competencia; es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal. 4.13.

El análisis debe partir de "indicios razonables" que permitan llegar a la conclusión de que los actos realizados por la demandada podrían perjudicar a otro competidor en el mercado. Por "indicio razonable" se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el acto se haya realizado con el ánimo de cometer un acto de competencia desleal.

Actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena 4.14. Sin duda alguna, aprovecharse ilícitamente del prestigio que otro empresario ha ganado en el mercado es un acto que debe estar proscrito, Hace parte de ese grupo de conductas que denominamos desleales y que podrían generar grandes problemas de competencia, ruptura de la transparencia en el mercado y error en el público consumidor. 4.15.

A propósito de la marca notoriamente conocida que merece una protección reforzada en el mercado, esto parte del mismo supuesto; el esfuerzo empresarial es un activo que se debe proteger para desarrollar adecuada y estructuralmente el desarrollo del mercado. 4.16. La mencionada conducta desleal no sólo está dirigida a aprovecharse de la notoriedad de un signo distintivo, sino del posicionamiento de un producto como tal, de la fama y prestigio de la organización empresarial, o inclusive de la honestidad y transparencia en la venta de un producto o en la presentación de un servicio, entre otras situaciones que podrían constituir la imagen de una empresa. 4.17.

Posicionarse empresarialmente es una fuerte tarea logística. Permitir que de manera velada otro competidor se aproveche de dicha situación, es en últimas permitir que el posicionamiento en el mercado se vaya diluyendo, generando con estos una erosión sistemática de la ubicación de un empresario en el mercado. 4.18. En este caso, es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar; es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno es lo que se debe sancionar, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. 110013199001202133218 02. 29 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil 4.19.

Por lo tanto, se deberá analizar si la actuación de la demandada configura un supuesto de competencia desleal por confusión y aprovechamiento indebido de la reputación ajena, de conformidad con lo previamente interpretado. 5. Respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad consultante […] 5.6. ¿Qué hechos tipificados como infracción marcaria pueden ser considerados competencia desleal? Para dar respuesta a esta pregunta la autoridad consultante deberá remitirse a lo señalado en los Temas 1 y 4 del Apartado E de la presente interpretación prejudicial y tomar en consideración los siguientes parámetros, extraídos de la línea jurisprudencial reiterada de este Tribunal, los cuales son meramente orientativos y no exhaustivos.

El Artículo 259 de la Decisión 486 establece que constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

Adicionalmente, el Artículo 262 de la Decisión 486 establece que constituirá competencia desleal los siguientes actos realizados respecto de un secreto empresarial: a) explotar, sin autorización de su poseedor legítimo, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual o laboral; b) comunicar o divulgar, sin autorización de su poseedor legítimo, el secreto empresarial referido en el literal a) precedente con ánimo de obtener provecho propio o de un tercero o de perjudicar a dicho poseedor; c) adquirir un secreto empresarial por medios ilícitos o contrarios a los usos comerciales honestos; d) explotar, comunicar o divulgar un secreto empresarial que se ha adquirido por los medios referidos en el literal c) precedente; 110013199001202133218 02. 30 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil e) explotar un secreto empresarial que se ha obtenido de otra persona sabiendo, o debiendo saber, que la persona que lo comunicó adquirió el secreto por los medios referidos en el inciso c), o que no tenía autorización de su poseedor legitimo para comunicarlo; o, f) comunicar o divulgar el secreto empresarial obtenido conforme al inciso e), en provecho propio o de un tercero, o para perjudicar al poseedor legitimo del secreto empresarial.

Un secreto empresarial se considerará adquirido por medios contrarios a los usos comerciales honestos cuando la adquisición resultara, entre otros, del espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato u otra obligación, el abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad, o la instigación a realizar cualquiera de estos actos.

El Artículo 259 de fa Decisión 486 admite la posibilidad de que existan otros supuestos de competencia desleal vinculados a los derechos de propiedad industrial, pues claramente menciona que los allí establecido son, entre otros. Dada esta situación con mayor razón pueden existir otros supuestos de competencia desleal no vinculados a los derechos de propiedad industrial.

Es así que los países miembros de la Comunidad Andina pueden tener legislación nacional que tipifique supuestos de competencia desleal distintos a los establecidos en los Artículos 259 y 262 de la Decisión 486, tanto vinculados a los derechos de propiedad industrial como no vinculados a dichos derechos. Algunos hechos tipificados como infracción marcarla eventualmente podrían constituir actos de competencia desleal.

Así, por ejemplo, lo señalado en el Literal d) del Artículo 155 («usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiera causar confusión o riesgo de asociación con el titular del registro») podría ser similar a lo establecido en el Literal a) del Artículo 259 (cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor»).

Sin embargo, es necesario diferenciar la naturaleza de las infracciones marcarías de la de los actos de competencia desleal. Tratándose de un acto que pueda ser constitutivo de competencia desleal, el mismo debe reunir los requisitos expuestos en el párrafo 4.9 de la Sección E de la presente Interpretación Prejudicial. La infracción marcaría se consuma con la actividad, incluso de carácter preparatorio, de usar de una u otra forma un signo distinto idéntico o similar a una marca registrada o notoria (o renombrada), al punto que es posible que el infractor desconozca la existencia del titular de la marca y/o del registro marcarlo.

La infracción marcaría afecta un derecho de propiedad industrial en cabeza del titular del registro.» 110013199001202133218 02. 31 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil 7. Lo citado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en esa sentencia, en los términos indicados por esa autoridad judicial constituye “(…) un acto aclarado en los términos expuestos en la presente providencia judicial”.

Y es que a partir de los fragmentos jurisprudenciales trasuntados es posible definir sobre la pretensión impugnatoria y absolver los interrogantes planteados en el auto de 31 de enero de 2023, derivados de los reparos que ante esta sede judicial fueron impetrados, consistentes en: «1. Registrar como marca un vocablo común que corresponde al nombre de una zona, ¿limita su uso por parte de personas que realizan actividades comerciales en la misma zona geográfica? 2.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 134 y 135 de la decisión 486 de 2000, una marca mixta como bien inmaterial para distinguir productos y/o servicios en el mercado, puede ser comparada con otra marca, nombre comercial, razón social, aislando sus componentes fonéticos, imágenes, figuras, símbolos, sonidos, formas o elementos que la configuran? Cuáles son las reglas para verificar un cotejo entre la marca protegida y aquellas denominaciones que se endilgan infractoras de los derechos que aquella otorga a su titular? 3.

Conforme al artículo 166 de la citada decisión ¿La infracción se considera causada con la comercialización pública de la marca registrada o, con la mera presentación de la marca ante una entidad para adelantar trámites legales? 4. El hecho de que las partes desempeñen actividades similares en el comercio y, una de ellas tenga la marca registrada y la otra utilice en el nombre comercial uno o varios vocablos, fónemas (sic), figuras o símbolos de los que componen la marca protegida combinados con otras palabras, imágenes adicionales y, para de la notoriedad en atención al artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ¿debe hacerse un análisis en conjunto tanto de la insignia como del vocablo, o únicamente del carácter infringido? 5.

Entre las funciones de una marca mixta está la de distinguir o identificar un producto y/o servicio buscando en algunos casos indicar su origen o procedencia. En caso de que la marca registrada sea un vocablo de uso común de la zona o corresponda a una ubicación geográfica, podría considerarse una infracción marcaria que otra persona lo utilice en la misma circunscripción territorial, a la luz del artículo 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 6.

El uso de una marca registrada como parte de un nombre de dominio o de la dirección de correo electrónico, al ser un tercero no autorizado, es necesario ordenar la cancelación de la inscripción del nombre de dominio o dirección, en atención al artículo 233 de la referida decisión de la Comunidad Andina. 110013199001202133218 02. 32 República de Colombia Tribunal Superior de Bogotá D.C. Sala Civil 7.

¿Cómo se puede desvirtuar la presunción de riesgo de confusión en el supuesto de que se use comercialmente para un proyecto un vocablo similar a una marca registrada? 8. ¿El artículo 244 de la Decisión 486, plantea dos hipótesis para contabilizar el término de prescripción de la acción, se aplican indistintamente a la misma situación fáctica?, ¿en qué casos se tiene en cuenta el conocimiento de la infracción por parte del titular?, ¿en qué casos, se contabiliza desde la última infracción? 9.

¿En los casos en que el titular de una marca se acoja al sistema de indemnización preestablecida señalada en el Artículo 3 de la Ley 1648 de 2013, lo releva de demostrar los criterios para calcular la indemnización de daños y perjuicios previstos en el Artículo 243 de la Decisión 486?» Situación que, como se dijo en líneas atrás, es la que compete resolver a este cuerpo colegiado. 8.

Así las cosas, hay lugar a aplicar la doctrina del acto aclarado y, en consecuencia, prescindir de la interpretación prejudicial solicitada en la providencia referida; así mismo, se levantará la suspensión de términos allí decretada y, en su lugar, una vez en firme esta decisión, se dispone el ingreso del proceso al Despacho para continuar con el trámite legal.

Decisión Con fundamento en lo expuesto, la Sala Civil de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D. C.,

RESUELVE

1. PRESCINDIR de la interpretación prejudicial solicitada en auto de 31 de enero de 2023. COMUNICAR lo aquí resuelto al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, anexando copia del presente proveído. 2. LEVANTAR la suspensión de términos. En firme el presente proveído retorne inmediatamente para continuar el trámite que corresponde. 3.

Entérese de esta determinación a las partes y sus apoderados, mediante comunicación remitida a las direcciones que tengan registradas.

NOTIFÍQUESE, RUTH ELENA GALVIS VERGARA Magistrada 110013199001202133218 02. 33 Firmado Por: Ruth Elena Galvis Vergara Magistrada Sala Civil Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 Código de verificación: fa36896118f3cc70d0ebc4c3d8b2d2de48df4959db4f3a1cff58b0ba9d63e22d Documento generado en 20/02/2025 12:09:15 PM Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica