República de Colombia Rama Judicial del Poder Público TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ - SALA CIVIL Bogotá D.C., quince (15) de noviembre de dos mil veintitrés (2023).
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO Magistrada Ponente: CLARA INÉS MÁRQUEZ BULLA Radicación: 110013199001 2021 67693 02 Procedencia: Superintendencia de Industria y Comercio- Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial Demandante: Óptica Alemana E y H Schmidt S.A. Demandado: Sandra Isabel Rey González Proceso: Verbal Recurso: Apelación Sentencia Discutido y Aprobado en Salas de Decisión del 26 octubre y 2 de noviembre de 2023.
Actas 38 y 39.
2. OBJETO DE LA DECISIÓN Se dirime el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 18 de abril de 2023, corregida el 4 de julio siguiente, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio – Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial, dentro del proceso VERBAL instaurado por la sociedad ÓPTICA ALEMANA E Y H SCHMIDT S.A. contra SANDRA ISABEL REY GONZÁLEZ.
Verbal 001 2021 67693 02 2 3.
ANTECEDENTES 3.1. La Demanda Tras reformar el libelo, Óptica Alemana E y H Schmidt S.A., a través de apoderada judicial, instauró demanda contra Sandra Isabel Rey González, para que se hagan los siguientes pronunciamientos: 3.1.1. Declarar que la convocada infringió en los términos de los literales d) y e) del artículo 155 de la Decisión CAN 486 de 2000 sus derechos marcarios, identificados con los certificados número 320126, 231608, 223242 y 190846, al usar los signos Óptica Germana, Óptica Germana Visión, Óptica Germana Visión Pluss para identificar servicios de optometría, óptica, ortóptica, pleóptica, oftalmológica y laboratorios ópticos, idénticos a los ya protegidos en las clases 42, 44, así como a los productos conexos de la clase 9. 3.1.2.
Conminarla en consecuencia, a indemnizarle la afectación al valor intrínseco de los derechos de la estirpe ya señalada, las ganancias que hubiere percibido de haber autorizado el uso de sus marcas, y por los pacientes que se confundieron con los servicios, de acuerdo con el sistema de indemnización establecido en el Decreto 2264 de 2014, con su respectiva indexación y pago de intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida, en caso de que no se realice el pago en el plazo otorgado. 3.1.3.
Ordenar cesar definitivamente el uso de las aludidas expresiones, o de otro idéntico y/o similar al signo “ÓPTICA ALEMANA” por ella registrado, además de abstenerse de infringir en el futuro los derechos de propiedad industrial de su titularidad. 3.1.4. Condenar a la intimada en costas1. 1 Folios 27 y 28 del archivo SUBSANACIÓN DE DEMANDA REFORMADA, ubicado en la carpeta 27 SUBSANACIÓN DE LA DEMANDA REFORMADA, a su vez en 2021-177693, de la carpeta SuperintendenciaDeIndustris&ComercioSIC.
Verbal 001 2021 67693 02 3 3.2. Los hechos Para soportar dichos pedimentos invocó los supuestos fácticos que, en síntesis, se compendian así: La marca “ÓPTICA ALEMANA” se ha venido posicionando en el mercado colombiano por más de 100 años para identificar servicios de óptica, optometría y de comercialización de lentes, es de gran reconocimiento entre los consumidores, por lo que puede considerarse notoria y renombrada en el mercado.
Es titular exclusiva de los derechos derivados de los registros marcarios EXPEDI ENTE MARCA ESTADO VIGENCIA CERTIFI CADO CLA SE 030227 03 Conc edido 13/07/ 2026 320126 44 9405771 0 ÓPTICA ALEMANA Conc edido 28/08/ 2026 190846 9 923758 5142 ÓPTICA ALEMANA Conce dido 04/10/ 2029 223242 42 923719 4442 ÓPTICA ALEMANA Cadu cada 05/12/2 020 231608 42 En el año 2017 requirió por primera vez a la demandada por el uso del signo “NUEVA ÓPTICA VISUAL ALEMANA” en el establecimiento de comercio identificado con matrícula 2692113, ubicado en esta ciudad.
Ante ello, el 4 de diciembre siguiente, informó el cambio de nombre de dicho negocio por el de “NUEVA OPTICA VISUAL” y se comprometió al respeto de sus marcas. A pesar de lo anterior, en fecha desconocida, dicha designación fue modificada a “ÓPTICA GERMANA VISION PLUSS”, con lo cual de Verbal 001 2021 67693 02 4 nuevo trasgrede las prerrogativas marcarias que le asisten, máxime cuando la encausada también es propietaria de otros comercios llamados “ÓPTICA GERMANA” con matrícula 422317 y “ÓPTICA GERMANA VISION” matrícula 181090.
El uso de las denominaciones mencionadas se acompaña además de elementos gráficos similares a los utilizados por ella, tanto por los colores de la bandera alemana -negro, rojo y amarillo- como por la configuración del signo con la inclusión de letras color negro en una fuente similar. En una segunda conminación realizada el 8 de abril 2019, en el cual se incluyeron fotografías de los establecimientos infractores, se manifestó que el reemplazo de la expresión “ALEMANA” por “GERMANA” era insuficiente para evitar el riesgo de confusión en la mente del consumidor, dado que este último vocablo se refiere a la persona originaria de Germania, antigua Alemania, razón por la cual son conceptualmente idénticas.
El día 24 del mismo mes y año, la accionada en respuesta, anunció que no tomaría ninguna medida porque no incurrió en la conculcación alegada. Pese a que se intentó conciliación extrajudicial no se llegó a acuerdo alguno. El 29 de julio de 2019, la convocada presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio, de mala fe, solicitud de registro de marca “GRAN VISIÓN GERMANA” bajo el número de expediente SD2019/0064269, se opuso, con fundamento en las marcas previas de “ÓPTICA ALEMANA”.
A través de la Resolución número 73457 del 18 de noviembre 2020, al zanjar la apelación la entidad, negó la memorada solicitud marcaria, con soporte en que “…si se analiza la expresión GERMANA y ALEMANA, se considera que entre esas dos expresiones claramente existen semejanzas del orden fonético, gramatical y Verbal 001 2021 67693 02 5 conceptual que generan la misma idea en el consumidor.
Ciertamente, es importante mencionar que de acuerdo con lo mencionado por la Real Academia de la Lengua Española, la expresión GERMANO(A) hace referencia a ALEMAN, por lo que claramente se evidencia un mismo concepto respecto de las expresiones analizadas…”. -negrilla y subrayado dl texto original-. A pesar del pronunciamiento que confirma la posibilidad de confundir los signos de la expresión “GERMANA” con las marcas “OPTICA ALEMANA”, la demandada continuó usando como marca y enseña comercial aquel vocablo en sus tres establecimientos de comercio, así como el sitio web https://optica-germana.negocio.site/.
El 17 de febrero de 2021 se efectuó un llamado adicional a la intimada con el mismo fin, sin que emitiera contestación. El 29 de junio se observó que continuaba explotando la expresión “GERMANA” para los servicios ofrecidos. Mediante auto del 21 de junio de 2021, tras acoger la solicitud de medidas cautelares, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales del Despacho de primer grado, le ordenó a la señora Rey González “…suspender y retirar inmediatamente de los circuitos comerciales la distribución y comercialización de servicios que hagan uso de la expresión “ÓPTICA GERMANA, ÓPTICA GERMANA VISION y ÓPTICA GERMANA VISION PLUSS”, o cualquier otra idéntica y/o similar al signo registrado de la accionante, para distinguir o identificar servicios de óptica, laboratorios ópticos y/o oftalmológicos relativos a la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza…”.
Así mismo, retirar las aludidas expresiones “…o cualquier otra idéntica y/o similar al signo registrado de la accionante de sus establecimientos de comercio, enseñas comerciales, etiquetas, página web, perfiles de redes sociales, plataformas digitales de comercialización, así como de cualquier otro canal digital que hagan uso de una expresión idéntica o similar al registro de la accionante…”.
Verbal 001 2021 67693 02 6 Además, “…de cualquier material publicitario, informativo o promocional, verbal, impreso, magnético o electrónico, incluyendo y sin limitarse a comerciales en radio, televisión, redes sociales, cartas, volantes, circulares, correos electrónicos, archivos de sistemas o comunicaciones de cualquier índole que hagan uso de la expresión “ÓPTICA GERMANA, ÓPTICA GERMANA VISION y ÓPTICA GERMANA VISION PLUSS” y/o cualquier otra idéntica y/o similar al signo registrado de la accionante, para distinguir o identificar servicios de óptica, laboratorios ópticos y/o oftalmológicos relativos a la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza…”.
La enjuiciada vulneró el uso exclusivo de la marca, regulado en el artículo 154 de la Decisión 486 de 2001; generó riesgo de confusión y de asociación, conforme el literal d) del precepto 155 ibidem, efectuó un uso no consentido de una marca notoria, según el literal e) de la misma norma, cuya prueba establece el canon 228 ejúsdem, y procedió de mala fe, al seguir utilizando la expresión “GERMANA” pese a los continuos requerimientos efectuados2. 3.3.
Trámite Procesal. El Despacho por medio de auto del 24 de agosto de 2021, admitió la demanda en principio presentada y ordenó su traslado al extremo pasivo3. Sin notificarse esta decisión, tal escrito fue objeto de reforma, previa subsanación se aceptó la modificación a través de proveído del 23 de noviembre de 20214. Enterada la convocada, a través de apoderado judicial, se pronunció frente a los hechos, con oposición a las pretensiones y desplegó las excepciones de fondo tituladas “…Prescripción ordinaria de la acción por infracción a la propiedad Industrial…”, 2 Folios 3 al 27 ibídem. 3 Archivo AUTO no. 101544 ADMITE DEMANDA, ubicado en la carpeta 19 AUTO no. 101544 ADMITE DEMANDA. 4 Archivo AUTO NO. 142520 ADMITE REFORMA DE LA DEMANDA, ubicado en la carpeta 29 AUTO NO. 142520 ADMITE REFORMA DE LA DEMANDA.
Verbal 001 2021 67693 02 7 “…Coexistencia de signos…”, “ Falta de demostración de la notoriedad de la marca registrada ” e “…Inexistencia de la alegada infracción marcaria…”, “…Expresiones de carácter genérico y descriptivo…” y “…Falta De Demostración De Los Perjuicios Alegados…”5. Descorridas las defensas6, llevó a cabo las etapas reguladas en los artículos 3727 y 373 del Código General del Proceso.
En la última emitió sentencia, la cual negó las pretensiones de la demanda, declaró no probados los enervantes de falta de demostración de la notoriedad de la marca registrada, inexistencia de la infracción marcaría, expresiones de carácter genérico y descriptivo, falta de demostración de perjuicios alegados, así como las de prescripción y coexistencia de los signos. Ordenó el levantamiento de medidas cautelares.
Condenó en costas a la actora. Inconforme, interpuso recurso de apelación, concedido en el acto8. Mediante proveído de 4 de julio de 2022 se corrigió el ordinal segundo de la parte resolutiva del veredicto para declarar probados los enervantes de falta de demostración de notoriedad de la marca registrada, inexistencia de la infracción marcaría, expresiones de carácter genérico y descriptivo y falta de demostración de perjuicios alegados9. 5 Folios 63 al 82 de los archivos CONTESTACIÓN DEMANDA, ubicado en la carpeta 35 CONTESTACIÓN DEMAMDA archivo CONTESTACIÓN DEMANDADA (NOTIFICACIÓN CDTA CONCLUYENTE), ubicado en la carpeta 44CONTESTACIÓN DE LA DEMANDADA (NOTIFICACIÓN CDTA CONCLUYENTE), 6 Archivo TRASLADO EXCEPCIONES DE MÉRITO, ubicado en la carpeta 36 TRASLADO EXCEPCIONES DE MÉRITO. 7 Archivo ACTA DE AUDIENCIA NO. 2669 28-11-22, ubicado en la carpeta 54 AUDIENCIA NO. 2669 28-11-22. 8 Archivo ACTA DE AUDIENCIA No. 1438 DE 2023, ubicado en el archivo 77-VIDEO Y ACTA DE AUDIENCIA No. 1438 de 2023. 9 Archivo AUTO 69758-POR EL CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE CORRECCIÓN, ubicado en la carpeta 82- AUTO 69758-POR EL CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE CORRECCIÓN. Verbal 001 2021 67693 02 8
4. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA El funcionario, luego de enunciar que se encuentran presentes los presupuestos procesales, y no se estructura invalidez que nulite lo actuado, precisó que no se configura la prescripción de la acción por infracción de los derechos de propiedad industrial, porque si bien el conocimiento de tal acto, lo tuvo la demandante el 21 de marzo de 2019, tal como fue aceptado en el escrito mediante el que se descorrieron las excepciones y el pronunciamiento del hecho 2.8. del libelo, lo cierto es que el término de dos años estatuido en el artículo 244 de la Decisión 486 de 2000 para que opere el aludido fenómeno decadente, se suspendió entre el 14 mayo y 12 de julio de 2019, en virtud de la solicitud de conciliación extrajudicial, entre el 17 de marzo al 30 abril de 2020 y a partir del 1º mayo al 30 de junio del mismo año, con ocasión de la emergencia sanitaria, por lo que la presentación de la demanda el 26 de julio de 2021, tuvo la entidad de interrumpir el aludido lapso.
Acorde al precepto 238 ibídem la promotora cuenta con legitimación en la causa por activa para promover el presente asunto, en la medida que las documentales adosadas respaldan que ella tiene la titularidad de marca “ÓPTICA ALEMANA” de las clases 44 y 9, hasta el 18 de julio de 2026. No se probó la notoriedad del signo Óptica Alemana, como debió hacerse, conforme la IP20 de 2022, en la medida que los escritos adosados –y no los videos- solo respaldan las exigencias de los literales a), b), c) y f) del canon 228 ejúsdem, que dan cuenta que posee una visibilidad y reconocimiento en el mercado nacional por su trayectoria, más no las exigencias contenidas en los restantes literales, dentro de los que se encuentran el valor contable del signo y de la publicidad, también contemplados en el literal e) del artículo 155 ibídem.
El 24 de abril de 2019, la demandada ante el requerimiento; consideró Verbal 001 2021 67693 02 9 no haber vulnerado ningún signo para modificar la expresión germana, aunado, aquella desde abril de 2019 a junio 2022, usó las expresiones Óptica Germana, Óptica Germana Visión y Óptica Germana Visión Plus para reconocer tres establecimientos de comercio en esta ciudad; el primer nombre para identificar su página web, así como los servicios prestados; además, que la gestora no justificó inasistencia a la audiencia regulada en el artículo 372 del Código General del Proceso.
Para analizar la infracción alegada primero se debe determinar cuál es el elemento preponderante y luego cotejar los signos mixtos frente a signos de la misma naturaleza y nominativos, conforme se hizo en las decisiones 17IP-2013 y 218IP-2019, con este fin destacó que el elemento preponderante es nominativo, ya la actora utiliza la denominación Óptica Alemana y el demandado, por su parte, Óptica Germana, Óptica Germana Visión y Óptica Germana Visión Plus para identificar los servicios de oftalmología, optometría y laboratorio óptico de la clase 44 y la comercialización de productos ópticos de clase 9 de la clasificación internacional de NIZA.
Con el fin de realizar el cotejo debe analizarse el signo denominativo preponderante, sin descomponer su unidad fonética, teniendo en cuenta las letras y sílabas que ofrezcan función diferenciadora, los lexemas, fonemas, conforme se hizo en las interpretaciones prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 172IP- 2021, 44IP-2021 y 165IP-2021.
A tono con ello, el signo Óptica Alemana empleado por la actora, comprende dos palabras, la segunda es la que produce el impacto en el consumidor, pues la primera describe el servicio prestado; y, en los signos Óptica Germana, Óptica Germana Visión y Óptica Germana Visión Plus, de usanza de la intimada, igualmente el vocablo inicial es descriptivo, por lo tanto, solo las expresiones restantes serán objeto de cotejo; sin embargo, aunque los términos “Germana” y “Alemana” se alegan equivalente, no pude desconocerse que varían en los Verbal 001 2021 67693 02 10 lexemas “Ger” y “Ale”, circunstancias que diluyen la similitud fonética y gramatical, de tales “…silabas tónicas…”, a lo que se suma el hecho que las expresiones “Visión” y “Visión Plus” generan una diferencia entre los signos analizados, razones por las cuales, contrario a lo estimado cuando se proveyó sobre las cautelares, no existe riesgo de confusión entre estos -literal e) del artículo 155 ejúsdem-.
No se probó la coexistencia de los signos, alegada por la convocada, pues lo atinente al uso de la denominación “Óptica Comercial Alemana” es un aspecto que quedó zanjado desde el año 2017. En todo caso ninguna evidencia refrenda un primer uso, el registro marcario, el uso personal, ostensible, y público de dicho nombre comercial, sin que se pueda tener por acreditado, con el simple registro de un establecimiento de comercio con tal denominación. Para proveer sobre los perjuicios no es dable confundir la infracción del derecho con las consecuencias de ello, pues aquella consecuencia del daño es lo indemnizable, acorde con lo previsto en el artículo 243 ibídem, cuya prueba le corresponde a quien lo alega, en cambio la demostración de su cuantía podrá acogerse al sistema de indemnizaciones preestablecidas.
No se acreditó la clientela perdida y la cantidad de traslado a la demandada, por lo que no es pertinente acceder a los detrimentos regulados en el literal a) del canon 243 ibídem; y, aunque las indemnizaciones reguladas en el literal c) de la misma norma no son acumulables, tampoco demostró el pago de licencias contractuales que se deba reconocer.
Declaró avantes, con estribo en lo antecedente, las excepciones de falta de demostración de la notoriedad de la marca registrada, inexistencia de la infracción marcaria, expresiones de carácter genérico y descriptivo y falta de demostración de los perjuicios alegados; no demostrados los enervantes de prescripción y coexistencia de los signos; e impuso el pago de las costas a la Verbal 001 2021 67693 02 11 actora10.
5. ALEGACIONES DE LAS PARTES 5.1. El abogado que representa los intereses de la activante, como sustento de la solicitud revocatoria, cuestionó que el a quo no encontrara relevancia de la similitud entre las marcas confrontadas “OPTICA ALEMANA” y “OPTICA GERMANA”, tomadas en su conjunto, evocan la misma idea que impide al consumidor distinguir una de otra, conforme lo han sostenido la doctrina de Fernández Novoa, Bertone y Cabanellas, así como la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
La comparación ideológica y conceptual es de aplicación preferente sobre los otros como sería el análisis en plano fonético o visual o gráfico, ya que pueden ser consideradas confundibles denominaciones que, aunque gramatical o fonéticamente no sean similares, induzcan en error al público consumidor dada su identidad conceptual, como ocurre con las expresiones “ALEMANA” y “GERMANA” que son sinónimas.
Cuando en el cotejo de marcas mixtas en las cuales predomina el elemento denominativo sobre el gráfico, deben aplicarse las reglas y criterios establecidos para la comparación de signos denominativos, de manera que deben analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual u ideológica.
Los elementos gráficos incluidos en las marcas en comparación refuerzan el grado de similitud existente, debido a la identidad ideológica de los signos, pues las marcas incorporan los mismos colores alusivos al concepto que caracteriza -Alemania-, también letra 10 Minuto 00:36 a 34:18 hora del archivo 21167694—0013400003, ubicado 77-VIDEO Y ACTA DE AUDIENCIA No. 1438 DE 2023.
Verbal 001 2021 67693 02 12 y fuente usada por la demandada en sus enseñas comerciales - ÓPTICA GERMANA VISION Y ÓPTICA GERMANA VISION PLUSS- se asemeja a la marca registrada “OPTICA ALEMANA”, comparten una estructura gráfica similar, al componerse de palabras representadas en una única línea, en letras mayúsculas de color negro, resaltadas por un elemento longitudinal en su parte superior o inferior con los colores negro-rojo-amarillo.
Existe semejanza gráfica entre los signos de las Ópticas Germana y Alemana dado que tienen una estructura parecida, al incluir un elemento gráfico en el lado izquierdo, dos palabras lineales en el lado derecho, y los colores negro, rojo y amarillo. Se debe reparar en las reglas segunda y tercera del cotejo de marcas, esto es, emplear el método del cotejo sucesivo; analizar un signo y después el otro, enfatizar las semejanzas y no las diferencias, ya que en estas se percibe el riesgo de confusión o asociación. Hay identidad conceptual evidente y similitudes a nivel gráfico, entre los “ALE” y “GERM”, contrario a lo estimado por la Superintendencia, pues un consumidor de atención media puede confundir un establecimiento de Óptima Germana con uno de Óptica Alemana, quien tiene más de cien años en el mercado, por un recuerdo de los colores de esta marca y la referencia conceptual a tal país. El Funcionario omitió la aplicación del principio de interdependencia de factores al momento de determinar la existencia o no del riesgo de confusión, según el cual entre mayor sea la similitud entre los productos y servicios que identifican los signos confrontados, mayor debe ser la diferenciación entre ellos, lo cual no ocurre en el presente caso, aunque los signos además de ser altamente similares identifican servicios absolutamente idénticos -ópticas y optometrías-.
Los elementos adicionales “VISION” y “PLUSS” no otorgan Verbal 001 2021 67693 02 13 distintividad a los signos infractores, en tanto la primera describe de manera directa las características y la finalidad de los servicios destinados a mejorar la visión de los pacientes, la segunda es descriptiva y de uso común, se utiliza para indicar superioridad en la calidad de un producto o servicio, además la S final no marca una diferenciación. Los criterios establecidos por el artículo 228 de la Decisión 486 de 2000 no son taxativos sino enunciativos, y no se tiene que cumplir con cada uno de ellos para que una marca sea considerada notoria, debido a que dicha norma contempla la expresión “entre otros”, la cual permite inferir que no son los únicos que se pueden considerar; no obstante, las pruebas aportadas con el escrito de la demanda respaldan el carácter notorio de la marca “ÓPTICA ALEMANA”, y los requisitos literales a), b), c), d), e) y k) enunciados en la aludida disposición. Por tener la sociedad demandante un activo formado, no es posible incluirlo en la contabilidad de la empresa -literal g-, de conformidad con la norma tributaria y NIIF aplicable en Colombia.
Aunado, su modelo de negocio no corresponde al de franquicia o licencia -literal h-, sino que los establecimientos de comercio son propios y administrados de forma directa. La primera instancia desconoció lo sostenido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina contenido en la Interpretación Prejudicial 490- IP-2019, en cuanto a que la presentación de la solicitud de la cautelar interrumpe el plazo de prescripción de la acción por infracción, si este aún no ha vencido, pero siempre y cuando tal escrito, conforme al artículo 248 de la Decisión Comunitaria, se presente dentro de los diez días siguientes a la práctica de la medida.
El sistema de protección de prerrogativas e indemnización en materia de derechos intelectuales, cuenta con dos parámetros mínimos Verbal 001 2021 67693 02 14 generales que orientan la materia y deben considerarse por parte del juez al momento de ordenar el respectivo resarcimiento, a saber: (i) la reparación integral; y, (ii) asegurar que el infractor se vea privado de todas las ventajas ilegítimas obtenidas, así como que con la aprobación de la Ley 1648 de 2013 y del Decreto 2264 de 2014 se introduce en Colombia el sistema de la indemnización preestablecida por infracción a los derechos de propiedad marcaria.
Declarada la memorada infracción, surge en su autor la obligación por parte del infractor de indemnizar al titular de la marca, quien, de acogerse al sistema de indemnización preestablecida, conllevará a determinar la tasación de los perjuicios dentro del parámetro establecido por el artículo 2º del Decreto 2264 de 2014 y no de acuerdo con lo dispuesto en el canon 243 de la Decisión 486 de 2000.
La actora sufrió distintos tipos de detrimentos causados por la afectación a su derecho de exclusividad, pérdida del carácter distintivo de la marca, depreciación del prestigio asociado a la misma, y afectación económica derivada de la confusión generada en el consumidor sobre el origen empresarial de los servicios. Aunque el daño emergente es difícil de medir, lo respalda la certificación expedida por la revisora fiscal sobre gastos de publicidad enfocados a mantener la recordación de la marca “OPTICA ALEMANA” ante el consumidor, igualmente en esta estirpe de daño debe tasarse el tiempo invertido por todo el equipo de la sociedad demandante durante los años en que se ha perpetuado la infracción en la reacción al problema, los requerimientos, los estudios y las reuniones realizadas.
A pesar de no saberse cuál va a ser el impacto definitivo en los recursos de la compañía para moderar los perjuicios causados por la conculcación de derechos aducida, el memorado detrimento debe estimarse por cada registro infringido con base en las anotaciones Verbal 001 2021 67693 02 15 efectuadas en la demanda. El Juzgador exigió la demostración del perjuicio en aplicación al artículo 243 de la Decisión 486 de 2000, cuando el Decreto 2264 de 2014 busca garantizar el principio de reparación integral en eventos en que su prueba es imposible.
Debió decretar pruebas de oficio para esclarecer el resarcimiento deprecado11. 5.2. El mandatario judicial de la demandada replicó que los signos utilizados por los extremos de la litis no presentan riesgo de confusión, la promotora no acreditó los factores establecidos para considerar una marca notoria, ni la existencia de los perjuicios alegados, con fundamento en los mismos argumentos expuestos por el Funcionario de primer grado.
La identidad ideológica no es suficiente para generar riesgo de confusión, dado que deben tenerse en cuenta factores relevantes como los gramaticales, fonéticos, visuales, entre otros, como lo decantó la sentencia del Consejo de Estado del 4 de agosto de 2022. No se ignoraron los elementos gráficos por el Juzgador, debido a que al predominar en la marca el denominativo, se llevó a cabo el cotejo conforme a las reglas establecidas para el efecto, como lo hizo, por lo que es inadmisible que la recurrente asevere la inaplicabilidad del principio de interdependencia de factores.
No obstante, el elemento gráfico no es predominante, los colores del signo de la accionante tienen ubicación diferente a los de la intimada, el símbolo, letra y fuente usados es diferente, motivos por los cuales no existe la similitud argüida. Los vocablos “VISION” y “VISION PLUSS” otorgan distintividad a los signos, no se probaron los criterios enunciados en la Decisión 486 de 11 Archivos 21167693—0013600003, ubicado en la carpeta. 78-PRESENTACIÓN RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA y 10SustentaciónApelación. Verbal 001 2021 67693 02 16 2000 para que la marca sea notoria.
El sistema de indemnización prestablecido no libera al promotor de una acción de infracción marcaria de acreditar el perjuicio, tras señalar los fundamentos que edifican la sentencia apelada12. 6. CONSIDERACIONES 6.1. Los presupuestos procesales se hallan reunidos a cabalidad y sobre ellos no hay lugar a reparo alguno. Así mismo, examinada la actuación rituada en ambas instancias no se observa irregularidad que pueda invalidar lo actuado, por tanto, se dan las condiciones necesarias para proferir sentencia de mérito.
Acorde con lo previsto en el artículo 328 del Código General del Proceso, la competencia del Tribunal de conformidad con los reparos esbozados ante el Juez a- quo y la sustentación del recurso de apelación, se circunscribe a establecer si deben salir avante las pretensiones del libelo, enfiladas a declarar infringidos los derechos de propiedad industrial por parte de la pasiva sobre la marca de titularidad de la actora, registrada para identificar servicios similares a los prestados por aquélla, determinar el uso de una marca presuntamente notoriamente reconocida para definir la posible consecuencia de la ejecución de esos actos y el deber de indemnizar los perjuicios implorados.
Previo a abordar el estudio de los aludidos cuestionamientos, la Sala estima propicio recordar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante el Acuerdo 06-2023-TJCA, emitió una “Guía para la aplicación del criterio jurídico interpretativo del acto aclarado en las solicitudes de interpretación prejudicial”. En dicho documento, la entidad recordó el deber de elevar la consulta regulada en los artículos 33 de la Decisión 472 de 1999 y 123 del 12 Archivo 11DescorreApelación. Verbal 001 2021 67693 02 17 Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para que profiera una interpretación prejudicial vinculante de obligatorio cumplimiento.
También, determinó que el criterio jurídico interpretativo del “acto aclarado” es compatible con la figura de la “consulta obligatoria”, motivo por el cual, el juez nacional de única o última instancia, en un proceso en el que tenga que aplicar o se discutan normas andinas, “…no estará obligado a solicitar una nueva interpretación prejudicial al TJCA, si es que esta corte internacional ya ha interpretado tal o tales normas con anterioridad, en una o más interpretaciones prejudiciales publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena…”.
Así determinó la necesidad de hacerlo, en cuatro supuestos: inexistencia de interpretación prejudicial, “…incluye los casos en que la norma andina ha sido objeto de modificación y no se ha interpretado la regla modificada…”; “…a pesar de que unas disposiciones ya fueron desentrañadas, otras que deben aplicarse no lo han sido…”, evento en el cual debe consultarse sobre las últimas; pese a existir interpretación, el juez considera imperativo que el tribunal “…precise, amplíe o modifique el criterio jurídico interpretativo…”; y, cuando el funcionario advierta “…cuestionamientos insoslayables sobre situaciones hipotéticas que, en abstracto, se desprenden o están vinculadas con la referida norma andina…”.
En coherencia con ello, estableció la “regla de los 4 pasos” para aplicar el criterio interpretativo del acto aclarado, los cuales se pasan a verificar en este asunto, con el propósito de definir si no se mantiene la obligación de solicitar una interpretación prejudicial a la aludida autoridad. En punto al primer paso, esto es, “…determinar si en el caso concreto Verbal 001 2021 67693 02 18 debe aplicarse o se controvierte una norma andina y se tiene la obligación de solicitar interpretación prejudicial…”, estima la Colegiatura que comoquiera que la actora le endilga a la convocada haber incurrido en infracción marcaria por emplear un signo similar al contenido en su marca registrada, con lo cual generó riesgo de confusión y de asociación, así como por usar sin su consentimiento una marca notoria debidamente acreditada, conductas con las que le irrogó perjuicios, ante lo cual la última en mención alegó la prescripción de la acción, disciplinan este asunto los artículos 134, 154, 155 literales d) y e), 228, 243 y 244 de la Decisión 486 de 2000, normas andinas respecto de las cuales existe la obligación de solicitar interpretación prejudicial.
Acerca de “… si existe un acto aclarado. En esta fase,… conforme a la jurisprudencia del acto aclarado no es necesario formular una nueva consulta…”, se advierte que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ya se ha pronunciado sobre los citados preceptos andinos, entre otros, en las interpretaciones 346-IP-2015 sobre el derecho exclusivo a usar una marca y la facultad de su titular de impedir que terceros la empleen; 101-IP-2021 y 391-IP-2022 en cuanto a la utilización indebida de la misma que genera riesgo de confusión o de asociación; 454-IP-2015 respecto al uso de una marca notoriamente conocida que pueda causar al titular un daño económico o comercial injusto por una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto; 391-IP-2022 respecto a las reglas aplicables para el cotejo de signos; 153-IP-2022 atinente a la prueba de una marca notoria; 140-IP-2021 concerniente a la demostración del perjuicio y 490-IP-2019 atañedero a la prescripción de la acción, situación que torna innecesaria una nueva consulta, pues se obtendría un pronunciamiento similar.
Conforme a identificar “claramente la sentencia de interpretación prejudicial que contiene el criterio jurídico interpretativo de la norma en cuestión”, se observa que, los Verbal 001 2021 67693 02 19 pronunciamientos antes evocados precisan posturas jurídicas aplicables sobre la estructuración de las conductas de infracción marcaria alegadas, las reglas de confrontación de signos, la prueba de una marca notoria reconocida, así como la demostración de los perjuicios causados por tales actos y la interrupción de la prescripción de la acción de infracción marcaria, determinaciones que más adelante se reseñarán con el propósito de resolver los temas planteados.
Tocante al cuarto paso, la consulta en este caso no resulta obligatoria según los lineamientos trazados por la autoridad andina, por cuanto existen interpretaciones prejudiciales sobre las normas, no han sido objeto de modificación, las consideraciones vertidas en tales providencias son suficientes para proveer sobre los problemas jurídicos planteados en este asunto, razones por las cuales deviene innecesario que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina “precise, amplíe o modifique el criterio jurídico interpretativo”; y la Sala no tiene cuestionamientos insoslayables sobre situaciones hipotéticas que, en abstracto, se desprendan o estén vinculadas con los memorados mandatos, pues dados los tópicos a resolver ya enunciados, resultan idóneos y suficientes. 6.2.
Con el fin de definir el caso sub-examine se recuerda que el artículo 134 de la Decisión 486 indica que “…constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; Verbal 001 2021 67693 02 20 b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos…”. A voces del artículo 154 ibídem, “…el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente…”.
La disposición en comento consagra el principio “reqistral” en el campo del derecho de marcas, según el cual, una vez inscrita su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. A partir de tal prerrogativa le asisten dos facultades: “ a) Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. b) Negativa (ius ptonlbendñ ): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el ámbito registral o en el mercado. i) En el ámbito registral, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible con la suya. ii) En el mercado, el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin su consentimiento, realicen determinados actos con su marca.
De conformidad con lo anterior, se deberá tomar en cuenta que el titular de un signo distintivo podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio un signo idéntico o similar al suyo en relación con cualquier producto o servicio, sujeto a que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público Verbal 001 2021 67693 02 21 consumidor…”13.
Por su parte, la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en los artículos 238 al 244 Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. A su vez, “…el Literal d) del Artículo 155 se infiere que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor con el titular del registro.
A continuación, se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. La conducta se califica mediante el verbo «usar». Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones en el que el sujeto pasivo utiliza la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.
La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. Prevé una protección especial con relación al principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca no solo respecto de los productos o servicios idénticos o similares al que la marca 13 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación Prejudicial número 346-IP- 2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2725 de 22 de abril del 2016. Página 6. Verbal 001 2021 67693 02 22 distingue, sino también respecto de aquellos con los cuales existe conexión por razones de sustituibilidad, complementariedad, razonabilidad, entre otros. b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. c) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que, si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada y pretende distinguir, además, productos o servicios idénticos a los identificados por dicha marca, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto, se debe presentar una doble identidad, vale decir que los signos y los productos o servicios identificados por ellos deben ser exactamente iguales.
Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para oponerse a determinados actos en relación con el signo o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen, en el tráfico económico y sin su consentimiento, un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión…”14.
Además, valga advertir “…el riesgo de confusión puede ser directo o indirecto: El riesgo de confusion directo esta caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto. 14 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial número número 101- IP-2021 de fecha 6 de mayo de 2022, y 140IP-2021.
Verbal 001 2021 67693 02 23 El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a un producto o servicio, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relaci6n o vinculaci6n económica con otro agente del mercado…”15.
A su vez, el literal e) del Artículo 155 de la Decisión 486 se refiere estrictamente a la utilización no consentida de una marca notoriamente conocida. Establece que “ … el uso se dé en el comercio y que sea susceptible de causar un daño económico o comercial al titular, como consecuencia de un riesgo de dilución o de un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca.
Respecto de la posibilidad de generar un daño económico o comercial al titular del registro, quien lo alegue deberá probar tanto el acaecimiento del daño como el nexo de causalidad entre este y el uso en el comercio que pretende impedir…”16. En cuanto al riesgo de dilución, que por lo general se encuentra ligado con la protección de la marca notoriamente conocida -e incluso con la renombrada-, la doctrina ha manifestado lo siguiente: “ En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria 15 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación Prejudicial número número 391- IP-2022 de fecha 13 de marzo de 2023. 16 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial número 454-IP-2015 de fecha 16 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 2759 del 12 de julio de 2016. Verbal 001 2021 67693 02 24 capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia…”17.
“ En cuanto al riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el «aprovechamiento injusto» de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida…”18.
Del anterior marco legal y jurisprudencial, se advierte, que los derechos de propiedad industrial de una marca registrada se infringen por el uso en el comercio, sin la autorización del titular de esta, del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, que genere riesgo de confusión o de asociación en el consumidor -literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000.
También se trasgrede una marca notoriamente conocida con su uso de forma idéntica o similar para cualquier actividad que pueda tener como consecuencia la dilución de su fuerza distintiva, la afectación de su valor comercial o publicitario, o el aprovechamiento injusto de su prestigio, que pueda causar en su titular un daño económico y comercial injusto.
En este contexto, en primer lugar, corresponde examinar si entre los signos confrontados, esto es, los contenidos en la marca de la demandante y los usados por la convocada, existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión -directo o indirecto- o de asociación en el 17 MONTIANO MONTEAGUDO, La protección de la marca renombrada.
Civitas, Madrid, 1995, página 283. 18 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial número 454-IP-2015 de fecha 16 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 2759 del 12 de julio de 2016. Verbal 001 2021 67693 02 25 público consumidor, o un riesgo económico o comercial en la titular.
Para este fin, valga recordar, según criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la similitud entre dos signos puede ser: “ a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza en la escritura de los signos en conflicto desde el punto de vista de su composición; esto es, tomando en cuenta, entre otros, el orden o la secuencia de las letras, con especial atención en las vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, las cuales pueden inducir en mayor o menor grado a que el riesgo de confusión sea más evidente u obvio. b) Fonéticas: Se refiere a la semejanza de los sonidos de las letras, números, silabas o palabras que confrontan los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones de las palabras; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados, entre otros, sobre la base de los aspectos fonéticos. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y lo valor idéntico y lo semejante. d) Grafica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo, el objeto que representan o el concepto que evocan…”19.
Conforme la mencionada autoridad, al realizar el cotejo o 19 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial número 391-IP- 2022 de fecha 13 de marzo de 2023, publicado en la Gaceta 5147. Verbal 001 2021 67693 02 26 comparación de los signos en conflicto, se deberán observar las siguientes reglas: “ a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión integral y de conjunto, teniendo en cuenta la unidad de sus componentes ortográficos, fonéticos, conceptuales o ideológicos y gráficos o figurativos. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que generalmente lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir si existe riesgo de confusión directo o indirecto, o riesgo de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y tomar en cuenta su grado de percepción, de conformidad con el tipo de producto o servicio de que se trate, con base en los siguientes criterios: (i) Criterio de consumidor medio: Si estamos frente a productos o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis Es admisible presumir que el consumidor medio está atento y se encuentra razonablemente informado sobre los bienes y servicios que requiere habitualmente.
No obstante, su nivel de percepción es variable en relación con las distintas categorías de productos y servicios que adquiere, aspecto que debe ser analizado y ponderado par la autoridad nacional competente, en cada caso concreto. Verbal 001 2021 67693 02 27 El grado de atención del consumidor medio y su nivel de información constituyen un parámetro importante para el análisis de … signos que pretenden distinguir producto o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que estos pueden variar según el tipo de producto o servicio del que se trate… (ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, o de posicionamiento o estatus en el mercado.
Es un consumidor que se ha instruido claramente acerca de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir, conoce sus detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no los conocería… (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional.
Dicho consumidor realiza una evaluación más prólija del producto o servicio que desea adquirir, aspecto que debe ser tornado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis …Por otra parte, es importante que al analizar el caso concreto se verifique si se determinaron las similitudes de los signos en conflicto, considerando los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión directo o indirecto, o en riesgo de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el examen … debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos aquellos relacionados con los productos Verbal 001 2021 67693 02 28 y los servicios que distinguen o pretenden distinguir los signos en conflicto…”20.
Así mismo, la aludida entidad ha destacado que la comparación de los signos en conflicto debe llevarse a cabo de acuerdo a la naturaleza de estos, que bien pueden ser21: 6.2.1. Denominativos, nominales o verbales: están conformados por una o varias letras, silabas, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable compuesto por expresiones acústicas o fonéticas, el cual puede o no tener significado o concepto. 6.2.2.
Denominativos compuestos: los integran varias palabras 6.2.3. Mixtos: se componen de un elemento denominativo -una o varias letras, silabas, palabras o números) y un elemento grafico - trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, /os cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, iconos, etc.-. 6.2.4. Figurativos: se encuentran formados por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. 6.2.5.
Tridimensional: ocupa las tres dimensiones del espacio, un cuerpo provisto de volumen. Así, la misma Corporación atendiendo la naturaleza de los signos en cotejo, ha sentado varias subreglas, entre las que se destacan las que a continuación se relacionan dada la particularidad de los signos en conflicto en este asunto. “…2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre signos 20 Cfr. idem. 21 Cfr. idem.
Verbal 001 2021 67693 02 29 denominativos deberá realizarse el cotejo conforme a las siguientes reglas: “a) Debe analizarse cada signo de manera integral y en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad ortográfica ni fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, números, sílabas o palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, con el propósito de alcanzar el entendimiento suficiente sabre cómo el signo es percibido en el mercado. b) Debe establecerse si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.
Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario13. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ologo.
Los morfemas son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unidos a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: - Por lo general, el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al realizar un análisis gramatical de los signos en conflicto. - Usualmente, en el lexema está ubicada la silaba tónica. - Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión conceptual o ideológica.
Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio conceptual o ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar la existencia de riesgo de confusión o asociación entre los signos en conflicto. Verbal 001 2021 67693 02 30 c) Debe tenerse en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma ubicación, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Debe observarse el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Debe determinarse cuál es el elemento que genera mayor influencia en la mente del consumidor, pues así podría apreciarse cómo es percibida o captada la marca en el mercado…”22.
Aunado, no debe perderse de vista que una de las reglas de los signos denominativos compuesto señala: “…e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas…”23. También, la memorada Corporación indicó que la comparación de los signos mixtos y denominativos: “…b) Si en el signo mixto respectivo predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con reglas indicadas en el párrafo 2.3. precedente…”24.
Finalmente, sumado a los parámetros anteriores debe complementarse con un examen más minucioso al realizar el parangón entre signos que identifican o amparan productos pertenecientes a la misma clasificación internacional de Niza. Bajo estas directrices, al valorar en conjunto las pruebas allegadas al 22 Cfr. idem. 23 Cfr. idem. 24 Cfr. idem.
Verbal 001 2021 67693 02 31 plenario, encuentra la Corporación que la actora es titular de la marca nominativa “ÓPTICA ALEMANA”, clase 42 de la relación Internacional de Niza, para distinguir los “…SERVICIOS DE ÓPTICA, OPTOMETRÍA, ORTOPTICA, PLEÓPTICA, OFTALMOLOGÍA, Y LABORATORIOS ÓPTICOS; SERVICIOS DE VENTA AL POR MAYOR Y AL DENTAL DE AYUDAS ÓPTICAS, A SABER: MONTURAS, LENTES, LENTES DE CONTACTO, LUPAS, TELESCOPIOS, MATERIAL ÓPTICO, EQUIPOS E INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y AFINES A LA OPTOMETRÍA, OFTALMOLGÍA Y ORTÓPTICA…”, con vigencia hasta el 4 de octubre de 202925.
También es titular de la marca comercial nominativa “ÓPTICA ALEMANA”, clase 9 de la clasificación Internacional de Niza, para distinguir los “Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control -inspección)- de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores”, con vigencia de 28 de agosto de 202626.
Igualmente, se le reconoció la marca mixta “ÓPTICA ALEMANA”, clase 44 de la lista Internacional de Niza, para identificar los “: SERVICIOS DE OPTICA, ORTOPTICA, PLEOPTICA, OFTALMOLOGIA, Y LABORATORIOS OPTICOS”, con vigencia hasta el 18 de julio de 2026, con el siguiente signo distintivo27. 25 Folio 33 del archivo 01 PRESENTACIÓN MEDIDA CAUTELAR, ubicado en la carpeta 2021-167693, a su vez en la carpeta SuperintendenciaDeIndustria&ComercioSIC. 26 Folio 54 ibidem. 27 Folio 56 ibidem.
Verbal 001 2021 67693 02 32 Por su parte, la intimada es la propietaria de los establecimientos de comercio denominados “ÓPTICA GERMANA”, “ÓPTICA GERMANA VISIÓN”, “ÓPTICA GERMANA VISSIÓN PLUSS” 28, destinados a prestar algunos servicios similares a los de su contendora, los cuales los identifica de la siguiente manera: Así las cosas, mientras la actora es titular, por un lado, de una marca mixta que la integran un gráfico de un círculo, con tres cuartas partes en color negro y una cuarta parte en blanco con un triángulo rojo en el centro de este, a continuación, con los vocablos compuestos “ÓPTICA ALEMANA” en letras negras y mayúsculas, sobrepuestas sobre unos trazos lineales de color negro, rojo y amarillo, y por otro, de dos marcas netamente denominativas compuesta de los términos “ÓPTICA ALEMANA”; la demandada usa los siguientes signos nominativos compuestos para denominar los establecimientos de su propiedad: “ÓPTICA GERMANA”, “ÓPTICA GERMANA VISION”, “ÓPTICA GERMANA VISION PLUSS”, en letra negra y mayúscula, en los últimos, y el primero, la palabra inicial en color blanco y en 28 Folios 121 a 123 ibidem.
Verbal 001 2021 67693 02 33 mayúscula, sobrepuesta sobre un trazo lineal en negro, rojo y amarillo. El segundo, acompañado de una cara con lentes y pintas de colores negro, rojo y amarillo, y el final, ubicado sobre una línea de los mismos tonos. Entonces, como el cotejo debe efectuarse entre una marca mixta y dos denominativas compuestas de titularidad de la demandante, y unos signos mixtos compuestos que usa la demandada para identificar sus negocios, en los que predomina el elemento nominativo, por ser tener mayor impacto genera en la mente del consumidor las palabras empleadas sobre los gráficos, debe aplicarse la subregla antes mencionada, relativa a que la comparación debe surtirse entre tales vocablos.
Por esta razón es improcedente el análisis de los gráficos extrañado por la impugnante. Siguiendo las memoradas pautas, dado que tanto las marcas de la actora, como los signos que utiliza la intimada tienen en común la expresión “ÓPTICA”, la cual corresponde a una palabra descriptiva del servicio prestado, que por tener tal condición debe excluirse del parangón, la confrontación debe efectuarse exclusivamente entre el vocablo “ALEMANA”, contenido en las marcas de titularidad de la precursora y “GERMANA”, empleado en los signos de usanza de la encausada, en tanto entre estas dos expresiones existe una posible similitud, según se alega en la demanda, sin que deba hacer lo propio con las locuciones “VISIÓN” Y “VISIÓN PLUSS”, toda vez que entre estas y la primera no existe semejanza ortográfica, fonética, ni conceptual o ideológica.
En este orden, en punto a los términos “GERMANA” y “ALEMANA” no existe similitud ortográfica, porque aunque la longitud de la palabras es igual por constar de siete letras, y las cuatro últimas son las mismas, por lo que tiene una terminación común -MANA-, no existe coincidencia en el número de sílabas, ya que al vocablo enunciado en principio lo componen tres silabas -GER-MA-NA-, y al otro cuatro sílabas -A-LE-MA-NA-; tampoco hay concordancia entre Verbal 001 2021 67693 02 34 las tres letras iniciales, ya que la primera palabra comienza con la consonante “G”, le sigue la vocal “E” y a continuación la consonante “R”, mientras que la segunda expresión empieza con la vocal “A”, seguida de la letra “L” y prosigue la vocal “E”.
Estas diferencias en la composición de las consonantes y vocales que integran las tres primeras letras de cada término en conflicto, así como en el orden de las mismas, inciden en menor grado al riesgo de confusión entre los vocablos analizados, ya que no tienen una misma raíz o lexema. Tampoco se patenta semejanza fonética, ya que los sonidos de las letras y las sílabas que integran cada expresión por ser desiguales disminuyen la posibilidad real de confusión de los signos confrontados.
Por el contrario, si se presenta similitud conceptual o ideológica entre los términos analizados, pues evocan un significado parecido, ya que, según la Real Academia Española, “Alemana” significa: “1. adj. Natural de Alemania, país de Europa. U. t. c. s. 2. adj. Perteneciente o relativo a Alemania o a los alemanes.3. adj. Perteneciente o relativo al alemán (‖ lengua)”29, y “Germana”:“,1. adj.
Natural de Germania, antigua región de la Euro pa central. U t. c. s. 2. adj. germánico 3. adj. alemán.”30. En una consulta efectuada la Fundación FundéuRAE, cuyo objetivo es colaborar con el buen uso del español, esta entidad indicó que “…[e]n estos usos, alemán y germano son sinónimos. Aludir a un antiguo pueblo estrechamente vinculado a un país actual es un recurso frecuente en periodismo para evitar la reiteración…”31.
Por lo tanto, se desgaja una sinonimia entre las dos expresiones mencionadas. 29 https://dle.rae.es/alem%C3%A1n. 30 https://dle.rae.es/germano. 31 https://www.fundeu.es/consulta/alemana-o-germana-27144/. Verbal 001 2021 67693 02 35 Sin embargo, lo anterior, la similitud conceptual entre los memorados vocablos, a diferencia de lo argüido por el recurrente, no basta, ni tiene una mayor trascendencia para que estructuren los eventos de infracción marcaria alegados, habida cuenta que así lo ha decantado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al adoctrinar: “…Es muy importante tener en cuenta que el criterio conceptual o ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar la existencia de riesgo de confusión o asociación entre los signos en conflicto…”32.
Situación que no ocurre en el sub examine, en razón a que como ya se anunció no existe similitud ortográfica, ni fonética entre los signos confrontados, lo cual impide que un consumidor medio, menos aún uno selectivo o especializado, al adquirir cualquier producto o los servicios brindados por la pasiva crea que lo está haciendo con la sociedad actora, o que aquellos tienen el origen empresarial de esta o una vinculación económica con ella, para así predicar que por el uso la aludida expresión está creando confusión o riesgo de asociación en el mercado.
A lo precedente, agrega la Sala que, pese a la semejanza conceptual de los términos confrontados dada su sinonimia, a la terminación común de ambas palabras – en MANA- y los dos son usados por empresarios que prestan los mismos servicios, todo ello no está dotado de la carga semántica suficiente para que el consumidor incurra en equívocos frente al origen empresarial de las actividades comerciales de la convocada.
Por demás, la sonoridad disímil entre los términos “GERMANA” Y “ALEMANA”, la diferencia específica de las tres letras iniciales, en cuanto consonantes, vocales y su orden, permiten distinguirlas ortográficamente; aunado, para la primera palabra la sílaba tónica es 32 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial número 391-IP-2022 de fecha 13 de marzo de 2023, publicado en la Gaceta 5147, Verbal 001 2021 67693 02 36 la segunda, mientras que, para la otra, es la tercera, todo esto permite, sin ambages concluir que tienen un grado considerable de distintividad.
Al mismo tiempo, la incorporación de los vocablos “VISION” y “VISION PLUSS” a la expresión “ÓPTICA GERMANA” para identificar algunos de los establecimientos de la precursora, le imprimen una diferenciación adicional, que permite al público creer que los servicios prestados por la titular de estos signos tienen un origen diverso a la marca de la demandante, o que estén vinculadas jurídica o económicamente con ellas.
De consiguiente, en coherencia con lo expuesto ningún reproche merece el Juzgador de primer grado por la conclusión a que arribó, la cual no podía ser otra diferente a que no existe similitud entre los signos confrontados, aun siguiendo exhaustivamente las reglas y subreglas para el cotejo de los mismos; situación que descarta la configuración de la infracción marcaria alegada, pues la inexistencia de semejanza entre los vocablos analizados es uno de los presupuestos para que ello ocurra. 6.3.
De otra parte, si bien no desconoce el Colegiado que según el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina “…[l]a notoriedad de un signo es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de una prueba hábil ante el juez o la oficina nacional competente, según el caso…[ y que, en efecto,] el artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad…, [razón por la cual ha dicho que] para determinar la notoriedad de un signo distintivo, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como lo dispone la citada norma, lo cual puede demostrarse mediante cualquier medio probatorio regulado por la norma procesal interna, de complemento indispensable…”33. 33 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación Prejudicial número 153-IP-2022 de fecha 22 de mayo de 2023. Verbal 001 2021 67693 02 37 No es menos cierto que en el sub-lite, inane resulta examinar si la parte demandante cumplió con la carga de demostrar que su marca es notoria, en la medida que descartada la similitud entre esta y los signos usados por la intimada, ello inviabiliza la estructuración de la conducta regulada en el literal e) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, ya que tal norma exige la identidad o semejanza entre los mismos para que se materialice la conducta contraventora allí descrita. 6.4.
En el mismo sentido, dado que no se acreditó la conculcación alegada, no hay lugar a estudiar el reproche por la condena de perjuicios impetrada de manera consecuencial, pues el fracaso de la súplica principal impide abordar el estudio de esta última petición. En ese sentido el Tribunal de Cierre Civil ha puntualizado: “…cuando el demandante propone una o más pretensiones para que sean estimadas, siempre y cuando, prospere otra en la cual aquellas encuentran fundamento; es decir, cuando se proponen peticiones en tal grado de conexidad con otra, que su éxito se halla supeditado a la estimación de aquella de la que dependen, como acontece cuando … se acumula[n] … “pretensiones secundarias o consecuenciales, que únicamente pueden alcanzar prosperidad en la medida en que de antemano lo logre una pretensión autónoma, la lógica indica que la desestimación o el rechazo de esta última hace inútil el estudio de las primeras ” (G.J. CCCXXXI, pág. 726)…”34.
Así que, desestimada la pretensión tendiente a declarar la infracción marcaria respecto de la marca de la actora, no hay que escudriñar si se acreditó la ocurrencia de los menoscabos invocados por tal trasgresión, y su cuantificación, a tono con lo regulado en el artículo 243 de la Decisión 486 de 2000 y los artículos 2.2.2.21 y 2.2.2.22 del Decreto 1074 de 2015, o si se debió decretar una prueba de oficio 34 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil.
Sentencia de 4 de noviembre de 1999, expediente 5225. Magistrado Ponente doctor Jorge Antonio Castillo Rugeles, citada en sentencia SC5631 de 2014. Magistrado Ponente doctor Fernando Giraldo Gutiérrez. Verbal 001 2021 67693 02 38 para proveer sobre el particular. De cualquier forma, valga aclarar, el deber de demostrar el perjuicio invocado en la acción de infracción marcaria lo tiene quien lo alega, al margen de la existencia del sistema de indemnización prestablecida, el cual solo tiene injerencia en la cuantía de daño. Atinente al tópico, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló al analizar el artículo 243 de la Decisión 486 de 2000: “…El mencionado artículo establece criterios no exhaustivos que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor.
Este deberá aportar igualmente la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla. Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. Por tanto, según el Literal a) del Artículo 243, será indemnizable el daño emergente; es decir, la pérdida patrimonial sufrida de manera directa por el titular como consecuencia de la vulneración de su derecho.
Será igualmente indemnizable el lucro cesante; es decir, lo que habría ganado el actor si no se hubiese cometido la infracción de sus derechos. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. La norma autoriza, además, que se adopten otro tipo de criterios como el monto del daño indemnizable y los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de los actos de infracción (Literal b del Artículo 243), y el precio que habría tenido que pagar por la Verbal 001 2021 67693 02 39 concesión a su favor de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido (Literal c del Artículo 243). «En estos eventos, el juez consultante tendrá que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas».
En consecuencia, para el otorgamiento de la medida señalada en el Literal b) del Artículo 241 de la Decisión 486, se deberá primero verificar si hubo infracción por parte de la demandada, ante lo cual, y en apego a lo determinado en la norma comunitaria, la autoridad nacional podrá establecer el monto de la indemnización sobre los parámetros que fije la ley nacional, en aplicación del denominado principio de complemento indispensable…”35. 6.5.
Aun cuando lo zanjado respecto de la prescripción de la acción no es tópico que le resulte desfavorable a la parte activante, ya que el pronunciamiento materia de alzada declaró que no operó tal fenómeno extintivo, por lo que no existe nada que revocar o modificar sobre el particular, solo con el fin de dilucidar uno de los argumentos expuestos por el superintendente sobre el tema, debe decir la Sala, que, la interposición de una cautela interrumpe tal plazo decadente en la acción de infracción marcaria, tal como lo precisó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, autoridad que en punto a ello dijo: “…Si en el momento de presentación de la solicitud cautelar, el plazo de prescripción de la acción por infracción aún no ha vencido, la presentación de la solicitud de medida cautelar interrumpe dicho plazo, … repercute positivamente, en la acción por infracción que se articule después, pues la interrupción del plazo de prescripción habilita la eficacia de la acción por infracción…”36. 35 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Interpretación Prejudicial número 140-IP-2021 de fecha 6 de mayo de 2022. 36 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial número 490-IP-2019 de fecha 21 de junio de 2021. Verbal 001 2021 67693 02 40 6.6. En coherencia con lo expuesto se convalidará el pronunciamiento apelado, con condena en costas a la apelante vencida -numeral 1°del artículo 365 ibidem-. 7.
DECISIÓN En virtud de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D. C., en SALA CUARTA CIVIL DE DECISIÓN, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
7.1. CONFIRMAR la sentencia calendada el 18 de abril de 2023, corregida el 4 de julio siguiente, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio – Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial, 7.2. CONDENAR en costas a la recurrente vendida. Liquidar por secretaría en la forma dispuesta en el artículo 366 del Código General del Proceso. 7.3.
DEVOLVER en oportunidad el expediente al estrado de origen, previas las anotaciones de rigor. La Magistrada ponente señala como agencias en derecho la suma de $ 5’000.000.oo.
NOTIFÍQUESE, Firmado Por: Clara Ines Marquez Bulla Magistrada Sala 003 Civil Tribunal Superior De Bogotá D.C., Aida Victoria Lozano Rico Magistrada Sala 016 Civil Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Adriana Ayala Pulgarin Magistrado Sala 017 Civil Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 Código de verificación: fa4d775715b6a18a794d3eb7deaaa50be617a49a5338676f6953886abd9a83ea Documento generado en 15/11/2023 10:22:01 AM Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica