Verbal: 023-2008-00708-02 Superior Internacional INC en representación de CONVERSE INC, contra Nestlé de Colombia S.A Confirma REPÚBLICA DE COLOMBIA TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL SALA CIVIL ADRIANA SAAVEDRA LOZADA Magistrada Ponente Bogotá D.C., trece (13) de marzo de dos mil veinticuatro (2024) (Discutido y aprobado en Sala de la fecha) Decide el Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida, el 16 de septiembre de 2020 por el Juzgado 46 Civil del Circuito en el proceso verbal de infracción a derechos de propiedad industrial de Superior Internacional Inc. en representación de Converse Inc. contra Nestlé de Colombia S.A. I.
ANTECEDENTES 1.- La demanda Superior International Inc. en representación de Converse Inc. solicitó a la justicia que se declare que Nestlé de Colombia S.A infringió los derechos marcarios de Converse Inc. por haber: i) utilizado sin su autorización en la campaña publicitaria denominada “con Milo gánate unos tenis que nadie más va a tener” varios de los modelos de la marca al igual que su nombre en el comercial que fue emitido por más de dos meses a nivel nacional; copiando, plagiando y utilizando una idea publicitaria usada por Converse Inc.; y iii) promovió sobre las plantillas de tenis Converse, la creación de diseños por los interesados en un concurso.
Verbal: 023-2008-00708-02 Superior Internacional INC en representación de Converse Inc, contra Nestlé de Colombia S.A Confirma 2 En consecuencia, solicitó que se condene a la demandada al pago de los daños y perjuicios. Además, que se difunda la condena que se profiera en contra mediante la publicación en un diario de amplia circulación nacional, en la que se haga constar, las infracciones cometidas por Nestlé en los términos de lo dispuesto por el literal g) del artículo 241 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina”. 1.2.- Como hechos relevantes expuso los siguientes: Refirió que Converse Inc. es propietaria de las marcas All Star Chuck Taylor y Jack Purcell, las que fueron registradas en Colombia ante la Superintendencia de Industria y Comercio como marcas mixtas con la denominación Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
Además, que el signo distintivo “Chuck Taylor” goza de un grado significativo de distinción entre las personas jóvenes frente a sus tenis, por lo que aún las imitaciones de estos son presentadas como tipo Converse. Esa situación atrajo a Nestlé. Comentó que Converse Inc. lanzó internacionalmente, con éxito, una campaña publicitaria con la idea de permitir al público la personalización de su calzado, lo que generó un incremento en la venta de sus productos.
Esa estrategia fue copiada y apropiada indebidamente por la accionada para su campaña “con Milo gánate unos tenis que nadie más va a tener” que duró dos meses. En esa pauta se invitaba a los consumidores de los diferentes modelos de Converse a enviar sus diseños sobre las representaciones gráficas de All Star junto a cuatro sobres o la etiqueta de un tarro de Milo para ser premiados con un par de tenis que reflejara su bosquejo.
Relató que en la campaña se utilizó en primer plano unos tenis Chuck Taylor All Star Optical White Sku # 7650 -clásicos de color blanco con una línea roja en la parte superior y negra en la inferior- a los que se les derramó el producto. Verbal: 023-2008-00708-02 Superior Internacional INC en representación de Converse Inc, contra Nestlé de Colombia S.A Confirma 3 Afirmó que la demandada utilizó de manera indebida y sin la autorización correspondiente su marca referida y que le plagió su idea publicitaria de personalización de calzado.
Aseveró que Nestlé S.A. logró la aceptación de sus productos con el uso de la marca Converse, sin que hubiese solicitado la autorización correspondiente, de lo que se deduce que, se apropió – fraudulentamente- de los diseños realizados sobre sus modelos y plantillas. En ese orden, explotó de forma indebida del signo distintivo causándole perjuicios económicos.
Indicó que las pautas del concurso “con Milo gánate unos tenis que nadie más va a tener”, son símiles a las referidas en la página web de Converse en España, por lo que le imputa a la demandada la violación a los derechos marcarios y la limitación de un mecanismo de publicidad y de ventas personalizado del cual ya no podrá hacer uso Converse Inc. y, por ello debe ser objeto de indemnización. 2.- Trámite procesal Se admitió la demanda el 23 de junio de 20091.
Nestlé de Colombia S.A. se notificó personalmente y, por intermedio de apoderado judicial, la contestó; además, formuló las defensas que denominó: “inexistencia de una conducta ilegítima imputable a mi representada”; “conducta legítima por parte de Nestlé”; “excepción basada en el principio general de derecho “venire contra factum propium”; y “mala fe procesal”. 3.- La sentencia de instancia Luego de sintetizar las súplicas y los hechos del libelo, así como la actuación procesal, el a quo circunscribió la contienda a determinar si la demandada incurrió en una infracción marcaria por haber utilizado, 1 CuadernoUnoPrincipal.pdf Fl. 135.
Verbal: 023-2008-00708-02 Superior Internacional INC en representación de Converse Inc, contra Nestlé de Colombia S.A Confirma 4 copiado y plagiado el signo distintivo de la accionante en la campaña publicitaria “con Milo gánate unos tenis que nadie más va a tener” Además, por la convocada haberse apropiado de las plantillas de los tenis diseñados por terceros.
Explicó que, conforme al marco normativo local y andino, se debe contar con autorización titular de la prerrogativa para la reproducción de una obra, so pena de incurrir en una infracción susceptible de indemnización. Además, que cualquier signo que permita distinguir productos o servicios en el mercado se puede registrar hasta por diez años -contados desde su concesión-.
Así, ese registro permite al titular su uso exclusivo e impedir que cualquier tercero sin su consentimiento haga uso de esa marca, siempre y cuando la siga explotando. Adicionalmente, que para enajenar los derechos económicos se requiere un acto inscrito en el Registro Nacional del Derecho de Autor. Encontró demostrada la legitimación en la causa de las partes, por ser la demandante la titular inscrita de la marca Converse All Star Inc. y que actúa por conducto de su mandataria para reclamaciones administrativas y judiciales y, la demandada es a quien se le imputa la infracción a los derechos de autor y de marca.
Concluyó de los elementos de prueba recaudados que la marca de la accionante está protegida tal como se evidencia en el certificado de inscripción de la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC- sin que exista prueba de oponibilidad a la titularidad, pero que hay duda si la plantilla del modelo utilizado en la campaña publicitaria de la demandada es objeto de protección, porque no se demostraron los derechos de autor o conexos sobre aquella, en cabeza de la accionante.
En gracia de lo anterior, estudió la infracción marcaría. Para tal efecto manifestó que de la valoración probatoria se extrajo que: i) la campaña Verbal: 023-2008-00708-02 Superior Internacional INC en representación de Converse Inc, contra Nestlé de Colombia S.A Confirma 5 publicitaria de Nestlé de Colombia S.A. se desarrolló de mayo a junio de 2008; ii) los aspirantes al premio que ofertó la llamada a juicio debían descargar en el sitio web de aquella, las plantilla en donde elaborarían los diseños personalizados, llenar sus datos personales, aceptar las condiciones del contrato inmerso en el concurso y acreditar la remisión de las etiquetas o sobres del producto -Milo-: iii) existió un acercamiento entre las partes para ejecutar en cooperación la pauta en aras de incluir la marca Converse INC en la propaganda audiovisual; iv) no se llegó a un acuerdo entre los extremos respecto del punto anterior, motivo por el cual, la demandada retiró del proyecto de divulgación la marca Converse Inc.; v) se continuó con el anunció del producto de la accionante como premio para los ganadores del concurso inmerso en el ejercicio publicitario, lo que hizo que la convocada comprara 620 pares en un sitio oficial autorizado; vi) la titular de la marca estaba enterada de la publicidad; y vi) que los mensajes de datos aportados con la contestación de la demanda no demostraron que la responsable de la publicidad hubiera aceptado la infracción marcaria, en la medida en que no se comprobó que el remitente de aquellos estuviera vinculado con la demandada.
Así, entendió el A quo que la encargada del ejercicio publicitario no hizo uso indebido del signo distintivo de la demandante, en tanto que no se advirtió que la marca Converse Inc. hubiese sido publicitada en medios audiovisuales de la campaña “con Milo gánate unos tenis que nadie más va a tener”. Adicionalmente, al no acreditarse la mala fe de la demandada, el actuar se enmarca en la excepción de autorización del titular de la patente, conforme al artículo 157 de la Decisión 486 de 2000.
Tuvo por demostrado que en apartes del video se mostraron los tenis que produce Converse Inc., pero ello fue, simplemente, para ilustrar e informar el tipo de calzado que entregaría como premio. Verbal: 023-2008-00708-02 Superior Internacional INC en representación de Converse Inc, contra Nestlé de Colombia S.A Confirma 6 Frente al plagio aludido por el extremo convocante, relieva que “la idea de personalizar un artículo”, es un método comercial que ha sido utilizado de manera global, a más que las sociedades aquí contendientes tienen un enfoque comercial totalmente diferente, por lo que la conducta comercial de la empresa Nestlé de Colombia S.A., no infringió los derechos de autor de la convocante. 4.
La apelación El apoderado de la parte demandante interpuso recurso de apelación con el fin de obtener la revocatoria del fallo y, por ende, que se acceda a sus pretensiones. En síntesis, reprochó la forma en que la juez a quo abordó el problema jurídico, pues lo analizó desde la óptica de los derechos de autor, cuando se trata de una infracción marcaria por el uso de la marca y de las plantillas que la demandada realizó sin su autorización en la campaña publicitaria “con Milo gánate unos tenis que nadie más va a tener”.
Refirió que ese error implicó que no se hubieran valorado las pruebas que acreditaban la titularidad de la marca Converse y los documentos en los que Juan Manuel Chávez aceptó las variadas infracciones cometidas por la convocada. Al momento de sustentar la alzada, la recurrente reiteró los argumentos ya expuestos y adicionó otros: i) que el co-branding no fue aceptado; ii) que se confesó la infracción de los derechos de la demandante; iii) el uso de la marca en la página web y iv) las quejas frente al dictamen decretado en el asunto.
Insistió en que la conducta de la demandada infringió los literales b) y d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000, cuando a los tenis se les suprimió la marca en la publicidad, tal como se dijo en el mensaje de datos visible a folio 219 de la encuadernación principal. Además, Verbal: 023-2008-00708-02 Superior Internacional INC en representación de Converse Inc, contra Nestlé de Colombia S.A Confirma 7 que los consumidores percibieron en la campaña, que el motivo para participar en el concurso era ganarse unos tenis Converse y que sin ellos no hubiera sido exitosa.
Se quejó de que el juez a quo hubiera desconocido que el asunto se debía estudiar conforme a las normas que regulan las infracciones marcarias y, no, de los derechos de autor, lo que llevó a concluir erradamente que el uso marcario era legítimo, aunque no existiera autorización expresa para ello, por conocer con anticipación del ejercicio publicitario.
Adicionalmente, que en el plenario no se acreditó que se hubiere permitido el uso del signo distintivo con ajuste a lo normado por el artículo 157 de la Decisión 486 de 2000. Expuso que el fallador de primera instancia erró al no darle el valor que merecían los mensajes de datos, en los que Juan Manuel Chávez García -Regional Intelectual Property Adviser de Nestlé- le señalaba al jurídico de la organización en Bogotá la gravedad de la conducta desplegada al usar la marca ajena.
II. CONSIDERACIONES 5. Presupuestos procesales La demanda reúne los requisitos formales, no contiene una indebida acumulación de pretensiones y su trámite se sujetó al rito establecido en la codificación adjetiva, está demostrada la capacidad para ser parte y para comparecer al proceso tanto de la parte activa como de la pasiva. Por consiguiente, se dan las condiciones de validez formal del proceso lo que amerita la sentencia de fondo que aquí se acogerá. 6.- Análisis de los motivos de apelación 6.1.
Cuestión preliminar Verbal: 023-2008-00708-02 Superior Internacional INC en representación de Converse Inc, contra Nestlé de Colombia S.A Confirma 8 El 23 de marzo de 2021 se solicitó interpretación prejudicial al honorable Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para que: indicara si el diseño y ejecución de una campaña publicitaria se regula como una invención protegida por la propiedad intelectual o si, por el contrario, se debe ceñir a las normas de protección de propiedad industrial al ser usada para la difusión, posicionamiento y colocación de un producto; se precisaran los casos en los cuales es válido el uso de una marca ajena sin consentimiento del titular; explicaran la limitación del uso en eventos; expongan si las excepciones a la exclusividad solo son para marcas o también para otros signos distintivos y diseños industriales; se explicara el uso con fines publicitarios o descriptivo de marca ajena con sus requisitos; se pronunciaran sobre la forma en que se agota la protección de los derechos de exclusividad derivados de la marca con sus condiciones; y si se puede considerar como infracción marcaría, el uso de un diseño industrial y una marca, cuando ésta se usa una vez adquirido en el mercado al titular o autorizado por aquel o se permite su uso y comercialización por agotamiento de amparo.
El Tribunal de la Comunidad Andina, tras verificar los supuestos fácticos de la contienda puesta a su consideración coligió que en el presente asunto era aplicable la doctrina interpretativa del acto aclarado en lo que concierne a los usos que no requieren autorización del titular de la marca; la excepción del derecho al uso exclusivo de una marca, siempre y cuando sea susceptible de buena fe y no sea para inducir en confusión y a título informativo; el agotamiento del derecho marcario; y el objeto de protección del derecho de autor - artículos 4 y 7 de la Decisión 351.
De otra parte, interpretó la norma expresamente frente al regalo o sorteo de productos o servicios ajenos al negocio y su respectiva campaña publicitaria como limitación al derecho de uso exclusivo de una marca, que no requiere autorización de su titular para usarla, como se expondrá más adelante. Verbal: 023-2008-00708-02 Superior Internacional INC en representación de Converse Inc, contra Nestlé de Colombia S.A Confirma 9 Finalmente, frente a los demás puntos de consulta indicó que con lo resuelto en los puntos anteriores era suficiente, por no abordar asuntos relevantes para esclarecer la controversia. 6.2- De la propiedad intelectual Las bases de la propiedad intelectual fueron sembradas en los artículos 670 y 671 del Código Civil tras reconocer que puede existir dominio sobre las cosas incorporales, haciendo énfasis en que las producciones del talento o el ingenio serán de sus autores.
La Corte Constitucional, al estudiar la exequibilidad de la Ley 23 de 19922, en la Sentencia C-334 de 1993, explicó que la propiedad intelectual es un tipo de propiedad sui generis, dado que guarda similitud con el concepto clásico, pero a su vez tiene diferencias importantes. Comparte con la visión tradicional el uso, goce y disposición con las limitaciones constitucionales y legales.
La diferencia radica en las siguientes características: i) que el derecho moral en la producción de la obra es inalienable, irrenunciable, imprescriptible e independiente del contenido patrimonial del mismo; ii) recae sobre una cosa incorporal; y iii) la propiedad intelectual tiene un límite temporal, conforme al artículo 11 de la Ley 23 de 1982, modificado por la Ley 1520 de 2012.
(CC. C-334/93 reiterada en CC. C-148/15). Esa tipología de propiedad comprende dos categorías: i) la propiedad industrial, refiere a marcas y patentes; y ii) los derechos de autor y conexos, propende por proteger las obras - literarias, científicas y artísticas- y amparar los derechos de los artistas intérpretes, 2 Ley mediante la que se aprueba Convenio para la Protección de los Productores de Fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus Fonogramas de Ginebra del 29 de octubre de 1971.
Verbal: 023-2008-00708-02 Superior Internacional INC en representación de Converse Inc, contra Nestlé de Colombia S.A Confirma 10 ejecutantes, y productores de fonogramas, así como los de los organismos de radiodifusión, respecto de su emisión. En ese orden, las cuestiones que involucren el uso indebido de marcas corresponden a la órbita del marco normativo que desarrolla la propiedad industrial.
Aquella “(…) se refiere esencialmente a la protección de las invenciones, las marcas comerciales y de fábrica, los diseños industriales, el nombre comercial, los modelos de utilidad, la enseña y el control y represión de la competencia desleal. (…)”3. Esos derechos industriales “(…) persiguen un fin técnico, económico y social, en la medida en que confieren a su titular un aprovechamiento económico, a la vez que benefician a la humanidad con avances científicos e industriales.” 4 A su vez, esa categoría de derechos se divide en dos: los signos distintivos y las creaciones industriales.
La primera tipología se refiere a las marcas, lemas comerciales, nombre comercial, rótulos, enseñas, denominaciones de origen y los signos notoriamente reconocidos; mientras que la segunda a las patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrales y otras variantes del secreto empresarial.5 Por definición los signos distintivos son los que permiten a los miembros de la sociedad identificar un producto o servicio, comerciante, establecimiento de comercio o empresa -al compararlo con otro-.
El artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 señala que: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del 3 Antequera Parilli, Ricardo. El Derecho de Autor y los Derechos Conexos en el marco de la Propiedad Intelectual.
El Desafío de las Nuevas Tecnologías. ¿Adaptación o cambio? Curso de la OMPI sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos. Quito. 1995. 4 Lizarazu Montoya, Rodolfo. Manual de Propiedad Industrial. Legis. Bogotá. 2014. 5 Ibidem. Verbal: 023-2008-00708-02 Superior Internacional INC en representación de Converse Inc, contra Nestlé de Colombia S.A Confirma 11 producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”.
Ese cuerpo normativo refiere un listado numerus apertus de lo que puede constituir una marca, los cuales son: i) palabras; ii) imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; iii) los sonidos y los olores; iv) las letras y los números; v) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; iv) la forma de los productos, sus envases o envolturas; y iv) cualquier combinación de los signos o medios indicados.
Así mismo, la doctrina identifica que el signo de la marca “(…) puede ser nominativo (palabras), figurativo (dibujos, figuras o diseños), mixto (figurativo y nominativo) o inclusive plástico (es decir, de tres dimensiones)”6. La duración del registró de la marca tendrá diez años de duración contados desde la concesión y podrá renovarse por períodos iguales sucesivos (artículo 152 Decisión 486 de 2000).
Los artículos 154 y 155 ibidem refieren que inscripción dará al titular el derecho de uso exclusivo sobre la marca y le confiere la prerrogativa de impedir que cualquier tercero sin su consentimiento ejecute actos que puedan llevar a confusión al consumidor por plagio, supresión del signo, copia y uso de forma idéntica o similar con fines comerciales o no7. 6 Metke, Ricardo.
Aspectos Teóricos y Prácticos del Derecho Marcario. Editorial Kelly. Bogotá. 1987. 7 Los actos que puede impedir el titular de la marca conforme al canon 155 de la Decisión 486 son: “a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un Verbal: 023-2008-00708-02 Superior Internacional INC en representación de Converse Inc, contra Nestlé de Colombia S.A Confirma 12 Adicionalmente, el canon 156 ibid. desarrolla los literales e) y f) del artículo 155 para determinar qué actos constituyen “uso de un signo en el comercio por los terceros”8.
La norma andina (artículo 157) permite al tercero que, sin el consentimiento del titular, utilice en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos.
Siempre y cuando se haga de buena fe, no sea a título de marca y el uso se limite a propósitos de identificación o información que no tenga la capacidad de inducir al público a confusión sobre la procedencia del producto o servicio. Ahora, en lo que concierne a los derechos de autor se precisa que abarca dos tipos de derecho: los morales y los patrimoniales.
La Corte Constitucional ha indicado que el primero es inalienable, irrenunciable, extrapatrimonial y perpetuo. Esa garantía da al creador las facultades de reivindicar la paternidad de su obra en cualquier momento para que que se indique su nombre o seudónimo cuando esta se haga pública; oponerse a la deformación, mutilación o modificación de la invención que desconozca su reputación; mantener inédito y anónimo su producto intelectual; modificar aquel antes o signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.” 8 “a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.” Verbal: 023-2008-00708-02 Superior Internacional INC en representación de Converse Inc, contra Nestlé de Colombia S.A Confirma 13 después de que sea público; y suspender la circulación de su trabajo con el pago de perjuicios, en caso de haber sido autorizado con anterioridad.
Esa Corporación ha reconocido el rango fundamental de esta prerrogativa, bajo la perspectiva de que se trata de un derecho que emana de la condición de ser humano. (CC. C-148/15). En contraste, ese mismo Tribunal Superior ha sostenido que los derechos patrimoniales de autor, a diferencia de los primeros, se refieren a la disposición de obra, por lo que se pueden ceder, transferir, renunciar, entre otros actos de disposición. Esta clase de facultades habilita al autor para autorizar la publicación, reproducción, transmisión, distribución, comunicación, traducción, adaptación, difusión, entre otras de la creación. Aunque estos derechos no tienen el rango de constitucional, ello no implica que el Estado no deba protegerlos (ibidem).
Esa defensa de los derechos, conforme al artículo 4 de la Decisión 351 de 1993, cobija, las siguientes obras: escritas, conferencias, musicales, dramáticas, coreográficas, cinematográficas, de bellas artes, arquitectónicas, fotográficas, de arte aplicado, gráficas - ilustraciones-, programas de ordenador y compilatorias. Adicionalmente, solo se resguardarán la forma mediante la cual las ideas del autor descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras, pero no las ideas contenidas en las obras literarias y artísticas, o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial (artículo 7 de la Decisión 351 de 1993) 6.3- Caso concreto En el asunto que ocupa la atención de la Sala, el accionante busca la protección de su marca Converse Inc., bajo las disposiciones de la Decisión 486 de 2000 que lo faculta para exigir al juez local que cese Verbal: 023-2008-00708-02 Superior Internacional INC en representación de Converse Inc, contra Nestlé de Colombia S.A Confirma 14 el uso, sin autorización de aquella y reclamar la correspondiente indemnización de perjuicios.
Los artículos 155 a 158 de la precitada Decisión, tal como se expuso, establecen el sistema de derechos y limitaciones de las marcas, ya sea derivada de su registro, o de su uso efectivo. El canon 155 otorga el derecho al titular de la marca registrada de impedir el uso de la referida por terceros sin su consentimiento -en determinados casos-, que para el presente asunto cobran importancia los literales b), d) y f) de esa norma.
No obstante, el artículo 157 ibídem precisa que hay escenarios donde los terceros pueden usar la marca sin la aquiescencia del propietario de aquella. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reconocido que, pese a que el titular de la marca tiene la prerrogativa exclusiva al uso y de impedir que ajenos, sin su autorización, promocionen, vendan, etiqueten, etc., su signo; hay casos en los que esos terceros pueden usar el signo en el mercado sin la aquiescencia del propietario tal como dispone el artículo 157 de la Decisión 486 de 2000.
Refirió que el uso es legítimo cuando los extraños usan la marca, pero hacen uso de su propio nombre, un nombre geográfico y cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de estos.
(TSCA. 23 jun 2016. 415-IP-2015) Además, comentó que se requiere el cumplimiento de las siguientes condiciones: i) que se haga de buena fe (que se trate de un uso previo que acredite el desconocimiento del registro o la referencia de la marca ajena sea efectuada proporcionalmente y no se induzca a error al público sobre la procedencia del bien o servicio); ii) que no constituya uso de título de marca (la indicación del producto o servicio debe Verbal: 023-2008-00708-02 Superior Internacional INC en representación de Converse Inc, contra Nestlé de Colombia S.A Confirma 15 limitarse a servir de referencia y no causar la desorientación anotada, así solo se informan las características accesorias); iii) que se limite a propósitos de identificación o de información (el fin es identificar o informar alguna característica del producto dentro del marco de la buena fe y honestidad comercial); y iv) que no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios (proteger la función esencial de la marca de indicar la procedencia empresarial del bien o servicio).
(TSCA. 6 jul 2001. 69-IP-2000) En esas condiciones, sostuvo que los elementos descritos deben presentarse de forma simultánea, para que se habilite la excepción a la necesidad del consentimiento del dueño de la marca. En gracia de ello, tampoco se requiere de la manifestación de voluntad cuando la finalidad sea: i) anunciar (incluso en publicidad comparativa); ii) ofrecer en venta; iii) indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; y iv) indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizados con los productos de marca registrada.
(TSCA. 27 may 2015. 62-IP-2015) En lo que concierne al agotamiento del derecho marcario -artículo 158 Decisión 486 de 2000-, el Tribunal, explicó que las facultades dadas sobre la marca se terminan cuando se vende por primera vez el producto, siempre y cuando no se atente contra el signo o distintividad del bien. (TSCA. 12 nov 2015. 35-IP-2015).
Para que opere ello se debe: i) introducir en el comercio el producto protegido con el registro marcario; ii) que el bien se hubiera introducido en cualquier país por el titular del registro o intermedia persona que cuente con esa facultad o con interés vinculado a aquel; y iii) no se modifique el producto y sus envases o embales. (TSCA. 26 jun 2017. 573-IP-2016) Finalmente, en lo atinente al regalo o sorteo de productos en campañas publicitaria, la Corporación Andina sostuvo que ello encaja Verbal: 023-2008-00708-02 Superior Internacional INC en representación de Converse Inc, contra Nestlé de Colombia S.A Confirma 16 en los supuestos permisivos del artículo 157 ibidem, dado que se realiza de buena fe, no constituye uso a título de marca y tiene carácter informativo.
Resaltó que entre más conocida sea la marca del producto que sortea o regala mejor es el impacto en la consecución del fin promocional, lo que no infringe el derecho marcario. Así, esa práctica será una limitación a la facultad exclusiva del dueño del signo distintivo que no requiere de su visto bueno. (TSCA. 29 ago 2023. 75- IP-2021) Las quejas de la recurrente se circunscribieron a la determinación del marco normativo con el que se analizó el asunto, frente al uso de la marca y las plantillas, y a la valoración de las pruebas documentales que realizó el juez a quo.
En ese orden, la Sala determinará, conforme a los reproches planteados por la apelante, si la demandada infringió los derechos marcarios de la accionante por: i) usar el signo distintivo Converse Inc., sin la debida autorización, en el desarrollo de la campaña publicitaria “con Milo gánate unos tenis que nadie más va a tener” al mostrar varios tipos de tenis de la marca; y ii) promover el desarrollo publicitario sobre las plantillas de los tenis Converse, ya que allí el público interesado en el concurso plasmarían sus ideas para participar.
No se estudiará la -presunta- copia, plagio y utilización de la pauta publicitaria en la campaña, por no haber sido objeto de queja en el recurso. Acorde a los contornos de la demanda y de los reparos del recurso de alzada, la disputa se circunscribió a develar si la demandada infringió o no el derecho de marca de la accionante. En consecuencia y, en armonía de lo expuesto en la parte dogmática de la presente decisión, la contienda será analizada desde la óptica de la propiedad industrial.
No se desconoce que, entre los derechos de Verbal: 023-2008-00708-02 Superior Internacional INC en representación de Converse Inc, contra Nestlé de Colombia S.A Confirma 17 autor y esa tipología de prerrogativas, hay una división que en ocasiones no es tan evidente, dado que ambas son el resultado de la producción del intelecto humano. En el asunto esa dificultad también es visible, si se repara que las plantillas reposan en una ilustración que es protegida por los derechos de autor, pero la demandante es insistente en referir que sus diseños están íntimamente relacionados con su marca, la que sí es de la órbita de salvaguarda de la propiedad industrial.
Ahora, bajo ese punto de vista se analizará si la parte demandada incurrió en las infracciones que se le imputan. Teniendo en cuenta que la parte demandante busca que se garantice su derecho exclusivo sobre la marca Converse Inc., lo primero que debía acreditar es la titularidad de los derechos sobre la marca y que las plantillas están en el marco de protección de aquella.
Al revisar las pruebas aportadas en la oportunidad legal, se encuentra acreditada la titularidad de la marca mixta Converse All Star en la demandante, conforme al certificado vigente de registro emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio sin que exista oponibilidad de titularidad. En dicho documento se indica que el signo será usado para vestidos, calzados y sombrerería conforme a la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza versión 7.
De allí en ningún momento se logra establecer que las plantillas usadas en la pauta sean parte del registro marcario. Bajo la óptica de los artículos 154 y 157 de la Decisión 486 de 2000, solo el propietario de un signo distintivo es quien puede impedir que un tercero haga uso de aquel, cuando no brindó su consentimiento para ello. Verbal: 023-2008-00708-02 Superior Internacional INC en representación de Converse Inc, contra Nestlé de Colombia S.A Confirma 18 En el caso, la convocante no demostró que las plantillas eran de la esfera de la marca mixta registrada; razón por la cual, es inevitable colegir que, no puede existir infracción en este particular aspecto, dado que lo que no está registrado, no puede ser amparado por el camino escogido por el demandante.
Descartada la primera conducta atentatoria, se deberá verificar si se probó la ocurrencia de la que se produjo, presuntamente, en la pieza audiovisual dentro de la pauta publicitaria de la demandada. Con la cadena de correos electrónicos aportados con la contestación de la demanda9 -documentos que no fueron desconocidos por la accionante- se corroboró que con anterioridad a la transmisión y difusión de la pauta publicitaria, Nestlé de Colombia S.A. buscó a la representante de Converse Inc. en el territorio nacional para lograr la cooperación de aquella en el ejercicio comercial, pero ello no fue posible por falta de voluntad de la marca de tenis; sin embargo, de las tratativas se infiere que la comercializadora de calzado tenía conocimiento del contenido de la publicidad, si en cuenta se tiene que la responsable del anuncio, cuando buscaba la cooperación de la demandante, realizó unos bocetos en los que se consignó la marca Convers sin su logotipo10 en la frase “con milo haz unos Converse únicos para ti”.
Aquellos no solo fueron compartidos entre las partes, sino que hay vestigios de que se publicaron en la página web de la demandada como se pasa a exponer11. La Sala resalta que para acreditar esto último, la demandante aportó la impresión de lo que aparentemente es un resultado de búsqueda en www.google.com de “diseña unos tenis únicos para ti”; sin embargo, esa prueba no se aportó como una evidencia digital, por lo que no se 9 CuadernoUnoPrincipal.pdf Fls. 200 a 220 y 286 a 308. 10 Ibídem.
Fls. 372 a 375. 11 Ibíd. Fls. 287 a 290 y 360 a 375. Verbal: 023-2008-00708-02 Superior Internacional INC en representación de Converse Inc, contra Nestlé de Colombia S.A Confirma 19 puede establecer la escritura, la firma, la originalidad e integridad12 del intercambio de datos que arrojó el buscador y así dar aplicación al principio de equivalencia. Tampoco se garantiza la conservación del mensaje, ya que no se puede acceder a la información de forma posterior a la impresión para su consulta, no se conserva el documento en el formato generado o en otro que lo reproduzca con exactitud aquel y no se puede establecer el origen de los datos, fecha y hora.
En gracia de que no se demostró que el flyer hubiera sido publicado por Nestlé de Colombia S.A. como parte de la promoción y que solo existe un indicio, lo cierto es que no se usó el logotipo de Converse All Star, sino solo el nombre, el que fue empleado exclusivamente con fines informativos, situación que no conlleva a la infracción de los derechos marcarios objeto de análisis, como se tendrá la oportunidad de exponer más adelante.
Con la demanda se aportó la grabación de la pieza audiovisual13, la que no fue tachada de falsa. En el video se observa a una persona joven ingresar a una cocina a prepararse la bebida promocionada por la demandada. El protagonista usa unos tenis de tela blancos con suela blanca y líneas en aquella. Su calzado es enfocado dos veces, la primera, en el área en donde están limpios y, la segunda, después de derramar el producto sobre éstos, allí aparece un diseño y residuos del producto.
Después, se registra al joven sosteniendo una hoja con el diseño sobre unas plantillas y depositando aquel en un buzón de la empresa Servientrega S.A. junto a la marca de la convocada. En ningún momento de la pauta se logra ver que se hubiera hecho uso de la marca mixta como refiere la parte interesada, lo que se observa 12 Artículos 6 a 9 de la Ley 527 de 1999. 13 Cdfolio215 – 52748.avi Verbal: 023-2008-00708-02 Superior Internacional INC en representación de Converse Inc, contra Nestlé de Colombia S.A Confirma 20 son unos tenis tipo tela sin diseño y una ilustración en una hoja de papel.
Si nos remitimos a las descripciones de la publicidad que se emitió en los canales nacionales se advierte que “el consorcio canales nacionales privados codificó un comercial remitido por la agencia J. Walter Thomson Ltda., denominado alimento a base de malta y con vitaminas y minerales marcas: Milo, Nestlé de referencia tenis20”14, por su parte Caracol Televisión certificó que la pauta fue “(…) para la promoción de la marca Milo (…) con su producto alimento A base D, referencia tenis 20 (TV)“15 sin que en el mismo se hubiese promocionado, referenciado o expuesto la marca Converse All Star como parte de la campaña publicitaria.
Así las cosas, no se observa de las piezas gráficas y documentales que la llamada a juicio hubiera usado la marca de propiedad de su contraparte, lo que de plano descarta la infracción imputada. En gracia de lo anterior, no se desconoce que los medios de prueba dan cuenta que Nestlé de Colombia S.A. incluyó en la campaña publicitaria, la entrega -como obsequio- de un par de tenis de la marca demandante, con las especificaciones de diseño elaboradas por el consumidor, acto de mercadeo que pueden realizar los terceros sin consentimiento del titular, tal como lo habilita el canon 157 de la Decisión 486 de 2000, siempre y cuando se realice de buena fe, no constituya uso a título de marca, se limite con propósitos exclusivos de identificación o de información y, no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.
Sobre este aspecto, considera la Sala que Nestlé de Colombia S.A. actúo amparada en la norma en cita, por lo que su conducta fue 14 CuadernoUnoPrincipal.pdf Fls. 226. 15 Ibidem Fl. 213 Verbal: 023-2008-00708-02 Superior Internacional INC en representación de Converse Inc, contra Nestlé de Colombia S.A Confirma 21 legítima al estar cobijada por la presunción de la buena fe, sin que hubiere sido desvirtuada, no usarse ese premio a título de marca, respetar el límite de identificación o de información frente a la gratificación y que no confunde al destinatario de la pauta sobre la procedencia de los productos o servicios, dado que la bebida promocionada no guarda relación con el mercado de los zapatos, ni existe competitivas entre ambas, ni se trata de influenciar al consumidor respecto al origen de los tenis ofertados.
Al respecto, el Máximo Tribunal Andino expuso que: “el uso de la marca CONVERSE INC dentro de la campaña publicitaria de Nestlé S.A, (…) ha sido usual en los agentes económicos con la finalidad de incrementar las ventas o el número de clientes, sin que en dicho acto exista conexión competitiva entre el producto que se comercializa y el obsequiado, por lo que se encaja en los supuestos del Art 157 antes referido (…)”.
(TJCA. 29 ago 2023. 75-IP-2021) También, ha de recordarse que, conforme al agotamiento del derecho marcario, el titular de la marca no puede oponerse a la sucesiva comercialización de sus productos o a obtener rédito económico por la primera venta, pues allí se agota esa prerrogativa y los bienes circulan sin restricción, siempre y cuando no se altere el signo, ni su distintividad.
Así, luego de vendidos los tenis a la organizadora del concurso la demandante cesó su derecho, dado que no se afectó la distintividad del producto, como tampoco se modificó el signo. Es necesario agregar, que la campaña publicitaria -con la promoción de los tenis- fue comunicada y conocida por la demandante durante el proceso de negociación. Incluso, el representante legal de Converse Inc., en su interrogatorio de parte, precisó tener conocimiento sobre la campaña publicitaria que realizó la demandada, de lo que se colige que no existió mala fe en Nestlé de Colombia y en todo caso el uso de Verbal: 023-2008-00708-02 Superior Internacional INC en representación de Converse Inc, contra Nestlé de Colombia S.A Confirma 22 los tenis es proporcional para informar al consumidor del premio que efectivamente ganarían por participar, sin que ello implique riesgo de confusión como se anotó. Es más, luego de que los representantes de la marca Converse All Star decidieron no acompañar la propaganda, en ningún momento -los responsables de la marca milo- hicieron uso del logotipo u otro signo similar de propiedad de Converse Inc. con un fin distinto a los amparados por el artículo 157 de la Decisión 486 de 2000 o uno castigado por los cánones 155 y 156 ibidem.
Lo anterior, en la medida en que como ya se dijo solo se informó de forma genérica el producto a obsequiar. Ahora, en lo que concierne a la queja frente a la valoración de los mensajes de datos cruzados entre los miembros de la demandada en los que, presuntamente, un miembro de aquella reconoció la infracción imputada, hay que decir que sin importar que alguno de ellos hubiera alertado el posible atentado a los derechos marcarios de la demandante, en todo caso, como se refirió anteriormente, no se evidenció el uso de la marca y el acto de referir un premio de otra marca es legítimo bajo los preceptos del artículo 157 de la norma andina, siempre y cuando se cumplan con los requisitos para tal, como aquí ocurrió, por lo que el cargo no está llamado a prosperar.
Por lo anterior, al no acreditarse el uso ilegítimo de la marca Converse All Star, así como tampoco la infracción a los derechos del titular de la referida, se confirmará la sentencia apelada. Atendiendo a la regla prevista en el numeral 1° del artículo 365 del CGP y dado al fracaso del recurso, se condenará en costas de esta instancia a la parte demandante.
III. DECISIÓN Verbal: 023-2008-00708-02 Superior Internacional INC en representación de Converse Inc, contra Nestlé de Colombia S.A Confirma 23 Por mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., en Sala Civil de Decisión, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, IV.
RESUELVE
PRIMERO. Confirmar la sentencia de 16 de septiembre de 2020 proferida por el Juzgado 46 Civil del Circuito, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
SEGUNDO. Condenar en las costas del recurso a la parte demandante. Por concepto de agencias en derecho, la magistrada sustanciadora fija la suma de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
TERCERO: En su oportunidad devolver el proceso al despacho de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE ADRIANA SAAVEDRA LOZADA MAGISTRADA GERMÁN VALENZUELA VALBUENA Magistrado HENEY VELASQUEZ ORTIZ Magistrada ASL/MATE Firmado Por: Adriana Saavedra Lozada Magistrado Tribunal O Consejo Seccional Sala 001 Civil Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., German Valenzuela Valbuena Magistrado Sala 019 Civil Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Heney Velasquez Ortiz Magistrada Sala Civil Tribunal Superior De Bogotá D.C., Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 Código de verificación: af4470b379f21a91a4621f315a158c4e4543aaeb3b5db95a1e748d74aeadd5af Documento generado en 13/03/2024 04:30:34 PM Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica