OFYP PV 2011 00616 01 1 TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SALA SEXTA CIVIL DE DECISIÓN Magistrado Ponente OSCAR FERNANDO YAYA PEÑA Bogotá, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés (aprobado en sala virtual ordinaria de 23 de agosto de 2023) 11001 3103 044 2011 00616 01 Ref. Proceso ordinario de infracción marcaria de Técnica y Consultoría Financiera – TECFIN S.A. contra Luisa Fernanda González Vásquez.
Se decide el recurso de apelación que formuló Luisa Fernanda González Vásquez contra la sentencia que el 8 de marzo de 2023 profirió el Juzgado 28 Civil del Circuito de Bogotá, en el proceso ordinario (acción de protección marcaria) seguido por TECFIN S.A. contra Luisa Fernanda González Vásquez.
ANTECEDENTES
1. LA DEMANDA (fl. 40 C.1). En su condición de titular de la marca “PETRA”, pidió la libelista que: i) se “reconozca” la protección del derecho de exclusividad marcaria que ostenta sobre la marca PETRA; ii) se declare que Luisa Fernanda González Vásquez cometió actos que infringen sus derechos marcarios y iii) se condene a la opositora a resarcir los perjuicios causados: daño emergente, lucro cesante y la pérdida de utilidades de las que se hizo beneficiaria la señora González Vásquez por la utilización ilícita de la marca de marras.
TECFIN S.A. señaló que -por Resolución No. 3943 de 26 de febrero de 2004- la Superintendencia de Industria y Comercio concedió, a su favor, el registro de la marca mixta de PETRA1, para comercializar vestidos, calzado, sombrerería (código de NIZA 25) y que el 13 de enero de 2011, la demandada solicitó ante la misma Superintendencia, el registro de la marca mixta PIETRA2, en la clasificación 25 de NIZA, también para vestidos, calzado y sombrerería. 1 2 OFYP PV 2011 00616 01 2 Añadió que mediante Resolución No. 47596 de 31 agosto de 2011, la misma superintendencia acogió la oposición que, frente a ese trámite, propuso la demandante y negó el registro de PIETRA; que la señora González Vásquez tiene 5 locales comerciales abiertos al público en los que se hace uso de la marca PIETRA y que la infractora no revisó los antecedentes marcarios pertinentes antes de emprender su actividad comercial.
Aseveró que los productos que vende la marca de titularidad de la demandante (PETRA) se han visto afectados con el actuar de la infractora; que se causó una confusión en la clientela de TECFIN S.A. sobre la calidad y estilo de sus productos; que la infracción se gestó por la existencia de los locales comerciales y que tal proceder le causó perjuicios por $300’000.0003. 2.
LA OPOSICIÓN. La señora Luisa Fernanda González Vásquez excepcionó: “Inexistencia del derecho infringido”. Alegó que PETRA no es una marca notoriamente conocida, por no reunir los requisitos del artículo 228 de la Decisión Andina 486 de 2000; que para adquirir el calificativo de marca notoria se necesita, en Colombia, que la Superintendencia de Industria y Comercio así lo reconozca mediante acto administrativo, lo cual no ha sucedido.
“Inexistencia de confusión con la marca de mi representada”, pues no hay riesgo de confusión, porque el signo PIETRA (de naturaleza mixta) tiene una “topografía” diferente a la marca de la demandante, con letras en color negro y sobre un fondo blanco, por lo que, goza de carácter distintivo. Anotó que, de la correcta aplicación de las reglas de cotejo marcario es claro que todo consumidor podría diferenciar la procedencia empresarial de los productos de la marca PETRA (“calzado y productos en cuero que va dirigido a un público de mayor edad”) y los del signo PIETRA (“calzado y accesorios en tendencia de moda de alta gama”, y de mayor valor).
Adicionó que los productos de PETRA ostentan una “gran reputación” por su comodidad; que la señora González Vásquez tiene proveedores exclusivos de los bienes que comercializa en sus establecimientos de comercio; que sus mercancías “siempre emplean la expresión Pietra y Cuero accesorios”, mientras que TECFIN S.A. fabrica los artículos que vende.
“Buena fe de la demandada en la comercialización de sus productos”. Alegó que no encontró la marca PETRA al efectuar la correspondiente búsqueda de 3 $20’000.000 de daño emergente; $50’000.000 de pérdidas en ventas y $150’000.000 por concepto de lo que hubiera costado a la demandada adquirir una licencia para utilización de la marca PETRA.
OFYP PV 2011 00616 01 3 antecedentes marcarios y que, de otorgársele la categoría de signo notoriamente distintivo a PETRA, la Litis se tendría que resolver determinando la buena o mala fe de la demandada, según lo ordena el artículo 234 de la Decisión Andina 486 del 2000. Añadió que, en virtud de la presunción de la buena fe, le incumbía a TECFIN S.A. acreditar lo contrario; que la señora González Vásquez no actuó de mala fe, en cuanto el vocablo PIETRA tiene origen en un estudio de “branding” que muestra que esta palabra proviene del italiano “piedra”.
Sostuvo que no realizó un uso indebido o intentó beneficiarse de la reputación en el mercado de la marca que registró la demandante; que el derecho de exclusividad marcaria sólo recaería sobre la marca PETRA, pero no sobre otros signos, con independencia de que “generen o no confusión al público consumidor”. “Ausencia de agravio o daño a la demandante” y “Ausencia de estimación razonable de la cuantía”.
Afirmó que la “cuantía” de la demanda no se estimó razonablemente; que no es suficiente para el éxito de la acción el hecho de que la Superintendencia de Industria y Comercio haya resuelto de forma negativa la solicitud de registro de PIETRA; que la demandante tiene la carga de acreditar que sufrió un perjuicio por actos de confusión y que estos se gestaron con dolo.
3. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió, por solicitud del juez a quo, el respectivo concepto 296-IP- 2019, que versó sobre los artículos 154, 155, 238 y 243 de la Decisión Andina 486 del 2000.
4. EL FALLO APELADO (PDF 03 Tomo II, C.1). El juzgador a quo accedió parcialmente a las pretensiones4; reconoció el derecho de exclusividad que TECFIN S.A. ostenta de la marca PETRA; declaró que la señora Luisa Fernanda González Vásquez cometió actos que infringieron los derechos de propiedad industrial y la condenó a resarcir, por concepto de perjuicios, la suma de $40’040.000 a favor de su contraparte.
FUNDAMENTOS DEL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA 4.1 Allí se sostuvo que les está prohibido a terceros (art. 155, Decisión Andina 486 del 2000) sin consentimiento del titular “usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o 4 Parte resolutiva: “Primero: Declarar no probadas las excepciones de mérito propuestas por la parte demandada, atendiendo la estimación señalada en el cuerpo de este fallo.
Segundo: Reconocer la protección del derecho de exclusividad que la demandante tiene sobre la marca PETRA. Tercero: Declarar que la demandada cometió actos que infringieron los derechos atribuidos y reconocidos a favor de la demandante. Cuarto: Condenar a la demandada a pagar como perjuicios a favor de la demandante la suma de $40,040.000.00.
Quinto: Negar la objeción al dictamen pericial, en consideración a lo expuesto a la parte considerativa de este fallo. Sexto: Condenar en costas del proceso a la parte demandada. Tásense. Por secretaría inclúyase la suma de $3.000.000 por concepto de agencias en derecho.”. OFYP PV 2011 00616 01 4 servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; y usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio (numerales e. y f. del artículo en cita)”. 4.2 Resaltó que TECFIN S.A. acreditó ser titular de la marca PETRA; que el signo PIETRA que utiliza la demandada en sus establecimientos de comercio “tiende a confundirse” con la marca PETRA por su gran similitud y que talas semejanzas dieron lugar a que la Superintendencia de Industria y Comercio denegara la solicitud de registro de PIETRA como marca mixta y aceptara la oposición que TECFIN S.A. impulsó contra ese requerimiento, todo ello, en la Resolución No. 47596 de 31 de agosto de 2011.
Añadió que comparte, en lo medular, los fundamentos de la Resolución No. 47596 de 2011 en los que se pronunció sobre las fuertes semejanzas entre PETRA y PIETRA y que con los diferentes elementos de juicio (fotografías) y la declaración de parte de la señora González Vásquez, se acreditó que, hasta el 19 de abril de 2013 ella “tenía abiertos algunos almacenes donde utilizaba” un signo semejante a PETRA. 4.3.
Para despachar de manera adversa las excepciones de mérito el fallador a quo recalcó que PETRA es un signo notoriamente conocido en virtud del tiempo que “lleva el registro de la marca en nuestro país como quiera que fue realizado en el año 2004” (literal k, art. 228, Decisión). Anotó que no hubo buena fe en el uso de un signo semejante a la marca PETRA, porque no se acreditó ninguna de las excepciones que contempla el artículo 157 de la Decisión Andina 486 del 2000; que la demandada, pese a conocer la negativa del registro de PIETRA (Res. 47596 de 2011) y la existencia de la marca de TECFIN S.A., continuó vendiendo productos e infringiendo los literales a, d, e y f del artículo 155 de la Decisión Andina en cita. 4.4 Que en el dictamen que rindió el 19 de febrero de 2014 el perito Miguel Antonio Murcia León (elegido de la lista de auxiliares de la justicia), se calculó el daño que sufrió TECFIN S.A. en un monto de $40’040.000 y que, en la aclaración y complementación que de ese estudio se hizo, a solicitud de la parte actora, se refrendó la estimación del daño padecido Añadió que ante la contundencia de esa experticia, no eran atendibles las excepciones que se formularon para desdeñar la condena en perjuicios y que la objeción que formuló TECFIN S.A. contra el dictamen que el 19 de febrero de 2014 se OFYP PV 2011 00616 01 5 incorporó al proceso, no tiene vocación de prosperidad, porque no se probó el error grave que le atribuyó. 5.
LA APELACIÓN. Alegó la demandada (única apelante) lo siguiente: 5.1 Destacó que el juez a quo no efectuó un análisis de cotejo marcario integral de los signos PETRA y PIETRA para determinar el riesgo de confusión y que para ese estudio son de utilidad los criterios doctrinarios de “grado de sustitución”, “complementariedad” y “razonabilidad”. 5.2 Que en virtud de sus poderes oficiosos, se imponía realizar un estudio del estado actual de los signos distintivos objeto de la Litis, ya que, la marca PETRA está “cancelada por no uso”, vicisitud que emerge de la consulta de la plataforma SIPI - Oficina Virtual de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Adicionó que a raíz del no uso de la marca PETRA tampoco “hay coexistencia en el mercado” y que, en efecto no existe la infracción marcaria que denunció la demandante. 5.3 Realzó que no se acreditó adecuadamente el quantum del daño y que el dictamen pericial “no es suficiente” para determinar los perjuicios causados –no expresó las razones de su reparo-; que se le condenó a pagar $40’040.000 sin fundamento alguno; que se presumió el daño tasándolo sin mayor justificación y que la infracción marcaria no genera necesariamente perjuicios patrimoniales.
Afirmó que la demandante no optó por el sistema de indemnizaciones prestablecidas del Decreto 1074 de 2015 (que autorizó el artículo 3º de la Ley 1648 de 2011), por lo que no estaba relevado de probar el monto de los resarcimientos. 5.4 La apelante González Vásquez sostuvo que “se plantea como reparo concreto declarar la nulidad de pleno derecho de la sentencia”, consistente en que la audiencia en la que se escucharon los alegatos de conclusión tuvo lugar el 17 de noviembre de 2020 y la sentencia se profirió, por escrito, aproximadamente dos años y medio después, el día 8 de marzo de 2023.
En el sentir de la inconforme, tal vicisitud configura la causal de nulidad contemplada en el artículo 121 del C. G. del P., al transcurrir un lapso superior a un año sin dictar sentencia y sin que se hubiera decretado la suspensión del proceso ordinario de la referencia. OFYP PV 2011 00616 01 6 También anotó que se vulneró su derecho al debido proceso, ante lo tardío de las actuaciones procesales del juez de primer grado, y que la sentencia objeto del recurso vertical presenta vacíos y es carente de motivación. 6.
TECFIN S.A. guardó silencio al corrérsele traslado del escrito de sustentación del recurso de apelación. CONSIDERACIONES 1. De entrada, es pertinente destacar que la eventual nulidad que con soporte en el artículo 121 del C. G. del P. insinuó la parte opositora, quedó saneada en virtud del silencio que, respecto de la misma, asumió dicha litigante (art. 132, ibidem).
Es importante resaltar las pautas que fijó la Corte Constitucional en sentencia C-443 de 2019 (R. D-12981. M.P Luis Guillermo Guerrero Pérez), cuando declaró la inexequibilidad de la expresión “de pleno derecho” y la exequibilidad condicionada del inciso 2° del artículo 121 del C.G.P., “en el entendido de que la nulidad allí prevista debe ser alegada antes de proferirse la sentencia, y de que es saneable en los términos de los artículos 132 y subsiguientes del Código General del Proceso” y en el “sentido de que la pérdida de competencia del funcionario judicial correspondiente sólo ocurre previa solicitud de parte”.
Obsérvese que desde la audiencia de instrucción y juzgamiento de 17 de noviembre de 2020 (fecha que halló relevante la inconforme, en torno al cómputo del término de un año, art. 121, ibidem) y el día en que se profirió la sentencia de primera instancia (8 de marzo de 2023), la señora González Vásquez no elevó ninguna solicitud incidental de nulidad con soporte en los hechos que tardíamente trajo a cuento al plantear su alzada.
Además, la demandada (hoy apelante) sólo adujo la irregularidad procesal en comento, con posterioridad a la emisión de la sentencia de primera instancia que le fue desfavorable. No en vano ha precisado la Corte Suprema de Justicia que “sólo la parte afectada puede saber y conocer el perjuicio recibido, y de una u otra manera lo revelará con su actitud; mas hacerse patente que si su interés está dado en aducir la nulidad, es de suponer que lo hará tan pronto la conozca, como que de hacerlo después significa que, a la sazón, el acto procesal, si bien viciado, no le representó agravio alguno; amén de que reservarse esa arma para esgrimirla sólo en caso de necesidad y según lo aconseje el vaivén de las circunstancias es abiertamente desleal” (CSJ., sent. del 11 de marzo de 1991, citada en providencia del 25 de abril de 2005, exp. 1991 3611 02 M.P. Jaime Alberto Arrubla Paucar).
OFYP PV 2011 00616 01 7 2. También anticipa la Sala que, de conformidad con las limitaciones que, en materia de competencia en segunda instancia, prevén los artículos 320 y 328 del C. G. del P., las ulteriores consideraciones no versarán sobre algunos hechos que encontró probados el juez a quo: a) la categoría de signo distintivo notoriamente conocido que se atribuyó a PETRA (arts. 224, 228 Decisión Andina 486 del 2000); b) que la demandada admitió en su declaración de parte (el día 19 de abril de 2013) que para esa época tenía establecimientos de comercio abiertos al público en los que utilizaba el signo PIETRA; c) la pertinencia del análisis que efectuó la Superintendencia de Industria y Comercio en la Resolución No. 47596 de 31 de agosto de 2011 frente al riesgo de confusión entre los signos PETRA y PIETRA y d) que de parte de la demandada no hubo buena fe en la utilización del signo PIETRA.
No se olvide que, “el recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión” (C.G.P., art. 320) y que “el juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante” (ibidem, art. 328). 3.
Entonces, ante la ausencia de irregularidades que impidan proferir decisión de fondo, la Sala anuncia que confirmará el fallo apelado, por ser ostensible la infracción marcaria en la que incurrió Luisa Fernanda González Vásquez (apelante única), cuya ocurrencia originó menoscabos económicos a TECFIN S.A. 3.1 A estas alturas no resiste mayor controversia que la señora González Vásquez utilizó el signo PIETRA para comercializar productos de vestido, calzado y sombrerería, entre otros, en el mercado colombiano, pues ese hecho se admitió como cierto al contestar la demanda (fls. 134 y 135 C.1); lo corroboran las evidencias fotográficas que se incorporaron a la foliatura de los establecimientos de comercio de la demandada y sus productos (fls. 3, 4, 5, 322, 323, 324 y 629 C.1) y a lo cual se suma que la opositora admitió, en la declaración de parte que rindió el 19 de abril de 2013, que para esa época tenía abiertos al público locales comerciales en donde utilizó el signo PIETRA.
Todas las reseñadas probanzas -y otras que se aludirán al despachar los reparos contra la condena en perjuicios- reflejan que, para la época en que se radicó el libelo incoativo (año 2011), e incluso después, la señora González Vásquez efectuó los actos de infracción marcaria de los literales a, d, e y f del artículo 155 de la Decisión Andina 486 de 2000.
Ellos son: a) aplicar o colocar marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; OFYP PV 2011 00616 01 8 d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.
Añádase a lo anterior que la prohibición de las reseñadas conductas infractoras y la consecuente indemnización de perjuicios, puede solicitarse vía acción judicial, como lo autoriza el artículo 241 de la Decisión Andina 486 del 2000. Para dar respuesta a lo que sobre el particular planteó la apelante, ha de verse que en el expediente no obra prueba de que se haya efectuado la cancelación de la marca PETRA de titularidad de TECFIN S.A. Además, ello es medular, la Resolución No. 03943 de 26 de febrero de 2004 en virtud de la cual se registró a PETRA como marca mixta (fl. 7 C.1) le concedió una vigencia a ese derecho de propiedad industrial hasta el año 2014.
Ahora, si en gracia de discusión se aceptara la cancelación del referido signo distintivo, ello en nada ayudaría a la apelante, pues en el criterio del Tribunal lo relevante era demostrar que los actos de infracción se perpetraron durante la vigencia del registro marcario, situación que, como viene de verse, se acreditó a cabalidad. 3.2 En punto al cotejo marcario que la inconforme echa de menos, el Tribunal reitera que la señora González Vásquez no puso en tela de juicio las consideraciones de la sentencia apelada en los que se recalcó que el juez a quo comparte en su integridad los fundamentos de la Resolución No. 47596 de 31 de agosto de 2011, por cuyo conducto, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó el registro de PIETRA como marca mixta.
Es pertinente memorar los motivos que encontró la autoridad nacional competente en temas marcarios, para atribuirle al signo PIETRA un riesgo de confusión con la marca PETRA de titularidad de la demandante. Se impone, entonces, la transcripción parcial del anunciado acto administrativo, el cual corresponde a una comparación marcaria seria y fundada.
OFYP PV 2011 00616 01 9 En la Resolución No. 47596 de 2011 (fls. 8 a 10 C.1) la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Directora de Signos Distintivos, sostuvo: “2. Caso concreto. En el caso sub-examine, compete a esta Oficina analizar el riesgo de confusión que pudiere presentarse entre el signo solicitado a registro y la marca base de la oposición: 2.1.
Análisis comparativo de los signos. Los signos confrontados son los siguientes: Siendo así las cosas, se procederá a realizar un análisis tendiente a establecer el grado de similitud existente entre los signos representados en el recuadro anterior. En este orden de ideas, se encuentra esta Oficina frente a la comparación entre marcas mixtas.
En cuanto a la comparación de marcas mixtas, el Tribunal de Justicia de la CAN ha establecido lo siguiente: Para comparar marcas mixtas, primero se debe determinar, cuál de los dos elementos -el denominativo o el gráfico- de cada marca, resulta predominante, que es lo que le permite a la marca llegar al público consumidor. La doctrina se ha inclinado a dar prioridad al elemento denominativo de la marca mixta, ya que por lo general suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos Teniendo en cuenta los argumentos planteados por las partes, así como los fundamentos normativos, doctrinales y jurisprudenciales en materia de propiedad Industrial, esta Dirección, al analizar los signos previamente representados, encuentra que existen fuertes semejanzas entre ellos.
Esto obedece a que las expresiones PIETRA y PETRA coinciden en la mayor parte de su secuencia gramatical (P-E-T-R-A), lo que lleva a que las marcas en estudio presenten gran similitud en el aspecto fonético y visual. Tal semejanza, no se desvirtúa, con la inclusión de elementos gráficos en el signo solicitado, pues, al ser estos elementos accesorios su presencia, no le imprime la suficiente distintividad a los signos para efectos de ser diferenciados e individualizados.
Así las cosas, partiendo de que en la comparación de marcas deben tenerse en cuenta más las semejanzas que las diferencias, podemos afirmar que, de coexistir en el mercado, para distinguir productos o servicios idénticos, similares o relacionados competitivamente, inducirían al consumidor a error respecto del origen empresarial de los productos o servicios que buscan distinguir.
Por tanto, esta Oficina considera que los signos confrontados, como tales, analizados en conjunto y sucesivamente, son confundibles, por lo que es preciso analizar la conexión competitiva entre los productos o servicios que amparen o pretendan amparar. Lo anterior, con el objetivo de determinar si existe o no riesgo de confusión. 2.2.
Relación de productos o servicios la conexión competitiva es la relación existente entre los productos o servicios que dos o más signos distinguen o pretenden distinguir. Esta conexión se desprende directamente del principio de especialidad que rige el derecho marcario y está estrechamente ligada al riesgo de confusión. OFYP PV 2011 00616 01 10 Con el fin de evitar que este se presente, el Tribunal ha acogido algunos criterios y factores circunstanciales de análisis, entre los cuales se encuentran: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor, b) Los canales de comercialización, c) Los medios de publicidad idénticos o similares, d) La relación o vinculación entre productos, e) El uso conjunto o complementario de productos, f) Las partes y accesorios, g) El mismo género de los productos, h) La misma finalidad, i) La intercambiabilidad de los productos.
El signo solicitado a registro pretende distinguir: <vestidos, calzado, sombrerería>, productos pertenecientes a la clase 25ª internacional. De otra parte, la marca registrada identifica: <vestidos, calzados y sombrerería>, productos incluidos en el mismo nomenclador 25° de la Clasificación Internacional de Niza. De acuerdo a lo anterior y en atención a los factores de conexión competitiva, se puede ver que los signos confrontados identifican o pretenden identificar productos que se encuentran en la misma clase internacional, presentan idénticos canales de comercialización y se promueven mediante los mismos medios de publicidad, por lo que, de concederse en registro el signo solicitado, se generaría riesgo de confusión en el mercado.
En conclusión, esta Dirección considera improcedente el registro del signo solicitado, puesto que se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina”. En el referido acto administrativo, que goza de presunción de legalidad (art. 88, Ley 1437 de 2011), la Superintendencia de industria y Comercio cotejó con suficiencia los signos en contienda, y concluyó la presencia del peligro de confusión que también el juez a quo encontró probada. 3.2.1 A fin de absolver íntegramente los argumentos esbozados por la apelante se destaca que la norma andina no exige para la configuración de los actos de infracción, la efectiva ocurrencia de una confusión entre los productos de la demandante y la demandada, sino solo que “pudiese causar confusión”, lo cual reafirma el TJCA5 en la interpretación prejudicial 296-IP-2019 que tuvo lugar en este litigio.
En ese entendido, al confrontar los vocablos PETRA y PIETRA se tiene: A) El signo PIETRA que utilizó la señora González Vásquez en sus establecimientos de comercio, hecho que se probó documentalmente y que admitió en su declaración de parte la demandada, es susceptible de provocar en un consumidor medio y de manera fundada (requisito de razonabilidad), la creencia de que los productos allí ofertados provienen de la marca PETRA, de titularidad de TECFIN S.A. B) Se cumple los criterios de sustitución y complementariedad, porque tanto con el signo PIETRA, como con la marca PETRA, se comercializan vestidos, zapatos y sombreros en locales comerciales de libre acceso al público.
Ese hecho es suficiente 5 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. OFYP PV 2011 00616 01 11 para dar por acreditada la conexión entre los productos que se ofrecen en el mercado, lo cual encuentra soporte adicional en las fotografías aportadas (fls. 3, 4, 5, 322, 323, 324 y 629 C.1). 3.2.2 Ahora, es palmario que la señora González Vásquez tuvo conocimiento de la Resolución No. 47596 de 2011 (fls. 8 a 10 C.1) en la que se consignaron, de manera expresa las razones del riesgo de confusión que se causaría a la marca PETRA (de propiedad de la demandante) el hecho de que la hoy apelante usara en el mercado el signo PIETRA.
Pese a lo anterior, aquí se estableció que la hoy inconforme, por lo menos hasta el 19 de abril de 2013, continuó usando en el comercio y públicamente un signo muy similar al de PETRA en los productos que vendía en sus establecimientos comerciales (literales e y f, art. 155, Decisión Andina 486 del 2000). Por ende, el Tribunal no puede más que concluir que el actuar de la señora González Vásquez redundó en un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca de titularidad de TECFIN S.A. que el fallador a quo calificó como signo notoriamente conocido, connotación última que la apelante no rebatió (ver numeral 2° de estas consideraciones). 3.3 En punto a la condena en perjuicios, y su cuantificación en $40'040.000, la Sala pone de presente que tal determinación no carece de fundamentos serios. 3.3.1 En la experticia de 19 de febrero de 2014, el señor Miguel Antonio Murcia León (perito en marcas y patentes) dictaminó sobre los menoscabos patrimoniales que sufrió TECFIN S.A. Tal elemento de juicio el juez a quo lo decretó en vigencia del C. de P. C. y para ello se prevalió de la lista de auxiliares de la justicia (fl. 637 C.1).
No puede soslayarse que en el recurso de apelación apenas se adujo que el dictamen no era suficiente para acreditar el quantum de los detrimentos; sin embargo, la parte inconforme no precisó los motivos que impondrían llegar a esa conclusión. En efecto, brilla por su ausencia cualquier reparo consistente, v. gr., que el dictamen no cuenta con bases sólidas; que no atiende a las pruebas de la foliatura; que desconoce las reglas de la lógica o que parte de premisas erróneas, etc.
Además, la señora González Vázquez no reclamó la aclaración, complementación u objeción por error grave, del dictamen que elaboró el perito Murcia León, en la oportunidad que otrora establecía el C. de P. C. Lo lucubrado no es óbice para destacar que según el dictamen tantas veces mencionado, “la utilización de la marca PIETRA ocasiona un daño emergente al demandante [TECFIN S.A.], el cual se cuantifica por las ventas del producto de la OFYP PV 2011 00616 01 12 marca PIETRA y se obtiene una indemnización proporcional, justa y equitativa por ( ) $ 40’040.000” (fl. 643 C.1).
La Sala observa, de la motivación del dictamen, que para llegar a sus conclusiones, el experto tuvo en cuenta disímiles documentales provenientes de ambas partes, tales como declaraciones de renta, estados financieros, informes de ventas, los establecimientos de comercio abiertos al público en donde se comercializaron productos de la marca PIETRA y PETRA, entre otros.
Así las cosas, no cabe predicar que -como lo insinúa la apelante-, la condena en perjuicios esté desprovista de elementos de juicio que la respalden, ni mucho menos que al fijar el monto a resarcir, el juez a quo haya presumido el daño. Se añade que, las infracciones a la propiedad industrial que aquí se acreditaron sí causaron detrimento patrimonial a la parte demandante, según viene de verse. 3.3.2 No olvida la Sala que la apelante alegó que su contraparte no reclamó el resarcimiento con base en los baremos preestablecidos en el artículo 2.2.2.21.2 del Decreto 1074 de 2015 que reglamentó el artículo 3º de la Ley 1648 de 2013.
Tal argumentación es irrelevante, principalmente por cuanto para la fecha de inicio de este proceso no había entrado a regir la mencionada normatividad. Se agrega que la misma Ley 1648 de 2013 (reglamentada con el Decreto 1074 de 2015) consagra una alternativa a favor de la demandante, quien también puede optar -como acá acaeció-por el resarcimiento de los perjuicios por los montos y cuantías que estime pertinentes, lo cual se reconocerá judicialmente, en la medida en que lo pruebe.
Lo anterior es suficiente para resaltar que poco aportan al éxito de la alzada las disímiles citas que la señora González Vásquez realizó en su escrito de apelación sobre las predefinidas indemnizaciones y los requisitos que para su aplicación establece la Ley 1648 de 2013. 3.3.3 A partir de lo que discurrió la Sala, a lo largo de las consideraciones de esta providencia, no se puede tener por cierta la afectación al derecho al debido proceso de la demandada, ni tampoco es factible darle credibilidad a la afirmación de que la sentencia recurrida carece de motivación, planteamiento que, sin haber lugar a ello esgrimió la recurrente. 4.
No prospera, por ende, la apelación en estudio. RECAPITULACIÓN La Sala confirmará integralmente la sentencia de primera instancia, con la que se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda de infracción marcaria que TECFIN S.A. promovió contra la señora Luisa Fernanda González Vásquez. OFYP PV 2011 00616 01 13 Como quiera que la demandante no replicó la sustentación de la alzada, no se dispondrá condena en costas de segunda instancia. DECISIÓN En mérito de expuesto, la Sala Sexta Civil de Decisión del Tribunal Superior de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia que el 8 de marzo de 2023 profirió el Juzgado 28 Civil del Circuito de Bogotá, en el proceso ordinario seguido por TECFIN S.A. contra Luisa Fernanda González Vásquez.
Sin costas de segunda instancia, por no aparecer justificadas. Devuélvase la actuación a la oficina de origen. Notifíquese Los Magistrados, ÓSCAR FERNANDO YAYA PEÑA ÁNGELA MARÍA PELAÉZ ARENAS GERMÁN VALENZUELA VALBUENA Firmado Por: Oscar Fernando Yaya Peña Magistrado Sala 011 Civil Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., German Valenzuela Valbuena Magistrado Sala 019 Civil Tribunal Superior De Bogotá, D.C. - Bogotá D.C., Angela Maria Pelaez Arenas Magistrada Sala 009 Civil Tribunal Superior De Bogotá D.C., Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 Código de verificación: 62ce01e03548d852ab1428c1f801e41171983949f4f89d6aa105650336ee827d Documento generado en 28/08/2023 03:42:59 PM Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica